REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Sezione Specializzata in Materia di Impresa composta dai seguenti Magistrati:
Alberto BINETTI Presidente rel.
Paolo RIZZI Consigliere
Maristella SARDONE Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Brevetto (invenzione e modello) - Marchio” iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 76 dell'anno 2022
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Campese e Parte_1
Leonardo Sesta in forza di procura in atti ed elettivamente domiciliati in Bari alla via Martiri d'Otranto 78, presso lo studio del secondo, nonché ai domicili digitali e Email_1
Email_2
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 entrambe assistite e difese, giusta procure in atti, dagli avv.ti Marco F. Francetti, Marina Cristofori e Silvia Maggio ed elettivamente d omiciliati in Bari alla via Abate Gimma, 73, presso lo studio di quest'ultima, nonché ai domicili digitali
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e ; Email_4 Email_5
APPELLATE
All'udienza collegiale del 3 dicembre 2024, la causa, previa discussione ex art. 352 c.p.c., nella formulazione antecedente alla riforma, applicabile ratione temporis, è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni
1 rassegnate dai procuratori delle parti costituite, con il termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 30 settembre 2015,
unitamente alla società madre , premesso di CP_1 Controparte_2 essere rispettivamente licenziataria esclusiva e titolare di registrazioni di marchio sia nazionali che comunitarie relativamente ai segni CP_1
CERES STRONG ALE e CERES C'E', avevano convenuto in giudizio dinanzi Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di impresa, il sig.
, affinché venisse accertato e dichiarato che la Parte_1 registrazione nazionale di marchio n. 0001470027 “JOHN CERES JEANS” di titolarità del convenuto era nulla ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 e 25 CPI , in forza dei diritti anteriori dell'attrice, e che ne venisse ordinata conseguentemente la cancellazione dal registro, nonché affinché venisse accertato e dichiarato che la produzione, offerta in vendita e/o commercializzazione di articoli di abbigliamento riproducenti il marchio
“JOHN CERES JEANS” costituiva contraffazione dei marchi di esse attrici ai sensi dell'art. 20 CPI;
il tutto oltre all'inibitoria al convenuto alla prosecuzione dei comportamenti di cui sopra e tutte le pronunce accessorie quali il risarcimento del danno e la pub blicazione della sentenza.
Costituitosi in giudizio, il eccepiva, in via preliminare il difetto Parte_1 di legittimazione attiva delle attrici, e, nel merito, l'infondatezza delle domande attoree, di cui chiedeva il rigetto.
Il giudizio veniva istruito a mezzo dei documenti versati in atti e mediante l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c, rivolto alla parte convenuta e rimasto non evaso.
Infine, la causa veniva decisa con la sentenza n. 4480/2021, del 14 dicembre 2021, con la quale, il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di impresa, accogliendo parzialmente le domande attoree, dichiarava, ai sensi dell'art. 25 C.P.I., la nullità del marchio “HN CE JE” con registrazione nazionale n. 1470027, disponendo che la sentenza fosse trasmessa all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per la relativa annotazione a cura della Cancelleria;
disponendo, altresì, l'inibitoria al convenuto della fabbricazione, del commercio e dell'uso di articoli di abbigliamento riproducenti il marchio nullo e conda nnando alla pubblicazione della sentenza come da parte motiva, Parte_1 oltre al pagamento delle spese processuali in favore della CP_2
e della , liquidate in €. 1.100,00 per esborsi ed €. 10.343,00
[...] CP_1 per compenso professionale, oltre oneri accessori.
In particolare, il Tribunale di Bari, in via preliminare, ritenuta la questione sulla titolarità dell'azione in capo alle attrici coperta dal giudicato per effetto di altro giudizio avente ad oggetto altro marchio tra
2 le stesse parti, rigettava l'eccezione preliminare del convenuto erroneamente dallo stesso qualificata come difetto di legittimazione attiva.
Nel merito, qualificato il marchio come “marchio rinomato”, sulla CP_1 scorta di diversi indicatori, marchio cui “deve assicurarsi una tutela extramerceologica che va cioè al di là della classe (la n. 32) per il quale è stato registrato”, il Tribunale ha escluso che l'utilizzo della parola HN all'interno del marchio in contestazione fosse “sufficiente ad attribuire al marchio il carattere della novità, non potendosi riconoscere alcuna capacità distintiva nella sola combinazione delle parole”.
Rigettate le ulteriori argomentazioni del convenuto, il Tribunale ha concluso per la nullità del marchio utilizzato dal per l'assenza Parte_1 di novità e, conseguentemente, ha adottato tutte le misure inibitorie previste dalla legge e richieste espressamente dalle attrici, mentre la domanda risarcitoria è stata rigettata per la mancata dimostrazione del danno, incombente sulla parte attrice.
Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte il
, chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in riforma Parte_1 dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni :
“A. Dichiarare la legittimità e validità della registrazione n.1470027 del marchio JOHN CERES JEANS.
B. Riformare la sentenza impugnata col rigetto di ogni domanda o istanza articolata dalla e dalla . CP_1 Controparte_2
C. Condannare la , in persona del legale rapprese ntante pro CP_1 tempore, e la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al pagamento delle spese e competenze di lite con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio”.
Si sono costituite le società appellate, chiedendo il rigetto dell'appello avverso, in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, con condanna dell'appellante all'integrale rifusione delle spese di lite del secondo grado di giudizio.
In assenza di approfondimenti istruttori, su istanza dell'appellante – ritualmente reiterata con il deposito delle memorie di replica -, la causa è stata discussa ex art. 352 c.p.c. vecchio rito, all'udienza del 3 dicembre 2024.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Bari ha rigettato l'eccezione di carenza di titolarità in capo all'attrice . CP_1
Secondo la prospettazione dell'appellante, non sarebbe rimasta dimostrata la qualità di licenziataria in capo alla , dal mo mento CP_1 che sarebbe stata non sufficientemente riscontrata la circostanza che
3 quest'ultima fosse controllata al 100% da Unibrew S/A titolare del marchio.
In realtà, l'eccezione è stata rigettata dal giudice di prime cure sulla base di due distinte rationes decidendi.
Infatti, in primo luogo, il Tribunale ha ritenuto che la titolarità in capo anche alla fosse stata accertata con efficacia di giudicato in CP_1 altra controversia nella quale era stata chiesta la tutela dei medesimi marchi registrati dall'attrice nei confronti del medesimo CP_2
per l'utilizzo da parte di costui di altro marchio confondibile¹. Parte_1
Solo con la seconda ratio decidendi e ad abundantiam – come dimostra l'incipit “in ogni caso” – il Tribunale ha rilevato l'azione congiunta di controllata e controllante.
Poiché, come noto, in presenza di più rationes decidendi, ciascuna sufficiente a sostenere la decisione, è onere dell'appellante censurare ciascuna delle rationes² e, nel caso presente, quella concernente il giudicato non è stata oggetto del motivo di appello, lo stesso va dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art.12 lett. e) CPI e dell'art.2697 c.c.
In particolare, il Tribunale avrebbe errato nell'accertare la rinomanza del marchio tutelato e l'idoneità del marchio registrato da esso CP_1 appellante a consentire al suo titolare di trarre un indebito vantaggio a scapito del primo, pur operando in settori merceologici privi di affinità.
Invero, il dalla oggettiva diversità delle categorie merceologiche Parte_1 per le quali i due marchi erano stati registrati – la n. 32 per il marchio e la n. 25 per il marchio HN CE JE – ha dedotto la non CP_1 affinità dei settori di attività e, quindi, l'inidoneità del secondo a ledere gli interessi del primo.
Per completezza, va detto che l'appellante ha dedotto che il primo giudice avrebbe basato la sua decisione su una suggestione soggettiva, senza fare riferimento ad una documentata diffusione del marchio sul mercato, essendo insufficienti allo scopo i documenti presentati in primo g rado.
Infine, il ha ravvisato nella mancanza di documentati Parte_1 investimenti da parte delle società attrici nel settore dell'abbigliamento, il disinteresse delle stesse e, quindi, l'inidoneità del marchio HN CE JE, utilizzato nel campo dell'abbigliamento, a danneggiarle.
Andando, quindi, con ordine, va precisato, in primo luogo, che il carattere di marchio “rinomato” - cui è garantita dalla legge una specifica e più ampia tutela – è coperto dal giudicato. Anche in questo caso (come avvenuto per la titolarità dell'azione) il primo giudice ha semplicemente ribadito la motivazione che aveva condotto, nella richiamata sentenza della Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Bari, all'affermazione della rinomanza del marchio³.
Sul punto, quindi, le doglianze dell'appellante non colgono nel segno, non avendo neppure censurato specificamente l'affermazione di passaggio in giudicato della questione della rinomanza del marchio.
Ciò posto, va evidenziato che, secondo l'art. 12 co. 1 lett. e del codice della proprietà industriale – invocato dalle attrici in primo grado – “Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda […] e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici, affini o non affini, quando il marchio anteriore goda nell'Unione europea o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi”
Ai fini dell'accoglimento della domanda in primo grado, dunque, una volta accertata la notorietà del marchio tutelato, non occorreva la verifica di un pregiudizio nel senso dello sviamento della clientela in favore dell'utilizzatore del marchio più recente, facendo leva sulla confusione generata dalla somiglianza dei marchi, il che sarebbe possibile soltanto laddove i due soggetti fossero attivi nello stesso settore di mercato, essendo sufficiente, al contrario, che il segno anteriore tragga un indebito vantaggio dalla rinomanza del segno anteriore.
Sotto tale punto di vista, dunque, occorre che vi sia una affinità tra i settori di interesse dei due soggetti o tra le aree di mercato nelle quali operano, affinità che non ricorre allorché i settori merceologici di riferimento siano talmente diversi e lontani da escludere qualsiasi "comunicazione" di valori e di messaggi, in positivo o in negativo, da un
3 Così si esprime il Tribunale : “come già accertato con forza di giudicato nella precedente sentenza va ribadito che il marchio nelle sue varie registrazioni, può senza dubbio essere considerato come un marchio rinomato non solo CP_1 perché la sua prima registrazione risale nel tempo (ad esempio, il marchio “CERES C'E'”, come visto è stato depositato il 19.12.1994 e registrato il 25.7.1996 con rinnovazione l'11.3.2008), ma anche e soprattutto perché trattasi di marchio che gode di conoscenza assai diffusa presso una parte significativa dei consumatori interessati al prodotto, come si evince dalla documentazione allegata dalle attrici e, in particolare, dalla raccolta delle immagini delle campagne pubblicitarie diffuse ormai da anni e pure premiate per l'efficace animazione, (doc. 2), dalle opinioni postate sul web dai consumatori (v. doc. 10) e dal materiale pubblicitario, c.d. merchandising, da tempo diffuso (doc. 12)”. 5 settore all'altro e difetti dunque il canale di trasmissione necess ario perché si possano concretizzare il pregiudizio o l'indebito vantaggio.
Secondo Corte Giust. UE, 27 novembre 2008, in causa C-252/07 l'identità tra i marchi in conflitto non è di per sé sufficiente a concludere per l'esistenza di un nesso tra di loro, e ciò non solo in caso di diversità del pubblico di riferimento, ma anche quando "i pubblici interessati ai prodotti
o ai servizi per i quali i marchi in conflitto sono rispettivamente registrati sono gli stessi, o almeno in certa misura si sovrappongono", poiché "detti prodotti o servizi possono essere così diversi tra loro che il marchio posteriore non sarà in grado di evocare quello anteriore nella mente del pubblico di riferimento" (cfr. § 45 e 49). Sempre la Corte Giust. UE, nella stessa occasione, ha chiarito come il venire meno dell'unicità del marchio rinomato, conseguente alla presenza sul mercato di un altro segno uguale o simile, non possa di per sé integrare un pregiudizio alla relativa capacità distintiva, richiedendo invece a tal fine "che siano dimostrati una modifica del comportamento economico del consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio anteriore è registrato dovuta all'uso del marchio posteriore o un rischio serio che una tale modifica si produca in futuro" (cfr. § 77)
Il Tribunale, per vero, si è limitato ad osservare che il marchio CP_4 non presenta alcun carattere veramente distintivo rispetto al
[...] marchio condividendone la denominazione principale “poiché è CP_1 identica la parte caratterizzante rendendo evidente l'intento di agganciamento con il marchio ben più noto, ossia l'intento di trarre vantaggio commerciale dalla rinomanza del segno anteriore “ ; e non CP_1 ha approfondito il profilo della tutela esorbitante rispetto alla classe merceologica di appartenenza.
Per questa ragione, l'appellante ha centrato il motivo di appello sulla distanza esistente tra l'abbigliamento (classe n. 25 del marchio registrato da e la birra (classe n. 32 dei marchi . Parte_1 CP_1
Secondo il dunque – concetto questo ribadito anche in comparsa Parte_1 conclusionale ed in sede di discussione orale – la differenza tra le categorie merceologiche segnerebbe una significativa ed incolmabile distanza tra il mondo della clientela cui è rivolto il prodotto CE (birra) e quello cui è destinato il prodotto di (abbigliamento informale, Parte_1 jeanseria in genere). Assume l'appellante, infatti, che tra i due mondi non vi sarebbe comunicazione perché c'è una netta differenza tra i consumatori, sia sotto il profilo dell'età – per cui la birra sarebbe destinata ad un pubblico adulto ed il jeans preferibilmente ad un pubblico di giovani ed anzi di minorenni – sia sotto quello della estrazione sociale o culturale.
L'affermazione appare smentita dalla realtà che è sotto gli occhi di tutti, nel senso che il capo jeans non è affatto ad appannaggio di una fascia di utenti giovani o giovanissimi essendo ormai apprezzato ed utilizzato
6 universalmente a tutte le età ed in tutte le possibili occasioni, formali ed informali, sicché non individua affatto una categoria ristretta di potenziali acquirenti, e la stessa bevanda alcolica prodotta da è ad CP_1 appannaggio di tutte le generazioni, non certo escluse quelle al di sotto dei diciotto anni, essendo, nei fatti, inidoneo il divieto di legge ad inibirne di fatto l'acquisto ed il consumo.
Già nei messaggi pubblicitari, l'abbinamento birra e jeans è oltremodo evidente, evocando, peraltro, atmosfere da bar, concerti di musica rock, auto e moto sportive, condotte di vita latamente “ribel li”, che, in qualche modo, sono comuni ai due mondi e alle due tipologie di consumatori.
Appare, quindi, inevitabile che il consumatore che si accinge all'acquisto di un capo jeans possa essere condizionato, positivamente, dal marchio
, che, data la sua rinomanza, conosce e che evoca un intero CP_1 mondo del quale desidera fare parte.
E questo è proprio l'effetto di sfruttamento parassitario e, quindi, indebito degli investimenti fatti dal titolare del marchio anteriore, che la norma vieta e sanziona con la nullità del marchio successivo.
Solo con la comparsa conclusionale in appello, infine, l'appellante introduce l'argomento del marchio ultra specialistico, richiamando C.A. Milano, 04.07.2012, in Giurisprudenza annotata di diritto industriale 2013, 1, 581, secondo cui i marchi «rinomati ma specialistici» - ossia i marchi che hanno conseguito la rinomanza in uno specifico settore, e la cui rinomanza sia indissolubilmente legata alla natura dei servizi del loro titolare - non godono della tutela extramerceologica approntata dal codice della proprietà industriale.
Orbene, a prescindere dalla novità dell'argomento, che ne imporrebbe la inammissibilità ex art. 345 c.p.c., non trattandosi di mera qualificazione giuridica rimessa al giudicante né di mere difese, in ogni caso, va rilevato che la pronuncia della Corte d'Appello di Milano su richiamata ha riguardato una vicenda affatto differente da quella all'attenzione della Corte, giacché, in quel caso, era stata chiesta la tutela del marchio
“ ”, quale denominazione della omonima banca e quindi si discuteva Pt_2 dell'accesso di tale marchio, pur rinomato nel settore specialistico bancario, alla tutela ultra merceologica prevista dall'art. 12 cpi;
e veniva, quindi, in gioco la incidenza sulla “rinomanza” del marchio che può avere la ampiezza del settore specialistico nel quale la rinomanza è stata acquisita.
Al contrario, nella vicenda che ne occupa, il settore della produzione di birra, essendo destinato ad un pubblico generalista senza confini di età, di ambienti sociali e culturali e di latitudini, non può certo qualificarsi come specialistico.
7 Tanto comporta il rigetto dell'appello, con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio, che seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.


P.Q.M

.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 17 gennaio 2022, da avverso la sentenza n. 4480/2021, del Parte_1
14 dicembre 2021, del Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di impresa,
a. Rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;

b. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €. 9.991,00, per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge;

c. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.

1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.

1-bis dpr n. 115/2002 a carico dell'appellante . Parte_1
Così decisa il 12 dicembre 2024 nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in Materia di Impresa.
Il Presidente rel.
Alberto Binetti
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES ¹ Il Tribunale ha fatto riferimento alla sentenza n. 5088/2014 del 7 – 17 novembre 2014, resa dal Tribunale di Bari Sezione Specializzata in Materia di Impresa, nel giudizio n. 7256/2011 R.G., nella quale CP_3
e avevano agito a tutela dei marchi “ , “CE C'è”, “CE Old 9”, “CE Red Eric” e “CE
[...] CP_1 CP_1 Stong Ale” nei confronti di , per avere quest'ultimo registrato il marchio “CE Ce Beer JE”; Parte_1 nel giudizio in questione non era stata sollevata la questione della titolarità dell'azione in capo a e CP_1 la pronuncia, che doveva basarsi sul presupposto della sussistenza della detta titolarità, era passata in giudicato. ² V., tra le più recenti, Cass. Civ., sez. III, 26 febbraio 2024, n.5102. 4