N. 426/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 426/2023 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 11.12.2023
DA

C.F. e P.IVA ) con il proc. e dom. avv. Maurizio Parte_1 P.IVA_1
Miculan del Foro di Udine giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;

- APPELLANTE-
CONTRO

(C.F. e P.IVA con i proc. e dom. avv.ti Francesco Santini Controparte_1 P.IVA_2
del Foro di Pordenone e Stefano Buonocore del Foro di Udine giusta procura in atti;

-APPELLATA –

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 942/2023 del Tribunale di Udine, pubblicata in data
24.10.2023, notificata in data 13.11.2023.
Causa iscritta a ruolo il 14.12.2023 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 5.02.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“In via preliminare:
dichiarare inammissibile l'eccezione di carenza di legittimazione attiva avanzata da Controparte_1
con la propria comparsa di risposta poiché non oggetto di appello incidentale.
Nel merito:
in riforma della sentenza del Tribunale di Udine n. 942/2023 di data 24.10.2023 (n. 878/2022 R.G.),
notificata in data 13.11.2023, e per i motivi di cui all'atto di appello, accertare e dichiarare che le condotte tenute da costituiscono atti di concorrenza sleale e, per l'effetto, condannare Controparte_1
al risarcimento del danno patito da pari a euro 476.390,00, Controparte_1 Parte_1
oltre interessi e rivalutazione monetaria, o nella diversa anche maggiore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In via istruttoria:
ammettersi le seguenti istanze istruttorie formulate con la seconda memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c. di data 20.09.2022, ritualmente reiterate in sede di P.C., che di seguito si riportano:
-prova per testi sulle circostanze capitolate nella suddetta memoria sub numeri da 1) a 31) con i testi ivi indicati;

-consulenza tecnica d'ufficio volta alla determinazione dell'utile di commessa perso da
[...]
a causa delle condotte di concorrenza sleale poste in essere da in Parte_1 Controparte_1 relazione alle offerte presentate ad Alfa Acciai e a IN (Ferriere Nord) per il laminatoio con lombricone;

-ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. rivolto al Tribunale di San Sebastien in Spagna del documento depositato in copia da sub 4. Pt_1
In ogni caso:
Spese di lite rifuse per entrambi i gradi di giudizio.”

Per parte appellata:
“Voglia Codesta Ill.ma Corte d'Appello, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e domanda:
- in rito, in via preliminare, anche in riforma della impugnata sentenza, accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo ad Parte_1
- nel merito: rigettare l'appello avversario poiché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto,
confermare la sentenza impugnata;

- in istruttoria rigettare anche la richiesta di rimessione in istruttoria, c.t.u. o ammissione della prova per testi di cui ai capp 3 e 4 irrilevanti ai fini del decidere.
Spesi di lite rifuse”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La società (già , produttrice di macchinari per laminatoi, Parte_1 Parte_1
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Udine la società deducendo che questa Controparte_1
si era resa responsabile di atti di concorrenza sleale in suo danno, e chiedendone la condanna al risarcimento del danno, quantificato nella perdita del guadagno che avrebbe conseguito da due commesse sottrattele dalla società convenuta.
In particolare, la società attrice deduceva di avere fatto parte di un gruppo di imprese controllato dalla holding industriale e finanziaria ES S.p.a., che deteneva la quota di maggioranza del capitale della società spagnola EU SL., la quale, assieme alla stessa aveva sviluppato il progetto Pt_1
di un macchinario denominato devolvitore orizzontale o “lombricone”, utilizzato nella linea di produzione di cavi in acciaio;
l'attrice lamentava che tale progetto fosse stato illecitamente utilizzato dalla concorrente che ne aveva acquisito la conoscenza tramite due ex dipendenti CP_1 Pt_1
e passati alle sue dipendenze. Controparte_2 Controparte_3
La società convenuta contestava la legittimazione attiva di e la propria Parte_1
legittimazione passiva, eccepiva l'inammissibilità della domanda per essere questa la duplicazione di quella proposta nei confronti di e del suo legale rappresentante, CP_2 CP_3 Per_1
, nel processo penale celebrato nei loro confronti per il reato previsto dall'art. 623 c.p., nel
[...]
quale la società attrice si era costituita parte civile.
La convenuta contestava che fosse titolare di qualche diritto sul progetto Parte_1
asseritamente usurpato, deducendo come fosse possibile realizzare il macchinario oggetto di causa anche senza le tavole rinvenute nei computer dei suoi due dipendenti;
contestava inoltre la società
convenuta che l'asserito utilizzo dei progetti del “lombricone” fosse stato causa della perdita delle due commesse e quindi del danno lamentato dall'attrice.
Il giudice di primo grado premetteva che le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e di legittimazione passiva attenevano in realtà al merito della causa e che l'accertamento della titolarità
in capo alla società attrice del diritto che si assume violato è preliminare rispetto all'accertamento della sua violazione.
Rilevava che le domande attoree si fondavano sul rinvenimento nel computer in dotazione a
, passato dalle dipendenze di a quelle di Controparte_2 Parte_1 Controparte_1
dei disegni del devolvitore orizzontale che la società attrice assumeva di avere prodotto e commercializzato prima della società concorrente.
Secondo il primo giudice, nessuna rilevanza poteva essere invece attribuita alle altre tavole progettuali del devolvitore orizzontale, che sarebbero pervenute alla sede della società attrice nel mese di luglio 2018 e che secondo l'anonimo mittente sarebbero state “in uso presso la ditta RO di Buia”; tali tavole recavano sia la indicazione stampigliata di e EU che quella di Pt_1
ma non era possibile affermare che provenissero effettivamente dalla società convenuta, CP_1
stante il loro invio in forma anonima.
Osservava poi il giudice che il macchinario non era coperto da brevetto e che, secondo quanto allegato dalle parti ed accertato dal C.T.U. nominato in corso di causa, veniva prodotto anche da altre due industrie straniere.
rivendicava il diritto di utilizzare i disegni progettuali del c.d. “lombricone” Parte_1
in ragione dei collegamenti societari con la società spagnola EU SL che avrebbe elaborato quel progetto: la società attrice, con la precedente denominazione di sino al 23.12.2013 era Parte_1
partecipata dalla società ES S.p.a., che deteneva l'80% del suo capitale e l'80% del capitale della società spagnola;
ES S.p.a. era stata posta in liquidazione nel 2011 ed era stata cancellata dal registro delle imprese nel 2014 ed anche EU SL avrebbe cessato la sua attività nel 2014.
ES S.p.a. forniva servizi di progettazione alle società del gruppo e tali rapporti societari secondo l'attrice comportavano che il know how di EU SL fosse detenuto da ES S.p.a. e che lo stesso si fosse trasferito poi a nel dicembre 2011, quando ES S.p.a. aveva Parte_1
trasferito a i dipendenti operanti nei servizi tecnici ed informatici della propria divisione”; in Pt_1
tal modo ES avrebbe trasferito anche le conoscenze progettuali della società spagnola alla società attrice, che avrebbe così proseguito “l'attività di progettazione e produzione industriale e commercio di macchine ed impianti industriali” del gruppo.
Così ricostruite le vicende societarie, secondo il giudice esse non dimostravano, come preteso invece dall'attrice, l'acquisizione dei diritti progettuali della società spagnola da parte di Parte_1
rilevava il giudice che la partecipazione ad un gruppo societario non comportava la
[...]
condivisione tra le società che ne facevano parte delle loro strutture organizzative, né determinava la messa in comune delle conoscenze tecniche acquisite da ciascuna di esse;
peraltro nel contratto di cessione da ES S.p.a e in data 11.12.2013 non erano indicati i progetti del Parte_1
devolvitore orizzontale, a differenza di altri progetti e software. La pretesa collaborazione tra le società del gruppo nello sviluppo del devolvitore orizzontale non era secondo il primo giudice provata neppure dalle tavole progettuali prodotte come doc. 7 di parte attrice,
che recavano stampigliata la indicazione , ma dalle quali non si desumeva quando Parte_1
fossero state redatte.
Secondo il giudice in ogni caso i documenti prodotti non provavano che ES prima ed Pt_1
poi avessero titolo per utilizzare dei progetti elaborati da EU SL, non essendo certo
[...]
sufficiente a tal fine un collegamento societario. Osservava poi il giudice che i documenti sequestrati ai due dipendenti di e recavano solo il logo “EU”, e che le Controparte_4 CP_3
allegazioni iniziali dell'atto di citazione non consentivano di capire come l'attrice avrebbe acquisito la disponibilità del progetto, mentre solo con il capitolato istruttorio era stato dedotto che sarebbe stato l'ufficio tecnico di (e non più quello di ES) a sviluppare il progetto fin dal 2006, Pt_1
assieme all'ufficio tecnico di EU.
Quanto al procedimento penale, evidenziava il giudice che mentre in primo grado i due dipendenti di erano stati condannati, la Corte di Appello li aveva prosciolti per difetto di querela, in CP_1
quanto “l'unico soggetto legittimato a dolersi della violazione del segreto industriale è la società
spagnola che ha realizzato le tavole progettuali e non certo che non ha provato il prerequisito Pt_1
del legittimo uso del know how aziendale di altra società”.
Il giudice affermava poi che la domanda non avrebbe potuto in ogni caso trovare accoglimento, in quanto per integrare un atto di concorrenza sleale illecita sarebbe stata necessaria l'idoneità di tale condotta a danneggiare il concorrente o a conseguire un indebito vantaggio nei suoi confronti. La
società attrice aveva ripetutamente indicato la causa del danno che avrebbe subito e dell'indebito vantaggio del concorrente nel fatto che utilizzando dei disegni non elaborati dal proprio CP_1
ufficio tecnico, avrebbe risparmiato i relativi costi ed avrebbe potuto offrire in vendita il suo devolvitore orizzontale ad un prezzo inferiore a quello della società concorrente;
non vi era però prova del fatto che i costi di progettazione del “lombricone” fossero stati sostenuti da e, anzi, Pt_1 risultava provata la provenienza dei disegni in possesso dei dipendenti di da EU SL, CP_1
ed era dunque quest'ultima che avrebbe potuto dolersi di avere sostenuto i relativi costi.
Secondo il primo giudice, e nel momento in cui avevano cercato di aggiudicarsi Pt_1 CP_1
le due commesse di Alfa Acciai S.p.a. e Ferriere Nord S.p.a., si trovavano nelle medesime condizioni,
potendo disporre di un progetto per la cui elaborazione non avevano sostenuto alcun costo.
In ogni caso secondo il giudice non sarebbe stato possibile identificare il danno patito dalla società
attrice nel mancato guadagno che essa avrebbe tratto dalle due commesse che si era CP_1
aggiudicata in sua vece, poichè il devolvitore orizzontale costituiva una parte di un macchinario più
complesso ed il suo costo incideva solo per una parte sul prezzo complessivo di quel macchinario;

non erano stati forniti elementi per determinare quale potesse essere il costo del solo devolvitore orizzontale, consentendo così di evincere dal guadagno complessivo quello corrispondente a tale solo elemento.
Avverso la sentenza proponeva appello con tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo l'appellata deduceva la piena utilizzabilità e rilevanza delle tavole con logo prodotte in giudizio e provenienti da un anonimo, evidenziando che si trattava di CP_1
riproduzioni meccaniche di documenti che formavano piena prova, non essendo state oggetto di disconoscimento da parte di nella comparsa di costituzione. CP_1
Osservava la società appellante che le tavole progettuali erano marchiate e recavano anche CP_1
il relativo codice prodotto e la data di elaborazione, e che non aveva mai contestato in CP_1
giudizio che tali tavole fossero le proprie, avendo peraltro i consulenti accertato che tali tavole erano identiche a quelle dell'attrice.
Con il secondo motivo, relativo alla titolarità del diritto risarcitorio azionato, l'appellante ribadiva l'esistenza del collegamento societario e la circostanza che ES avesse svolto attività di ricerca per lo sviluppo dei prodotti delle società controllate;
ciò sarebbe comprovato anche dalla circostanza che gli uffici tecnici di ES e di si troavano nella medesima sede di Remanzacco. Pt_1 Affermava l'appellante che era stato assunto da ES ma già dal 2011 era CP_2
distaccato presso e nel 2011 aveva redatto le tavole progettuali del lombricone per Pt_1 Pt_1
evidenziava che le tavole doc.7 recavano la data di redazione sotto il nome del progettista, e che era stato dedotto fin dall'atto di citazione che il progetto del lombricone era stato sviluppato dal 2006 in insisteva pertanto per l'ammissione delle prove testimoniali già articolate. Pt_1
Con il terzo motivo, e con riguardo all'idoneità della condotta di a danneggiare l'attrice, CP_1
rilevava di avere pagato i propri progettisti che avevano redatto le tavole, e Parte_1
che comunque non era mai stato richiesto il risarcimento dei costi sostenuti, bensì la corresponsione del mancato guadagno sulle commesse sottratte.
Quanto al fatto che il lombricone fosse solo una componente di un macchinario più complesso deduceva l'appellante che si trattava di una parte essenziale del macchinario, senza il quale CP_1
non si sarebbe mai aggiudicata le commesse.
Si costituiva in giudizio l'appellata deducendo che il contenuto della busta anonima non era riferibile a e che ciò era stato tempestivamente contestato nella comparsa di risposta;
sosteneva in CP_1
ogni modo che non vi fosse necessità di contestazione della non conformità all'originale per il fatto che non esisteva un originale, poiché la busta anonima conteneva fogli la cui paternità non era di
CP_1
Osserva l'appellata che, pur essendo stata epletata in primo grado una c.t.u., nessuno aveva visto il lombricone e nessuno aveva verificato se in concreto fosse simile a quello di CP_1 [...]
essendo stato operato il confronto solo sulle tavole di provenienza anonima e su quelle Parte_1
fornite da Parte_1
Deduceva la società appellata che e sarebbero stati comunque in grado tra il CP_3 CP_2
2010 e il 2015 di elaborare il lombricone senza l'ausilio di tavole di progetto di terzi, e che li aveva retribuiti proprio affinché sviluppassero progetti.
Contestava poi che fosse individuabile e quantificabile un danno, osservando che CP_1 Pt_1
aveva costruito il danno subito partendo da un valore economico che aveva individuato unilateralmente (la propria offerta di una linea di stiratura) e sul fatto che il prodotto fosse il medesimo, circostanza di cui mancava la prova e che parte appellante non aveva neppure chiesto di provare;
solo tardivamente, in secondo grado, LL RI aveva affermato che il cd. lombricone costitutiva una parte essenziale del macchinario oggetto delle due commesse contestate.
Secondo quanto dedotto dall'appellata, pertanto. non era titolare dei disegni tecnici Parte_1
di EU, non aveva speso nulla per realizzarli e pativa una legittima concorrenza.
***

1. L'appello non può trovare accoglimento.

1.2 Premesso che il cd.”lombricone” non è coperto da brevetto e peraltro non costituisce segreto industriale posto che, come accertato anche dal c.t.u., veniva prodotto anche da altre due aziende all'estero, l'atto di citazione in primo grado non denunciava l'appropriazione di know how ma solo di disegni tecnici;
deve pertanto dimostrare compiutamente di Parte_1
essere la legittima titolare di tale progetto, che assume essere stato indebitamente utilizzato da CP_1
Come indicato dal giudice di primo grado, pur non configurandosi una carenza di legittimazione passiva, attinendo invece al merito, la questione relativa all'effettiva titolarità del progetto in capo all'appellante ha carattere preliminare;
pertanto, si prende in esame anzitutto il secondo motivo di gravame.
E' utile richiamare le allegazioni svolte al riguardo da parte attrice.
Nell'atto di citazione si diceva:
“La circostanza che ES controllasse la società risulta dall'allegato Parte_2
progetto di liquidazione concorsuale di EU SL …..ES era il socio di maggioranza di
EU SL e, dunque, deteneva il Know How di quest'ultima, anche successivamente alla
liquidazione della società EU SL..”. “Nel mese di dicembre 2011, la capogruppo ES
S.p.a., nelle more posta in liquidazione, trasferiva ad i dipendenti operanti nei servizi Parte_1
tecnici ed informatici della propria divisione. Ne conseguiva il diretto assorbimento dell'Ufficio Tecnico, deputato alla progettazione e sviluppo delle macchine ed impianti, in oggi Parte_1
… Parte_1
“Sviluppato dapprima in nel 2006 sub cod. T1015432, il progetto del “lombricone” venne Pt_1
in seguito utilizzato e fruito in realizzazioni tanto della società quanto di EU Pt_1
(appartenenti come abbiamo visto al medesimo Gruppo societario), fintantoché questa esistette”.
Si assumeva quindi che, in conseguenza della liquidaizone di Tuerema, il relativo know how si sarebbe automaticamente trasferito a ES, in quanto socio di maggioranza della stessa;
con il passaggio dei dipedenti addetti ai servizi tecnici di ES, posta a sua volta in liquidazione, ad nel dicembre 2011, ne sarebbe conseguito il diretto assorbimento dell'Ufficio Tecnico di Pt_1
ES, deputato alla progettazione e sviluppo delle macchine ed impianti, in Parte_1
Al contempo, si affermava che il progetto del cd. “lombricone” sarebbe stato sviluppato in Pt_1
nel 2006, e poi utilizzato sia da che da EU. Pt_1
Non è chiaro, a fronte di tali allegazioni, quale sia stato l'effettivo contributo di al progetto, e Pt_1
certamente la titolarità di diritti dell'appellante su di esso non può farsi discendere dai meri passaggi societari indicati nell'atto di citazione.

1.3 Quanto alle tavole doc.7 che (unitamente alla prova testimoniale richiesta ma non ammessa in primo grado) dovrebbero provare la proprietà del progetto in capo a si Parte_1
osserva che le stesse recano il timbro e il nome di progettista e del revisore, e in alcune Pt_1
è indicata la data del 2007- 2009, altre hanno il timbro EU, o LL GR e EU.
Il giudice di primo grado ha correttamente rilevato che le tavole non consentono di verificare quando le stesse siano state redatte;
anche l'osservazione svolta dall'appellante a titolo esemplificativo, per la quale in una di esse con il solo timbro EU era indicato lo stesso revisore di una tavola a dimostrazione della commistione delle attività delle due società, Pt_1
non pare possa comprovare la titolarità in capo ad del progetto. Pt_1
Si osserva peraltro che il c.t.u. ha accertato che i disegni trovati presso i due dipendenti sia in casa che nel pc presso avevano logo EU. CP_1 Quanto alle prove testimoniali, si deve rielvare che le allegazioni in esse contenute sono state ritenute inammissibili dal primo giudice in quanto in parte contraddittorie rispetto alle iniziali allegazioni ed in parte tardive;
a pag.23 dell'atto di citazione in appello Parte_1
ha insistito per l'ammissione della prova testimoniale sui capitoli 3 e 4 della seconda memoria istruttoria del 20.9.2022, che si riportano:
3) “Vero che a partire dall'anno 2006 l'ufficio tecnico di ebbe a sviluppare un nuovo Pt_1
componente per linee di stiratura denominato devolvitore orizzontale?”;
4) “Vero che nelle annualità 2006 e 2007 insieme all'ufficio tecnico di sul devolvitore Pt_1
orizzontale lavorò anche l'ufficio tecnico della società spagnola EU SL, società all'epoca
detenuta da ES S.p.A. e facente parte del Gruppo societario di ES S.p.A.?”;
I capitoli come formulati sono generici, deducono una sorta di assismilazione tra e EU Pt_1
che era invece società distinte, e non consentono di provare la titolarità del progetto in capo all'appellante; peraltro nessun capitolo di prova specifico è stato formulato con riguardo a paternità
ed epoca di redazione delle tavole doc.7.

2. Deve essere poi esaminata la questione dell'utilizzabilità dei documenti asseritamente prevenuti nel luglio 2018 presso la sede di con una lettera anonima del seguente tenore Pt_1
“Le invio copia della documentazione in uso presso la ditta RO di Buia”. All'interno della busta oltre alla succitata missiva, vi era un CD-ROM contenente i disegni e la documentazione tecnica relativa al “lombricone”: disegni e nozioni tecniche in uso presso a detta dell'informatore anonimo, e che avevano il logo Controparte_1 CP_1
Si osserva al riguardo che, trattandosi di uno scritto anonimo, privo di sottoscrizione, la sola presenza del logo non rendeva necessario un disconoscimento formale da parte CP_1
dell'odierna appellata.
Non può nel caso di specie trovare applicazione l'at.214 c.pc. perché la scrittura privata deve avere una sottoscrizione, e neppure l'art.2719 c.c. che presuppone l'esistenza un originale. Nella comparsa di costituzione la convenuta aveva definito tali tavole come “quelle rinvenute
(magicamente) da stessa in una lettera anonima dalla medesima ricevuta e Parte_1
affermate (l'anonimo figuro) come riferibili a , nella memoria ex art.183 VI comma CP_1
aveva affermato invece che la denuncia anonima contiene progetti “asseritamente” di
provenienza . Non vi è stato quindi alcun riconoscimento dell'esistenza presso CP_1
di tavole progettiali analoghe a quelle fatte pervenire a da un CP_1 Parte_1
anomimo.
Come indicato dall'appellata, può dirsi pertanto che nel corso del procedimento di primo grado il confronto sia avvenuto tra tavole di provenienza unilaterale (doc.7) e tavole Parte_1
prodotte da quest'ultima e di provenienza ignota.
Il primo motivo di appello non può pertanto trovare accoglimento.

3.Con riferimento al terzo ed ultimo motivo di gravame, lo stesso deve ritenersi assorbito, essendo relativo alla risarcibilità dei danni;
si osserva in ogni modo che, come evidenziato dall'appellata,
la deduzione per la quale il devolvitore/svolgitore orizzontale costituirebbe un elemento essenziale del macchinario oggetto delle due commesse contestate è stata svolta solo in questo grado;
non vi sarebbero pertanto elementi per determinare l'incidenza di tale componente sul valore dell'intera commessa.

4. Per i motivi esposti l'appello deve essere respinto;
l'appellante deve essere condannata al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata liquidate secondo i Controparte_1
parametri medi (fase introduttiva, di studio e decisoria) delle cause di valore tra euro 260.001,00
e euro 520.000,00, in considerazione della soccombenza.
Sussistono in capo all'appellante i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R.
115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.


P.Q.M.

La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da
[...]
nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1
giudizio in favore dell'appellata che liquida in complessivi € 14.239,00 per compensi, Controparte_1
oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e CPA come per legge;

dà atto della sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del
D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 5/02/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli