REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA riunito in camera di consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Gabriella Pompetti Presidente dott.ssa Maria Federica Minervini Giudice dott. Andrea Marani Giudice relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 3868 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Ruo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, via Anastasio II n. 442, giusta procura allegata all'atto di citazione;

ATTRICE
E
(C.F. ), CP_1 C.F._1 domiciliato ai sensi dell'art. 120, comma 3, c.p.i. presso lo studio Ing. in Jesi Controparte_2
(An), viale Cavallotti n. 13;
CONVENUTO
CONTUMACE
OGGETTO: azione di nullità di marchio registrato;

CONCLUSIONI: con le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di p.c., parte attrice ha richiamato le conclusioni rassegnate come da atto di citazione e prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c., che di seguito si trascrivono:
Pag. 1 di 6 “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria e diversa istanza, deduzione ed eccezione e assunto ogni opportuno provvedimento:


1. Accertare e dichiarare che il marchio italiano “ ”, oggetto della registrazione CP_3
italiana n. 302016000109744, è nullo per difetto di novità.


2. Con vittoria di spese e competenze di lite oltre IVA e CPA come per legge”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 2 agosto 2022, società Parte_1
attiva nella torrefazione e commercializzazione di caffè, ha convenuto innanzi alla CP_1
Sezione specializzata in materia di impresa di Tribunale e ha premesso, in sintesi: (i) di essere titolare del marchio denominativo italiano ”, come da domanda depositata presso l'UIBM il CP_3
24 gennaio 2001, registrato il 10 novembre 2004 e rinnovato sino all'attualità per la classe merceologica 30 (comprensiva, tra l'altro, di caffè e suoi succedanei), nonché del marchio denominativo dell'Unione Europea ”, come da domanda depositata presso l' il CP_3 CP_4
17 luglio 2001, registrato il 16 ottobre 2002 e rinnovato sino all'attualità; (ii) che il marchio
è ampiamente utilizzato dalla società attrice in plurime linee commerciali di caffè CP_3
espresso, moka, cialde, ed è stato costantemente pubblicizzato negli anni sulla stampa e sui social network; (iii) che, in data 31 ottobre 2016, il convenuto ha domandato la registrazione del marchio italiano denominativo ”, registrato il successivo 9 gennaio 2018, per le classi CP_3
merceologiche 29 e 30; (iv) di aver diffidato invano il convenuto a sospendere immediatamente l'uso del detto marchio.
Tanto premesso in fatto, ha dedotto la nullità del marchio di parte convenuta ai sensi degli artt. 12, lett. d) e 25 c.p.i., tenuto conto dell'identità o forte somiglianza con i titoli di privativa azionati e dell'affinità dei prodotti interessati, in entrambi i casi afferenti al genere alimentare.
Ha, quindi, chiesto dichiararsi la nullità del marchio denominativo “ ” registrato da CP_3
controparte per difetto di novità, come da conclusioni trascritte in epigrafe.
2. Il convenuto – ritualmente evocato in giudizio mediante notifica presso il CP_1
domicilio esclusivo indicato con la domanda di registrazione del marchio e annotato nel registro ai sensi dell'art. 120, comma 3, c.p.i. (cfr. all. 26, estratto in data prossima alla data di notifica della citazione introduttiva) – non si è costituito ed è stato dichiarato contumace dal giudice istruttore.
3. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e posta in decisione previa rinuncia della parte attrice costituita ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4. La domanda è fondata e va accolta.
Pag. 2 di 6 5. Per quanto in questa sede rileva, ai sensi degli artt. 25 e 12, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale) il marchio è nullo se è privo di novità, in quanto identico o simile a marchio già registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in virtù di domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità
o di una valida rivendicazione di preesistenza, in relazione a prodotti o servizi identici o affini, qualora, a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche nel rischio di associazione fra i segni.
Analoga tutela è prevista per il marchio dell'Unione europea dagli artt. 60 e 8, par. 1, lett. b), Reg.
(UE) 2017/1001, secondo cui si ha impedimento alla registrazione – e causa di nullità in presenza di registrazione anteriore – se, a causa dell'identità o della somiglianza di un marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato;
il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.
Come chiarito dalla giurisprudenza, il giudizio di novità del marchio successivo deve essere compiuto in astratto, mediante raffronto tra i segni registrati, prescindendo dal loro concreto uso – uso che, in linea teorica, ben potrebbe difettare in radice – e dall'intensità ed estensione della loro conoscenza presso i consumatori, con il solo limite della decadenza per non uso (cfr. Cass., 7 gennaio 2025, n.
280).
Inoltre, è principio acquisito che la comparazione tra i segni distintivi debba essere effettuata non in via analitica e, cioè, mediante analisi separata di ciascun singolo elemento del segno, bensì mediante un accertamento globale e sintetico, vale a dire con riferimento all'insieme dei suoi elementi grafici e visivi;
trattasi, infatti, di una valutazione di impressione che assume a parametro la normale diligenza del pubblico dei consumatori di un dato genere di prodotti e che prescinde dalla possibilità di compiere un attento esame comparativo dei marchi, giacché normalmente il consumatore non ha sott'occhio entrambi i segni, dovendo invece essere raffrontati il marchio che il consumatore guarda e il mero ricordo mnemonico dell'altro (cfr. tra la giurisprudenza di legittimità più recente Cass., 3 marzo 2023, n. 6530; Cass., 18 febbraio 2022, n. 5491; Cass., 13 dicembre 2021, n. 39764; Cass., 12 maggio 2021, n. 12566; in termini, nella giurisprudenza unionale, v. Corte Giust. CE, 11 novembre
1997, in causa C-251/95, ; Corte Giust. CE, 3 settembre 2009, in causa C-498/07; Corte Giust. Per_1
CE, 12 giugno 2007, in causa C-334/05 ”; Corte Giust. CE, 9 marzo 2007, in causa C- Parte_2
248/06, “Oro Saiwa”; Corte Giust. CE, 26 aprile 2007, in causa C-412/05, “Alcon”; Corte Giust. CE,
20 marzo 2003, in causa C-291/99, “LTJ Diffusion”).
Ulteriormente, è stato condivisibilmente osservato che, “se il segno è privo di aderenza concettuale con i prodotti contraddistinti, le variazioni che lasciano intatta l'identità del nucleo ideologico che
Pag. 3 di 6 riassume la attitudine individualizzante del segno debbono ritenersi inidonee ad escludere la confondibilità” (Cass., 12 maggio 2021, n. 12570; conforme Cass., 28 febbraio 2006, n. 4405), tanto che ricorre identità anche quando un marchio ne riproduca pedissequamente un altro apportandovi differenze insignificanti al punto da poter passare inosservate nella prospettiva del consumatore medio (così esemplificativamente Trib. Milano, Sez. specializzata impresa, 17 settembre 2021).
Sotto un altro rilevante profilo, il giudizio richiesto ai fini dell'art. 12, comma 1, lett. d), c.p.i. richiede una valutazione di identità o confondibilità tra i prodotti, quantomeno in termini di affinità; si è osservato, infatti, che i giudizi di confondibilità tra i segni distintivi e tra i prodotti non possono essere considerati tra loro indipendenti, costituendo invece entrambi strumenti di accertamento della c.d. confondibilità tra imprese (v. di recente Cass., 6 dicembre 2019, n. 31938).
Al riguardo, si ritiene affinità quando i beni o i prodotti siano ricercati e acquistati dal pubblico in forza di motivazioni identiche, o strettamente correlate, di modo da indurre il consumatore a ritenere che provengano dalla medesima fonte produttiva, indipendentemente dall'eventuale uniformità dei canali di commercializzazione, con la precisazione – compiuta dalla giurisprudenza di legittimità – secondo cui “L'identità delle esigenze che spingono all'acquisto dei prodotti di cui si afferma l'affinità merceologica non può, tuttavia, essere ancorata a criteri eccessivamente generici (quali l'esigenza di vestirsi, sfamarsi, dissetarsi, leggere, etc.), rischiandosi altrimenti di smarrire il nesso che, anche secondo nozioni di comune esperienza, deve potersi presumere esistente tra l'identità dei bisogni cui quei beni sono preordinati e l'unicità della loro fonte di provenienza, che costituisce la vera ragione di tutela del marchio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto sussistente la confondibilità tra i marchi apposti su bottiglie di olio e vino, sul rilievo che, comunemente, la loro produzione e commercializzazione è spesso abbinata, sicché il consumatore è indotto a credere, ragionevolmente, che bottiglie di olio e vino recanti, sostanzialmente, il medesimo marchio provengano dallo stesso produttore)” (Cass., 13 aprile 2015, n. 7414; conformi Cass., 4 marzo 2015, n. 4386 e Cass., 27 settembre 2006, n. 21013).
Nel valutare l'affinità tra prodotti, si è altresì precisato che:
- da un lato, devono ritenersi affini quei prodotti che per la loro natura, la loro destinazione alla medesima clientela o alla soddisfazione del medesimo bisogno, risultano in misura rilevante fungibili
– in quanto connotati da comunanza di una qualità ontologica – e pertanto in concorrenza, cosicché la mancanza della distinzione precisa tra i segni che li identificano nel mercato comporta, per l'appunto, il rischio della confusione e, dunque, dell'illecita aggressione all'altrui avviamento e all'altrui clientela (in termini v. Cass., 18 agosto 2017, n. 20189);
Pag. 4 di 6 - dall'altro, la mera inclusione nella medesima classe merceologica di cui all'Accordo di Nizza del
15 giugno 1957 non prova l'affinità, così come l'appartenenza a classi diverse non è sufficiente a escluderla (cfr. Cass., 23 giugno 2022, n. 20227; v. anche Cass., 22 dicembre 2004, n. 23787).
5.1. Nella vicenda in esame, si ha che l'attrice ha presentato domanda di registrazione del marchio denominativo italiano ” in caratteri standard il 24 gennaio 2001, con CP_3
registrazione del 10 novembre 2004 e domande di rinnovazione depositate in data 21 settembre 2010
e 7 gennaio 2021 (v. doc. 8 e 9 citazione); la registrazione del marchio dell'Unione europea
” è stata domandata il 17 luglio 2001 (con scadenza al 17 luglio 2031) e rinnovata CP_3
come da attestazione del 13 aprile 2021 (v. doc. 10 e 11 citazione).
Invece, il convenuto risulta aver depositato la domanda di registrazione del marchio denominativo italiano “ ” in data 31 ottobre 2016 (v. all. 26 citazione). Trattasi, quindi, di CP_3
presentazione successiva al titolo di privativa dell'attrice.
Applicando i principi di diritto in precedenza richiamati al caso di specie, il Collegio osserva che i due marchi in raffronto – ” e “ ” – presentano un nucleo pienamente CP_3 CP_3
sovrapponibile, costituito dalla parola “maghetto”, tale che, secondo una valutazione d'insieme e d'impressione, necessariamente si ha rischio di confusione per il consumatore medio, attesa la piena identità tra le due parole utilizzate nel marchio denominativo;
d'altra parte, la mera aggiunta, nel marchio registrato dal convenuto, dell'articolo determinativo “il” non è in grado a conferire un sufficiente grado distintivo al marchio, costituendo aggiunta di un mero elemento di dettaglio inidoneo a rimanere impresso nel ricordo mnemonico del consumatore e come tale inidoneo, di conseguenza, a conferire autonoma capacità distintiva al segno di successiva registrazione.
Quanto all'affinità tra prodotti, sono innanzitutto documentati da parte attrice non solo l'iscrizione del marchio ” per la classe merceologica n. 30 relativa, tra l'altro, a caffè e suoi CP_3 succedanei, ma anche l'effettivo impiego del marchio in relazione a tali prodotti (v. doc. 15-25 citazione, non risultando invece allegati all'atto introduttivo i docc. nn. 12,13,14 che la parte afferma di produrre ai medesimi fini).
La documentazione prodotta consente di ritenere affini i prodotti suscettibili di commercializzazione sotto il marchio del convenuto “ ”, registrato per la medesima classe merceologica n. CP_3
30 e per l'ulteriore classe n. 29, comprensiva anch'essa di prodotti ad uso alimentare.
Ritiene il Collegio, in particolare, che le tipologie di prodotti cui si riferiscono entrambi i marchi comportano rischio di confusione, anche per associazione, tra i titolari dei rispettivi diritti, in quanto tutti i prodotti appaiono rivolti ai medesimi destinatari, individuabili nella clientela dei negozi di generi alimentari, e risultano destinati a soddisfare il bisogno alimentare, costituendo peraltro nozione di comune esperienza che un medesimo imprenditore, ancorché specializzato nella produzione e
Pag. 5 di 6 diffusione di uno specifico prodotto, possa espandere la propria attività e commercializzare prodotti alimentari di vario genere, dovendosi ritenere, pertanto, ragionevole che il consumatore riconduca alla medesima fonte produttiva tutti i vari beni.
Coglie nel segno, inoltre, la deduzione di parte attrice secondo cui molti dei prodotti alimentari per cui è registrazione sono connotati da rapporto di complementarietà, tale per cui l'uno è indispensabile o funzionale all'uso dell'altro, sicché risulta ragionevole concludere che, nella prospettiva del consumatore, tutti i beni derivino da una medesima fonte produttiva.
6. In conclusione, la domanda va accolta, con declaratoria di nullità ai sensi degli artt. 25 e
12, comma 1, lett. d), c.p.i. del marchio denominativo “ ” registrato dal convenuto CP_3
CP_1
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi - da ritenersi congrui in ragione del limitato numero di questioni esaminate e della contumacia della parte soccombente - previsti dal D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/2022 relativi al valore indeterminabile della domanda (scaglione di riferimento euro 26.000-52.000) per le espletate fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.


P.Q.M.


Il Tribunale ordinario di Ancona, Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.r.g. 3868/2022, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
1) in accoglimento della domanda promossa da dichiara la nullità del Parte_1 marchio denominativo “ ” registrato da con domanda n. CP_3 CP_1
302016000109744 presentata all' il 31 ottobre 2016; Controparte_5
2) condanna alla refusione, in favore di delle spese del CP_1 Parte_1
presente giudizio, che liquida in euro 1.037,00 per esborsi ed euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio dell'11 aprile 2025.
Il Giudice estensore dott. Andrea Marani
La Presidente
dott.ssa Gabriella Pompetti

Pag. 6 di 6