TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Specializzata in Materia di Imprese e Proprietà Industriale
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Innocenza Vono - Presidente dott.ssa Lina Tosi - Giudice dott.ssa Chiara Campagner - Giudice rel. est.
sul reclamo ex art. 669 terdecies cpc, iscritto al n. 20424/24 R.G., interposto da in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Luigi D'Angelis e dall'avv. Serena Aversa reclamante nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Controparte_1
Luca Armellini reclamato avverso l'ordinanza di data 30.9.2024; sentiti i difensori, in camera di consiglio all'udienza del 5.12.2024, ha pronunciato la seguente
O R D I N A N ZA
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 120 cpi e/o dell'art. 700 cpc la ricorrente
[...]
esponeva di essere licenziataria esclusiva del marchio europeo denominativo Parte_1
e figurativo , rappresentato come segue CP_2
1 La ricorrente aveva iniziato ad utilizzare, quale licenziataria esclusiva, tale marchio, ideato da tale a far data dal novembre 2019, essendo stata costituita al Persona_1
precipuo fine di produrre, confezionare e commercializzare all'ingrosso capi di abbigliamento recanti il marchio , segnatamente giacche, piumini, smanicati CP_2
ed impermeabili.
Ed invero, il marchio richiama nella sua forma una C. e una B., da cui deriva la denominazione della ricorrente. Parte_1
Il sig. aveva presentato all in data 11.11.2022 domanda di Persona_1 Pt_2
registrazione n. 018794023, successivamente accolta in data 7.3.2023.
Rappresentava di essersi avveduta che la società aveva Controparte_1
repentinamente iniziato a commercializzare dalla stagione P/E 2022 i soli capi di abbigliamento della collezione donna costituiti da cappotti, giubbotti, piumini, smanicati, con impresso il seguente marchio, mai prima di allora utilizzato dalla stessa, del tutto confondibile con il proprio:
La resistente era titolare del marchio , che fino ad allora Controparte_1 CP_3
aveva utilizzato nelle seguenti rappresentazioni grafiche:
2 Lamentava che l'utilizzo del nuovo segno distintivo da parte di Controparte_1
integrasse un'ipotesi di contraffazione ai sensi dell'art. 20 comma 1 lett. b cpi e comunque di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598, nn. 1 e 3 cc.
Quanto al periculum in mora, lamentava il rischio di irreversibile sviamento della clientela e la difficoltà di quantificazione del danno, nonché il rischio di aggravamento del danno derivante dalla presenza sul mercato di capi di abbigliamento con segni similari.
Rassegnava le seguenti conclusioni “ A) voglia [il Tribunale]disporre - con decreto inaudita altera parte o con ordinanza, previa audizione delle parti – ogni provvedimento ritenuto migliore e/o utile e/o idoneo al fine di tutelare il marchio di cui la è unica licenziataria / legittima utilizzatrice – così come descritto in Parte_1
narrativa e documentato - e scongiurare il protrarsi del pregiudizio attualmente in essere sulla base del fumus e periculum lamentati e, per l'effetto
B) inibire e vietare alla in persona del LRPT P.Iva Controparte_1
con sede in Via Roma n. 39 – 35020 Casalserugo (PD), in persona P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, l'utilizzo del marchio dalla medesima indebitamente realizzato ai danni della – come descritto in narrativa e documentato - Parte_1
per la commercializzazione dei propri prodotti meglio indicati sempre in narrativa, con conseguente rimozione dello stesso marchio da tutti i beni realizzati e da tutti i prodotti raffiguranti il medesimo, anche nei siti web e nelle pagine social alla medesima riferibili, ed ordinare alla stessa il richiamo dal mercato dei prodotti raffigurati il marchio indicato e confusorio già attualmente in commercio al fine della loro distruzione e/o eliminazione.
3 - Condannare parte Resistente al pagamento di oneri, competenze ed onorari del presente procedimento.”
Si costituiva deducendo di essere società attiva nel settore Controparte_1
dell'abbigliamento dal 1961 e di utilizzare il marchio il in varie declinazioni, CP_3
anche figurative e miste.
Con riferimento al segno in contestazione dava atto di averlo utilizzato per un breve periodo e solo sino ad aprile 2024 e di aver cessato l'ulteriore commercializzazione di capi di abbigliamento recanti il segno contestato, avendo rimosso dal suo sito Internet e dai canali social ogni riferimento a tale segno, sostituendolo con altro diverso su tutti i capi della collezione primavera estate 2024.
Negava che vi fosse confondibilità tra i due segni sia per le loro caratteristiche intrinseche sia perché i capi di abbigliamento sui quali erano apposti avevano anche un'etichetta amovibile, riportante il marchio “IL GRANCHIO – donna” e l'indicazione del sito www.ilgranchio.com, con un'etichetta interna riportante il medesimo marchio e medesime indicazioni erano contenute nella gruccia sulla quale erano appese le giacche.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese.
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Con ordinanza di data 30.9.2024, il Giudice di prime cure rigettava il ricorso, non ritenendolo assistito da sufficiente fumus boni iuris.
Procedeva al raffronto visivo, fonetico e concettuale dei due marchi, ritenendo che il cuore fosse costituito dalla parola “Clinchberry” per quanto concerne il marchio di cui è licenziataria la ricorrente e dalla parola “Il Granchio” abbinata alla rappresentazione grafica del per quanto concerne il marchio della resistente. Parte_3
Dal punto di vista visivo, la somiglianza era limitata all'utilizzo delle medesime forme
(semicerchio in alto e quarti di cerchio in basso), mentre anche le linee e i colori utilizzati erano diversi.
Dal punto di vista fonetico la pronuncia di e di “ ” e “donna” CP_2 CP_3
erano assolutamente diverse.
Infine, sotto il profilo concettuale il segno distintivo della ricorrente rimanda al marchio
”, essendo rappresentate nella parte figurativa le lettere C e B, mentre il CP_2
marchio di si limita ad evocare il . Controparte_1 CP_3
4 Escludeva il rischio di confusione, anche sotto il profilo dell'associazione e non riteneva integrata alcuna violazione dell'art. 2598 cc, con conseguente rigetto del ricorso e condanna di alla rifusione delle spese di lite. Parte_4
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Avverso tale ordinanza ha interposto reclamo per i seguenti motivi: Parte_1
- errore di fatto per aver considerato il Giudice il marchio di come marchio CP_4
denominativo anziché figurativo, in violazione degli artt. 2598 e ss c.c. e 7 e ss C.P.I..
Erroneamente il Giudice di prime cure aveva preso a riferimento solo la fotografia contenuta nella lettera di del 24.01.2024 prodotta appositamente Controparte_1
con colori diversi per tentare di ingenerare confusione, trascurando invece la copiosa mole di documentazione prodotta dalla ricorrente, comprovante l'utilizzo da parte di e di di loghi di identico colore. Parte_1 CP_5
Nelle varie collezioni, della come della le colorazioni CP_2 Controparte_1
sono state mutate, ma ciò che invece rileva è che il logo sia rimasto inalterato nella sua conformazione di C e B stilizzate all'interno di un cerchio con uno spicchio colorato in negativo.
Evidenziava, inoltre, che la confondibilità dei due loghi risulta accentuata dalla circostanza che gli stessi risultano apposti sui medesimi prodotti (ovvero giacche e giubbotti) – risultando, peraltro, molto simili e del tutto sovrapponibili anche i singoli modelli, destinati alla medesima clientela.
-periculum in mora;
il Giudice di prime cure non ha affrontato tale profilo, ritenuto assorbito.
Rimarcava l'attualità del periculum, ancorché la controparte avesse manifestato la volontà di terminare ogni uso del suddetto marchio a decorrere dalla stagione Autunno
Inverno 2024; a giugno del 2024 era ancora possibile acquistare sia online che in negozio i capi di abbiglimento della stagione P/E 2024 recanti il segno distintivo contestato.
Concludeva per la riforma dell'ordinanza cautelare e per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in ricorso.
Si costituiva insistendo per la conferma dell'ordinanza cautelare e Controparte_1
per il rigetto del reclamo.
5 Rammentava che il raffronto tra i segni deve sempre compiersi in via globale e sintetica, avendo riguardo all'insieme dei relativi elementi salienti grafici, visivi e fonetici, nonché di quelli concettuali o semantici e che nell'indagine in ordine alla contraffazione deve essere previamente individuato il cuore del segno.
Quando il segno è composto da elementi verbali e figurativi, i primi risultano, in linea di principio, maggiormente distintivi dei secondi, tendendo il consumatore ad identificare il prodotto con il suo nome.
Correttamente il giudice aveva individuato il cuore del marchio nell'elemento verbale
. CP_2
Valorizzava la sussistenxza di altri elementi di differenziazione: 1) la scritta in stampatello minuscolo “Clinchberry” è posta in verticale e da leggersi dal basso verso l'alto, mentre il segno Il Granchio va letto orizzontalmente;
2) nel segno di parte resistente compare la scritta “donna”, posta in verticale e da leggersi dal basso verso l'alto, all'interno dello spicchio di sinistra;
3) la ricorrente utilizza tre colori nel proprio marchio laddove nel segno della Resistente si trovano solo due colori.
Riprendeva le proprio argomentazioni in punto assenza di condotte di concorrenza sleale.
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Il reclamo è fondato per i motivi che si espongono.
In relazione alla domanda di contraffazione, deve premettersi che, ai sensi dell'art. art. 9, comma 2°, lett. b, del Reg. UE n. 1001/2017, il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno quando “il segno è identico o simile al marchio UE ed è usato in relazione a prodotti e a servizi identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato, se vi è rischio di confusione da parte del pubblico;
il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra segno e marchio”.
Ai fini della contraffazione, deve valutarsi in primo luogo la distintività del marchio azionato: la tutela sarà, infatti, tanto più ampia quanto maggiore sarà la capacità distintiva del marchio contraffatto.
6 Deve poi esaminarsi la confondibilità tra segni, che presuppone l'esame degli elementi dominanti del marchio contraffatto e dei caratteri di differenziazione tra segni, tenendo conto dell'esame visivo, fonetico e concettuale.
Il marchio della reclamante costituisce un marchio complesso, formato da un semicerchio in alto e da due quarti di cerchio in basso, con lo spicchio di destra colorato che racchiude, al suo interno, una C ed una B stilizzate, a richiamare proprio la parte denominativa “Clinchberry”, con uno spicchio (della lettera B) colorato in negativo.
Il marchio della resistente costituisce anch'esso un marchio complesso, costituito dal medesimo semicerchio in alto e da due quarti di cerchio in basso, con lo spicchio di destra colorato, integranti la forma della lettera C e B), al cui interno figura la scritta granchio con l'immagine del crostaceo e nel quarto in basso la scritta in verticale donna.
Il marchio complesso consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dei quali dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile e si distingue dal cd marchio di insieme “d'insieme” i cui elementi costitutivi, isolatamente considerati, non godono di tale capacità distintiva.
La S.C. si è espressa nel senso che “Il marchio complesso, che consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile, non necessariamente è un marchio forte, ma lo è solo se lo sono i singoli segni che lo compongono, o quanto meno uno di essi, ovvero se la loro combinazione rivesta un particolare carattere distintivo in ragione dell'originalità e della fantasia nel relativo accostamento. Quando, invece, i singoli segni siano dotati di capacità distintiva, ma quest'ultima (ovvero la loro combinazione) sia priva di una particolare forza individualizzante, il marchio deve essere qualificato debole, tale seconda fattispecie differenziandosi, peraltro, dal marchio di insieme in ragione del fatto che i segni costitutivi di quest'ultimo sono privi di un'autonoma capacità distintiva, essendolo solo la loro combinazione” (v. ad es., Cass. Civ. n.
12368/2018).
La comparazione tra i due marchi complessi non può essere operata mediante raffronto della sola componente figurativa o della sola componente denominativa, ma richiede una valutazione sintetica e globale di ciascuna di esse.
La giurisprudenza comunitaria si è espressa a tale riguardo nel senso che “La valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in
7 considerazione solo un elemento di un marchio complesso e a confrontarlo con un altro marchio. È necessario, invece, effettuare il confronto esaminando i marchi in questione, considerati ciascuno nel loro insieme, il che non esclude che l'impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominato da uno o più dei suoi componenti (v. sentenza del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C 334/05 P, EU:C:2007:333, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 53 Inoltre, il carattere più o meno distintivo degli elementi comuni ad un marchio richiesto e ad un marchio anteriore costituisce uno degli elementi rilevanti nell'ambito della valutazione della somiglianza dei segni [v. sentenza del 26 marzo 2015, Royal County of Berkshire Polo Club/UAMI – Lifestyle Equities
(Royal County of Berkshire POLO CLUB), T 581/13, non pubblicato, EU:T:2015:192, punto 41 e giurisprudenza citata]”.
La S.C., anche in recenti arresti, ha ribadito che, in presenza di una tale tipologia di marchio, il giudice è chiamato a procedere ad una valutazione d'insieme degli elementi che lo compongono. Ha anche specificato che, in alcuni casi, l'impressione generale del pubblico di riferimento viene influenzata esclusivamente da una o più componenti del marchio.
In queste ipotesi, qualora tutte le altre parti del marchio assumano una rilevanza trascurabile, la valutazione di somiglianza potrà vertere solo su quegli elementi che sono considerati suscettibili di rimanere impressi nella memoria del pubblico di riferimento (tra le più recenti, Cass. Civ. 22034 del 2023, 2866 del 2023).
Tale specificazione non si pone in contraddizione con la regola che impone la valutazione globale e sintetica, ma mira ad indirizzare il confronto tra i due marchi tenendo conto solo degli elementi che, in un'ottica di percezione globale del segno, hanno un ruolo di marchio agli occhi del pubblico.
Le valutazioni di confondibilità che hanno ad oggetto i marchi complessi non possono cioè prescindere dall'esame del c.d. cuore del marchio, ossia su quell'elemento su cui si fonda l'originalità del marchio.
Nel caso di specie, l'elemento comune è costituito dalla parte figurativa dei due marchi, ossia dal cerchio suddiviso in una semicirconferenza e in due quarti di semicirconferenza, rappresentati la C. e la B.
8 Sia la componente figurativa costituita dal cerchio tagliato orizzontalmente a metà da una linea spessa e suddiviso nella semicirconferenza inferiore in due quarti, di cui uno, quello posizionato a destra riempito, che identifica in modo stilizzato una C e una B, sia la componente denominativa “Clinchberry” da una parte “Il Granchio” dall'altra con la riproduzione dello stesso granchio hanno entrambi carattere distintivo, mentre il termine comune e generico “donna” può essere trascurato nella comparazione.
I termini e non hanno alcuna attinenza con i prodotti di CP_2 CP_3
abbigliamento commercializzati, né alludono concettualmente allo stesso significato;
la componente emblematica, a sua volta, priva di aderenza concettuale con il prodotto commercializzato, è dotata anch'essa di marcata valenza distintiva.
Come statuito dalla S.C. “il marchio deve possedere capacità distintiva, normalmente garantita attraverso un distacco concettuale, più o meno accentuato, fra il segno e il bene (prodotto o servizio) a cui si riferisce, secondo una ideale curva progressiva del parametro della capricciosità e dell'arbitrarietà del collegamento, che va dalla generica denominazione del prodotto o servizio stesso (che possiede un tasso di distintività pari a zero), sino all'assenza assoluta di collegamento logico (distintività massima), attraverso gradini intermedi che declinano in via decrescente l'intensità del collegamento logico fra segno e prodotto o servizio.
Se il collegamento logico è intenso, si parla di marchio debole, se il collegamento logico si fa sempre più evanescente, si parla di marchio sempre più forte” (Cass. Civ. n.
39674/2021).
Quando un marchio è composto da elementi denominativi e da elementi figurativi sebbene i primi siano, in linea di principio, maggiormente distintivi rispetto ai secondi – dato che il consumatore medio farà più facilmente riferimento ai prodotti in oggetto citando il nome del marchio piuttosto che descrivendone l'elemento figurativo – non ne consegue che gli elementi denominativi di un marchio debbano essere sempre considerati più distintivi rispetto agli elementi figurativi, in quanto l'elemento figurativo può, in particolare per la sua forma, le sue dimensioni, il suo colore o la sua collocazione nel segno, occupare una posizione equivalente a quella dell'elemento denominativo;
non è detto, inoltre, che un elemento anche figurativo di un marchio
9 complesso in parte denominativo non possa risultare dominante ove, segnatamente per la sua posizione nel segno o per le sue dimensioni, sia suscettibile di imporsi alla percezione del consumatore e di restare nella sua memoria (13/06/2006, T-153/03, Peau de vache, EU:T:2006:157, § 32).
Tale principio – non nuovo nella giurisprudenza comunitaria [cfr., altresì, Trib. UE 23 novembre 2010, causa T-35/08, – ; Trib. UE Persona_2 Persona_3
24 novembre 2005, causa T-3/04, Simonds Farsons Cisk/UAMI Monopole CP_6
(KINJI by SPA)]– impone, dunque, al giudice di esaminare le qualità intrinseche dell'elemento figurativo e quelle dell'elemento denominativo del marchio richiesto, nonché le loro rispettive posizioni, al fine di identificare la componente dominante [cfr., sul punto, anche Trib. UE del 16 gennaio 2008, causa T-112/06, Inter-Ikea/UAMI –
WA (idea)];” ( cfr. Cass. Civ. n. 2714/2023).
L'accertamento del carattere dominante implica che un elemento sia visivamente rilevante rispetto all'altra o alle altre componenti del marchio.
Nel caso di specie, lo sguardo di insieme e non per l'appunto analitico del consumatore
è attratto dalla rappresentazione del cerchio, che si sdoppia in una semicirconferenza superiore e in due spicchi inferiori di cui uno pieno, a formare le lettere B e C, mentre la parte denominativa ospitata all'interno della semicirconferenza assume carattere recessivo (costituendo invece la parola donna elemento trascurabile).
In ogni caso, occorre tener conto che il paramento di valutazione è quello del consumatore medio di riferimento, ovvero il consumatore parte del mercato dei prodotti contraddistinti dai segni a confronto, consumatore o utente che, proprio in ragione della tipologia di prodotto contrassegnato, può avere maggiore o minore attenzione nell'acquisto o nell'approccio al prodotto medesimo, anche quando i prodotti siano destinati a soddisfare identici o analoghi bisogni.
Inoltre, nel giudizio di comparazione occorre tenere conto in concreto di tutti i fattori pertinenti nel caso di specie;
rileva, in particolare, l'interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti contrassegnati, cosicché, un tenue grado di somiglianza tra i marchi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i prodotti e viceversa.
Nel caso di specie, la confondibilità dei due loghi risulta accentuata in quanto gli stessi risultano apposti sui medesimi prodotti (ovvero giacche e giubbotti e da donna) –
10 risultando, peraltro, molto simili e del tutto sovrapponibili anche i singoli modelli, destinati alla medesima clientela - risultando, peraltro, i prezzi di vendita allineati e, pertanto, evidentemente rivolti alla medesima fascia di clientela.
Inoltre, nel giudizio di confondibilità assume rilevanza anche la circostanza che la resistente abbia utilizzato tale marchio e non i marchi registrati e di fatto CP_3
utilizzati da anni per la prima volta ed esclusivamente nella linea di giubbotti da donna.
Ritiene, in conclusione, il Collegio che sussista il rischio di confusione da parte del pubblico tra i due marchi esaminati, quantomeno sotto il profilo del rischio di associazione.
Per quanto concerne il requisito del periculum in mora, le iniziative assunte dal contraffattore (eliminazione di tutte le immagini di capi recanti il logo censurato dai canali social Facebook ed Instagram, nonché dal sito;
interruzione già da metà aprile
2024 di ogni consegna ai propri clienti finali a titolo di riassortimento rispetto alla corrente collezione Primavera/Estate 24; sostituzione del segno contestato in relazione ai capi in giacenza) non appaiono di per sé sufficienti ad eliderlo, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria, le ingiunzioni mirano non solo alla repressione degli illeciti riscontrati, ma anche a prevenire nuove violazioni della stessa natura.
L'impegno unilaterale di parte non costituisce, infatti, garanzia sufficiente rispetto al pericolo che la resistente possa reiterare le condotte illecite.
Del resto, come dimostrato da parte reclamante, ancora a giugno 2024, era possibile procedere all'acquisto di detti capi sia in negozio che online.
In definitiva, il licenziatario, a ciò debitamente autorizzato dal titolare del marchio ex art. 25, 3° comma Reg. Marchi n. 1001 del 2017 (doc. 1 fasc. reclamante), può vietare a l'utilizzo del segno di cui è causa, ex art. 9, comma 2° lett. b) Reg. Controparte_1
1001 del 2017.
Per l'effetto viene inibito e vietato a l'utilizzo del marchio Controparte_1
come descritto in parte motiva per la commercializzazione dei propri prodotti, con conseguente rimozione dello stesso marchio da tutti i beni realizzati e da tutti i prodotti raffiguranti il medesimo, anche nei siti web e nelle pagine social alla medesima riferibili;
viene altresì ordinato il ritiro dal commercio dei prodotti recanti tale marchio entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza, mentre la
11 distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, può essere disposta solo con sentenza, ex art. 124 cpi.
Rimane assorbita la trattazione degli illeciti sussumibili nella concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 cc.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
essendo caducato il capo relativo alle spese di lite dell'ordinanza reclamata, la reclamante, su domanda e ove le abbia corrisposte, avrà diritto alla loro restituzione.

P.Q.M.

- in accoglimento del reclamo ed in riforma dell'ordinanza di data 30.9 2024: inibisce e vieta a l'utilizzo del marchio come descritto in parte Controparte_1
motiva per la commercializzazione dei propri prodotti, con conseguente rimozione dello stesso marchio da tutti i beni realizzati e da tutti i prodotti raffiguranti il medesimo, anche nei siti web e nelle pagine social alla medesima riferibili;

-ordina alla stessa il ritiro dal commercio dei prodotti raffiguranti il marchio indicato entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza;

- condanna al pagamento, in favore della reclamante Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in € 3.700,00 per compenso per ciascun grado Parte_1
di giudizio, € 286,00 per anticipazioni, oltre spese generali, Iva, se dovuta e Cpa come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 5.12.2024
Il Presidente
Dott.ssa Innocenza Vono
Il Giudice est.
Dott.ssa Chiara Campagner
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