REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
R.G. 2244/2023
La Corte d'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA CIVILE, in persona dei
Magistrati:
Dott. Luca Boccuni              Presidente
Dott. ssa Silvia Barison    Consigliere relatore
Dott. ssa Silvia Franzoso         Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 2244/2023 R.G. promossa da
(CODICE IVA MWST Parte_1 C.F._1
– CODICE FISCALE ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore ed Amministratore Delegato Sig. rappresentata e difesa, ai Parte_2
fini del presente procedimento, dall'avv. Santiago Arguello ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, giusta procura in atti
– appellante – contro
C.F. – P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, presso i procuratori costituiti e domiciliatari ai sensi di legge avv.ti Paolo Laghi (C.F. ) e Luca C.F._2
BA (C.F. ) C.F._3
– appellata – avverso la sentenza n. 2067/2023 pubblicata il 13/11/2023 dal Tribunale di Treviso posta in decisione il 1° dicembre 2025 sulle
CONCLUSIONI di parte appellante, che ha chiesto: - “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, per i motivi tutti esposti in parte narrativa, in riforma della sentenza impugnata,
In via preliminare e cautelare, inaudita altera parte ed in subordine previa fissazione di udienza ex art. 351 c.p.c., sospendere ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza
n. 2067/2023 resa dal Tribunale di Treviso - … - in data 13/11/2023 e conseguentemente del decreto ingiuntivo n. 919/2021 (…) emesso dal Tribunale di Treviso
… notificato in data 21.05.2021.
In via preliminare, sospendere ai sensi dell'art. 295 c.p.c. il presente giudizio di appello in attesa della definizione della causa pendente tra le medesime parti avanti al Tribunale di
Venezia – Sezione Specializzata in materia di Impresa (R.G. 4223/2022 - …), ricorrendone i presupposti di legge.
Nel merito in via principale
- accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o infondatezza e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 919/2021 (r.g. n. 1630/2021) emesso dal Tribunale di Treviso in data 08.04.2021 e pubblicato il 13.04.2021 e notificato in data 21.05.2021 e per
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 919/2021 (r.g. n. 1630/2021) emesso dal
Tribunale di Treviso in data 08.04.2021 e pubblicato il 13.04.2021 e notificato in data
21.05.2021; nonché accertare, per tutti i motivi indicati in atti, che nulla è comunque dovuto dalla società alla società anche, per Parte_1 Controparte_1
quanto occorrer possa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 c.c. e/o comunque operando le dovute compensazioni con le somme qui accertate a credito di Pt_1
pag. 2/34 In ogni caso respingersi, per tutte le ragioni esposte in atti, tutte le domande proposte da in sede di comparsa di costituzione e risposta nessuna esclusa ivi compresa la CP_1
reconventio reconventionis e quelle in via gradata.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle predette domande, nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi fondata la pretesa avversaria, ritenuti comunque accertati gli inadempimenti avversari e gli eventi patologici verificatisi come dedotti in narrativa in ragione del rapporto contrattuale … de quo, per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti in atti, ricondurre ad equità la somma dovuta da e conseguentemente Pt_1
ridurre il corrispettivo e/o l'ammontare delle royalties per l'anno 2020 secondo quanto emergerà in corso di causa e /o che sarà ritenuto di giustizia a seguito dell'istruttoria e/o anche con ricorso al criterio equitativo, anche operando le opportune e necessarie compensazioni.
In ogni caso si chiede che qualsivoglia somma dovesse essere riconosciuta a credito di venga compensata, per l'ammontare corrispondente, con i controcrediti Controparte_1
tutti vantati da anche per tutte le causali di cui in atti nessuna esclusa. Pt_1
In ogni caso, con vittoria di spese di lite e compensi professionali.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie, nessuna esclusa, così come formulate nelle memorie ex art. 183 co. 6 n. 2 e n. 3 c.p.c. depositate in primo grado, che di seguito si riportano, salvo ulteriori istanze non espressamente riportate da intendersi in ogni caso qui formalmente reiterate…”; di parte appellata, che ha chiesto: - “IN RITO: rigettarsi l'avversa istanza ex artt.
283 e 351 c.p.c. in quanto inammissibile e, comunque, per totale mancanza dei presupposti per il suo accoglimento.
NEL MERITO: rigettarsi il proposto appello e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza del Tribunale di Treviso n. 2067/2023 pubblicata il 13/11/2023.
In ogni caso: 1) respingersi tutte le domande e/o le eccezioni proposte dall'appellante perché infondate in fatto ed in diritto e non provate.
pag. 3/34 Per l'effetto, confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;

2) condannarsi, conseguentemente ed in ogni caso, Controparte_2
al pagamento, in favore della , della somma capitale di Euro Controparte_1
358.503,91= (o quella che sarà ritenuta di giustizia);
IN OGNI IPOTESI: con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi.
IN VIA ISTRUTTORIA: qui ribadita, per scrupolo di patrocinio, la richiesta di ammissione delle istanze di prova formulate nella 2° e 3° memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di primo grado e qui rinnovata l'opposizione alle istanze istruttorie avversarie
e la richiesta di abilitazione alla prova contraria (con i testi ivi indicati) di cui alla 3° memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di primo grado.
Sui documenti avversari, per rispetto dell'onere di brevità, si richiama integralmente quando da ultimo dedotto alle pagine da 64 a 72 della comparsa conclusionale di primo grado”;
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2067/2023 il Tribunale di Treviso ha respinto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 919/2021 proposta da
[...]
(inde: ) e confermato tale decreto, con cui era Parte_1 C.F._4
stato ingiunto all'opponente di pagare, entro 40 gg. dalla notifica, la somma di
€ 358.503,91 in favore di inde ), Parte_3 CP_1
quale “corrispettivo minimo per l'anno 2020 previsto dagli artt. 12 e 13 del contratto di licenza stipulato inter partes il 15 marzo 2019”.
In particolare, il Giudice trevigiano – esclusa la propria competenza funzionale sulla domanda riconvenzionale risarcitoria dell'opponente, rimessa alla Sezione specializzata per le Imprese del Tribunale di Venezia, e respinta l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. conseguentemente proposta da
– ha ritenuto fondata la domanda di pagamento azionata da Pt_1
pag. 4/34 in sede monitoria, escludendo l'inefficacia del relativo Parte_3
titolo, sostenuta invece da , vuoi in quanto frutto di abuso di Pt_1
dipendenza economica, vuoi ai sensi dell'art. 1341 c.c. quale contenuti di un contratto conclusi mediante moduli o formulari;
al contrario, il Tribunale di
Treviso ha ritenuto documentata in atti una specifica trattativa precontrattuale all'esito della quale le parti conclusero il contratto di licenza del 15 marzo
2019.
Il Giudice di prime cure ha inoltre escluso che gli effetti della pandemia SARS
COV2 sui traffici commerciali potessero di per sé e direttamente sul piano sostanziale legittimare una riduzione unilaterale della royalty minima ex adverso dovuta per il 2020 o imporre a l'obbligo di rinegoziarne CP_1
l'importo, qualificando l'inerzia serbata dalla licenziante sul punto come inadempimento idoneo a sollevare la licenziataria dalla propria controprestazione. Secondo il primo Giudice, invece, il licenziatario, ritenendone sussistenti i presupposti, avrebbe dovuto azionare il rimedio dell'eccessiva onerosità sopravvenuta di cui all'art. 1467 c.c. per ottenere giudizialmente la liberazione dal proprio obbligo o la sua riduzione ad equità, non potendosi ritenere altrimenti legittimo il suo rifiuto di pagare la royalty fissata contrattualmente.
Infine, il primo Giudice non ha ritenuto sussistente, in capo a CP_1
l'ulteriore inadempimento eccepito ex adverso e consistito nell'omessa registrazione nazionale dei marchi licenziati nel territorio della Repubblica
LA IN e conseguentemente ha escluso che potesse Pt_1
considerarsi esonerata dall'obbligo di pagare il corrispettivo minimo per il
2020, portato dal decreto opposto, sulla base dell'art. 1460 c.c.
pag. 5/34 Tanto premesso, il Giudice di prime cure ha “respin[to] l'opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 919/2021, respin[to] le altre domande ed eccezioni di parte opponente
e condanna[to] a rifondere all'opposta le spese di lite, CP_2 CP_3
che [ha] liquida[to] in euro 15.000,00…” oltre accessori di legge.
Contro tale sentenza propone impugnazione , articolando sette Pt_1
motivi di appello.
I. Erronea valutazione in merito alla sospensione del giudizio ex art. 295
c.p.c. in attesa della definizione della causa risarcitoria originata dalla separazione della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente. Secondo parte appellante il primo Giudice ha erroneamente escluso una pregiudizialità in senso logico – giudico da quella, della presente controversia, ritenendo che la definizione di questa non dipenda da quella del giudizio di responsabilità pendente davanti alla Sez. Specializzata per le Imprese del tribunale di
Venezia. Al contrario, tale pregiudizialità è ravvisabile nella circostanza che la non debenza della somma azionata monitoriamente ex adverso dipende dai plurimi inadempimenti di
, posti anche a fondamento della domanda risarcitoria CP_1
colà sub iudice. Tanto premesso, l'istanza di sospensione ex art. 295
c.p.c. rigettata in primo grado, viene qui riproposta dall'appellante.
II. Erronea e/o omessa valutazione dell'eccezione di nullità/inefficacia delle clausole contrattuali per abuso di dipendenza economica ex art. 9 l. 192/1998 sollevata da in primo grado. Secondo Pt_1
parte appellante molteplici elementi di fatto – come la costituzione ad hoc di nel 2018 e la mancanza di ricavi dopo la Pt_1
risoluzione avversaria alla fine del 2020, desumibile dai bilanci in atti pag. 6/34 – rivelano che l'esistenza stessa della società odierna appellante era funzionale agli interessi commerciali della controparte, che oltretutto avrebbe predeterminato unilateralmente tutte le clausole del contratto di licenza sub iudice ed imposto tempi e modi della sua conclusione. In particolare, le clausole colpite da nullità che vengono in considerazione ai fini del presente decidere sarebbero le nn. 12 (royalties, payments, interests), 13 (sale plan, mimimum guaranteed of sales, minimum guaranteed of royalties and stanby letter of credit), 14
(communication activities, marketing plan), 17 (entry into force, withdrawal, expiry, termination) e 25 (essentiality of terms).
III. Erronea e/o omessa valutazione in merito all'eccezione di mancata approvazione specifica delle clausole contrattuali ex art. 1341 c.c.
Secondo l'appellante il primo Giudice ha errato nell'escludere che la conclusione del contratto sia avvenuta mediante adesione di ad un complesso di condizioni unilateralmente Pt_1
predisposte da , senza alcuna trattativa sulle singole CP_1
clausole.
IV. Erronea applicazione, da parte del primo Giudice, della disciplina dell'eccesiva onerosità sopravvenuta, piuttosto che dell'impossibilità
(parziale) sopravvenuta a seguito della pandemia SARS COV2.
Secondo l'appellante, valorizzando la ratio della previsione di un minimo contrattuale garantito volta a proteggere il licenziante (id est
) e tenuto conto che per la particolare natura della CP_1
merce (valigeria) la pandemia ha colpito in via diretta la prestazione di quest'ultimo e non del licenziatario, la norma da applicare era pag. 7/34 l'art. 1464 e non l'art. 1467 c.c. come erroneamente ritenuto dal primo Giudice.
V. Erronea esclusione dell'applicabilità della clausola di buona fede nell'interpretazione e nell'esecuzione del contratto, secondo invero operante nella specie per valutare la legittimità Pt_1
del mancato pagamento dei minimi contrattuali per sopravvenuto mutamento delle condizioni di commerciabilità dei beni rispetto all'epoca della conclusione del contratto ed in seguito alla pandemia
SARS COV2.
VI. Erronea e/o carente valutazione dell'adempimento di CP_1
al contratto di licenza, anche in relazione all'eccezione di inadempimento sollevata da ex art. 1460 c.c. Parte Pt_1
appellante stigmatizza anche in guisa di eccezione di inadempimento la mancata osservanza, da parte della licenziante, della buona fede in executivis e la sua conseguente mancata rinegoziazione dei minimi contrattuali in esito alla contrazione delle vendite seguita ai citati eventi pandemici.
VII. Errore del primo Giudice per aver escluso la fondatezza dell'eccezione di inadempimento, per l'inutilizzabilità dei marchi in
Cina, sollevata da contro la richiesta di pagamento dei Pt_1
minimi contrattuali. Secondo l'appellante, valutando correttamente il comportamento contrattuale di che, nonostante CP_1
l'impegno in tal senso contrattualmente assunto e le plurime sollecitazioni a tal fine ricevute dall'odierna appellante, non ha procurato la registrazione del marchio nel territorio della PRC il
Giudice sarebbe pervenuto alla diversa conclusione circa la pag. 8/34 legittimità del mancato pagamento del corrispettivo minimo pattuito.
Tanto premesso, parte appellante ha chiesto – previa riforma della sentenza impugnata – revocarsi il decreto ingiuntivo n. 919/2021 emesso dal Tribunale di Treviso e dichiararsi non dovute le somme da esso recate o in subordine ridursene ad equità l'ammontare, nei termini e con le declaratorie sopra puntualmente richiamate e con il favore delle spese di ambo i gradi.
Si è costituita l'appellata, opponendosi alla chiesta sospensione, sia ex art. 283
c.p.c. della sentenza impugnata, per difetto dei presupposti di legge;
sia ex art. 295 c.p.c. del procedimento, in attesa della definizione del giudizio di responsabilità sulla domanda riconvenzionale separata e rimessa alla Sezione
Specializzata per le Imprese del Tribunale di Venezia. Nel merito, parte appellata ha argomentato sull'infondatezza in fatto e in diritto dei motivi di appello e chiesto la conferma della sentenza del Tribunale di Treviso. Vinte le spese di ambo i gradi.
L'istanza di sospensione della sentenza impugnata formulata da Pt_1
ex art. 283 è stata respinta, avendo questa Corte ritenuto che il rigetto dell'opposizione non implicasse di per sé alcun effetto immediato, atteso che il decreto opposto non è mai stato dichiarato provvisoriamente esecutivo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in data 1.12.2025.
*
L'appello è infondato e va respinto.
*
Quanto al primo motivo di impugnazione, premesso che il Giudice trevigiano ha correttamente negato la ricorrenza, in concreto, dei presupposti per la pag. 9/34 sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa di opposizione a decreto ingiuntivo originariamente proposta davanti a lui, involgente la validità del contratto ed il funzionamento del sinallagma, non legata da pregiudizialità logico – giuridica rispetto a quella demandata al Tribunale delle Imprese di Venezia, chiamato a scrutinare la responsabilità della convenuta;
con riferimento al presente giudizio di gravame i presupposti della chiesta sospensione non ricorrono neppure in astratto, potendo qui, semmai, farsi luogo unicamente ad una sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c. Tuttavia, per quanto sopra esposto in ordine alla diversità di prospettiva (regole di validità vs regole di responsabilità) dei due giudizi non si ritiene di addivenire a questa determinazione, né di accogliere il primo motivo di appello.
*
Prima di passare alla disamina dei successivi motivi di gravame, tutti involgenti il merito del rapporto sostanziale inter partes, è opportuno esporre il contenuto essenziale del contratto in contesa.
Gli odierni contendenti ebbero a stipulare, in data 14-15 marzo 2019, un contratto di licenza (doc. 2 fase monitoria), avente ad oggetto l'uso dei marchi e del know-how della da parte della società BENSUBO CP_1
LICENSING AG.
Il contratto, in estrema sintesi e per quanto qui di interesse, attribuiva al licenziatario il diritto di produrre e commercializzare prodotti contraddistinti dai marchi ivi analiticamente indicati nei termini descritti agli articoli 5 e 8 nonché nell'allegato (schedule) n. 1.
Lo stesso contratto, successivamente risolto da in data 5 CP_1
novembre 2020 (cfr. doc. 4 fase monitoria), prevedeva che il corrispettivo da pag. 10/34 riconoscere a per i diritti attribuiti, come usuale per la tipologia CP_1
di contratto, consistesse in royalties, quantificate secondo un doppio parametro:
i) una percentuale sulle “vendite nette” dei prodotti contrattuali (quelli prodotti e commercializzati in virtù dei diritti attribuiti nei termini ricordati supra) ai sensi dell'art. 12 del Contratto;

ii) un “minimo garantito” da corrispondersi indipendentemente dalle vendite dei prodotti contrattuali (e dunque indipendentemente dal punto “i)” che precede) volto a costituire, comunque, il corrispettivo (minimo, per l'appunto) per i diritti attribuiti al licenziatario: cfr. artt. 12 e 13 del contratto.
Orbene, l'art. 12, primo periodo, prevedeva che “Entro ogni Data di Pagamento,
a titolo di corrispettivo per il presente Contratto di Licenza, il Parte_4
pagherà al LICENZIANTE il Minimo Garantito di Royalties (ai sensi della clausola
13) ed una Royalty annuale corrispondente a:
- l'8% (otto per cento) delle Vendite Nette, per le Vendite Nette fino a Euro 5.000.000
(cinque milioni);
- il 10% (dieci per cento) delle Vendite Nette, per le Vendite Nette superiori a Euro
5.000.000 (cinque milioni)”.
La definizione di ““Data di pagamento” è contenuta nell'art. 2 del Contratto, sub n. (14), ove si prevede: “(14) "Data di Pagamento" significa il 31 maggio, il 31 agosto, il 30 novembre, il 28 febbraio - di ogni anno solare del presente Accordo - a seguito delle rispettive Date di presentazione della Dichiarazione sulla Royalty.
Si specifica che:
pag. 11/34 - la Data di Pagamento relativa al Periodo della Royalty che si conclude il 31 dicembre dell'ultimo anno solare al termine del presente Contratto è il 28 febbraio del primo anno solare successivo alla Data di Scadenza”.
In altre parole (traducendo):
“13. Piano di vendite, Minimo Garantito di Vendite, Minimo Garantito di Royalties e
Lettere di Credito anticipate.
(1) Fatte salve altre disposizioni contenute nel presente Contratto, il
si impegna a rispettare il Piano di vendite, a raggiungere il Parte_4
Minimo Garantito di Vendite e a versare al LICENZIANTE il Minimo
Garantito di Royalties come stabilito rispettivamente nella clausola 13 (2) di seguito.
(2) Il piano di vendite, il minimo garantito di vendite e il minimo garantito di royalties sono concordati come segue [per l'] anno solare 2020: €
6.092.000,00 (piano vendite), € 4.873.600,00 (minimo garantito delle vendite) ed
€ 389.888,00 (royalty minima garantita, basata sull'art. 12).
A conferma che tra le parti fosse pacifico che il “minimo garantito” avrebbe dovuto essere pagato in ogni caso, per i diritti attribuiti al licenziatario (che aveva, indipendentemente dalle vendite, comunque, la disponibilità della licenza e delle conseguenti facoltà), nel Contratto si prevedeva la consegna di una garanzia (una “lettera di credito”) di anno in anno.
In particolare, sempre per quanto qui di interesse, la garanzia prevista per l'anno 2020 avrebbe dovuto “coprire” il pagamento del “minimo” quale individuato supra in € 389.888,00.
La stessa (garanzia) era così definita nel contratto, all'art. 13 (4) (traducendo):
“(4) Entro il primo dicembre 2019, il LICENZIATARIO dovrà consegnare al pag. 12/34 LICENZIANTE una nuova e diversa Lettera di Credito anticipata, con le stesse caratteristiche indicate al punto 13 (3), ma con riferimento all'importo di Euro
389.888,00 … dovuto come Minimo Garantito di Royalty per l'anno solare 2020.
Questa Lettera di Credito sarà valida fino al 30 aprile 2021 e tutte le relative commissioni
e spese bancarie saranno a carico del LICENZIATARIO”.
Infine, il “minimo garantito” annuale, per espressa previsione dell'art. 12.1 lettera “c.”, doveva essere pagato integralmente per l'intero anno nel quale si fosse verificata una causa di scioglimento del Contratto. In altre parole
(traducendo):
“(c) Resta inteso che in caso di risoluzione dell'Accordo prima della sua naturale scadenza,
a causa di gravi inadempimenti imputabili al LICENZIATARIO, il
LICENZIATARIO sarà tenuto a versare al LICENZIANTE tutti gli importi sopra indicati per l'anno in corso, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni a favore del
e del ”. CP_4 Controparte_5
Tanto premesso in ordine al contenuto del contratto ed in particolare ai presupposti ed alle modalità di quantificazione della royalty minima dovuta anno per anno, anche il secondo motivo di appello non è condivisibile, non ravvisandosi i presupposti di un abuso di dipendenza economica da parte di nella predisposizione della clausola che le riconosce la CP_1
remunerazione minima per la concessione del godimento del marchio – nella sua duplice versione, nominativa e figurativa – a . Pt_1
L'istituto, com'è noto, è stato introdotto dalla l. n. 192/98 in tema di subfornitura e sanziona – sul piano della validità stessa del contratto, colpito da nullità parziale (art. 9, co. 3°, l. cit.) – l'abuso di dipendenza economica, che si riscontra tra imprese legate da vincoli contrattuali assunti nella “situazione in
pag. 13/34 cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti”.
La Suprema Corte (cfr. Cass. n. 1184/2020, Cass. I sez. civ. 27420/2024) ha affermato che nell'applicazione della norma, è necessario: 1) in primo luogo, con riguardo alla sussistenza della situazione di dipendenza economica, indagare non se sussista una situazione di mero squilibrio o "asimmetria" di diritti e di obblighi, ma se lo squilibrio sia "eccessivo" (L. n. 192 del 1998, art. 9, comma 1) e se l'altro contraente fosse realmente privo di alternative economiche sul mercato (rilevando, ad esempio, la dimensione della società dipendente, che non permetta agevolmente di differenziare la propria attività,
o l'avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto);
2) in secondo luogo, indagare sulla condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero sull'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista del perseguimento di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse economico dell'impresa dominante (quale potrebbe essere, ad esempio, la legittima esigenza di modificare le proprie strategie di espansione, di adattare il tipo o la quantità del prodotto, ma anche di spuntare legittimamente migliori condizioni), in quanto volta, al contrario, essenzialmente a cagionare il pregiudizio altrui. Non ogni situazione di dipendenza economica può dirsi vietata, ma unicamente quella che sia abusivamente sfruttata dalla parte dominante, al fine di trarne vantaggi ulteriori rispetto a quelli derivanti dal legittimo esercizio della propria autonomia negoziale.
pag. 14/34 Quanto al primo aspetto, relativo alla condizione di dipendenza economica preesistente la stipula, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15023/2025 ha chiarito come “l'art. 9 della L. n. 192/1998 si pone come disposizione di applicazione generale che può prescindere dall'esistenza di uno specifico rapporto di subfornitura come accaduto nella specie trattandosi di rapporto commerciale regolato da contratto e presuppone in primo luogo la situazione di dipendenza economica di un'impresa cliente nei confronti di una sua fornitrice ed in secondo luogo, l'abuso che di tale situazione venga fatto, determinandosi un significativo squilibrio di diritti e di obblighi” (Cass. Sez. U,
25/11/2011 n.24906).
Su tale solco e con puntuale e condivisibile riferimento ai presupposti integranti l'abuso di dipendenza, la Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 1
21/01/2020 n. 1184) ha evidenziato che l'abuso di dipendenza economica di cui alla richiamata norma è nozione indeterminata il cui accertamento postula l'enucleazione della causa concreta della singola operazione che il complessivo regolamento negoziale realizza, secondo un criterio teleologico di valutazione, in via di fatto, della liceità dell'interesse in vista del quale il comportamento è stato tenuto e che nell'applicazione della norma è pertanto necessario: 1) quanto alla sussistenza della situazione di “dipendenza economica”, indagare se lo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti sia “eccessivo”, essendo il contraente che lo subisce privo di reali alternative economiche sul mercato
(per es., perché impossibilitato a differenziare agevolmente la propria attività o per avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); 2) quanto all' “abuso”, indagare la condotta dei contraenti per verificare se quella della parte economicamente “forte” sia contraria a buona fede, in quanto intenzionale vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile pag. 15/34 interesse dell'impresa dominante (quale, p. es., modificare le proprie strategie di espansione, adattare il tipo o la quantità di prodotto, o anche spuntare migliori condizioni), mirando la condotta soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui (Cass. Sez. 1, 21/01/2020 n. 1184; in continuità, di recente, Cass. Sez. 3, 22/07/2024 n. 20270).
Giova infine precisare che “lo squilibrio delle prestazioni non può farsi coincidere la convenienza del contratto. Chi ha fatto un cattivo affare non può pretendere di sciogliersi dal contratto invocando "lo squilibrio delle prestazioni”. In altri termini, l'intervento del giudice sul contratto non può che essere limitato a casi eccezionali, pena la violazione del fondamentale principio di libertà negoziale (così, e multis, Sez. 6
- 2, Ordinanza n. 36740 del 25/11/2021, Rv. 663148 - 01)." (Cass. Sez. U,
23/02/2023 n. 5657, in motivazione punto 2.5.3.; in senso analogo, tra tante e da ultimo, Cass. Sez. 3, 10/01/2025 n. 711).
Concludendo sul punto, il principio costituzionale della libertà d'iniziativa economica (art. 41 Cost.) impone, per invalidare una clausola negoziale, una adeguata ponderazione di tutti gli elementi di fatto e di diritto, al fine della puntuale ricostruzione della causa concreta degli accordi ed un effettivo accertamento dell'esistenza di una condotta arbitraria ed ingiustificata di uno dei contraenti, con sacrificio dell'altro.
Al fine di apprezzare, in concreto, un abuso di dipendenza economica suscettibile di determinare la nullità delle clausole che ne siano espressione è imprescindibile una verifica della sussistenza di quello che, secondo la sopra richiamata giurisprudenza, rappresenta il primo presupposto per l'applicazione della norma, cioè l'esistenza della “posizione dominante” di uno dei contraenti, intesa come possibilità preesistente del contraente più forte di
“determinare nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti pag. 16/34 e obblighi”. A tal fine non è peraltro sufficiente un rapporto commerciale
“verticale”, caratterizzato dalla predominanza strutturale di una società su un'altra, dovendosi fare piuttosto riferimento a indici di natura funzionale.
Inoltre, in base al principio di diritto enunciato da Cass. n. 1184 del 2020, cit.
l'esistenza della posizione dominante si deve collocare al di fuori del tenore del mero contenuto della pattuizione contrattuale, sia pure dispiegando rilevanza sulla sua stipulazione: può accadere, semmai, che il contratto dia atto della situazione esterna al contenuto delle pattuizioni contrattuali, ad esempio riferendola nelle premesse, ma resta fermo che essa non può rintracciarsi in quel solo contenuto.
Al fine di verificare una condizione di dipendenza economica rilevante sub specie iuris, è dunque necessario il riscontro di situazioni esterne al momento della conclusione del contratto, risultanti dagli atti, giustificative della posizione dominante e tali da determinare in relazione all'oggettivo tenore del contenuto del contratto un eccessivo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti, come quando la contraente si trovi priva di reali alternative economiche sul mercato e, quindi, in posizione tale da subire il detto squilibrio.
In ordine al secondo aspetto, costituito dall'abuso del contraente “forte”, il
Supremo Collegio (C. Cass. sez. I civ. ord. 27435/2024) ha rilevato come “Il divieto di abuso di dipendenza economica, previsto dall'art. 9 della l. n. 192 del 1998, avendo il duplice scopo di riequilibrare la posizione di forza nel singolo contratto e di tutelare i meccanismi concorrenziali del mercato, presuppone la sussistenza di una disparità di potere contrattuale tale da determinare un eccessivo squilibrio nelle rispettive prestazioni, di cui costituisce elemento sintomatico la mancanza di reali possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti, nonché l'abuso di tale situazione, che ricorre allorché la condotta arbitraria sia contraria a buona fede, ovvero sia volta, in vista di fini esulanti dalla lecita pag. 17/34 iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante, ad appropriarsi del margine di profitto altrui”.
Nella specie, i primi diciannove capitoli di prova orale articolati da in primo grado – e qui riproposti – sono volti a dimostrare Pt_1
l'abuso di dipendenza economica, rectius la subalternità economica di a : tuttavia, taluni capitoli (da 1 a 7, 17 e 18) sono Pt_1 CP_1
generici, valutativi e non idonei a rivelare l'assenza, per , di Pt_1
alternative, in ipotesi di mancato accordo con . Al contrario, CP_1
solo una volta sottoscritto il c.d. term sheet con quest'ultima, la prima fu costituita e iniziava l'organizzazione del proprio lavoro (cap. 11), evidentemente preferendo non rischiare di sostenere costi iniziali non recuperabili. A loro volta, i capitoli da 8 a 10 sono smentiti dalla corrispondenza elettronica in atti ed i successivi, da 12 in poi contraddicono, anziché confermarlo, il ruolo subalterno di , che per tramite del Pt_1
suo a.d. spesso ha sollecitato alla formalizzazione del Parte_2 CP_1
contratto de quo (cui fa riferimento il cap. 19, interamente documentale).
Posto che i restanti capitoli, da 20 in poi, sono riferiti all'omessa registrazione del marchio in Cina, tra le circostanze oggetto della prova orale articolata da manca qualsiasi elemento atto ad integrare – sul piano oggettivo – Pt_1
un abuso di , rilevante nella prospettiva della nullità ex art. 9 l. CP_1
192/1998 ed a consentire un confronto con quanto normalmente praticato su un determinato mercato o su quelli affini.
Tale apprezzamento in concreto e nel complesso delle condizioni sia contrattuali che extra contrattuali, non può infatti che avvenire sulla base di elementi oggettivi acquisiti al processo per iniziativa delle parti.
pag. 18/34 Nella specie, tali elementi mancano del tutto, anzi l'abuso, nella sua dimensione oggettiva, quale contenuto negoziale che permetta alla parte ad origine economicamente più forte di appropriarsi del profitto altrui o comunque di porlo nel nulla mediante clausole ex ante riguardabili come eccessivamente onerose, nel caso in esame non è stato neppure dedotto da
. Né esso potrebbe ravvisarsi comparando – per quanto qui Pt_1
interessa – l'entità della royalty fissa annuale rispetto al volume delle vendite nell'anno di riferimento: la prima costituisce nei primi anni del rapporto meno del 10% del secondo e nel tempo sarebbe proporzionalmente diminuita.
Conseguentemente, non può dirsi che al licenziatario non si prospettasse – al momento della stipula e prima dello scoppio della pandemia SARS COV2 – alcun effettivo guadagno, così da evidenziarne il totale asservimento agli obiettivi di profitto del licenziante.
Inoltre, sul piano soggettivo – o del comportamento precontrattuale delle parti – ha provato lo svolgimento di una complessa trattativa CP_1
tra le parti: essa, sebbene non possa escludere tout court l'abuso di dipendenza economica, tuttavia nel contesto sopra richiamato avvalora le conclusioni negative in ordine all'applicabilità dell'art. 9 l. 192/1998.
Va in proposito ricordato che la repressione dell'abuso di dipendenza economica, di per sé non escluso dallo svolgimento di trattative precontrattuali, impone al Giudice di sollevare il velo della contrattazione per escludere l'imposizione unilaterale, da parte dello stipulante più “forte” economicamente, di patti e condizioni foriere di uno squilibrio non semplicemente funzionale, ma finanche genetico e normativo (come conferma il riferimento dell'art. 9 ad “obblighi e diritti”) del sinallagma contrattuale.
pag. 19/34 Nel caso specifico sono in atti le email con cui le parti, dal 20 luglio 2018 al 2 agosto 2018, addivennero alla definizione ed alla firma del term sheet (doc. 3 fasc. I grado e doc. 18 fasc. I grado ), il cui Pt_1 CP_1
contenuto è stato oggetto di modifiche e adattamenti da ambo le parti. Una volta individuati i termini di massima degli accordi, la negoziazione è proseguita per affinare il business plan sotteso alla concessione delle licenze, elaborato ed inviato dal sig. (anche all'epoca legale rappresentante Parte_2
di ) con email 5 marzo 2019 (doc. 19 fasc. I grado ). Pt_1 CP_1
Allegati a tale email vi erano tanto i “concept” dei prodotti, quanto il “Sales Plan
19 – 23” (doc. 20 fasc. I grado ). Lo scambio di email del 26 - 27 CP_1
febbraio 2019 conteneva chiarimenti su ulteriori punti oggetto di trattativa
(doc. 21, ibidem) dopo che il sig. aveva chiesto chiarimenti circa Parte_2
l'evolvere delle versioni e delle revisioni al Contratto oggetto di discussione. In particolare, nella email del 27 febbraio 2019, di , così Persona_1 CP_1
ricostruiva le versioni del Contratto che si erano succedute (“v1” sta per
“versione 1”, “v3” sta per “versione 3” e così via):
“1) bozza di contratto di licenza v1 da me inviata a voi il 03/12/2018;
2) la bozza del contratto di licenza v1 ricevuta da te il 18/12/2018 (dove hai avanzato alcune richieste, ad esempio per eliminare il doppio "non" ai sensi della clausola 6(5));
3) bozza di contratto di licenza v3 da me inviata a te il 31/01/2019 (dove abbiamo accettato molte delle tue richieste, ad esempio per eliminare il doppio "non" di cui alla clausola 6(5));
4) bozza di contratto di licenza v4 ricevuta da te il 02/11/2019 (dove hai ripetuto alcune richieste già fatte con la tua precedente bozza del 18/12/18 - ad esempio per eliminare un
pag. 20/34 doppio "non" ai sensi della clausola 6(5) - e questo significa chiaramente che non hai lavorato alla nostra ultima bozza del 31/01/19);
5) bozza di contratto di licenza v5 inviata da me il 26/02/2019”.
Conferma della trattativa sul testo che ha riguardato ogni singola clausola emerge anche dal documento allegato alla predetta email (doc. 22 fasc. I grado
BENETTON): la “v5” della bozza del Contratto.
Infine, in data 1° marzo 2019 (doc. 23 fasc. I grado ) il sig. CP_1 Pt_2
riscontra l'ultima delle mail attraverso le quali la negoziazione è stata
[...]
condotta precisando:
“We confirm our agreement with this version 6 of the document.
Please prepare the final agreement for the signatures”.
Traducendo:
“Confermiamo la nostra condivisione di questa versione 6 del documento.
Per favore preparate l'accordo finale per le firme”.
Per tutto quanto sopra esposto, sia in ordine al sostrato socio – economico del contratto ed ai rapporti di forza delle parti, che alla luce del numero delle revisioni e delle modifiche proposte da ciascuna di loro, non è in concreto ravvisabile un abuso di dipendenza economica in occasione della stipula de qua
e pertanto il primo motivo di appello si deve ritenere infondato.
*
Ciò posto, deve a fortiori ritenersi infondato il secondo motivo di appello.
pag. 21/34 Non si verte evidentemente in ipotesi contratto concluso mediante modulo o formulario: la corrispondenza elettronica appena richiamata è oggettivamente incompatibile con una negoziazione standardizzata.
*
Con il terzo motivo di gravame, per apprezzare le sorti cui sarebbero andati incontro nel 2020 il contratto e le prestazioni delle parti ivi commesse, a seguito della pandemia SARS COV2, parte appellante reputa inappropriato il riferimento all'art. 1467 c.c. operato dal primo Giudice e suggerisce invece l'applicazione dell'art. 1464 c.c.
In particolare, deduce che “Al caso di specie infatti, considerati gli eventi Pt_1
oggetto di giudizio come riportati in calce al presente motivo (esplosione della pandemia e conseguente fortissima contrazione delle vendite dei prodotti da viaggio, compresa la valigeria oggetto della licenza per cui è causa), doveva applicarsi, ad avviso dello scrivente, l'art. 1464
c.c. sull'impossibilità parziale della prestazione, da intendersi impossibilità parziale della prestazione del licenziante , per le ragioni che seguono, e non l'art. 1467 c.c. CP_1
sull'eccessiva onerosità sopravvenuta come invece erroneamente ritenuto in sentenza.
Le licenze concesse da , nel contesto pandemico come descritto in causa, non CP_1
consentivano infatti più al licenziatario di ottenere i risultati economici preconizzabili al momento, antecedente la pandemia, di sottoscrizione del contratto.
La pandemia, laddove, come evento straordinario ed imprevedibile, ha ridotto drasticamente, quasi azzerandole, le vendite di prodotti da viaggio, ha senza dubbio alterato il sinallagma contrattuale, ma nel senso che ad essere alterata in primis è stata la prestazione del licenziante, il quale si è trovato a non poter più fornire licenze idonee a sostenere le prospettive di sfruttamento economico correlate ad un mercato in salute e non affetto da eventi
pag. 22/34 pandemici planetari, e dunque le prospettive che avevano giustificato l'adesione al contratto da parte della licenziataria.
In altre parole la pandemia da Covid-19 ha colpito in via diretta la prestazione del licenziante, e non quella del licenziatario;

per questi motivi

la norma applicabile deve considerarsi l'art. 1464 c.c. sull'impossibilità parziale, e non l'art. 1467 c.c. sull'eccessiva onerosità sopravvenuta.
Si precisa che l'impossibilità della prestazione è ravvisabile anche nei casi di impossibilità di fruizione della prestazione da parte del creditore, come nel caso di specie” (citazione in appello, p. 23).
La tesi, pur ampiamente argomentata, è tuttavia fallace.
In proposito, merita ricordare che la prestazione di produzione e distribuzione dei beni a marchi era diritto di (diritto in cui si CP_1 Pt_1
sostanzia, per l'appunto, la licenza): doveva “consentirle, e CP_1
metterla in condizione di vendere”. In generale, il contratto di licenza (license agreement) permette al licenziatario, dietro compenso (royalty) periodico, di sfruttare a fini commerciali il diritto di proprietà industriale (per esempio, il marchio) che ne forma oggetto, producendo e commercializzando beni contrassegnati da quel marchio. La licenza “monetizza” il marchio tramite royalties, mantenendo il proprietario (licenziante) al controllo e talvolta consentendo al licenziatario di sfruttare alcune conoscenze tecniche e tecnologiche del titolare.
Nello specifico, l'accordo di licenza delle parti è suggellato nell'art. 5 del term sheet (ossia, contratto preliminare) sottoscritto il 31.8.2018 (docc. 3 – 3.a fasc. I grado BENSUBO), richiamato e recepito nel contratto d.d. 15.3.2019 sub iudice. Esso è compiutamente definito nel suo contenuto dalle representations and
pag. 23/34 warranties contenute nell'accordo definitivo e dalle definitions in esso formulate per vincolare la libertà interpretativa delle parti.
Nella prospettazione dell'appellante la prestazione del licenziante sarebbe divenuta impossibile in primis per – vuoi a causa delle restrizioni CP_1
per la pandemia SARS COV2, vuoi per la sua mancata registrazione del marchio nel mercato cinese – liberando in ogni caso dalla Pt_1
corrispettiva prestazione di pagare, per quell'anno (2020), la royalty minima contrattualmente dovuta.
Va peraltro chiarito che invoca l'art. 1464 c.c. solo per andare Pt_1
esente dalle conseguenze del mancato pagamento della royalty fissa relativa al
2020 in ragione della contrazione economia seguita, (fin da) quell'anno, alla pandemia SARS COV2 mentre la mancata tempestiva registrazione del marchio licenziato nell'ordinamento cinese viene in risalto, nella prospettazione dell'appellante, quale inadempimento rilevante ai sensi – e per gli effetti – dell'art. 1460 c.c.
Esaminando partitamente i due profili, che integrano altrettanti motivi di appello, con riferimento all'applicabilità dell'art. 1464 c.c. al rapporto contrattuale che ne occupa va innanzitutto verificato se per effetto delle restrizioni dovute alla pandemia SARS COV2 nel 2020 la prestazione di
, di consentire lo sfruttamento della licenza in PRC fosse divenuta CP_1
impossibile.
Dagli atti e documenti di causa tale sopravvenuta impossibilità non può essere ravvisata in capo a che – prima e dopo (nella vigenza del CP_1
contratto) la pandemia – è rimasta invariabilmente tenuta a consentire a di produrre e commercializzare valigeria ed ombrelli col proprio Pt_1
pag. 24/34 marchio;
per contro, è la prestazione di , avente ad oggetto il Pt_1
pagamento di una royalty minima parametrata su un volume di vendite contrattosi (anche) per i vari lock down imposti in vasta parte del mondo nel
2020, ad essere divenuta eccessivamente onerosa.
Condivisibilmente, infatti, il Giudice di prime cure ha applicato l'art. 1467 c.c. per apprezzare le conseguenze della pandemia SARS COV2 prospettate da sul proprio volume di vendite per l'anno 2020: l'odierna Pt_1
appellante, infatti, come già dedotto in primo grado, deduce che “nel 2020 le vendite dei prodotti concessi in licenza … sono calate drasticamente di oltre il 50%” a causa della “chiusura dei punti vendita al dettaglio (imposta dai governi di tutto il mondo nel 2020) [e] … l'assenza di domanda, trattandosi di settore merceologico in strettissima connessione con l'altro settore maggiormente colpito dalla pandemia, ossia quello turistico”
(p. 32 cit. app.).
In questo contesto fattuale, il riferimento all'art. 1464 c.c. è inappropriato, viepiù se riferito alla licenziante.
Per contro, come correttamente osservato dal primo Giudice, l'eventuale riconduzione del contratto ad equità si sarebbe potuta prospettare, in alternativa alla risoluzione giudiziale ai sensi dell'art. 1467 c.c., come frutto di un libero accordo delle parti, restando invece escluso, in capo alla parte debitrice di quella divenuta per lei eccessivamente onerosa, un potere di autotutela volto al riequilibrio economico del rapporto. Il tema della riconduzione stragiudiziale del contratto di durata ad equità e/o dell'obbligo di rinegoziazione è stato spesso vagliato dalla dottrina, senza tuttavia trovare et pour cause avallo nella giurisprudenza più attenta alla storia ed alla ratio dell'art. 1467 c.c. In altri termini, l'onerosità sopravvenuta non produce alcun effetto liberatorio automatico e la dichiarazione della volontà della parte che vuole la pag. 25/34 risoluzione è una dichiarazione giudiziale. Si tratta di un diritto potestativo giudiziale e l'effetto risolutivo discende dalla sentenza, che ha carattere costitutivo (come ben ricostruito, per tutte da Cass. civ. Sez. III, 26/10/2004,
n. 20744).
Posto che nella specie infondatamente pretende che il Giudice Pt_1
riconosca il suo diritto – potestativo sostanziale, invero insussistente – produttivo di effetti demolitori del contratto, va ritenuta l'infondatezza anche del quarto motivo di appello.
*
Il quinto ed il sesto motivo di appello – che si esaminano congiuntamente in quanto entrambi muovono dalla prospettata applicazione diretta dell'art. 1375
c.c. – sono infondati, per considerazioni analoghe a quelle appena svolte.
L'uso interpretativo “correttivo” e additivo dell'art. 1375 c.c. proposto dall'appellante si risolverebbe, infatti, in un'inammissibile considerazione di tale norma come fonte di obblighi accessori, quando invece – secondo l'esegesi più sistematicamente coerente – essa rileva solo ex post come criterio di valutazione del comportamento contrattuale delle parti, nell'adempimento degli obblighi e nell'esercizio dei diritti loro (im)posti dalla legge o dal contratto de quo.
Se, dunque, la buona fede non ha portata integrativa del regolamento negoziale – come è corretto ritenere, alla luce in primis dell'art. 41 Cost. – essa non legittima né il mancato adempimento della parte che si ritrovi economicamente svantaggiata per effetto di circostanze imponderabili al momento della stipula, né la sua pretesa – in guisa di vero e proprio diritto,
pag. 26/34 suscettibile di inadempimento avversario – che controparte possa accettare un adempimento parziale in deroga all'art. 1181 c.c.
Né a fortiori, la rilevanza diretta della correttezza potrebbe legittimare l'applicazione dell'art. 1460 c.c. all'inadempimento di un preteso obbligo avversario di rinegoziare il contratto divenuto economicamente svantaggioso per l'altro.
*
Quanto al settimo motivo di appello, relativo all'omessa considerazione – da parte del primo Giudice ex art. 1460 c.c. del comportamento asseritamente inadempiente di all'obbligo – assunto nella third schedule allegata CP_1
al contratto (doc. 3 opponente I grado,) di conseguire la registrazione nazionale del marchio – letterale e figurativo – anche nella Repubblica
LA IN, mancano elementi per ritenere che tale contegno, ove confermato, fosse idoneo a liberare dalla propria obbligazione di Pt_1
pagare la royalty minima per il 2020 ex art. 13 contratto 15.3.2019.
Ed infatti, per stabilire se l'eventuale mancata registrazione dei marchi in PRC costituisca inadempimento rilevante ex art. 1460 c.c. va innanzitutto tenuto presente che non era previsto un termine per il conseguimento, da parte di
, delle registrazioni nazionali nei singoli stati di cui alla lettera CP_1
“A” della citata third schedule; analogamente, agli atti non vi sono allegazione e prova dell'impatto quantitativo, in termini di minori incassi rispetto a quelli programmati – e posti a base della quantificazione della royalty fissa per l'anno di riferimento – della mancata registrazione nazionale dei marchi in Cina, fino al gennaio – marzo 2020, e quindi della rilevanza in concreto del mercato pag. 27/34 cinese nella complessiva economia del contratto di licenza, che – si ricorda – si riferisce ad un territorio ben più ampio (cfr. third schedule).
In effetti, nell'allegato n. 3 al contratto 15.3.2019 o third schedule cit. le parti convennero che
Tra i Paesi oggetti dell'obbligo di (conseguire) la registrazione dei marchi licenziati menzionati alla lettera A supra vi era anche la Cina.
Orbene, posto che non ha pregio la ricostruzione del primo Giudice, il quale attribuisce alla registrazione rilevanza solo verso terzi e non inter partes e considerato invece che il licenziante nella third schedule – allegato n. 3 al contratto di licenza del 15.3.2019 – aveva assunto l'obbligo di conseguire la registrazione dei marchi licenziati per la loro commercializzazione – e quindi per la realizzazione dell'interesse – presupposto del credito avversario – nel caso che ne occupa non è sufficiente accertare l'eventuale inadempimento di a tale obbligo, alla luce della normativa interna alla Rep. CP_1
LA IN (in relazione alla sufficienza o meno della “designazione”), ma occorre nell'affermativa verificare se la formulazione della relativa eccezione da parte di sia conforme a buona fede, in primis per Pt_1
l'oggettiva rilevanza, desumibile dal contratto sub iudice, del mercato cinese – precluso dall'eventuale mancata registrazione del marchio “interna” a quel
Paese – nella complessiva economia negoziale.
pag. 28/34 In ordine al contenuto dell'obbligo in questione, la clausola della third schedule sopra richiamata è piuttosto vaga: tuttavia, dovendosi ritenere che tale registrazione – in quanto funzionale allo sfruttamento del marchio e dunque alla realizzazione della causa concreta del contratto – sia oggetto di uno specifico obbligo della licenziante, e considerato che essa ha prodotto documentazione (docc. 52 e 53 fasc. di I grado opposta) comprovante la designazione dei marchi anche in “CN” id est CINA, occorre verificare se tanto bastasse per ritenerne l'utilizzabilità nel mercato interno di quel Paese.
Qualora ciò non fosse, si dovrà verificare quanto la mancata registrazione in
Cina del marchio oggetto della licenza abbia compromesso l'equilibrio contrattuale.
In realtà, per la portata concettualmente assorbente di tale ultima valutazione sulle sorti dell'eccezione di inadempimento di cui al settimo motivo di appello appare più consono ai principi di economia processuale procedere in primo luogo proprio alla corrispondente verifica.
Posto che l'apprezzamento del concreto impatto dei tempi di effettiva registrazione dei marchi in RPC sull'equilibrio contrattuale postula la conoscenza del volume di vendite attese per il 2020 in quello specifico
“territorio” rispetto a quelle del resto del mondo, nel contratto del 15.3.2019 non è specificato il volume delle vendite programmate per la sola Cina, posto che l'art. 13 prende a base di calcolo delle royalties fisse – tra cui quella sub iudice
– l'intero volume di vendite atteso in relazione a tutti i numerosi Paesi indicati alla lettera A dell'allegato n. 3 del contratto stesso.
Non c'è dunque evidenza del fatto che la “quota” di mercato cinese, asseritamente rimasto impenetrabile in mancanza della registrazione del pag. 29/34 marchio all'interno di quel Paese, fosse così ampia come dedotto da
. Pt_1
La circostanza che le vendite programmate in Cina per il 2020 fossero quantificabili in € 1.200.000,00 emergerebbe, secondo , dal suo Pt_1
piano di sviluppo (doc. 50, p. 22 fasc. I grado ), asseritamente Pt_1
trasmesso a il 04.03.2019, ossia qualche giorno prima della CP_1
sottoscrizione dell'accordo di licenza. Si tratta nondimeno di documento di formazione unilaterale dell'odierna appellante, oltretutto privo di data certa, prodotto in causa separatamente dall'email cui sarebbe stato a suo tempo allegato e per tali ragioni insuscettibile di essere preso in considerazione ai fini del presente decidere.
Peraltro, se a fronte dell'eccezione di inadempimento di , che ha Pt_1
ne provato il titolo contrattuale (nella citata third schedule) era a CP_1
dover dimostrare di aver adempiuto (secondo il noto ed ormai “classico” insegnamento di C. Cass. SS.UU. 13533/2001), i docc. 36 e 37 prodotti da in primo grado lo provano, con riferimento alla registrazione CP_1
internazionale e, soprattutto, lo confermano i docc. 22 e 23 di primo grado della stessa appellata odierna, che avrebbe effettuato la “designazione” anche in RPC tra il 28 gennaio e 7 febbraio 2020.
Tale ultima circostanza è peraltro confermata dalla dichiarazione del partner cinese di (la società UTC) in documento 53 di parte attrice – Pt_1
opponente in I grado e – soprattutto – non è negata dalla stessa . Pt_1
Quest'ultima in prime cure (v. citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
p. 33) – non ebbe a ritenere insufficiente, ma “solamente” tardiva la registrazione del marchio in Cina: in particolare, deduce che “a Pt_1
causa dell'inadempimento avversario non ha potuto validamente distribuire i prodotti oggetto pag. 30/34 della licenza in Cina per tutto il 2019 e sino al giugno 2020 (data in cui CP_1
trasmetteva via mail la documentazione necessaria relativa alla registrazione nazionale in
Cina dei marchi concessi in licenza), quando comunque il mercato era già gravemente compromesso a causa della pandemia da coronavirus” (loc. ult. cit.).
Un ulteriore riferimento va fatto alla consulenza allegata alla citazione in opposizione di primo grado (doc. 20 ), la quale alla data del Pt_1
20.1.2020 non escludeva che, se fossero andate a buon fine le procedure di registrazione nazionale, rectius designazione dei marchi in Cina, all'epoca richieste e per cui pendeva termine per eventuale opposizione, la commercializzazione dei prodotti sarebbe potuta regolarmente anche in quel
Paese. Pertanto, anche le allegazioni di parte in cui si sostanzia tale consulenza confermano, dalla “viva voce” processuale della stessa licenziataria, che null'altro rispetto alla designazione avrebbe dovuto effettuare ai CP_1
fini dell'adempimento dell'obbligo di cui alla third schedule allegata al contratto, per consentire l'utilizzazione dei marchi licenziati nel territorio della;
a tal fine non era invece imprescindibile la loro registrazione “nazionale”, che avrebbe rappresentato unicamente un quid pluris per vendere la merce contrassegnata anche nei negozi fisici cinesi e in taluni siti web di tale Paese.
Posto che la designazione fu di lì a poco – pacificamente – conseguita, in essa si deve rinvenire l'adempimento del relativo obbligo contrattualmente assunto dalla licenziante.
Ultimo, ma non per importanza, aspetto da considerare e che se fin dal primo grado deduce che “in data 14-15.03.2019 veniva, dunque, ufficialmente Pt_1
sottoscritto il contratto definitivo di licenza (doc. 4 - 4a) su carta intestata di CP_1
con cui quest'ultima, concedeva ufficialmente alla una licenza d'uso non
[...] Pt_1
esclusiva sui marchi United Colors of Benetton e “Knitted Point” (come sopra meglio pag. 31/34 descritti e identificati per immagine) e tra le altre, garantiva al punto A delle premesse “…
[in traduzione:] di essere titolare delle registrazioni di marchio e / o delle domande di registrazione in corso o in corso di registrazione riguardanti i marchi in licenza / come definito di seguito, tra l'altro, nei paesi del territorio / come definito per i prodotti di classe
n.18)”; che “Successivamente in forza della predetta garanzia prestata dal licenziante, la
con mail del 21.03.2019 sollecitava nuovamente l'invio della documentazione Pt_1
relativa alla registrazione dei marchi “United Colors of Benetton” e “Knitted
Point” oggetto della licenza … in Cina (doc. 9- 9a), ribadendo che, in mancanza di tali documenti, non sarebbe stato possibile procedere alla distribuzione dei prodotti nella
Repubblica LA IN, con grave danno in termini di vendite, considerato che quello
IN rappresentava per il più importante mercato di commercializzazione in Pt_1
forza del quale aveva accettato i piani di vendita contrattuali inseriti nel term sheet, prima, e nel contratto, poi”; che “Nonostante le ripetute e circostanziate richieste formulate dal Sig. continuava a non trasmettere alla licenziataria la Parte_2 CP_1
documentazione necessaria relativa al corretto espletamento dell'iter procedurale per la corretta registrazione dei marchi in Cina, richiesta dai più importanti canali per poter vendere in loco, tra cui i distributori (anche all'ingrosso), con aziende dello Stato, banche o grandi distributori nel settore dell'e-commerce, piattaforme on line e negozi”; che CP_1
si limitava, infatti, a trasmettere solo una dichiarazione con cui riconosceva quale Pt_1
licenziatario per la produzione, promozione, pubblicità, commercializzazione, distribuzione
e vendita, attraverso i punti vendita concordati, dei prodotti di valigeria recanti i marchi di licenza (doc. 14), oltre a generiche copie di registrazioni internazionali WIPO (doc. 10) prive del dovuto avvallo della registrazione emesso dall'Ufficio IN dei Marchi e della
Proprietà industriale, il tutto come ampiamente dedotto e precisato dalla nelle mail Pt_1
che qui si producono del 10.05.2019 e del 05.07.2019 (doc nn. 11-11 a- 12- 12 a-13-
13 a)” (citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, p. 5), è espressiva della non conformità a buona fede dell'eccezione di inadempimento de qua la pag. 32/34 circostanza che, nonostante questo, per il 2019 avesse pagato la Pt_1
royalty minima senza opporre eccezioni relative alla mancata registrazione nazionale dei marchi in PRC.
Le considerazioni che precedono evidenziano la contraddittorietà delle allegazioni atte – in ipotesi – a delineare i presupposti essenziali dell'inadempimento di precludono l'accoglimento CP_1
dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. e – con essa – del settimo motivo di appello, che la ripropone.
Le assorbenti ragioni che precedono comportano la reiezione dell'appello e la conferma, seppure con motivazione parzialmente diversa, della sentenza di primo grado, oltre che del decreto ingiuntivo colà infondatamente opposto.
L'appellante soccombente va condannata alla refusione – in favore dell'appellata – delle spese del presente grado di giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa, della sua elevata complessità e delle fasi di studio, introduttiva e decisoria effettivamente svoltesi in questa sede.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.


P.Q.M.


La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in contradittorio con Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 2067/2023, ogni diversa
[...]
istanza, eccezione, deduzione rigettata,
pag. 33/34 rigetta l'appello;
conferma la sentenza impugnata e con essa il decreto ingiuntivo n. 919/2021 del Tribunale di Treviso, opposto in primo grado;

condanna l'appellante alla refusione, in favore dell'appellata, delle spese legali d'appello, che liquida in € 20.000,00 per compenso, oltre al 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE TERZA CIVILE, in data 22/12/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. ssa Silvia Barison Dott. Luca Boccuni
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