N. R.G. 24308/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa A -
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Giani Presidente Relatore
Idamaria Chieffo Giudice
Edmondo Tota Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 24308/2022, decisa nella camera di consiglio del
16.01.2025, promossa da
(P.IVA , in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Leda Mauro, con studio in Roma alla via Giulia n.
16, con domicilio eletto presso indirizzo pec Email_1
Attrice contro
(P.IVA , in persona del legale rappresentante, ONroparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Ernesta Visentini, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, in Piazza Barberini, n. 12
Convenuta
*
OGGETTO: Licenza di marchi. Risarcimento danni

pagina 1 di 21 CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Preliminarmente:

1 - sussistendone i presupposti di legge, ordinare a di cessare ONroparte_1 immediatamente l'utilizzo del marchio “ , essendo spirato il termine della relativa Parte_1 concessione in data 30.12.2020.
Nel merito:

1 - Per i motivi tutti indicati in narrativa, dare atto dell'intervenuto recesso di
[...] dagli accordi contrattuali di cui al ONratto di Licenza di materiale iconografico, CP_1 sottoscritto con in data 30 settembre 2019, Parte_1 ovvero, ed in via subordinata, dichiarare risolto per fatto e colpa di il contratto medesimo a far data ONroparte_1 dal recesso intimato, comunicato con PEC del 28.12.2021.
2 – Respingere ogni domanda formulata da nei confronti di ONroparte_1 [...] dichiarando, ove occorrente, la nullità della clausola del contratto di Parte_1 licenza immagini di cui al punto 2 del predetto contratto, stipulato in data 30.09.2019, per contrarietà a norme imperative, vizio della causa e indeterminatezza dell'oggetto.

3 - Accertare e dichiarare che nulla più deve a Parte_1 ONroparte_1
in esecuzione del ONratto di Licenza di materiale iconografico stipulato tra le parti in data
[...]
30.09.2019.

4 - Condannare al risarcimento dei danni derivanti da tutti gli inadempimenti ONroparte_1 contrattuali nella misura che si riterrà di giustizia, a seguito di apposita disponenda CTU, anche ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. per la parte di danno che non potrà essere provata nel suo preciso ammontare.

5 - Previo accertamento e dichiarazione dell'intervenuta scadenza per decorso del termine del contratto di licenza marchio e dominio del 30.09.2019, accertare e dichiarare illegittimo e illecito ON l'uso da parte di dei segni distintivi di proprietà di posteriore al Parte_1
30.12.2020, e, per l'effetto, inibirne alla medesima l'uso attuale e futuro, con condanna al risarcimento dei danni, ivi compresi quelli relativi all'immagine della Società, nella misura che si riterrà di giustizia, a seguito di apposita disponenda CTU, anche ai sensi degli artt.1226 cod. civ e
125 CPI per la parte di danno che non potrà essere provata nel suo preciso ammontare.
pagina 2 di 21 Con ordine di pubblicazione di estratto della sentenza sui principali quotidiani italiani, a spese di
ONroparte_1

6 - In mero subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento di eventuali pretese economiche di nei confronti di dichiarare compensate tali ONroparte_1 Parte_1 ragioni fino e non oltre quelle accertate a favore di con l'emananda Parte_1 sentenza.
In via Istruttoria: si chiede all.mo Tribunale, ove ritenuto occorrente, disporsi CTU volta a determinare il danno riportato da per la violazione, da parte di Parte_1 [...]
dell'utilizzo dei segni distintivi dopo il 31.12.2020 e fino alla ONroparte_1 Parte_1 effettiva cessazione dell'utilizzo, con riferimento alle royalties non corrisposte ma dovute e da determinarsi in base ai parametri commerciali applicabili a situazioni analoghe, con riferimento ai bilanci di e della controllante stante la ONroparte_1 ONroparte_3 connessione dei rispettivi archivi. Salvo migliore precisazione dei quesiti. Si richiama analiticamente tutta la documentazione versata in atti, in allegato all'atto di citazione, alla memoria ex art. 183 VI c. II e III termine C.p.C., a prova diretta e contraria.
Con condanna della convenuta ex art. 91 e 96 c.1,2,3 e con vittoria delle spese di lite.
*
Per ONroparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione,

1 - nel merito, rigettare tutte le domande proposte da in quanto inammissibili e
CP_4 infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte negli atti difensivi e, per l'effetto, dichiarare: ON (a) che il contratto di licenza di immagini stipulato tra e il 30.9.2019 è valido
CP_4 ed efficace tra le parti;
(b) che è obbligata a versare i corrispettivi dovuti, e non
CP_4 pagati, dal 1.1.2022 al 30.9.2023, data di scadenza del contratto, oltre agli interessi maturati per il ritardo nell'adempimento; (c) che in virtù del citato contratto, è tenuta ad assicurare
CP_4 che cessi ogni utilizzo del materiale iconografico contenuto nella Parte_2
in quanto non fa più parte del ONroparte_1 Parte_3

2 - in via riconvenzionale, accertare la violazione da parte di dell'art. 2 del contratto CP_4
ON di licenza di immagini stipulato con il 30.9.2019 e, per l'effetto, condannare la stessa
[...]
ON
al risarcimento ex art. 1218 c.c. di tutti i danni patiti da in ragione CP_4 dell'inadempimento perpetrato dalla stessa, quella maggiore o minore somma che risulterà
pagina 3 di 21 ON provata, all'esito della ammissione delle istanze istruttorie formulate da nel corso del giudizio, per la quale si insiste;
in particolare, si chiede all'Ill.mo Tribunale adito di voler:
a) ordinare, ai sensi dell'art. 156 bis della L. n. 633/1941 o, nel caso non si ritenesse applicabile tale norma, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a con sede in Novara, via Parte_1
Giovanni da Verrazano n. 15 (c.f. e iscrizione nel Registro Imprese di Novara n. ), P.IVA_1 di esibire copia di tutta la documentazione contabile (fatture, contratti, ecc.) prodotta dal
30.09.2019 in poi, riferita agli acquisti di materiale iconografico relativo alle aree tematiche di fine arts, archeologia, scienze della terra, storia, fotografia e cinema;

b) ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. a:
▪ con sede in Novara, via Giovanni da Verrazzano n. 15 (c.f. ; Parte_2 P.IVA_3
▪ oggi con sede in Novara, via Giovanni da Verrazzano n. ONroparte_5 ONroparte_6
15 (c.f. ); P.IVA_4
▪ , con sede in Novara, via Giovanni da Varrazzano n. 15 (c.f. ); ONroparte_7 P.IVA_5 di esibire copia di tutta la documentazione contabile (fatture, contratti, ecc.) prodotta dal 30.09.2019 in poi, riferita agli acquisti di materiale iconografico relativo alle aree tematiche di fine arts, archeologia, scienze della terra, storia, fotografia e cinema effettuati.
Vinte le spese e gli onorari di giudizio”.
***
MOTIVAZIONE
1. Le domande e i fatti allegati da Parte_1
ON Con atto notificato il 13.6.2022, (in seguito, “ ”) ha citato Parte_1
ONr in giudizio (in seguito, ), allegando che: ONroparte_1
ON
- In data 30.9.2019 ha ceduto al il proprio ramo d'azienda relativo CP_8
all'archivio iconografico (“ ”) attraverso il conferimento del ramo ONroparte_1
ONr d'azienda in una nuova società ( , “ ) e la successiva cessione ONroparte_1
della proprietà del capitale sociale di tale nuova società ad una società del CP_8
(EA GE BR);
-contestualmente a tale cessione, in data 30.09.2019, ha stipulato due contratti: ONr a) il contratto di licenza di immagini, con il quale la società nella sua qualità di licenziante, ha concesso a quale licenziatario, anche per conto delle società CP_4
e le Parte_2 ONroparte_5 ONroparte_9
pagina 4 di 21 sue controllate, il diritto non esclusivo di utilizzare, per un periodo di 4 anni (scadenza
30 settembre 2023) il materiale iconografico presente nell'archivio “ ” ONroparte_1
dietro il versamento di un corrispettivo costituito da un importo fisso annuo, pari a €
100.000,00, oltre IVA, per utilizzare un determinato numero di immagini corrispondente a tale importo, e da un importo variabile costituito dalle eventuali ulteriori operazioni da fatturare secondo apposito listino ivi indicato (Doc. 1); ON b) il contratto di licenza del marchio, con il quale la società , quale licenziante, ha ONr concesso a quale licenziataria, il diritto non esclusivo, non trasferibile e non sub licenziabile, di utilizzare a titolo di sub-licenza esclusivamente sul sito web dedicato alla promozione, pubblicità, pubblicazione e vendita (“sito web”):
- il con il logo sole /luna esclusivamente in abbinata con il Parte_4 suffisso “Editore Picture BR”;
- il come url del sito web. ONroparte_10
Il corrispettivo era ricompreso negli accordi di cessione dell'intero capitale sociale di ONr (doc. 2);
- in data 1.12.2021, in occasione della cessione di a Parte_2 CP_11 [...]
ONr
aveva inviato comunicazione via e-mail, con la quale chiedeva a la CP_4
disponibilità a separare, agli stessi termini e condizioni, il contratto di licenza del materiale iconografico in due contratti, uno in capo a e uno in capo a CP_4 [...]
(doc. 3); Parte_2
ONr
- in data 28.12.2021, con comunicazione a mezzo PEC, aveva intimato a
[...]
di ordinare a la cessazione dall'utilizzo del materiale CP_4 Parte_2 iconografico di cui al ONratto di Licenza (doc. 4, che riporta testualmente: “…è in corso di perfezionamento il trasferimento del controllo di mediante Parte_2
cessione nella totalità del capitale sociale da voi detenuto ad un'altro gruppo editoriale. nel prendere atto di tale operazione, rileviamo che per effetto di essa, tenuto conto della cessione della partecipazione del controllo, nonché della fuoriuscita dal perimetro del gruppo dovrà cessare ogni qualsivoglia diritto o utilizzo di materiale Parte_1
pagina 5 di 21 iconografico di cui al contratto in oggetto da parte di scuola. vi invitiamo Parte_1 pertanto ad assicurarvi che tale cessazione abbia effetto”);
- riscontrava la detta comunicazione, con pec del 31.12.2021, affermando CP_4
ONr che: (i) avrebbe potuto esercitare la facoltà di recesso;
(ii) la cessione del capitale sociale di non sarebbe stata ostativa all'utilizzo da parte della Parte_2
ONr stessa del materiale iconografico oggetto del contratto di licenza. Inoltre, intimava di cessare l'utilizzo del marchio e del dominio, stante la scadenza del relativo contratto di licenza fissata al 31 dicembre 2020 (Doc. 5); ONr
- con PEC del 14.01.2022, respingeva ogni contestazione di ribadendo CP_4
che, ferma la validità del contratto tra le parti, la avrebbe dovuto Parte_2
ONr cessare l'utilizzo del materiale iconografico;
inoltre, contestato l'inadempimento di relativamente alla mancata attivazione del meccanismo di first Parte_1
refusal di cui all'art. 2 del contratto di licenza (doc. 6);
- infine, con PEC del 25.03.2022, la comunicava la risoluzione del contratto CP_4
ONr di licenza del materiale iconografico per fatto e colpa di e in particolare, contestava:
(i) l'illegittimo uso, dopo la scadenza del relativo contratto, del marchio “ e Parte_1
del domain name e
(ii) la violazione degli accordi relativi al contratto di licenza del materiale iconografico, per l'ingiustificato recesso dal contratto relativamente al solo rapporto con Parte_2
(doc. 7).
[...]
Sulla base di tali circostanze, ha argomentato come segue. Parte_1
- Con riferimento al contratto di licenza del marchio del 30.09.2019 al 31.12.2020,
[...]
ha affermato che , nonostante lo spirare del termine, avesse CP_4 ONroparte_1
continuato ad utilizzare i segni distintivi di proprietà di Parte_1
(Docc. 8 “Schermata dal sito del 23.01.2021”, 9 “schermata del Email_2
14.5.2021”, 10 “schermata del 12.6.2021” e 11 “schermata del 20.02.2022”); per tale ragione, ha chiesto un risarcimento del danno pari a € 200.000,00 per ogni anno di pagina 6 di 21 utilizzo (da calcolarsi dal 1° gennaio 2021 fino alla data di cessazione dell'utilizzo dei segni);
- con riferimento al contratto di licenza del materiale iconografico, la ha CP_4
ONr ritenuto che la volontà espressa da di cessare il rapporto contrattuale con
[...]
costituisse un grave inadempimento, atteso che la Parte_2 Parte_2
era la maggiore utilizzatrice della banca dati (80% circa); per tale ragione, a fronte della ONr condotta di che, a dire dell'attrice, era parzialmente receduta la comunicazione del ON 14.1.2022 (cfr, doc. 6), in data 25.03.2022 aveva comunicato la risoluzione integrale del contratto per fatto e colpa di (cfr. doc. 7). ONroparte_1
Ciò allegato l'attrice ha chiesto: (i) l'ordine di cessazione nei confronti della convenuta dell'utilizzo del marchio “ , per scadenza del relativo contratto di licenza di Parte_1 marchio e di domain name; (ii) nel merito, previo accertamento dell'intervenuto recesso di dal contratto di licenza di materiale iconografico ovvero in ONroparte_1 subordine, della sua risoluzione per inadempimento della convenuta, la condanna al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in € 100.000,00; (iii) previo accertamento e dichiarazione dell'intervenuta scadenza del contratto di licenza del marchio e dominio e del conseguente uso illegittimo dei segni distintivi da parte di
[...]
, la condanna al risarcimento dei danni pari a € 200.000,00 per ogni anno ONroparte_1 di utilizzo.
2. Le difese della convenuta. La convenuta si è costituita in ONroparte_1 giudizio, contestando le domande proposte dall'attrice e formulando domanda riconvenzionale. Deduceva, in particolare, quanto segue.
- in data 30.09.2019, aveva ceduto a EA GE BR (società poi fusa in CP_4
ONr ONr
l'intero capitale sociale di società di nuova costituzione alla quale
[...]
aveva conferito il ramo d'azienda costituito dalle attività e passività relative CP_4 all'archivio iconografico “ ”; ONroparte_1
ONr
- con il contratto di licenza di immagini, la società quale licenziante, divenuta titolare della ” aveva concesso a il diritto non esclusivo di ONroparte_1 CP_4
pagina 7 di 21 utilizzare il materiale iconografico presente nel suddetto archivio per un periodo di 4 anni (doc. 1 della comparsa).
Con lo stesso accordo, il licenziatario si era impegnato a interpellare in via preventiva ONr
in relazione a qualsiasi esigenza di utilizzazione economica su materiale iconografico non incluso nell'archivio riguardante le aree tematiche di ONroparte_1
fine arts, archeologia, scienze della terra, storia, fotografia e cinema.
- Con il contratto di licenza del marchio, quale licenziante, aveva concesso CP_4
ONr a il diritto non esclusivo, non trasferibile e non sub-licenziabile di utilizzare, a titolo di sublicenza, fino al 31.12.2020, esclusivamente sul sito web dedicato alla promozione, pubblicità, pubblicazione e vendita delle immagini dell'archivio “ CP_1
”, il marchio con il logo e il suffisso “Editore Picture
[...] Parte_1 CP_12
BR” e il domain name picture.deagostini.it come URL del sito web. In particolare, ONr all'art. 3, ult. co. del contratto, aveva concesso a la facoltà di CP_4 utilizzare in perpetuo, sulle sole immagini presenti nell'archivio “Picture BR”, la locuzione “DeA/NewPicture BR”. ONr
- Con comunicazione del 28.12.2021, aveva invitato a fare cessare CP_4
l'utilizzazione del materiale iconografico da parte della inoltre, Parte_2
ONr
aveva rilevato che, a oltre due anni dalla stipulazione del ONratto di licenza di immagini, pur risultando acquistate da immagini rientranti nel perimetro CP_4
ONr della clausola di first refusal pattuita all'art. 2 del medesimo contratto, non era mai stata messa in condizioni di esercitare il suo diritto di prelazione (doc. 3).
- Ripercorso lo scambio di comunicazioni del 30.12.2021 (doc. 4 comparsa) ONr conformemente a quanto allegato dalla controparte, ha precisato che, dopo avere chiesto il pagamento della fattura n. 191 del 31.12.2021 dell'importo di € 50.000,00 ON (oltre IVA), quale corrispettivo dovuto per il semestre dal 1.7.2021 al 31.12.2021, con comunicazione del 25.3.2022 (doc. 5) aveva dichiarato risolto il contratto per ONr inadempimento da parte della stessa Successivamente alla lettera di formale ONr costituzione in mora e diffida di pagamento inviata da a mezzo pec del 5.4.2022
(doc. 6), in data 6.4.2022, aveva provveduto al detto pagamento richiesto. CP_4
pagina 8 di 21 ONr
- A fronte dell'emissione da parte di della successiva fattura n. 93 del 30.6.2022 per l'importo di € 50.000,00 (oltre IVA) quale corrispettivo dovuto per il periodo dal

1.1.2022 al 30.6.2022 (doc. 7), invece, non provvedeva al pagamento e, CP_4
ONr con comunicazione inviata a lo stesso 30.6.2022 (doc. 8), aveva contestato ogni obbligo al versamento del prezzo richiesto, instaurando il presente giudizio.
Sulla base di tali fatti, ha argomentato come segue. ONroparte_1
- Con riferimento al contratto di licenza del materiale iconografico, ONroparte_1
ha dedotto di non essere receduta dal contratto, nonché la carenza dei presupposti per la ONr risoluzione ex art. 1453 c.c. per inadempimento della stessa ONr
In particolare, secondo la poteva utilizzare il materiale Parte_2
dell'archivio iconografico soltanto in quanto società appartenente al gruppo Parte_1
e, a partire dalla sua cessione ad altro gruppo editoriale, era venuto meno ogni diritto della stessa di beneficiare del contratto di licenza di immagini, di cui ONroparte_13 aveva assunto su di sé ogni obbligo contrattuale nella sua qualità di licenziataria. ONr
- Dalle lettere di del 28.12.2021 (sub. doc. 3 comparsa/doc. 4 citazione) e da quella ONr del 14.01.2022 (sub. doc. 6 citazione) non può essere imputato a alcun recesso, integrale o parziale, dal vincolo contrattuale. ON
- In relazione alla domanda subordinata proposta da , avente ad oggetto la ONr declaratoria di risoluzione del contratto per fatto o colpa della convenuta, ha ribadito di non aver mai manifestato alcuna volontà di non adempiere alle proprie ONr prestazioni. si è obbligata a concedere l'utilizzo del materiale iconografico presente nell'archivio di a , direttamente o tramite le società ONroparte_1 Parte_1
ONr del gruppo e tale prestazione ha adempiuto.
- Considerata l'insussistenza del recesso ovvero della risoluzione, attesa la piena validità ONr ed efficacia del contratto di licenza del materiale iconografico, ha chiesto a
[...]
il pagamento dovuto per il semestre dal 1.1.2022 al 30.6.2022, come da fattura CP_4
allegata (doc. 7 comparsa), oltre interessi per ritardo, nonché per ogni semestre successivo fino alla naturale scadenza del contratto fissata per il 30.09.2023.
pagina 9 di 21 - Con riferimento al contratto di licenza del marchio e del domain name, secondo la ONr ON ricostruzione di non ha provato l'illegittimo utilizzo del marchio “
[...]
dopo la scadenza del contratto, né ha indicato la condotta illegittima Pt_1
ONr imputabile alla stessa ONr
Con riguardo al nome di dominio, ha rilevato che il distacco dal dominio picture.deagostini.it fosse avvenuto in data 31.03.2022 e che il ritardo (rispetto alla scadenza fissata per il 31.12.2020) fosse dipeso dalla mancata collaborazione da parte di che, non avendo fornito i files sorgente, aveva causato un tempo più lungo CP_4 per la dismissione del domain name. ONr ON
Per tali ragioni, ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria avanzata da , considerata altresì la mancata prova del danno sofferto e della sua quantificazione. ONr
In via riconvenzionale, ha chiesto di accertare la violazione della clausola di first refusal, di cui all'art. 2 del contratto di licenza di materiale iconografico (“il ONr licenziatario [ ] si impegna a interpellare il licenziante [ in relazione a CP_4
qualsiasi richiesta avente a oggetto i contratti di acquisto, di concessione, di licenza e/o trasferimento in generale di diritti di utilizzazione economica sul materiale iconografico per la propria attività, qualora tale materia sia relativo alle aree tematiche di fine arts, archeologia, scienze delle terra, storia, fotografia e cinema, come meglio definite in allegato c)” ONr
A dimostrazione dell'inadempimento, ha prodotto le fatture aventi ad oggetto degli acquisti di immagini effettuate da e dalle società controllate presso terzi per CP_4
un costo complessivo di € 34.605,00: tale cifra corrisponderebbe al mancato guadagno ONr che aveva subito a causa dell'inadempimento di parte attrice, di cui chiede il risarcimento.

3. All'esito della prima udienza di discussione, su istanza congiunta delle parti, il
Giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie, fissando l'udienza del 7.3.2023.

4. Con la memoria ex art. 183, co. 1, c.p.c., con particolare riferimento alla domanda ONr riconvenzionale, ha contestato l'interpretazione fornita da della CP_4
pagina 10 di 21 ON clausola n. 2 del contratto di licenza del materiale iconografico: secondo l'attrice, “ si è impegnata, per determinati settori specificatamente indicati in contratto, a non acquistare diritti al fine di ricostruire un proprio autonomo archivio immagini concorrente con quello di . E ciò è cosa ben diversa dal preteso ed ONroparte_14
ONr inesistente obbligo di richiedere a un'offerta economica per l'acquisto di licenza di pubblicazione di qualsiasi indefinita immagine di di utilizzare nell'ambito Parte_5
ON della propria attività editoriale” (pag. 2 della memoria 1 di ). ONr ON
A suo dire, la domanda di si pone in contrasto con la previsione del diritto di ONr di avvalersi del servizio di ricerca e fornitura di immagini fornita dalla stessa
(“second line research”): la clausola 1.3. del contratto, infatti, prevede che “Il ON Licenziatario [ , n.d.r.] avrà inoltre diritto al servizio di second line research inteso come assistenza alla ricerca ed alla fornitura di immagini;
le Parti si danno atto che il corrispettivo del suddetto servizio è ricompreso nell'importo di cui all'articolo 3.1. del presente ONratto” ON
ha inoltre contestato sia che gli acquisti costituissero inadempimenti, sia l'inerenza di ciascuna immagine all'oggetto del contratto. ONr

5. Con la memoria 183 n. 2 cpc, con riferimento alla domanda riconvenzionale, ha replicato che con la clausola n. 2 del contratto, ha assunto l'obbligo, ove CP_4
ONr voglia procedere all'acquisto, di interpellare preventivamente al fine di consentire a quest'ultima di formulare, prima di altri, la propria offerta economica. ONr
Il diritto al servizio di “second line research”, cioè all'assistenza di alla ricerca e alla fornitura di immagini (cfr. art.

1.3 del ONratto di licenza, doc. 1) andrebbe ONr interpretato proprio alla luce del meccanismo di first refusal, in quanto aveva assunto l'obbligo di aiutare a reperire presso archivi e fornitori terzi quel CP_4
materiale iconografico che essa stessa non le avrebbe potuto fornire.
Con riferimento all'insussistenza del recesso ovvero della risoluzione del contratto, ONr ha ribadito che l'utilizzo delle immagini dell'archivio era stata ONroparte_1 attribuito a unica licenziataria, consentendo lo sfruttamento anche tramite CP_4
le società del suo gruppo, fin tanto che ne avessero fatto parte.
pagina 11 di 21 6. All'udienza del 20 novembre 2024, previa precisazione delle conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti del termine di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
* * *
Valutazione del Tribunale

7. Le domande proposte da non sono fondate e vanno rigettate. CP_4
Il contratto di licenza del materiale iconografico


5. La domanda proposta da di accertamento del recesso. La domanda di CP_4
accertamento del recesso da parte di dal contratto di licenza di ONroparte_1
materiale iconografico, sottoscritto in data 30 settembre 2019, va rigettata.
Dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e dai fatti pacifici, emerge inequivocabilmente che la licenziante non si è avvalsa della facoltà di recedere dal ONroparte_1 contratto ai sensi dell'art.

5.2 del contratto di licenza, che prevede tale facoltà in caso di
“un cambio di controllo su una parte”, in conformità al disposto di cui all'art. 2359 c.c.
A prescindere dall'insussistenza dei presupposti per l'applicabilità del recesso pattuito all'art. 5.2., che era subordinato alla sussistenza di un mutamento di controllo ex art. 2359
c.c. di una delle parti stipulanti, nel caso di specie, dai documenti acquisiti, emerge che ON
ha espressamente manifestato la volontà di non recedere dal ONroparte_1
ONr contratto. Si veda, in particolare, la comunicazione proveniente da prodotta dalla controparte, del 14 gennaio 2022, nella quale la medesima, dichiarava expressis verbis la sua volontà di proseguire il contratto. Ed infatti, dopo avere ribadito le proprie contestazioni circa il diritto di di utilizzo del materiale iconografico, Parte_2 per effetto dell'operazione societaria effettuata dalla controparte che ne aveva determinato ONr
“la fuoriuscita dal perimetro del gruppo , affermava che rimaneva Parte_1
“ferma e impregiudicata la continuata validità del contratto in oggetto tra la nostra società e ”. Parte_1
pagina 12 di 21 ONr 6. La domanda di accertamento della risoluzione per colpa di Escluso il recesso da ONr parte di dal contratto sottoscritto in data 30 settembre 2019, deve essere rigettata ONr anche la domanda proposta dall'attrice di risoluzione del contratto per colpa di
La circostanza del trasferimento del controllo di e la sua oggettiva Parte_2 fuoriuscita dal perimetro del gruppo non sono ascrivibili a colpa della Parte_1
convenuta, ma ad una operazione societaria dell'attrice medesima. ONr La mancata accettazione da parte di della proposta di di Parte_1
modificare il contratto già stipulato e vigente tra le parti, non integra di certo una condotta ONr inadempiente di giacché la medesima non era obbligata ad aderire a una proposta, modificativa del contratto vigente tra le parti medesime, richiesta a Parte_1
causa dell'operazione societaria ascrivibile esclusivamente ad essa, che aveva determinato la fuoriuscita dal di una delle sue società controllate ( Parte_3 Parte_2
, con la conseguenza che il contratto non esplicava più i suoi effetti nei confronti
[...] di tale società. Infatti, in base al contratto di licenza di immagini, quale CP_4
licenziatario, è il soggetto che, per un verso, ha assunto gli obblighi contrattuali, tra i quali quello del versamento del corrispettivo e, per altro verso, ha il diritto di utilizzare la licenza anche mediante le società del suo Gruppo, naturalmente in quanto ne facciano parte. Peraltro, a conferma di ciò, dopo avere ceduto il capitale di CP_4 [...] ad altro gruppo editoriale, aveva proposto al licenziante un nuovo accordo Pt_6
modificativo, che consentisse a di continuare ad utilizzare l'archivio di Parte_6 immagini.
Pertanto, il licenziante non è inadempiente agli obblighi posti a suo carico e, in particolare, a quello di concedere l'utilizzo del materiale, contenuto nell'archivio, all'attrice e alle società del suo gruppo.
7.Le domande riconvenzionali di accertamento dell'efficacia del contratto sottoscritto il
30/9/2023 e della debenza dei corrispettivi dovuti fino alla scadenza. Dal rigetto delle domande attoree di accertamento del recesso da parte della convenuta e di risoluzione per colpa ad essa imputabile, consegue l'accoglimento delle domande riconvenzionali, ONr proposte da di accertamento dell'efficacia del contratto di licenza di immagini pagina 13 di 21 stipulato il 30/9/2023, nonché della debenza dei corrispettivi dovuti a titolo di royalty fino alla scadenza, nonché degli interessi moratori.
E'pacifico che l'importo di cui alla fattura n. 191 del 31/12/2021, di euro 50.000, dovuto a titolo di corrispettivo per il semestre dall' uno luglio 2021 al 31dicembre 2021, è stato corrisposto.
Non risulta, invece, corrisposto l'importo di cui alla fattura 93 del 30 giugno 2022, quale importo relativo al periodo dall'1 gennaio al 30 giugno 2022 (cfr. documento 7). Sono inoltre dovuti i corrispettivi contrattualmente previsti dal 30 giugno 2022 alla data della scadenza. ONr 8. La domanda riconvenzionale di di accertamento della violazione della clausola
“First refusal”. Con riguardo al contratto in esame, di licenza dell'utilizzo del materiale ONr iconografico, ha chiesto, in via riconvenzionale, di accertare la violazione da parte di della clausola di cui all'art. 2 del contratto di licenza di immagini, Parte_1 condannando l'attrice al risarcimento dei danni
La clausola in oggetto prevede che: “il licenziatario si impegna a interpellare il licenziante in relazione a qualsiasi richiesta avente ad oggetto i contratti di acquisto, di concessione, di licenza e/o di trasferimento in generale di diritti di utilizzazione economica sul materiale iconografico per la propria attività, qualora tale materiale sia relativo alle aree tematiche di fine art, archeologia, scienze della terra, storia, fotografia
e cinema, come meglio definite nell'allegato c punto. A tale fine, il licenziante predisporrà un numero di telefono e un indirizzo email dedicato, al quale il licenziatario farà pervenire le richieste relative alla tipologia di materiale iconografico ricercato ed alle condizioni economiche richieste per lo stesso. Il licenziante risponderà alla richiesta del licenziatario entro due giorni lavorativi dalla richiesta… in caso di richieste particolarmente complesse e/o aventi ad oggetto un numero elevato di immagini, le parti negozieranno in buona fede un diverso termine di risposta, che non potrà in ogni caso essere superiore a 5 giorni lavorativi. Nel caso di mancata risposta da parte del licenziante nei termini su indicati e/o nel caso in cui, a seguito della ricerca, il materiale iconografico proposto non sia in linea con le esigenze del licenziatario stesso,
pagina 14 di 21 quest'ultimo sarà libero di ricercare altrove il materiale iconografico da utilizzare. Con particolare riferimento all'ipotesi in cui il materiale iconografico proposto non sia in linea con le esigenze del licenziatario per condizioni economiche, quest'ultimo sarà libero di ricercare altrove il materiale iconografico da utilizzare a condizione che non accetti condizioni economiche uguali o peggiorative rispetto a quelle proposte dal licenziante”.
In forza di tale clausola, cd. “first refusal”, ha assunto l'obbligo di Parte_1
ONr interpellare preventivamente per l'acquisto di immagini rientranti tra le aree ONr tematiche indicate, al fine di consentire a di formulare l'offerta economica.
La clausola prevede: a) un obbligo di interpello gravante sul licenziatario;
b) un termine entro il quale il licenziante è tenuto a rispondere all'interpello, nel caso in cui si avvalga della facoltà di formulare un'offerta; c) la facoltà del licenziatario di ricercare altrove il materiale al verificarsi di alcune condizioni alternative: omessa risposta;
mancata risposta nel breve termine previsto;
se il materiale iconografico proposto non sia in linea con le esigenze del licenziatario stesso.
La tesi di , secondo la quale tale clausola implicherebbe “l'obbligo di Parte_1 non acquistare diritti al fine di ricostruire un proprio autonomo archivio concorrente con quello di ”, non è condivisibile. Tale clausola non implica un divieto di CP_15
non concorrenza che, viceversa, è espressamente previsto nel contratto di compravendita di partecipazioni, stipulato nella stessa data del 30 settembre 2019, per la cessione al gruppo del capitale sociale della società già di proprietà di (si CP_8 Parte_1 veda art. 6.1, sub doc. 15). ONr L'attribuzione del diritto di interpello, in favore di non è di per sé incompatibile con ONr la previsione contrattuale di cui all'art.

1.3 del contratto di licenza, secondo la quale riconosce a il diritto al servizio di “second line research”, id est, il Parte_1
ONr servizio che prevede l'assistenza da parte della licenziante nella ricerca e fornitura di immagini (doc. 1 att.). Il meccanismo di “first refusal”, con riguardo al materiale ONr iconografico riguardante determinati settori, anzi, postula che la licenziante reperisca presso archivi di fornitori terzi il materiale iconografico che non si trovi nell'archivio della licenziante stessa.
pagina 15 di 21 Ciò osservato, è pacifico che tale clausola non sia stata attivata da CP_4
Tuttavia, l'attrice non ha provato che da tale inadempimento, consistente nell'omesso interpello od omessa attivazione del meccanismo del “first refusal” siano conseguiti danni aventi nesso eziologico con tale omissione.
La clausola prevede un obbligo di interpello a carico del licenziatario in relazione alle richieste aventi ad oggetto i contratti di acquisto, di concessione di licenza di diritti di utilizzazione economica sul materiale iconografico, se il materiale rientra in specifiche aree tematiche;

-la facoltà del licenziante di non rispondere all'interpello;
- un termine molto rigoroso entro il quale il licenziante, che si avvalga della facoltà di formulare una proposta, debba rispondere alla richiesta del licenziatario (2 giorni e in caso di deroga 5 giorni);
-la facoltà del licenziatario di ricercare altrove il materiale iconografico, se quello proposto non sia in linea con le esigenze del licenziatario per le condizioni economiche proposte e per motivi legati ad esigenze editoriali del licenziatario stesso.
Tale clausola avrebbe dovuto essere attivata soltanto per il materiale non rientrante nell'archivio oggetto del contratto di licenza, come evinto dalla circostanza che il licenziatario dovesse versare un corrispettivo fisso per le immagini iconografiche utilizzate già ricomprese nell'archivio. ONr Ciò osservato, ha esercitato, in via riconvenzionale, l'azione di condanna risarcitoria, quantificando il danno in euro 34.605,00 pari al corrispettivo risultante dalle fatture dalla medesima prodotte, concernenti l'acquisto di immagini iconografiche da ON parte di presso terzi, senza fornire alcun elemento volto a provare che il prezzo di acquisto da parte del licenziatario del materiale corrisponda al suo mancato utile.
A prescindere dalla riconducibilità delle immagini di cui alle fatture prodotte al perimetro ONr di applicazione della clausola, non ha allegato e tantomeno fornito alcun elemento per provare la sussistenza di un pregiudizio economico causalmente riconducibile alla violazione della detta clausola.
pagina 16 di 21 Infatti, le fatture non costituiscono la prova che dall'inadempimento consistente nell'omesso interpello sia derivato un pregiudizio economico.
Ai fini della valutazione dell'esistenza del danno, è necessario chiedersi cosa sarebbe successo nella situazione controfattuale in cui la licenziataria avesse esercitato l'interpello con riguardo alle immagini iconografiche appartenenti all'area tematica ed altresì vagliare ONr quali fossero le condizioni economiche alle quali si sarebbe procurata le immagini per venderle al licenziatario. ONr Trattandosi di immagini che non aveva nel suo archivio (ché altrimenti sarebbero già rientrate nel contratto di licenza) e che doveva procurarsi, essa avrebbe dovuto fornire elementi volti a dimostrare che li avrebbe ottenuti a un prezzo inferiore, così da potere conseguire un utile.
La mancata allegazione di elementi dai quali evincere la sussistenza di danni da mancato lucro cessante determina il rigetto della domanda risarcitoria, non essendo le fatture ONr idonee a dimostrare l'esistenza di alcun danno per ma costituendo solo prova ON dell'acquisto da parte di di immagini iconografiche presso terzi.
Quanto all'istanza istruttoria concernente l'ordine di esibizione, si osserva che, oltre ad essere eccessivamente onerosa e, in quanto tale, sproporzionata per l'ampiezza della richiesta, è anche superflua, giacché essa, di per sé sola, non può condurre, per le ragioni sopra menzionate, alla prova di un danno da lucro cessante, essendo necessario a tale fine provare:
-l'acquisto di immagini riconducibili alle aree tematiche di cui alla clausola contrattuale ON da parte di;

-le condizioni economiche uguali e/o migliorative offerte dal licenziante;

- le condizioni economiche praticate al licenziante da terzi per procurarsi le immagini da fornire al licenziatario nella situazione controfattuale in cui fosse stato esercitato l'interpello (ed inoltre fosse stata formulata una proposta e, ancora, non sussistessero le condizioni perché il licenziatario ricercasse altrove il materiale). ONr ONr Le fatture prodotte da non sono prova del pregiudizio subito da perché non provano che essa avrebbe percepito alcun utile in caso di attivazione del meccanismo pagina 17 di 21 ONr dell'interpello. non ha neppure allegato alcun elemento da cui evincere che si sarebbe potuta procurare quelle immagini iconografiche a prezzi inferiori.
Nel caso di specie, non è possibile, né è stata invocata, una liquidazione parametrata alla perdita di chance di conseguire un risultato totalmente favorevole, mancando qualsiasi elemento da cui dedurre il conseguimento di un risultato favorevole.
Se è vero che il danno da occasione perduta è un danno che si concretizza nella perdita di una possibilità, nel caso di specie, quand'anche si assumesse l'esistenza di una modestissima possibilità di esito favorevole dell'operazione (id est, di offerta formulata dalla licenziante nel termine previsto e della sua accettazione da parte della licenziataria), nessun elemento è allegato e a fortiori documentato per la quantificazione dell' utile, che si postula sic et simpliciter coincidere con il prezzo di acquisto delle immagini da parte di ON
, nonostante la licenziante non avesse nel suo archivio le immagini da fornire, ma dovesse, a sua volta, procurarsi le immagini iconografiche da terzi (Cass., ord.
n.18568/2024). ONr La domanda riconvenzionale proposta da va pertanto rigettata.


9. ONratto di licenza del marchio e del domain name


9.1. Violazione marchio
Con riferimento al contratto di licenza del marchio sottoscritto il 30.09.2019 e con durata fino al 31.12.2020, ha allegato che , nonostante lo CP_4 ONroparte_1
spirare del termine, avesse continuato ad utilizzare i segni distintivi di proprietà di
[...]
e ha chiesto un risarcimento del danno pari a € 200.000,00 per Parte_1
ogni anno di utilizzo
Con il contratto di licenza del 30.09.2019, in qualità di Parte_1 licenziante, ha concesso a il diritto non esclusivo, valido fino al ONroparte_1
31.12.2020, di utilizzare a titolo di sub-licenza esclusivamente sul sito web dedicato alla promozione, pubblicità, pubblicazione e vendita delle immagini della : ONroparte_1
a) il marchio con il logo sole/luna esclusivamente in abbinata con il Parte_7 suffisso “Editore Picture BR”;
b) il come URL del Sito Web. ONroparte_10
pagina 18 di 21 ON Orbene, con riguardo ai marchi, non ha fornito alcuna prova dell'uso dei marchi concessi in licenza successivamente alla scadenza del contratto, né ha individuato le violazioni contestate.
Al riguardo, si osserva, tra l'altro, che il contratto di licenza, all'art. 3 CP_4 concedeva al licenziatario “la facoltà di utilizzare in perpetuo” sulle immagini presenti nell'archivio iconografico al momento dell'esecuzione dell'accordo “i segni “DEA/New
Picture BR” (oppure “proveniente da DEA/ New Picture BR”) oppure De
Agostini/New Picture BR S.r.l. (oppure “proveniente da De Agostini/New Picture
BR) nei cosiddetti credits delle immagini (vale a dire nel suffisso dell'immagine che indica la provenienza della foto da un determinato archivio fotografico)”.

9.2. Quanto al nome a dominio, l'attrice si è limitata a produrre alcune schermate (docc 9,
10, 11) con il nome a dominio picture.deagostini.it, dalle quali, a quanto sembra, il sito non era neppure in funzione. L'ammesso tardivo distacco dal detto dominio da parte di ONr
verosimilmente reso non agevole dalla necessità di intervento sul software di gestione dell'archivio digitale, tenuto conto dell'operazione di trasferimento del ramo d'azienda, non è di certo, di per sé, prova dell'esistenza di danni per l' attrice che, dal canto suo, si è limitata a chiedere la condanna al risarcimento dei danni, quantificati nell'ingente importo sopra determinato, senza allegare alcun concreto pregiudizio, senza fornire alcun elemento che deponga per l'esistenza del danno e, tantomeno, senza fornire elementi e criteri per la sua quantificazione.
Per giurisprudenza della Suprema Corte, la valutazione equitativa non esclude la prova ontologica del danno (Cass. n. 24635/2021).
L'art. 125 C.P.I. stabilisce un'agevolazione probatoria per il titolare del diritto violato rispetto all'ordinaria liquidazione equitativa, ammettendo che la stessa possa avvenire in una «somma globale» stabilita in base agli elementi acquisiti e alle presunzioni su di essi formulabili, che nel caso di specie, tuttavia, sono insussistenti per le ragioni dette (Cfr.
Cass. da ultimo cit.).
Se è vero che la norma di cui all'art.125 secondo comma c.p.i. prevede che il danno possa essere liquidato equitativamente, mediante il criterio del "prezzo del giusto consenso",
pagina 19 di 21 inteso quale parametro agevolatore dell'onere probatorio gravante sull'attore, è altresì vero che tale liquidazione postula la prova, sia pure presuntiva, di un adeguato rapporto di causalità tra l'atto illecito e i danni sofferti ed allegati. L'attore è poi gravato dall'onere di allegare gli elementi per la quantificazione di tale danno.
Nel caso di specie, la domanda proposta dall'attore è del tutto carente sia sul piano assertivo che probatorio.
10. Spese. Tenuto conto della sua integrale soccombenza, è Parte_1
condannata alla integrale rifusione delle spese giudiziali, liquidate in favore di
[...]
, sulla base dei criteri di cui al DM n. 55/2014 e modifiche successive, ONroparte_1
tenendo conto del valore indeterminabile della causa (in conformità ai parametri previsti per le cause indeterminabili di complessità elevata, ossia alle controversie da 52000 a
260.000) e dell'attività difensiva espletata.


PQM


Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata dell'Impresa, A, definitivamente decidendo sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
e sulle domande da quest'ultima proposte in via riconvenzionale nei CP_1 confronti di , così provvede: Parte_1

1. Rigetta le domande proposte dall'attrice di Parte_1
accertamento del recesso da parte di dal ONratto di ONroparte_1
Licenza di materiale iconografico, sottoscritto in data 30 settembre 2019, nonché di risoluzione del contratto per colpa di ONroparte_1

2. In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da CP_1
, accerta che è obbligata a versare i corrispettivi
[...] CP_4 contrattualmente dovuti, dall' 1.1.2022 al 30.9.2023, data di scadenza del contratto, oltre interessi maturati per il ritardo nell'adempimento;

3. Rigetta ogni altra domanda;

4. Condanna alla rifusione integrale delle spese Parte_1
giudiziali, liquidate, in favore di , in euro 14.300,00 per ONroparte_1
pagina 20 di 21 compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, così deliberato nella camera di consiglio del 16.01.2025
Il Presidente rel.
Silvia Giani
pagina 21 di 21