N. 12/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
TRIBUNALE DELLE IMPRESE
Il Tribunale delle Imprese, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Niccolò Calvani Presidente dott.ssa Laura Maione Giudice dott.ssa Stefania Grasselli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 12/2021 R.G., promossa da
(C.F. ) e da in Parte_1 C.F._1 Parte_2 persona del legale rappresentante p.t. (C.F. , rappresentati e difesi dagli P.IVA_1 avv.ti Paolo Landoni (C.F. ; p.e.c. C.F._2
e TT BE (C.F. ; Email_1 C.F._3
p.e.c. ed elettivamente domiciliati presso lo Email_2 studio del primo in Firenze, Viale Augusto Righi n. 107
ATTORI contro in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall' avv. Antonio Perrone (C.F. ; p.e.c. C.F._4 vvocati.prato.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_3
Prato, Via Modigliani n. 7
CONVENUTA N. 12/2021 R.G. 2 / 11
CONCLUSIONI
ATTORI
All'udienza di precisazione delle conclusioni gli attori hanno insistito nelle istanze istruttorie già formulate e concluso nel merito come da memoria ex art. 183, comma 6, n.
1 c.p.c.:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione così giudicare:
- Respingere le eccezioni preliminari di relative al difetto di interesse ad agire, di carenza Controparte_1 di legittimazione degli attori e alla nullità dell'atto di citazione in quanto infondate;

- Rigettare integralmente tutte le domande di merito svolte, anche in via riconvenzionale, da CP_1 in quanto nulle/inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto;

[...]
- Accertare e dichiarare che l'uso del segno “ ” posto in essere dalla società CP_2 [...]
abusivo ed illegittimo;
Controparte_1
- ordinare alla società il ritiro dal mercato e la distruzione, a cura e spese Controparte_1 della convenuta, entro 15 giorni dal deposito della sentenza di tutto il materiale promozionale e di vendita, delle confezioni, delle etichette, e di ogni supporto, recante il segno “SALUMI DI MARE”, anche se associato ad altri elementi;
inibire in via definitiva alla società Controparte_1
l'utilizzo in qualsiasi forma e modo del segno “ ” e di ogni segno con esso CP_2 confondibile in relazione a prodotti e servizi identici e affini a quelli rivendicati nelle registrazioni dei marchi nazionali “ ” (n° di deposito 302015000066298) (cfr. doc. 1), CP_2
“ ” (n° di deposito 302015000066330) (cfr. doc. 2), nonché del marchio Controparte_3 europeo “ ” (n° 018101504) dell'attore; CP_2
- inibire in via definitiva ai sensi dell'art. 2599 c.c. alla società la Controparte_1 continuazione e ripetizione, anche in altra forma o con altri mezzi, di ogni condotta confusoria e comunque contraria alla correttezza professionale, in quanto atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art.
2598 c.c.;
- adottare ai sensi dell'art. 2599 c.c. ogni altro provvedimento idoneo ed opportuno per garantire la cessazione e la non ripetizione delle condotte illecite descritte in atti da parte della società
[...]
e per l'eliminazione dei loro effetti;
CP_1 N. 12/2021 R.G. 3 / 11
- condannare la società in persona del proprio Legale Rappresentante pro Controparte_1 tempre, al pagamento a titolo di penale della somma di € 1.000,00 (euro mille//00), o di quella ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, e della somma di € 5.000,00 (euro cinquemila//00), o di quella ritenuta di giustizia, per ogni atto compiuto in violazione dell'emananda inibitoria e, ex art. 614 bis c.p.c., di ciascuno degli altri ordini di fare e non fare pronunciati con la sentenza;

- condannare la società in persona del proprio Legale Rappresentante pro Controparte_1 tempre, al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dal Sig. a causa degli illeciti Parte_1 descritti in atti, da liquidarsi in una somma non inferiore a € 35.0000 o nella diversa somma che sarà quantificata in corso di causa o comunque nella diversa somma globale liquidata, anche equitativamente, in base agli atti di causa e alle presunzioni che ne derivano all'esito dell'istruttoria, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate;

- condannare la società in persona del proprio Legale Rappresentante pro Controparte_1 tempre, al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla società a causa degli Parte_2 illeciti descritti in atti, da liquidarsi in una somma non inferiore a € 60.000,00 o nella diversa somma che sarà quantificata in corso di causa o comunque nella somma globale liquidata, anche equitativamente, in base agli atti di causa e alle presunzioni che ne derivano all'esito dell'istruttoria, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate;

- ordinare a cura e spese della società in persona del proprio Legale Controparte_1
Rappresentante pro-tempore, la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della sentenza di condanna, o l'inserzione per estratto della sentenza stessa, per due volte sull'edizione nazionale e sull'edizione Locale di Pistoia del quotidiano La Nazione. Il tutto entro 30 giorni dal deposito della sentenza, autorizzando in difetto gli attori a provvedere direttamente con diritto di ripetere le spese dalla convenuta;

- ordinare la pubblicazione della sentenza sulla home page del sito web attualmente utilizzato dalla convenuta www.sharkbottegadelpesce.it;
Con vittoria di spese e competenze.” N. 12/2021 R.G. 4 / 11
CONVENUTA
All'udienza di precisazione delle conclusioni la convenuta ha insistito per le richieste istruttorie non ammesse concludendo come da comparsa di costituzione e risposta:
“affinché il Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in Materia d'Impresasi compiaccia, ogni avversaria istanza reietta e disattesa e previa adozione di ogni più opportuno provvedimento di ragione e/o di legge:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui in narrativa, la carenza di interesse ad agire e per l'effetto dichiarare inammissibile le domande tutte rassegnate dalle controparti;
- accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui in narrativa, la carenza di legittimazione ad agire della e perciò dichiarare Parte_2 inammissibili e comunque respingere le relative domande;

- accertare l'indeterminatezza del petitum della citazione per i motivi tutti di cui in narrativa e, per
l'effetto, dichiarare nullo e di nessun effetto l'atto introduttivo del presente Giudizio;

Nel merito:
-rigettare, perché infondate per i motivi tutti di cui in narrativa, le domande avversarie;

In via riconvenzionale:
- accertare per i motivi tutti di cui in narrativa la mancanza dei requisiti per la registrazione dei segni per cui è causa e, per l'effetto, dichiarare detti marchi nulli, con ordine diretto ai competenti uffici per le necessarie annotazioni.
Con ogni più ampia riserva di dedurre e produrre in prosieguo di giudizio;

Sempre ed in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso di essere titolare Parte_1 dei marchi nazionali “salumi di mare”, “salumeria ittica” e di quello europeo “salumi di mare”, nonché dei nomi a dominio “ it” e “salumeriadimare.it”, ha citato in CP_4 giudizio lamentando l'utilizzo indebito del marchio “salumi di mare” per Controparte_1 la pubblicizzazione e la vendita, attraverso il sito web www.sharkbottegadelpesce.it, di N. 12/2021 R.G. 5 / 11
prodotti alimentari identici a quelli per cui il segno è stato registrato, nonché per la presentazione del progetto di franchising avente ad oggetto la stessa classe di beni.
Gli attori hanno poi affermato che i suddetti marchi sono legittimamente utilizzati da
[...]
società della famiglia in base ad un contratto di licenza d'uso, e che Parte_2 Parte_1 la società è comunque titolare del nome a dominio “ ”, per cui nei suoi Email_4 confronti la violazione del diritto di uso esclusivo del marchio integra anche la fattispecie della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, nn. 1 e 3, c.c.
Stante la persistenza delle condotte nonostante la diffida del 10.12.2019, gli attori hanno chiesto condannare la convenuta a cessare l'utilizzo dei segni per cui è causa ed a risarcire il danno subìto, oltre al ritiro dal mercato di ogni supporto recante il marchio “salumi di mare” e la pubblicazione del dispositivo della sentenza.
Costituitasi in giudizio, Il Decanter ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, per carenza di legittimazione attiva della
[...]
nonché la nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi in Pt_2 relazione al marchio ". Controparte_3
Nel merito, la convenuta ha contestato le avverse pretese e, in via riconvenzionale, ha eccepito la nullità del marchio “salumi di mare” per assenza di capacità distintiva e di novità, ritenendo che sia un segno denominativo composto dalle parole di uso comune
“salumi” e “mare”.
Ha poi affermato che gli attori hanno posto in essere una condotta anticoncorrenziale adottando una strategia pubblicitaria tesa ad esaltare un primato nel settore merceologico dei salumi di mare che, tuttavia, risulta smentito sia dall'antica tradizione nella produzione di insaccati di pesce che dalla presenza di diversi operatori nel settore.
Infine, la convenuta ha eccepito il difetto assoluto di prova sia della contraffazione che del danno lamentato dagli attori, chiedendo pertanto il rigetto delle loro domande e, in via riconvenzionale, dichiararsi la nullità dei marchi oggetto del presente giudizio.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante interrogatorio formale di
[...]
All'udienza di precisazione delle conclusioni il giudice ha concesso i termini ex Parte_1 art. 190 c.p.c. ed ha rimesso la causa al collegio per la decisione. N. 12/2021 R.G. 6 / 11
RAGIONI DELLA DECISIONE


1. Le preliminari eccezioni di rito sollevate dalla convenuta
Il Decanter ha eccepito una serie di questioni preliminari di rito il cui vaglio, già esperito dal giudice istruttore, deve essere confermato.
Quanto all'eccezione di carenza di interesse ad agire, la società convenuta ha sostenuto che gli attori ne difetterebbero in quanto il termine “salumi di mare” non è stato mai utilizzato da come marchio. CP_1
L'eccezione deve essere respinta poiché, a prescindere dalla valutazione nel merito, sia che hanno un chiaro interesse ad agire per la tutela dei marchi dei Parte_1 Pt_2 quali hanno provato la titolarità.
Il Decanter ha altresì eccepito la mancanza di legittimazione attiva della in Parte_2 qualità di licenziataria dei marchi “salumi di mare” e “ ”, essendo stata Controparte_3 prodotta solo una scrittura privata, priva di data certa, con cui avrebbe ceduto Parte_1
l'utilizzazione dei marchi dal medesimo registrati alla (doc. 8 fasc. attori). Pt_2
Tuttavia, in considerazione dell'orientamento ormai pacifico della Corte di Cassazione sul punto, la legittimazione ad agire ed a contraddire in giudizio (legittimazione attiva e passiva) si ricollega al principio sancito dall'art. 81 c.p.c., in base al quale nessuno può fare valere nel processo un diritto altrui, in nome proprio, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (cfr., ex multis, Cass., sez. III, sent. n. 14468 del 30.05.2008). Inoltre, la legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito d'una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda (cfr. Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 6132 del 6 marzo 2008).
Nel caso di specie, appare indubbia la titolarità del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio in capo alla sia come licenziataria dei marchi di titolarità di Pt_2 Parte_1 sia come titolare del nome di dominio “ ” (doc. 6 fasc. attori). Email_4
Del pari infondata è l'ulteriore eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi in relazione al marchio ”: sebbene la convenuta abbia Controparte_3 evidenziato come nel corpo dell'atto di citazione non venga specificato alcun elemento che giustifichi o sostenga la formulazione di conclusioni inerenti a tale marchio, questo N. 12/2021 R.G. 7 / 11
risulta comunque tra quelli registrai da e da quest'ultimo azionati, onde la sua Parte_1 pertinenza con l'oggetto del giudizio.



2. Nel merito della domanda attorea
Dalla documentazione in atti è pacifico, oltre che non contestato, che è titolare Parte_1 dei seguenti segni distintivi:
- marchio nazionale “ ”, CP_2
- marchio nazionale “ ”, Controparte_3
- marchio europeo “ ”, CP_2 CP_2
- nome a dominio “ it”, CP_4
- nome a dominio “salumeriadimare.it”
e che è titolare del nome a dominio ”. Pt_2 Email_4
Gli attori hanno poi sostenuto che in quanto titolare dei suddetti marchi, li ha Parte_1 concessi in licenza d'uso a ed a suffragare tale tesi hanno prodotto una scrittura Pt_2 privata con la quale il primo ha riconosciuto tale circostanza (doc. 8 fasc. att.).
In disparte il fatto che tale documento è privo di data certa e, quindi, non opponibile a terzi, si deve rilevare come il contratto di licenza d'uso del marchio sia a forma libera, non necessitando forma scritta ab probationem ma potendo essere provato per presunzioni o per testimoni.
Nel caso che ci occupa, la circostanza che utilizzi i marchi di titolarità di Pt_2 per commercializzare i propri prodotti è emerso dalla documentazione Parte_1 prodotta, con particolare riferimento al catalogo 2018 e ad altre etichette, risalenti anche al
2017, ove si legge che il prodotto a marchio “salumi di mare” è realizzato nello stabilimento della società attrice (doc.ti 18, 19 e 21 fasc. att.).
Ciò chiarito, gli attori hanno lamentato che Il Decanter, dal 2018, ha utilizzato il marchio
“salumi di mare” per pubblicizzare, promuovere ed offrire in vendita prodotti alimentari identici a quelli per cui il marchio è stato registrato, ossia le classi nn. 45, 43 e 29.
A sostegno di tale assunto, gli attori hanno prodotto:
- pagine Instagram in cui la convenuta ha utilizzato l'hashtag “#salumidimare” per invitare i consumatori finali ad acquistare i suoi prodotti;
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- un progetto di franchising de la cui “mission” è quella di “offrire CP_1
l'autentica esperienza di una degustazione di pesce, dal crudo ai crostoni e focacce, trasformato in
“salumi” di mare ”” (doc. 14 fasc. att.).
Occorre tuttavia rilevare come l'espressione “salumi di mare” sia stata effettivamente impiegata dalla società convenuta, ma non come marchio, ossia come segno distintivo dei propri prodotti e della propria attività imprenditoriale, bensì come una locuzione descrittiva della tipologia di bene offerto, che richiama tradizionali modalità di conservazione del cibo applicate, in questo caso, al pesce invece che al più consueto abbinamento con la carne.
Non si rinviene, quindi, alcuna condotta, né contraffattiva né anticoncorrenziale, posta in essere dalla convenuta.
Quest'ultima, infatti, si è limitata ad utilizzare due parole comuni, quella di “salumi” e quella di “mare” al fine di indicare la modalità di preparazione del cibo proposto;
la circostanza che tale dicitura ricordi il marchio di titolarità di ed utilizzato da Parte_1 [...] non configura ex se una contraffazione del marchio, proprio perché queste parole Pt_2 non sono utilizzate come segno distintivo ma solo ai fini descrittivi del prodotto finale.
In disparte l'atteggiamento soggettivo della convenuta, irrilevante essendo, in tema di tutela di diritti di proprietà industriale, l'eventuale consapevolezza dell'attitudine contraffattiva, nel caso che ci occupa difetta proprio l'utilizzo di un segno distintivo da parte di che, infatti, ha solo esposto la modalità di realizzazione e CP_1 conservazione del pesce che vende, impiegando due parole comunemente utilizzate nell'ambito culinario.
Diversamente opinando ed attribuendo, cioè, agli attori, l'esclusivo utilizzo di tali parole e la loro combinazione, si finirebbe con l'impedire non solo l'utilizzo di tale forma di cucina ma anche l'utilizzo di due lemmi di comune utilizzo. Né, per lo stesso motivo, può essere valorizzata la documentazione da cui si evince che la convenuta commercializza prodotti simili a quelli dell'attrice, giacché in questa non si rinviene alcun riferimento alle parole del marchio né, d'altra parte, si può impedire a di vendere tali prodotti, ancorché CP_1 simili a quelli venduti da (cfr. doc. 37 e38 fasc. att.). Pt_2 N. 12/2021 R.G. 9 / 11
Peraltro, si deve precisare che neanche dalla documentazione contabile esibita dalla convenuta è emerso l'impiego della dicitura “salumi di mare”, ciò a corroborare il fatto che tali parole sono state utilizzate al solo fine di descrivere la lavorazione del pesce nell'attività di ristorazione riconducibile alla convenuta, non anche come segno identificativo dei propri prodotti.
Alla luce di quanto esposto, quindi, non si ravvisa alcun uso illecito del marchio dell'attrice né, conseguentemente, alcun atto di concorrenza sleale, avendo la convenuta utilizzato due parole di uso comune che nulla hanno a che vedere con i segni distintivi in oggetto.
Si deve peraltro precisare come tali considerazioni devono essere estese, in base al principio di unitarietà dei segni distintivi, anche ai nomi a dominio “salumidimare.it” e
“salumeriadimare.it” di e “ ” di con conseguente Parte_1 Email_4 Pt_2 assorbimento delle questioni inerenti alla concorrenza sleale lamentata da quest'ultima, mentre nessuna allegazione è stata fornita dagli attori in ordine alla pretesa contraffazione del marchio “salumeria ittica”.


3. La domanda riconvenzionale del marchio “salumi di mare”
La società convenuta ha, in via riconvenzionale, chiesto dichiararsi la nullità dei marchi rivendicati da parte attrice ritenendoli privi di capacità distintiva e di novità.
Ora, in base alla disciplina di cui all'art. 122 c.p.i., la nullità del marchio può essere fatta valere per motivi di nullità assoluta o per motivi di nullità relativa.
I principali motivi di nullità assoluta sono la mancanza di capacità distintiva per descrittività di caratteristiche del prodotto o servizio a cui il marchio si riferisce, la decettività del marchio e, in accordo con la nuova Direttiva di armonizzazione europea n.
2015/2436, l'interferenza con Denominazioni d'Origine e Indicazioni Geografiche, menzioni tradizionali per i vini, specialità tradizionali garantite (STG) e varietà vegetali.
Tale azione, proprio in considerazione dell'interesse di carattere generale perseguito, può essere esperita da chiunque vi abbia interesse.
I motivi di nullità relativa riguardano invece l'esistenza di diritti anteriori sullo stesso marchio e sono proponibili solo dai titolari di tali diritti anteriori, nelle seguenti ipotesi: N. 12/2021 R.G. 10 / 11
identico ad un marchio anteriore per prodotti/servizi identici (art. 12.1 lett. c); identico o simile ad un marchio anteriore per prodotti/servizi identici o affini quando sussiste rischio di confusione o associazione (art. 12.1 lett. d); identico o simile ad un marchio anteriore che gode nello Stato di rinomanza anche per prodotti/servizi non affini (art. 12.1 lett. e); identico o simile ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6 bis della Convenzione di Parigi (art. 12.1 lett. f).
Nel caso di specie, può essere presa in considerazione solo la prima delle indicate nullità, quella assoluta, non essendo Il Decanter titolare di un diritto di privativa anteriore a quelli azionati dagli attori, per cui occorre valutare la sussistenza del requisito della capacità distintiva del marchio “salumi di mare”.
Sul punto, si deve precisare che, sebbene nel corpo degli atti la convenuta abbia fatto esclusivamente riferimento al marchio “salumi di mare”, poi nelle conclusioni ha chiesto la nullità “dei segni per cui è causa”. Si ritiene tuttavia di dover applicare, anche nelle ipotesi patologiche, il principio di unitarietà dei segni distintivi, onde l'estensione delle seguenti considerazioni per tutti i segni distintivi che si compongono delle medesime parole e, quindi, anche del nome a dominio “salumidimare.it”.
Dunque, ai sensi dell'art. 13 c.p.i., non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare, “b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.”
“Salumi di mare” è un marchio di carattere descrittivo, essendo composta dall'accostamento di due parole che indicano il genere di prodotto che contraddistingue.
Ciò nondimeno, l'abbinamento di tali termini è particolare ed inusuale: comunemente, invero, il concetto di “salume” è accostato a quello di carne, richiamando un modus di elaborazione della stessa ben definito nell'immaginario collettivo ed anzi tipicamente presente nella tradizione gastronomia italiana;
il suo abbinamento al pesce, rectius al mare, ne rappresenta quindi una declinazione del tutto peculiare che può essere considerata distintiva rispetto ai prodotti degli attori. N. 12/2021 R.G. 11 / 11
I marchi di titolarità degli attori sono quindi deboli, giacché utilizzano parole o espressioni di uso comune e risultano concettualmente legati ad un carattere o ad un elemento del prodotto stesso (cfr. da ultimo Trib. Imprese di Venezia, 31 Gennaio 2025, n. 323/2025), ma non anche privi di capacità distintiva, in considerazione dell'innovativa idea di avvicinare la tecnica di conservazione tipicamente utilizzata per la materia prima carne alla diversa materia prima pesce.
Si ritiene quindi di dover rigettare anche la domanda riconvenzionale.


4. Le spese di lite
In considerazione del rigetto delle domande sia attorea che riconvenzionale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti.


P.Q.M.


Il Tribunale delle imprese, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree;
rigetta la domanda riconvenzionale;
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Firenze, alla camera di consiglio del 21 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Stefania Grasselli Dott. Niccolò Calvani