REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - A
composto dai signori magistrati: dott.ssa Silvia GIANI Presidente dott. Edmondo TOTA Giudice relatore dott. Mariachiara VANINI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 42363/2020 promossa da con sede legale sita a GI SE (CO), via Leopardi 8, p. Iva e c.f. Parte_1
P.IVA_1
e con sede legale sita a GI SE (CO), via Leopardi n. 8, c.f. e Parte_2
p. Iva P.IVA_2
entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Claudio Volpi
-attrici- nei confronti di con sede legale sita a Segrate (Milano), via Cava Trombetta Controparte_1
17/25, c.f. , partita IVA n. , rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_3 P.IVA_4
Cristiano Bacchini e Maria Mazzitelli;

-convenuta-
OGGETTO: Contraffazione brevetto
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note depositate telematicamente

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Premessa: lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato il 24.11.2020, e Parte_2 Parte_1
rispettivamente titolare e licenziataria del brevetto italiano n. 102019000013428 (di seguito pagina 1 di 23 “IT'428”), nonché del brevetto europeo EP3790429B1 (di seguito “EP'429”), entrambi concessi in corso di causa e aventi ad oggetto un medesimo dispositivo di supporto per ripiani di mobili (c.d. , hanno agito in giudizio nei confronti della Parte_3 [...]
contestando la contraffazione dei predetti titoli di proprietà industriale ad Controparte_1
opera del dispositivo denominato “PL”, progettato e commercializzato dalla convenuta.
Con l'atto di citazione le società attrici hanno in particolare formulato le seguenti domande:
“1) Accertare e dichiarare che la fabbricazione, la commercializzazione, la promozione,
l'offerta in vendita e l'utilizzo dei dispositivi reggiripiani denominati PL […] e/o altri dispositivi della società convenuta che attuino le soluzioni tecniche descritte e rivendicate nei brevetti attorei costituiscono contraffazione degli stessi. 2) Dichiarare la società convenuta responsabile della contraffazione […] e inibirle la prosecuzione dell'illecito. 3)
Condannare la società convenuta al risarcimento dei danni subiti dalle attrici in conseguenza degli illeciti di cui sopra, da liquidarsi nella misura che sarà accertata in corso di causa ovvero in via equitativa, anche ai sensi dell'art. 125 cod. prop. ind. e 1226
c.c., oltre a rivalutazione e interessi legali. 4) Assegnare in proprietà alla società attrice i dispositivi prodotti e/o commercializzati dalla convenuta in violazione delle domande di brevetto (e dei concedendi brevetti) indicati al punto 2 che precede. 5) Fissare una somma dovuta per ogni violazione successiva alla data di notifica del presente atto di citazione e/o comunque per ogni violazione e/o inosservanza dell'emananda sentenza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della stessa. 6) Disporre la pubblicazione dell'emamanda sentenza sui quotidiani “Il Corriere della Sera” e “La
Repubblica” e su due riviste di settore che ci si riserva di indicare a cure delle attrici e a spese delle convenute. 7) Con vittoria di spese e competenze, oltre IVA, CPA, 15% spese forfetarie, spese e costi di CTU e CTP. 8) Disporre CTU tecnico-brevettuale finalizzata a verificare la contraffazione da parte della società convenuta per opera del suo dispositivo denominato PL […]. 9) Ordinare alla convenuta, ai sensi degli artt. 210 c.p.c., 121 e
121 bis cod. prop. ind., di esibire in giudizio gli ordini, le fatture di acquisto e di vendita, i documenti di trasporto e ogni altro documento riguardante il dispositivo reggiripiani denominato PL e/o altri dispositivi che attuino le soluzioni tecniche descritte e rivendicate nei brevetti attorei. 10) Disporre CTU contabile finalizzata alla verifica dei costi e dei margini di utile conseguiti dalla società convenuta attraverso l'attività contraffattiva descritta in narrativa”.
pagina 2 di 23 In data 4.11.2021 si costituiva la chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1
avanzate da e Osservava la che i titoli di privativa azionati dalle Pt_2 Pt_1 CP_1
società attrici erano stati anticipati da alcuni dispositivi progettati e fabbricati dalla convenuta anteriormente al deposito delle domande di brevetto;
rilevava inoltre che il prodotto “PL” contestato dalle attrici non interferiva con l'ambito di protezione dei titoli azionati e che questi ultimi dovevano in ogni caso considerarsi carenti dei requisiti per una valida brevettazione.
Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il Giudice istruttore ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio per verificare se i brevetti IT'428 ed EP'429 azionati da e fossero dotati dei requisiti di validità previsti dalla legge e se Pt_2 Pt_1
il dispositivo denominato “PL” prodotto dalla interferisse con Controparte_1
l'esclusiva brevettuale vantata dalle società attrici.
All'esito delle operazioni peritali, con atto depositato nel fascicolo telematico il 23.1.2023,
e hanno avanzato, ai sensi dell'art. 79, terzo comma, c.p.i., domanda di Pt_2 Pt_1
riformulazione in corso di causa di alcune rivendicazioni del brevetto italiano IT'428 e hanno chiesto di riconvocare il C.T.U. per esaminare la validità delle nuove rivendicazioni e per pronunciarsi in ordine alla contraffazione delle stesse per opera del dispositivo
“PL” della Controparte_1
All'udienza del 31.1.2023 la convenuta si è opposta, eccependone l'inammissibilità, alla domanda di riformulazione delle rivendicazioni delle società attrici poiché proposta nel contesto di un giudizio di contraffazione anziché nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto l'invalidità del brevetto come indicato dall'art. 79 c.p.i..
Il Giudice istruttore, ritenuta non manifestamente infondata l'eccezione della convenuta, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 6.11.2024 la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con la comparsa conclusionale depositata il 7.1.2025 e hanno per la prima Pt_2 Pt_1
volta menzionato la circostanza che il brevetto europeo EP'429 era stato nel frattempo concesso dall con un set di rivendicazioni riformulato e diverso da Controparte_2
quello esaminato dal C.T.U.; con la memoria di replica le società attrici hanno inoltre prodotto i documenti attestanti il rilascio del brevetto europeo con le nuove rivendicazioni, la traduzione italiana del brevetto europeo riformulato e il provvedimento di convalida dell'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti risalenti al marzo/aprile 2024.
pagina 3 di 23 2.- Le allegazioni delle parti
Con l'atto introduttivo del presente giudizio e esponevano in sintesi: Pt_2 Pt_1
• di avere depositato il 31.7.2019, rispettivamente in qualità di titolare e licenziataria, domanda di brevetto italiano n. 102019000013428, intitolato “Dispositivo di supporto per ripiani di mobili”;
• di avere depositato il 29.7.2020, sempre in qualità rispettivamente di titolare e di licenziataria, domanda di brevetto internazionale n. PCT/IB2020/057142 di pari oggetto
(“Supporting device for furniture shelves”), entrata nella fase regionale europea con il numero di domanda di brevetto europeo n. 20757408.8 depositata il 3.11.2020;
• che le due domande di brevetto e la traduzione delle rivendicazioni della domanda di brevetto europea n. 20757408.8 erano state notificate alla il 23.11.2020 ai Controparte_1
sensi e con gli effetti previsti dagli artt. 53, ultimo comma, e 54 c.p.i.;
• che il brevetto IT' 428 “descrive e rivendica un dispositivo meccanico denominato nel settore “reggiripiano”, il cui scopo è quello di collegare reversibilmente i ripiani orizzontali di un mobile, ad esempio una libreria, alle spalle contrapposte della libreria stessa: il relativo meccanismo si caratterizza per avere un minimo impatto estetico e per consentire un facile e rapido montaggio e smontaggio del ripiano rispetto alle spalle, risultando invisibile quando impiegato con ripiani destinati ad essere visti sia dall'alto, sia dal basso”;
• che il brevetto italiano IT' 428 comprende 23 rivendicazioni, la prima delle quali è l'unica indipendente, mentre tutte le altre sono dipendenti almeno dalla numero 1, introducendo elementi di dettaglio relativi alle diverse forme di realizzazione illustrate in descrizione;

• che il brevetto europeo EP'429, avente il medesimo oggetto del brevetto italiano IT'428, si compone di 33 rivendicazioni, solo la prima delle quali, anche in questo caso, è indipendente;

• che le società attrici prima dell'instaurazione del presente giudizio erano entrate in possesso di un dispositivo reggiripiani commercializzato dalla convenuta con la Controparte_1 denominazione “PL” e che dall'esame di tale dispositivo avevano constatato che il prodotto della riproduceva pedissequamente le soluzioni tecniche rivendicate nei CP_1
suddetti titoli di privativa;

• che il dispositivo “PL” di riproduce in particolare tutte le caratteristiche Controparte_1
oggetto della rivendicazione 1 della domanda di brevetto italiano IT' 428 e della Cont rivendicazione 1 del brevetto europeo 29 ed interferisce altresì con l'ambito di protezione delle rivendicazioni dipendenti nn. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15 di IT'428 e pagina 4 di 23 con le rivendicazioni nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17 del brevetto europeo
EP'429.
Deducevano pertanto le società attrici che l'attività di contraffazione posta in essere da parte di arrecava loro danni gravissimi di cui domandavano il ristoro ai Controparte_1 sensi dell'art. 125 c.p.i..
Le attrici allegavano a fondamento delle loro domande, quanto al brevetto IT'428, un testo della rivendicazione indipendente 1 così formulato:
“

1. Dispositivo di supporto (10, 10', 10'') per ripiani di mobili per il collegamento reversibile di un ripiano (100) alle spalle (200) di un mobile,


1.a) dove il collegamento avviene per mezzo di un perno (11) associato a detto ripiano
(100) e


1.b) configurato in modo da sporgere dal bordo (B) di detto ripiano ed inserirsi in un corrispondente foro (201) di accoglimento ricavato su detta spalla (200) di detto mobile,


1.c) il dispositivo (10, 10', 10'') comprendendo un corpo principale (12)


1.d) cui sono scorrevolmente associati mezzi di impegno mobili (15, 15', 15'') associati ad un perno (11),


1.e) detto dispositivo (10) essendo configurato per inserirsi entro lo spessore di detto ripiano (100) e


1.f) detti mezzi di impegno mobili (15, 15', 15'') essendo scorrevoli rispetto a detto corpo principale (12) lungo una direzione di scorrimento (Y) tra una prima posizione non operativa in cui detto perno (11) non sporge da detto ripiano (100), ed una seconda posizione operativa in cui detto perno (11) sporge da detto ripiano (100) verso l'esterno,


1.g) detto dispositivo di supporto (10, 10', 10'') comprendendo mezzi di azionamento (13,
21) di detti mezzi di impegno (15, 15', 15'')


1.h) azionabili in rotazione attorno ad un asse (X) sostanzialmente ortogonale rispetto alla direzione di scorrimento (Y) di detti mezzi di impegno (15, 15', 15''), e


1.i) mezzi di trasmissione del moto (13b, 15c, 15b, 15c'', 20, 21b) atti a trasformare il movimento di rotazione attorno all'asse di rotazione (X) di detti mezzi di azionamento (13,
21) nel movimento traslatorio lungo la direzione di scorrimento (Y) di detti mezzi di impegno mobili (15, 15', 15'')”.
Quanto al testo del brevetto europeo EP'429, il testo della rivendicazione indipendente 1 veniva così allegato:
pagina 5 di 23 “

1. Dispositivo di supporto (10, 10', 10'', 10''', 10'''', 10''''') per ripiani di mobili per il collegamento reversibile di un ripiano (100) alle spalle (200) di un mobile,


1.a) dove il collegamento avviene per mezzo di un perno (11) associato a detto ripiano
(100) e


1.b) configurato in modo da sporgere dal bordo (B) di detto ripiano ed inserirsi in un corrispondente foro (201) di accoglimento ricavato su detta spalla (200) di detto mobile,


1.c) il dispositivo (10, 10', 10'', 10''', 10'''', 10''''') comprendendo un corpo principale
(12)


1.d) cui sono scorrevolmente associati mezzi di impegno mobili (15, 15', 15'', 15''') associati ad un perno (11),


1.e) detto dispositivo (10, 10', 10'', 10''', 10'''', 10''''') essendo configurato per inserirsi entro lo spessore di detto ripiano (100) e


1.f) detti mezzi di impegno mobili (15, 15', 15'', 15''') essendo scorrevoli rispetto a detto corpo principale (12) lungo una direzione di scorrimento (Y) tra una prima posizione non operativa in cui detto perno (11) non sporge da detto ripiano (100), ed una seconda posizione operativa in cui detto perno (11) sporge da detto ripiano (100) verso l'esterno,


1.g) detto dispositivo di supporto (10, 10', 10'', 10''', 10'''', 10''''') comprendendo mezzi di azionamento (13, 21, 32) di detti mezzi di impegno mobili (15, 15', 15'', 15'''), e


1.i) mezzi di trasmissione del moto (13b, 15c, 15b, 15c'' 20, 21b, 31) atti a trasformare il movimento di detti mezzi di azionamento (13, 21, 32) nel movimento traslatorio lungo la direzione di scorrimento (Y) di detti mezzi di impegno mobili (15, 15', 15'', 15''')”.
La convenuta come si è anticipato, si costituiva deducendo che il prodotto Controparte_1
“PL” contestato da “altro non è che l'evoluzione di precedenti Pt_4 Pt_2
produzioni della stessa convenuta ed in particolare del prodotto commercializzato da quest'ultima, fin dal 2015, con il nome “Vertigo”” e “consiste in un dispositivo a scomparsa che, inserendosi direttamente nel pannello laterale del mobile mediante un inserto azionabile manualmente, rende il montaggio e lo smontaggio del ripiano semplice e veloce, restando invisibile all'occhio dell'utilizzatore finale”. Rilevava la convenuta che il problema tecnico affrontato dai titoli brevettuali azionati dalle società attrici era già stato affrontato e risolto anteriormente al deposito degli stessi ed eccepiva pertanto “incidenter tantum la nullità delle domande di brevetto azionate (nonché degli eventuali concedendi brevetti), a qualunque titolo, inter alia per mancanza dei requisiti di novità e/o comunque pagina 6 di 23 altezza inventiva”, insistendo per il rigetto delle domande di contraffazione delle controparti.
3.- La consulenza tecnica d'ufficio
All'udienza del 9.3.2022 il Giudice istruttore, tenuto conto delle richieste avanzate dalle parti con le memorie istruttorie, ha nominato un consulente tecnico d'ufficio nella persona dell'Ing. esperto in materia di proprietà industriale, sottoponendo al Persona_1
consulente i seguenti quesiti: “Dica il C.T.U., esaminati gli atti e i documenti di causa e quelli che dovessero essere a lui sottoposti in corso di perizia, sentite le parti e i loro consulenti, eseguito ogni accertamento ritenuto necessario: 1) se il brevetto italiano
N.102019000013428 depositato il 31 luglio 2019 e concesso il 19 luglio 2021 con il titolo
“Dispositivo di supporto per ripiani di mobili” e la domanda di brevetto internazionale N.
PCT/IB2020/057142 depositata il 29 luglio 2020 di pari oggetto (“Supporting device for furniture shelves”), entrata nella fase regionale europea con il numero di domanda di brevetto europeo n.20757408.8 depositata il 03 novembre 2020, posseggono i requisiti di legge per la loro validità, nella forma in cui sono stati depositati/pubblicati ed anche come successivamente modificati;
2) se il reggiripiano denominato “SIMPLY” della società di cui ai documenti attorei, interferisca con l'ambito di protezione dei Controparte_1
brevetti italiano No.102019000013428, depositato il 31 luglio 2019 e concesso il 19 luglio
2021 con il titolo “Dispositivo di supporto per ripiani di mobili”, e della domanda di brevetto europeo n.20757408.8, depositata il 03 novembre 2020 con il titolo “Supporting device for furniture shelves”.
La consulenza tecnica si svolgeva sulla base del testo delle rivendicazioni originarie dei brevetti azionati dalle società attrici.
Al termine delle operazioni peritali e all'esito di un approfondito contraddittorio con i consulenti tecnici di parte, il C.T.U. rispondeva ai quesiti che gli erano stati formulati, osservando, con relazione depositata il 22.11.2022, che: “1) il brevetto italiano
N.102019000013428 è carente di validi requisiti di brevettabilità ad eccezione delle rivendicazioni 10, 11 e da 16 a 23 che presentano i requisiti di novità ed altezza inventiva richiesti dalla legge. La domanda di brevetto europeo n.20757408.8, al momento pendente di fronte all'Ufficio Brevetti Europeo è carente di validi requisiti di brevettabilità ad eccezione delle rivendicazioni 12, 13 e da 18 a 32 che presentano i requisiti di validità di novità ed inventiva richiesti dalla legge;
2) il reggipiano denominato “PL”
pagina 7 di 23 commercializzato dalla Convenuta non interferisce con l'ambito di Controparte_1
protezione delle rivendicazioni dotate dei requisiti di validità del brevetto italiano
No.102019000013428 e della domanda di brevetto europeo n.20757408.8”.
Il C.T.U. ha premesso che la rivendicazione indipendente 1 della domanda di brevetto europea EP'429 presenta le medesime caratteristiche della rivendicazione indipendente 1 del brevetto IT'428 ad eccezione della caratteristica 1.h) e che le considerazioni svolte in relazione alla validità di IT'428 valgono pertanto anche per il brevetto EP'429.
Ha poi correttamente premesso sul piano metodologico il C.T.U. che per quanto riguarda l'esame del requisito di novità (art. 46 c.p.i.), si deve considerare “privo di tale requisito quell'oggetto di rivendicazione che è identicamente e inequivocabilmente presente in un unico dispositivo facente parte dello stato della tecnica alla data di priorità della privativa a cui l'oggetto di rivendicazione appartiene” e che, a tale riguardo, “occorre esaminare se una specifica realizzazione descritta in una divulgazione - di qualsiasi tipo essa sia - resa disponibile al pubblico in data anteriore alla data di priorità della privativa di cui si esamina un dato oggetto di rivendicazione, comprenda tutte le caratteristiche tecniche, con le relative relazioni funzionali, rivendicate. Qualora tale esame porti a concludere che non vi sia sostanziale identità tra le caratteristiche rivendicate e quelle appartenenti alla specifica realizzazione dello stato della tecnica considerata, allora [il] requisito di novità sarà presente, altrimenti verrà giudicato assente”. Ha precisato inoltre l'esperto che per la valutazione del requisito di novità, si devono considerare, secondo la prassi applicativa e le linee guida dell'EPO, “anche caratteristiche implicite derivabili da un documento appartenente allo stato della tecnica, se queste sono direttamente e senza ambiguità derivabili da quel documento dall'esperto del ramo” e che, tuttavia, ai fini del giudizio di novità non si possono “combinare tra loro differenti forme realizzative presenti nello stato della tecnica, pur se l'interpretazione di termini tecnici tramite l'impiego di dizionari/manuali è considerato possibile”.
Ciò posto, il C.T.U. ha ritenuto che la rivendicazione indipendente 1 di IT'428 e la rivendicazione indipendente 1 di EP'429 non possiedono il requisito della novità rispetto agli insegnamenti del documento US'670 (domanda di brevetto US 5,743,670 A pubblicata il 28 aprile 1998) e agli insegnamenti del documento WO'622 (domanda di brevetto WO
2015/158622 A1 pubblicata il 22 ottobre 2015), atteso che tutte le caratteristiche tecniche e funzionali dei titoli azionati dalle società attrici, come descritte nella rivendicazione 1, erano già state anticipate dalle predette anteriorità.
pagina 8 di 23 Il consulente tecnico d'ufficio ha inoltre correttamente ritenuto che, essendo assente il requisito di novità rispetto ai documenti US'670 e WO'622, non ha alcun significato un autonomo esame del requisito di attività inventiva, atteso “che il requisito di attività inventiva necessiterebbe della presenza di caratteristiche tecniche distintive tra la rivendicazione 1 ed i documenti analizzati al fine di eseguire il cosiddetto “Problem- solution approach”” e che nel caso in esame “non sono state identificate caratteristiche tecniche distintive tra la rivendicazione 1 e i documenti WO'622 e US'670, rendendo impossibile costruire un problema tecnico oggettivo e valutare la possibilità di risolverlo combinando o meno i documenti emersi e/o la conoscenza comune del tecnico esperto del settore”.
Per quanto riguarda le rivendicazioni dipendenti, il C.T.U., dopo aver premesso che quelle numerate da 2 a 23 del brevetto IT'428 corrispondono alle rivendicazioni da 4 a 25 del brevetto EP'429 e che le conclusioni raggiunte in ordine alla validità delle rivendicazioni dipendenti del brevetto italiano valgono dunque anche per quelle del brevetto europeo, ad eccezione delle rivendicazioni da 26 a 33 di EP'429 che sono invece state aggiunte rispetto al brevetto IT'428, ha osservato che:
• la rivendicazione 2 è carente del requisito di novità e dunque anche di attività inventiva alla luce del documento WO'622;
• la rivendicazione 3 è carente del requisito di novità e dunque anche di attività inventiva alla luce del documento WO'622;
• le caratteristiche rivendicate sub 4 sono carenti del requisito di novità e dunque anche di attività inventiva alla luce del documento WO'622;
• la rivendicazione 5 è carente del requisito di novità e dunque di attività inventiva alla luce del documento WO'622;
• le caratteristiche rivendicate sub 6 pur essendo dotate del requisito della novità sono carenti del requisito di attività inventiva alla luce della combinazione del documento WO'622 e del documento IT'056;
• le caratteristiche rivendicate sub 7 seppur nuove sono carenti del requisito di attività inventiva alla luce della combinazione del documento WO'622 ed IT'056;
• le caratteristiche rivendicate sub 8 sono carenti del requisito di novità e dunque di attività inventiva alla luce del documento WO'622;
• le caratteristiche rivendicate sub 9 sono carenti del requisito di novità e dunque di attività inventiva alla luce del documento WO'622; pagina 9 di 23 • le rivendicazioni 10 e 11 sono dotate dei requisiti di novità e altezza inventiva;

• le caratteristiche rivendicate sub 12 sono anticipate dal dispositivo di WO'622;
• le caratteristiche rivendicate sub 13 sono carenti del requisito di novità e dunque di attività inventiva alla luce del documento WO'622;
• le caratteristiche rivendicate sub 14 sono carenti del requisito di novità e dunque di attività inventiva alla luce del documento WO'622;
• le caratteristiche rivendicate sub 15 sono carenti del requisito di novità e dunque di attività inventiva alla luce del documento WO'622;
• la rivendicazione 16 oltre ad essere nuova rispetto ai documenti WO'622 e US'670 appare dotata anche del requisito di attività inventiva;

• le rivendicazioni da 17 a 23, dipendendo direttamente o indirettamente dalla rivendicazione
16 appaiono dotate anch'esse dei requisiti di novità ed attività inventiva rispetto ai documenti WO'622 e US'670;
Per quanto riguarda le rivendicazioni dipendenti del brevetto EP'429 da 26 a 33, ulteriori rispetto a quelle riprese dal brevetto italiano, il C.T.U. ha concluso che:
• la rivendicazione 26 oltre ad essere nuova presenta anche il requisito di attività inventiva;

• le rivendicazioni da 27 a 32, dipendendo direttamente o indirettamente dalla rivendicazione
26 ritenuta nuova ed inventiva, sono dotate anch'esse del requisito di novità ed attività inventiva rispetto ai documenti WO'622 e US'670;
• la rivendicazione 33 non può invece essere considerata nuova.
Per quanto attiene al giudizio di interferenza, il C.T.U. ha osservato che: (i) il dispositivo
“PL”, commercializzato dalla convenuta, non può porsi in contraffazione né letterale né per equivalenti con le rivendicazioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15 di IT'428 e con le rivendicazioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 17 di EP'429, giacché tali rivendicazioni non presentano validi requisiti di brevettabilità alla luce delle anteriorità emerse;
(ii) il dispositivo della convenuta non risulta neanche in contraffazione con le altre rivendicazioni dipendenti pur dotate dei requisiti di novità e altezza inventiva.
I risultati della consulenza tecnica d'ufficio – si osserva sin d'ora – non sono stati contestati dalle parti;
nelle attività processuali successive al deposito della consulenza (note di trattazione scritta del 25.1.2023, udienza di precisazione delle conclusioni del 6.11.2024, comparse conclusionali e memorie di replica) le parti si sono, infatti, limitate a ribadire le rispettive difese e a insistere nelle rispettive conclusioni senza rivolgere critiche specifiche ai contenuti della relazione tecnica. pagina 10 di 23 4.- Inammissibilità della limitazione giudiziale delle rivendicazioni del brevetto italiano
IT'428 nel giudizio di contraffazione e tardività della produzione con la memoria di replica del brevetto europeo EP'429 riformulato in via amministrativa davanti all'Ufficio Brevetti
Europeo.
Successivamente al deposito della relazione finale del C.T.U., le società attrici hanno proposto, ai sensi dell'art. 79, terzo comma, c.p.i., con atto acquisito nel fascicolo del processo il 23.1.2023, la riformulazione delle originarie rivendicazioni del brevetto per invenzione italiano IT'428 ed hanno presentato il testo emendato riportato di seguito: “1.
Dispositivo di supporto (10, 10') per ripiani di mobili per il collegamento reversibile di un ripiano (100) alle spalle (200) di un mobile, dove il collegamento avviene per mezzo di un perno (11) associato a detto ripiano (100) e configurato in modo da sporgere dal bordo (B) di detto ripiano ed inserirsi in un corrispondente foro (201) di accoglimento ricavato su detta spalla (200) di detto mobile, il dispositivo (10, 10') comprendendo un corpo principale (12) che comprende una sede di accoglimento in cui è scorrevolmente alloggiata una slitta (15, 15'') associata al perno (11), detto dispositivo (10) essendo configurato per inserirsi entro lo spessore di detto ripiano (100) e detta slitta(15, 15'') essendo scorrevole rispetto a detto corpo principale (12) lungo una direzione di scorrimento (Y) tra una prima posizione non operativa in cui detto perno (11) è destinato a non sporgere da detto ripiano
(100), ed una seconda posizione operativa in cui detto perno (11) è destinato a sporgere da detto ripiano (100) verso l'esterno, la slitta essendo mobile dalla posizione operativa alla posizione non operativa contro la spinta di mezzi elastici (19) disposti fra una superficie di riscontro interna al corpo principale e la slitta, detto dispositivo di supporto (10, 10') comprendendo una camma di azionamento (13) accolta in uno scarico (15a) in detta slitta
(15, 15'') e che comprende un corpo centrale (13a) sostanzialmente cilindrico cavo il cui foro centrale (13c) è sagomato per accogliere un utensile di manovra per essere azionabile in rotazione attorno ad un asse (X) sostanzialmente ortogonale rispetto alla direzione di scorrimento (Y) di detta slitta (15, 15'') per muovere la slitta dalla detta posizione operativa alla detta posizione non operativa mediante una estremità allungata (13b) della camma di azionamento (13) che scorre su un profilo interno sagomato (15c, 15b, 15c”) della slitta (15, 15”) per realizzare mezzi di trasmissione del moto (13b, 15c, 15b, 15c'') atti a trasformare il movimento di rotazione attorno all'asse di rotazione (X) della camma di azionamento (13) nel movimento traslatorio lungo la direzione di scorrimento (Y) di
pagina 11 di 23 detta slitta (15, 15'') e di detto perno (11), così che detto perno trasli lungo la direzione di scorrimento (Y) tra detta prima posizione non operativa e detta seconda posizione operativa anche quando detto perno (11) non è impegnato in un detto foro (201) di accoglimento di detta spalla (200), il profilo interno sagomato della slitta (15, 15”) avendo su una parete interna posteriore (15c, 15c") una gola di accoglimento (15d) atta ad accogliere l'estremità del corpo allungato (13b) della camma quando tale corpo allungato
(13b) è parallelo alla direzione di scorrimento (Y) della slitta, realizzando mezzi di ritegno per mantenere la slitta bloccata nella posizione non operativa contro l'azione dei mezzi elastici.


2. Dispositivo di supporto (10, 10', 10'') per ripiani di mobili secondo qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che detta slitta (15, 15'') risulta ulteriormente mobile almeno in una terza posizione intermedia non operativa e non bloccata in cui detto perno (11) risulta libero di arretrare sino a trovarsi completamente retratto ma in cui detti mezzi di ritegno (15d) non mantengono detta slitta (15, 15'') bloccata.


3. Dispositivo di supporto (10, 10') per ripiani di mobili secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che detto corpo principale (12) è realizzato in due semigusci (12a,
12b) ciascuno di detti semigusci (12a, 12b) alloggiando una rispettiva porzione di sede di accoglimento (14a, 14b) di detta slitta (15), su ciascuno di detti semigusci (12a, 12b) essendo ulteriormente previsto un foro di accoglimento (16a, 16b) per accogliere il corpo centrale (13a) di detta camma (13), detti fori di accoglimento (16a, 16b) risultando tra loro allineati lungo l'asse (X) a dispositivo assemblato e costituendo l'accesso per un utensile a detto foro centrale (13c) sagomato di detta camma (13).


4. Dispositivo di supporto (10, 10') per ripiani di mobili secondo la rivendicazione 3 caratterizzato dal fatto che detto foro centrale (13c) sagomato di detta camma (13) è passante, così che detta camma (13) può essere azionata in rotazione per mezzo di un utensile accedendo sia superiormente che inferiormente al corpo principale (12) del dispositivo (10, 10').


5. Dispositivo di supporto (10, 10') per ripiani di mobili secondo una o più delle rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che detta direzione di scorrimento (Y) coincide con l'asse di simmetria di detto perno (11) e di detto corpo principale (12).


6. Dispositivo di supporto (10, 10') per ripiani di mobili secondo una o più delle rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che detto corpo centrale (13a) di detta
pagina 12 di 23 camma (13) risulta posto con il proprio asse di simmetria cilindrica, coincidente con il proprio asse di rotazione (X), disposto ortogonalmente alla direzione di scorrimento (Y) di detta slitta (15), detto corpo centrale (13a) di detta camma (13) essendo posto lungo l'asse
(Y) di simmetria del corpo principale (12) che individua la direzione di scorrimento di detta slitta (15).


7. Dispositivo di supporto (10, 10') per ripiani di mobili secondo una o più delle rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che detta camma (13) risulta ruotabile attorno all'asse di rotazione (X) passante per il foro sagomato (13c) del proprio corpo centrale (13a) sostanzialmente cilindrico tra una prima posizione non operativa in cui detta camma (13) è disposta con il proprio corpo allungato sagomato (13b) lungo l'asse di simmetria (Y) e risulta completamente contenuta entro detto scarico (15a) ricavato entro detta slitta (15) riscontrando contro la parete interna di detto scarico (15a) così da mantenere detta slitta (15) in posizione arretrata così che detto perno (11) non sporga da detto ripiano (100), ed una seconda posizione operativa in cui detta camma (13) risulta disposta con il proprio corpo allungato sagomato (13b) disposto sostanzialmente ortogonale a detto asse di simmetria (Y) e risulta riscontrare con l'estremità del proprio corpo allungato (13b) entro una sede di riscontro (17) ricavata su detto corpo principale
(12) così da mantenere detta slitta (15) in posizione avanzata così che detto perno (11) sporga da detto ripiano (100).


8. Dispositivo di supporto (10, 10') per ripiani di mobili secondo una o più delle rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che detto corpo principale (12) di detto dispositivo presenta su di un piano trasversale verticale un profilo bilobato avente due porzioni di estremità bombate (12c, 12d), preferibilmente a sezione circolare.


9. Dispositivo di supporto (10, 10') per ripiani di mobili secondo una o più delle rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che detto corpo principale (12) di detto dispositivo è configurato per essere assemblato entro detto ripiano (100) a filo del bordo trasversale (B) di detto ripiano (100) da cui fuoriesce detto perno (11) e destinato ad affacciarsi verso la spalla (200) del mobile per il collegamento del ripiano (100) alla spalla (200), e che detta slitta (15) di detto dispositivo (10) è configurata in modo che quando essa si trova in detta prima posizione non operativa in cui detta slitta (15) si trova in posizione arretrata, detto perno (11) non sporge dal bordo del corpo principale (12) che si trova a filo del bordo di detto ripiano (100) destinato ad affacciarsi verso la spalla (200) del mobile.
pagina 13 di 23 10. Dispositivo di supporto (10') per ripiani di mobili secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che detta slitta comprende ulteriormente, in corrispondenza del bordo di detta slitta (15) opposto al bordo trasversale (B) da cui si estende detto perno
(11), una spina (18) avente sviluppo longitudinale e sviluppantesi lungo detto asse di simmetria (Y) su cui sono posti detti mezzi elastici (19).
11. Dispositivo di supporto (10') per ripiani di mobili secondo la rivendicazione precedente, caratterizzato dal fatto che detti mezzi elastici sono costituiti da una molla elicoidale (19)”.
Con il medesimo atto, le attrici hanno chiesto di riconvocare il C.T.U. “affinché si pronunci anche in ordine alla validità delle “nuove” rivendicazioni sopra richiamate e alla contraffazione delle stesse per opera del dispositivo PL di . Controparte_1
Con le note di trattazione scritta del 25.1.2023 e negli scritti conclusionali parte convenuta ha dedotto l'inammissibilità dell'istanza di limitazione giudiziale delle rivendicazioni proposta delle società attrici e si è opposta alla richiesta di riconvocare il C.T.U. per l'esame delle nuove rivendicazioni, osservando che ai sensi dell'art. 79, comma 3, c.p.i. la facoltà di limitazione del brevetto può essere esercitata esclusivamente nell'ambito di un giudizio di nullità, “mentre nel presente giudizio l'eccezione di nullità è stata promossa dalla convenuta solo incidenter tantum”.
Le società attrici hanno contestato l'impostazione della convenuta prospettando che l'art. 79, comma 3, c.p.i. “è stato introdotto nella normativa nazionale al fine di adeguarlo all'art. 138 CBE, norma che obbliga gli stati aderenti a consentire la riformulazione delle rivendicazioni […] nei procedimenti “relating to the validity” del brevetto, dunque ammettendone la limitazione anche nei casi in cui la nullità sia solo eccepita” e che anche
“la corrispondente previsione nazionale, in conseguenza, è tenuta ad ammetterla, pena, in caso contrario, un'inammissibile disparità di trattamento fra brevetti nazionali e frazioni nazionali di brevetti europei, entrambi di competenza delle sezioni specializzate nella materia della proprietà intellettuale”.
Il giudice istruttore, ritenendo non manifestamente infondata la difesa della convenuta, ha rimesso al Collegio la decisione sull'ammissibilità dell'istanza di limitazione del brevetto.
Si pone pertanto preliminarmente il problema se la riformulazione delle rivendicazioni brevettuali sia o meno ammissibile in un giudizio di contraffazione nel quale la nullità del titolo azionato sia stata prospettata esclusivamente in via di eccezione e non come domanda principale o riconvenzionale, con la conseguenza il giudice deve risolvere incidenter
pagina 14 di 23 tantum la questione di nullità del titolo di proprietà industriale senza che la decisione sul punto possa assumere autorità di giudicato.
Ritiene il Collegio che la questione debba essere risolta in senso negativo e che l'istanza di limitazione del brevetto italiano IT'428 avanzata da sia inammissibile. Parte_5
Come è stato già affermato in altre occasioni da questo (ord. cautelare n. 9844 del
29.11.2021) e da altri Tribunali (Trib. Bologna, sez. spec., 10.1.2012, Trib. Venezia, sez. spec., 4.04.2017 e Trib. Venezia, sez. spec., 8.3.2018) e diversamente da quanto emerge dai due precedenti giurisprudenziali prodotti dalle attrici (App. Venezia, 14.10.2022 e ord. cautelare Trib. Torino, sez. spec., 7.4.2011), sostanzialmente privi di motivazione sul tema che qui interessa, la disposizione dell'art. 79, comma 3, c.p.i. mostra, infatti, di collocare testualmente la facoltà di modificazione giudiziale delle rivendicazioni all'interno di un
“giudizio di nullità”, inteso, secondo l'accezione comune di questa espressione, come il procedimento avente per oggetto una domanda di accertamento della nullità della privativa e destinato, in caso di accoglimento della domanda, a sfociare in una decisione di invalidità, totale o parziale, del titolo con efficacia di giudicato. La disposizione del terzo comma dell'art. 138 CBE non si discosta sul punto dalla norma nazionale giacché l'espressione
“procedure dinanzi ai tribunali o all'amministrazione competente concernenti la validità
[“relating to the validity” nella traduzione inglese] del brevetto europeo”, è posta chiaramente in una cornice normativa volta a definire regole uniformi applicabili dagli Stati contraenti nelle azioni di nullità che si svolgono davanti alle autorità nazionali (giudiziali o amministrative) e dirette ad ottenere una “dichiarazione” di nullità del brevetto (così il comma 1 dell'art. 138 ove si discorre di brevetto europeo che “può essere dichiarato nullo”
e il comma 2 che fa riferimento al brevetto “dichiarato parzialmente nullo”). Che
l'applicazione dell'art. 79, comma 3, presupponga indefettibilmente l'esistenza di una domanda, principale o riconvenzionale, volta a conseguire una declaratoria di nullità con autorità di giudicato lo dimostra, d'altro canto, anche l'art, 76, comma 2, c.p.i. (e il corrispondente art. 138 comma 2 CBE: “se i motivi di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto europeo, quest'ultimo è limitato sotto forma di una modifica corrispondente delle rivendicazioni ed è dichiarato parzialmente nullo”), ove è indicato che la sentenza che accerta la nullità parziale del brevetto stabilisce le nuove rivendicazioni, ove sia esercitata dal titolare la facoltà di limitazione, sul presupposto, quindi, che la sentenza contenga una statuizione d'invalidità.
pagina 15 di 23 Il medesimo approdo è suggerito da un'esigenza di coerenza con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo (ex art. 111 Cost.): l'art. 79, comma 3, c.p.i. consente al titolare del brevetto di riformularne le rivendicazioni “in ogni stato e grado del giudizio”, dotando il titolare di una facoltà in grado di incidere unilateralmente sulla sua durata con una latitudine eccezionale che non pare affatto imposta dal testo dell'art. 138, comma 3,
CBE. L'inserimento di una facoltà di tale portata all'interno della disciplina processuale può allora spiegarsi osservando che la disposizione dell'art. 79, comma 3, c.p.i. non abilita il titolare del brevetto ad introdurre in ogni stato e grado del giudizio una domanda nuova e un nuovo thema decidendum – l'accertamento della nullità soltanto parziale del titolo e una statuizione sulle nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione, come indicato l'art. 76, comma 2, c.p.i. –, atteso che la richiesta di limitazione deve pur sempre innestarsi su una preesistente domanda di nullità e deve essere diretta contrastarne gli effetti, giustificandosi sul piano sostanziale come mezzo di reazione rispetto all'evenienza della dichiarazione di nullità del brevetto, cioè alla distruzione dell'esclusiva brevettuale con effetti erga omnes.
Il riferimento testuale posto dall'art. 79, comma 3, alla facoltà di riformulazione del brevetto nell'ambito dei giudizi di nullità trova perciò fondamento in un rilievo di natura schiettamente sostanziale: l'eccezionale riconoscimento della facoltà di limitazione giudiziale del titolo brevettuale in ogni stato e grado del giudizio, attraverso la modifica delle rivendicazioni, è diretto, infatti, a impedire che l'effetto distruttivo della invalidità della privativa si propaghi al di là di quanto è strettamente necessario in base ai motivi di nullità dedotti in causa ed al pari della conversione del brevetto nullo regolata dall'art. 76, comma 3, c.p.i. – anch'essa proponibile in ogni stato e grado del giudizio di nullità – costituisce espressione del favore legislativo per la conservazione del titolo brevettuale e della protezione delle invenzioni industriali.
Completamente diverso appare il quadro là dove la questione di nullità del brevetto entri in un giudizio di contraffazione tramite un'eccezione del convenuto diretta a paralizzare la domanda di accertamento dell'illecito e il giudice conosca la questione di nullità in via meramente incidentale, dato che in questa ipotesi il giudice che accoglie l'eccezione non emette alcuna dichiarazione di nullità del titolo brevettuale e si limita a rigettare la domanda di contraffazione dell'attore.
Se così è, se la facoltà di riformulazione giudiziale delle rivendicazioni ha, cioè, lo scopo di evitare la distruzione del titolo brevettuale, ne deriva però che tale facoltà non può essere esercitata al di fuori della sua sede naturale e non può in particolare esplicarsi in contesti pagina 16 di 23 dove non viene in rilievo il pericolo di caducazione della privativa. E allora poiché il giudizio di contraffazione – quando non sia stata proposta anche una domanda sulla validità del titolo – ha per oggetto soltanto l'accertamento dell'uso non autorizzato dell'invenzione brevettata ed è destinato a concludersi con un accertamento negativo o positivo sull'uso illecito dell'invenzione, senza alcun effetto demolitorio del titolo, appare del tutto logico che la facoltà di limitazione giudiziale del brevetto debba essere esclusa, ferma restando naturalmente la facoltà del titolare di chiederne, anche in corso di causa, la limitazione per via amministrativa secondo la disciplina dettata dall'art. 79, commi 1, 2, 3-bis e 4, c.p.i..
Il diritto del titolare dell'invenzione di chiedere la limitazione in via amministrativa del brevetto italiano davanti all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o di domandare la riformulazione del brevetto europeo davanti all'Ufficio Brevetti Europeo e l'eventuale accoglimento della limitazione in corso di causa da parte dell'autorità amministrativa devono peraltro essere necessariamente coordinati con le regole deputate a governare lo svolgimento del processo e con le relative preclusioni. Se è vero, infatti, che l'accoglimento dell'istanza di limitazione costituisce un fatto nuovo che, qualora intervenga ad istruttoria già chiusa, può essere allegato e provato dalla parte interessata anche dopo la scadenza dei termini stabiliti dalla legge per il compimento dell'attività assertiva e la produzione di documenti, la parte non è libera di introdurlo nel processo in qualsiasi momento e dovrà farlo, prima che la causa sia rimessa in decisione, entro l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Nel caso in esame le società attrici hanno dedotto soltanto con la comparsa conclusionale depositata il 7.1.2025 la circostanza che il brevetto europeo EP'429 era stato nel frattempo concesso dall'Ufficio Brevetti Europeo con un set di rivendicazioni diverso da quello contenuto nella domanda di brevetto ed esaminato dal CTU durante la fase istruttoria;
e solo con la memoria di replica hanno prodotto i documenti attestanti il rilascio del brevetto europeo con le nuove rivendicazioni. Secondo quanto emerge dai documenti prodotti con la memoria di replica, inoltre, il procedimento amministrativo di modifica del brevetto davanti all'autorità amministrativa si è concluso nel mese di aprile 2024 circa sei mesi prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni che si è tenuta il 6.11.2024. Le società attrici avrebbero dunque ben potuto rappresentare prima o comunque all'udienza di precisazione delle conclusioni il fatto sopravvenuto della limitazione del brevetto europeo EP'429.
Discendono allora da tutto quanto si è detto due importanti conseguenze: (i) la inammissibilità dell'istanza di limitazione giudiziale del brevetto IT'428 proposta dalle pagina 17 di 23 attrici nel contesto dell'azione di contraffazione e (ii) la tardività dell'allegazione delle nuove rivendicazioni del brevetto EP'429 come riformulate in via amministrativa davanti all'Ufficio Brevetti Europeo. E ne discende ulteriormente la inammissibilità dell'istanza rivolta al Tribunale di rimessione della causa in istruttoria per un supplemento di C.T.U. finalizzato a verificare la contraffazione di IT'428 e EP'429, nelle versioni riformulate, per opera del dispositivo “PL” commercializzato dalla Controparte_1
5.- Le conclusioni del Tribunale.
Esclusa nel caso in esame l'ammissibilità delle limitazioni brevettuali richieste in corso di causa dalle attrici e definito il perimetro del giudizio di contraffazione devoluto al
Tribunale con riferimento alle rivendicazioni originarie dei brevetti IT'428 e EP'429, le domande di e devono essere respinte. Alla stregua delle conclusioni Pt_1 Pt_2
formulate dal consulente tecnico d'ufficio sulla base di una valutazione approfondita, esaustiva ed immune da vizi logici del materiale istruttorio, compiuta all'esito di un ampio contraddittorio con i consulenti di parte, che il Tribunale ritiene di condividere, risulta, infatti, che l'invenzione brevettata da e è in parte priva del requisito di Pt_1 Pt_2
novità e che il prodotto concorrente denominato “PL” commercializzato dalla convenuta non interferisce con la porzione dei titoli IT'428 e EP'429 dotata dei CP_1
requisiti di valida brevettabilità.
Il trovato oggetto del brevetto IT'428, come quello del brevetto EP'429, – riferisce il
C.T.U. – rientra nella tipologia di dispositivi che hanno lo scopo di collegare reversibilmente un ripiano alle spalle contrapposte di un mobile supportando il relativo ripiano. Dall'arte nota esaminata dal C.T.U. emerge che tale tipologia di dispositivi permette di supportare e di fissare in maniera stabile ed amovibile i ripiani alle spalle di un mobile. Tuttavia, tra gli svantaggi che emergono dall'arte nota risulta che i suddetti dispositivi non risultano completamente invisibili quando assemblati e non sono di semplice azionamento per l'utilizzatore. Scopo dell'invenzione brevettata dalle attrici è quello di realizzare “un dispositivo di supporto e fissaggio per ripiani di mobili
(reggiripiano), che abbia nel contempo un minimo impatto estetico e che consenta un facile e rapido montaggio e smontaggio del ripiano rispetto alle spalle” [pagina 2 righe 1-5 della descrizione del brevetto IT'428]. È ulteriore scopo dell'invenzione quello di fornire “un dispositivo di supporto e fissaggio per ripiani che risulti maggiormente versatile in fase di progettazione del mobile ed installazione, in particolare essendo in grado di minimizzare,
pagina 18 di 23 ove non annullare del tutto, l'impatto estetico risultando invisibile sia quando impiegato con ripiani destinati ad essere visti dall'alto dall'utilizzatore, sia con ripiani destinati ad essere visti dal basso, consentendo di eliminare completamente dalla vista ogni traccia della presenza del dispositivo, ed anche i fori di accesso per gli utensili di manovra necessari per azionare il dispositivo” [pagina 2 righe 6-14]. I suddetti scopi, nel caso dell'invenzione brevettata dalle attrici, sono conseguiti tramite un dispositivo di supporto caratterizzato da:
- un corpo principale inseribile nello spessore di un ripiano,
- un perno movimentabile e configurato per inserirsi nel corpo principale e nella spalla del mobile;

- mezzi di impegno mobili che risultano scorrevoli rispetto al corpo principale lungo una direzione di scorrimento tra due posizioni nominate nel brevetto come “prima posizione non operativa e una seconda posizione operativa” [pagina 5 righe 25-27]. A tali posizioni è associata una relativa posizione del perno rispetto al ripiano in cui il corpo principale è inseribile;

- mezzi di azionamento dei mezzi di impegno mobili che sono azionabili in rotazione attorno all'asse ortogonale alla direzione di scorrimento. Tali mezzi di azionamento prevedono anche mezzi di trasmissione del moto per trasformare la rotazione attorno all'asse in un movimento traslatorio lungo la direzione di scorrimento.
Il brevetto IT'428 comprende 23 rivendicazioni e l'ambito dell'esclusiva del brevetto è definito nella sua estensione più ampia dell'unica rivendicazione indipendente 1 ed in subordine delle rivendicazioni dipendenti 2-23. Il brevetto EP'429 comprende, nel testo esaminato dal C.T.U., 33 rivendicazioni e il suo ambito di protezione è definito nella sua estensione più ampia dell'unica rivendicazione indipendente 1 ed in subordine delle rivendicazioni dipendenti 2-33.
Nelle memorie tecniche delle parti sono stati proposti al C.T.U. i seguenti documenti di arte nota nei confronti del brevetto IT'428 e del brevetto EP'429:
- la domanda di brevetto US 5,743,670 A pubblicata il 28 aprile 1998;
- la domanda di brevetto WO 2008/076089 A pubblicata il 26 giugno 2008;
- la domanda di brevetto EP 2609833 A1 pubblicata il 3 luglio 2013;
- la domanda di brevetto DE 3138530 A1 pubblicata il 16 giugno 2016;
- la domanda di brevetto WO 2015/158622 A1 pubblicata il 22 ottobre 2015;
- la domanda di brevetto EP3436710 A1 pubblicata il 6 febbraio 2019;
- la domanda di brevetto [...] del 1° ottobre 2017
pagina 19 di 23 Tuttavia, i consulenti di parte si sono principalmente concentrati sulla rilevanza dei soli due documenti anteriori US'670 e WO'622.
È bene ricordare che, secondo il C.T.U. e i consulenti di parte, la rivendicazione 1 della domanda di brevetto EP'429 presenta le medesime caratteristiche della rivendicazione 1 di
IT'428 ad eccezione della caratteristica 1.8). Pertanto, le conclusioni raggiunte dal CTU in relazione alla validità di IT'428 possono estendersi al brevetto EP'429.
Le parti e i loro consulenti non concordano sulla presenza del requisito di novità nella rivendicazione 1 di IT'428 e di EP'429. Il CTP di parte attrice ritiene che la rivendicazione
1 presenti il requisito di novità ed attività inventiva rispetto a entrambi i documenti US'670
e WO'622. Il CTP di parte convenuta ritiene invece che la rivendicazione 1 non presenti né il requisito di novità né il requisito di attività inventiva a fronte delle due anteriorità.
Il C.T.U. ha pertanto provveduto al confronto puntuale delle rivendicazioni di IT'428 e di
EP'429 con le anteriorità US'670 e WO'622.
Il documento US'670, secondo quanto appurato dal C.T.U., descrive un dispositivo di fissaggio o giunzione (“structural fastener”) che permette un collegamento ed assemblaggio rapido tra elementi strutturali anche nel campo dei mobili. Il dispositivo di fissaggio, inserito in un elemento strutturale, è configurato per accoppiarsi ad una sede ricavata in un altro elemento esterno come un pannello strutturale. Quando il dispositivo di fissaggio risulta allineato alla relativa sede, un albero caricato a molla nel dispositivo di fissaggio preme contro le filettature della sede. Successivamente, la rotazione di un ingranaggio azionato da un utensile fa ruotare l'albero che si impegna nella sede avvitandosi. Il dispositivo descritto da US'670 comprende un alloggiamento per ingranaggi, una unità di comando per gli ingranaggi che interagisce con il pignone e l'albero in modo da far ruotare l'estremità filettata nella sede filettata agendo tramite un l'utensile sul pignone. Il tutto disposto in un corpo principale posizionabile in un elemento strutturale. La molla elicoidale fornisce una forza all'albero che spinge la sua estremità all'esterno dell'alloggiamento per essere successivamente avvitato in una sede. La rotazione dell'utensile trasferita all'albero provoca l'avanzamento dell'albero nella sede sempre più in profondità fino a raggiungere la fine corsa.
Il documento WO'622 – riferisce il C.T.U. – descrive un dispositivo di assemblaggio/giunzione (“device for assembly/joining”) che permette l'assemblaggio di mobili modulari ed accessori fornendo un collegamento reversibile tra un ripiano ed i montati/spalle di un mobile. L'impiego del dispositivo di WO'622 presenterebbe una serie pagina 20 di 23 di vantaggi tra cui si annoverano la semplicità di montaggio, una riduzione dell'impatto estetico e un adeguato livello di resistenza ed affidabilità nel tempo. Il dispositivo descritto in WO'622 comprende un perno disposto all'interno di un ripiano ed una boccola disposta in un foro ricavato all'interno delle spalle di un mobile. Il perno e la boccola interagiscono per supportare il ripiano. Il perno comprende un involucro al cui interno è disposto un cursore ed una molla elicoidale tra il cursore e la base dell'involucro. Dalla parte opposta della molla, il cursore comprende una ghiera come estremità da inserire all'interno della spalla del mobile. Il cursore è altresì dotato di una combinazione di una tasca comprendente una fessura passante per definire la sede di un grano e di una porzione definita dal grano per movimentare il cursore tra diverse posizioni. L'azione in rotazione sul grano tramite un utensile provoca la traslazione del cursore lungo una direzione perpendicolare rispetto all'asse di rotazione. Tale azione di movimentazione risulta dunque indipendente dalla presenza o meno della boccola. Quest'ultima è inserita all'interno di una sede ricavata nella spalla del mobile e comprende un'apertura per ricevere l'estremità del perno e trattenerla per interferenza. Durante l'assemblaggio, il cursore è anche libero di muoversi ulteriormente arretrando fino al bordo dell'involucro per poi poter essere inserito nella spalla del mobile. Il dispositivo è inoltre dotato di un ulteriore sistema di blocco arretrando il cursore una volta inserito all'interno della boccola. Presentando queste alternative, il dispositivo di WO'622 permette un assemblaggio rimovibile o fisso con la spalla.
Il C.T.U., premesso correttamente che il requisito di novità dell'invenzione deve essere valutato con riferimento alle caratteristiche tecniche e funzionali desumibili in maniera esplicita ed implicita in dispositivi divulgati al pubblico anteriormente alla data di deposito dei brevetti oggetto di esame, ha concluso che la rivendicazione 1 di IT'428 e la rivendicazione 1 di EP'429 non possiedono l'estremo della novità rispetto agli Per insegnamenti di US e in quanto i dispositivi descritti in questi documenti Per_3
presentano le medesime caratteristiche del dispositivo descritto in IT'428 e in EP'429. In particolare, dal confronto puntuale di ciascuna caratteristica presente nella rivendicazione 1 dei brevetti IT'428 e EP'429 con quelle descritte in US'670 e WO'622, secondo quanto osservato dal C.T.U., emerge che tutte le caratteristiche che descrivono la rivendicazione indipendente di IT'428 e EP'429 sono state anticipate dalle due anteriorità esaminate, con la conseguenza che l'invenzione delle attrici, descritta nei suoi elementi essenziali dalle caratteristiche della rivendicazione indipendente, era già compresa nello stato della tecnica al momento del deposito della domanda.
pagina 21 di 23 Esclusa la novità delle rivendicazioni indipendenti, il C.T.U. ha poi esaminato le Cont rivendicazioni dipendenti 2-23 di IT'428, corrispondenti alle rivendicazioni 4-25 di 29 Cont e, infine, le rivendicazioni dipendenti da 26 a 33 di 29 che sono invece state aggiunte rispetto ad IT'428. A conclusione della disamina il consulente tecnico ha rilevato che anche le rivendicazioni dipendenti dei brevetti azionati sono prive del requisito della novità ad eccezione delle rivendicazioni 10, 11 e da 16 a 23 di IT'428 e delle rivendicazioni 12, 13 e da 18 a 32 di EP'429 che presentano i requisiti di novità ed inventiva richiesti dalla legge.
Terminato l'esame delle rivendicazioni, il C.T.U. ha verificato l'eventuale interferenza del dispositivo “PL” commercializzato dalla convenuta con l'ambito Controparte_1 dell'esclusiva definito dalle rivendicazioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15 del brevetto
IT'428 e dalle rivendicazioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17 del brevetto
EP'429, come allegato da parte attrice.
Al riguardo il C.T.U. ha premesso correttamente che può affermarsi la violazione dell'esclusiva brevettuale, solo se il dispositivo contestato riproduce, in modo integrale o con variazioni tecnicamente equivalenti, tutte le caratteristiche rivendicate in almeno una delle rivendicazioni del brevetto.
Ha inoltre esattamente osservato che il dispositivo della convenuta non può ritenersi in contraffazione né letterale né per equivalenti con le rivendicazioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13,
14, 15 di IT'428 e con le rivendicazioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 17 di EP'429 che non presentano validi requisiti di brevettabilità alla luce delle anteriorità emerse
Il C.T.U. ha quindi esaminato le caratteristiche del dispositivo “PL” confrontandole con le restanti rivendicazioni 10 di IT'428 e 12 di EP'429 dotate dei requisiti di novità ed attività inventiva, concludendo motivatamente che le caratteristiche definite dalle rivendicazioni 10 di IT'428 e 12 di EP'429 non sono riprodotte dal dispositivo “PL”, in quanto “la caratteristica distintiva relativa alla presenza di una “sede di riscontro ricavata su detto corpo principale così da mantenere detta slitta in posizione avanzata” non è ravvisabile nel dispositivo PL.
L'azione di contraffazione promossa dalle società attrici nei confronti della Controparte_1
deve in conclusione essere respinta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo le previsioni del D.M. 147/2022, tenendo conto del valore indeterminabile della causa, della sua complessità e delle attività concretamente svolte dalle parti.


P.Q.M.


pagina 22 di 23 Il Tribunale di Milano, XIV Sezione civile Specializzata in materia d'impresa - A, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
-rigetta le domande delle attrici Parte_1 Parte_2
-condanna le attrici soccombenti a rifondere le spese di lite alla convenuta
[...] che liquida in €15.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del Controparte_1
15%, IVA, se dovuta, e CPA;

-pone definitivamente a carico delle attrici soccombenti le spese della consulenza tecnica d'ufficio liquidate con decreto del 31.1.2023.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
Il Giudice estensore La Presidente
dott. Edmondo Tota dott.ssa Silvia Giani
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