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R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 71724 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 e rimessa in decisione all'udienza del 17/01/25, vertente
TRA
in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, Viale delle Milizie n. 15 presso lo studio legale dell'avv.
SE AR che la rappresentata e difende giusta procura speciale allegata all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
E in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, elettivamente domiciliata in Controparte_2
Roma, Via Luigi Scirocchi n. 6, presso lo studio dell'avv.
AN LE che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta. 2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni del 17.01.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 17.11.21, la conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo di: “a) accertare che in persona CP_3
del legale rapp.te p.t., ha posto in essere gravi inadempienze contrattuali con conseguente declaratoria di decadenza dall'uso del marchio “ ” in qualsiasi Parte_2
sede (anche ad esempio internet, pagine social network ecc…) e sotto qualsiasi forma;
b) Conseguentemente, dichiarare risolto il contratto per la fornitura, realizzazione e cessione di uno shop a marchio “ ” per Parte_2
grave inadempimento di controparte con condanna al risarcimento del danno ad Euro 25.000,00 o nella misura minore o maggiore che verrà accertata da liquidarsi anche in via equitativa e condanna alla pubblicazione della sentenza.
Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.” 3
A fondamento delle succitate conclusioni, parte attrice deduceva:

1. Di essere concessionaria in esclusiva per l'Italia del P marchio “ glutine”: Parte_2

2. Che, in data 9 dicembre 2014, aveva sottoscritto con un contratto per la “fornitura, CP_3
[... realizzazione e cessione di uno shop a marchio
” (doc.1), contratto avente ad Parte_2
oggetto sia la realizzazione di un negozio avente le caratteristiche ivi stabilite, sia la fornitura dei beni e prodotti ivi analiticamente descritti;

3. che il predetto accordo prevedeva, tra le altre clausole, quella contenente l'autorizzazione ad esporre presso il solo punto vendita suddetto il logo “ Parte_2
”, con eventuale decadenza dall'uso nei casi
[...]
espressamente contemplati, come previsto nell'accordo a pag. 4 terzo capoverso del contratto;

4. che l'odierna convenuta, in spregio alle disposizioni pattizie, assumeva in via unidirezionale e senza concerto con una serie di condotte Parte_1
contrarie alle pattuizioni contrattuali, nello specifico: 4
a. effettuava, nel dicembre 2020, CP_3
senza autorizzazione alcuna ed in spregio all'accordo suindicato, una modifica significativa della struttura negoziale relativamente al layout del locale acquistando nuovi e diversi scaffali, modificando unilateralmente l'arredo del negozio ed alterandone la fisionomia connessa al contratto di affiliazione;
relativamente a tale problematica, risulta evidente la differenza, considerato che, prima della modifica gli scaffali avevano forma geometrica di cubo e rispettavano i targets dimensionali di cui al contratto, mentre dopo la modifica unilaterale il negozio presenta delle anonime mensole affisse ad una parete;

b. che, senza preventiva autorizzazione rilasciata da l'odierna convenuta, a far data Parte_1
[... dal 2015, faceva uso e riproduzione del logo “
” di proprietà esclusiva di Parte_2
con gadgets, sacchetti, Parte_1
indumenti sportivi e segnaletiche all'esterno del locale, nonché nel sito web e nelle pagine social;

5. dui aver contestato alla convenuta i suddetti eventi, con mail del 13 gennaio 2021 e del 20 gennaio 2021; 5

6. che a causa della reiterazione delle condotte in questione, veniva diffidata dal CP_3
commettere simili inadempienze, giusta missiva del 2 marzo 2021, con contestuale richiesta di risarcimento del danno pari ad Euro 25.000,00;
7. che il contratto stipulato dalle parti prevede (cfr. pag.
4) la decadenza dall'uso: “… per il verificarsi dei seguenti accadimenti: … gravi inadempienze del personale impiegato, attività denigratoria del marchio”; mancata richiesta per la riproduzione del logo senza esplicita autorizzazione scritta del concessionario del marchio”, pattuizioni queste poste a fondamento della richiesta di risoluzione del contratto per grave inadempimento ex art.1453 c.c., unitamente alla dedotta violazione della concorrenza disciplinata dall'art. 2598 c.c.;
8. che, relativamente alla richiesta di risarcimento del danno per Euro 25.000,00, la stessa derivava dalla dedotta contraffazione operata dalla convenuta, intesa come violazione di un diritto di proprietà intellettuale perpetrata attraverso la riproduzione illecita di un bene e la relativa commercializzazione uti originalis, in violazione di un diritto di proprietà intellettuale e/o industriale (marchi d'impresa e altri segni distintivi, brevetti per invenzione, modelli di utilità, industrial 6
design, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, diritti d'autore, ecc.); nello specifico, la condotta della convenuta aveva generato sia un danno di tipo patrimoniale (sub specie di mancati incassi a causa della mancata vendita dei prodotti), sia di tipo non patrimoniale, per il cui calcolo richiamava il dettato normativo di cui all'art. 125 c.p.i., che prevede il risarcimento del danno emergente, del lucro cessante e degli altri danni secondo il criterio dei profitti persi, delle royalties ragionevoli o della valutazione equitativa.
Si costituiva in giudizio la quale negava ogni CP_1
addebito e chiedeva di:”

1.preliminarmente accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione e/o la improponibilità
e/o la inammissibilità e/o la improcedibilità della domanda per incompetenza territoriale essendo competente il
Tribunale di Marsala ex artt. 28 e 29 c.p.c.; 2. sempre in via preliminare, ma ancor più gradata, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per mancanza dei requisiti di cui agli artt. 163 n. 4 e 164 iv comma del c.p.c.. in via principale nel merito 3. Rigettare le richieste di parte attrice in quanto manifestamente infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio sopra esposti, dichiarando la risoluzione del contratto per gravi inadempimenti di parte attrice. Con vittoria di spese competenze ed onorari come per legge.” 7
Specificava parte convenuta che;

1. che il Tribunale di Roma era territorialmente incompetente, in ragione della designazione pattizia delle parti del Foro di Marsala;

2. che l'atto di citazione era nullo per mancanza dei requisiti di cui agli artt. 163 n. 4 e 164 iv comma del c.p.c., relativamente ai danni richiesti ed alla loro quantificazione;

3. che, relativamente alla modifica del layout del locale, il contratto sottoscritto dalle parti prevedeva la fornitura dell'arredo relativo al locale, mobili che venivano, nel
2014, regolarmente acquistati dall'odierna convenuta così come pattuito. Tuttavia, dopo 8 anni, a causa del deterioramento degli stessi, si rendeva necessaria la sostituzione di tale mobilio;

4. che il contratto prevedeva l'acquisto degli arredi a carico dell'affiliante, ma nulla diceva in merito alla sua successiva sostituzione;
inoltre, i nuovi mobili erano di colore e forma identica ai precedenti;

5. che, in ordine al dedotto uso del marchio relativamente a vari gadgets, sacchetti, indumenti sportivi e segnaletiche all'esterno del locale, nonché del sito web
e delle pagine social, l'eccezione era generica e sfornita di qualsivoglia dimostrazione;
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6. che, nel corso del rapporto contrattuale, aveva ripetutamente chiesto, tramite mail, preventive indicazioni per evitare di commettere eventuali errori nell'utilizzo del Marchio, non ricevendo mai risposte e/o indicazioni in merito;

7. che, nonostante quanto disposto nel contratto di fornitura, alla lettera C, relativamente alla fornitura di
“N° 01 Sito internet dedicato con e-commerce”, lo stesso non veniva mai fornito dalla società attrice, tanto è vero che, in data 08.03.2019, scriveva: ”Per quanto riguarda il nostro Sito web, che è una piattaforma e-commerce responsive, per la corretta visualizzazione da mobile, e con circa 20/30 visitatori fissi durante le ore diurne, è stata creata a CP_4
(e le garantisco non poche) in primo luogo
[...]
perché il sito e commerce che avreste dovuto metterci
a disposizione voi contestualmente alla nostra apertura, o poco dopo, non è mai stato realizzato, anzi, in realtà nel portale “ ”, il link che Parte_2
dovrebbe indirizzare i clienti alla pagina del nostro punto vendita, non ha mai funzionato: io stesso ho monitorato con pazienza la costruzione della pagina, ma come si può visualizzare dal file “Allegato 1 .pdf” la pagina non esiste. Inoltre non ci sono riferimenti per i clienti su come mettersi in contatto con noi, niente 9
telefono fisso o cellulare, solo un indirizzo mail,
l'indirizzo del punto vendita ed un link non funzionante, né tantomeno foto del nostro punto vendita. Infine cliccando sul link “PUNTI VENDITA” il nostro negozio è coperto da un altro competitor non facente della catena
MSG, che è stato da voi fornito e pubblicizzato offuscando il nostro logo (come si può visualizzare nell' allegato “allegato 2.pdf”)” (DOC. 4);

8. che, dunque, l'attrice non solo non aveva adempiuto alle obbligazioni contrattualmente assunte, compiendo, altresì, atti di concorrenza sleale e violazione del diritto di esclusiva, fornendo e sponsorizzando un negozio concorrente e limitrofo a quello della società convenuta. 10
Instaurato il contraddittorio, con memoria ex art. 183,
6 comma n. 3 cpc, la convenuta, stante la produzione da parte dell'attrice, nelle memorie n. 1, del documento depositato con il n. 1 (attinente alla autorizzazione da parte de “ ”, in favore , Parte_2 Parte_1
all'utilizzo del marchio oggetto di causa), eccepiva il di difetto di legittimazione attiva della società attrice, atteso che, come da doc. 11 in atti, il marchio “ ” è Parte_2
registrato ed appartiene a e non alla società Controparte_5
“ ” o alla . Parte_2 Parte_1
Chiusa la trattazione ed effettuato l'interrogatorio formale delle parti, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 17.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, preliminarmente, respingere l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta.
Nello specifico, ha eccepito la “carenza di CP_3
giurisdizione e/o la improponibilità e/o la inammissibilità e/o la improcedibilità della domanda per incompetenza territoriale essendo competente il Tribunale di Marsala ex artt. 28 e 29 c.p.c.”, stante la pattuizione intervenuta tra le parti con il contratto di franchising.
Sul punto, deve osservarsi che dalla lettura del contratto sottoscritto tra le parti, in materia di competenza è 11
previsto: ”per qualsiasi controversia, non gestibile in maniera extragiudiziale, il foro di competenza sarà quello di Marsala
(TP)”.
Orbene, premesso che le parti possono derogare alla competenza territoriale stabilita dal legislatore con un accordo avente forma scritta e riguardante uno o più affari determinati, deve rilevarsi che l'effetto dell'accordo di deroga è quello di aggiungere un foro convenzionale a quello individuato dalla legge, laddove, per contro, se le parti vogliono derogare alla competenza territoriale attribuendo al giudice scelto una competenza esclusiva, la manifestazione della volontà, di derogare all'ordinaria competenza territoriale e di escludere la competenza di altri fori previsti dalla legge, deve essere esplicita e inequivoca, indicando il foro designato come esclusivo o escludendo ogni altro foro concorrente. In mancanza di tale volontà espressa, il foro non è esclusivo, ma si aggiunge a quello previsto dalla legge.
Ciò posto, nel caso che ci occupa e stante il suddetto tenore della clausola contrattuale attinente alla competenza, non essendovi alcun riferimento al foro di Marsala come foro esclusivo e non avendo le parti escluso la competenza degli altri fori, deve ritenersi che il foro di Marsala sia un foro convenzionale derogabile e non esclusivo. La Suprema Corte di Cassazione, sul punto, ha infatti stabilito che:” La designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello 12
territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, attraverso un'interpretazione sistematica, dovendo essere inequivoca e non lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari.” (Cass. 21362-2020).
Deve, poi, essere respinta, l'eccezione relativa alla nullità dell'atto di citazione, per mancanza dei requisiti di cui agli artt. 163 n. 4 e 164 IV comma del c.p.c., relativamente ai danni richiesti ed alla loro quantificazione, atteso che non si ravvisa alcuna indeterminatezza relativa al petitum e alla causa petendi, essendo facilmente comprensibili le domande prospettate dall'attore e le ragioni a fondamento delle stesse
(contratto di franchising), anche relativamente al risarcimento del danno richiesto. Sul punto, infatti, deve rilevarsi che la ha elencato i fatti materiali Parte_1
posti in essere da parte convenuta lesivi del proprio diritto e consistenti nella contraffazione del marchio, nella concorrenza sleale e nell'inadempimento al contratto sottoscritto tra le parti per utilizzo illegittimo del marchio e per aver modificato il layout della struttura negoziale.
Relativamente, poi, all'esame della proposta eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attrice, valga quanto segue. 13
Secondo la prospettazione della la CP_3
non avrebbe la legittimazione ad agire in Parte_1
giudizio a tutela del marchio “il ”, non Parte_2
essendo la stessa la proprietaria dello stesso, ma solo la licenziataria.
Sul punto, occorre premettere che la legittimazione ad agire rappresenta una condizione dell'azione, la cui definizione, tradizionalmente ricavata dal testo dell'art. 81
c.p.c., può essere compendiata nella titolarità affermata della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio. La sussistenza della stessa, dunque, è riscontrabile sulla base del mero criterio dell'affermazione, secondo cui è sufficiente che, all'interno della domanda, l'attore e il convenuto affermino di essere rispettivamente titolari del diritto e dell'obbligo dedotti in giudizio, mentre non è rilevante che ne siano effettivamente titolari, essendo questa una questione attinente al merito della causa.
Posto quanto sopra, deve rilevarsi che parte attrice ha proposto una domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno, deducendo che la convenuta ha utilizzato illegittimamente il marchio sora citato. È doveroso evidenziare che l'utilizzo di un marchio registrato senza l'autorizzazione del titolare dello stesso costituisce un atto illecito di contraffazione che attribuisce al titolare del marchio stesso la possibilità di agire in giudizio al fine di ottenere 14
l'inibitoria del comportamento illegittimo e il risarcimento de danno ex art. 125 CPI. La stessa condotta di contraffazione, laddove idonea a creare confusione tra i consumatori, relativamente all'origine del prodotto e alla sua identificazione, costituisce, infatti, atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c.
Nel caso che ci occupa, dalla documentazione depositata in atti, il marchio “ ” risulta Parte_2
essere di proprietà di , mentre la Parte_3 Parte_1
è la licenziataria del relativo logo, in virtù del contratto di concessione sottoscritto in data 10.09.2014, il quale attribuisce alla predetta società la possibilità di rappresentare e cedere a terzi il marchio avente registrazione n.0001569290.
La normativa relativa al risarcimento del danno per violazione delle regole poste a protezione dei marchi registrati, ex art. 125 CPI deve essere letta in combinato disposto con l'art. 122 bis CPI che prevede che le azioni a tutela del marchio e, nello specifico, l'azione di contraffazione, possano essere intraprese anche dal licenziatario del logo, salvo le limitazioni previste dalla legge.
La norma in questione sul punto prevede: “1. Fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario può avviare un'azione per contraffazione di un marchio d'impresa soltanto con il consenso del titolare del medesimo. Il titolare 15
di una licenza esclusiva può tuttavia avviare una siffatta azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia un'azione per contraffazione entro termini appropriati.


2.Il licenziatario può intervenire nell'azione per contraffazione avviata dal titolare del marchio per ottenere il risarcimento del danno da lui subito”.
Alla luce della normativa appena descritta, la Parte_1
essendo la licenziataria del marchio, avrebbe dovuto
[...]
produrre in giudizio l'autorizzazione ad agire da parte del titolare del logo o la messa in mora dello stesso, cosa che, tuttavia, non risulta agli atti di causa.
Pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva deve essere parzialmente accolta, limitatamente alla domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno ex art. 125 CPI, così come qualificato da parte attrice, per uso illegittimo del marchio.
Quanto alle domande di risoluzione del contratto intercorso tra le parti per le rispettive inadempienze indicate dalle parti, valga quanto segue.
È incontestata tra le parti la sussistenza di un contratto di franchising sottoscritto il 09.12.2014, contratto avente ad oggetto sia la realizzazione di un negozio con le caratteristiche dettate da sia la fornitura Parte_1
dei beni e prodotti ivi analiticamente descritti, con la previsione, tra le altre clausole, della autorizzazione ad 16
esporre presso il solo punto vendita di Via Antonio Da Gaeta
n. 49/51 in Roma il logo “ ”. Parte_2
Orbene, parte attrice ha chiesto la risoluzione del contratto di franchising per grave inadempimento della convenuta e conseguente inibitoria all'utilizzo del marchio, in quanto in spregio alle disposizioni pattizie, ha CP_3
assunto in via unidirezionale e senza concerto con Parte_1
una serie di condotte violative del contratto
[...]
sottoscritto.
Nello specifico ha effettuato, nel CP_3
dicembre 2020, senza autorizzazione alcuna una modifica significativa della struttura negoziale relativamente al layout del locale acquistando nuovi e diversi scaffali, modificando unilateralmente l'arredo del negozio ed alterandone la fisionomia connessa al contratto di affiliazione, nonostante il contratto tra le parti specificasse esplicitamente le componenti per l'arredo dei locali che la avrebbe CP_3
dovuto utilizzare.
Tali modifiche risultano confermate dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, allegata all'atto di citazione, e riscontrate, inoltre, in sede di interrogatorio formale da nella qualità di L.R. della Controparte_2 CP_1
la quale ha affermato che le modifiche del locale sono
[...]
avvenute per necessità di ampliamento della scaffalatura, “è 17
vero che cambiammo i mobili, mantenendo gli stessi colori, optando per degli scaffali con maggiore spazio.”
Inoltre, parte convenuta ha fatto uso e riproduzione del logo “Il mondo senza ” di cui la è Pt_2 Parte_1
licenziataria, senza alcuna autorizzazione utilizzando il marchio su diversi gadgets, come sacchetti, indumenti sportivi, segnaletiche all'esterno del locale, sulle pagine social nonché sul sito web dal quale si evince anche l'utilizzo del logo predetto accostato a prodotti totalmente estranei al circuito di produzione della società attrice.
Come dimostrato dalla documentazione e dalle foto prodotte in atti e riscontrato in sede di interrogatorio formale che ha confermato anche la creazione del Controparte_2
sito web su iniziativa unilaterale della CP_3
Ciò posto, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione spetta al giudice e si fonda su un criterio oggettivo e su un criterio soggettivo.
Il primo ha riguardo all'entità oggettiva dell'inadempimento, il secondo, invece, tenendo in considerazione l'interesse che la parte creditrice intende realizzare con il contratto, dà rilievo alle modalità e alle circostanze dello svolgimento concreto del rapporto al fine di verificare se l'inadempimento abbia, in concreto, generato un'alterazione notevole dell'equilibrio e della complessiva economia del contratto. 18
Orbene alla luce del comportamento tenuto dalla CP_3
Con 14 deve ritenersi che la modifica della struttura del locale e costituisca grave inadempimento tale da compromettere l'equilibrio contrattuale e la fiducia posta alla base dello stesso. Pertanto, alla luce dei motivi descritti, in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, deve disporsi la risoluzione del contratto di franchising, per grave inadempimento della CP_3
Relativamente alla richiesta la risoluzione del contratto per grave inadempimento posto in essere dalla , Parte_1
e nello specifico per non aver la società predetta dotato la di un sito e-commerce e del sito internet, per non CP_1
aver mai effettuato alcuna indagine e/o ricerche di mercato, osservazione delle attività concorrenziali, né tantomeno analisi di geo-marketing, con grave violazione dei termini contrattuali, nel corso dell'istruttoria non è emerso alcun inadempimento da parte dell'attrice, la quale ha anche dimostrato di aver creato il sito internet per la CP_3
come da documento allegato alla memoria 183 comma VI n.
3.
Alla luce dei motivi illustrati la domanda della convenuta deve essere rigettata.
Le spese di lite vengono compensate per soccombenza reciproca ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c.


P.Q.M.

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Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 71724/2021, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ dichiara la risoluzione del contratto sottoscritto dalle parti per inadempimento imputabile alla convenuta;

❖ dichiara il difetto di legittimazione ad agire della attrice in relazione alla domanda di risarcimento del danno;

❖ Rigetta le restanti domande ed eccezioni;

❖ Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma il 5 agosto 2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Francesca Catania, Magistrato ordinario in tirocinio, D.M. 22 ottobre 2024