R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
Sezione specializzata in materia di impresa
❖➢ Così composto: dott.ssa Claudia PEDRELLI Presidente dott. Vittorio CARLOMAGNO Giudice dott. Luigi D'ALESSANDRO Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 53939 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2019, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 12 marzo 2025, vertente
T R A
, in persona del procuratore speciale, avv. Harriet Parte_1
Seymour, elettivamente domiciliata in Milano, alla via della Moscova n. 3, presso lo studio dell'avv. Diego Rigatti che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: decadenza marchio per non uso
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attrice: “… 1. accertare e dichiarare la decadenza per non uso ai sensi degli articoli 24 e 26 lett. c), CPI, della porzione italiana del marchio internazionale n. 944773 di titolarità della convenuta Controparte_1


2. ordinare la trasmissione dell'emananda sentenza
[...] all' RC ex art. 122, co. 8, CPI;

3. respingere Controparte_2
tutte le domande ed eccezioni formulate dalla convenuta. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che, con atto di citazione notificato il 19 settembre 2019, la
, società statunitense attiva nel settore della Parte_1
produzione e commercializzazione di bevande alcoliche, ha convenuto in giudizio la società al fine di sentir Controparte_1
dichiarare la decadenza per non uso della porzione italiana del marchio internazionale n. 944773 di titolarità della convenuta, ovverosia il marchio denominativo “Fireball”, registrato il 3 settembre 2007 per le classi 32, 33 e 35 e successivamente rinnovato nel 2017;
• che, a sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto che la società convenuta, operativa nell'ambito della distribuzione ed esportazione di bibite gassate e bevande energetiche, non ha fatto uso, per più di cinque anni, del marchio per cui è causa per contraddistinguere i suoi prodotti sul territorio italiano;

• che la sebbene ritualmente citata, Controparte_1
è rimasta contumace;

• considerato che, come si desume dal certificato di registrazione di cui al doc. 6 allegato all'atto di citazione, la società convenuta è effettivamente titolare del marchio suindicato, designante, tra gli altri, l'Italia;
• considerato che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, c.p.i., “A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo”;
• che, ai sensi del successivo art. 26, il marchio decade, tra le altre cause, per non uso ai sensi dell'art. 24; • che, sulla base della formulazione dell'art. 121, comma 1, c.p.i., applicabile ratione temporis, “In ogni caso in cui sia domandata o eccepita la decadenza per non uso, il titolare fornisce la prova dell'uso del marchio a norma dell'articolo 24”;
• che, in definitiva, nella materia controversa la legge dispone una ripartizione dell'onere della prova che addossa al titolare del marchio la dimostrazione di aver fatto uso del marchio in modo tale da evitare la decadenza domandata o eccepita dalla controparte;

• considerato che nel caso in esame la Controparte_1
titolare del marchio per cui è causa, è rimasta contumace e per
[...]
ciò solo non è riuscita ad assolvere l'onere probatorio ad essa facente a carico ai sensi del ridetto art. 121, comma 1;
• che, peraltro, anche a prescindere da quanto suesposto circa la ripartizione dell'onere della prova, l'attrice, depositando una lunga serie di decisioni giudiziarie e amministrative con le quali, in diverse giurisdizioni nazionali, è stata dichiarata la decadenza delle rispettive porzioni del marchio internazionale n. 944773 della convenuta (v. docc. da 17 a 29 allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.) ha fornito un consistente elemento indiziario di un generalizzato animus derelinquendi della convenuta rispetto alla privativa di cui trattasi, elemento indiziario che consente di inferire un omesso uso per oltre cinque anni della porzione italiana del marchio internazionale di cui si controverte;

• ritenuto pertanto che, in accoglimento della domanda attorea, debba essere dichiarata la decadenza della porzione italiana del marchio internazionale “Fireball” n. 944773 di titolarità della
[...]
Controparte_1
• che, ai sensi dell'art. 122, comma 8, c.p.i., debba disporsi la trasmissione della presente sentenza all'Ufficio Italiano EV e RC e, suo tramite, all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale ai fini della annotazione della dichiarata decadenza del marchio contestato nell'attestato originale di registrazione dei marchi;

• e che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza;

P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. - dichiara che il marchio internazionale “Fireball” n. 944773, per la porzione designante l'Italia, di titolarità della Controparte_1
è decaduto per non uso;

[...]
2. - dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficio Italiano
EV e RC e, suo tramite, all'Organizzazione Mondiale della
Proprietà Intellettuale ai fini della annotazione della dichiarata decadenza del marchio contestato nell'attestato originale di registrazione dei marchi;

3. - condanna la Şirketi al pagamento, in Controparte_1
favore della , delle spese del giudizio che liquida in Parte_1 complessivi €3.000,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge.
Roma, 15 maggio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Luigi D'Alessandro dott.ssa Claudia Pedrelli