N. 14501/2022 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati
Dott. Vittorio Carlomagno - Presidente
Dott. Laura Centofanti - Giudice rel.
Dott. Maria Pia De Lorenzo - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14501 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 29 gennaio 2025
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1 P.IVA_1
Roma, Via del Casaletto n. 380, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Bersani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Giuseppe Gioachino Belli n. 27;
- attrice -
E
1 (P.I.: , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore con sede in Roma Via Appia Nuova 1198, rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro
Monaco e dall'Avv. Massimo Monaco, elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma, alla via Taranto, n. 95;
- convenuta-
nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da memorie depositate ai sensi dell'art. 190 c.p.c., riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
per sentir “…sul presupposto dell'avvenuta contraffazione del marchio Controparte_1
“BIT” di titolarità della ad opera della con Parte_1 Controparte_1 la commercializzazione del prodotto “ dal gennaio 2008 al gennaio 2014, condannare Parte_2 la ex art. 125 CPI al risarcimento di tutti i danni subiti Controparte_1 dalla dal gennaio 2008 al gennaio 2014 in virtù degli atti di violazione dei diritti di Parte_1 proprietà industriale posti in essere dalla convenuta con la commercializzazione del prodotto
“ ; condannare, anche con pronunzia equitativa, la risarcimento Parte_2 Controparte_2 di un importo non inferiore ad Euro 60.000,00, od in quell'altro (maggiore o minore) che sarà reputato corrispondente a giustizia ed equità, sempre con maggiorazione di interessi moratori e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese di lite”
Premetteva l'attrice di essere società operante nel settore della pulizia industriale e della fornitura, della ricerca e dello sviluppo dei prodotti di igiene ambientale e di aver realizzato e commercializzato, fin dal 1997, un detergente denominato “BIT”, efficace per la rimozione dei segni di biro, inchiostro e pennarelli;
di avere acquisito nel tempo una posizione di spicco nel mercato, rivolgendo la propria offerta, in particolare, agli Istituti scolastici pubblici e privati di
Roma e Provincia.
Deduceva che, a partire dal 2003, la sua attività fosse stata pregiudicata dal compimento di atti di concorrenza sleale da parte della la quale aveva iniziato Controparte_1
a commercializzare un detergente liquido con caratteristiche simili a quello creato da parte sua con la denominazione “BIT Plus”, rivolgendosi alla medesima clientela;
di essersi pertanto attivata per
2 la registrazione del marchio “BIT” nell'anno 2006 al fine di tutelare la privativa sull'utilizzo di esso e, in ultimo, la posizione conquistata sul mercato.
Riferiva, poi, di avere promosso ricorso cautelare, ex art. 700 c.p.c., nel dicembre del 2007, ottenendo dal Tribunale, nei confronti della pronuncia inibitoria dell'utilizzo “in CP_1 qualsiasi forma e modo, anche pubblicitario, del segno distintivo BIT in relazione al prodotto, smacchiatore per inchiostro, già commercializzato da parte della medesima con il segno BIT
PLUS”, ritenuto confondibile con quello nella sua titolarità; che il provvedimento cautelare era stato confermato all'esito del procedimento di reclamo promosso dalla resistente.
L'attrice esponeva di avere successivamente introdotto il procedimento di merito e di avere ottenuto da parte del Tribunale di Roma, con sentenza n. 21253/2011, la condanna della convenuta al risarcimento del danno derivatole dall'illecito utilizzo del marchio “BIT Plus”, in contraffazione del segno nella sua titolarità, nonché pronuncia di provvedimento inibitorio del suo utilizzo.
La aveva quindi sospeso la commercializzazione del prodotto con marchio “BIT Plus” CP_1
e aveva immesso sul mercato il medesimo prodotto con il marchio TE PLUS”. Aveva poi proposto appello avverso la sentenza n. 21253/2011, nonché, a sua volta, promosso azione nei confronti dell'attrice, al fine di sentir accertare il compimento di condotta anticoncorrenziale da parte della medesima: tale giudizio era stato iscritto presso il Tribunale di Roma al n. 16598/2012
R.G.C.; nell'ambito di quest'ultimo, si era costituita la proponendo domanda Pt_1 riconvenzionale, volta ad ottenere la condanna della al risarcimento dei danni subiti, a CP_1 partire dal 2008, in conseguenza della commercializzazione da parte della medesima del prodotto contraddistinto dal segno TE , in violazione del provvedimento con cui le era stato Pt_2 inibito l'uso dell'espressione BIT in qualsiasi modo e forma per la denominazione di prodotti detergenti.
La aveva agito comunque, ex art. 700 c.p.c per ottenere l'inibitoria della Pt_1 commercializzazione dei prodotti della anche con il nuovo marchio ed il Tribunale di CP_1
Roma aveva accolto la domanda, motivando nel senso dell'illiceità dell'utilizzo di esso.
Il menzionato giudizio, iscritto presso il Tribunale al n. 16958/2012, si concludeva con ordinanza declaratoria della litispendenza, sul presupposto dell'identità sostanziale della domanda proposta dalla , con quella già formulata in via riconvenzionale dalla medesima (e non oggetto CP_1 di rinuncia) nell'ambito dell'altro giudizio pendente in appello: con l'ordinanza, il Tribunale ometteva di pronunciare in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dalla Pt_1
La sentenza n. 21253/2011 era poi confermata, sia in sede d'appello che in sede di legittimità.
La agiva, quindi, al fine di ottenere la condanna della convenuta al risarcimento del danno Pt_1 derivatole dall'utilizzo illecito da parte della medesima del marchio ” a partire dal Parte_2
3 gennaio del 2008 sino al gennaio del 2014: dapprima la domanda era proposta nelle forme art. 702 bis c.p.c. (con iscrizione del procedimento n. 32504/2018 R.G.C.), ma il procedimento si concludeva con pronuncia declaratoria dell'inammissibilità della domanda. Successivamente,
l'attrice proponeva la domanda risarcitoria nella presente sede.
La convenuta, inizialmente dichiarata contumace, si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 10/11/2022, confermando la circostanza che il Tribunale avesse omesso di pronunciare sulla domanda qui proposta, allorché formulata dalla stessa parte attrice in riconvenzionale nel procedimento iscritto al n. 16598/2012 R.G.C. e sostenendo che essa avrebbe dovuto comunque essere dichiarata inammissibile in quel contesto, in ragione del difetto di connessione con la domanda principale oggetto del procedimento.
La convenuta eccepiva poi la prescrizione del diritto dell'attrice di agire nei suoi confronti e, in subordine, contestava la fondatezza delle domande nel merito, affermando che la non avesse Pt_1 fornito prova del pregiudizio subito ed avesse comunque concorso nella causazione di esso.
Chiedeva, infine, la condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c..
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “…1) In via principale: accertare e dichiarare la prescrizione del diritto azionato dalla e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e Pt_1 improcedibile la domanda proposta;
2) respingere in ogni caso la domanda risarcitoria dell'attrice, perché infondata in fatto e in diritto;
3) in via di eccezione riconvenzionale: accertare la colpa grave della nell'instaurare il presente giudizio, condannarla ex art. 96 c.p.c. al Pt_1 risarcimento di tutti i danni subiti dalla convenuta, per la cui valutazione ci si rimette alla valutazione di Giustizia… . Con condanna di spese…”.
La eccepiva, a sua volta, l'inammissibilità delle eccezioni della convenuta, in quanto tardive Pt_1
e, in subordine, ne deduceva l'infondatezza.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni all'udienza del 29 gennaio 2025; all'esito il Giudice rimetteva la causa per la decisione al Collegio e le parti depositavano gli scritti conclusivi nei termini concessi.
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Le domanda è fondata ed è, pertanto, meritevole di accoglimento.
Si ritiene preliminarmente l'ammissibilità della domanda risarcitoria formulata dalla parte attrice in questa sede, sebbene la stessa fosse stata già proposta dalla parte sia, in via riconvenzionale, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 16598/2012 R.G.C. promosso nei suoi confronti dalla convenuta, che ancora nell'ambito del procedimento n. 32504/2018 R.G.C..
4 Invero, il primo dei citati giudizi è stato definito dal Tribunale con ordinanza declaratoria della litispendenza in relazione alla principale formulata dall'attrice nei confronti della e nel Parte_1 provvedimento definitorio risulta essere stata omessa ogni pronuncia sulla riconvenzionale: ne discende che la avrebbe potuto proporre impugnazione avverso l'ordinanza, ovvero Parte_1 riproporre la domanda in separato giudizio. Si richiama, nello stesso senso l'orientamento della
Corte di legittimità, secondo il quale “In caso di omessa pronuncia su una domanda, qualora non ricorrano gli estremi di un assorbimento della questione pretermessa ovvero di un rigetto implicito, la parte ha la facoltà alternativa di far valere l'omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in un separato giudizio, poiché la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. ha valore meramente processuale e non anche sostanziale, sicché, riproposta la domanda in diverso giudizio, non è in tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno.” (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 35382 del 01/12/2022).
Né la proposizione della domanda risulta preclusa in ragione del fatto che l'attrice avesse già formulato la stessa nelle forme previste dall'art. 702 bis c.p.c., dato che il procedimento instauratosi
è stato definito con provvedimento declaratorio dell'inammissibilità del ricorso, in virtù del principio secondo il quale “la pronuncia in rito di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20636 del 24/07/2024).
Ancora in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta all'atto della sua costituzione in giudizio, essendo quest'ultima intervenuta tardivamente, ovvero oltre il termine previsto dall'art. 166 c.p.c. e rientrando essa pacificamente nel novero delle eccezioni “in senso stretto”, la cui proponibilità è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 167 c.p.c.
Nel merito, ritiene il Collegio l'illiceità della condotta della convenuta, consistita nella commercializzazione del proprio detergente con il marchio condividendo la Parte_2 motivazione dell'ordinanza già emessa dal Tribunale nell'ambito del procedimento cautelare promosso nella pendenza del procedimento iscritto al n. 16598/2012 R.G.C., nella parte in cui il
Giudice ha argomentato circa la somiglianza fonetica, visiva e concettuale tra il marchio sopra menzionato e quello nella titolarità dell'attrice ed anche in ordine alla confondibilità dei due segni, avuto riguardo all'impressione complessiva prodotta dalla visione di entrambi. Il Giudice della cautela, richiamando a sua volta la motivazione del precedente provvedimento cautelare emesso in relazione alla domanda di inibitoria dell'utilizzo da parte della convenuta del segno “BIT Plus” ha
5 correttamente posto in evidenza: che il prodotto detergente dell'attrice fosse contraddistinto da un marchio complesso, il cui elemento dominante fosse costituito dal segno denominativo 'BIT'; che l'accostamento del marchio in questione al prodotto dovesse ritenersi del tutto originale, non ravvisandosi alcuna attinenza concettuale tra il significato del termine e il prodotto al quale esso fosse riferito (cosicché il marchio stesso fosse qualificabile come 'forte'); che nessun elemento distintivo significativo fosse stato apportato dalla convenuta con la mera aggiunta al segno del termine 'Plus', apparendo quest'ultimo anzi idoneo a far apparire il prodotto della concorrente una variante migliorativa del primo.
Muovendo da tali premesse in relazione al precedente marchio della convenuta 'BIT Plus', il
Giudice del cautelare ha poi correttamente concluso nel senso che neppure l'ulteriore aggiunta delle due lettere 'te', tale da determinare la modifica del marchio in ' fosse stata idonea ad Parte_2 apportare modificazione significativa del segno, avendo lasciato essa inalterato l'aspetto visivo del marchio, come anche sostanzialmente quello fonetico, cosicché, al contrario, la stessa dovesse ritenersi espressione dell'intento della convenuta 'di continuare a fruire dell'effetto trainante della contraffazione del marchio della ricorrente'.
Accertata, quindi, l'illiceità della condotta della convenuta, ritiene il Collegio che debba accogliersi la domanda di condanna della medesima al risarcimento del danno derivato all'attrice in conseguenza di essa.
Sotto il profilo temporale, si rileva che non è stata neppure contestata da parte della convenuta la circostanza di avere commercializzato il prodotto contrassegnato dal marchio contraffatto dal gennaio del 2008 fino al dicembre del 2013: il fatto risulta peraltro documentalmente riscontrato in atti dalla produzione dell'attrice.
Ai fini della liquidazione, si fa riferimento ai criteri individuati all'art. 125 c.p.i., il quale, rinviando agli artt. 1223, 1226 e 1227 del codice civile, impone di tenere conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative subite dall'attrice, compreso il mancato guadagno del titolare del diritto leso, dei benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, di elementi diversi da quelli economici, come il danno non patrimoniale arrecato al titolare del diritto della violazione. Il comma 2 della medesima disposizione riconosce poi al giudice il potere di liquidare il danno in misura globale, da stabilire in relazione agli atti di causa e alle presunzioni che ne derivano, sulla base, quindi, anche solo di elementi indiziari offerti dal danneggiato, ovvero facendo riferimento al criterio del “prezzo del giusto consenso” e ricorrendo alla liquidazione in via equitativa.
Tanto premesso, in relazione al caso di specie, si osserva che la ha prodotto in giudizio Pt_1 numerosi ordini di acquisto dai quali desumere che nel periodo considerato diverse Istituzioni
6 scolastiche, dopo essere state verosimilmente indotte in errore dalla commercializzazione da parte della dei prodotti a marchio , le avevano richiesto il prodotto “originale”, CP_1 Parte_2 ovvero avevano talvolta ordinato il detergente con il marchio contraffatto nella convinzione che esso le fosse riconducibile;
in considerazione di quanto esposto deve concludersi nel senso che la condotta della convenuta abbia effettivamente recato danno all'attrice, ben potendo parte delle vendite essere stata distratta per effetto della condotta della concorrente, con conseguente perdita dei relativi utili.
La convenuta ha, invero, invocato l'applicazione del disposto dell'art. 1227 secondo comma c.c., assumendo che la creditrice danneggiata avesse concorso all'aggravamento del danno, segnatamente, non agendo nei suoi confronti tempestivamente al fine di scongiurare il verificarsi di conseguenze pregiudizievoli.
Sennonché l'eccezione non è neppure valutabile nel merito, rivestendo anch'essa natura di eccezione in senso stretto ed essendo stata proposta dalla convenuta all'atto della sua costituzione in giudizio, intervenuta tardivamente, poiché oltre il termine previsto dall'art. 166 c.p.c., cosicché debba dichiararsi inammissibile.
Peraltro, l'eccezione sarebbe stata del tutto infondata nel merito, avendo l'attrice agito in via cautelare per la tutela del suo diritto di privativa sul segno nella sua titolarità.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio che, ai fini della quantificazione del danno, debba tenersi conto dell'entità degli acquisti di prodotti contrassegnati con il marchio operati Parte_2 dalla convenuta da parte di , desumibile dalla produzione documentale della parte, nel CP_3 periodo di interesse: si rileva, sul punto, che risulta documentato che la avesse CP_1 complessivamente acquistato prodotti per il valore di euro € 48.987,32, dalla cui vendita avrebbe ricavato utili per euro 34.630,18. D'altra parte, l'attrice, praticando prezzi più elevati, dalla vendita della stessa quantità di prodotti, avrebbe invece ricavato utile complessivo di € 59.573,70.
Ritiene il Tribunale che l'entità del risarcimento da riconoscere nei confronti dell'attrice debba quindi essere parametrato a tale maggior valore da aumentare ulteriormente, in via equitativa, di una percentuale del 15%, di talché la misura del ristoro debba quantificarsi nel complessivo importo di €
68.509,755.
Su tale somma debbono poi computarsi rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulla somma rivalutata anno per anno) con decorrenza dal 31 dicembre 2013 fino al soddisfo.
L'attrice ha infine chiesto che le fosse riconosciuto il diritto di ottenere il rimborso delle spese sostenute per la pubblicazione dell'ordinanza cautelare assunto dal Tribunale in data 22 ottobre
2023 disposta con il provvedimento stesso, anticipate da parte sua.
7 Ritiene il Collegio che il richiesto provvedimento di condanna risulterebbe però ultroneo, essendo stato disposto già con l'ordinanza cautelare che le spese della pubblicazione dovessero gravare sulla convenuta, cosicché il provvedimento da ultimo citato costituisca per l'attrice il titolo per esigerne il rimborso da parte della stessa.
In ragione della soccombenza, si dispone, infine condanna della parte convenuta al pagamento delle spese del procedimento, che si liquidano in favore dell'attrice nella misura di euro 1.073, per spese vive ed euro 7.052,00, per compensi professionali (euro 1.276, per la fase di studio, euro 814, per la fase introduttiva, euro 2.835, per la fase istruttoria, euro 2.127, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, Sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale,
- in accoglimento della domanda dell'attrice, condanna Controparte_1 al pagamento in favore di della somma di € 68.509, 755, oltre rivalutazione e interessi Parte_1 come liquidati in motivazione;

- condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore di Parte_1 che liquida in complessivi euro 1.073, per spese vive ed euro 7.052,00, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 settembre 2025.
Il Giudice est.
Laura Centofanti
Il Presidente
Vittorio Carlomagno
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato in tirocinio Carmen Fernicola.
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