Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 12/12/2002
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 3073
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 14481/2012
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IC OL N. IL 25/06/1954;
2) CA SA N. IL 01/01/1945;
avverso la sentenza n. 368/2010 CORTE APPELLO di TRENTO, del 19/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G. Fodaroni che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Propongono ricorso per cassazione GI PA e CC SA avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento in data 19 ottobre 2011 con la quale è stata riformata quella di primo grado in punto di trattamento sanzionatorie con la conferma, tuttavia, del giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 474 c.p.. Gli imputati erano stati accusati di avere, previo accordo fra loro, il primo, introdotto nel territorio dello Stato 112 piastre per capelli con marchio GHD contraffatto e, il secondo, venduto 10 delle sopraindicate piastre per capelli, fatti commessi nel febbraio del 2008.
Il giudice di primo grado aveva fissato la pena nella misura di mesi quattro di reclusione ed Euro 1000 di multa, convertita in Euro 7980 di multa, mentre il giudice dell'appello aveva determinato la pena convertita in Euro 4560 di multa.
Deducono:
1) la violazione dell'art. 474 c.p., non essendo stato provato che il marchio GHD fosse stato registrato;

2) la mancanza di prova in ordine alla falsificazione del marchio, non potendo escludersi che quello rinvenuto sulle merci fosse autentico e previsto per i prodotti destinati al mercato asiatico;

d'altra parte il prezzo delle merci, pagate dall'imputato GI era superiore a quello riportato nelle fatture, come testimoniato dal teste FA le cui dichiarazioni erano state indebitamente tralasciate;

3) il vizio della motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il giudice della sentenza impugnata ha ritenuto non rilevante la eventuale mancanza di registrazione del marchio sulla base di una giurisprudenza (Sez. 5, Sentenza n. 40170 del 01/07/2009 Cc. (dep. 15/10/2009 ) Rv. 244750) che deve ritenersi superata alla luce di un successivo orientamento che ha tenuto conto della novellazione della normativa in materia, per effetto della L. 23 luglio 2009, n. 99. Ha posto in evidenza, tale orientamento, che, in tema di contraffazione di segni distintivi, alla luce delle modifiche apportate dalla L. n.99 del 2009, non è neppure sufficiente per la configurabilità del reato, che prima della sua consumazione sia stata depositata la domanda tesa ad ottenere il titolo di privativa, ma è invece necessario che questo sia stato effettivamente conseguito (Sez. 5, Sentenza n. 25273 del 12/04/2012 Ud. (dep. 26/06/2012) Rv. 252993;
Sez. 5, Sentenza n. 36360 del 13/07/2012 Ud. (dep. 21/09/2012) Rv. 253207).
Si è osservato nella relativa condivisibile motivazione - da ritenersi produttiva di effetti anche con riferimento alla fattispecie in contestazione- che deve, oggi, essere seguito l'orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza - allo stato invero risalente - di questo giudice della legittimità, secondo cui, poiché la tutela penale dei marchi o dei segni distintivi delle opere dell'ingegno o di prodotti industriali è finalizzata alla garanzia dell'interesse pubblico preminente della fede pubblica, più che a quello privato del soggetto inventore, l'art. 473 c.p., comma 3 - secondo il quale le norme incriminatrici in tema di contraffazione e alterazione dei marchi o dei segni si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale - deve essere interpretato nel senso che per la configurabilità dei delitti contemplati dai precedenti commi del medesimo articolo è necessario che il marchio o il segno distintivo, di cui si assume la falsità, sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge all'esito della prevista procedura, sicché la falsificazione dell'opera dell'ingegno può aversi soltanto se essa sia stata formalmente riconosciuta come tale. (In motivazione la Corte ha precisato come dall'affermazione di tale principio discenda che la tutela penale dei marchi e dei segni distintivi non possa estendersi - contrariamente a quanto avviene in campo civilistico -anche alla posizione interinale del brevettante nel periodo intercorrente tra il momento della presentazione della domanda e quello della concessione del brevetto o della registrazione) (Sez. 2, Sentenza n. 6418 del 26/03/1998 Ud. (dep. 02/06/1998) Rv. 211176).
Invero non ignora, questa Corte l'opposto orientamento della stessa giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di contraffazione o alterazione di brevetti, disegni e modelli industriali ai sensi dell'art 473 c.p., la presentazione della domanda di brevetto, con la specificazione delle singole rivendicazioni e con la descrizione dei modelli, vale ad individuare l'oggetto materiale della tutela penale. Ed invero, dal momento della presentazione della domanda conoscibile dal pubblico diventa possibile l'illecita riproduzione del modello, sicché l'anticipazione dell'efficacia del brevetto al momento della presentazione della domanda ha una sua peculiare e specifica rilevanza proprio ai fini della tutela penale del modello (Sez. 5, Sentenza n. 8758 del 22/06/1999 Ud. (dep. 08/07/1999) Rv. 214653 Presidente: Pandolfo GV. Estensore: Nappi A.; conf. Sez. 5, Sentenza n. 48534 del 07/10/2011 Ud. (dep. 28/12/2011) Rv. 251538; Sez. 2, Sentenza n. 6323 del 21/11/2006 Cc. (dep. 14/02/2007) Rv. 235713;Sez. 5, Sentenza n. 9752 del 08/01/2009 Cc. (dep. 03/03/2009) Rv. 242997). Tuttavia deve osservarsi, conformemente anche alla dottrina che ha commentato la innovazione apportata alla materia de qua con L. 23 luglio 2009, n. 99 (che con l'art. 15, comma 1, lett. a) ha
"riscritto" l'art. 473 c.p.), che l'inciso inserito nel nuovo testo dell'art. 473 c.p., comma 1 "potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale" lascia fondatamente pensare che, con la detta riforma, si è inteso ratificare la giurisprudenza che richiedeva, per la tutela penale, la avvenuta registrazione del marchio o del segno, non bastando la semplice domanda: si può conoscere, infatti, solo un titolo già rilasciato mentre la semplice richiesta dello stesso non da luogo, di perse, alla garanzia dell'esito positivo della procedura amministrativa avviata. Non risulta, d'altra parte, dall'andamento dei lavori preparatori, che il legislatore abbia manifestato in modo chiaro una volontà diversa da quella risultante dalla lettera della legge promulgata. Nè può ritenersi che il citato inciso, formulato testualmente con riferimento alla posizione del contraffattore materiale del marchio, non estenda la propria efficacia - limitatrice della operatività del precetto - alla posizione, menzionata nello stesso comma della norma e rilevante per il caso di specie, del semplice utilizzatore del marchio contraffatto.
Il giudice del rinvio dovrà dunque motivare in ordine al requisito in questione, compiendo, se del caso, i necessari accertamenti ovvero esplorando, in mancanza, la possibilità di una diversa qualificazione giuridica del fatto è sensi dell'art. 517 c.p.. Gli ulteriori motivi restano assorbiti.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bolzano per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2013