N. R.G. 354/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Specializzata Impresa
composta dai seguenti magistrati:
dott.ssa CE RD Presidente relatore dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
DA
quale incorporante Parte_1 CP_1
(P.IVA ), rappresentata e difesa, nel presente procedimento, dagli Avvocati Mario P.IVA_1
AN, ED NO, EL ON, OR Tronchin, giusta delega in atti, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Piazza Duse n. 2, Milano (MI), giusta delega in atti, nonché dagli Avvocati Maria Lucia Sireci e Bruno Nicola Sassani, giusta delega in atti
ATTRICE
CONTRO
(P.IVA: ) e per essa, quale mandataria, CP_2 P.IVA_2 Controparte_3
(P.IVA: ), rappresentata e difesa, nel presente procedimento, dagli Avvocati Cesare Galli, P.IVA_3 pagina 1 di 14 LA GN e IC MA, giusta delega in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano (MI), Via Lamarmora n. 40, giusta delega in atti
CONVENUTA
avente ad oggetto: Altre controversie di competenza della Sezione Specializzata dell'Impresa in materia di proprietà industriale e diritto d'autore sulle seguenti conclusioni.
Per l'attrice Parte_1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma Corte d'appello di Milano, respinta ogni diversa e contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione ed emesse tutte le opportune pronunce, condanne e declaratorie, così giudicare:
In via principale: Part 1) Condannare alla restituzione delle somme ricevute da in ottemperanza alla CP_2 sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1094/2020 cassata senza rinvio dalla sentenza n.
31995/2024 della Corte di Cassazione, identificate in Euro 1.385.358,91;
2) Condannare al pagamento, oltre che della somma di cui al punto 1), degli interessi al CP_2 saggio legale dal giorno del pagamento (27.10.2020) a quello della domanda e degli interessi di mora (ex art. 1284.4 c.c.) calcolati sulla somma fino a tal giorno maturata e fino al momento del saldo;

In via subordinata, nell'ipotesi di rigetto di cui alla domanda n. 2):
3) Condannare al pagamento, oltre che della somma di cui al punto 1), degli interessi al CP_2 saggio legale dal giorno del pagamento (27.10.2020) al saldo;

In ogni caso:
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari relativi al presente giudizio”
Per la convenuta CP_2
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, respinta ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:
In via preliminare:
pagina 2 di 14 1) Sospendere il presente giudizio sino alla definizione della causa pendente inter partes avanti il
Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, R.G. n. 6535/2025;
Nel merito:
2) Respingere le domande proposte da nei confronti Parte_1 di assolvendone nel miglior modo la convenuta;
CP_2
In ogni caso:
3) Condannare a rifondere a Parte_1 CP_2 compenso professionale e spese vive, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.”

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il presente giudizio.
I.1. Con atto di citazione ex art. 389 c.p.c., ha Parte_2 convenuto in giudizio “ ”) per sentirla condannata alla restituzione dell'importo CP_2 CP_2 di € 1.385.589,91 oltre interessi al saggio legale dalla data del pagamento alla data della domanda ed interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda al saldo, deducendo:
i) di avere, unitamente a (“ ”), nelle more incorporata mediante fusione, già CP_1 CP_1 convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano, per sentire dichiarare la nullità di CP_2 tre brevetti di quest'ultima, relativi a macchine astucciatrici per cialde da caffè;
ii) di essere stata a propria volta, sempre unitamente a , convenuta in giudizio dinanzi al CP_1
Tribunale di Milano da la quale aveva formulato domande di accertamento dell'illecita CP_2 contraffazione dei predetti brevetti, nonché di atti di concorrenza sleale;

iii) che nei suddetti giudizi, previa riunione, il Tribunale di Milano aveva emesso sentenza parziale,
n. 4352/2015 pubblicata in data 08.04.2015, e sentenza definitiva, n. 11257/2017 pubblicata in data 05.12.2017, con le quali, respinte le domande di in tema di concorrenza sleale, aveva CP_2 dapprima dichiarato le parziali validità e violazione di due dei brevetti (EP'151 ed EP'612), e poi, Part con sentenza definitiva, condannato al pagamento in favore di della somma di euro CP_2
231.652,00, più interessi e spese;

pagina 3 di 14 iv) che la Corte d'Appello di Milano, pronunciandosi con la sentenza n. 1094/2020 pubblicata in Part data 14.05.2020 sull'appello principale di e sull'appello incidentale di , in parziale CP_2 riforma della decisione del Tribunale, aveva confermato i capi relativi alla validità dei brevetti di Part ed alla contraffazione operata da , ma condannato quest'ultima al pagamento, in CP_2 favore di a titolo di retroversione degli utili, del maggiore importo di € 1.107.196,00, CP_2 oltre rivalutazione e interessi, nonché spese del giudizio e di CTU;

v) di avere corrisposto spontaneamente in favore di in esecuzione della predetta sentenza, CP_2
Part l'importo di € 1.385.589,91 in data 27.10.2020 (cfr. doc. 7 di parte );
vi) di avere tuttavia anche impugnato la sentenza di appello, incardinando il giudizio di legittimità, conclusosi con la sentenza n. 31995/2024 che aveva cassato senza rinvio la sentenza d'appello predetta;

vii) di avere, pertanto, diritto alla restituzione di quanto spontaneamente corrisposto a in CP_2 esecuzione della sentenza cassata, nonché al pagamento degli interessi “al saggio legale dal giorno del pagamento (27.10.2020) a quello della domanda (04.02.2025) e degli interessi di mora (ex art. 1284.4 c.c.) calcolati dal giorno della domanda al saldo”.
I.2. Si è costituita domandando, in via preliminare, la sospensione del giudizio sino alla CP_2 definizione della causa n. 6535/2025 pendente dinanzi al Tribunale di Milano. Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, deducendo:
i) che nel giudizio definito dal Tribunale di Milano con sentenza parziale n. 4352/2015 e sentenza definitiva n. 11257/2017 erano stati accertati l'integrale validità del brevetto europeo EP'151,
l'assenza di predivulgazione da parte di ed il carattere contraffattorio della macchina FTB CP_2
Part 549-C di , con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento della somma di €
231.652,00, secondo il criterio della royalty ragionevole;

ii) che la Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 1094/2020 (successivamente oggetto di ricorso per cassazione) aveva confermato la validità dei brevetti e la loro contraffazione, con condanna di Part
a corrispondere a la somma di € 1.107.196,00 a titolo di retroversione degli utili;
CP_2
Cont iii) di avere proposto, avverso il provvedimento di revoca adottato dall' nelle more del giudizio di cassazione, una petition for review ai sensi dell'art. 112 della Convenzione sul Brevetto
Europeo, lamentando, in tale sede, la violazione del proprio diritto ad essere ascoltata con pagina 4 di 14 riferimento al carattere vincolante, per il Board of Appeal EPO, della res iudicata consistente nel capo della “decisione della Corte d'Appello di Milano circa il perimetro soggettivo degli Part obblighi di riservatezza”, non censurato da in sede di giudizio di legittimità¹;
iv) di avere, medio tempore, chiesto ed ottenuto la conversione ex art. 58 co. 2 d.lgs. 30/2005 del brevetto europeo EP'151 nel modello di utilità italiano 202023000002262 (“IT'262”);
Part v) di vantare tuttora nei confronti di , pertanto, il medesimo credito, già accertato da questa
Corte con la sentenza n. 1094/2020, avente la propria causa nel diritto alla retroversione degli utili prodotti da quest'ultima mediante la commercializzazione della macchina FTB 549-C, oggetto di contraffazione in quanto realizzata in parziale violazione del brevetto EP'151 (ora modello di utilità IT'262);
vi) che tale credito sarebbe certo, avendo già la Corte di Appello (a) escluso, con capi che non Part sarebbero stati impugnati da , che la predivulgazione fosse avvenuta al di fuori del perimetro dei soggetti vincolati da riservatezza;
(b) accertato la ricorrenza, nel brevetto EP'151, del requisito della particolare efficacia o comodità di applicazione o impiego richiesto per la validità Part del modello di utilità; (c) accertato, con capi che non sarebbero stati impugnati da , la Cont parziale contraffazione del brevetto 51 consistita nella violazione delle rivendicazioni di dispositivo nn. 1, 2, 3, 4, 6 e 7;
vii) che tale credito, poiché già quantificato nella sentenza n. 1094/2020 ad esito di apposita CTU, sarebbe altresì liquido, atteso che l'unico aspetto controverso sul punto riguarderebbe “il fatto che il suo ammontare è stato sottostimato dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano”, Part perché quantificato rispetto agli utili conseguiti da relativamente alle sole macchine FTB
549-C e non anche agli interi impianti nei quali le stesse sarebbero state inserite dall'attrice;
vii) che il fatto costitutivo del credito vantato da e consistente nella contraffazione delle CP_2
Cont rivendicazioni di dispositivo nn. 1, 2, 3, 4, 6 e 7 del brevetto 51, sarebbe altresì rimasto invariato alla luce della conversione dello stesso in modello di utilità, con effetti retroattivi²; viii) di avere instaurato dinanzi al Tribunale di Milano il giudizio rubricato sub R.G. 6535/2025 – resosi necessario solo in ragione della circostanza per cui la conversione del brevetto è avvenuta in seguito al giudizio d'appello – per vedere accertata la contraffazione del modello di utilità Cont IT'262 negli stessi termini nei quali era stata accertata quella del brevetto 51;
ix) che, vertendosi in materia di restituzione ex art. 389 c.p.c. e considerato il titolo della domanda di Part
, sarebbe infondata la pretesa di quest'ultima di vedere applicati gli interessi ex art. 1284 co.
4 c.c. dal giorno della domanda;

ha altresì formulato eccezione di compensazione ex art. 1243 co. 2 c.c., deducendo che:
x) laddove, valorizzando la formale distinzione tra il brevetto ed il modello di utilità IT'262, CP_6 si volesse ritenere che il credito consistente nella retroversione degli utili derivanti dalla contraffazione di quest'ultimo rappresenti non già il medesimo credito accertato con sentenza n.
1094/2020, ma un autonomo controcredito, lo stesso risulterebbe di facile e pronta liquidazione, in quanto già quantificato nella predetta sentenza;

xi) né potrebbe sostenersi che, nei giudizi ex art. 389 c.p.c., sarebbe preclusa l'operatività della compensazione, trattandosi di istituto di portata generale.
Inoltre, ha formulato istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., deducendo la pregiudizialità, CP_2 rispetto al presente giudizio, di quello pendente dinanzi al Tribunale di Milano sub R.G. 6535/2025 ed avente ad oggetto la validità e la contraffazione del modello di utilità IT'262, e, dunque, in definitiva, il Part diritto di credito asseritamente vantato da nei confronti di ed altresì rappresentando che CP_2 tanto l'impossibilità di riunire i due giudizi in parola quanto quella di proporre nel presente giudizio, in via riconvenzionale, le relative domande rappresenterebbero una mera conseguenza della pendenza dei due procedimenti dinanzi a giudici diversi per effetto dell'applicazione dell'art. 389 c.p.c..
Part I.3. Con propria memoria del 09.05.2025, ha dedotto ulteriormente che vi sarebbe ontologica differenza tra i brevetti oggetto del precedente giudizio inter partes ed il modello di utilità oggetto del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Milano sub R.G. 6535/2025, con conseguente necessità – anche in ragione della cassazione della sentenza n. 1094/2020 – di accertarne la natura di modello di utilità, la novità e la contraffazione. Ha altresì contestato l'eccezione ex art. 1243 co. 2 c.c. di CP_2 per difetto dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità del credito opposto in compensazione da quest'ultima, rilevando che si tratterebbe di credito sub iudice. Con propria memoria del 29.05.2025, ha dedotto ulteriormente che rigettare l'eccezione di compensazione spiegata significherebbe CP_2 pagina 6 di 14 “giungere alla conclusione” – contraria a Costituzione per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. – secondo cui tutti i crediti nascenti dall'annullamento di una sentenza da parte della Suprema Corte sarebbero sottratti all'eccezione di compensazione, che è invece un istituto di portata generale”.
Part I.4. All'udienza del 18.06.2025, ha formulato istanza di ingiunzione ai sensi dell'art. 186 ter
c.p.c., o, in subordine, ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c., ritenendo che la causa non necessitasse di istruttoria. si è opposta, insistendo per l'accoglimento dell'istanza di sospensione ex art. 295 CP_2
c.p.c..
I.5. Con ordinanza del 24.06.2025, a scioglimento della riserva assunta, la Corte ha respinto tanto l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. formulata da ritenendo insussistente il rapporto di CP_2
Part pregiudizialità nei termini affermati dalla convenuta, quanto l'istanza di ingiunzione formulata da , ritenendo la causa di pronta e celere soluzione. Ha quindi fissato l'udienza del 03.12.2025 per la discussione orale e la decisione della causa, assegnando alle parti termine sino al 03.11.2025 per il deposito di note conclusive.
I.6. All'udienza del 03.12.2025, a seguito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione, e discussa in camera di consiglio in pari data.
II. La vicenda processuale inter partes.
II.1. Con la sentenza parziale n. 4352/2015 pubblicata in data 08.04.2015, il Tribunale di Milano:
i) aveva ritenuto non opponibile a la predivulgazione, in quanto avvenuta unicamente in CP_2 favore di soggetti vincolati da accordi di riservatezza, laddove soggetti non vincolati avevano potuto visionare il macchinario de quo unicamente con modalità inidonee ad integrare predivulgazione;

ii) quanto ai brevetti oggetto del contendere, aveva accertato:
a) con riferimento al brevetto EP'076, che lo stesso era integralmente valido e che la macchina FTB549 non era stata realizzata in violazione di quest'ultimo;
pagina 7 di 14 b) con riferimento al brevetto EP'612, che lo stesso era valido con riferimento a talune sole rivendicazioni in ragione della c.d. “anteriorità Polypack”³ e che la macchina FTB549 era stata realizzata in violazione di talune rivendicazioni di quest'ultimo;
c) con riferimento al brevetto EP'151, che lo stesso era integralmente valido nella sua ultIMA versione concessa dall'EPO e che la macchina FTB549 era stata realizzata in violazione di talune rivendicazioni di quest'ultimo;
e, per l'effetto, aveva inibito la prosecuzione di attività di produzione, commercializzazione, importazione, esportazione, pubblicizzazione e vendita, da parte di , della macchina CP_1
FTB549 e di ogni altro macchinario eventualmente realizzato in violazione dei predetti brevetti;

iii) aveva escluso la sussistenza delle ipotesi di concorrenza sleale e degli ulteriori danni lamentati da
CP_2
II.2. Successivamente, con la sentenza definitiva n. 11257/2017 pubblicata in data 05.12.2017, il Part Tribunale aveva condannato e , in solido, al pagamento in favore di dell'importo di CP_1 CP_2
€ 231.652,00 oltre rivalutazione monetaria annuale in misura del tasso di interesse legale dal
01.01.2013 sino al saldo effettivo, al netto di quanto già percepito da in forza dell'accordo CP_2 transattivo sottoscritto tra quest'ultima ed il condebitore solidale con condanna Controparte_7 alle spese di lite e della fase cautelare. Il Tribunale, in particolare:
i) aveva rilevato che, con la sentenza parziale n. 4352/2015, il Tribunale aveva circoscritto il danno risarcibile, così vincolando il giudice della sentenza definitiva, (a) alle sole cinque macchine
FTB549 alienate successivamente alla pubblicazione delle domande di brevetto di (b) CP_2
Part alla sola equa royalty che e avrebbero dovuto riconoscere a per CP_1 CP_2
l'ottenimento della licenza all'utilizzo dei brevetti sub iudice per la realizzazione delle cinque Part macchine, con esclusione degli utili marginali conseguiti da e con la vendita di tali CP_1 macchine;

ii) aveva quantificato l'equa royalty applicabile al caso di specie nella misura equitativamente determinata dell'8%; ³ Consistita nella precedente divulgazione, via internet, di taluni video nei quali figurava una macchina della società Polypack Inc. avente testa di presa il cui funzionamento si poneva in contrasto con la novità di talune rivendicazioni del presente brevetto. pagina 8 di 14 iii) aveva applicato tale valore percentuale alla misura del ricavato conseguito da mediante la CP_1 vendita delle cinque macchine FTB549 (€ 2.895.652,00).
II.3. La Corte d'Appello di Milano – pronunciandosi sull'appello principale spiegato da e CP_2
Part sull'appello incidentale proposto da – con la sentenza n. 1094/2020 pubblicata in data 14.05.2020:
i) aveva confermato l'inopponibilità della predivulgazione, la sussistenza della c.d. “anteriorità
Polypack” e le statuizioni del Tribunale relative alla validità dei brevetti EP'612 ed EP'151; (d)
l'insussistenza delle ipotesi di concorrenza sleale e degli ulteriori danni lamentati da CP_2
ii) in parziale accoglimento dell'appello di aveva accertato il diritto di quest'ultima ad CP_2
Part ottenere la retroversione degli utili prodotti da con la vendita dei macchinari oggetto della contraffazione (e non anche dell'intera linea di produzione), quantificata nella differenza tra i Part costi incrementali sostenuti da per la produzione di tali macchinari ed i ricavi incrementali ottenuti dalla vendita degli stessi, da corrispondersi al netto di quanto già ricevuto da in CP_2 forza della transazione intervenuta con Controparte_7
iii) aveva conseguentemente escluso il diritto di al conseguimento dell'equa royalty, in CP_2 quanto alternativo alla retroversione.
Part II.4. La Corte di Cassazione – pronunciandosi sul ricorso proposto da e sul ricorso incidentale proposto da – con la sentenza n. 31995/2024 pubblicata in data 11.12.2024, ha cassato senza CP_2 rinvio la sentenza n. 1094/2020. In particolare, il Supremo Collegio:
Cont i) ha rilevato che, medio tempore, ad opera del Board of Appeal dell' , con pronunce divenute definitive per rigetto delle rispettive impugnazioni da parte dell' Parte_3
era intervenuta la revoca dei brevetti europei EP'612 ed EP'151, con effetti
[...] retroattivi, e che, con riferimento al brevetto EP' 151, era altresì intervenuta la conversione amministrativa in modello di utilità italiano (IT'262), ex art. 58 co. 2 del D.lgs. 30/2005⁴;
ii) ha osservato che, non consentendo la conversione amministrativa, diversamente da quella in sede giudiziale, alcun ampliamento del thema decidendum, tantomeno in sede di legittimità, non potevano essere delibati i profili di validità e di contraffazione del predetto modello di utilità; ⁴ «È consentita la trasformazione in domanda nazionale per modello di utilità di una domanda di brevetto europeo respinta, ritirata o considerata ritirata o del brevetto europeo anche con effetto unitario revocato il cui oggetto abbia i requisiti di brevettabilità, previsti dalla legislazione italiana per i modelli di utilità». pagina 9 di 14 iii) ha statuito, considerata la diversità del titolo di proprietà industriale medio tempore acquisito da ex art. 58 co. 2 D.lgs. 30/2005 rispetto a quello originariamente CP_2 azionato, che l'azione risarcitoria fondata sulla contraffazione del modello di utilità IT'262 doveva considerarsi nuova, in quanto diversa da quella fondata sulla contraffazione del Cont brevetto 51, e perciò da trattarsi in separato giudizio.
III. Le osservazioni della Corte. Part III.

1. La domanda di restituzione di è fondata e merita accoglimento.
III.

2. L'azione di restituzione ex art. 389 c.p.c. è autonoma rispetto alla causa principale ed ha come unico presupposto la cassazione della sentenza, che rende priva di causa l'attribuzione patrimoniale a suo tempo effettuata, determinando, per l'effetto, l'automatico insorgere del relativo obbligo restitutorio in capo all'accipiens.
III.

3. Il giudizio ex art. 389 c.p.c. soddisfa l'esigenza di garantire al più presto all'interessato – senza imporgli di attendere i tempi dell'istruzione e della soluzione della lite principale - la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla pronuncia della decisione poi annullata, tant'è che esso può essere instaurato autonomamente rispetto allo stesso giudizio di rinvio⁵ e persino con azione monitoria⁶.
III.

4. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di affermare che “per il semplice fatto che la sentenza esecutiva sia stata successivamente riformata chi ha adempiuto ad una prestazione risultata non dovuta per effetto di questa sentenza ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale richiesta ovvero alla restituzione della somma con gli interessi legali a partire dal giorno del pagamento”⁷, ed è stato ulteriormente specificato che “la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione non è tenuta, in relazione alle prestazioni eseguite in forza della decisione d'appello annullata, a dimostrare un suo diritto preesistente alla sentenza cassata e da questa leso, poiché la predetta norma tende a ripristinare la situazione di fatto esistente prima di tale sentenza, illegittimamente modificata in virtù di un titolo rescindibile e la cui rescissione opera ex tunc”⁸. Part III.

5. Nel caso di specie, ha provato documentalmente di avere corrisposto a in data CP_2
27.10.2020, l'importo di € 1.385.589,91 in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Milano
n. 1094/2020 (cfr. doc. 7 di parte attrice), successivamente cassata (cfr. doc. 3 di parte attrice).
III.

6. Come già chiarito da questa Corte nell'ordinanza riservata del 18.06.2025, da intendersi qui richiamata, non sussiste la pregiudizialità, sostenuta da tra il presente giudizio e quello di CP_2 nuova instaurazione pendente dinanzi al Tribunale di Milano, atteso che la decisione di questo giudizio non dipende affatto dalla definizione dell'altro, e per questo non sussistono i presupposti della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c..
III.

7. Deve semmai richiamarsi l'insegnamento della Cassazione, per la quale “In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale
o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2,
c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c.
o dall'art. 337, comma 2, c.p.c, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art.
1243 c.c.” (Cass. civ. SS.UU. n. 23225/2016; Cass. civ. n. 31359/2018);
III.8. Sotto altro profilo, non appare fondato l'assunto della convenuta secondo cui la domanda attorea dovrebbe essere respinta in quanto risulterebbe già con certezza titolare del diritto di credito, CP_2 accertato nella sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1094/2020, avente la propria causa nella Part Cont retroversione degli utili prodotti da per effetto della contraffazione del brevetto 51 -e ciò per un importo quantomeno equivalente a quello oggetto della pretesa restitutoria dell'attrice- atteso che, anche a non voler ritenere che l'annullamento senza rinvio di quella sentenza ne abbia travolto in toto le statuizioni, resterebbero da vagliare gli effetti della retroattività, chiaramente affermata dalla
Cassazione nella sentenza n. 31995/2024, della revoca del brevetto europeo lamentato come oggetto di contraffazione⁹, con la conseguenza che, in ogni caso ed anche sotto questo profilo, non può dirsi certo che sussista un credito opponibile in compensazione. ⁹ “A norma dell'art. 68 c.b.e., in caso di revoca della privativa, la domanda e il brevetto che ne è risultato sono considerati fin dall'inizio privi degli effetti di cui agli articoli 64 e 67: la revoca dei titoli di proprietà industriale ha avuto quindi effetto retroattivo”: pag. 8 della sentenza (sottolineatura aggiunta). pagina 11 di 14 III.

9. Neppure potrebbe operarsi compensazione, ex art. 1243 co. 2 c.c., tra il credito da restituzione di
IMA – certo e liquido– ed il diritto di credito che sostiene di vantare per effetto della CP_2 contraffazione del modello di utilità IT'262.
III.10. Come ancora una volta chiaramente affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 31995/2024, quel diritto deve essere oggetto -come è- del separato giudizio instauratosi dinanzi al Tribunale di
Milano, destinato all'accertamento, sia, preliminarmente, della validità del modello di utilità, quanto, successivamente, in modo autonomo rispetto all'accertamento che aveva riguardato il brevetto revocato, della sua contraffazione: “per effetto della domanda di conversione il giudice deve [infatti] accertare i requisiti per la validità del diverso brevetto, come è presupposto dall'art. 76, comma 3, e quindi, nel caso di conversione del brevetto di invenzione in modello di utilità, i requisiti di brevettibilità di quest'ultimo in relazione al fatto che il trovato conferisca particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, strumenti, utensili o oggetti (art. 82, comma 1,
c.p.i.); alla conversione del brevetto in modello di utilità seguirà, poi, come conseguenza necessitata dal nuovo scenario processuale, che la verifica della contraffazione di cui abbiano dibattuto le parti nel corso del giudizio di merito vada condotta avendo riguardo al modello di utilità in cui è stato convertito il brevetto di invenzione, e non avendo riguardo a quest'ultimo”;
III.11. Quanto alla validità del modello di utilità U '262, il Tribunale di Milano ha ritenuto necessario procedere ad attività istruttoria, come dimostrato dal verbale di udienza esibito dalla convenuta all'udienza di discussione e poi prodotto telematicamente: (“1) Dica [il ctu] se sussistono i requisiti di validità del modello di utilità U '262 alla luce delle eccezioni di invalidità sollevate da parte convenuta nei propri atti difensivi”).
III.12. Dunque, conclusivamente, è privo di pregio l'assunto per cui “tutti i crediti nascenti dall'annullamento di una sentenza da parte della Suprema Corte sarebbero sottratti all'eccezione di compensazione”, con violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, atteso che l'impossibilità, per di opporre la compensazione, non discende dal fatto che il credito da CP_2
Part restituzione di derivi dall'annullamento della sentenza della Corte di Appello, quanto, piuttosto, dal fatto che la stessa non abbia, allo stato, un credito liquido ed esigibile da opporre. CP_2
Part III.13. Deve dunque accogliersi la domanda restitutoria di , e ciò anche con riferimento alla corresponsione degli interessi, premesso che la giurisprudenza di legittimità ha da ultimo chiarito che
“il saggio degli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle,
pagina 12 di 14 valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo di applicazione”¹⁰.
III.14. In definitiva, deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della somma CP_2 di € 1.385.358,91, oltre altri interessi al saggio di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dalla data del pagamento
(27.10.2020) alla data della domanda giudiziale (05.02.2025), ed al saggio di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
IV. Le spese di lite.
Le spese di lite, regolamentate secondo soccombenza ex art. 91 c.p.c., vengono poste a carico della convenuta, e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione da €

1.000.001 ad € 2.000.000).


P.Q.M.


La Corte, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, definitivamente pronunciando nel giudizio ex art. 389 c.p.c. proposto da Parte_1 nei confronti di a seguito della sentenza della Corte di Cassazione
[...] CP_2
n. 31995/2024, che ha cassato senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1094/2020, così provvede:

1. Condanna a pagare in favore dell'attrice la somma di € 1.385.358,91, oltre interessi CP_2 come da motivazione.

2. Condanna alla rifusione, in favore di CP_2 Parte_1 delle spese del giudizio, liquidate in € 24.064,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 03.12.2025
Il Presidente est.
CE RD ¹⁰ Cfr. Cass. civ., Sez. III, 03.01.2023, n. 61 e Cass. civ., Sez. III, 22.03.2025, n. 7677. pagina 13 di 14 Minuta redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott. Luca Novelli
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES ¹ Rappresentava, inoltre, che la petition for review era stata in seguito rigettata dall'Enlarged Board of Appeal, avendo questo ritenuto che il tema sollevato fosse stato “comunque preso in esame dalla decisione di revoca, potendo invece la richiesta di Review essere accolta soltanto in caso di omesso esame di esso”. ² Ciò in virtù del disposto dell'art. 58 co. 4 d.lgs. 30/2005, ove si prevede che “la domanda di brevetto è considerata come depositata in Italia alla stessa data di deposito della domanda di brevetto europeo”. pagina 5 di 14 ⁵ Cass. Civ. n. 27409/23 ⁶ Cass. Civ. n. 21901/2008 ⁷ Cass. civ., Sez. Un., 13.06.1989, n. 2841. ⁸ Cfr. Cass. civ., Sez. II, 28.08.2024, n. 23234 e già, in termini, Cass. civ., Sez. II, 03.07.2018, n. 17374. pagina 10 di 14