REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE IMPRESA
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Impresa, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
Dott. Gabriella Zanon
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 03/03/2023 al n. 462/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ), con sede legale a Roma, via Di Parte_1 P.IVA_1
Porta Pinciana n. 8, rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti Boscariol De
RO IO, RT AN e BR IO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Venezia Mestre, viale Ancona n. 17, come da procura in calce all'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO pagina 1 di 24 (P. IVA Controparte_1 P.IVA_2
con sede legale in Zenson Di Piave (TV), via Alcide De Gasperi, n. 11,
rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti Locatelli Marco Mario e Carini
VI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, C.so
Cristoforo Colombo n. 10, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
avente per oggetto: Marchio
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
20.022025 , nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
Piaccia alla Corte Ecc.ma, in riforma della sentenza n. 47/2023 del 05.01.2023
del Tribunale di Venezia, respinta ogni diversa o contraria domanda, istanza,
eccezione e deduzione, così giudicare:
1) rigettare l'appello incidentale di parte avversa;

2) accertare e dichiarare che il marchio qui azionato non è decaduto per non
uso;
3) accertare e dichiarare che l'appellata si è resa responsabile di contraffazione
di marchio e di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. e conseguentemente;

4) inibire all'appellata, con effetto immediato dalla data della sentenza e con
riserva di chiedere l'adozione dei medesimi provvedimenti in via cautelare, la
produzione, l'importazione, il commercio e la pubblicizzazione dei prodotti di
cui in atti;

pagina 2 di 24 5) disporre il ritiro dal mercato dei prodotti costituenti contraffazione di
marchio e/o concorrenza sleale, oltre che di tutto il relativo materiale
pubblicitario quale, tra le altre cose, i dépliant, le brochure e/o le immagini del
medesimo prodotto, anche on line;

6) fissare la somma di Euro 100,00 per ogni violazione o inosservanza
constatata successivamente alla pronuncia della sentenza e di Euro 100,00 per
ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti di cui all'emananda
sentenza;
7) condannare ex art. 125 CPI l'appellata al risarcimento dei danni così
generati, liquidati (anche occorrendo equitativamente) nella somma stabilita in
base agli atti di causa, alle presunzioni che ne derivano ed all'esito
dell'istruttoria, maggiorati degli interessi e della rivalutazione monetaria;

8) per la misura eccedente il danno da lucro cessante così accertato condannare
l'appellata ex art. 125 co. 3 CPI a restituire all'appellante l'utile realizzato a
seguito dell'accertata contraffazione, maggiorato degli interessi e della
rivalutazione monetaria;

9) condannare l'appellata al risarcimento di tutti danni subiti dall'appellante a
seguito dell'accertata concorrenza sleale e danno di immagine, anche in via
equitativa, nella somma stabilita in base agli atti di causa, alle presunzioni che
ne derivano ed all'esito dell'istruttoria, maggiorati degli interessi e della
rivalutazione monetaria;

10) disporre la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza sui
quotidiani “La Repubblica”, “Il Corriere della Sera”, a cura dell'appellante ed
a spese dell'appellata, nonché sul sito www.crich.it;
pagina 3 di 24 In via istruttoria
11) ordinare all'appellata in persona del legale rappresentante pro tempore,
l'esibizione delle scritture contabili, dei registri IVA, delle bolle di
accompagnamento, delle fatture, della eventuale documentazione doganale
relativa alle importazioni e/o esportazioni, nonché di ogni altro documento
relativo ai prodotti in contestazione e di ogni altro documento che consenta di
individuare l'utile conseguito grazie alla vendita dei prodotti di cui in narrativa;

12) ordinare all'appellata, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, di
fornire informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione dei prodotti, ed in
particolare il nome e l'indirizzo dei produttori, distributori, all'estero e in Italia,
nonché dei grossisti e dei dettaglianti, di eventuali precedenti detentori dei
prodotti, nonché informazioni sulle quantità fabbricate, consegnate, ricevute e
ordinate, nonché sul prezzo dei prodotti con riserva di ogni ulteriore deduzione,
anche istruttoria, e produzione documentale, nonché di richiedere di essere
ammessi a prova contraria, diretta e indiretta, sulle circostanze eventualmente
dedotte da controparte, ove ammesse;
In ogni caso 13) con vittoria di spese ed
onorari relativi anche al giudizio di primo grado
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
Piaccia alla Corte Ecc.ma, respinta ogni diversa o contraria domanda, istanza,
eccezione e deduzione, così giudicare: In via principale:

1. rigettare, nel merito,
integralmente le domande di appello di (P. IVA Parte_1
) in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare P.IVA_1
la sentenza n. 47/2023 del 05.01.2023 del Tribunale di Venezia. In via
incidentale:
pagina 4 di 24

2. accogliere l'appello incidentale ex art. 343 c.p.c. proposto da
[...]
(P.IVA in riforma del capo della Controparte_2 P.IVA_2
sentenza n. 47/2023 del 05.01.2023 del Tribunale di Venezia in cui il Giudice di
prime cure ha statuito che “il marchio azionato da , pur debole, Parte_1
non può essere considerato nullo, dovendosi, per l'effetto, rigettare la domanda
riconvenzionale di nullità proposta da parte attrice” e di conseguenza accertare
e dichiarare, ai sensi degli artt. 13 comma 1 lett. a) e b) c.p.i. nonché ai sensi
degli artt. 121, comma 1, 122 e 123 c.p.i., la nullità per difetto di capacità
distintiva del marchio italiano di titolarità di Parte_1
(C.F. ), avente come prima domanda di deposito n. P.IVA_1
30199690050224, datata 5.3.1996, numero prima registrazione 0000771091,
data prima registrazione 1.2.1999, con ultima domanda di rinnovo n.
362016000017827, datata 22.2.2016, ultima registrazione n. 362016000017827,
data ultima registrazione di rinnovo 27.3.2017 (prodotto come doc. 1 attrice e
con nota di deposito 31.5.2021 Attrice);
In ogni caso:


3. con vittoria di spese, spese generali, nella misura del 15%, competenze
professionali e onorari relative al doppio grado di giudizio, oltre CPA ed IVA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 con atto di citazione notificato il 17.7.2019 conveniva Parte_1
avanti il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Imprese,
in quanto la riteneva responsabile di Controparte_1
contraffazione del marchio italiano figurativo “sfoglia d'oro” registrato per la classe 30 n. 001208627 come da domanda presentata in data 5.3.1996, concessa pagina 5 di 24 il 01.02.1999, successivamente rinnovato, e di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c., chiedendo l'inibitoria delle condotte illecite della convenuta ed il risarcimento dei danni subiti.

1.2 Si costituiva che eccepiva la nullità del Controparte_1
marchio registrato per assenza di capacità distintiva e la sua decadenza per non uso nel quinquennio precedente l'instaurazione della causa, sollecitando comunque il rigetto delle domande, trattandosi di marchi diversi e, pertanto,
inidonei ad ingenerare confusione e dovendo altresì escludersi la violazione dell'art. 2598 c.c. contestata da parte attrice.

1.3 Istruita documentalmente la causa, il Tribunale di Venezia definiva il giudizio con sentenza n. 47/2023 che, pur ritenendo validamente registrato il marchio per il quale aveva chiesto tutela, rigettava le domande di Parte_1
parte attrice in quanto riteneva non provato l'utilizzo della privativa in questione e comunque per l'assenza di capacità confusoria in relazione al marchio registrato ed al segno, ritenuto distinto rispetto al primo, “Sfoglia d'Oro”,
utilizzati da . CP_1
Quanto alla prova dell'utilizzo dei marchi i primi giudici osservavano quanto segue:
“ Ed invero, tra i documenti depositati da parte attrice solo il doc. n. 11 e il doc.
n. 12 riguardano dei prodotti dolciari contraddistinti dal marchio figurativo
registrato “Sfoglia d'oro”. Si tratta di file pdf che contengono delle immagini,
ma non vi è alcun elemento dal quale possa evincersi trattarsi di cataloghi
diffusi, come allega parte attrice, nel 2015; la proprietà del File pdf dice solo
pagina 6 di 24 che il file, presumibilmente, è stato creato nel 2015 ma il file potrebbe contenere
fotografie ad uso interno o riferite a prodotti diffusi in anni precedenti.
Nemmeno le altre produzioni documentali comprovano l'uso del marchio
registrato.
Ed invero;

- il doc. n. 4 ha ad oggetto una fotografia nella quale si vedono alcuni prodotti
ma non si riesce a leggere se gli stessi siano contraddistinti dal marchio
registrato;
- i documenti . n. 10 e 16 sono ordini di supermercati che contengono un mero
elenco di prodotti ma non precisano da quale marchio o segno i prodotti fossero
contraddistinti;
Contr
- i doc. da 17 a 22 sono gli ordinativi di alcuni supermercati della , dai
quali si evince che alcuni prodotti oggetto dell'ordine erano chiamati “sfoglia
d'oro” o “linea sfoglia d'oro”, ma si tratta di documenti contrattuali, non
pubblici, che nulla dicono sulle caratteristiche grafiche dei segni o marchi che
contraddistinguevano tali prodotti, non potendo quindi ritenersi provato da tali
documenti l'uso del marchio registrato.
Analoghe considerazioni valgono per i doc. n. da 23 a 27, documenti contabili
che hanno ad oggetto il fatturato di prodotti della linea “Sfoglia d'oro” ma che
non offrono informazioni sulle caratteristiche del marchio dal quale tali prodotti
erano contraddistinti, non potendosi pertanto sapere se gli ordini riguardassero
prodotti che connotati dal marchio registrato. Tutti gli altri documenti
raffigurano invece dei prodotti contraddistinti dal diverso segno, costituito pur
pagina 7 di 24 sempre dalle parole “Sfoglia d'oro”, che l'attrice ha allegato di utilizzare, in
alternativa al marchio registrato, per contraddistinguere i propri prodotti.”
Nonostante la decadenza così accertata, ritenevano di doversi pronunciare sull'effettiva interferenza tra il marchio di parte attrice e quello di parte convenuta. Sul punto così motivavano: “Non essendovi prova certa del momento
a partire dal quale l'uso è cessato, e dovendosi in ogni caso considerare che la
decadenza opererebbe solo decorsi almeno 5 anni dalla registrazione, va in ogni
caso svolto il giudizio di interferenza tra il marchio di parte attrice e i segni
utilizzati da parte convenuta per il periodo anteriore all'operatività della
decadenza”
Dopo avere rilevato che quello oggetto di lite era un marchio debole e che anche piccole modifiche erano idonee ad escludere la confusione, evidenziavano:
“Ebbene, i segni utilizzati da parte convenuta si discostano sensibilmente dal
marchio registrato da parte attrice: entrambi sono segni meramente
denominativi e quindi non riproducono la componente grafica data dalle spighe
che invece connotano il marchio di parte attrice.
Il primo segno della parte convenuta è caratterizzato esclusivamente dalla
scritta “Sfoglia d'oro”, presente anche nel marchio registrato, ma le parole
utilizzano dei caratteri grafici totalmente diversi da quelli utilizzati dal marchio
registrato di parte attrice: il segno è quindi sovrapponile, dal punto di vista
fonetico e concettuale, a quello di , ma si presenta come Parte_1
completamente diverso dal punto di vista grafico e visivo e tali differenze
consentono di escludere la contraffazione del marchio debole azionato da parte
attrice.
pagina 8 di 24 Il secondo segno è invece costituito dalle parole “I'm Sfoglia d'oro”,
presentando quindi delle differenze non solo dal punto di vista grafico, ma anche
concettuale e fonetico, tali quindi da distinguerlo rispetto al marchio della
società attrice.”
*****
2 Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello affidato a Parte_1
tre motivi.

2.1 Con il primo, dopo avere evidenziato che il periodo rilevante per decidere sull'eccezione di decadenza è il quinquennio precedente il deposito della domanda riconvenzionale di controparte avvenuto il 15.11.2019 e, quindi, quello che va dal 15.11.2014 al 15.11.2019, ha criticato la decisione assunta dal
Tribunale per:
- non avere tenuto conto che essa appellante aveva prodotto documenti commerciali di natura fiscale emessi nei confronti del Gruppo
[...]
nel periodo dal 2013 al 2019, dai quali si poteva desumere la CP_4
corrispondenza con i codici di cui ai docc. 11 e 12 del suo fascicolo (risultando al riguardo poco comprensibile l'affermazione secondo cui si trattava di documenti contrattuali e non pubblici);
- avere ritenuto che l'uso del marchio dovesse essere continuo ed ininterrotto per tutto il quinquennio, dovendo, invece, accertarsi solo che il marchio in tale periodo venga utilizzato in maniera effettiva;

- avere esaminato gli elementi di prova dedotti in primo grado singolarmente e non già nel loro complesso, posto che la valutazione da compiere implica una certa interdipendenza tra i fattori considerati.
pagina 9 di 24 2.2. Con il secondo motivo ha lamentato l'erroneità delle considerazioni svolte dai primi giudici in ordine al segno “Sfoglia d'oro” che sarebbe stato utilizzato in alternativa al marchio registrato, mentre si tratta di segno utilizzato, nei prodotti venduti al gruppo commerciale COOP, in aggiunta a CP_5
quello registrato, trattandosi di mera variante di quest'ultimo.

2.3.1 Con il terzo motivo ha criticato nella prima parte le affermazioni fatte dal
Tribunale in ordine alla contraffazione ed alla concorrenza sleale in quanto il segno grafico utilizzato dalla convenuta riproduce la componente delle spighe e la somiglianza è innegabile anche rispetto al segno contenuto nelle confezioni di più recente commercializzazione (quelle con la scritta “I' Parte_2
”).
[...]

2.3.2. Nella seconda parte ha criticato il rigetto della domanda di contraffazione del segno “Sfoglia d'oro” (considerato dal Tribunale distinto dal marchio registrato, come detto sopra) in quanto “ è prassi comune indicare sulla
confezione dei prodotti plurimi marchi: Il marchio c.d. madre, che identifica
tutta la categoria di prodotti ed un marchio ulteriore che identifica una ben
determinata categoria”, dovendo comunque tenersi conto dell'acquisizione sul mercato di una certa valenza distintiva per effetto del c.d. secondary meaning .

3. Si è costituita anche in appello che ha Controparte_1
sollecitato la reiezione del gravame, chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento della nullità del marchio “Sfoglia d'Oro” per carenza di capacità
distintiva. Ha sul punto evidenziato che esso sia nel complesso sia nelle singole parti, è privo di carattere distintivo posto che:
pagina 10 di 24 - la parola “SFOGLIA” è chiaramente una dicitura che descrive il prodotto dolciario per il quale è stato registrato il marchio in classe 30 che comprende pane, prodotti dolciari, comprese le sfoglie;

- “ORO” è una parola che è carente di originalità sia ai sensi dell'art. 13, co. 1,
lett. a), sia ai sensi della lett. b). Infatti quanto alla prima norma, la giurisprudenza sul punto si è già pronunciata nel ritenere la parola “ORO”
intrinsecamente priva di carattere distintivo al pari di “SUPER”, “EXTRA”,
“ELITE” ed altri marchi analoghi. Quanto alla seconda norma (carenza di distintività per descrittività delle caratteristiche del prodotto), nel caso di cui si discute “ORO” è usato per descrivere il carattere dorato della pasta sfoglia di cui sono composti i prodotti dolciari per i quali il marchio è depositato. Peraltro,
l'affiancamento alla parola “SFOGLIA” confermerebbe tale argomento cioè
quello secondo il quale appunto la dicitura “SFOGLIA D'ORO” serve esclusivamente a descrivere le caratteristiche del prodotto a marchio che l'Appellante vuole vendere. CP_6
- sotto l'aspetto grafico, gli elementi grafici nulla aggiungono in punto di originalità all'elemento verbale. Infatti, quanto all'elemento geometrico, ossia elemento rettangolare, è già stata graniticamente esclusa ogni valenza caratterizzante o distintiva rispetto ad altri elementi privi di carattere distintivo.
Cioè: non aggiunge nulla.
- quanto alle spighe stilizzate: esse richiamano la natura del prodotto a base di
RA (quindi descrittive ex art. 13, co. 1, lett. b). In particolare, l'iconografia delle spighe di RA per prodotti derivanti da farine di RA è di uso comune pagina 11 di 24 nel mercato, e quindi fatto notorio (quindi segni comuni e privi di originalità
anche ai sensi dell'art. 13, co. 1, lett. a).
- quanto alle punte di freccia, come le spighe si tratta di elementi ampiamente usati nel linguaggio corrente e negli usi costanti del commercio e quindi certamente privi di carattere distintivo.
- Anche il colore usato nel Logotipo, cioè il nero, grigio è anonimo, niente affatto distintivo.

4. La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 20 febbraio 2025 con scambio delle memorie conclusive ai sensi dell'art. 190
c.p.c.
*****

5. Con riferimento all'appello incidentale, le considerazioni dell'appellata sono inidonee a superare le condivisibili affermazioni fatte dai primi giudici secondo cui: “entrambi termini (“sfoglia” e d'oro” n.d.t) che caratterizzano il marchio
registrato da parte attrice possono considerarsi come descrittivi: la parola
“Sfoglia” descrive la particolare tipologia di pasta che contraddistingue
determinati prodotti da forno, mentre la parola “Oro”, oltre a richiamare il
colore dorato che assumono i prodotti da forno dopo la cottura, rientra
pacificamente tra i termini comunemente utilizzati per esaltare le qualità del
prodotto al quale si riferiscono.
Va tuttavia rilevato che il carattere distintivo di un marchio non deve essere
considerato valutando i suoi elementi singolarmente considerati, ma nella loro
combinazione, tanto che si riconosce tutela ai cosiddetti marchi di insieme, ossia
a quei marchi caratterizzati dall'assenza di un elemento caratterizzante, dal
pagina 12 di 24 momento che tutti i vari elementi di esso sono singolarmente privi di distintività,
derivando il valore distintivo, più o meno accentuato, soltanto dalla loro
combinazione o, appunto, dal loro «insieme» (così Cass. 25070/2022, che
riprende Cass Civ 3 dicembre 2010, n. 24620; Cass. 18 maggio 2018, n. 12368;
Cass. 18 gennaio 2013, n. 1249; Cass. 20 aprile 2004, n. 7488).
Ebbene, il marchio registrato da è un marchio figurativo, Parte_1
costituito da un riquadro rettangolare, il quale, nella parte superiore, contiene
un fregio caratterizzato da due spighe curve, al di sotto delle quali compaiono le
scritte “Sfoglia d'oro”, in carattere stampatello maiuscolo. Si tratta quindi di un
marchio che, pur caratterizzato da parole o segni grafici i quali, presi
singolarmente, hanno carattere descrittivo (come le parole che lo compongono)
o comunque evocativo (le spighe che richiamano la materia prima con la quale
sono realizzati i prodotti da forno), considerato nel suo insieme presenta una
certa qual distintività, data dalla disposizione dei disegni, dalla loro
combinazione con le parole, dai particolari caratteri grafici utilizzati.
In ragione di quanto sin qui esposto, il marchio azionato da , Parte_1
pur debole, non può essere considerato nullo, dovendosi, per l'effetto, rigettare
la domanda riconvenzionale di nullità proposta da parte attrice.
Invero, come già osservato dal Tribunale, i singoli elementi che caratterizzano il marchio, pur se privi singolarmente considerati di capacità distintiva,
l'acquistano sulla base della complessiva valutazione che deve essere effettuata per decidere sulla sua validità.
Trattasi, peraltro, di difesa poco coerente con il contegno assunto dalla stessa che nel 2022 ha ottenuto la registrazione del proprio marchio che, come CP_1
pagina 13 di 24 quello attoreo, è composto da elementi, quasi tutti verbali, tra cui proprio l'espressione sfoglia d'oro.
*****

6.1 Venendo al primo motivo d'appello principale, stabilisce l'art. 24, comma 1,
del Codice della Proprietà Industriale: “A pena di decadenza il marchio deve
formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i
prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla
registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di
cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo
legittimo.”
La norma, quindi, richiede un utilizzo costante e tendenzialmente continuo del marchio di cui si chiede la tutela. Peraltro, nel caso di specie ha poco rilievo discutere dell'ampiezza dell'utilizzo necessario per impedire la decadenza giacché dalla documentazione dimessa da non emerge la prova di un CP_7
utilizzo, neppure saltuario, della privativa nel periodo rilevante per la decisione sulla proposta eccezione di decadenza.
Precisato sin da ora che non si deve tenere conto dei documenti relativi al segno
“linea Sfoglia d'oro” in quanto del tutto diverso da quello oggetto di tutela per le ragioni che verranno meglio evidenziate con la trattazione del secondo motivo,
si osserva che le fatture di vendita sono prive del logotipo oggetto del marchio azionato, sicché potrebbero riferirsi a qualsiasi prodotto di , che i Parte_1
cataloghi prodotti sono privi di data certa e che nessuna conferma, anche di natura testimoniale, è stata chiesta dall'appellante per dimostrare che essi si riferivano a prodotti commercializzati nel periodo 2014-2019.
pagina 14 di 24 L'unico elemento che merita una più approfondita analisi è quello inerente ai codici prodotto indicati nei prodotti raffigurati nelle foto prodotte sub docc. 11 e
12. La pur riscontrata identità tra i codici prodotto apposti alle confezioni indicate in tali foto e quelli inseriti nelle fatture dimesse in causa costituisce un elemento avente valenza indiziaria che avrebbe, però, richiesto conferme di altra natura. Si tenga al riguardo conto che i biscotti ritratti nelle foto in questione sono stati prodotti in epoca imprecisata, ma comunque anteriore al quinquennio in esame, in quanto sono stati commercializzati non oltre l'anno
2010 (nelle confezioni risulta apposta la data di scadenza del giugno 2010).
Quindi, non è possibile per ciò solo ritenere che quei codici rappresentassero prodotti accompagnati dal marchio di cui è lite venduti nel quinquennio in discussione. Anche volendo ritenere astrattamente idonea tale prova (peraltro,
significativamente mai presa in considerazione nelle decisioni EUIPO citate dalle parti), avrebbe, pertanto, dovuto quanto meno dimettere in Parte_1
causa confezioni indiscutibilmente commercializzate a partire dal 2014,
risultando, invece, verosimile la considerazione, pure fatta dell'appellata,
secondo cui i biscotti ivi ritratti potrebbero essere mere rimanenze di magazzino.

6.2. Ai fini dell'accertamento dell'invocata decadenza deve essere esaminato anche il secondo motivo, la cui rilevanza si coglie in quanto, ai sensi dell'art. 24,
comma 4, del citato CPI, “Inoltre, neppure avrà luogo la decadenza per non uso
se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o altri
marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali faccia effettiva
utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi”.
pagina 15 di 24 Premesso che l'appellante non ha fornito prova neppure dell'utilizzo dei prodotti così contrassegnati nel periodo rilevante per la decisione sull'eccezione formulata dalla convenuta, non necessita approfondire tale questione in quanto la c.d. variante è completamente diversa dal marchio per il quale l'appellante ha ottenuto tutela.
Risulta opportuno riportare una rappresentazione fotografica del marchio e della asserita variante in questione.
Orbene, il segno che compare a destra è un segno totalmente diverso innanzitutto posto che, come correttamente messo in evidenza da , il segno CP_1
distintivo principe è “LE FIORENTINE” e poi in alto il logo giallo
”; in piccolo e in corsivo è scritto “linea Sfoglia d'Oro” e la Parte_1
“®” (che è usato per comunicare al consumatore quale parte del logo è il marchio registrato) è posta a lato del logo ”, e non accanto Parte_1
alla dicitura “linea Sfoglia d'Oro”
pagina 16 di 24 L'uso di tali segni dimostra semmai la volontà dell'appellante principale di usare la dicitura “SFOGLIA D'ORO” come dicitura descrittiva di una linea di prodotti e non come segno distintivo, cioè marchio, invece attribuito alla parola
” perché affiancata dalla ® o a “FIORENTINE” perché Parte_1
riprodotta in centro e con caratteri grandi e ben visibili sulla confezione.
L'asserita variante è, inoltre, priva di significativi tratti distintivi del marchio oppure riporta elementi con importanti modifiche. Invero:
- manca il riquadro rettangolare di colore nero nel bordo, recante una striatura grigia al suo interno, che caratterizza il marchio;

- la scritta sfoglia d'oro è in stampatello nel marchio ed in corsivo nella variante,
nella quale compare la parola “linea” non presente nel marchio;

- le spighe di RA che compaiono nella variante sono sensibilmente difformi dal marchio nel quale compaiono tre file di semi accoppiati e un seme sulla punta, avendo ogni seme uno stelo che si stende perpendicolarmente alla direzione del seme stesso, tranne il seme in punta a ciascuna spina che reca tre steli;

- mancano nella variante le due punte di freccia rivolte verso il centro, poste appena sotto gli steli allungati delle due spighe di RA, di dimensioni preponderanti rispetto all'elemento verbale, che caratterizzano il marchio.
Va, inoltre, evidenziato che non sono mai stati riportati nella medesima confezione entrambi i segni. (cioè il Logotipo + la pretesa variante).
Anche tale motivo è, pertanto, infondato, non potendo ritenersi che il segno oggetto della variante sia praticamente identico rispetto al marchio registrato o pagina 17 di 24 che differisca al più per elementi trascurabili rispetto a quello per il quale ha ottenuto la tutela. Parte_1

6.3.1 La trattazione della prima parte del terzo motivo richiede di pronunciarsi sulla contraffazione del marchio azionato. La questione è rilevante anche a prescindere dalla rilevata decadenza quanto meno per stabilire se l'appellata abbia violato l'art. 2598 cod. civ. immettendo in commercio prodotti idonei a confondersi con quelli dell'appellante.
Risulta anche in tal caso opportuna una riproduzione fotografica del marchio di
(a sinistra) e delle confezioni di biscotti di (a destra) che, Parte_1 CP_1
secondo l'appellante principale, si confondono con quelli oggetto di tutela, con la precisazione che ha utilizzato le vecchie confezioni di cui al logo di CP_1
colore rosso sino al 2016, mentre le confezioni nere con “ , I Parte_2 [...]
” dal 2017. Parte_2
pagina 18 di 24 Osserva preliminarmente il Collegio che il Tribunale ha correttamente ritenuto che il Logotipo oggetto del Marchio da sia un segno CP_8 Parte_1
debole, in quanto composto da elementi grafici del tutto comuni come l'etichetta rettangolare, la forma delle spighe di RA stilizzate per prodotti da forno, le punte di freccia e da parole di comune diffusione e che presentano un'aderenza concettuale al prodotto contraddistinto. Ha, pertanto, correttamente applicato il pagina 19 di 24 consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la confondibilità del marchio debole è esclusa allorché vengano apportate anche lievi modifiche od aggiunte al marchio successivo.
Nel caso di specie, i segni impiegati dall'odierna appellata presentano varianti non trascurabili, idonee ad escludere un rischio di confusione con il CP_9
oggetto del Marchio dell'appellante. Le diversità tra i segni in CP_8
questione si colgono sotto diversi aspetti. Invero
i) Vi è differenza geometrica: il Logotipo del Marchio Azionato ha la forma rettangolare di base con sfondo grigio-bianco. Nei segni contestati, uno è ovale
(quello vecchio), l'altro (quello nuovo) non ha una forma geometrica di sfondo.
ii) Vi è differenza dei font (carattere di scrittura): il Logotipo del Marchio
reca l'elemento verbale in caratteri stampatello maiuscolo standard CP_8
(Times New Roman secondo quanto dedotto da e non contestato da CP_1
), mentre nel vecchio segno rosso, il font usato dalla Parte_1
convenuta/appellata è un corsivo stilizzato con le lettere “f”, “g”, ed “L”
allungate verso l'alto e arrotondate. Nel nuovo logo, il font utilizzato è di fantasia, cioè simula un tratto irregolare stampatello come fosse scritto a mano e rappresentato in dimensioni diverse tra le varie parole che compongono il segno
(“I'm” ha una dimensione di circa la metà delle dimensioni di “SFOGLIA
D'ORO”).
iii) Vi è differenza di righe: nel Logotipo del Marchio Azionato la dicitura verbale è apposta su una singola riga;
mentre nei due segni contestati la dicitura verbale è posta su due righe.
pagina 20 di 24 iv) Vi è differenza grafica delle spighe e in ordine alla visibilità nel logo contestato: le spighe rappresentante nei loghi sono diverse e comunque, nel vecchio marchio contestato, sono invisibili. Quanto alle differenze, nel Logotipo
del Marchio le spighe sono composte da tre file di semi accoppiati e Per_1
un seme sulla punta, avente ogni seme uno stelo che si estende perpendicolarmente alla direzione del seme stesso, tranne il seme in punta a ciascuna spina che reca tre steli;
le spighe ed i loro elementi sono riprodotti in colore nero su sfondo grigio-bianco. Al contrario nel vecchio logo contestato le spighe (quasi invisibili in quanto integrate nell'ovale) recano circa n. 10 file di semi di RA;
gli steli si estendono a mò di “cresta” o ciuffo in senso obliquo solo verso l'alto al centro, e non quindi anche verso il basso come nel Marchio
. Le spighe nel segno vecchio contestato poi hanno gli steli finali che CP_8
disegnano l'etichetta ovale, mentre nel gli steli delle spighe Controparte_10
terminano dritti sul lato (destro e sinistro) della etichetta rettangolare, senza quindi creare l'effetto di abbraccio creato dal logo vecchio contestato.
v) Vi è assenza delle punte di freccia: nei loghi contestati, mancano del tutto gli elementi a freccia posti nel marchio sotto le spighe.
vi) Vi è diversità dei colori: il Logotipo oggetto del Marchio Azionato è
depositato in tratti scritti in nero;
lo sfondo del riquadro rettangolare è
ombreggiato grigio. La protezione deve, quindi, essere limitata ad una riproduzione in colore nero su sfondo grigio o bianco. Nei loghi contestati,
quanto al vecchio, c'è una prevalenza del colore rosso nello sfondo dell'ovale e nel giallo - oro nel tratto usato per la parte verbale e per le spighe;
nel nuovo pagina 21 di 24 logo contestato, invece, la scritta è in colore oro su sfondo nero. Anche
cromaticamente, quindi, ci sono obiettive differenze.
vii) Vi è diversità concettuale: il nuovo segno contestato “I'm Foglia d'oro”
utilizzato da dal 2017 si differenzia anche dal punto di vista concettuale, CP_1
verbale e fonetico per la presenza dell'espressione “I'm” assente nel Marchio
Azionato.

6.3.2. La seconda parte del terzo motivo è anch'essa priva di pregio. Premesso
che il segno in questione non è stato registrato, non si tratta di certo di marchio complementare come reso evidente anche dal fatto, già precedentemente evidenziato, che esso non compare mai insieme al marchio registrato, avendo poi l'espressione “linea sfoglia d'oro” una valenza meramente descrittiva, volta ad individuare una determinata linea di prodotti venduti dall'appellante.
Prive di pregio sono anche le considerazioni sul c.d. secondary meaning (che non è chiaro se riferite solo a quest'ultimo segno o anche al marchio registrato),
non avendo dimostrato che tale segno e/o il marchio abbiano Parte_1
raggiunto un certo grado di conoscenza presso il pubblico tale da renderlo identificabile come proveniente da una determinata impresa. La sussistenza di siffatto presupposto richiede la dimostrazione di un uso intenso del marchio (o di quella che sarebbe la sua variante) in un certo contesto, del raggiungimento di una significativa quota di mercato e di importanti investimenti pubblicitari sostenuti per la promozione del medesimo. Tale prova è, però, mancata nel caso di specie, posto che le fatture emesse da e la vendita dei suoi Parte_1
prodotti presso i supermercati di due catene della grande distribuzione pagina 22 di 24 dimostrano (sempre che si ritenga superabile l'eccezione di decadenza) al più la redditività della produzione dolciaria dell'appellante.
L'indicazione “sfoglia d'oro” in sé riguardata non assume un carattere distintivo,
né il suo utilizzo è idoneo a configurare una responsabilità per illecito confusorio ex art. 2598 c.c., anche in ragione del fatto che, come emerge dal doc. 17 di parte appellata, moltissime imprese del settore dolciario assumono proprio tale denominazione.
*****

8.1 La reciproca soccombenza giustifica la compensazione per la quota della metà delle spese di lite di del grado, indubbio essendo il maggior rilievo CP_1
del rigetto dell'appello principale dal quale consegue le liceità dell'utilizzo dei segni che contraddistinguono le confezioni dei prodotti dell'appellata. Le spese di quest'ultima vengono liquidate, secondo i parametri medi previsti dal al D.M.
n. 55 del 2014 per le cause di valore indeterminabile a media complessità,
esclusa la fase istruttoria, nell'intero in Euro 8.470,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge (esclusi, invece, gli esborsi effettuati con l'iscrizione a ruolo della causa in quanto relativi al gravame incidentale rigettato).

8.2 Stante il rigetto di entrambi gli appelli, va, infine, dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di e Parte_1 [...]
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai Controparte_1
sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.


P.Q.M.


pagina 23 di 24 Definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
nei confronti di e sull'appello
[...] Controparte_1
incidentale da quest'ultima proposto avverso la sentenza n. 47/2023 pronunciata il 14.12.2023 dal Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, li rigetta entrambi e:
- condanna alla rifusione di metà delle spese del grado Parte_1
d'appello di che liquida nell'intero in Controparte_1
Euro 8.470,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e dichiara compensata la residua frazione;

- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di e di un ulteriore importo Parte_1 Controparte_1
a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott. Guido Santoro
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