R.G.C. n. 389/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Quinta Sezione Civile – Sezione specializzata in materia di Impresa
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Emanuela Germano Cortese PRESIDENTE Dott.ssa Cecilia Marino CONSIGLIERE Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE RELATORE ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa n. 389/2024 pendente in grado di appello tra:

cf-p.iva , in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_1 P.IVA_1 amministrazione sig. , suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in CP_2
Bosco Marengo (AL), Strada Statale 35 bis dei Giovi km 9, senza numero civico, rappresentata e difesa, giusta delega a margine della comparsa di costituzione in data 20/06/2021 dall'Avv. Massimo Grattarola del Foro di Alessandria (c.f.: C.F._1
n.ro fax 0131 231333, pec: presso il quale è
[...] Email_1 elettivamente domiciliata in Alessandria, via Trotti n.46 PARTE APPELLANTE

contro

con sede legale a Alessandria, via Aldo Moro n. 97, codice fiscale e partita CP_3 iva: , in persona dell'Amministratore Delegato legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore , difesa e rappresentata difesa, anche disgiuntamente, dagli avv. Controparte_4
Francesco Sangiacomo (codice fiscale – indirizzo di posta C.F._2 elettronica certificata: - numero di fax 0131 Email_2
305328) e Gabriella Angela Massa (codice fiscale – numero di fax C.F._3
0131 305328 – indirizzo di posta elettronica certificata ) e Email_3 presso il loro studio elettivamente domiciliata in Alessandria, corso Crimea n 35, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione in primo grado PARTE APPELLATA

1 avverso

la sentenza del Tribunale di Torino, sezione Imprese, n. 1438/2024, repert. 2331/2024, resa inter-partes il 9 febbraio 2024 e depositata il 5 marzo 2024, a definizione del procedimento n. 6356/2021.

CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma dell'appellata sentenza, previa eventuale rinnovazione della CTU, con mandato al perito nominando di verificare, alla luce delle osservazioni di cui al presente atto di appello, novità validità ed efficacia del brevetto europeo EP 14723497, derivante dalla domanda internazionale PCT/IT2014/000040, e, in caso di sua ritenuta novità validità ed efficacia, la interferenza con esso della macchina Gravity Feeder 400 e Gravity Feeder 800 della respingere tutte le domande attrici;
vinte le spese del doppio grado di Controparte_1 giudizio.
PER PARTE APPELLATA
Reietta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello proposto da
[...] per i motivi tutti meglio visti in comparsa di costituzione. In via istruttoria, CP_1 respingere le istanze istruttorie formulate da in quanto irrilevanti e/o Controparte_1 inammissibili e assolutamente infondate in fatto e in diritto. In via principale, respingere l'appello e per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata. Con condanna di parte appellante al pagamento delle spese del grado.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
è titolare di un brevetto europeo ("EP3107845", abbreviabile in "EP'845") CP_3 ideato per risolvere il problema dell'orientamento su nastro trasportatore di piccoli oggetti quali i tappi "alti" (con altezza maggiore del diametro) e le capsule non cilindriche (come quelle da inserire nelle macchine per il caffè espresso). L'elemento distintivo di questa invenzione risiederebbe nella particolare conformazione della superficie di appoggio delle palette del nastro trasportatore. Questa superficie presenta delle cavità (o
“semi-alveoli”) aperte verso il lato opposto alla sorgente del nastro, nella direzione di movimentazione dello stesso, e definite da una pluralità di "risalti" (o "dentini" o
“nervature” o “alette”) che fungono da pareti divisorie, evitando il rotolamento e così
“obbligando” gli oggetti – che cadono sul nastro trasportatore, per forza di gravità, da un
2 contenitore (tramoggia) in cui sono posti alla rinfusa – a posizionarsi in una medesima direzione. Gli oggetti che hanno il loro baricentro "più vicino alla superficie del nastro" si mantengono stabilmente appoggiati sulle palette, andandosi ad “incuneare” (per usare un termine mutuato dal linguaggio comune, che però esprime il concetto) nelle paratie, assumendo necessariamente un unico orientamento predefinito e così potendo proseguire il loro percorso sul nastro trasportatore fino a raggiungere un dispositivo di estrazione. Gli oggetti che, invece, non si inseriscono ordinatamente negli appositi spazi, mantenendo così un baricentro “più lontano dalla superficie del nastro” (quasi fossero “in eccesso”, per usare un'immagine esplicativa tratta dal comune sentire), “cadono” dal nastro alla tramoggia per poi essere reimmessi in circolo. In altri termini, gli oggetti mal posizionati che (ri)cadono nella tramoggia si mescolano nuovamente agli oggetti posti alla rinfusa nella tramoggia medesima e possono essere ripresi dal nastro trasportatore per un nuovo tentativo di orientamento. In sintesi, il funzionamento si basa su un unico ciclo di selezione per gravità in cui gli oggetti non correttamente orientati (non
“incuneati”) sulla paletta del nastro trasportatore vengono scartati e reimmessi nel flusso per essere riprocessati.
La domanda di brevetto internazionale è stata depositata nel febbraio 2014 ed è stata pubblicata nell'agosto 2015. Successivamente, nel marzo 2017, sono state depositate rivendicazioni modificate presso l' Il brevetto europeo è Controparte_5 stato concesso e la sua traduzione in italiano è stata depositata in Italia nel novembre 2020. Nell'agosto 2020, ha riscontrato che stava CP_3 Controparte_1 commercializzando, anche tramite il proprio sito internet, macchine denominate "Gravity Feeder modello 400" e "Gravity Feeder modello 800". Ritenendo che tali macchine riproducessero il proprio brevetto, ha incaricato un consulente esterno per CP_3 una valutazione tecnica che ha confermato le interferenze.
ha quindi avviato un procedimento cautelare di descrizione, ai sensi CP_3 dell'articolo 129 del Codice della Proprietà Industriale (C.P.I.), per raccogliere prove della possibile contraffazione. Il Tribunale ha respinto l'istanza di di CP_3 concessione del provvedimento di descrizione inaudita altera parte, fissando, invece, un'udienza per la comparizione delle parti e concedendo a un termine Controparte_1 per depositare la propria memoria difensiva. La concessione del provvedimento che ha disposto la descrizione è quindi avvenuta nel contraddittorio delle parti. Tuttavia, l'esecuzione di tale provvedimento, avvenuta l'11 marzo 2021 presso la sede di è stata effettuata “a sorpresa”, cioè Controparte_1 senza alcun avviso preventivo a e ai suoi difensori costituiti. Quel Controparte_1 giorno, il Sig. legale rappresentante di era presente CP_2 Controparte_1 presso la sede della società al momento dell'accesso dell'Ufficiale Giudiziario, del CTU nominato dal Tribunale e del legale di per l'esecuzione del provvedimento CP_3 di descrizione. Il Sig. ha provveduto a mettere a disposizione e a consegnare CP_2 volontariamente la documentazione all'Ufficiale Giudiziario e al CTU, inclusi il fascicolo tecnico delle macchine, il manuale di istruzioni e un'analisi dei rischi. L'esecuzione della descrizione mediante apposito verbale è avvenuta quindi l'11 marzo 2021 presso la sede di senza la partecipazione dei difensori e dei tecnici di CP_1 CP_1 CP_1
[...]
3 ha presentato reclamo eccependo la nullità del verbale di descrizione, Controparte_1 in quanto la mancata comunicazione preventiva dell'accesso da parte dell'Ufficiale Giudiziario e del CTU nominato dal Tribunale le aveva impedito di fruire dell'assistenza tecnica e legale durante le operazioni, nonostante l'ordinanza avesse autorizzato le parti ad assistere alla descrizione tramite i propri rappresentanti e tecnici di fiducia. CP_1 ha anche lamentato l'acquisizione di documenti non autorizzati e non pertinenti.
[...]
Nel corso del procedimento di reclamo, le parti hanno accettato una proposta transattiva del Collegio, che prevedeva il deposito di note tecniche sul materiale acquisito, riservando le eccezioni sull'utilizzabilità dei singoli documenti alla successiva fase di merito. Il reclamo è quindi stato estinto per rinuncia di , accettata da . CP_1 CP_3
ha poi introdotto il giudizio di merito, chiedendo l'accertamento della CP_3 contraffazione, l'inibitoria definitiva della produzione e del commercio delle macchine di il ritiro del materiale pubblicitario, la pubblicazione della sentenza e il Controparte_1 risarcimento dei danni. si è costituita eccependo la nullità del procedimento di descrizione, Controparte_1
l'inesistenza del diritto di protezione di (anche perché, secondo CP_3 CP_1
la protezione brevettuale non sarebbe stata attiva al momento della presunta
[...] contraffazione) e l'infondatezza delle domande di sostenendo che le palette CP_3 oggetto del brevetto fossero "arte nota" e che non vi fosse alcuna imitazione.
Il Tribunale ha respinto l'eccezione di nullità del verbale di descrizione dell'11/03/2021 e ritenuto la documentazione acquisita ammissibile e utilizzabile nel giudizio, osservando, peraltro, che il Collegio, durante la fase di reclamo avverso il provvedimento di conferma della descrizione, aveva proposto una soluzione transattiva che prevedeva la concessione di un termine alle parti per il deposito di note tecniche sul materiale acquisito, al fine di garantire il contraddittorio sull'acquisizione avvenuta. Le parti avevano accettato questa proposta e depositato le note tecniche. Il Tribunale ha ritenuto che, in questo modo, anche la convenuta che non aveva potuto partecipare alle operazioni Controparte_1 di descrizione con i propri difensori e tecnici, aveva avuto modo di esprimere le proprie osservazioni, acquisite nel procedimento. Di conseguenza, il Tribunale ha concluso che non erano ravvisabili violazioni del contraddittorio che comportassero l'inutilizzabilità a priori del materiale acquisito, poiché entrambe le parti avevano potuto formulare le rispettive osservazioni sul merito nell'ambito dello stesso procedimento cautelare. Il Tribunale ha anche specificato che i documenti acquisiti erano inerenti alle violazioni denunciate e ai macchinari oggetto di contestazione e che pertanto non sussisteva alcuna ragione per la loro esclusione dal materiale probatorio di causa.
a sostegno della decisione del Tribunale, ha evidenziato che l'esecuzione CP_3
"a sorpresa" è tipica delle misure cautelari, come la descrizione, e mira ad impedire la dispersione delle prove. Ha anche rilevato che, al momento dell'accesso, il legale rappresentante di non aveva formulato alcuna richiesta di assistenza Controparte_1 legale o tecnica.
Il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) ingegneristica per valutare la validità del brevetto e l'effettiva contraffazione. Ha anche disposto una CTU contabile per la quantificazione dei danni.
Con la sentenza n. 1438/2024, qui impugnata, il Tribunale ha:

4 - ritenuto ammissibile e utilizzabile tutta la documentazione acquisita durante il procedimento di descrizione e respinto le eccezioni di inutilizzabilità di documenti specifici (come il certificato di "quasi macchina" o il manuale di istruzioni) ritenendoli pertinenti e rilevanti;

- respinto l'eccezione di sull'inesistenza del diritto di protezione di Controparte_1
Il Tribunale ha chiarito che il diritto di brevetto esiste ed è efficace a CP_3 partire dalla data di pubblicazione della domanda (agosto 2015), mentre il deposito della traduzione italiana (marzo 2020) è una condizione necessaria per poter attivare e far valere giudizialmente tale protezione in Italia. Questo significa che, sebbene potesse agire in giudizio davanti ai Tribunali italiani CP_3 solo dopo il deposito della traduzione, i diritti che intendeva far valere retroagivano alla pubblicazione della domanda, rendendo la presunta contraffazione di
[...]
(avvenuta nel 2016) comunque rilevante;
CP_1
- dichiarato valido il brevetto europeo di (EP3107845) escludendo la CP_3 mancanza di novità e ritenendo che la soluzione di si distinguesse CP_3 dalle anteriorità (in particolare dal doc. D5 – brevetto US3556282A – e dal doc. D7
– brevetto US8944242B2 – che non descrivevano macchinari predisposti per operare una selezione per gravità degli oggetti trasportati, come invece la macchina di cui al brevetto litigioso);
- confermato la presenza di attività inventiva, affermando che nessuna delle anteriorità esaminate, da sola o in combinazione, rendeva ovvia la soluzione brevettata. In particolare, non era stato dimostrato che la paletta che accoglie le nervature di cui al brevetto facesse parte delle comuni conoscenze CP_3 tecniche del settore;

- riconosciuto sufficiente la descrizione, respingendo le contestazioni di CP_1 basate su un'errata interpretazione delle rivendicazioni;

[...]
- accertato la contraffazione letterale del brevetto di da parte delle CP_3 macchine "Gravity Feeder modello 400" e "Gravity Feeder modello 800" di
[...]
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che le macchine di CP_1 CP_1 riproducessero tutte le caratteristiche della rivendicazione principale del
[...] brevetto di e che la presenza di "

contro

-palette" non escludesse CP_3
l'interferenza, poiché si trattava di elementi aggiuntivi che non alteravano la funzione brevettata;

- inibito a la fabbricazione e la commercializzazione delle Controparte_1 macchine oggetto di causa e ordinato il ritiro del materiale pubblicitario;

- fissato una astreinte di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza;

- condannato a pagare a favore di l'importo di € Controparte_1 CP_3
18.981,00, oltre rivalutazione e interessi, equivalente al profitto derivante dalla vendita di una singola macchina (l'unica venduta in violazione del brevetto
); CP_3
- respinto la domanda di pubblicazione della sentenza su quotidiani e riviste specializzate, ritenendo che la diffusione limitata dell'unico esemplare venduto nel 2016 non giustificasse tale misura;

- condannato a rifondere a le spese legali e i Controparte_1 CP_3 compensi dei consulenti di parte e posto a carico di le spese Controparte_1 delle CTU ingegneristica e contabile.
5 ha appellato la sentenza del Tribunale per diversi motivi. Controparte_1
i) Inutilizzabilità dei documenti acquisiti nella fase della descrizione per violazione del contraddittorio e per inconferenza degli stessi: lamenta Controparte_1 che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto ammissibili e utilizzabili i documenti acquisiti durante il procedimento di descrizione, quali il certificato di "quasi macchina", il manuale d'istruzioni, quello di analisi dei rischi, i documenti di trasporto, l'ordine di acquisto. Sostiene che tali CP_1 documenti sono stati acquisiti al di fuori dell'ambito autorizzato dall'ordinanza (che si limitava a macchine, disegni e tavole tecniche) e in assenza dei propri rappresentanti legali e tecnici, in violazione del principio del contraddittorio.
afferma che questi documenti riguardavano la quantificazione del CP_1 danno piuttosto che la verifica della contraffazione.
ii) Inefficacia della protezione brevettuale: ribadisce che la Controparte_1 protezione del brevetto di non era attiva nel momento in cui la CP_3 propria macchina è stata ideata e commercializzata (2016). Argomenta che, in base alla normativa, la protezione per i brevetti europei in Italia decorre ex nunc, dalla data di deposito della traduzione italiana delle rivendicazioni (avvenuta solo nel marzo 2020), e non retroattivamente, dal deposito della domanda di brevetto.
iii) Invalidità del brevetto di (mancanza di novità e attività inventiva, CP_3 arte nota): contesta la validità del brevetto di Controparte_1 CP_3 sostenendo che l'invenzione (i "risalti" o "dentini" o “nervature” o “alette” sulle palette del nastro trasportatore) costituisca "arte nota" o un semplice accorgimento tecnico banale, non meritevole di protezione brevettuale. Richiama l'articolo 36 del C.P.I. che esclude la registrabilità, quali disegni o modelli, di caratteristiche determinate unicamente dalla funzione tecnica. Critica il CTU per non aver esaminato adeguatamente un proprio documento di arte nota (una brochure del 2009) e per non aver chiarito quale problema tecnico irrisolto fosse stato affrontato dalla soluzione di o quale CP_3 elemento di novità sostanziale fosse stato introdotto. Afferma che la soluzione di sarebbe un'ovvia modifica che un tecnico medio del settore CP_3 avrebbe potuto apportare senza sforzo inventivo, facendo riferimento alle anteriorità già presenti (in particolare docc. D5 e D7 sopra citati).
iv) Assenza di interferenze o imitazioni: sostiene che le proprie Controparte_1 macchine non imitano servilmente il brevetto di né CP_3 letteralmente né per equivalenza. Evidenzia la presenza di "

contro

-palette" nelle proprie macchine, che a suo dire occludono le cavità e permettono l'ingresso degli oggetti solo in direzione perpendicolare al nastro, un principio operativo differente da quello del brevetto di che mira ad accogliere tappi CP_3 alti anche con orientamenti diversi. Afferma che la propria macchina è funzionalmente inadatta a trattare i tappi alti, scopo dichiarato del brevetto di Chiede, all'uopo, nuova CTU. CP_3
v) Risarcimento danni e penale: impugna la quantificazione del Controparte_1 risarcimento (€18.981,00), ritenendola eccessiva, dato che la violazione è
6 consistita nella vendita di una sola macchina nel 2016 e che detta macchina non era più in produzione. Quanto alla penale giornaliera di €500,00 per il ritardo “nell'esecuzione della sentenza”, sostiene che il Tribunale CP_1 sia andato ultra petita perché aveva chiesto tale penale solo per CP_3
l'inibitoria e il ritiro del materiale, non per il ritardo nel pagamento. Inoltre, l'astreinte di cui trattasi è stata fissata dal Tribunale eccedendo i limiti normativi per due ragioni principali: a) perché essa non si applica a debiti pecuniari: l'articolo 124 del Codice della Proprietà Industriale (CPI) stabilisce, infatti, che il giudice può fissare una penale per ogni "violazione o inosservanza successivamente constatata" o per ogni "ritardo nell'esecuzione del provvedimento" di inibitoria (cioè, il divieto di fabbricare, commercializzare, ecc.) e di ritiro dal commercio. È dunque pacifico che la penale non possa riferirsi a debiti pecuniari, altrimenti si porrebbero dubbi di costituzionalità, discriminandosi tra chi ha disponibilità economiche e chi no;
b) perché la penale non si applica a condotte non più in atto: la macchina contestata ("Gravity Feeder"), come detto, era stata prodotta e venduta una sola volta nel 2016 e, al momento del giudizio, non era più in produzione, né pubblicizzata, né in vendita. Poiché non c'era una condotta illecita continuativa da sanzionare, l'applicazione di una penale giornaliera sarebbe ingiustificata e priva di scopo.
ha inoltre dichiarato di aver già pagato l'importo liquidato in primo Controparte_1 grado chiedendone la restituzione in caso di riforma della sentenza.
ha chiesto alla Corte d'Appello di dichiarare inammissibile e infondata CP_3
l'impugnazione di e di confermare integralmente la sentenza di primo Controparte_1 grado. Sull'esecuzione della descrizione e sull'ammissibilità dei documenti: ritiene CP_3 le eccezioni di infondate e già motivatamente respinte dal Tribunale. Controparte_1
Spiega che la descrizione è una misura cautelare probatoria specifica della proprietà industriale, con carattere invasivo e coercitivo, che autorizza l'Ufficiale Giudiziario ad accedere ai luoghi e ad acquisire prove, anche forzosamente. Ribadisce che il legale rappresentante di ha consegnato volontariamente i documenti e che la Controparte_1 mancanza di preavviso non invalida l'operazione. Sottolinea che aveva Controparte_1 accettato una soluzione transattiva in sede di reclamo per presentare note tecniche sul materiale acquisito, rinunciando implicitamente alle contestazioni procedurali. Afferma che la documentazione è prova precostituita e necessaria per la decisione, a prescindere dalle modalità di acquisizione. Sull'efficacia della protezione brevettuale: respinge la tesi dell'efficacia ex CP_3 nunc, sostenendo che la protezione del brevetto, una volta pubblicato e convalidato in Italia, opera ex tunc, cioè retroattivamente dalla data di deposito della domanda di Cont brevetto (febbraio 2014). Afferma che l' ha esaminato tutti i requisiti di validità del brevetto. Sull'asserita invalidità del brevetto: chiarisce che il brevetto in questione è CP_3 un brevetto per invenzione, non un disegno o modello, ciò che rende non pertinente il richiamo di all'articolo 36 del C.P.I. Sostiene che l'invenzione non si riduce a CP_1 una "banale aletta" ma è definita dalla specifica conformazione delle palette e dei risalti che risolve un problema tecnico, vale a dire l'orientamento di oggetti di forme diverse,
7 Cont inclusi i tappi alti. Ribadisce che sia l' sia il CTU hanno confermato la novità, l'attività inventiva e l'industrialità del brevetto, e che l'analisi delle anteriorità ha dimostrato che la soluzione non era ovvia per un tecnico del settore. Respinge l'argomento dell'"arte nota" basato sulla brochure prodotta da Controparte_1 sostenendo non esserne stata provata la data di pubblicazione anteriore, e rileva comunque che il documento stesso non descrive le caratteristiche brevettate. Sulle interferenze: afferma che il CTU e il giudice di primo grado hanno CP_3 correttamente accertato l'interferenza letterale delle macchine di con il Controparte_1 brevetto. Sottolinea che la presenza delle "

contro

-palette" nelle macchine di CP_1
è un elemento aggiuntivo che non altera la riproduzione delle caratteristiche
[...] brevettate e non le esclude dall'ambito della protezione. Il CTU ha confermato che la macchina di anche con le

contro

-palette, è in grado di operare la Controparte_1 selezione degli oggetti in modo conforme al brevetto di CP_3
Sulla richiesta di rinnovo della CTU: si oppone, atteso che l'analisi CP_3 effettuata dal CTU in primo grado è adeguata ed esaustivamente motivata. Sui danni: richiama il calcolo del CTU contabile, e, quanto alla penale, CP_3 ritiene che il Tribunale l'abbia prevista solo in relazione all'inibitoria e non al risarcimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va integralmente respinto, a prescindere dalla considerazione della pedissequa riproposizione, da parte di di doglianze già formulate Controparte_1
e ampiamente dibattute in primo grado, che non riescono a scalfire il solido impianto logico-giuridico delle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, con le quali l'atto di appello non si confronta adeguatamente, collocandosi, in tal modo, ai limiti dell'inammissibilità.
La doglianza relativa all'illegittima utilizzazione dei documenti acquisiti in sede di procedimento di descrizione è infondata. L'esecuzione del provvedimento ex art. 129 C.P.I. è avvenuta conformemente all'ordinanza autorizzativa. Non è richiesta, ai fini della validità della descrizione, la preventiva notifica al difensore della parte resistente né la sua presenza, trattandosi di misura di natura cautelare che può intervenire persino inaudita altera parte. L'asserita violazione del contraddittorio è peraltro insussistente considerando che il legale rappresentante di , personalmente presente al CP_1 momento dell'accesso del CTU e dell'ufficiale giudiziario, non ha mai richiesto, in quella sede, di sospendere le operazioni per attendere il proprio difensore o il proprio consulente. Inoltre, a voler teoricamente ipotizzare una violazione del contraddittorio (concretamente, come detto, insussistente), la stessa sarebbe comunque stata sanata dall'accordo raggiunto in sede di reclamo, con cui le parti hanno convenuto il deposito di note tecniche sui documenti acquisiti e la rinuncia al reclamo. Ciò ha quindi comportato acquiescenza rispetto alle eventuali violazioni procedurali della descrizione. Quanto all'oggetto della descrizione, contesta l'acquisizione di documenti quali Controparte_1 certificati, manuali tecnici, analisi dei rischi, documenti di trasporto e ordini di acquisto,
8 sostenendo che la descrizione debba limitarsi agli oggetti direttamente contraffatti e ai relativi disegni tecnici. Tale assunto non è condivisibile, atteso che l'art. 129, comma 1, del Codice della Proprietà Industriale attribuisce alla misura cautelare della descrizione un ambito più ampio, comprendente non solo gli oggetti contraffatti e i mezzi di produzione, ma altresì “gli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità”. Il Tribunale di primo grado, in conformità a tale disposizione, ha correttamente qualificato la documentazione acquisita come pertinente e funzionale all'accertamento della violazione e della sua portata complessiva. Tale conclusione è riscontrata dal fatto che la CTU ingegneristica e la CTU contabile hanno utilizzato per le loro rispettive valutazioni tutti i documenti acquisiti in fase cautelare. Proprio il fatto che si dolga dell'impiego, a fini decisionali, dei documenti acquisiti nella fase del CP_1 procedimento di descrizione smentisce, paradossalmente, l'affermazione della loro non pertinenza rispetto all'ambito descrittivo.
Non è poi accoglibile la tesi secondo cui la protezione del brevetto europeo in Italia decorrerebbe unicamente dalla data di deposito della traduzione italiana delle rivendicazioni (5 marzo 2020). A questo proposito, è opportuno richiamare i dati fattuali rilevanti e incontestati:
• la domanda di brevetto europeo di è stata pubblicata il 27 agosto CP_3
2015, conformemente all'art. 93 della Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE);
• la macchina realizzata da è stata ideata e commercializzata nel Controparte_1 corso del 2016;
• la traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni è stata depositata presso l' il 5 marzo 2020, ai sensi dell'art. 54 del Codice della Proprietà Industriale CP_6
(C.P.I.). assume che la protezione brevettuale decorra in Italia esclusivamente Controparte_1 dalla data di deposito (o notifica) della traduzione delle rivendicazioni, sicché ogni condotta posta in essere anteriormente a tale adempimento (5 marzo 2020) sarebbe lecita. Questa ricostruzione si fonda su un'erronea lettura dell'art. 54 C.P.I., che disciplina le condizioni per far valere in giudizio la protezione provvisoria derivante dalla pubblicazione di una domanda di brevetto europeo, ma non incide sulla decorrenza del diritto sostanziale, né sull'esistenza del diritto stesso. La protezione conferita dalla domanda pubblicata sorge infatti ex lege a partire dalla data della pubblicazione e opera con effetti retroattivi (ex tunc) dalla medesima data, a condizione che la traduzione sia poi depositata o notificata: la traduzione in lingua italiana, quindi, non determina la nascita del diritto, ma ne condiziona l'azionabilità davanti all'Autorità giudiziaria italiana. La tesi di confonde, dunque, la fase della produzione degli effetti Controparte_1 giuridici della domanda brevettuale (decorrenza della protezione) con quella della tutela giurisdizionale (azionabilità), conducendo ad un'interpretazione sistematicamente incoerente. La posizione ermeneutica di si pone, infatti, in palese Controparte_1 contrasto con gli artt. 66 e 67 della CBE. In particolare:
• secondo l'art. 67, §1, CBE, la domanda di brevetto europeo conferisce, dalla data della sua pubblicazione, una protezione provvisoria al richiedente, corrispondente a quella che deriverebbe da un brevetto nazionale concesso (con richiamo all'art. 64 CBE, a mente del quale “il brevetto europeo conferisce al suo titolare, a decorrere dal giorno di pubblicazione della menzione della sua concessione e in ciascuno
9 Stato contraente per il quale è stato concesso, i medesimi diritti che gli conferirebbero un brevetto nazionale concesso in questo Stato”);
• l'art. 66 CBE equipara tale domanda, in ciascuno degli Stati designati, ad una domanda nazionale ai fini della determinazione della priorità e della decorrenza della tutela (una domanda di brevetto europeo alla quale è stata assegnata una data di deposito è equivalente, negli Stati contraenti designati, a una domanda nazionale regolare, se del caso con la priorità rivendicata per la domanda di brevetto europeo). Alla luce di tale normativa, il diritto alla tutela brevettuale per effetto della domanda di brevetto europeo pubblicata il 27 agosto 2015 deve quindi ritenersi già efficace e opponibile erga omnes a tale data, ferma restando la necessità, per la sua azionabilità in Italia, del successivo deposito della traduzione in lingua italiana. La condotta di realizzata nel 2016, si colloca successivamente alla Controparte_1 data della pubblicazione della domanda, e pertanto in un periodo in cui detta domanda era non solo esistente, ma anche pubblicamente accessibile e produttiva di effetti sostanziali. L'assunto secondo cui la protezione sarebbe “inoperante” prima del 2020 risulta dunque smentito sia dal dato normativo sia dalla cronologia dei fatti. In altri termini, la tesi di secondo cui nessuna protezione sarebbe attiva e Controparte_1 nessun diritto opponibile prima del deposito della traduzione italiana, di fatto nega qualsiasi effetto utile alla "protezione provvisoria" conferita dalla Convenzione sul Brevetto Europeo a partire dalla data di pubblicazione della domanda a livello europeo. Equiparare l'inesistenza del diritto alla mera inazionabilità oblitera completamente, svuotandolo di contenuto, il concetto stesso di "protezione provvisoria" che la Convenzione garantisce.
ha inoltre invocato la propria “buona fede”, affermando di essere Controparte_1 ignara, nel 2016, dell'esistenza della domanda di brevetto europeo di e CP_3 sostenendo che tale ignoranza escluderebbe l'illiceità della propria condotta. Tale prospettazione è priva di fondamento. Il diritto di esclusiva sorge con la pubblicazione della domanda (decorrenza oggettiva), ed è, da tale momento, opponibile a chiunque. La conoscibilità della domanda pubblicata impone al soggetto diligente di accertarsi della libertà d'azione (freedom to operate). L'eventuale ignoranza soggettiva può, al più, rilevare ai fini della quantificazione del danno o ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo in sede penale, ove la violazione brevettuale si innesti in una fattispecie criminosa, ma non incide sulla configurabilità dell'illecito civile per contraffazione. A conferma di ciò, basti osservare che, come si vedrà oltre, costituisce ormai jus receptum l'applicabilità del rimedio della reversione degli utili (rimedio invocato sin dal primo grado da a prescindere dall'accertamento dello stato CP_3 soggettivo dell'autore della violazione, proprio perché il dolo o la colpa del contraffattore (o l'assenza di dolo o di colpa in capo al contraffattore) sono elementi ininfluenti sul piano dell'integrazione della fattispecie illecita civilistica (principio ricavabile, ad esempio, da Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 29/07/2021, n. 21832, così massimata: “in tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa che lamenti la sua violazione ha facoltà di chiedere, in luogo del risarcimento del danno da lucro cessante, la restituzione (c. d. "retroversione") degli utili realizzati dall'autore dell'illecito, con domanda proposta ai sensi dell'art. 125 de D.Lgs. 10.2.2005, n. 30, senza che sia necessario allegare specificamente e dimostrare che, agli utili realizzati dal contraffattore, sia corrisposto un
10 mancato guadagno, né che l'autore della violazione abbia agito con colpa o con dolo”). Ai fini della ravvisabilità della violazione civilistica è quindi dirimente il fatto che, come sopra ricordato, la domanda di brevetto europeo EP 14723497 di sia stata CP_3 pubblicata il 27 agosto 2015, divenendo così conoscibile da chiunque nell'Unione Europea in epoca precedente all'ideazione e alla commercializzazione delle macchine "Gravity Feeder 400" e "Gravity Feeder 800", che si collocano a partire dal 2016 (sull'irrilevanza della buona fede soggettiva ai fini dell'esclusione della responsabilità da violazione brevettuale, vedasi anche la sentenza di questa Corte n. 679/2024 nelle cause riunite R.G. 1277/2023 e 1304/2023).
La doglianza di si rivela quindi infondata per la confusione concettuale Controparte_1 tra decorrenza della protezione e azionabilità del diritto, per la lettura parziale della CBE e per l'inidoneità della buona fede soggettiva a elidere la tutela brevettuale. Sia detto incidentalmente che l'imprevedibilità per del brevetto – e quindi la CP_1 CP_3 buona fede soggettiva di – non può presumersi e, anzi, appare alquanto CP_1 improbabile, secondo l'id quod plerumque accidit, alla luce del profondo e storico legame personale e professionale tra le due odierne litiganti (avendo la famiglia fondato CP_2
nel 2008, dopo aver ceduto una S.r.l. operante nel medesimo CP_1 CP_3 settore altamente specializzato).
L'appellante ha dedotto l'inefficacia e l'invalidità del brevetto europeo EP3107845 per una pluralità di ragioni: l'asserita inesistenza del diritto di protezione al momento della pretesa contraffazione;
l'asserita invalidità del brevetto per carenza dei requisiti di novità e attività inventiva, in ragione dell'asserita appartenenza all'arte nota della soluzione brevettata;
l'asserita insufficienza della descrizione, che renderebbe l'invenzione inattuabile per una persona esperta del settore. Tali censure sono infondate e non meritano accoglimento. Sulla decorrenza della protezione brevettuale si è già ampiamente detto poc'anzi. Nel caso di specie, la domanda da cui è scaturito il brevetto europeo EP3107845 è stata depositata il 18 febbraio 2014 ed è stata pubblicata il 27 agosto 2015. A decorrere da quest'ultima data, la domanda era conoscibile da chiunque e idonea a produrre effetti anche in Italia, nei limiti previsti dalla normativa sopra richiamata. Conseguentemente, le attività realizzate da nel 2016 ricadono in un periodo in cui la protezione CP_1 brevettuale per era già esistente ed efficace, quantomeno in forma provvisoria. CP_3
sostiene l'invalidità del brevetto per difetto dei requisiti di novità e attività CP_1 inventiva perché la soluzione brevettata – costituita, nella sua essenza, da un “semplice” rilievo sulla paletta di un nastro trasportatore – rientrerebbe nell'ordinario bagaglio di conoscenze dei tecnici del settore. cita in proposito l'art. 36 CPI, secondo cui CP_1
"non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso" e "non possono formare oggetto di registrazione per disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto". richiama anche, a sostegno della propria tesi, documenti CP_1 anteriori, tra cui i brevetti US3556282A – doc. D5 – e US8944242B2 – doc. D7 – nonché materiale pubblicitario della società tedesca KE & OH.
11 Tutte queste argomentazioni sono infondate. In primo luogo, deve escludersi l'applicabilità dell'art. 36 CPI, norma che disciplina i requisiti di protezione del design e non incide sulla validità di un brevetto per invenzione. La rivendicazione in questione non si limita a tutelare un generico “rilievo”, “risalto” o
“dentino”, bensì una specifica “macchina per l'orientamento di oggetti mediante nastro con cavità aperte in una direzione di avanzamento e dotate di elementi di arresto laterale”, atta a risolvere il problema tecnico dell'orientamento stabile di oggetti instabili (es. tappi alti, capsule non cilindriche), evitandone il rotolamento e la selezione indesiderata. La CTU ha applicato correttamente il metodo “problem-solution” adottato Cont dall' , rilevando che l'invenzione presenta un contributo tecnico non suggerito dallo stato dell'arte, idoneo a soddisfare i requisiti di novità e attività inventiva (artt. 45 e 48 CPI). In altri termini, quanto alla novità, è stato accertato, con valutazioni puntuali e coerenti, che i documenti citati dall'appellante non anticipano le caratteristiche della rivendicazione n. 1 del brevetto in esame. In particolare, il documento D5 non descrive una superficie di appoggio provvista di cavità e risalti secondo la configurazione oggetto del brevetto, né è finalizzato alla selezione per gravità degli oggetti. Analoghe considerazioni valgono per il documento D7, che risulta privo delle specifiche funzionali e strutturali rivendicate. Per quanto riguarda il documento prodotto come doc. 14 (brochure KE & OH), esso non costituisce una valida anteriorità, non essendo stato fornito alcun elemento idoneo a dimostrarne la data certa. La brochure, priva di riferimenti temporali interni e non accompagnata da attestazioni notarili o elementi terzi indipendenti (es. deposito, diffusione editoriale, ecc.), non è idonea a comprovarne l'esistenza antecedente alla priorità del brevetto . Inoltre, il contenuto tecnico del documento non mostra le CP_3 caratteristiche costitutive della rivendicazione , in particolare la combinazione CP_3 tra cavità aperte in direzione di avanzamento, arresti laterali e selezione degli oggetti per gravità. Il CTU ha correttamente ritenuto il documento non rilevante ai fini dell'esame di validità, né risulta che il CTP di ne abbia fornito un'analisi tecnica CP_1 dettagliata in primo grado.
Anche sotto il profilo dell'attività inventiva il brevetto ha superato il vaglio. Il consulente tecnico d'ufficio ha individuato un chiaro problema tecnico affrontato e risolto dall'invenzione: l'orientamento efficace, mediante selezione gravitazionale, di oggetti quali capsule da caffè, o “tappi alti”, che risultavano problematici per i dispositivi convenzionali. L'analisi condotta secondo l'approccio "problem and solution" ha escluso che i documenti anteriori fornissero al tecnico del settore un insegnamento univoco o una motivazione sufficiente per giungere alla soluzione brevettata senza un apporto inventivo. Né è stato dimostrato che la particolare conformazione della paletta sul nastro trasportatore fosse parte del patrimonio comune delle conoscenze tecniche al momento del deposito, da parte di , della domanda di brevetto europeo. CP_3
Infine, l'appellante ha eccepito, così come aveva eccepito in primo grado (vedasi, in particolare, il problema descritto alle pagine da 65 a 74 della relazione del CTU), l'insufficienza della descrizione brevettuale, lamentando l'asserita ambiguità dell'espressione “farthest” (“il più lontano”) utilizzata nella rivendicazione 1, che ne renderebbe incerta l'attuazione. Più precisamente, secondo l'appellante, la caratteristica III della rivendicazione 1, nella sua formulazione inglese, utilizza il termine "farthest" (il
12 più lontano) inteso in senso assoluto. Questo implicherebbe che solo l'oggetto con il baricentro più lontano in assoluto tra tutti gli oggetti sul nastro dovrebbe ricadere nella tramoggia per gravità. Anche tale rilievo è infondato. Intanto, per un argomento banalmente letterale: in inglese gli aggettivi non si declinano al singolare o al plurale. Sicché il termine “farthest” può essere tradotto in italiano non solo come “il più lontano” (al singolare) ma anche come “i più lontani” (al plurale). Nel caso di specie, detto termine deve necessariamente tradursi al plurale perché al singolare non avrebbe alcun senso, come indicato, dal punto di vista tecnico, dal CTU. A tal proposito, deve richiamarsi innanzitutto quanto sommariamente detto in apertura della parte in fatto di questa sentenza sul funzionamento del macchinario: gli oggetti con baricentro "più vicino alla superficie del nastro" si mantengono stabilmente appoggiati sulle palette, le "pareti divisorie" sulle palette stesse impedendone il "libero rotolamento" e la rotazione. Questo assicura che gli oggetti assumano e mantengano il medesimo orientamento predefinito e possano così proseguire il loro percorso sul nastro trasportatore fino a raggiungere un dispositivo di estrazione. Viceversa, gli oggetti che non assumono l'orientamento predefinito e presentano quindi il baricentro "più lontano dalla superficie del nastro" (quasi fossero “in eccesso” sulla paletta) ricadono per effetto della gravità nella tramoggia, da cui possono essere reimmessi nel ciclo di selezione per un nuovo tentativo di orientamento. Il CTU ha chiarito (p. 74) che “l'interpretazione … della caratteristica in questione implica l'individuazione di due categorie contrapposte di oggetti, ovvero gli “objects having their baricenter farthest from a belt surface” e gli “objects having all a same predetermined orientation”; i primi cadono nella tramoggia sotto l'azione della forza di gravità, mentre i secondi raggiungono l'estremità superiore del nastro trasportatore. Il termine farthest non riguarda, quindi, un solo fantomatico oggetto presentante il baricentro più distante di tutti i baricentri degli oggetti portati dal nastro trasportatore, ma riguarda la suddetta categoria degli oggetti che, non trovandosi nell'orientamento predefinito, presentano il proprio baricentro più distante dal nastro trasportatore e, per tale ragione, cadono nella tramoggia. A tal proposito, lo scrivente CTU non riscontra particolari problemi linguistici nell'utilizzo di un aggettivo nel grado superlativo relativo per identificare un determinato sottoinsieme. La caratteristica III così interpretata è coerente con gli insegnamenti del brevetto e, in particolare, appare sufficientemente descritta”. Pertanto, il significato del termine “farthest” nel contesto indicato risulta inequivoco per un tecnico del settore e non pregiudica l'attuabilità dell'invenzione. L'interpretazione della caratteristica III della rivendicazione 1 non comporta quindi difficoltà tecniche, né implica l'esigenza di elaborazioni matematiche complesse. D'altronde, l'appellante non ha né allegato né provato la materiale realizzabilità della propria interpretazione alternativa (cioè l'espulsione dalla paletta di un solo oggetto), la quale, per quanto si è detto finora, risulta, anzi, del tutto incompatibile con il funzionamento descritto.
Le doglianze sollevate da in ordine alla efficacia e alla validità del brevetto CP_1 europeo EP3107845 risultano pertanto integralmente infondate. Le risultanze istruttorie, le considerazioni tecniche ampiamente sviluppate dal consulente nominato in primo grado e il quadro normativo di riferimento convergono nel confermare la validità e l'efficacia del titolo brevettuale sotto tutti i profili contestati.
13 Il motivo di appello volto a negare la sussistenza dell'interferenza tra i macchinari di e la rivendicazione 1 della frazione italiana del brevetto europeo EP3107845 CP_1
(di titolarità di , è parimenti infondato. CP_3
La tesi dell'appellante, secondo cui i propri apparati “Gravity Feeder modello 400” e
“Gravity Feeder modello 800” non interferirebbero con l'invenzione brevettata in quanto operanti secondo un principio funzionale differente perché recanti componenti strutturali aggiuntivi (le cosiddette “

contro

-palette”), non trova riscontro nel costituto documentale acquisito. Il Tribunale ha accertato e dichiarato la contraffazione della rivendicazione 1 del brevetto
, rilevando come ogni elemento costitutivo della rivendicazione fosse letteralmente CP_7 riprodotto negli apparati di In effetti, il CTU ha concluso nel senso di Controparte_1 una piena e inequivocabile sovrapposizione tra gli elementi rivendicati e quelli concretamente presenti nei macchinari dell'appellante, evidenziando che ogni caratteristica della rivendicazione 1 si ritrova riprodotta negli apparati dell'appellante. L'elemento delle “

contro

-palette”, valorizzato da quale tratto distintivo CP_1 CP_1 dei propri apparati, è stato espressamente ritenuto ininfluente ai fini dell'esclusione dell'interferenza. Il CTU ha chiarito che la rivendicazione 1 si riferisce unicamente alla superficie di appoggio delle palette e le cavità su di essa definite, mentre le

contro

-palette poste da costituiscono una componente distinta. Nei macchinari di CP_1 CP_1
le

contro

-palette sono posizionate accanto alle palette principali (quelle con le
[...] cavità) sul nastro trasportatore. Ogni paletta sul nastro ha delle cavità dove gli oggetti (come le capsule) si appoggiano. Le

contro

-palette sono delle componenti aggiuntive che si trovano affiancate e "

contro

-sagomate" rispetto alle “palette principali”. Non vanno a "chiudere" o a "riempire" le cavità della paletta stessa, ma cooperano con le palette per creare delle "sedi di accoglimento" più definite e sagomate per gli oggetti da trasportare. In pratica, formano una sorta di "recinto" attorno all'oggetto che si trova nella cavità della paletta. Sono disposte in una "successione alternata" con le palette, e il loro scopo è contribuire a delimitare il profilo delle cavità per aiutare nella selezione degli oggetti, pur non facendo parte della superficie di appoggio delle palette. Possono anche allontanarsi dalle capsule in punti specifici del percorso del nastro. In tal senso, la macchina CP_1 si limita ad aggiungere un ulteriore elemento rispetto alla configurazione
[...] brevettata, senza però alterare le caratteristiche già rivendicate. Contrariamente a quanto affermato da quindi, le cavità presenti nei Controparte_1 suoi macchinari sono effettivamente aperte sia in direzione opposta alla superficie di trasporto (apertura superiore della cavità) sia nella direzione di avanzamento del nastro, come previsto dalla rivendicazione 1 del brevetto . Tale configurazione è CP_3 funzionale a consentire l'espulsione di oggetti non correttamente orientati – funzione che il CTU ha riscontrato nei macchinari della società appellante visionando il video prodotto dalla stessa e rilevando la caduta di capsule non correttamente posizionate. Inoltre, i rilievi presenti sulla superficie di appoggio (risalti) impediscono il rotolamento degli oggetti in modo del tutto sovrapponibile alla soluzione tecnica rivendicata. La rivendicazione 1 del brevetto EP'845 si riferisce specificamente a sistemi in grado di orientare “tappi alti” e “capsule di forma non cilindrica, ad esempio tronco-conica”. Il video analizzato dal CTU mostra il funzionamento delle macchine con CP_1 capsule da caffè tronco-coniche e documenta la corretta selezione e caduta di quelle non opportunamente orientate, dimostrando l'identità funzionale rispetto al meccanismo rivendicato. La tesi di circa l'inidoneità dei propri apparati a trattare Controparte_1
“tappi alti” è stata espressamente confutata: il CTU ha constatato de visu che le
14 macchine operano esattamente secondo le modalità illustrate nel brevetto CP_1
. CP_3
L'argomento secondo cui le macchine ERRE opererebbero una selezione per CP_1 accoppiamento di forma – anziché per gravità – non è idoneo ad escludere la contraffazione. Il CTU ha rilevato che dette macchine, pur potendo operare (anche) una selezione per forma, realizzano comunque una selezione per gravità nel tratto ascendente del nastro, in piena sovrapponibilità alla soluzione tecnica brevettata. D'altronde, è significativo che le macchine di in questione si chiamino proprio “Gravity CP_1
Feeder”, con dichiarato riferimento al funzionamento per forza di gravità. La presenza di ulteriori modalità operative non modifica il fatto che le caratteristiche rivendicate siano integralmente presenti. Come ha osservato il CTU, “la suddetta funzione aggiuntiva di selezione degli oggetti sulla base della loro forma evidentemente non rileva nel confronto fra la macchina e la rivendicazione 1, dal momento che quest'ultima non CP_1 esclude la possibilità di mezzi e funzioni ulteriori” [CTU, p. 117]. Alla luce degli elementi sopra richiamati, deve ritenersi infondata la doglianza dell'appellante circa l'asserita assenza di interferenza. L'analisi condotta dal CTU e recepita dal Tribunale ha accertato la riproduzione letterale della rivendicazione 1 da parte degli apparati Le differenze funzionali e costruttive addotte Controparte_1
(

contro

-palette, selezione per forma, ecc.) non assumono rilievo dirimente, trattandosi di elementi aggiuntivi che non elidono la sussistenza delle caratteristiche brevettate. Ne consegue la corretta statuizione di primo grado circa l'avvenuta contraffazione del brevetto . CP_7
Per quanto concerne la quantificazione della somma capitale che è Controparte_1 stata condannata a versare in favore di la sentenza appellata ha chiarito CP_3 che la causa verteva sulla contraffazione del brevetto EP '845 da parte dei modelli "Gravity Feeder 400" e "Gravity Feeder 800" prodotti e commercializzati da CP_1
È stato inoltre precisato che non era stata fornita prova che le macchine "Compact
[...]
Feeder", pur essendo menzionate nell'ordine complessivo effettuato dalla a CP_8 [...]
fossero anch'esse oggetto di causa o che corrispondessero ai modelli CP_1
"Gravity Feeder". La stessa aveva evidenziato che solo la macchina Controparte_1
"Gravity Feeder" (codice 11171645 per € 95.000,00) fosse oggetto di causa, in quanto i modelli "Compact Feeder" (codici 11171646 e 11171648, ciascuno per € 42.000,00) non avevano alcuna pertinenza rispetto alla contestata violazione brevettuale. Di conseguenza, il Tribunale ha calcolato il quantum debeatur esclusivamente con riferimento alla singola macchina "Gravity Feeder". Tale macchina risulta essere stata venduta alla società tedesca TI ON Gmbh per un importo di € 95.000, come attestato dalla fattura di vendita n. 0295/16 del 29 novembre 2016, che si riferiva unicamente a tale macchina, sebbene l'ordine di acquisto complessivo (dell'importo complessivo di € 179.000,00) includesse anche le due "Compact Feeder". Il Tribunale ha poi applicato il criterio di cui all'art. 125 C.P.I sulla retroversione degli utili (come era stato richiesto da ), recependo le risultanze della CTU contabile CP_3 che aveva evidenziato un utile netto per su tale vendita di € Controparte_1
18.981,00.
non ha proposto in appello alcuna eccezione sul metodo di calcolo dell'utile CP_1 netto né ha posto in discussione la percentuale di marginalità del 19,98% indicata dal
15 CTU. Pertanto, la quantificazione dell'utile netto deve ritenersi definitivamente accertata in primo grado in € 18.981,00. Il rilievo dell'appellante, secondo cui avrebbe dovuto provare che, in assenza CP_3 della violazione, il cliente avrebbe acquistato una macchina dalla stessa CP_8
, è giuridicamente irrilevante nel contesto della retroversione degli utili, e anzi, CP_3 travisa il meccanismo compensativo dell'art. 125 c.p.i., volto a impedire l'ingiustificato arricchimento del contraffattore, non a compensare necessariamente una perdita diretta subìta dal titolare del diritto. In tema di diritti di privativa industriale, infatti, il titolare del marchio oggetto di contraffazione può chiedere, in luogo del risarcimento del danno da lucro cessante, la restituzione (cd. "retroversione") degli utili realizzati dall'autore della violazione, ai sensi dell'art. 125 del codice della proprietà industriale, senza che sia necessario allegare e provare che il convenuto abbia agito con colpa o dolo, ed anche nel caso in cui tali utili superino quelli che il titolare avrebbe potuto conseguire qualora la contraffazione non vi fosse stata, trattandosi di un rimedio diverso da quello puramente risarcitorio, improntato ad una funzione, oltre che compensativa, anche dissuasiva e deterrente, volta a prevenire la pianificazione di attività contraffattive da parte di operatori economici più efficienti per capacità imprenditoriale del titolare del diritto di proprietà industriale (ex multis, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 18/07/2023, n. 20800, oltre a Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 29/07/2021, n. 21832, già citata sopra, a proposito della rilevanza della buona fede). Tale doglianza di è dunque infondata. CP_1
L'appellante contesta la fissazione della penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza, evidenziando che la penale non si applica mai per il ritardo nell'esecuzione di pagamenti in denaro e sostenendo che detto dispositivo sarebbe comunque stato pronunciato ultra petita, perché neppure si era spinta a CP_3 chiedere un'astreinte in relazione all'eventuale ritardo nel pagamento, da parte di CP_1
delle somme da questa dovute in forza della sentenza di primo grado a titolo di
[...] retroversione degli utili. Tali doglianze non hanno ragion d'essere nella misura in cui la penale disposta dal Tribunale era ed è evidentemente relativa al solo ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti di inibitoria (obbligo di non fare) e non certo al ritardo nell'esecuzione del pagamento della somma quantificata a titolo di retroversione degli utili. Il richiamo espresso all'art. 124 C.P.I. nella sentenza appellata non lascia dubbi circa il fatto che la penale di 500 € al giorno sia stata imposta per garantire la cessazione della fabbricazione, commercializzazione e pubblicità dei macchinari contraffatti (Gravity Feeder modello 400 e 800), e non, come lamenta , per indurre quest'ultima a CP_1 pagare più prontamente le somme dovute a . La collocazione della penale CP_3 nell'ordine logico del dispositivo finale della sentenza rafforza ulteriormente tale assunto. Nel dispositivo della sentenza di primo grado, infatti, le disposizioni sono elencate in un ordine significativo:

1. viene accertata la contraffazione;

2. viene disposta l'inibitoria alla fabbricazione e commercializzazione dei macchinari contraffattori e l'ordine di ritiro definitivo del materiale pubblicitario (obblighi di non fare);

3. immediatamente dopo, la sentenza dispone la penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della “presente sentenza”;
16 4. solo in un punto successivo del dispositivo, la sentenza condanna CP_1 alla retroversione degli utili.
[...]
Questa sequenza logica nel dispositivo sottolinea che la penale è intrinsecamente legata all'effettiva esecuzione degli "obblighi di non fare" e non al ritardo nel versamento delle somme di denaro a titolo di retroversione degli utili. La sentenza di primo grado aveva già interpretato correttamente la natura e l'applicazione della penale, proprio nel senso indicato nel motivo di appello in esame. L'appellante non offre alcun elemento concreto atto a confutare tale ricostruzione. Tale parte del motivo di appello è pertanto inammissibile e comunque infondata.
Infine, lamenta che non vi poteva essere astreinte in presenza di una CP_1 violazione avvenuta – per così dire – uno actu, consistito nella vendita di un solo macchinario. Anche questo motivo è infondato. L'avvenuta violazione uno actu non inficia la possibilità di disporre l'astreinte, poiché quest'ultima ha la funzione di assicurare l'adempimento futuro dell'inibitoria e la cessazione definitiva di ogni attività illecita, inclusa la pubblicizzazione dei prodotti contraffatti.
L'accoglimento della domanda di ha correttamente condotto alla condanna di CP_3
a rifondere a le spese di lite (dal raffronto degli importi indicati dal CP_1 CP_3
Tribunale con le tabelle per la liquidazione dei compensi ai Difensori, si evince che i parametri utilizzati sono stati quelli della causa di cognizione davanti al Tribunale di valore indeterminabile a complessità alta, nei valori medi) nonché le spese di CTU e di CTP, anche con riferimento alla fase cautelare.
In conclusione, la sentenza appellata merita di essere integralmente confermata, anche in punto spese.
Le spese processuali del grado di appello seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano a favore della parte appellata in complessivi euro 9.991,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. La liquidazione è effettuata sulla base di un valore indeterminabile e tenendo conto dell'elevata complessità della causa, in conformità al criterio già adottato dal Tribunale di primo grado, con esclusione della fase istruttoria e di trattazione (non essendosi svolta istruttoria in appello ed avendo le parti svolto la fase di trattazione mediante il deposito di memorie prive di nuove argomentazioni) e con riferimento ai valori medi e così:
- euro 2.977 per la fase di studio,
- euro 1.911 per la fase introduttiva,
- euro 5.103 per la fase decisionale.
Sussistono, infine, i presupposti per dichiarare tenuta l'appellante soccombente a versare un'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato dovuto per lo stesso titolo e per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 e s.m.i.

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P.Q.M.


La Corte d'Appello di Torino, Quinta Sezione Civile – Sezione specializzata in materia di Impresa, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:


1. RESPINGE l'appello proposto da avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Torino, sezione Imprese, n. 1438/2024, repert. 2331/2024, resa inter-partes il 9 febbraio 2024 e depositata il 5 marzo 2024, sentenza che, per l'effetto, integralmente conferma.



2. CONDANNA l'appellante a rifondere alla parte appellata Controparte_1 le spese del grado di appello, che liquida in complessivi euro CP_3
9.991,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.



3. DICHIARA sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché sia tenuta a versare un'ulteriore Controparte_1 somma pari all'importo del contributo unificato dovuto in appello.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025 della Quinta Sezione Civile – Sezione Specializzata in materia di Impresa – della Corte d'Appello.
Il Consigliere Estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
Il Presidente Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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