REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO di MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai magistrati:
Marianna Galioto Presidente Serena Baccolini Consigliere Cristina Ravera Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. r.g. 981/2023, promossa
DA
P.IV ) – in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IV_1 Pt_2
elettivamente domiciliata in Milano (MI), C.so Magenta n. 56, presso lo studio
[...] degli Avv.ti Alberto Improda e Raffaella Arista, che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(P.IV – in persona del legale Controparte_1 P.IV_2 rappresentante, Ing. , elettivamente domiciliata in Milano (MI), Foro CP_2
Buonaparte n. 53, presso lo studio degli Avv.ti Alberto Tomato e Daniel Hazan, che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in totale riforma della Sentenza impugnata, contrariis reiectis: In via principale, nel merito
- accertare e dichiarare la nullità della frazione italiana del brevetto europeo EP 2 260 475 B1 (traduzione n. 502013902120877 del 24/01/2013) per i motivi tutti esposti in narrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 CPI;

- ordinare la cancellazione della frazione italiana del brevetto europeo EP 2 260 475 B1 (traduzione n. 502013902120877 del 24/01/2013) dal pubblico registro presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
in via istruttoria,
- disporre la rimessione della causa in istruttoria e, in accoglimento delle istanze svolte da , disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio per la valutazione Pt_1 della sussistenza dei requisiti di validità della frazione italiana del brevetto europeo EP 2 260 475 B1; ammettere la prova testimoniale sui capitoli di prova di seguito indicati:

1. Vero che nell'anno 1996 venne realizzato il primo distributore automatico modello
“Spring”, suddiviso nelle diverse serie 700, 850, 1000 (come da documentazione che si rammostra al teste: doc. 2);

2. Vero che a partire dal 1996 il distributore automatico modello “Spring” era disponibile al pubblico in quanto veniva regolarmente venduto da – all'epoca Pt_1
N&W – come da doc. 3a, che si rammostra al teste;

3. Vero che il distributore automatico “Spring” è stato sempre caratterizzato dalla predisposizione di unità motorizzate/sensorizzate formate, ciascuna, da un motoriduttore di azionamento di una spirale ed un sensore di posizione sotto forma di un microinterruttore per il rilevamento del movimento della spirale, e collegate, ciascuna, ad un circuito remoto elettrico di pilotaggio dei motoriduttori attraverso una coppia di cavi elettrici, le cui estremità opposte risultavano, quindi, collegate al circuito remoto elettrico di pilotaggio del motoriduttore e, rispettivamente, all'unità motorizzata/sensorizzata, come rappresentato negli schemi elettrici di cui ai manuali d'uso, installazione e manutenzione relativi al modello “Spring”, che si rammostrano al teste (pagg. 67 e 68, doc. 4a);

4. Vero che il distributore automatico “Spring” a partire dal 1996 è stato sempre caratterizzato dalla predisposizione, a monte dei motoriduttori elettrici delle unità motorizzate/sensorizzate, di un dispositivo di protezione da sovracorrenti;

5. Vero che già dall'anno 1996 la predisposizione di protezioni da sovracorrenti a monte di motori elettrici era prassi vigente (trad. eng. “customary practice”) tra i progettisti elettronici;

6. Vero che gli schemi elettrici di cui alle pagg. 66-68 e 73 del manuale d'uso, installazione e manutenzione del modello “Spring” prodotto sub doc. 4a (che si rammostra al teste) sono stati disegnati dal Sig. nelle date ivi indicate: Parte_3
5 aprile 1996, 8 febbraio 1996 e 20 novembre 1996; 7. Vero che a partire dal 1996 i disegni tecnici menzionati al capitolo precedente sono sempre stati inclusi nei manuali d'uso, installazione e manutenzione del modello
“Spring”;

8. Vero che ogni manuale d'uso, installazione e manutenzione del modello “Spring” era contrassegnato con il medesimo codice seriale identificativo del singolo distributore modello “Spring” venduto a cui si riferiva;

9. Vero che rispettivamente nel 2005 e 2006 sono stati realizzati gli ulteriori distributori automatici modelli “Snakky” e “Minisnakky”;
10. Vero che rispettivamente a partire dal 2005 e dal 2006 i distributori modelli
“Snakky” e “Minisnakky” erano disponibili al pubblico, in quanto venivano venduti da
– al tempo N&W – come da fatture che si rammostrano al teste (docc. 3b, 9a); Pt_1
11. Vero che i distributori automatici “Snakky” e “Minisnakky” erano caratterizzati dal medesimo accorgimento tecnico di cui al modello “Spring”, ossia la predisposizione di unità motorizzate/sensorizzate formate, ciascuna, da un pag. 2/21 motoriduttore di azionamento di una spirale ed un sensore di posizione sotto forma di un microinterruttore per il rilevamento del movimento della spirale, e collegate, ciascuna, ad un circuito remoto elettrico di pilotaggio dei motoriduttori attraverso una coppia di cavi elettrici, le cui estremità opposte risultavano, quindi, collegate al circuito remoto elettrico di pilotaggio del motoriduttore e, rispettivamente, all'unità motorizzata/sensorizzata, come rappresentato negli schemi elettrici di cui ai manuali d'uso, installazione e manutenzione relativi al modello “Minisnakky”, che si rammostrano al teste (pagg. 42 ss. doc. 4b);
12. Vero che i distributori automatici “Snakky” e “Minisnakky” a partire rispettivamente dal 2005 e dal 2006 sono stati sempre caratterizzati dalla predisposizione, a monte dei motoriduttori elettrici delle unità motorizzate/sensorizzate, di un dispositivo di protezione da sovracorrenti;

13. Vero che già dagli anni 2005-2006 la predisposizione di protezioni da sovracorrenti a monte di motori elettrici era prassi vigente (trad. eng. “customary practice”) tra i progettisti elettronici;

14. Vero che le foto di cui alle pagg. 2 e 3 del doc. 9b ritraggono i cablaggi elettrici e i motori elettrici delle spirali del distributore automatico modello “Minisnakky”, i cui schemi elettrici sono rappresentati alle pagg. 40 ss. del manuale d'uso, installazione e manutenzione relativo al medesimo modello di distributore e prodotto sub doc. 4b (si rammostrano al teste i docc. 9b e 4b);
15. Vero che gli schemi elettrici di cui alle pagg. 42 ss. del manuale d'uso, installazione e manutenzione del modello “Minisnakky” prodotto sub doc. 4b (che si rammostra al teste) sono stati disegnati dal Sig. nelle date ivi indicate: 15 luglio e 5 Parte_3 settembre 2005;
16. Vero che a partire dal 2005 i disegni tecnici menzionati al capitolo precedente sono sempre stati inclusi nei manuali d'uso, installazione e manutenzione del modello
“Minisnakky”;
17. Vero che ogni manuale d'uso, installazione e manutenzione del modello “Spring” era contrassegnato con il medesimo codice seriale identificativo del singolo distributore modello “Minisnakky” venduto, a cui si riferiva.
18. Vero che la vendita del distributore automatico modello “Spring” è iniziata nell'anno 1996;
19. Vero che nell'anno 2005 la vendita del distributore automatico modello “Spring” era ancora in corso, come da fattura n. 5400019 del 2005 che si rammostra al teste (cfr. doc. 3a);
20. Vero che i codici seriali n. 40501205, 40501206, 40501207, 40960040, 40501230, 40501231, 40501238, 40502225, 40960035 indicati nella fattura 5400019 del 2005 che si rammostra al teste (doc. 3a) si riferiscono tutti ad altrettanti distributori automatici modello “Spring” ed oggetto della vendita di cui alla fattura;
21. Vero che unitamente al singolo distributore modello “Spring” venduto veniva sempre consegnato all'acquirente anche il relativo manuale d'uso, installazione e manutenzione “Spring”, prodotto agli atti come doc. 4a, che si rammostra al teste;

pag. 3/21 22. Vero che il manuale d'uso, installazione e manutenzione di cui al capitolo che precede conteneva al suo interno anche gli schemi elettrici di cui alle pagg. 66-68 e 73 (cfr. doc. 4a);
23. Vero che nell'anno 2005 Evoca – all'epoca N&W – distribuiva anche i distributori automatici modello “Snakky”, come da fattura che si rammostra al teste (cfr. doc. 3b);
24. Vero che i codici seriali n. 52501629, 52501637, 52501638, 52501639, 52501640, 52501641, 52501643, 52501644, 52501645, 52501646, 52501648, 52501653 indicati nella fattura 5804058 del 15/7/2005 che si rammostra al teste (cfr. doc. 3b) si riferiscono tutti ad altrettanti distributori automatici modello “Snakky” oggetto della vendita di cui alla fattura;

25. Vero che unitamente al singolo distributore modello “Snakky” venduto veniva sempre consegnato all'acquirente anche il relativo manuale d'uso, installazione e manutenzione “Snakky”;
26. Vero che nel 2006 – all'epoca N&W – partecipava alla fiera Venditalia con Pt_1 apposito stand, come da foto che si rammostrano al teste (cfr. doc. 6);
27. Vero che in occasione della fiera Venditalia 2006 veniva presentato al pubblico il nuovo distributore automatico modello “Minisnakky”, come da presentazione powerpoint che si rammostra al teste (cfr. doc. 5);
28. Vero che, sempre nel 2006, il distributore automatico modello “Minisnakky” veniva presentato al pubblico all'evento fieristico francese annuale Vending Paris;

29. Vero che a partire dall'anno di prima distribuzione, 2006, la società Parte_4 pubblicava sul proprio sito la brochure esplicativa del nuovo distributore
[...] modello “Minisnakky”, come da documentazione che si rammostra al teste (cfr. doc. 7); 30. Vero che sin dal 2006 la brochure esplicativa di cui al precedente capitolo era disponibile sul sito di e scaricabile dagli utenti;
Parte_4
31. Vero che a partire dal 2006 l'odierna attrice si avvaleva per la distribuzione nel mercato francese della collaborazione commerciale di 1 Café Chez Nous SARL;

32. Vero che la 1 Café Chez Nous SARL a partire dal 2006 vendeva sul mercato francese i distributori automatici modello “Minisnakky” unitamente al relativo manuale d'uso, installazione e manutenzione;

33. Vero che parte attrice a partire dal 2006 vendeva sul mercato italiano il distributore automatico modello “Minisnakky”;
34. Vero che parte attrice – all'epoca N&W – il 30 aprile 2007 vendeva il distributore automatico modello “Minisnakky” alla società come da fattura che si CP_3 rammostra al teste (cfr. doc. 9a);
35. Vero che la fattura di cui a pag. 3 del doc. 9a, prodotto agli atti e rammostrato al teste, corrisponde alla fattura n. 7003329 del 30 aprile 2007 riportata a pag. 1 del medesimo documento e rielaborata con il sistema informatico di gestione attualmente in dotazione a parte attrice;

36. Vero che i distributori automatici venduti a di cui alla fattura CP_3 rammostrata erano contrassegnati dai codici seriali indicati nella fattura medesima (cfr. doc. 9a);
pag. 4/21 37. Vero che le foto di cui al doc. 9b che si rammostrano al teste riguardano il distributore automatico modello “Minisnakky” codice seriale/matricola 71402840, venduto a e di cui alla fattura prodotta sub doc. 9a (cfr. doc. 9a-9b); CP_3
38. Vero che unitamente al singolo distributore modello “Minisnakky” veniva sempre consegnato all'acquirente anche il relativo manuale d'uso, installazione e manutenzione “Minisnakky”, prodotto agli atti come doc. 4b, che si rammostra al teste;

39. Vero che il manuale d'uso, installazione e manutenzione di cui al capitolo che precede conteneva sempre al suo interno anche gli schemi elettrici di cui alle pagg. 42 ss. (cfr. doc. 4b).
40. Vero che tutti i manuali d'uso, installazione e manutenzione delle macchine distributrici automatiche modelli “Spring, “Snakky” e “Minisnakky” erano stati redatti e predisposti per la consultazione da parte dell'acquirente nelle fasi di installazione, uso e manutenzione;

41. Vero che nei manuali d'uso, installazione e manutenzione delle macchine distributrici automatiche, modelli “Spring, “Snakky” e “Minisnakky”, consegnati unitamente alle singole macchine distributrici vendute, erano contenuti gli schemi elettrici degli impianti di tali distributori automatici, ed in particolare dei cablaggi elettrici e dei motori elettrici delle spirali, dalle quali vengono rilasciati i prodotti (cibi e bevande) inseriti (come da docc. 4a e 4b che si rammostrano al teste). Per i capitoli di prova 1-17 di cui sopra, si indicano come testimoni il Sig.
[...]
e il Sig. , domiciliati presso in AL (BG). Tes_1 Parte_3 Parte_1
Sui capitoli di prova 18-39, nonché 8 e 17 si indicano come testimoni il Sig.
[...]
attualmente domiciliato presso Bergamo, via Antonio Alessandri 1, ed il Sig. Tes_2
, attualmente domiciliato in Parabiago (MI), Via Cesare Testimone_3
Correnti 19. Per i capitoli di prova 40 e 41, nonché 6-8, 15-17, 21, 22, 25, 38 e 39, si indica come testimone il Sig. domiciliato presso in AL (BG). Testimone_4 Parte_1
- con riserva di ogni ulteriore deduzione, anche istruttoria, e produzione documentale, nonché di richiedere di essere ammessi a prova contraria, diretta e indiretta, sulle circostanze eventualmente dedotte da controparte, ove ammesse. In ogni caso, con vittoria di onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario, IV e CPA, come per legge.
Per Controparte_1
Voglia codesta Eccellentissima Corte d'Appello, contrariis reiectis, così giudicare: In via principale: dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 345 c.p.c. e 348-bis c.p.c., a) rispetto al primo motivo di impugnazione nella parte in cui parte appellante, lamentando un preteso errore della sentenza circa il giudizio di validità del brevetto EP'475 e la conseguente falsa applicazione dell'art. 76 cpi, fa riferimento per la prima volta a due nuove cause di nullità brevettuale1 mai eccepite né trattate nel precedente grado di giudizio;
b) rispetto al secondo motivo di impugnazione nella parte in cui Pt_1
pag. 5/21 menziona la questione della eventuale validità del brevetto di EP'475 Controparte_1 come modello di utilità, non oggetto di tempestiva domanda o eccezione in primo grado;
dichiarare la manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. rispetto a tutti i motivi di cui all'atto di appello;
confermare la sentenza n. 7852/2022 resa dal Tribunale di Milano nella causa R.G. 9154/2019; In via subordinata: respingere integralmente l'appello proposto da nella misura in cui fosse Parte_1 denegatamente ritenuto ammissibile e non manifestamente infondato, siccome infondato sia in fatto, sia in diritto, confermando, previo accoglimento di tutte le eccezioni, anche istruttorie, formulate dalla qui appellata in prime cure, la sentenza n. 7852/2022 resa dal Tribunale di Milano nella causa R.G. 9154/2019; In ogni caso: condannare parte appellante ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore di
[...] di una somma equitativamente determinata, anche a titolo di risarcimento CP_1 dei danni, che si chiede di liquidare in un ammontare non inferiore a € 75.000,00 (settantacinquemila). Con vittoria di spese (ivi incluse quelle di CTU e di CTP), diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. Sussistono, infine, i presupposti per la condanna di parte appellante al pagamento del doppio del contributo unificato e dell'ammenda prevista dal nuovo comma 4 dell'art. 96 c.p.c. come modificato dalla c.d. “riforma Cartabia”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione notificato in data 24.1.2019, conveniva in giudizio Parte_1
chiedendo l'accertamento e la declaratoria della nullità, ai sensi Controparte_1 dell'art. 76 c.p.i., della frazione italiana del brevetto EP 2 260 475 della convenuta, con conseguente cancellazione della stessa dal pubblico registro presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. L'attrice deduceva:
-di essere una società leader mondiale nella produzione e commercializzazione di macchine professionali automatiche nei settori Vending, Ho.Re.Ca. e OCS;

-di essere titolare del brevetto EP2260475, depositato in data Controparte_1 Cont 22.11.2008, concesso da in data 31.10.2012 e validato in Italia in data 24.1.2013, con deposito della traduzione all'UIBM;
-di essere tale brevetto nullo, in quanto anticipato integralmente dalle caratteristiche tecniche dei distributori denominati “Minisnakky” (risalente all'anno 2006) e “Spring” (risalente all'anno 1996) della stessa attrice e, dunque, privo di novità e di altezza inventiva;

-di non potere il brevetto della convenuta beneficiare della priorità italiana del modello di utilità MI2008U000073, depositato in data 25.2.2008, in quanto la rivendicazione pag. 6/21 indipendente di cui al brevetto conteneva materia aggiunta e, in ogni caso, lo stesso era scaduto nell'anno 2013, non avendo la convenuta provveduto al pagamento della tassa quinquennale di mantenimento in vita e, comunque, essendo decorso il termine massimo decennale di validità.

2. si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 avversarie, in considerazione della correttezza dell'esame svoltosi in sede europea e della insussistenza di un effetto anticipatorio dei distributori automatici “Minisnakky” e
“Spring”.

3. Il Tribunale di Milano, con sentenza pronunciata in data 10.10.2022 (sentenza n. 7852/22, pubblicata in data 11.10.2022), rigettava le domande attoree, disponeva la trasmissione di copia della sentenza all'UIBM e condannava l'attrice alla rifusione delle spese di lite alla convenuta (liquidate in Euro 20.000,00, oltre 15% per spese forfettarie, IV e CPA) e alle spese di CTU.

4. Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma e Parte_1 formulando i seguenti motivi di gravame:
1) Erroneità del giudizio di validità del brevetto e conseguente falsa applicazione dell'art. 76 c.p.i.;
2) Erroneità della sentenza in ordine alla forma di tutela del brevetto come modello di utilità con conseguente falsa applicazione degli artt. 48 e 82 c.p.i.;
3) Liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado.

5. si è costituita nel giudizio di appello, chiedendo il rigetto dei Controparte_1 motivi di appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

6. All'udienza del 25.10.2023, il Consigliere Istruttore ha fissato udienza al 18.9.2024, per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. Tale udienza è stata rinviata d'ufficio al 5.3.2025 e successivamente al 25.6.2025. All'udienza del 25.6.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nelle parti relative all'interpretazione della rivendicazione indipendente del brevetto, all'insufficienza di descrizione dell'invenzione, all'assenza di attività inventiva e all'errata valutazione del public prior use.
Sotto il primo profilo, l'appellante ha censurato l'interpretazione data dal Tribunale alle caratteristiche d2) e d3) della rivendicazione indipendente del brevetto, secondo cui tutti i conduttori – a prescindere dal loro numero – devono essere connessi al motoriduttore, al sensore magnetico e al dispositivo di protezione da sovracorrente. Secondo l'appellante, tale interpretazione è tecnicamente errata, in quanto l'espressione
“almeno due conduttori elettrici” è da interpretarsi in senso letterale, ossia che i pag. 7/21 conduttori elettrici possano essere anche più di due senza che ciò comporti automaticamente che il motoriduttore, il sensore magnetico e il dispositivo di protezione siano alimentati dagli stessi conduttori elettrici, con la conseguenza che i conduttori elettrici che alimentano il sensore magnetico e il dispositivo di protezione provengono dalla circuiteria di pilotaggio, ma non sono necessariamente gli stessi che alimentano il motoriduttore, il quale è collegato a ulteriori e diversi conduttori. Posta l'interpretazione della espressione “almeno due conduttori elettrici” nei termini sopra indicati, il brevetto, secondo la prospettazione dell'appellante, è privo di altezza inventiva, in quanto la previsione di due o più conduttori elettrici è già stata anticipata da US5 256 921 (D1), che prevede il cablaggio elettrico comprendente più di due conduttori elettrici e l'alimentazione del sensore magnetico mediante conduttori elettrici distinti da quelli che alimentano il motorino elettrico.
Sotto il secondo profilo, l'appellante, muovendo dalla considerazione che l'espressione
“almeno due conduttori elettrici” è da intendersi nel senso che i conduttori possano essere anche più di due, ha lamentato la carenza di descrizione dell'invenzione, con conseguente invalidità del brevetto per assenza del requisito di sufficienza di descrizione, ai sensi dell'art. 51 c.p.i. A tale riguardo, l'appellante ha dedotto che il brevetto illustra e descrive due soli conduttori - come accertato anche dalla CTU - con la conseguenza che l'unica forma di realizzazione descritta nel brevetto prevede l'utilizzo di due soli conduttori, mentre alcuna informazione viene fornita in merito all'utilizzo dei restanti conduttori elettrici menzionati nella rivendicazione, con la conseguenza che il brevetto risulta insufficientemente descritto.
Sotto il terzo profilo, l'appellante ha censurato la valutazione del Tribunale in ordine alla validità del brevetto e, in particolare, l'omessa valutazione dell'appartenenza delle caratteristiche della rivendicazione indipendente del brevetto allo stato dell'arte e la loro realizzabilità da un esperto del settore sulla base dell'ordinaria competenza tecnica e senza alcun esercizio inventivo particolare. Secondo l'appellante, un tecnico del settore avrebbe utilizzato gli stessi conduttori elettrici per collegare il sensore elettrico e il motoriduttore con l'obiettivo di semplificare i cablaggi elettrici e avrebbe posizionato il dispositivo di protezione sulla stessa unità motorizzata/sensorizzata ove erano disposti il motoriduttore e il sensore magnetico. Inoltre, secondo l'appellante, il problema tecnico che l'invenzione oggetto del brevetto si propone di risolvere non è in alcun modo risolto, in quanto, alla luce della indicata interpretazione della lettera della rivendicazione, i conduttori elettrici in ciascun cablaggio sono più di due, con conseguente assenza del requisito di sufficiente altezza inventiva del brevetto.
Infine, sotto il quarto profilo, l'appellante ha contestato la valutazione del Tribunale secondo cui la combinazione di US5 256 921 (D1) con il manuale macchina “Spring” (D12) o con il manuale macchina “KY” (D13) in relazione al problema di pag. 8/21 ridurre il cablaggio e proteggere il motoriduttore da sovracorrenti non pregiudicano la validità delle caratteristiche d1) e d3) della rivendicazione indipendente del brevetto. Secondo l'appellante, era noto e consolidato l'accorgimento di un dispositivo di protezione da sovracorrenti a monte di un componente elettrico (quale il motoriduttore), come emergeva dai manuali d'uso delle macchine “Spring” (D12) e “KY” (D13) e, in ogni caso, un tecnico del ramo, applicando i principi di “common general knowledge” e senza alcun esercizio inventivo, sarebbe stato in grado di realizzare un trovato con le medesime caratteristiche del brevetto, il quale manca, per l'effetto, di carattere innovativo.
L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame, di cui ha chiesto il rigetto. Con riguardo al primo profilo del motivo di appello, ha dedotto Controparte_1 quanto di seguito:
-la caratteristica d3) non prevede l'ipotesi che due conduttori elettrici alimentano il motoriduttore e altri conduttori alimentano il sensore magnetico;

-l'interpretazione proposta dall'appellante si fonda su un ragionamento dogmatico privo di prova;

-il CTU, alla luce della rivendicazione brevettuale, ha escluso la fondatezza della tesi propugnata dall'appellante, rilevando che l'espressione “almeno due conduttori” indica che gli almeno due conduttori elettrici (C1, C2) debbano essere collegati al motoriduttore e debbano essere collegati anche al sensore magnetico (e al dispositivo di protezione da sovracorrenti) e non possano comprendere anche conduttori che non siano collegati al motoriduttore, con la conseguenza che non vi è spazio per interpretare la citata espressione nel senso più generale di un cablaggio elettrico in cui parte dei conduttori sono collegati solo al motoriduttore e parte solo al sensore magnetico come, invece, vorrebbe parte appellante;

- la descrizione e i disegni del brevetto prevedono che il motoriduttore e il sensore magnetico siano collegati dalla stessa coppia di conduttori C1 e C2;
- la file history del brevetto non giustifica l'interpretazione dell'appellante, atteso che, in caso contrario, l'Esaminatore avrebbe individuato come unica caratteristica CP_5 distintiva rispetto a D1 la presenza del dispositivo di protezione da sovracorrenti;

- D1 non anticipa le modalità di collegamento del sensore magnetico agli stessi conduttori a cui è collegato il motoriduttore, con la conseguenza che tale modalità di collegamento è innovativa sia rispetto a D1 sia rispetto a tutti i documenti considerati dal CTU.
Con riguardo al secondo profilo del motivo di appello, l'appellata ha rilevato che l'asserita insufficiente descrizione era stata dedotta per la prima volta in appello ed era pertanto inammissibile e, in ogni caso, che tale doglianza si fondava sull'interpretazione propugnata dall'appellante, che tuttavia era stata smentita dalla CTU.
Con riguardo ai restanti profili del motivo di appello, l'appellata ha evidenziato che:
VO non aveva indicato il documento dell'arte nota dal quale il tecnico del ramo sarebbe partito per arrivare alla caratteristica d3) né quale documento o insegnamento pag. 9/21 della common general knowledge conterrebbe un suggerimento o un incentivo per il tecnico medio per arrivare alla caratteristica d3);
-nel circuito D1 la caratteristica d3) non è presente, in quanto i sensori magnetici sono collegati al computer con collegamenti diversi da quelli che collegano il motore al computer;

-il documento D10 non contiene alcun insegnamento che possa condurre il tecnico del ramo a realizzare la caratteristica d3) di raggruppare motoriduttore, sensori magnetici e dispositivo di protezione da sovracorrenti, come accertato dalla CTU (cfr. pag. 30);
-il documento D11 non contiene alcun insegnamento che possa condurre il tecnico del ramo a realizzare la caratteristica d3) di raggruppare il motoriduttore, il sensore magnetico e il dispositivo di protezione da sovracorrenti, come accertato dalla CTU;

-i documenti D12 e D13 prevedono un semplice diodo non progettato come dispositivo di protezione da sovracorrenti e quindi non potrebbero portare un tecnico del ramo a realizzare la caratteristica d3) di collegare il sensore magnetico allo stesso estremo dei conduttori ai quali è collegato il motoriduttore e alla realizzazione di un dispositivo di protezione da sovracorrenti come in d3);
-gli interventi del tecnico dell'arte secondo il “buon senso” indicati dall'appellante (utilizzo di un cablaggio elettrico formato da due conduttori elettrici) sono privi di fondamento probatorio e anzi la loro realizzazione è smentita dal D1 dove lo stesso tipo di sensore del brevetto è collegato elettricamente in modo del tutto differente a quanto indicato dall'appellante secondo il “buon senso”;
-l'argomento dell'appellante che il problema tecnico che l'invenzione oggetto del brevetto si proponeva di risolvere non era in alcun modo risolta è stato dedotto per la prima volta in appello ed è inammissibile, oltre che infondato, in quanto non indica il problema tecnico da risolvere e le ragioni della mancata risoluzione;

-la documentazione prodotta dall'appellante (brochure/cataloghi e fatture di vendita) a dimostrazione del public prior use dei distributori “Spring” e “KY” non prova la divulgazione di tali distributori prima della data di deposito del brevetto, in quanto è necessaria a tale fine la registrazione nella contabilità aziendale delle fatture di vendita degli stessi.

2. Preliminarmente va rilevato che il brevetto EP2260475, oggetto di causa, riguarda un distributore automatico di alimenti e bevande, il quale comprende il gruppo di espulsione, composto, a sua volta, da un motoriduttore avente un albero di uscita con asse di rotazione, una spirale metallica montata sull'albero di uscita - tra le cui spire sono inseriti gli articoli confezionati da erogare - nonché un'unità elettronica che controlla l'azionamento del motoriduttore. Il gruppo di espulsione comprende, a sua volta, uno o più magneti associati all'albero di uscita del motoriduttore e un sensore magnetico posizionato in modo da rilevare il passaggio di un magnete. Dal punto di vista elettrico, l'unità elettronica di controllo comprende una circuiteria elettrica di pilotaggio, che alimenta il motoriduttore (1) attraverso due conduttori elettrici (C1 e C2). pag. 10/21 La circuiteria elettrica di pilotaggio è collegata ad un primo estremo (E1) dei conduttori (C1 e C2), mentre il motoriduttore (1) è collegato all'estremo opposto (E2) dei conduttori (C1 e C2). In corrispondenza dell'estremo E2 si trovano anche il sensore magnetico (51) ed un dispositivo di protezione da sovra-correnti (8), anch'essi collegati elettricamente ai conduttori (C1 e C2). Il motoriduttore (1), il sensore magnetico (51) e il dispositivo di protezione da sovracorrenti (8) sono spazialmente raggruppati in un unico componente elettromeccanico collegato alla circuiteria (71) tramite i conduttori C1 e C2. Secondo il brevetto, questo raggruppamento è vantaggioso, in quanto completo in termini di funzionalità, efficace ed economico. Inoltre, il dispositivo di protezione da sovracorrenti (8) consente di arrestare elettricamente il movimento della spirale in caso di condizioni elettriche anomale (quali il posizionamento anomalo di un articolo che blocca o frena la spirale o l'assorbimento anomalo di corrente elettrica da parte del motoriduttore). La rivendicazione 1 indipendente del brevetto è descritta nei termini che seguono:
“a) Distributore automatico dotato di un gruppo di espulsione, in cui detto gruppo di espulsione comprende almeno: b) un motoriduttore (1), c) una circuiteria elettrica di pilotaggio (71) di detto motoriduttore (1), d) un dispositivo di espulsione (2) montato sull'albero di uscita (11) di detto motoriduttore (1), e) mezzi di rilevazione (3,5) atti a rilevare il movimento di detto dispositivo di espulsione (2), in cui detti mezzi di rilevazione (3,5) comprendono: e1) almeno un magnete (32,33) associato all'albero di uscita (11) di detto motoriduttore (1), e1) almeno un sensore magnetico (5) posizionato in modo tale da rilevare il passaggio di detto almeno un magnete (32,33) in una zona predeterminata (51A); caratterizzato dal fatto che detto gruppo di espulsione comprende ulteriormente: d1) un dispositivo di protezione contro le sovracorrenti (8) collegato elettricamente a monte di detto motoriduttore (1); d2) almeno due conduttori elettrici (C1, C2) collegati, in corrispondenza di un loro primo estremo (E1), a detta circuiteria elettrica di pilotaggio (71) e, in corrispondenza di un loro secondo estremo (E2), a detto motoriduttore (1); d3) in cui detto sensore magnetico (51) e detto dispositivo di protezione contro le sovracorrenti (8) sono posti in corrispondenza di secondo estremo (E2) e collegati a detti almeno due conduttori elettrici (C1, C2)”. Il CTU ha accertato che tale rivendicazione del brevetto non può beneficiare della priorità rivendicata, in quanto comprende una combinazione di caratteristiche non presente nel modello di utilità italiano MI2008U000073, con precipuo riguardo alle caratteristiche sub d1) e d3) della rivendicazione, con la conseguenza che la data di priorità di tale rivendicazione del brevetto coincide con la data di deposito della domanda internazionale (22.11.2008).
pag. 11/21 Ciò posto, sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. formulata dalla parte appellata, sia perché la stessa è da delibarsi in prima udienza, prima di procedere alla trattazione, mentre il Consigliere istruttore, nel caso di specie, ha ritenuto di dare corso ordinario al giudizio, fissando l'udienza per la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c., sia per le ragioni di merito esposte più oltre, all'esito dell'articolazione delle tesi difensive svolte nel pieno contraddittorio delle parti, ragioni che non consentono di ritenere l'impugnazione tout court inammissibile o comunque manifestamente infondata.
Premesso quanto sopra, la prima censura dell'appellante riguarda l'anticipazione della caratteristica d3) della rivendicazione da parte di US 5 256 921 (D1) e la conseguente assenza di attività inventiva della rivendicazione 1 del brevetto. Il punto nodale è l'interpretazione da darsi all'espressione “almeno due conduttori elettrici” presente in d3). Secondo l'appellante, tale espressione indica che i conduttori elettrici possono essere anche più di due senza comportare automaticamente che il motoriduttore, il sensore magnetico e il dispositivo di protezione siano alimentati dagli stessi conduttori elettrici. La caratteristica d3) della rivendicazione va, pertanto, intesa, ad avviso dell'appellante, nel senso che i conduttori elettrici – provenienti dalla scheda di pilotaggio - che alimentano il sensore magnetico possono coincidere o meno con quelli – provenienti dalla medesima scheda di pilotaggio - che alimentano il motorino elettrico. Il Tribunale ha aderito alla diversa interpretazione data dal CTU, secondo cui l'espressione in parola - “almeno due conduttori elettrici” - non può essere interpretata nel senso di un cablaggio elettrico in cui parte dei conduttori sono collegati solo al motoriduttore e parte sono collegati solo al sensore magnetico. Il Consulente Tecnico dell'Ufficio in sede di osservazioni ha preso specifica posizione sulla interpretazione proposta da ritenendola infondata. Pt_1
Si legge, infatti, nella relazione peritale che: “Alla CTU sembra infatti che la lettera delle caratteristiche d2 e d3 – almeno due conduttori elettrici (C1, C2) collegati […] in corrispondenza di un loro secondo estremo (E2), a detto motoriduttore (1); detto sensore magnetico (51) e detto dispositivo di protezione contro le sovracorrenti (8) sono […] collegati a detti almeno due conduttori elettrici (C1, C2) - indichi senza ambiguità che gli almeno due conduttori elettrici (C1, C2) debbano essere collegati al motoriduttore, e pertanto non possano comprendere anche conduttori che non lo siano. Altrettanto chiaro sembra che a questi stessi almeno due conduttori elettrici (C1, C2) (che non comprendono alcun conduttore che non sia collegato al motoriduttore) debbano essere collegati anche al sensore magnetico (ed al dispositivo di protezione da sovracorrenti). Dalla lettera della rivendicazione 1, alla CTU non sembra quindi che vi sia spazio per interpretare l'espressione almeno due conduttori elettrici della rivendicazione 1 nel senso più generale di un cablaggio elettrico in cui parte dei conduttori sono collegati solo al motoriduttore e parte solo al sensore magnetico. Questa più ampia interpretazione proposta dai CTP dell'attrice peraltro non sembra trovare supporto nella descrizione del brevetto di cui è causa, la cui unica forma di pag. 12/21 realizzazione mostrata e descritta (si veda Fig. 7 del brevetto) prevede che motoriduttore e sensore magnetico siano collegati alla stessa coppia di conduttori C1, C2. Né la descrizione, né i disegni sembrano quindi offrire un supporto al più ampio ambito che i CTP dell'attrice vorrebbero attribuire alla rivendicazione 1. Né traccia di tale interpretazione sembra trovarsi nella file history del brevetto in questione, dal momento che – se così fosse – l'Esaminatore Europeo avrebbe individuato come unica caratteristica distintiva rispetto a D1 la presenza del dispositivo di protezione da sovracorrenti, e non – come invece ha fatto - l'insieme delle caratteristiche d1-d3. Conformemente a quanto sopra, la CTU continua quindi a ritenere che gli unici conduttori 48 di D1 che possano essere considerati corrispondenti agli almeno due conduttori elettrici delle caratteristiche d2 e d3 siano i due conduttori 48 di alimentazione del motore 12. La CTU ribadisce la propria opinione secondo cui gli altri conduttori 48 non possano essere considerati parte degli almeno due conduttori elettrici (C1, C2) delle caratteristiche d2 e d3 in quanto, diversamente da quanto espressamente previsto dalla rivendicazione 1 del brevetto in questione, non sono collegati al motoriduttore” (cfr. relazione peritale pagg. 50-52). Ritiene la Corte che le argomentazioni poste dal CTU a sostegno della interpretazione proposta della caratteristica d3) – seguita dal Tribunale – non siano superate dalle censure dell'appellante. Il CTU ha, infatti, esaminato compiutamente la descrizione della rivendicazione, i disegni e la file history del brevetto, giungendo alla conclusione che la lettera delle caratteristiche d2) e d3) debba essere intesa nel senso che i due conduttori elettrici (C1, C2) debbano essere collegati al motoriduttore. Tali conclusioni meritano di essere condivise. Il CTU ha, inoltre, accertato che “D1 non anticipi la modalità di collegamento del sensore magnetico secondo quanto previsto dalla caratteristica d3, ossia il collegamento del sensore magnetico agli stessi conduttori ai quali è collegato il motoriduttore”. Più nel dettaglio, il CTU ha ritenuto quanto di seguito: “I CTP dell'attrice sostengono che il problema di ridurre la complessità di cablaggio sarebbe già risolto da D1 in modo identico a quanto previsto dalla caratteristica d3, ovvero tramite la predisposizione di un unico cablaggio elettrico comprendente almeno due conduttori elettrici provenienti dalla scheda di pilotaggio. Ad avviso dei CTP dell'attrice la sola parte di caratteristica d3 non anticipata da D1 sarebbe quindi la predisposizione del dispositivo di protezione da sovracorrenti sulla stessa scheda elettronica su cui sono disposti il motorino elettrico ed il sensore magnetico, cosa che non avrebbe a che fare con la riduzione della complessità di cablaggio e che quindi renderebbe necessaria una riformulazione del problema tecnico oggettivo. Come esposto sopra, la CTU ritiene però che né la lettera della caratteristica d3, né la descrizione e i disegni del brevetto di cui è causa supportino un'interpretazione della rivendicazione 1 così ampia. Pertanto, la CTU continua a ritenere che D1 non anticipi la modalità di collegamento del sensore magnetico secondo quanto previsto dalla caratteristica d3, ossia il collegamento del sensore magnetico agli stessi conduttori ai pag. 13/21 quali è collegato il motoriduttore. E tale differenza ad avviso della CTU è inventiva rispetto a tutti i documenti anteriori considerati nella presente re-lazione, come ampiamente discusso al capitolo 5” (cfr. relazione peritale pag. 53) Le considerazioni del Consulente Tecnico di Ufficio sono pienamente condivisibili, in quanto conseguono ad un esame esaustivo e dettagliato delle risultanze in esito al contraddittorio tecnico garantito;
le valutazioni espresse dal CTU in merito alle osservazioni presentate dal Consulente Tecnico di Evoca sono lineari e convincenti, non richiedono né chiarimenti né integrazioni e non sono superate dalle censure mosse dall'appellante in sede di gravame. Dal che ne discende l'infondatezza del primo profilo del gravame.
L'interpretazione della caratteristica d3) nei termini indicati nel primo profilo assorbe ogni disamina del secondo profilo, fondato sulla interpretazione propugnata dall'appellante della caratteristica d3).
Con riguardo al terzo profilo del motivo di appello, la doglianza ripropone le osservazioni svolte dall'appellante in sede peritale, puntualmente esaminate dal Consulente Tecnico di Ufficio, che ha preso specifica posizione sui rilievi formulati da
In particolare, il Consulente Tecnico di Ufficio ha rilevato quanto di seguito. Pt_1
“Quanto al common general knowledge, l'unico documento che i CTP di parte attrice hanno portato a sostegno della loro tesi secondo la quale un tecnico del ramo collegherebbe il sensore magnetico agli stessi conduttori che alimentano il motoriduttore è il datasheet D20. Alla CTU sembra però che questo non sia sufficiente. Certamente il tecnico del ramo avrebbe potuto collegare il sensore magnetico agli stessi conduttori che alimentano il moto-riduttore, ricorrendo a circuiti di per sé noti. Ma il punto non è se avrebbe potuto, bensì se lo avrebbe effettivamente fatto. E assumere che lo avrebbe certamente fatto allo scopo di semplificare il cablaggio, unicamente perché i passaggi per l'attuazione di questa soluzione sarebbero di per sé semplici o noti, senza che in alcuno dei documenti considerati vi sia il benché minimo incentivo o suggerimento a farlo, alla CTU appare quantomeno un ragionamento ex post facto. Alla luce di quanto sopra, la CTU non può che ribadire la propria opinione in merito alla presenza di attività inventiva della rivendicazione 1 rispetto a tutte le combinazioni di documenti proposte dai CTP dell'attrice” (cfr. relazione peritale pag. 54). Con riguardo al “buon senso” che guiderebbe un tecnico del settore a utilizzare un cablaggio elettronico formato dagli stessi due conduttori elettrici, il Consulente Tecnico di Ufficio ha precisato che: “I CTP dell'attrice sostengono che la caratteristica d3 sarebbe invece ovvia dal momento che, utilizzando il proprio buon senso nell'affrontare il problema di alimentare il sensore magnetico, il progettista elettronico esaminerebbe il datasheet D20 del sensore magnetico e predisporrebbe un opportuno cablaggio elettrico nel rispetto delle specifiche contenute in tale datasheet, comprese quelle relative alla sua alimentazione elettrica. I CTP dell'attrice proseguono affermando che il buon senso guiderebbe certamente il progettista elettronico in modo da evitare di far pag. 14/21 proliferare inutilmente e costosamente il numero di conduttori elettrici e, quindi, lo porterebbe ad utilizzare un cablaggio elettrico formato da due soli conduttori elettrici, dai quali deriverà opportunamente, tramite noti circuiti di trattamento, sia l'alimentazione elettrica del sensore magnetico, sia l'alimentazione elettrica del motorino elettrico. Dopo aver considerato con attenzione quanto sopra, la CTU ritiene di non poter concordare con questo ragionamento dei CTP di parte attrice. In particolare, l'affermazione del CTP dell'attrice secondo cui il buon senso guiderebbe certamente il progettista elettronico in modo da evitare di far proliferare inutilmente e costosamente il numero di conduttori elettrici appare arbitraria, considerando che in D1 lo stesso tipo sensore è collegato in tutt'altro modo (ossia tramite un cablaggio dedicato e distinto da quello che alimenta il motore 12). D'altro canto, è del tutto arbitrario cosa un tecnico del ramo farebbe o non farebbe in base al proprio buon senso. Per mitigare questa arbitrarietà, nella presente relazione la CTU ha valutato l'attività inventiva utilizzando il could-would approach suggerito dall'Ufficio Brevetti Europeo (Guidelines for Examination in the EPO, G VII 5.3) ed ha riscontrato che né in D1 né in alcuno degli altri documenti considerati da parte attrice vi è alcun suggerimento che porterebbe il tecnico del ramo a semplificare il cablaggio multiplo di D1 collegando il sensore magnetico agli stessi conduttori che alimentano il motoriduttore. A parte D1, nessuno dei documenti citati dai CTP dell'attrice (D4, D10, D11, D12, D13, D15 e D16) prevede infatti un sensore magnetico, e molti di questi documenti non prevedono neanche un sensore” (cfr. relazione peritale pag. 54). Ritiene la Corte di condividere pienamente le conclusioni cui è giunto il CTU, in quanto fondate su argomentazioni ampiamente motivate, coerenti, immuni da vizi logici e rispondenti alle emergenze documentali di cui agli atti di causa (cfr. sul tema, Cass. Civ., Sez. Lav., 13.7.2023, n. 20090; Cass. Civ., Sez. VI, 2.2.2015, n. 1815). In conclusione, anche tale profilo del motivo di gravame è infondato.
Infine, con riguardo al quarto profilo, il Consulente Tecnico di Ufficio ha confrontato la rivendicazione indipendente del brevetto in questione con D12 (manuale distributore
“Spring”) e D13 (manuale distributore “KY”), giungendo alla conclusione che
“la rivendicazione 1 del brevetto sia inventiva rispetto alla combinazione di D1 e D12, in quanto non si può concludere che le caratteristiche d1 e d3 siano ovvie rispetto alla combinazione di D1 e D12. La CTU ritiene la rivendicazione 1 del brevetto inventiva anche rispetto alla combinazione di D1 e D13, per le stesse ragioni” (cfr. relazione peritale pag. 38). Si legge nell'elaborato peritale che: ““D12 e D13 sono due manuali d'uso di due distributori automatici denominati Spring (D12) e KY (D13), che secondo parte attrice sarebbero indizi di un public prior use in quanto risalenti a data anteriore alla data di deposito del brevetto”. A seguito dell'analisi degli aspetti tecnici di D12 (e D13) e dell'analisi di D12 – i cui schemi elettrici sono sostanzialmente identici a quelli di D13 – il CTU ha accertato, con riguardo alla caratteristica d1) - dispositivo di pag. 15/21 protezione da sovracorrenti collegato elettricamente a monte del motoriduttore - che essa aveva carattere di novità rispetto alla combinazione D1-D12. In particolare: “Quanto alla caratteristica d1, la CTU ritiene che, partendo da D1 e ponendosi il problema tecnico formulato sulla base di TE1 (proteggere il motoriduttore da sovracorrenti dovute a condizioni elettriche anomale), il tecnico del ramo prenderebbe in considerazione il documento D12 (ammesso che fosse pubblico anteriormente alla data di deposito del brevetto), che attiene al settore dei distributori automatici. Ad avviso della CTU, però, nello schema elettrico di D12 sopra riportato non sembra essere presente alcun dispositivo di protezione da sovracorrenti collegato elettricamente a monte di ciascun motore M0-M9. A questo proposito, la CTU non può condividere quanto sostiene nell'Atto di Citazione la difesa dell'attrice, in merito al fatto che il diodo posto a monte di ciascun motore M0-M9 – sebbene previsto per funzioni diverse – in caso di sovracorrente si brucerebbe, svolgendo quindi anche una funzione di protezione da sovracorrenti. Come giustamente sostengono i CTP della convenuta alle pag. 28-29 della loro prima memoria tecnica, tale interpretazione appare una forzatura poiché, dal momento che qualsiasi componente circuitale - se attraversato da una corrente superiore alla sua corrente massima di utilizzo - si danneggia ed interrompe o riduce il flusso di corrente che lo attraversa, applicando il ragionamento dei CTP dell'attrice si arriverebbe alla conclusione evidentemente errata che qualsiasi componente circuitale (anche solo un filo conduttivo) possa essere considerato un dispositivo da protezione da sovracorrenti. Sem-bra invece necessario che un dispositivo di protezione da sovra-correnti debba essere specificamente progettato a questo scopo, in particolare dimensionando la corrente di soglia il cui superamento innesca l'interruzione del flusso di corrente in base alle specifiche del componente da proteggere. E in D12 non sembra esservi traccia del fatto che i diodi a monte dei motori M0-M9 siano stati progettati in base a questo criterio. La CTU non può quindi concludere che la caratteristica d1 sia ovvia rispetto alla combinazione di D1 e D12” (cfr. relazione peritale pagg. 36 e segg.). Con riguardo alla caratteristica d3) - collegamento del sensore magnetico agli stessi conduttori ai quali è collegato il motoriduttore – il CTU ha accertato che essa aveva carattere di novità rispetto alla combinazione D1 e D12 (D13). Si legge, infatti, che “Quanto alla caratteristica d3, la CTU ritiene che, partendo da D1 e ponendosi il problema tecnico formulato sulla base di TE2 (ridurre la complessità del cablaggio), il tecnico del ramo guarderebbe D12 ma non arriverebbe alla caratteristica d3. Innanzitutto, come detto sopra D12 non descrive alcun dispositivo di protezione da sovracorrenti, pertanto non fornisce alcun in-segnamento circa il collegamento elettrico di questo componente. Inoltre, in D12 il rilevamento della rotazione dei motori M0-M9 viene eseguito a mezzo di interruttori elettromeccanici, e non sensori magnetici. Quanto D12 può insegnare in merito al collegamento elettrico di questi interruttori per la loro alimentazione non è
pag. 16/21 quindi detto che sia applicabile anche all'alimentazione di sensori magnetici. In particolare, si nota che in D12 ciascun interruttore è collegato serialmente a valle del rispettivo motore M0-M9 in modo da interrompere automaticamente il flusso di corrente che lo attraversa quando il corrispondente interruttore CM0-CM9 commuta. Alla CTU sembra però legittimo dubitare che questo stesso tipo di collegamento sia utilizzabile per alimentare un sensore magnetico, e che non siano invece necessari altri tipi di collegamento elettrico che, ad esempio, consentano di alimentare il sensore magnetico con correnti più stabili di quelle presenti serialmente a valle di un motoriduttore. In mancanza di prove che il collegamento seriale descritto da D12 sia applicabile anche ad un sensore magnetico, la CTU non può quindi concludere che un tecnico del ramo applicando gli insegnamenti di D12 collegherebbe il sensore magnetico allo stesso estremo dei conduttori ai quali è collegato il motoriduttore. La CTU non può quindi concludere che la caratteristica d3 sia ovvia alla luce della combinazione di D1 e D12” (cfr. relazione peritale pagg. 37 e segg.). A ciò occorre aggiungere che, in sede di osservazioni, il CTU ha preso specifica posizione sulla tesi dell'attrice, secondo cui le caratteristiche d1) e d3) sarebbero state anticipate già da D1 in combinazione con D12 d D13, evidenziandone l'infondatezza e ribadendo la novità delle caratteristiche d1) e d3) rispetto a D1 e D12. Si legge, infatti, che “I CTP dell'attrice sostengono che il problema di ridurre la complessità di cablaggio sarebbe già risolto da D1 in modo identico a quanto previsto dalla caratteristica d3, ovvero tramite la predisposizione di un unico cablaggio elettrico comprendente almeno due conduttori elettrici provenienti dalla scheda di pilotaggio. Ad avviso dei CTP dell'attrice la sola parte di caratteristica d3 non anticipata da D1 sarebbe quindi la predisposi-zione del dispositivo di protezione da sovracorrenti sulla stessa scheda elettronica su cui sono disposti il motorino elettrico ed il sensore magnetico, cosa che non avrebbe a che fare con la riduzione della complessità di cablaggio e che quindi renderebbe necessaria una riformulazione del problema tecnico oggettivo. Come esposto sopra, la CTU ritiene però che né la lettera della caratteristica d3, né la descrizione e i disegni del brevetto di cui è causa supportino un'interpretazione della rivendicazione 1 così ampia. Pertanto, la CTU continua a ritenere che D1 non anticipi la modalità di collegamento del sensore magnetico secondo quanto previsto dalla caratteristica d3, ossia il collegamento del sensore magnetico agli stessi conduttori ai quali è collegato il motoriduttore. E tale differenza ad avviso della CTU è inventiva rispetto a tutti i documenti anteriori considerati nella presente re-lazione, come ampiamente discusso al capitolo 5 qui sopra. In merito a questo punto, i CTP dell'attrice sostengono che la caratteristica d3 sarebbe invece ovvia dal momento che, utilizzando il proprio buon senso nell'affrontare il problema di alimentare il sensore magnetico, il progettista elettronico esaminerebbe il datasheet D20 del sensore magnetico e predisporrebbe un opportuno cablaggio elettrico nel rispetto delle specifiche contenute in tale datasheet, comprese quelle relative alla sua alimentazione elettrica. I CTP proseguono affermando che il buon pag. 17/21 senso guiderebbe certamente il progettista elettronico in modo da evitare di far proliferare inutilmente e costosamente il numero di conduttori elettrici e, quindi, lo porterebbe ad utilizzare un cablaggio elettrico formato da due soli conduttori elettrici, dai quali deriverà opportunamente, tramite noti circuiti di trattamento, sia l'alimentazione elettrica del sensore magnetico, sia l'alimentazione elettrica del motorino elettrico. Dopo aver considerato con attenzione quanto sopra, la CTU ritiene di non poter concordare con questo ragionamento dei CTP di parte attrice. In particolare, l'affermazione del CTP dell'attrice secondo cui il buon senso guiderebbe certamente il progettista elettronico in modo da evitare di far proliferare inutilmente e costosamente il numero di conduttori elettrici appare arbitraria, considerando che in D1 lo stesso tipo sensore è collegato in tutt'altro modo (ossia tramite un cablaggio dedicato e distinto da quello che alimenta il motore 12). D'altro canto, è del tutto arbitrario cosa un tecnico del ramo farebbe o non farebbe in base al proprio buon senso. Per mitigare questa arbitrarietà, nella presente relazione la CTU ha valutato l'attività inventiva utilizzando il could-would approach suggerito dall'Ufficio Brevetti Europeo (Guidelines for Examination in the EPO, G VII 5.3) ed ha riscontrato che né in D1 né in alcuno degli altri documenti considerati da parte attrice vi è alcun suggerimento che porterebbe il tecnico del ramo a semplificare il cablaggio multiplo di D1 collegando il sensore magnetico agli stessi conduttori che alimentano il motoriduttore. A parte D1, nessuno dei documenti citati dai CTP dell'attrice (D4, D10, D11, D12, D13, D15 e D16) prevede infatti un sensore magnetico, e molti di questi documenti non prevedono neanche un sensore. Quanto al common general knowledge, l'unico documento che i CTP di parte attrice hanno portato a sostegno della loro tesi secondo la quale un tecnico del ramo collegherebbe il sensore magnetico agli stessi conduttori che alimentano il motoriduttore è il datasheet D20. Alla CTU sembra però che questo non sia sufficiente. Certamente il tecnico del ramo avrebbe potuto collegare il sensore magnetico agli stessi conduttori che alimentano il moto-riduttore, ricorrendo a circuiti di per sé noti. Ma il punto non è se avrebbe potuto, bensì se lo avrebbe effettivamente fatto. E assumere che lo avrebbe certamente fatto allo scopo di semplificare il cablaggio, unicamente perché i passaggi per l'attuazione di questa soluzione sarebbero di per sé semplici o noti, senza che in alcuno dei documenti considerati vi sia il benché minimo incentivo o suggerimento a farlo, alla CTU appare quantomeno un ragionamento ex post facto. Alla luce di quanto sopra, la CTU non può che ribadire la propria opinione in merito alla presenza di attività inventiva della rivendicazione 1 rispetto a tutte le combinazioni di documenti proposte dai CTP dell'attrice” (cfr. relazione peritale pagg. 52 e segg.). La Corte condivide le conclusioni espresse dal CTU, in quanto fondate su una puntuale disamina delle caratteristiche tecniche del distributore automatico e su approfondita valutazione delle osservazioni del Consulente Tecnico di parte Evoca, con indicazione,
pag. 18/21 sul piano positivo, degli elementi indicativi del percorso logico seguito e sul piano negativo, degli elementi di segno contrario, senza vizi logici e contraddizioni. Alla luce delle puntuali osservazioni del CTU, pienamente condivisibili dalla Corte, anche il quarto profilo è infondato. In conclusione, il primo motivo di impugnazione deve essere rigettato.

3. Con il secondo motivo di appello, ha censurato l'omessa valutazione, da parte Pt_1 del Tribunale, della valutazione della forma di protezione della soluzione oggetto del brevetto come modello di utilità. In particolare, l'appellante ha lamentato che il Consulente Tecnico di Ufficio non aveva valutato se l'invenzione fosse o meno una combinazione di elementi noti e quindi fosse tutelabile come modello di utilità, con la conseguenza che, in tal caso, la convenuta sarebbe decaduta dal modello di utilità registrato nel 2008, per intervenuto decorso del termine decennale di validità.
L'appellata ha contrastato il motivo di appello, rilevando che la questione del modello di utilità era stata introdotta dall'appellante tardivamente, per la prima volta con la seconda memoria tecnica depositata in sede peritale e che tale questione non era stata oggetto del quesito peritale e non era stata trattata negli scritti difensivi. Ha evidenziato, inoltre, che tale questione era assorbita dalla ritenuta validità del brevetto e, in ogni caso, dalla omessa formulazione, a cura di , di istanza di conversione Controparte_1 del brevetto in un modello di utilità.

4. Anche tale motivo di gravame non è fondato e meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono. Preliminarmente, rileva la Corte che la questione del modello di utilità è stata introdotta da parte attrice solo nel corso della CTU e che il quesito peritale non aveva riguardato tale aspetto. La novità del tema è stata puntualmente rilevata dal Consulente Tecnico di Ufficio, il quale ha evidenziato quanto di seguito: “I CTP dell'attrice sostengono che, per confermare la propria conclusione in merito all'attività inventiva del brevetto di cui è causa, la sottoscritta CTU non possa esimersi dal valutare se la soluzione del presente brevetto sia meritevole di tutela come brevetto per invenzione industriale o piuttosto come modello di utilità. I CTP dell'attrice sostengono inoltre che il fatto di aver sollevato per la prima volta la questione nella seconda memoria tecnica non violerebbe alcuna disposizione, che controparte avrebbe potuto replicare a tale contestazione nelle sue osservazioni alla bozza di CTU e che un contraddittorio sul tema non sarebbe comunque necessario, dal momento che la CTU dovrebbe limitarsi a trarre le proprie conclusioni sulla base della giurisprudenza rilevante in materia di modelli di utilità” e ha osservato che “la CTU continua a ritenere che la valutazione della validità come modello di utilità esuli dal perimetro del quesito peritale, in quanto rappresenta un tema separato rispetto alla valutazione dei requisiti di validità della frazione italiana di un brevetto Europeo.
pag. 19/21 Tale tema separato pertanto non è un ampliamento di argomenti già formulati dai CTP dell'attrice nella loro prima memoria tecnica, né tantomeno una risposta agli argomenti formulati dai CTP della convenuta nella loro prima memoria tecnica. E se anche i CTP della convenuta avessero replicato a questa contestazione nei loro commenti alla bozza di CTU, il contraddittorio su questo tema sarebbe stato comunque sbilanciato. La questione della validità come modello di utilità sembra peraltro assorbita e resa superflua dalle conclusioni positive in tema di validità del brevetto in questione. Una recente sentenza di questo Tribunale (T. Mi. 12137/2011, pag. 16) afferma infatti che quando per un brevetto per invenzione industriale emerge una validità (anche solo parziale), questa circostanza assorbe e rende superflua ogni possibile considerazione in ordine all'ammissibilità ed al fondamento della domanda di conversione in modello di utilità” (cfr. relazione peritale pagg. 56 e segg.). La Corte condivide le valutazioni espresse dal Consulente Tecnico di Ufficio. Invero, la ritenuta validità del brevetto assorbe e rende superflua ogni disamina della domanda di conversione in modello di utilità. In aggiunta ai rilievi che precedono, va osservato che la conversione giudiziale del brevetto in modello di utilità è subordinata alla richiesta del richiedente di ottenere un brevetto diverso (cfr. sul tema, Cass. Civ., Sez. I, 11.12.2024, n. 31995), laddove, nel caso di specie, nessuna domanda in tal senso è stata formulata da , Controparte_1 titolare dell'originario brevetto suscettibile di conversione, sicché, anche sotto questo, il motivo di impugnazione non è meritevole di accoglimento.

5. In conclusione, l'appello deve essere rigettato. Sotto il profilo delle spese di lite del grado, l'appellante deve essere condannata, Pt_1 per la soccombenza, alla loro rifusione nei confronti dell'appellata. Tali spese sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, previsti per lo scaglione di riferimento, avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile – complessità alta), tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata. Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.

6. Infine, ritiene la Corte che non sussistano i presupposti per la condanna di ai Pt_1 sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiesto da . Controparte_1
In punto di diritto, va ricordato che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. è connotata da natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone l'accertamento del solo elemento soggettivo della mala fede o colpa grave della parte soccombente (v. Cass. Civ., n. 3003/14) che ha posto in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza, tale da risolversi in un uso strumentale e illecito del processo, generando un pregiudizio al sistema processuale nel suo complesso (v. Cass. Civ., n.
pag. 20/21 7901/18), così contemperandosi le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione (v. Cass. Civ., n. 7726/16). Con particolare riferimento al giudizio di impugnazione, va rilevato che “Nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame” (Cass. Civ., n. 34693/22). Nel presente giudizio, caratterizzato dalla valutazione, con elevato tecnicismo, delle caratteristiche tecniche del distributore automatico di alimenti e bevande, la condotta processuale di – che ha instaurato il presente giudizio, proponendo una diversa Pt_1 valutazione delle caratteristiche tecniche del distributore automatico di alimenti ai fini della sussistenza dei presupposti di validità della frazione italiana del brevetto – non integra, ad avviso della Corte, la colpa grave prevista dall'art. 96 c.p.c.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 7852/2022 pronunciata dal Tribunale di Milano in Parte_1 data 10.10.2022, così provvede:

1. respinge l'appello proposto da Parte_1

2. condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate per compensi in Parte_1
Euro 9.991,00 in favore di oltre rimborso forfetario nella Controparte_1 misura del 15% e oltre IV e CPA;

3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, il 25.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera Marianna Galioto
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