REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI
sezione specializzata in materia di imprese
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, riunito in camera di consiglio nella persona dei sigg. magistrati: dott. Salvatore Di Lonardo Presidente dott. Ilaria Grimaldi Giudice relatore dott. Francesca Reale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15919/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili, avente ad oggetto: Altre controversie di competenza della Sez. Spec. dell'Impresa in materia societaria, vertente

TRA
(CF. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. prof., dall'avv. carolina mazza e dall'avv. prof. Nicola Rascio, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Napoli, via San Pasquale n. 29.;
ATTORE

CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] e (C.F. Controparte_2
), nata RA IN (SA) il 9/4/1974 e residente in [...] alla C.F._3
Via Carlo Alberto n. 60, rappresentate e difese dall'Avv. Prof. ER NI ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Napoli, Via G. Filangieri n. 21, per procura in atti;

1 CONVENUTI
E
(C.F. ), con sede in Napoli, Piazza dei Martiri n. 30, in persona CP_3 P.IVA_1 dell'amministratore unico p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Biancamano ed elettivamen-te domiciliata presso il suo studio in Napoli, Via Catullo n. 70, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nel procedimento cautelare;

CONVENUTO

E
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Canosa di CP_4 P.IVA_2
Puglia alla Via Pozzillo n. 25, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Lopiano presso il cui studio
è elettivamente domiciliata in Napoli, via San Pasquale n. 55, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTO
N O N C H E'
(C.F. ), nata RA IN (SA) il 9/4/1974 Controparte_2 C.F._3
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Prof.
ER NI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Via G. Filangieri n.
21, giusta procura in calce all'atto di intervento nel giudizio cautelare;

INTERVENTORE VOLONTARIO

Conclusioni: come in atti.
Rimessa in decisione all'udienza del 14.1.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

MOTIVI della DECISIONE
1. L'attore, comproprietario al 25% dei marchi ha impugnato ex art. 1109 c.c., per CP_3 difetto di sua convocazione ed informazione, la decisione dei comunisti, della quale ha dedotto essere venuto a conoscenza solo alle udienza dell'11 e del 20 maggio 2021 - nell'ambito di altro procedimento cautelare di sequestro ed inibitoria dell'uso dei marchi di sua contitolarità – avente ad oggetto l'autorizzazione e/o ratifica del contratto di licenza dell'uso del marchio stipulato dalla con la chiedendo, previa sospensione, che la predetta delibera venga CP_3 CP_4 dichiarata inesistente, nulla, annullabile o comunque invalida e, per l'effetto, il contratto di licenza
2 CP_ tra la e la venga a sua volta dichiarato nullo o, in subordine, annullabile o, comunque, CP_3 invalido ed inefficace, avendo il giudice di detto procedimento ritenuto che era avvenuta una delibera autorizzativa da parte degli altri comunisti, in esito alla costituzione e all'intervento delle parti di detto procedimento, che in quella sede non poteva essere contestata ma doveva essere oggetto di autonoma impugnazione, qui proposta. A sostegno della domanda, ha articolato i seguenti motivi di impugnazione: - assenza di un atto deliberativo dei comunisti, nonché carenze procedurali in quanto dall'atto di intervento dei comunisti in quel giudizio non è dato conoscere le CP_ modalità attraverso le quali il consenso all'utilizzo del marchio da parte della sia stato manifestato a sua insaputa, né tanto meno a quale data esso sia risalente, né si comprenderebbe a cosa si riferisca la ratifica da parte del procuratore costituito resa in udienza dinanzi al g.i. dr.
; ha, dunque, dedotto la nullità della delibera, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1109, Per_1
1105 e 1108 c.c., , in quanto la disciplina della comunione prevede che per la validità delle deliberazioni della maggioranza sia necessario che tutti i partecipanti vengano preventivamente convocati ed informati dell'oggetto, per cui la mancanza di convocazione degli aventi diritto, con l'indicazione del thema decidendum, determina la nullità della deliberazione, non rilevando che il voto del partecipante non convocato non sarebbe stato determinante, anche in considerazione della produzione in giudizio del contratto con i dati salienti oscurati;
- ha dedotto, inoltre, l'invalidità della delibera, in quanto la maggioranza dei comunisti ha disposto di diritti che non sono nella titolarità della comunione, in quanto essi sono titolari di marchi caratterizzati da una componente denominativa ( e da una componente figurativa (la vela stilizzata), congiunte tra loro, mentre CP_3
CP_ i segni distintivi che la ha concesso in sublicenza alla sono costituiti l'uno dalla sola CP_3 denominazione “ e l'altro dalla sola “vela stilizzata”, ed essi sono, pertanto, utilizzabili CP_3 disgiuntamente. Trattasi di marchi difformi ma, nello stesso tempo, simili e, quindi, confondibili con quelli registrati dai comunisti, con conseguente contraffazione, svilimento e diluizione degli stessi;
inoltre, ha sostenuto che se la delibera risulta invalida il vizio di nullità si estende al contratto CP_ stipulato dalla Legea con la . Ha, poi, aggiunto che la decisione dei comunisti di autorizzare e/o ratificare l'utilizzo di marchi contraffatti realizza un'ipotesi di delibera nulla per illiceità dell'oggetto, in quanto costituisce l'atto attraverso il quale i comproprietari, sigg. CP_5
ed , hanno concorso alla realizzazione delle attività illecite
[...] CP_6 Controparte_1
CP_ da parte della e della e, comunque, la delibera della comunione doveva essere adottata CP_3 con il consenso unanime di tutti i partecipanti, come statuito della Corte di Appello di Napoli nella sentenza che contesta e le altre parti invocano - allo stato vincolante nei rapporti Parte_1 tra i comunisti nonché tra la comunione e la laddove ha ritenuto il potere decisionale alla CP_3 maggioranza qualificata dei contitolari del marchio, attribuendo alla deliberata licenza esclusiva
3 d'uso in favore della a titolo gratuito ed a tempo indeterminato, in alternativa al mancato uso CP_3 ed alla conseguente decadenza del marchio, natura di atto conservativo o comunque di atto di straordinaria amministrazione inerente lo sfruttamento del diritto comune di proprietà industriale.
Con particolare riferimento all'elemento della gratuità del rapporto è stata esclusa la necessità del consenso unanime, sul presupposto della finalità perseguita di valorizzare il marchio attraverso gli investimenti pubblicitari incombenti sulla licenziataria e di conservarlo evitando la CP_3 decadenza per non uso. Ebbene, questi presupposti non sono rinvenibili nella decisione della maggioranza qualificata dei comunisti di consentire, con la previsione di un corrispettivo per la sola CP_ Legea, l'utilizzo da parte della di marchi difformi ma, comunque, simili e confondibili con quelli della comunione. Contrariamente a quanto sostenuto dalle controparti non è ravvisabile un atto conservativo volto ad impedire la decadenza per non uso dei marchi “ ” nella titolarità CP_3
CP_ della comunione nel settore dell'intimo, dal momento che il marchio concesso in uso alla non CP_ è quello dei comunisti e, quindi, l'utilizzo da parte della non potrebbe produrre alcun effetto conservativo di quest'ultimo. Dunque, il consenso prestato dalla maggioranza dei comunisti alla operazione per cui è causa configura una decisione gravemente pregiudizievole per la cosa comune nonchè per il singolo partecipante, invalida ai sensi del combinato disposto degli artt. 1109 e 1108
c.c., in quanto la decisione di acconsentire all'utilizzo da parte di terzi di segni simili e quindi confondibili con i marchi dei comunisti, comportando lo svilimento e la diluizione dei marchi stessi, poteva essere assunta solo con il consenso unanime dei contitolari del diritto di privativa, ricadendo negli atti di disposizione di cui al terzo comma dell'art. 1108 c.c.. Ha poi contestato la validità del CP_ contratto tra la e la in primo luogo deducendone la nullità per indeterminatezza CP_3 dell'oggetto, in quanto l'accordo risulterebbe privo di alcuni elementi essenziali, come il corrispettivo, nonché la nullità per illiceità dell'oggetto, in quanto il reale interesse negoziale si concreta nell'elusione delle norme che tutelano i diritti di privativa e nell'emersione sul mercato di marchi simili a quelli dei comunisti, al fine di danneggiarne la capacità distintiva. Ha, ancora, CP_ dedotto la contraffazione dei marchi, in quanto in esecuzione del contratto impugnato, la produce, commercializza e pubblicizza beni con marchi difformi ma simili e altamente confondibili con quelli della comunione, senza il consenso unanime dei titolari, traendo un indebito vantaggio dalla rinomanza dello stesso, realizzando un rischio di confusione o di associazione in capo al pubblico e un pregiudizio ai marchi dei comunisti ed alla capacità distintiva degli stessi. Sussiste, pertanto, anche la fattispecie vietata di cui all'art. 20, co. 1, lett. c), c.p.i., per cui ha chiesto di inibire alle convenute attività di contraffazione e il sequestro di tutti i beni in loro possesso ed anche presso terzi contraddistinti dai marchi in contestazione, disponendo una penale per il caso di inadempimento e ordinando il ritiro dal mercato e la distruzione, ex art. 124 CPI, a cura ed a spese
4 delle convenute, di tutti i prodotti che costituiscono contraffazione dei marchi registrati, il risarcimento dei danni e la retroversione degli utili.
1.1. Si sono costituiti le convenute e comproprietarie dei CP_6 Controparte_1 marchi oggetto di causa, ricostruendo le vicende processuali che avevano interessato le parti, deducendo che i contitolari dei marchi erano intervenuti in giudizio per escludere che CP_3
l'accordo commerciale stipulato dalla con la società potesse
CP_3 CP_4 rappresentare un'ipotesi di contraffazione e per confermare di aver favorito ed acconsentito all'operazione commerciale per cui è causa con l'intento di valorizzare ancor di più il marchio di loro proprietà autorizzando la all' utilizzo del marchio in un settore della
CP_3 CP_3 classe merceologica di registrazione in forte espansione. Hanno, poi contestato la fondatezza della domanda, deducendo che essi utilizzano il proprio marchio nella maniera più intensa
CP_3 attraverso la società di proprietà dei germani ed
CP_3 Parte_1 Controparte_1
e, dunque, sussiste il diritto della ad esercitare concretamente la Parte_2 CP_3 propria attività imprenditoriale soprattutto attraverso il segno distintivo, nella maniera più esclusiva ed estensiva, senza limiti territoriali e merceologici nell'ottica di una sempre maggiore crescita.
Quanto ai vizi della delibera lamentati dall'attore, hanno dedotto che in tema di comunione semplice, gli artt. 1105 e 1108 c.c. non prevedono particolari formalità neppure per la costituzione dell'assemblea, richiedendo semplicemente la decisione a maggioranza dei partecipanti. Hanno, poi, aggiunto che la Corte d'Appello di Napoli nella sentenza n. 2466/2016, recependo la volontà espressa dai convenuti, ha riconosciuto alla il pieno diritto d'uso del marchio nella CP_3 maniera più intensa nell'ambito della propria iniziativa imprenditoriale, conseguente all'originaria decisione assunta dai titolari del marchio nel lontano 1993, escludendo che il Sig. CP_3 Parte_1 potesse, all'epoca, e possa oggi o in futuro, far cessare autonomamente tale consenso e
[...] nelle attività riconosciute dalla Corte d'Appello di Napoli alla società rientra anche la possibilità di stringere accordi commerciali che possano portare ad una estensione dell'ambito di operatività della propria attività imprenditoriale attraverso il marchio . Comunque, i sigg. , CP_3 Controparte_5 ed proprietari dei ¾ del marchio , proprio per evitare ogni Controparte_1 CP_6 CP_3 equivoco, hanno espressamente dichiarato di ratificare, sia con l'atto di intervento nel pregresso giudizio sia nel corso dell'udienza del 20 maggio 2021, il contratto di licenza d'uso con il quale la ha concesso il diritto di uso del marchio a titolo oneroso ad , per il solo settore CP_3 CP_4
“intimo” e fino al 2025, ratifica che ha effetto sanante di ogni eventuale vizio e nulla può obiettare l'attore essendo pienamente stato informato quantomeno dall'11/5/2021, momento del deposito dell'atto di intervento rispetto all'udienza del 20/5/2021, in quanto l'avviso di convocazione dell'assemblea può essere dato ai condomini con qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello
5 scopo e per la validità della delibera è sufficiente che nell'avviso di convocazione siano indicati i termini essenziali per essere comprensibile. Hanno, poi, osservato che nel caso di specie l'attore non ha agito per sostenere le ragioni della comunione, ma quelle sue proprie, nei confronti di soggetto (licenziatario) legato da rapporto contrattuale con i titolari del marchio, per cui hanno eccepito il difetto di legittimazione del Sig. ad un'autonoma azione nei Parte_1 confronti della (e dell' al fine di soddisfare un interesse esclusivamente CP_3 CP_4 proprio. D'altronde, è pacifico in giurisprudenza che le questioni relative al processo decisionale nell'ambito della comunione non incidono sui rapporti con i terzi risolvendosi tali controversie all'interno del gruppo. Quanto alla contraffazione, hanno dedotto che il titolare del marchio può fare uso dello stesso direttamente o tramite terzi con il suo consenso, apportando tutte le modifiche ritenute opportune da esigenze di produzione con l'unico limite dell'alterazione del carattere distintivo. Infine, hanno contestato la domanda di risarcimento danni, sostenendo che trattandosi dell'autorizzazione all'uso dei marchi della comunione in un settore della classe di appartenenza non ancora utilizzato, non solo esclude possibile pregiudizio ma al contrario estende l'ambito di operatività del marchio aumentandone il valore patrimoniale e hanno chiesto la condanna di controparte per lite temeraria.
1.2. Si è costituita, poi, la riportando, anch'essa, le vicende giudiziarie precedenti, CP_3 deducendo che la domanda proposta si pone in contrasto con il dictum della Corte d'Appello di
Napoli, di cui alla sentenza n. 2466/16, che ad oggi regola l'utilizzo del marchio ed i
CP_3 rapporti tra le parti, affermando che la ha il pieno diritto all'utilizzo in esclusiva del
CP_3 marchio dei comunisti, circostanza che esclude, altresì, che si possa parlare di
CP_3 contraffazione, il cui presupposto è l'illiceità della condotta del presunto contraffattore. Dalla sentenza della Corte d'Appello discende che la ha il diritto di produrre e
CP_3 commercializzare direttamente sotto il marchio tutti i prodotti della sotto classe relativa
CP_3 all'abbigliamento intimo e per la casa e tale produzione diretta sarebbe pienamente lecita ed incontestabile dal Sig. e certamente non arrecherebbe alcun pregiudizio alle Parte_1 ragioni dell'attore. Pertanto, non vi è ragione per cui se gli stessi prodotti, anziché produrli direttamente la li facesse produrre a terzi con accordo commerciale sarebbe una
CP_3 attività illecita. Invero, trattandosi di settore produttivo nuovo rispetto al quale la non
CP_3 aveva alcuna esperienza ha deciso, per entrare sul mercato, di stringere un accordo commerciale con primaria azienda di rinomata professionalità, che avrebbe prodotto su licenza per il tempo necessario ad approntare una propria linea produttiva ed anche per verificare le potenzialità del mercato senza alcun rischio finanziario, con un comportamento legittimo e anzi necessario anche nell'interesse dell'attore per conservare il bene. Ha dedotto, dunque, che l'accordo rappresenta un
6 atto conservativo del valore del marchio, in quanto finalizzato al suo utilizzo in tutti gli ambiti per cui è stato regi-strato, preservando il marchio da possibili contestazioni di non uso, rispetto a prodotti che non rientrano nella vocazione imprenditoriale della ma che CP_3 rappresentano sottoclasse la cui decadenza potrebbe non essere impedita dall'attuale estensione dell'uso fatto. Quanto alla domanda di nullità dell'accordo stipulato con la ha eccepito che CP_4 non sussiste alcun interesse e legittimazione ad agire dell'attore, in quanto si tratta di una domanda di nullità di un contratto rispetto al quale l'attore è terzo e non ha allegato e tantomeno provato un interesse giuridicamente rilevante che gli consenta il riconoscimento della legittimazione ex art. 1411 c.c. Quanto alla nullità per indeterminatezza dell'oggetto, ha dedotto che il contratto contiene tutti gli elementi ritenuti essenziali dalla legge, incluso il corrispettivo, e ha contestato la nullità per illiceità in quanto l'uso di fatto del marchio registrato con delle varianti che non ne alterino il carattere distintivo è una prerogativa dell'avente diritto, come espressamente previsto dall'art. 24
C.P.I. che regola l'uso del marchio. Ha, poi, contestato la fondatezza della domanda di risarcimento danni.
1.3. Si è, ancora, costituita la deducendo di essere del tutto estranea alla CP_4 questione che riguarda la titolarità e l'uso del marchio, oggetto del presente giudizio, discutendosi della validità ed efficacia della decisione assunta dalla maggioranza dei contitolari del marchio di ratificare l'operato della in relazione al contratto concluso con la , che costituisce CP_3 CP_4 questione interna al gruppo dei comunisti che neanche sfiora il diritto acquisito da di CP_4 utilizzare quel marchio nei termini contrattualmente pattuiti. Ha, poi, contestato che il contratto impugnato integri l'ipotesi di contraffazione del marchio , in quanto, a norma dell'art. 24, CP_3 co. 2, C.P.I. “…sono equiparati all'uso del marchio l'uso della stesso in forma modificata che non ne alteri il contenuto distintivo...”. Infine, ha eccepito la nullità della domanda di risarcimento danni, per violazione dell'art. 163, co. 3 nn. 3 e 4 c.p.c., anche in relazione all'art. 164, co. 4, 5 e 6,
c.p.c. e ha dedotto, comunque, che il contratto ha eliminato il rischio di una decadenza parziale del marchio, conseguente al suo non utilizzo effettivo nel settore dell'intimo ed, oltretutto, le royalties che la si è impegnata a versare alla CE (con una percentuale sul volume d'affari CP_4 realizzato) nonché gli investimenti che la stessa si è impegnata contrattualmente ad effettuare per pubblicizzare il marchio anche nel settore dell'intimo, in misura pari ad una percentuale CP_3 del fatturato netto, non potranno che incrementarne il fatturato, a beneficio della società licenziante e dei titolari del marchio, tutti soci di quest'ultima, ivi compreso l'attore.
1.4. Ha spiegato, infine, intervento volontario quale contitolare di una Controparte_2 quota pari a 3/8 (37,5%) del marchio registrato azionato in giudizio, in ragione degli atti di CP_3 cessione rispettivamente di ¼ (25%) da parte del Sig. ed 1/8 (12,5%) da parte Controparte_5
7 della signora chiedendo il rigetto delle domande proposte dall'attore. In particolare, CP_6 ha dedotto che, in seguito dell'avvenuta trascrizione presso il registro italiano ed europeo dei marchi degli atti di vendita dei marchi da parte dei sigg. ed ha Controparte_5 CP_6 spiegato atto di intervento adesivo autonomo facendo proprie le difese svolte dai suoi danti causa e dalla sig.ra in riferimento all'autorizzazione della licenza impugnata in giudizio, Controparte_1 più precisamente intervenendo per ratificare integralmente l'operato dei suoi danti causa nonché il contratto del 30/7 - 4/8/2020 stipulato con la CP_4
2. Fondata è la domanda di annullamento della decisione dei comunisti, sigg.ri CP_5
ed della quale il sig. è venuto a
[...] CP_6 Controparte_1 Parte_1 conoscenza alle udienze dell'11 e del 20 maggio 2021 nel procedimento cautelare R.G. 5472/2021,
g.i. dr. Fucito, di autorizzare la a concedere alla la licenza dei marchi e di CP_3 CP_4 ratificare il contratto di (sub)licenza stipulato dalla con la con la relativa CP_3 CP_4 integrazione.
Fondato, invero, è il primo motivo di impugnazione riguardante la mancata convocazione CP_ del comunista all'assemblea che ha deliberato l'autorizzazione alla a concedere alla la CP_3 licenza dei marchi in contitolarità dell'attore o, comunque, che ha ratificato l'operato della a CP_3 prescindere dalla questione della legittimazione dei soggetti che hanno partecipato alla delibera – in virtù delle cessioni di quote dedotte dall'intervenuta - e alla tardività o meno della stessa, proposta dall'attore solo con le memorie depositate nel I termine di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., in seguito all'intervento in giudizio della cessionaria delle quote di contitolarità dei marchi.
E', invero, pacifico che la prevista informativa all'attore, contitolare del marchio, non vi sia mai stata, in quanto la volontà della maggioranza dei comunisti di autorizzare la a concedere CP_3 alla i marchi in contitolarità è stata individuata, nella decisione giudiziale resa Controparte_7 sul precedente giudizio cautelare promosso dall'odierno attore, nell'atto di intervento spiegato dai contitolari dei marchi e nelle dichiarazioni rese successivamente alle udienze dell'11 e 20 maggio
2021 in quel giudizio.
Pertanto, anche a voler condividere una tale impostazione, è evidente che si tratta di una delibera della maggioranza resa senza alcuna previa informazione di tutti i partecipanti alla comunione, tra cui l'attore, dell'oggetto della delibera.
Ebbene, ai sensi dell'art. 1109 c.c., ciascun componente della minoranza dissenziente può impugnare le dichiarazioni della maggioranza, tra le varie ipotesi, in caso di violazione della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 1105 c.c., che per l'appunto sancisce che per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati previamente informati dell'oggetto della delibera.
8 Né può essere condivisa la tesi dei convenuti secondo cui tale informazione si trarrebbe proprio dall'atto di intervento in quel giudizio in vista delle successive udienze, nelle quali il loro consenso sarebbe stato ribadito;
invero, pur a voler condividere che in materia di amministrazione della cosa comune non sono previsti formalismi particolari per la costituzione dell'assemblea e l'adozione delle delibere dei comunisti, è chiaro che un atto processuale, quale quello di intervento, senza dubbio è volto ad altri fini, ossia alla costituzione in giudizio per supportare la posizione di altre parti processuali, e non può giammai ritenersi equivalente alla informazione, da rivolgere necessariamente in via preventiva a tutti i comunisti, in ordine all'oggetto della delibera, in vista dell'adozione della stessa.
Inoltre, non può dirsi cessata la materia del contendere per effetto della nuova delibera adottata dai contitolari nel corso del presente giudizio, in data 20 maggio 2024, di ratifica dell'operato di quanto svolto in precedenza e contenente la volontà di stipulare un nuovo contratto con in quanto anche in tal caso la delibera della maggioranza è stata adottata senza la previa CP_3 informazione a tutti i contitolari dell'oggetto della delibera, tra cui in particolare l'attore, come invece sancito dal richiamato art. 1105, co. 3, c.c..
Invero, la disposizione di cui all'art. 2377, ult. co., c.c., dettato in materia di delibere assembleari di società di capitali, prevede che l'annullamento della deliberazione (invalida) non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra, presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo. Tale principio ha carattere generale ed è, pertanto, applicabile anche alle assemblee dei condomini e, in genere, dei comunisti. Ne deriva che, nel giudizio d'impugnazione di una delibera di assemblea condominiale che si assuma affetta da nullità (o da una ragione di annullabilità), il giudice del merito deve dichiarare cessata la materia del contendere ove risulti che l'assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata, ponendo in essere, pur senza l'adozione di formule ad hoc, un atto sostitutivo di quello invalido (cfr. App. Napoli, sez. II, 22/01/2021, n. 230).
Tale principio nel caso di specie non può dirsi operante, in quanto anche la nuova delibera – impugnata in separato giudizio, N.R.G. 13552/2024 - è stata presa in violazione dell'obbligo di previa informazione di tutti i partecipanti alla comunione, per cui non può dirsi presa in conformità della legge, presupposto perché operi la disposizione su riportata.
In definitiva, dunque, deve accogliersi la domanda di annullamento della delibera dei contitolari dei marchi oggetto di giudizio. CP_3
2.1. Va aggiunto che, nelle more del presente giudizio, è intervenuta la Suprema Corte - con sentenza n. 10637, pubblicata il 19 aprile 2024 - ad annullare con rinvio la sentenza n. 2466/2016 della Corte d' Appello di Napoli, sancendo i seguenti principi di diritto: “In tema di diritti di
9 privativa industriale, in caso di comunione sul marchio, il contratto di licenza d'uso del segno distintivo a terzi in via esclusiva richiede, per il suo perfezionamento, il consenso unanime dei contitolari, perché la concessione al licenziatario dell'esclusiva priva i contitolari del godimento diretto dell'oggetto della comunione, assumendo rilievo contrario il disposto dell'art. 1108, commi 1
e 3, c.c. In caso di comunione sul marchio che sia stato concesso in licenza d'uso esclusiva a favore di terzi, con l'accordo di tutti i suoi contitolari, è sempre possibile il venir meno della volontà di prosecuzione di uno dei medesimi, il quale non può ritenersi vincolato in perpetuo alla manifestazione originaria;
tale circostanza implica la necessità di rinegoziare l'atto mediante una nuova concessione, da concordare nuovamente con l'unanimità dei consensi”.
Pertanto, nel caso di specie, è chiaro che la licenza d'uso dei marchi in contitolarità concessa alla e, poi, da quest'ultima, quale concessionaria degli stessi, alla in esclusiva per i CP_3 CP_4 prodotti oggetto di accordo, come espressamente indicato nell'art. 2 del contratto, non poteva essere effettuata a maggioranza, ma avrebbe richiesto il consenso unanime dei contitolari.
La Cassazione ha chiarito, infatti, che “la concessione di licenze esclusive a terzi è un atto dispositivo del marchio, poiché, alterando la destinazione della cosa e impedendo agli altri partecipanti alla comunione di farne uso, incrina l'esclusività del diritto che è tipica della privativa”.
Pertanto, se disposta a maggioranza, la concessione di licenze esclusive del marchio è lesiva dei diritti di esclusiva dei dissenzienti, in quanto implica uno sfruttamento indiretto del bene immateriale che è idoneo a vulnerare l'esclusiva che i titolari dissenzienti avrebbero diritto a mantenere integra.
Ha affermato, dunque, la Suprema Corte che, di conseguenza, “quale che sia la durata della concessione (infra o ultranovennale o a tempo indeterminato) e la modalità (gratuita o meno) dell'attribuzione a terzi del diritto di utilizzazione in via esclusiva del marchio, quell'attribuzione, proprio perché esclusiva, implica un atto di disposizione giuridica suscettibile di un medesimo unico trattamento. Poiché ogni decisione inerente allo sfruttamento del diritto comune di proprietà industriale è astrattamente idonea a pregiudicare l'interesse di ciascuno dei contitolari a preservare l'integrità del proprio diritto, la regola che viene in rilievo è quella posta dall'art. 1108, primo e terzo comma, cod. civ. per il modello degli atti pregiudizievoli;
quegli atti che - come per es. l'alienazione o la costituzione di diritti reali, o anche la locazione ultranovennale - segnando il limite di compromissione del diritto "di alcuno dei partecipanti", richiedono l'unanimità dei consensi”.
Pertanto, anche per tale profilo, la decisione della maggioranza dei comunisti, qui impugnata, di ratifica dell'operato della è affetta da invalidità, perché avendo ad oggetto la CP_3 concessione in esclusiva dell'uso dei marchi “ avrebbe, invece, richiesto l'unanimità del CP_3 consenso dei contitolari.
10 Restano assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione.
3. Fondata è, di conseguenza, anche la domanda di nullità del contratto di (sub)licenza stipulato dalla con la CP_3 CP_4
Invero, dalla lettura del contratto si evince che la lo ha stipulato sul presupposto di CP_3
CP_ avere la “piena ed esclusiva disponibilità” dei marchi mentre la sul presupposto di CP_3 essere “interessata ad ottenere in via esclusiva una licenza d'uso del marchio ””, al fine CP_3 della produzione e della commercializzazione dei prodotti come indicato negli allegati B e C (cfr.
Premessa del contratto).
Si tratta, dunque, senza dubbio di un contratto di licenza d'uso in via esclusiva dei marchi in contitolarità dell'attore, come specificato nell'art. 2 del Contratto, in base al quale CP_3 espressamente per la categoria di prodotti contemplati in contratto, ossia abbigliamento intimo, homeware e beachewear, “è concessa in via esclusiva in favore della ” per tutto Parte_3 il territorio italiano.
Ebbene, la licenza d'uso in via esclusiva, come statuito dalla Suprema Corte, avrebbe necessitato del consenso unanime dei contitolari del marchio e non avrebbe potuto essere posta in essere dalla a sua volta solo licenziataria dello stesso. CP_3
Invero, va ribadito che la Cassazione ha affermato, nell'analogo giudizio pendente tra le parti in causa, il principio di diritto per cui "In tema di diritti di privativa industriale, in caso di comunione sul marchio, il contratto di licenza d'uso del segno distintivo a terzi in via esclusiva richiede, per il suo perfezionamento, il consenso unanime dei contitolari, perché la concessione al licenziatario dell'esclusiva priva i contitolari del godimento diretto dell'oggetto della comunione”.
Di conseguenza, il contratto di uso in esclusiva dei marchi - anche se con riferimento CP_3 alla specifica categoria di prodotti su indicata - concluso dalla licenziataria e senza il consenso unanime dei contitolari dei marchi è affetto da nullità, in quanto in violazione delle disposizioni dell'art. 1108, co. 3, c.c.
Pertanto, anche per tale parte la domanda è fondata.
Restano, di conseguenza, assorbiti gli ulteriori motivi di nullità.
4. Inammissibile, invece, è l'azione di contraffazione proposta dall'attore denunziando che, CP_ in esecuzione del contratto impugnato, la produce, commercializza e pubblicizza beni con marchi difformi ma simili e altamente confondibili con quelli della comunione, senza il consenso unanime dei titolari, traendo un indebito vantaggio dalla rinomanza dello stesso, realizzando un rischio di confusione o di associazione in capo al pubblico e un pregiudizio ai marchi dei comunisti
11 ed alla capacità distintiva degli stessi. Sussiste, pertanto, anche la fattispecie vietata di cui all'art. 20, co. 1, lett. c), C.P.I..
Invero, deve affermarsi il difetto di legittimazione del singolo contitolare del marchio di agire in contraffazione.
In generale, ai sensi dell'art. 6 C.P.I., le ipotesi di contitolarità di un diritto di proprietà industriale sono regolate dalle norme del codice civile in tema di comunione, salvo patto contrario;
ebbene, la disciplina della comunione ordinaria prevede, per gli atti di ordinaria amministrazione, la deliberazione secondo il principio di maggioranza (salvo diversa volontà delle parti).
Con la riforma del C.P.I. del 2010, tuttavia, è stata espressamente prevista — dal comma 1 bis della norma citata — la possibilità per ciascuno dei contitolari di compiere individualmente talune attività (quali, segnatamente: la presentazione della domanda di brevetto o registrazione, la prosecuzione del procedimento di brevettazione o registrazione, la presentazione della domanda di rinnovo, il pagamento dei diritti di mantenimento in vita, la presentazione della traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni di una domanda di brevetto europeo e del testo di brevetto europeo concesso o mantenuto in forma modificata o limitata e dare impulso agli altri procedimenti di fronte all'UIBM). Tali attività sono, dunque, consentite al singolo contitolare senza una deliberazione a maggioranza, a condizione che esse siano svolte nell'interesse di tutti. Tale disposizione, che deroga ai principi di cui all'art. 1105 c.c. secondo il quale una deliberazione va assunta a maggioranza dei partecipanti (“strappa con i principi in materia di comunione, cfr. Consiglio di Stato, 14.6.2010) ha, dunque, carattere eccezionale e deve essere interpretata in senso restrittivo, senza possibilità di applicazione oltre i casi ivi indicati.
Per quel che qui rileva, nessuna deroga è in particolare prevista per l'azione di contraffazione, per cui l'attore, quale contitolare di una quota di minoranza, è privo della legittimazione attiva alla proposizione della stessa.
5. Fondata è l'azione di risarcimento del danno derivante dal comportamento illecito dei comproprietari nell'adozione della delibera di ratifica dell'operato della nonché di CP_3 quest'ultima nella concessione dei marchi in sublicenza, in assenza del consenso unanime dei comunisti.
Invero, il principio dell'unanimità va affermato a prescindere dalla qualificazione del contratto, come a titolo gratuito o oneroso, come chiarito dalla Suprema Corte, dal momento che la concessione al licenziatario dell'esclusiva priva - come detto - i contitolari del godimento diretto dell'oggetto della comunione, loro spettante in virtù del primo comma dell'art. 1102 c.c.; la decisione di legittimità su richiamata ha, infatti, affermato che ogni decisione inerente lo sfruttamento del diritto comune di proprietà industriale è astrattamente idonea a pregiudicare
12 l'interesse di ciascuno dei contitolari a preservare l'integrità del proprio diritto, come avvenuto nel caso di specie, in cui la ha concesso in uso esclusivo i marchi in contitolarità dell'attore, CP_3 senza alcun corrispettivo per i contitolari degli stessi, avendo pattuito ed incamerato le royalties in proprio favore.
Il danno, conseguenza immediata e diretta dell'illecito, deve essere individuato nella misura CP_ del 25%, pari alla quota in contitolarità all'attore, delle royalties che la ha corrisposto illegittimamente alla in pregiudizio dei contitolari dei marchi, per lo sfruttamento degli CP_3 stessi, per ogni anno di validità del contratto.
Dagli atti di causa ed, in particolare, dalla dichiarazione prodotta da parte attrice e resa dalla nell'ambito del procedimento di esecuzione presso terzi instaurato da CP_4 Parte_1
CP_ ai danni della (cfr. all. memoria depositata il 4.3.2024) si evince che la era
[...] CP_3 debitrice di € 172.800 + IVA in forza di contratto sottoscritto con la in data 30 luglio CP_3
2020.
Atteso che le royalties, secondo previsioni contrattuali, erano calcolate e dovute sul fatturato annuale, il danno subito dall'attore, che i convenuti in solido devono essere condannati a risarcire, è pari ad € 43.200 per ognuno dei cinque anni di validità del contratto nullo (cfr. in particolare all. D)
e, dunque, a complessivi € 216.000; trattandosi di debito di valore, lo stesso va rivalutato di anno in anno e gli importi così determinati vanno aumentati degli interessi nella misura legale fino all'effettivo soddisfo.
Nessun altro danno è dovuto, attesa la carenza di legittimazione in ordine all'azione di contraffazione e, dunque, dei conseguenti danni.
Del risarcimento devono rispondere tutti i contitolari dei marchi parti del giudizio, sia convenuti che intervenuti volontariamente, avendo tutti espresso il consenso illecito alla licenza esclusiva, nonché la che illecitamente ha stipulato la stessa. CP_3
CP_ Inoltre, deve essere chiamata a rispondere in solido anche la;
invero, come dedotto dall'attore, la stessa ha avuto un comportamento quanto meno gravemente colposo nella stipula di un contratto di licenza d'uso in via esclusiva dei marchi facendo affidamento esclusivamente CP_3 sulla mera affermazione da parte della licenziante della piena ed esclusiva “disponibilità” di detti segni distintivi, senza che in contratto fosse per lo meno indicato il titolo legittimante tale disponibilità e, di conseguenza, il diritto di cederne l'esclusiva a terzi, nè gli estremi di registrazione dei marchi presso gli uffici competenti.
6. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza;
considerata la soccombenza reciproca in ordine all'azione di contraffazione e la conseguente azione risarcitoria, si ritiene di compensare nella misura di 1/3 le spese medesime. La liquidazione viene effettuata come in
13 dispositivo applicando i parametri per le cause di scaglione corrispondente all'importo della condanna tenendo conto della pluralità delle parti in causa.
La regolazione delle spese del giudizio cautelare e della conseguente fase di reclamo, in cui l'attore definitivamente vittorioso nel merito è risultato, invece, soccombente, vengono integralmente compensate.



P. Q. M.


Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, definitivamente pronunciando sulla controversia come sopra proposta tra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- In accoglimento delle domande proposte da dichiara la nullità della Parte_1 decisione dei comunisti dei marchi , di cui è venuto a conoscenza alle udienze CP_3 dell'11 e del 20 maggio 2021 avente ad oggetto l'autorizzazione e/o ratifica del contratto di licenza dell'uso dei marchi stipulato dalla con la in data CP_3 CP_4
30.7.2020;
- Dichiara la nullità del contratto di licenza dell'uso dei marchi stipulato dalla CP_3 con la n data 30.7.2020; CP_4
- Dichiara inammissibile l'azione di contraffazione e la conseguente domanda risarcitoria, per difetto di legittimazione attiva;

- Condanna in solido i convenuti e gli intervenuti al risarcimento dei danni in favore di che liquida in € 216.000,00, oltre rivalutazione sugli importi dovuti Parte_1 anno per anno ed interessi sugli importi via via rivalutati fino all'effettivo soddisfo;

- Condanna i convenuti e l'intervenuta in solido al pagamento dei 2/3 delle spese di lite, che liquida – per tale parte - in € 14.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
compensa tra le parti il residuo terzo nonché le spese della fase cautelare e di reclamo.
Napoli, 4.9.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Ilaria Grimaldi dott. Salvatore Di Lonardo

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