N. R.G. 17471/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Tribunale delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silva Vitrò Presidente dott. Ludovico Sburlati Giudice Relatore dott.ssa Rachele Olivero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17471/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BORGO ANNA e dell'avv. Pt_1 P.IVA_1
ALBERTI NICOLA ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICOLFI MARCO e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. CANDELLERO DARIO CONVENUTA

Oggetto della causa: contraffazione brevetto, eccezione nullità brevetto

CONCLUSIONI

Per parte attrice:
- In via preliminare di merito
-Rigettare l'istanza della convenuta di revoca o riforma dell'ordinanza confermativa della descrizione del 20.7.2022;
pagina 1 di 22 -Accertare e dichiarare la non autenticità dei documenti oggetto della richiesta descrizione sub doc. 44 e 47 fasc. Fope e la conseguente validità della frazione italiana del brevetto europeo attoreo EP 3261479
-Nelmerito:
- Rigettare l'eccezione di nullità della frazione italiana del brevetto attoreo formulata dallaconvenuta;

.Accertare che il macchinario mod. “TAGVB” della convenuta, identificato come in atti, costituisce violazione indiretta della frazione italiana di EP 3261479 dal titolo
“Catena ad elementi uguali tra loro reciprocamente concatenati” e, per l'effetto inibire, ex art. 131 c.p.i., dell'esposizione al pubblico, pubblicizzazione, offerta in vendita, produzione e commercializzazione del macchinario mod. “TAGVB” (configurato come nel catalogo sub doc. 15 fasc. attoreo, cioè per la fabbricazione della catena raffigurata nei docc. 15, 24, 25, 31, 32);-ordinare il ritiro dal commercio di ogni esemplare del macchinario mod. “TAGVB” come descritto sopra, con conseguente richiamo degli stessi nei confronti dei soggetti che ne abbiano la disponibilità, nonché di tutto il materiale promo-pubblicitario del macchinario contestato;
-disporre ai sensi dell'art. 124 co. 4 c.p.i. l'assegnazione in proprietà all'attrice degli esemplari di macchinari in contestazione di cui al punto che precede e dei mezzi di produzione della convenuta univocamente destinati alla produzione di tali manufatti;
-fissare una somma, che si indica in € 200.000,00 od altra ritenuta equa, dovuta per ogni singolo esemplare di macchinario “TAGVB” che dovesse essere venduto successivamente all'emanando provvedimento di inibitoria, ed altra, che si suggerisce di quantificare in € 2.000,00 o altra ritenuta equa, dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento;
-ordinare, ex art. 121-bis c.p.i., di fornire tutti gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella distribuzione (incluse eventuali esportazioni all'estero) del macchinario per catene orafe mod. “TAGVB”, identificato come in atti, nonché di tutti gli acquirenti ed utilizzatori di detti macchinari, a mezzo di interrogatorio del legale rappresentante di al fine di ottenere le CP_1 informazioni relative all'esatta commercializzate dalla convenuta e ai soggetti coinvolti in particolare nella produzione e nella commercializzazione delle catene orafe direttamente in contraffazione con il brevetto europeo EP 3261479 B1 di titolarità dell'attrice;
-condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non CP_1 patrimoniali, subiti e subendi da in conseguenza degli illeciti per cui è Parte_1 causa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria da quando dovuti al saldo effettivo;
liquidare il danno secondo le disposizioni degli art. 1223, 1226 e 1227 c.c., tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno dell'attrice, i benefici realizzati dalla convenuta e tutti gli elementi pertinenti, quale il danno all'immagine commerciale arrecato all'attrice. Si chiede che la sentenza faccia, occorrendo, liquidazione dei danni in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso si chiede che il lucro cessante sia comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei pagina 2 di 22 canoni che la convenuta avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto una licenza dall' attrice;
l'attrice chiede inoltre la restituzione degli utili realizzati dalla convenuta, nella misura in cui essi eccedono il risarcimento del lucro cessante;

-ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emanando provvedimento per tre volte consecutive nell'arco di un mese, e in caratteri non inferiori a 40 moduli, ne “Il Sole 24 Ore” e in una rivista di settore, disponendo che ciò avvenga a cura dell'attrice, con diritto di quest'ultima a ripetere le spese di pubblicazione nei confronti della convenuta a fronte della semplice esibizione delle fatture di spesa;

-ordinare la restituzione da parte della convenuta delle spese di lite già pagate in forza dell'ordinanza cautelare della prima fase e della fase di reclamo;

-spese, diritti ed onorari di causa (ivi inclusi le tre fasi cautelari) interamente rifusi.
-In via istruttoria
-Disporre, occorrendo, una nuova CTU brevettuale, nominando altro consulente, al fine di verificare la correttezza delle conclusioni che l'attrice ha formulato nelle “Note autorizzate integrative di osservazione alla CTU” del 20.12.2024, a sostegno della natura di contraffazione indiretta del macchinario mod. “TAGVB” della convenuta;

-ordinare alla convenuta ex artt. 121 co. 2 c.p.i. e 210 c.p.c. l'esibizione dei libri e delle scritture contabili e disporre C.T.U. finanziaria e contabile per la determinazione dell'ammontare dei danni da liquidarsi in moneta all'attrice, eligendo all'uopo un consulente esperto nella materia.
-Spese, diritti ed onorari di causa (ivi inclusi le tre fasi cautelari) interamente rifusi.
Per la parte convenuta:
-In via istruttoria:
- previa occorrendo revoca o riforma dell'ordinanza confermativa della descrizione del 20.7.2022, disporre la restituzione ad della documentazione acquisita nel CP_1 procedimento di descrizione e, in subordine, ordinare l'espunzione dalla documentazione acquisita di qualsiasi comunicazione e-mail intercorsa fra ed i CP_1 suoi difensori e consulenti e così di qualsiasi comunicazione avente fra i suoi mittenti o destinatari gli indirizzi: Email_1 Email_2
; ; Email_3 Email_4
- ammettere occorrendo le prove orali dedotte dalla convenuta nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 2);
- respingere le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili e superflue;

-Nel merito: previo occorrendo accertamento, in via di eccezione riconvenzionale, della nullità della frazione italiana del brevetto EP'479 azionata da respingere tutte le Pt_1 domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto;

-In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari maggiorati di Iva, Cpa e rimborso forfetario spese, incluse le spese ed onorari della procedura di descrizione e le spettanze del consulente tecnico di parte, nonché ponendo i costi delle CTU espletate ad integrale carico di parte attrice;
pagina 3 di 22 - Con condanna di controparte al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96, 1° comma c.p.c. in misura che potrà essere liquidata in via equitativa ovvero con condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, 3° comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con atto di citazione del 20/9/2022 la ha convenuto in giudizio la società Pt_1
affermando: CP_1
-che azienda di fama internazionale operante nel settore orafo quale Parte_1 produttore di gioielli a marchio “FOPE®”, è titolare del brevetto europeo EP 3261479 dal titolo “Catena ad elementi uguali tra loro reciprocamente concatenati”, depositato il 26.02.2016 e concesso il 12.12.2018, convalidato in Italia con domanda n. 502019000018835 presentata il 6.03.2019;
-che l'oggetto dell'invenzione è una catena per monili, costituita da una serie di elementi uguali e tra loro concatenati, realizzati in modo tale da rendere la catena maggiormente resistente all'azione di forti trazioni, ed evitare l'apertura degli elementi e quindi la rottura della catena stessa;

-che nel settore della bigiotteria e dell'oreficeria sono note tipologie di catene per monili costituite da elementi uguali e tra loro concatenati, il cui principale inconveniente risiede nella difficoltà di garantire che la maglia non si rompa se sottoposta a sollecitazioni e strappi improvvisi;

-che lo scopo dell'invenzione è quello di ovviare agli inconvenienti delle catene di Pt_1 arte nota, realizzando degli elementi della catena che siano concatenati tra loro e ripiegati su sé stessi, di modo che la maglia del gioiello risulti resistente alle trazioni e meno dipendente dalle operazioni di saldatura;

-che i risultati menzionati si ottengono poiché ciascun elemento è formato da due parti simmetriche (2 e 3) unite tra loro da un corpo centrale essenzialmente bombato (4); le parti 2 e 3 sono costituite da un corpo longitudinale (20 e 30), provvisto rispettivamente di due appendici (21, 22 e 31, 32) disposte ai lati opposti rispetto all'asse longitudinale di detto elemento (X-X), nonché da una parte terminale (23 e 33);
-che attraverso l'operazione di piegatura e bombatura, le parti 2 e 3 vengono ripiegate su sé stesse, distanziandosi l'una dall'altra per la presenza del corpo centrale o fondo (4), richiudendosi in forma scatolare grazie alle parti terminali 23 e 33 che vengono incastrate l'una aderente all'altra;
pagina 4 di 22 -che i diversi elementi della catena a) e b) vengono poi tra loro concatenati tramite le due appendici 21, 22a e 31, 32a: l'elemento b) è ruotato di 90 gradi rispetto alla maglia adiacente a) in modo che il suo corpo centrale 4b sia disposto tra il corpo 4a e le appendici 22a 32a dell'elemento a); per converso, le estremità 23 e 33 delle maglie non sono interessate dall'aggancio; così facendo, laddove l'elemento b) risultasse sottoposto a trazione, il corpo centrale 4b andrebbe a contrastare con le due appendici 22a e 32a del corpo 4a, evitando che le due parti terminali 23a e 33a siano sottoposte a trazione significativa e sufficiente a farle aprire;

-che, in altre parole, lo sforzo di trazione esercitato sull'elemento concatenato a) dal successivo elemento adiacente b) (fig. 7), esercitato dall'elemento centrale 4b, è scaricato principalmente sulle appendici 22a e 32a, che sono disposte in modo tale da offrire il massimo modulo di resistenza alla trazione (creando una sorta di “barriera”), mentre le parti terminali rimangono sostanzialmente scariche, evitando in questo modo che si provochino rotture della maglia:
-che tali appendici costituiscono dunque quello che si può definire il “cuore inventivo” del brevetto;

-che, inoltre, siffatta struttura della catena, che -grazie alla presenza delle appendici 21, 31- tiene i vari elementi maggiormente vicini gli uni agli altri, conferisce alla maglia un aspetto più compatto, regolare e rigido, permettendo di raggiungere altresì un vantaggio estetico;
pagina 5 di 22 -che, in applicazione dei succitati insegnamenti, l'attrice produce e commercializza varie tipologie di monili, tra bracciali e collane;

-che società canavesana operante nel settore della progettazione e CP_1 realizzazione di macchine automatiche per la produzione di catene orafe, ha iniziato a fabbricare e commercializzare un macchinario denominato “TAGVB” per la produzione di una particolare catena tranciata agganciata veneziana bombata;
-che la ritenendo che la catena citata sia interferente con il trovato protetto da EP Pt_1
'479, in quanto ciascun elemento della catena prodotta con la macchina TAGVB è conformato di modo da riprodurre il concetto inventivo del brevetto ha contestato Pt_1 la condotta avversaria a titolo di contraffazione indiretta ai sensi dell'art. 66 co 2-bis c.p.i.; che, nonostante gli inviti stragiudiziali dell'odierna attrice, la convenuta ha deciso di continuare a produrre e commercializzare il macchinario contestato, sostenendone la liceità;
-che ha pertanto depositato ricorso cautelare in data 21.4.2021 davanti al Pt_1
Tribunale di Torino (procedimento RG 8513/2021), deducendo la contraffazione letterale della catena orafa fabbricata con il macchinario TAGVB e la conseguente configurazione dell'illecito di contraffazione indiretta a carico di e chiedendo la CP_1 concessione dei provvedimenti cautelari dell'inibitoria, sequestro e ritiro dal commercio di tutti gli esemplari del macchinario Ombi TAGVB;

-che i è difesa sostenendo la nullità del brevetto per carenza di attività CP_1 Pt_1 inventiva, poiché ella stessa già nel 2008 produceva e offriva in vendita una macchina in grado di realizzare una catena del tipo contestato dalla ricorrente;
a sostegno delle proprie affermazioni, a prodotto in causa la stampa (in formato “.pdf”) di un CP_1 messaggio di posta elettronica asseritamente inviato in data 23.10.2008 ad una cliente (Stella s.r.l. di Milano), comprensivo del relativo allegato, contenente il disegno tecnico della catena per cui è causa;

-che il documento è stato disconosciuto ex artt. 2712 c.c. da la quale, inoltre, ha Pt_1 contestato la produzione della semplice copia analogica del messaggio e-mail (tale deve essere qualificata la stampa di un documento informatico) e la correlata mancata produzione, quantomeno, del messaggio in formato “.eml”, portando a sostegno di tale posizione la perizia di un ingegnere di informatica-forense, che ha evidenziato che il documento, non contenendo i metadati dell'e-mail, non fornisce alcuna informazione in merito alla sua provenienza e alla sua data di creazione, con conseguente impossibilità di verificarne l'autenticità;
-che il giudice del cautelare ha emesso ordinanza di rigetto del 10.8.2021, ritenendo il ricorso infondato per carenza sia del requisito del fumus boni iuris, che del requisito del periculum in mora;

-che in sede di reclamo (procedimento RG 16644/2021) il Collegio ha disposto CTU tecnica volta a valutare l'interferenza della catena realizzata dal macchinario on CP_1 il brevetto attoreo, nonché l'univoca destinazione del macchinario avversario ai fini della sussistenza della contraffazione indiretta;
che il CTU dott. ing. chiamato Per_1
a riferire il suo parere motivato -anche- in punto di validità del brevetto e Pt_1
pagina 6 di 22 sollecitato da a valutare l'autenticità e rilevanza dell'offerta commerciale Pt_1 contenuta nell'e-mail sub doc. 44 sopra citato, riteneva che “non ci sono ragioni per dubitare della veridicità del contenuto. Tuttavia, ad avviso dello scrivente quello che manca è la prova certa o al di fuori di ogni ragionevole dubbio, che il disegno e la proposta in vendita siano stati effettivamente consegnati o ricevuti dal destinatario e siano stati resi disponibili a terzi”;
-che, in replica ai dubbi del CTU, alla successiva udienza a prodotto (sempre in CP_1 formato “.pdf”) l'e-mail di asserita risposta del cliente Stella s.r.l., destinataria dell'offerta commerciale;
che ha disconosciuto anche tale documento ex artt. 2712 Pt_1
c.c. e art. 23 del CAD, evidenziando che si trattava anche in questo caso di semplice copia analogica di un documento informatico, che in quanto tale non fornisce alcuna garanzia in ordine ai contenuti, alla provenienza e alla data certa;
come illustrato dal CTP ing. , i files in parola sono stati prodotti in violazione degli artt. 20, 23bis e Per_2
71 del Codice dell'amministrazione digitale, con la conseguenza che gli stessi non sono idonei a fornire adeguata prova dei fatti ivi rappresentati;

-che l'ordinanza emessa in sede di reclamo non si è espressa chiaramente sul punto, in applicazione del c.d. principio processuale della ragione più liquida, avendo escluso la sussistenza della contraffazione lamentata;
nonostante il parere positivo dell' a CP_2 firma dell'ing. (che ha confermato l'interpretazione fornita al trovato dai Persona_3 tecnici di parte nonché la sussistenza di contraffazione indiretta), depositato all'udienza dalla reclamante, il Collegio ha rigettato le domande di ritenendo di non poter Pt_1 riaprire l'istruttoria stante la natura cautelare del giudizio;

-che, al fine raccogliere preliminarmente la prova della (non) autenticità delle comunicazioni e-mail prodotte ex adverso sub doc. 44 e 47 e dei fatti ivi rappresentati, ha instaurato con ricorso depositato in data 16.06.2022 il procedimento di Pt_1 descrizione n. 10974/2022 R.G., chiedendo di visionare le caselle di posta elettronica dei soggetti coinvolti e gli eventuali back-up storici, al fine di ricercare i files
“originali”;
-che il richiesto provvedimento di descrizione è stato concesso ed eseguito presso la sede della convenuta e del terzo Stella s.r.l. con l'ausilio di un CTU esperto di informatica forense;
sono state reperite delle conversazioni e-mail attinenti all'oggetto di causa, ma all'interno delle caselle di posta elettronica delle parti e dei sistemi di backup non sono state reperite le conversazioni di cui ai docc. 44 e 47:
-che all'udienza di discussione del 7.7.2022 la a consegnato una chiavetta USB CP_1 contenente n. 2 file in formato “.eml”, asseritamente corrispondenti alle e-mail in contestazione;
che tali files sono irrilevanti, essendo essi “copie” dei messaggi di posta non conservate nella casella di posta né oggetto di copia forense o archiviate con procedure verificate attendibili (il valore probatorio di tali files è quindi nullo ai sensi del combinato disposto degli artt. 20, 23bis e 71 C.A.D., poiché la loro conformità all'originale è stata contestata e non è stata presentata alcuna attestazione di conformità emessa da pubblico ufficiale);
pagina 7 di 22 -che il giudice ha confermato la descrizione precedentemente disposta, ritenendo il ricorso ammissibile e fondato, e rimettendo alla fase di merito la desecretazione del materiale acquisito e la relativa valutazione.
A questo punto l'attrice ha affermato:
-che, circa l'ambito protettivo offerto dalla frazione italiana di EP'479, la caratteristica contenuta nella rivendicazione n. 1 (“le parti terminali di ciascun elemento rimangono scariche”), va interpretata secondo quanto indicato dall'ing. (parere Persona_3 dell : “non è sensato ritenere, da un punto di vista tecnico-scientifico, che le parti CP_2 terminali 23 e 33, che sono rigidamente collegate alle appendici (21, 22, 31, 32) su cui agisce il corpo dell'elemento adiacente, non siano sottoposte in senso assoluto a nessuna trazione, con la conseguenza che il testo dev'essere necessariamente intrepretato nel senso che le stesse rimangono “sostanzialmente” scariche”;
-che il brevetto EP'479 è valido, essendo infondate le contestazioni della controparte di insufficiente descrizione e di altezza inventiva (non essendo idonei i documenti prodotti da copie in formato pdf di asserite conversazioni del 2008 e files in formato CP_1
“.eml”- a dimostrare con certezza la pretesa predivulgazione della soluzione brevettuale);
-che la catena realizzata con il macchinario costituisce violazione del brevetto CP_1
EP'479 (contraffazione letterale o per equivalenti), essendo trascurabile la forza trasmessa alle parti terminali della catena ed essendo irrilevante la presenza di saldature (considerato che la rivendicazione 1 del brevetto di non comprende alcuna Pt_1 limitazione riferita all'assenza di saldature delle parti terminali e che la saldatura è indicata come opzionale nella brochure del macchinario di CP_1
-che spetta alla il risarcimento del danno a seguito della lesività delle condotte Pt_1 avversarie.
La convenuta costituitasi con comparsa de 7/3/2023, ha contestato le CP_1 domande attoree, osservando:
-che non sussistono nel presente caso i requisiti della contraffazione indiretta: non sussiste l'elemento oggettivo- non essendo provato che il macchinario di ia stato CP_1 venduto e che siano stati compiuti atti di contraffazione diretta da parte dei terzi acquirenti-, né l'elemento soggettivo (univoca destinazione del trovato a realizzare la catena in contraffazione);
-che l'invenzione avversaria non è sufficientemente descritta, non essendo descritta la caratteristica principale del distanziamento tra parti terminali e appendici;

-che la catena attorea è anticipata dalla macchina Tag 2008 (essendo i documenti prodotti liberamente valutabili dal giudice);
-che non vi è interferenza della catena prodotta dal macchinario Ombi con il brevetto, perché le parti terminali della stessa non rimangono totalmente scariche da sollecitazioni e resistono alla trazione in quanto saldate con il laser fra loro;

-che non può essere invocata la contraffazione per equivalenti al fine di estendere l'ambito della privativa attorea;
pagina 8 di 22 -che comunque è indimostrato il preteso danno;

-che va applicato l'art. 96 c.p.c. per la responsabilità aggravata.
2) Le domande della parte attrice vanno respinte.
2.1) Ambito di protezione del brevetto EP'479
Il brevetto EP 3 261 479 della (domanda di brevetto internazionale Pt_1 depositata in data 26.02.2016 con rivendicazione della priorità della domanda di brevetto per invenzione industriale in Italia del 27.02.2015) è stato concesso in data 12.12.2018 ed è stato convalidato in Italia mediante deposito all'UIBM del 06.03.2019.
Esso riguarda una catena per monili costituita da una successione di elementi (maglie) tra loro uguali e reciprocamente concatenati.
Come rilevato dal CTU ing. (nominato nel presente giudizio di merito, Persona_4 relazione del 4/11/2024), il brevetto si prefigge lo scopo di fornire una catena per monili che superi gli inconvenienti e le limitazioni delle catene di tipo noto, le quali non sono in grado di garantire la sicurezza di non aprirsi e rompersi se soggette a strappi improvvisi o sollecitazioni impreviste.
Nel brevetto si legge, infatti (sottolineature dello scrivente): “Lo scopo principale Pt_1 dell'invenzione è quello di realizzare una catena in cui ciascun elemento che la costituisce sia concatenato all'altro in modo tale che anche sotto l'azione di forti tensioni di trazione della catena non si producano le aperture degli elementi pur essendo questi assolutamente non provvisti di saldatura alcuna. Un altro scopo dell'invenzione è quello di realizzare una catena che sia facile da montare e che sia costituita da elementi facilmente realizzabili con operazioni meccaniche semplici come quelle di tranciatura, bombatura e sagomatura”.
Il CTU illustra nel seguente modo l'invenzione (pag. 3 e ss.):
“La catena per monili comprende una pluralità di elementi indicati che verranno poi direttamente concatenati tra loro in modo reciproco…ciascun elemento è formato da due parti simmetriche…unite tra loro da un corpo centrale essenzialmente bombato. Ciascuna delle due parti ha un corpo essenzialmente longitudinale, che è provvisto di due appendici disposte ai lati opposti rispetto all'asse longitudinale di detto elemento, e di una parte terminale. Dette appendici e detta parte terminale verranno poi successivamente ripiegate durante l'operazione di piegatura e bombatura…In sostanza, le parti vengono ripiegate su se stesse distanziandosi l'una dall'altra per la presenza del corpo centrale e richiudendosi in forma scatolare poiché le parti terminali vengono incastrate l'una aderente all'altra… Quando l'elemento b per qualsiasi motivo viene sottoposto a trazione, essendo esso concatenato ad altri, il fondo 4b va in contrasto con le due appendici del corpo 4a senza mai sottoporre a trazione le due parti terminali ripiegate su se stesse e quindi facilmente apribili sotto uno sforzo di trazione significativo. Il fatto, quindi, di scaricare lo sforzo di trazione esclusivamente sulle appendici da parte dell'elemento b provoca una forte resistenza alla trazione in tutta la catena poiché il fondo 4b esercita lo sforzo sulle appendici che sono disposte in modo tale da offrire il massimo modulo di resistenza alla flessione…
pagina 9 di 22 Secondo l'esempio mostrato si ottiene quindi che elementi tra loro concatenati reciprocamente senza alcuna saldatura, ma esclusivamente chiusi e ripiegati su se stessi, riescono a garantire una resistenza assolutamente paragonabile a quella di elementi concatenati tra loro e saldati”.
In particolare, il brevetto FOPE comprende un set di cinque rivendicazioni, di cui una sola rivendicazione indipendente (rivendicazione 1), che recita come segue (sottolineature dello scrivente):
“Catena per monili comprendente una pluralità di elementi (1) direttamente concatenati tra loro, ciascun elemento (1) essendo costituito da due parti simmetriche (2, 3) unite tra loro da un corpo centrale (4), in ciascuna di dette due parti (2, 3) individuandosi un corpo essenzialmente longitudinale (20; 30) provvisto di due appendici (21, 22; 31, 32) disposte da lati opposti rispetto all'asse longitudinale (X-X) di detto elemento e di una parte terminale (23; 33), dette appendici e detta parte terminale ripiegandosi a circa 90° rispetto a detto corpo longitudinale (20; 30) quando dette parti simmetriche (2, 3) di detto elemento (1) si ripiegano l'una sull'altra in modo da costituire un elemento (1) di forma essenzialmente scatolare, caratterizzata dal fatto che detto corpo centrale (4) di ciascun elemento (1), che si concatena in successione con ciascun elemento adiacente di detta catena, va a contrastare con dette appendici (21, 22; 31, 32) di detto elemento adiacente quando detta catena è sottoposta a sforzo di trazione, mentre le parti terminali (23; 33) di ciascun elemento (1) rimangono scariche”.

A questo punto si osserva che la questione particolarmente dibattuta tra le parti nel presente procedimento è stata quella dell'interpretazione dell'espressione della citata rivendicazione: “le parti terminali di ciascun elemento (1) rimangono scariche”.
Si ritiene che sia errata l'interpretazione sostenuta dalla parte attrice (secondo cui la dicitura “scarico” dovrebbe essere interpretata come “sostanzialmente scarico”, considerato che la lettera della rivendicazione non appare permettere una interpretazione estensiva di tale misura, che varie espressioni contenute nella descrizione del brevetto fanno, al contrario, espresso riferimento ad una totale assenza di carico delle parti terminali e che l'utilizzo arbitrario del detto avverbio “sostanzialmente” introduce un elemento di incertezza nell'ambito dell'interpretazione del brevetto (restando non identificabile il grado di deformazione delle parti terminali soggette ad una “sostanziale” trazione- mentre la totale assenza di carico esprime un dato certo-).
In tal senso ha correttamente argomentato il CTU ing. (pag. 6 e ss. della Per_4 relazione):
“Innanzitutto sottolineo…che un brevetto deve garantire una equa protezione al titolare del brevetto ed una ragionevole certezza del diritto ai terzi.
L'aggiunta del termine “sostanzialmente” effettuata, peraltro in modo arbitrario in quanto mai presente nella descrizione, rende invece, a mio avviso, incerta la reale tutela del brevetto per quanto attiene della portata delle sue rivendicazioni. Infatti, supponendo di accettare l'aggiunta di
“sostanzialmente” ci troveremmo di fronte ad una invenzione che prevede anche l'eventualità di caricare le parti terminali, ma in che misura? Tale da non deformare in alcun modo le parti terminali, tale da deformarle in modo elastico, cioè in cui ritornano in posizione chiusa una volta cessato il carico? Il termine “sostanzialmente” è molto generico e consente di prendere in considerazione tutte le suddette eventualità rendendo, a mio avviso, l'ambito di tutela del brevetto ampio oltre il dovuto. pagina 10 di 22 Il fatto che il Consulente dell'Attrice sostenga ora che con l'interpretazione di “sostanzialmente scarico” l'invenzione contempli unicamente anche l'eventualità che uno sforzo di carico possa agire sia pure in minima parte sui terminali purchè non li deformi aprendoli, può riferirsi al caso specifico, ma non esclude che in altre circostanze possa contemplare anche l'eventualità di una deformazione elastica, cioè una deformazione in cui cessato il carico le parti terminali ritornano in posizione o, addirittura, in cui la deformazione è plastica (senza ritorno) di lieve entità tale da non compromettere la corretta funzionalità del monile. L'introduzione dell'avverbio sostanzialmente, a mio avviso, rende l'ambito di tutela molto “elastica” a seconda delle circostanze…
Per verificare il corretto ambito di tutela del brevetto è fondamentale comprendere qual è il Pt_1 significato di “scarico” per l'estensore del brevetto facendo riferimento non solo alla prima rivendicazione ma anche a tutto il resto del brevetto (titolo, riassunto, descrizione e disegni)… A tale scopo evidenzio innanzitutto una dichiarazione riportata a pagina 4.
Di questa dichiarazione ritengo di fondamentale importanza per comprendere la volontà dell'estensore del brevetto la parte in cui si afferma che: tutta la tensione di trazione…… viene assorbita dalle appendici…. Ulteriori passaggi rilevanti della descrizione sono i seguenti:
entrambi i suddetti passaggi sono presenti a pagina 6 della descrizione. La parte rilevante della prima è: senza mai sottoporre a trazione le due parti terminali; mentre la parte rilevante della seconda è: scaricare le sforzo di trazione esclusivamente sulle appendici.
Non vi sono dubbi, dunque, a mio avviso, sul fatto che secondo l'estensore del brevetto l'invenzione si esclude che possa verificarsi qualsiasi tipo di carico sulle parti terminali. Infatti, da un lato si afferma che tutta la tensione di trazione viene assorbita dalle appendici e dall'altro che non vengono mai sottoposte a trazione le due parti terminali, scaricando lo sforzo di trazione esclusivamente sulle appendici.
Come già accennato, se si accettasse di considerare “scarico” come “sostanzialmente scarico” si dovrebbe prevedere nell'ambito di tutela che può verificarsi il caso in cui non tutta la tensione di trazione viene assorbita dalle appendici e che possono essere sottoposte a trazione le due parti terminali, scaricando lo sforzo di trazione non solo sulle appendici. Quali potrebbero essere le condizioni limite? La prima è quella in cui le appendici si deformano andando semplicemente a battuta contre le parti terminali senza deformarle, applicando quindi un carico inferiore alla resistenza delle parti terminali.
pagina 11 di 22 Siamo però sempre in un caso in cui un carico, sia pure di lieve entità, viene applicato alle parti terminali. La seconda è quella in cui le appendici vengono deformate dal carico di trazione al punto di andare a battuta contro le porzioni terminali, causandone una piccola deformazione elastica (cioè con possibilità di ritorno alla condizione originaria cessato il carico). Non contemplo neppure l'eventualità che le appendici possano deformare le parti terminali in modo plastico perché questa condizione sarebbe assolutamente in contrasto con gli scopi dell'invenzione.
Secondo l'invenzione, però, la conformazione delle appendici e la loro distanza dalle parti terminali deve essere tale da non applicare alcun carico, neppure di lieve entità sulle parti terminali e, in particolare tale da non deformare sia pure elasticamente le parti terminali;
infatti, queste condizioni limite equivarrebbero comunque ad aver applicato un carico sia pure di lieve entità sulle parti terminali, ciò che l'invenzione vuole evitare, come visto.
Alla luce di quanto sopra derivante delle dichiarazioni contenute nella descrizione, ritengo di poter affermare che il termine “scarico” indicato nella prima rivendicazione (“le parti terminali (23, 33) di ciascun elemento rimangono scariche”) debba essere inteso in senso assoluto (cioè richiedere una totale assenza di carico subito sotto trazione dalle parti terminali)”.
Il CTU ing. ha confermato le sue conclusioni su questo punto anche a seguito Per_4 delle osservazioni delle parti (pag. 33, 34 della relazione e memoria di replica del 28/2/2025).
Né rilevano le osservazioni tecniche contenute nei pareri tecnici prodotti dalla parte attrice (mandatari brevettuali ing. e ing. e parere dell'ing. Per_5 Per_6 CP_2
), considerato che si tratta di pareri di parte e che le argomentazioni dell'ing Persona_3 sono chiare e convincenti e che inoltre le stesse coincidono con quanto valutato Per_4 dal CTU ing. nell'ambito del procedimento cautelare che ha preceduto la Per_1 presente causa di merito.
Il CTU ing. ha, fra l'altro, chiarito (pag. 34 della relazione): Per_4
“L'aggiunta dell'avverbio “sostanzialmente” apre un ventaglio di possibili ambiti di tutela che vanno oltre le piccole forze sopra citate, e comprende casi in cui è previsto che parte della forza si scarichi sulle parti terminali, causando così deformazioni che possono essere permanenti o meno nelle parti terminali. Se anche si trattasse di carichi che deformano solo in modo elastico le parti terminali, che quindi tornano in posizione cessato il carico, questo caso è decisamente contrario a quanto descritto nel brevetto che prevede di non caricare in alcun modo le parti terminali, per cui ritengo inaccettabile considerare “scarico” come “sostanzialmente scarico”.
Il CTU ing. inoltre, ha con chiarezza confutato l'assunto attoreo, secondo il Per_4 quale è impossibile sotto il profilo tecnico che sia nulla la forza di trazione trasmessa alle parti terminali.
Osserva, infatti, il CTU (pag. 4 e 5 della replica del 28/2/2025):
“L'ing. pagina 5 afferma che secondo lui è assurdo pensare che le parti terminali siano Persona_7
(totalmente) scariche, in quanto questa è una condizione puramente ideale, assolutamente impossibile da realizzare nella pratica. Non condivido questa opinione in quanto nelle maglie illustrate nelle figure del brevetto si rileva Pt_1 la presenza di ampie intercapedini fra le appendici e le parti terminali della maglia quando questa è ripiegata a formare un corpo scatolare.
pagina 12 di 22 Progettando opportunamente le dimensioni delle appendici e la loro distanza dalle parti terminali, a mio avviso, si può evitare la trasmissione di sollecitazioni accidentali dalle appendici alle porzioni terminali, consentendo così di avere porzioni terminali totalmente scariche. La progettazione delle maglie secondo il brevetto spetterà all'orafo esperto nel settore che dovrà realizzare le maglie delle catene tenendo conto delle loro caratteristiche fisiche e dimensionali, elementi che sono altamente variabili. L'orafo, però, conoscendo gli scopi dell'invenzione non avrà difficoltà a realizzare maglie in cui le appendici sono sufficientemente distanziate dalle parti terminali così da evitare che nel caso di tensioni accidentali nessuna parte del carico venga trasmessa alle parti terminali. E' evidente che stiamo parlando di sollecitazioni accidentali, tipo quelle enunciate nel brevetto , Pt_1 che non sono di entità eccessiva altrimenti diventano distruttive e non pone più il problema dello scarico rispetto alle porzioni terminali. Il brevetto, però, ha per oggetto una invenzione destinata a risolvere un problema di tipo conservativo del monile e non di tipo distruttivo contro il quale l'invenzione evidentemente non ha alcun potere.
L'Ing. a pagina 6 ha dichiarato che una maglia realizzata da in attuazione del proprio Per_5 Pt_1 brevetto è stata sottoposta. a prove sperimentali i cui esiti sono stati da lui esaminati e validati: in particolare la maglia è stata sottoposta ad una prova di trazione in cui uno spintore ha esercitato sulle alette una forza simulante la trazione che può essere applicata alla maglia nel normale utilizzo del bracciale. L'esito del test ha dimostrato che lo sforzo applicato alle appendici non viene trasmesso alle parti terminali della maglia, che non vengono quindi direttamente sollecitate, e la maglia tende ad aprirsi solo leggermente. Al cessare dell'applicazione della forza la maglia si riporta nella condizione indeformata. Questa prova, dunque, fatta da , dimostra che non è una condizione puramente ideale, Pt_1 assolutamente impossibile da realizzare nella pratica, quella di non trasmettere il carico sulle parti terminali ma solo sulle appendici. Nel caso del test FOPE ovviamente le parti terminali si aprono solo leggermente per poi ritornare in posizione originale a causa della deformazione temporanea di tutto l'anello sottoposto al carico esercitato sulle appendici, ma come dichiarato dall'Ing. nessun carico viene loro trasmesso dalle Per_5 appendici. Il sopra citato test dunque avvalora la tesi secondo cui il termine “scarico” riferito alle parti terminali è da considerarsi in senso assoluto…
La configurazione deve essere tale, come previsto nella descrizione, da evitare sempre, qualsiasi sia il carico accidentale, che questo si trasmetta in parte sulle parti terminali altrimenti è certo che in molti casi questo carico sarà sufficiente ad aprirle in modo che ritornino o che rimangano aperte cessato il carico. Nel brevetto FOPE si afferma che tutta la tensione di trazione viene assorbita dalle appendici e che non vengono mai sottoposte a trazione le due parti terminali, scaricando lo sforzo di trazione esclusivamente sulle appendici;
per cui lo scarico è da intendersi relativo alla forza eseguita durante la trazione accidentale sulle appendici e non su piccole deformazioni consequenziali e temporanee sull'anello della catena causate dal carico sulle appendici”.

2.2) Validità del brevetto EP'479
Il CTU ing. ha accertato la validità del brevetto attoreo (come già aveva Per_4 fatto il CTU , rilevando l'infondatezza delle contestazioni di insufficienza di Per_1 descrizione e di assenza di altezza inventiva sollevate dalla parte convenuta.
pagina 13 di 22 In particolare, non è fondata l'eccezione, sollevata dalla parte convenuta, di insufficiente descrizione del brevetto, dal momento che, fermo lo scopo dell'invenzione di evitare lo scarico della forza di trazione sulle parti terminali della maglia, è del tutto intuitivo per l'esperto del ramo (l'orafo) individuare l'opportuno distanziamento tra le appendici e le parti terminali.
In tal senso ha correttamente argomentato il CTU ing. (pag. 11 e ss. della Per_4 relazione).
“Il Consulente della Convenuta sostiene che il brevetto in causa sia nullo per insufficienza di descrizione in quanto la rivendicazione è espressa in termini di risultato (il che è sostenuto non solo da parte convenuta ma anche da almeno uno degli esperti di parte attrice) e nessun esempio di come raggiungere tale risultato è descritto nel testo del brevetto . Pertanto, la caratteristica secondo cui Pt_1 quando la catena rivendicata è sottoposta a sforzo di trazione, “le parti terminali (23; 33) di ciascun elemento (1) rimangono scariche” non è descritta in maniera sufficientemente chiara e completa perché la persona esperta del ramo possa attuarla. Inoltre, sempre secondo il Consulente della Convenuta, solo dal confronto con le caratteristiche geometriche di soluzioni note del tipo di quella realizzata dalla convenuta, è possibile intuire che il suddetto risultato potrebbe forse essere ottenibile prevedendo una intercapedine sufficientemente ampia fra le appendici 21, 31 e le porzioni terminali 23, 33 della maglia della catena una volta che tale maglia è ripiegata in forma di scatola, come illustrato nelle Figure 2 e 3 del brevetto in cui l'intercapedine è indicata con una freccia rossa. La presenza di una siffatta intercapedine potrebbe in effetti evitare la trasmissione di sollecitazioni dalle appendici alle porzioni terminali, consentendo così di avere porzioni terminali scariche. Tuttavia, tale caratteristica è solo incidentalmente riportata nelle Figure 2 e 3 del brevetto dove non è neppure numerata e non se ne fa menzione alcuna nella descrizione del Pt_1 brevetto Pt_1 Conclude in merito il Consulente di parte Convenuta sostenendo che pertanto, questa caratteristica non può essere considerata come sufficientemente descritta e, tantomeno, può considerarsi sufficientemente descritta la caratteristica della rivendicazione 1 secondo cui “le parti terminali (23; 33) di ciascun elemento (1) rimangono scariche” quando la catena rivendicata è sottoposta a sforzo di trazione.
In realtà, come visto, a pagina 7 del brevetto si dichiara che: “Come si osserva infatti in fig. 2, ciascuna delle appendici 22a e 32a si comporta come una trave incastrata in corrispondenza della sezione S avente forma essenzialmente rettangolare, ove la forza F viene applicata secondo una direzione Y parallela alla direzione dell'asse maggiore della sezione stessa, Quindi, tale sezione è disposta nella configurazione che offre il massimo valore del modulo di resistenza alla flessione al momento flettente generato dalla forza F e che sulla stessa agisce”.
Questa descrizione, unitamente alle suddette figure, a mio avviso, è sufficientemente chiara per indicare come realizzare le appendici e distanziarle dalle parti di estremità affinché il carico eventuale venga esclusivamente supportato dalle appendici stesse.
E' inoltre mia opinione che l'orafo, sulla base della propria esperienza sarà sicuramente in grado di realizzare una catena avente le caratteristiche oggetto della prima rivendicazione del brevetto sulla base di quanto descritto ed illustrato, in quanto egli è abituato a realizzare monili appartenenti alla stessa categoria con dimensioni e fogge diverse tra loro, dando libero sfogo alla propria creatività e abilità. L'orafo esperto non ha pertanto problemi a realizzare le appendici destinate a supportare i carichi accidentali con le dimensioni e nei punti più opportuni affinché resistano totalmente a detti carichi pur non avendo riferimenti su intercapedini e distanze tra appendici e parti terminali, in quanto la soluzione per il monile specifico che dovrà realizzare non presenta alcuna difficoltà di comprensione né richiede attività superiore alle conoscenze di un orafo di media esperienza per attuare l'invenzione in modo corretto.
pagina 14 di 22 Ogni monile, poi, ha proprie caratteristiche di configurazione, peso, materiale, dimensioni ecc.. per cui non risulta necessario fornire un esempio di dimensioni delle appendici e di loro distanza dalle parti terminali, poiché queste dipendono da diversi fattori tra cui quelli sopra indicati, mentre le informazioni rilevabili dal brevetto in causa sono, dal mio punto di vista, pienamente sufficienti per l'orafo esperto.
La mia risposta a questa parte del quesito è dunque che la frazione italiana del brevetto europeo EP3261479 è dotata di sufficiente descrizione”.
Il CTU ha ribadito le proprie conclusioni a seguito delle osservazioni delle parti (pag. 36 della relazione):
“È vero che nella descrizione sono indicate con dovizia di particolari le appendici, le forze cui vengono soggette e la loro direzione. In nessun punto si descrivono le intercapedini (termine che non amo in quanto comunemente utilizzato in edilizia), direi piuttosto la distanza, lo spazio libero tra le appendici e le estremità. È comunque indubbio che i disegni del brevetto, peraltro molto chiari, illustrano praticamente in tutte le figure la presenza di una distanza tra le appendici e le parti terminali pur senza individuarla con un numero di riferimento o nella descrizione. Ritengo, però, che non sia neppure necessario essere un orafo, esperto o meno, per comprendere che, nell'insegnamento del brevetto, tra le appendici e le parti terminali vi è una distanza, uno spazio libero ed anche la correlazione spazio libero-assenza di carico si ottiene semplicemente associando la descrizione delle appendici con la loro funzione ai disegni pur senza essere menzionate nella descrizione”.
Va ritenuto poi che sussista l'altezza inventiva del brevetto EP'479.
Si osserva, infatti, che, indipendentemente dalla idoneità probatoria dei documenti prodotti dalla parte convenuta, (documenti in pdf e documenti .eml, riguardo ai quali il CTU informatico ing. ha così concluso- relazione del 29/7/2024- Persona_8
: “Il CTU, per quanto esposto nella presente relazione, non può concludere in maniera incontrovertibile sull'originalità (realtà) delle mail oggetto del quesito, pur non avendo trovato, nel contempo, indizi di manomissione, creazione artificiosa del messaggio o incoerenza tecnica nei messaggio di posta Doc 7- 8. I documenti 4 e 6, come risulta dallo svolgimento, risultano meno rilevanti tecnicamente;
il sottoscritto precisa che il Doc 4 e il doc 7, di parte sono differenti nella parte relativa alla tavola CP_1 riportante il disegno della catena, sia per il differente sfondo e colorazione, sia per alcune “quote” come rilevato dai consulenti di parte e sopra esposto. Le due tavole, presenti nei documenti 4 e 7, non Pt_1 possono quindi essere uno la stampa dell'altra ma si devono far risalire, necessariamente, a 2 versioni differenti del disegno”), l'asserita offerta in vendita, nel 2008, da parte della alla CP_1 società Stella spa di Milano, di una catena veneziana bombata, non configura comunque l'esistenza di anteriorità invalidante il brevetto attoreo, avendo il CTU correttamente accertato (nei limiti di quanto emergente dalla documentazione predetta) la differente soluzione tecnica adottata per la creazione della suddetta catena veneziana.
In particolare, il CTU ha così argomentato (pag. 14 e ss. della relazione):
“Le argomentazioni della Convenuta in merito all'altezza inventiva del brevetto vertono su Per_9 una macchina della serie TAG per la realizzazione di una catena veneziana bombata che già nel 2008 veva sviluppato. Tale macchina è stata proposta in vendita da lla Società Stella S.p.A. CP_1 CP_1 di Milano, come risulta dalla documentazione agli atti.
Detta documentazione consta di tre elementi:
un primo documento costituito da un'offerta commerciale per la vendita di una macchina per la produzione di catene ornamentali datata 23.10.2008;
pagina 15 di 22 un secondo documento costituito da una tavola di disegno riportante il tipo di maglia realizzabile con la macchina oggetto dell'offerta e datata 21.10.2008;
un terzo documento costituito da un'e-mail di accompagnamento dei due precedenti documenti, indirizzata al sig. della Società Stella SpA e datata 23.10.2008… Persona_10
Come visibile dai documenti agli atti, tanto l'offerta in vendita quanto i disegni tecnici fanno esplicito riferimento ad una catena tranciata agganciata del tipo cosiddetto “veneziana bombata” con dimensione trasversale (rispetto alla direzione di estensione della catena).
Nel profilo della maglia…possono essere facilmente individuati:
due parti simmetriche unite tra loro da un corpo centrale e comprendenti ciascuna un corpo essenzialmente longitudinale;

una coppia di appendici (una delle quali è indicata da una freccia rossa) disposte da lati opposti rispetto all'asse longitudinale del profilo;
e una parte terminale del profilo, costituita da due linguette di cui una indicata da una freccia blu.
E' immediato rilevare dal disegno prodotto che, una volta assemblata la catena, le appendici (blu) destinate secondo la prima rivendicazione del brevetto a supportare la totalità di un eventuale Per_9 carico di trazione, si trovano a diretto contatto con le parti di estremità (rosse) che, invece, devono rimanere scariche (come visto in precedenza totalmente scariche).
Pertanto anche un carico di lieve entità, ma che deforma sia pur lievemente le appendici, deforma allo stesso modo le parti di estremità, anche se solo in modo elastico, ciò che non è nello scopo del brevetto
Per_9
Infatti, stando a quanto illustrato nei disegni, le parti terminali non rimangono totalmente scariche quando la catena è sottoposta a sforzo di trazione e le appendici si deformano sotto l'azione di detto sforzo.
Non vi sono descrizioni, test o prove di qualsiasi genere allegati al documento sopra citato che possano smentire questa mia considerazione, basata esclusivamente da ciò che emerge dai due disegni della tavola.
Penso, quindi, di poter affermare che la documentazione prodotta da non sia sufficiente a CP_1 privare dell'altezza inventiva il brevetto indipendentemente dal fatto che si possa provare Per_9
l'effettiva divulgazione a terzi della suddetta documentazione”.
A seguito delle osservazioni delle parti, il CTU ha ribadito (pag. 36, 37 della relazione):
“Ritengo che lo stato della tecnica più prossimo non siano i disegni del 2008 di n quanto non CP_1 propongono alcuna soluzione al problema dell'apertura delle parti terminali, mentre lo è la tecnologia citata nel brevetto che consiste nel realizzare una saldatura nelle parti terminali stesse onde evitare che possano aprirsi.
Il problema tecnico dell'invenzione , come anche dichiarato nel brevetto, consiste nell'evitare Pt_1 l'apertura delle parti terminali senza l'utilizzo della saldatura. La semplice combinazione della tecnologia dei disegni del 2008 di sempre che sia confermata CP_1 la loro divulgazione) con la tecnica della saldatura avrebbe portato all'attuale soluzione in esame di cioè appendici a ridosso delle parti terminali e saldatura su queste ultime per evitarne CP_1
l'apertura, ma non all'invenzione di . Pt_1
Per ottenere la soluzione rivendicata si è dovuto modificare la struttura degli anelli ponendo le appendici ad una distanza opportuna dalle parti terminali rendendo così superflua la saldatura. Non ritengo banale questa soluzione, anche se lo si può pensare con una considerazione fatta a posteriori, in quanto non vi è alcuna indicazione nella tecnica nota che possa suggerire un diverso posizionamento delle appendici, né la possibilità di evitare la saldatura volendo impedire l'apertura delle parti terminali. L'utilizzo della saldatura, inoltre, porterebbe il tecnico a studiare soluzioni alternative che agiscono direttamente sulle parti terminali e non sulle appendici. pagina 16 di 22 Ritengo, pertanto, che aver opportunamente posizionato le appendici, evitando così di realizzare le saldature secondo la tecnica allora nota, non possa essere considerato banale ma frutto di una attività degna di essere considerata inventiva”.
2.3) Assenza di contraffazione
Dalle concordi risultanze delle CTU dell'ing. e dell'ing. emerge che Per_1 Per_4 Contr la catena prodotta dalla macchina TAGVB non interferisce con il brevetto 79, perché tale macchina è destinata a realizzare catene per monili i cui elementi sono Contr provvisti di parti terminali che, diversamente da quanto insegnato da 79, non sono
“scariche” da sollecitazioni, in quanto disposte a contatto per una porzione significativa con le appendici ripiegate dell'elemento adiacente, le quali trasmettono dunque qualsiasi sollecitazione esercitata sulla catena a dette parti terminali.
Dette parti terminali resistono all'eventuale trazione della catena solo in quanto saldate col laser fra loro, tecnica che il brevetto vuole evitare.
In particolare, il CTU ing. ha così correttamente argomentato (pag. 17 e ss. Per_4 della relazione):
“ sostiene che le maglie della catena OMBI presentano delle appendici 21 e 31 che, una volta Pt_1 ripiegate si trovano comunque distanziate, anche se a distanza molto esigua, dalle parti terminali 23 e 33, creando quindi una piccola intercapedine tra loro. Questa circostanza, secondo il Consulente di parte Attrice, rende la soluzione di n violazione CP_1 letterale del brevetto FOBI poiché, come visto la condizione in cui le parti terminali si mantengono scariche si ottiene, in fase di realizzazione delle catene, facendo sì che in fase di assemblaggio si crei una intercapedine tra le appendici e le parti terminali… E' immediato rilevare (dall'allegato 8 alla rima memoria di parte attrice) che le appendici, almeno nella parte che si estende dal corpo della maglia, sono a contatto con le parti terminali…
Il Consulente della Convenuta sostiene, invece, che la catena veneziana bombata di non CP_1 costituisce violazione del brevetto né dal punto di vista letterale né dal punto di vista degli Per_9 equivalenti tecnici.
Per avvalorare la sua tesi egli fa riferimento a delle prove sperimentali condotte sulla maglia realizzata con la macchina TAGVB di ad un video relativo ad una simulazione degli elementi finiti FEM CP_1 sempre condotta sulla catena di cui sopra…
La simulazione agli elementi finiti ha…mostrato che una volta che una forza è applicata alle appendici…esse si spostano verso le parti terminali sotto l'azione di detta forza, fino a entrare in contatto con esse e a esercitare una pressione su di esse come illustrato nella figura che segue.
Da tali video risulta evidente che in assenza di una saldatura fra le parti terminali, queste tenderebbero a divaricarsi, con una conseguente apertura della maglia. L'immagine…, poi, relativa alla simulazione dello spostamento statico subito dai diversi componenti della maglia, mostra come le parti terminali della maglia ottenibile con la macchina TAGVB di CP_1 non sono scariche…
Il Consulente di parte Attrice ha sostenuto che, da questo test emerge una oscillazione di un'entità inferiore a due centesimi di millimetro che le parti terminali subiscono;
di conseguenza, se la spinta è di 50N esercitata sulle appendici, è irrilevante ed insufficiente per poter aprire le parti terminali della maglia anche in presenza di saldatura, peraltro opzionale nelle macchine TAGVB.
Innanzitutto il Consulente di parte Attrice ammette, comunque, che secondo il test non tutto il carico viene assorbito dalle appendici ma sia pure in forma lieve, viene trasmesso anche alle parti terminali, pagina 17 di 22 quindi in contrasto a quanto definito nella prima rivendicazione in cui ho considerato che le parti terminali devono essere totalmente e non sostanzialmente scariche…
E' mia opinione che la catena di on sia in contraffazione del brevetto per i seguenti CP_1 Per_9 motivi.
E' normale che in fase di assemblaggio si crei una esigua intercapedine tra appendici e parti terminali, altrimenti in fase di piegatura questi elementi interferirebbero tra loro rendendo problematico l'assemblaggio stesso, però per costituire contraffazione del brevetto questa intercapedine Pt_1 dovrebbe essere tale per cui, anche in caso di carichi elevati, le appendici dovrebbero supportare tutto il suddetto carico.
Nel caso in cui l'intercapedine è troppo esigua, quasi inesistente, le appendici sono in grado di supportare solo piccoli carichi senza andare ad interferire con le parti terminali. Nel caso specifico i test sopra riportati hanno dimostrato che nelle catene e appendici sono CP_1 estremamente vicine alle parti terminali in fase di assemblaggio per cui anche quando si produce un piccolo carico che deforma leggermente le appendici queste vanno a scaricare in parte il carico sulle parti terminali.
Il brevetto FOBE…non definisce né le dimensioni delle appendici né le loro distanze dalle parti terminali, ciò giustamente, a mio avviso, in quanto il raggiungimento dello scopo del brevetto di mantenere sempre e comunque scariche le parti terminali dipende da diversi fattori quali il tipo di materiali, la forma e dimensione delle catene, la forma e le dimensioni che si vogliono dare alle appendici, nonché l'intercapedine che si può e si vuole realizzare ecc..
L'invenzione di come visto, non si identifica nella realizzazione di una intercapedine tra Per_9 appendici e parti terminali, e nell'entità di tale intercapedine, ma nel fatto che le appendici, opportunamente dimensionate, configurate e separate dalle parti terminali si fanno totalmente carico di eventuali e accidentali trazioni esercitate sulla catena. Se il materiale è particolarmente resistente ai carichi e le appendici sono ben dimensionate per supportarli, l'intercapedine tra appendici e parti terminali non deve essere eccessivamente ampia, al contrario deve esserlo se le appendici sono sottili e il materiale non troppo resistente. Come già affermato in sede di sufficienza di descrizione spetterà all'orafo decidere come realizzare le catene per raggiungere lo scopo del brevetto.
Nel caso specifico lo scopo del brevetto non viene raggiunto”.
Oltre ad accertare il fatto che le parti terminali della catena Ombi non rimangono totalmente scariche, il CTU ha anche rilevato che l'assenza di contraffazione emerge altresì dalla presenza delle saldature nella catena Ombi.
In particolare (pag. 24 e ss. della relazione):
“Inoltre, nella pubblicità di iene indicato che le catene ottenibili con la macchina TAGVB di CP_1 ono prodotte con saldatura laser… CP_1
Per quanto riguarda la pubblicità di i riferisco ad esempio ad uno screenshot del profilo CP_1 Instagram di he costituisce l'allegato 18 alla prima memoria di parte Attrice e di cui riporto qui CP_1 sotto un estratto.
O ancora l'allegato 17 che consiste in uno screenshot del profilo Linkedin di i cui riporto un CP_1 estratto.
pagina 18 di 22 Oppure l'allegato 15, consistente in un estratto sul sito CP_1
O ancora l'allegato 20 concernente una brochure di he riporta la dicitura che segue CP_1
In tutti questi documenti si fa riferimento al fatto che la catena si ottiene mediante saldatura laser delle parti terminali.
Sulla base dei test e delle immagini delle catene che precedono si deve supporre che senza una saldatura laser le parte di estremità si deformano elasticamente o plasticamente in quanto sottoposte a parte del carico in quanto le appendici sono così prossime alle parti terminali che non sono in grado di mantenerle scariche nelle condizioni di trazione della catena stessa”.
IL CTU ha anche correttamente confutato l'osservazione della parte attrice, secondo la quale la pubblicità resenterebbe la saldatura solo come opzionale: CP_1
“E' stata citata dal Consulente dell'Attrice, anche la dicitura…riportata nella seconda pagina del catalogo allegato come documento 18 bis (documento 31 del ricorso FOPE):
Questo stesso catalogo, però, nella prima pagina presenta anche la seguente dicitura:
Da quanto sopra si deve, quindi, ricavare il fatto che la ubblicizza la produzione di catena CP_1 bombate ottenute unicamente mediante saldatura laser. Questa lavorazione viene effettuata direttamente dalla in sede di lavorazione oppure viene CP_1 lasciata all'acquirente delle catene (unità di saldatura opzionale) se questi sono già provvisti di apparecchiatura laser per la saldatura o vogliono acquistarla da terzi.
pagina 19 di 22 Si deve dunque escludere la contraffazione letterale in quanto la catena di produzione CP_1 prevede che almeno parte della tensione di trazione che viene assorbita dalle appendici viene trasmessa alle due parti terminali, pertanto le parti terminali non risultano scariche come invece previsto dalla prima rivendicazione del brevetto . Per_9
Infine, va anche esclusa la contraffazione per equivalenti, perché la realizzazione delle catene che preveda uno scarico, anche limitato, della forza di trazione sulle parti terminali, sottoposte a saldatura laser per evitare l'apertura delle maglie, costituisce un Contr risultato tecnico differente da quello del brevetto 79, dunque non equivalente alla soluzione di quest'ultimo, che prevede parti terminali del tutto scariche e assenza di saldatura.
Correttamente in questo senso il CTU ing. ha affermato (pag. 27 e ss. della Per_4 relazione):
“Avendo escluso la contraffazione letterale, vediamo ora quella per equivalenti.
Per effettuare la verifica sia nel caso del “Triple test” sia nel caso della “Function-way-result “il Consulente di parte Attrice parte dal presupposto che si debba considerare accettabile l'introduzione dell'avverbio sostanzialmente in associazione a scarico nella prima rivendicazione.
Ho già chiarito che non ritengo accettabile questo ampliamento della tutela anche e soprattutto in vista del contenuto della descrizione, per cui la valutazione dell'interferenza per equivalenti deve essere effettuata sulla base della definizione di scarico senza l'aggiunta di ulteriori aggettivi, avverbi o altro.
In questo caso è evidente che non vi è contraffazione neppure per equivalenti poiché la catena CP_1 non ha la stessa funzione di quella del brevetto poiché non consente di far assorbire alle Per_9 appendici tutto il carico di trazione mantenendo totalmente scariche le parti terminali per cui non raggiunge gli stessi risultati di quella oggetto dell'invenzione Per_9
Nel caso della valutazione dell'equivalenza secondo il criterio dell'ovvietà il Consulente di parte Attrice sostiene che è banale la realizzazione di una saldatura per evitare l'apertura delle parti terminali anche se richiede una realizzazione supplementare che però sarebbe alla portata del tecnico medio.
A questo proposito faccio notare che la soluzione di realizzare una saldatura alle estremità è in netto contrasto con i propositi del brevetto FOBI in quanto a pagina 2 la descrizione dichiara che: Rimane comunque alto l'interesse da parte delle aziende costruttrici di catene ornamentali di bigiotteria o oreficeria di realizzare catene costituite da elementi che si concatenano tra loro e che sono privi di saldature.
A pagina 7 si dichiara inoltre: Secondo l'esempio mostrato si ottiene quindi che elementi tra loro concatenati reciprocamente senza alcuna saldatura, ma esclusivamente chiusi e ripiegati su se stessi, riescono a garantire una resistenza assolutamente paragonabile a quella di elementi concatenati tra loro e saldati. Vengono così raggiunti tutti gli scopi dell'invenzione; in particolare, si voleva raggiungere una massima tenuta della catena allo strappo, pur essendo detta catena costituita da elementi tra loro concatenati e ripiegati su sé stessi senza effettuare saldatura di alcun tipo.
Quindi la catena oltre a non essere in contraffazione del brevetto presenta le CP_1 Per_9 caratteristiche e gli inconvenienti che l'invenzione si propone di superare con la propria Per_9 invenzione.
Per cui la soluzione che prevede l'adozione di una saldatura non può costituire banale accorgimento tecnico, ma proprio quanto prevedeva la tecnica nota antecedente il brevetto Per_9
In conclusione la catena veneziana bombata realizzata con il macchinario denominato TAGVB offerto in vendita dalla convenuta non costituisce violazione letterale e/o per equivalenti della frazione italiana di EP'479”. pagina 20 di 22
3) Le domande della parte attrice vanno, pertanto, tutte respinte, compresa quella di accertamento della non autenticità dei documenti oggetto della richiesta descrizione sub doc. 44 e 47 fasc.

considerato che

, come visto sopra, il CTU informatico ing. Pt_1 ha riferito di non aver trovato alcun indizio di manomissione, creazione artificiosa Per_8
o incoerenza tecnica nei messaggi di posta elettronica (indipendentemente dalla loro idoneità probatoria, in quanto sostanzialmente copie di asseriti messaggi risalenti al 2008).

Va respinta la domanda della convenuta di revoca o riforma dell'ordinanza confermativa della descrizione del 20.7.2022, dal momento che sussistevano i presupposti per la concessione del provvedimento di descrizione ed è stato reperito il materiale corrispondente, indipendentemente dall'idoneità probatoria dello stesso.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza. Vanno rimborsate alla parte convenuta anche le spese delle CTP brevettuali e della CTP informatica della fase di merito (si vedano le fatture di cui agli allegati 1, 2 e 3 alla memoria 25/6/2025).
Si ritiene però di compensare integralmente le spese processuali relative al procedimento di descrizione (considerata, da un lato, la sussistenza dei presupposti per concedere la descrizione, come sopra detto, e, dall'altro, l'irrilevanza probatoria della documentaizone reperita, come emergente dalle argomentazioni della CTU brevettuale, su riportata).
Per quanto riguarda le altre fasi cautelari (compresa quella di reclamo), le spese sono già state liquidate con le ordinanze reiettive delle istanze cautelari e di reclamo.
Va poi respinta l'istanza della convenuta ex art. 96 c.p.c., non sussistendone i presupposti (vertendo il complesso delle procedure, anche cautelari, intercorse tra le parti sulla verifica dell'ambito di protezione del brevetto attoreo e della sua eventuale violazione, situazioni non accertabili se non attraverso le complesse consulenze tecniche esperite).


P.Q.M.


Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Respinge tutte le domande della parte attrice;

-Respinge l'istanza della convenuta di revoca o riforma dell'ordinanza confermativa della descrizione del 20.7.2022;
-Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento di descrizione;

-Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese processuali, spese che liquida in €. 16.000 (€.

3.000 per fase studio, €.

2.000 per fase introduttiva, €. 6.000
pagina 21 di 22 per fase istruttoria ed €.

5.000 per fase decisione), oltre al rimborso delle spese di CTP brevettuali e informatica, per €. 7.834, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa;

-Pone definitivamente a carico della parte attrice le spese della CTU brevettuale, come liquidate con provvedimento 1/12/2024 del Giudice in atti;

-Pone definitivamente a carico di entrambe le parti (per metà a carico dell'attrice e per metà a carico della convenuta) le spese della CTU informatica, come liquidate con provvedimento 10/9/2024 del Giudice in atti.
Manda alla cancelleria per la comunicazione all'UIBM ex art. 122 co. 8 Cpi.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione 1° civile, specializzata in materia di impresa, del Tribunale di Torino in data 10/9/2025.
Il Presidente estensore Silvia Vitrò

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