R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile

Sezione specializzata in materia di impresa
❖➢ Così composto: dott.ssa Claudia PEDRELLI Presidente dott.ssa Stefania GARRISI Giudice dott. Luigi D'ALESSANDRO Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27232 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2018, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 9 aprile 2025, vertente
T R A in persona del procuratore speciale, avv. Parte_1
EL TI, elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza XX
Settembre n. 89, presso lo studio dell'avv. Guido Maffei che la rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Paolo Pozzi e Giovanni Ghisletti, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
ATTRICE
E
elettivamente domiciliato in Livorno, alla via Guido A. Controparte_1
Pieroni n. 26, presso lo studio dell'avv. Francesco Agostinelli che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
N O N C H È
1 Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: marchio
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attrice: “… 1) Accertare e dichiarare che l'uso dei segni “
[...]
” e “INTESA CORP” da parte dei convenuti costituisce CP_2
contraffazione, ai sensi degli artt. 20, lett. b.) e c.) e 22 c.p.i., dei marchi
“ ”, “ ” e “ ” di titolarità di Pt_1 CP_3 CP_4 [...]
2) Inibire ai convenuti l'uso dei suddetti segni e di qualsiasi Parte_1
segno distintivo contenente la dicitura “ ”; 3) Ordinare la Pt_1 cancellazione dei nomi a dominio “INTESACORP.COM” e
“INTESACORPORATION.COM” ai sensi dell'art. 118, c. 6, c.p.i.; 4)
Disporre la rimozione e la distruzione, a spese dei convenuti, del materiale commerciale e promozionale esistente, contenente la dicitura “ ”, nel Pt_1
termine di 15 giorni dal deposito della sentenza;
5) Fissare a carico dei convenuti una penale pari a 1.000,00 Euro – o al diverso importo che sarà ritenuto congruo – per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento;
6) Ordinare la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo dell'emananda sentenza, per due volte e con caratteri doppi del normale, sui quotidiani “Corriere della Sera”, “La Repubblica” e “ CP_5
, a cura dei convenuti, nel termine di 15 giorni dal deposito della
[...]
sentenza, con diritto dell'attrice, in difetto, a procedere a propria cura e ottenere il rimborso da parte dei convenuti delle spese anticipate;
7)
Condannare i convenuti al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall'attrice, con particolare riferimento al danno d'immagine subito dall'attrice, da liquidarsi in via equitativa, oltre a rivalutazione e interessi monetari;
8) Con vittoria di spese e di compensi professionali, oltre a oneri di legge”.
Per il convenuto: “… respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per le ragioni alternativamente proposte in comparsa e nei successivi atti, rigettare ogni domanda svolta da nei Controparte_6
2 riguardi del Sig. . Con condanna di parte attrice alle spese di Controparte_1
lite come da nota in calce alle memorie conclusionali già depositate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che, con atto di citazione notificato nell'aprile e nel maggio
2018, la soc. ha convenuto in giudizio, dinanzi a Parte_1
questo Tribunale, e la soc. al Controparte_1 Controparte_2
fine di ottenere: i) la declaratoria che l'uso da parte dei convenuti dei segni “ ” e “INTESA CORP” costituisce Controparte_2
contraffazione, ai sensi degli artt. 20 e 22 c.p.i., dei marchi “ ”, Pt_1
“ ” e “ ” di propria titolarità; ii) CP_3 CP_4
l'inibitoria nei confronti dei convenuti dell'uso dei detti segni contraffattivi, l'ordine di cancellazione del nome a dominio
“INTESACORP.COM” ai sensi dell'art. 118, comma 6, c.p.i., nonché
l'ordine di rimozione e distruzione, a spese dei convenuti, del materiale commerciale e promozionale contenente la dicitura “ ”; iii) il Pt_1
risarcimento del danno, soprattutto di immagine, subìto in conseguenza della condotta illecita delle controparti;

• che, a sostegno delle proprie domande, l'attrice ha in sintesi dedotto che la società convenuta, con sede legale nel Delaware ma operativa esclusivamente in Italia, e per essa , che di fatto la Controparte_1
dirige e la rappresenta, fanno uso, nell'esercizio della loro attività di impresa, dei segni “ ”, “INTESACORP” e Controparte_2
“ , con ciò ponendo in essere una Controparte_7
contraffazione di una serie di marchi registrati di cui essa attrice è titolare, segnatamente i marchi ”, ” e Pt_1 CP_3
“ ”; che anche la registrazione e l'uso, da parte di CP_4 convenuti, del nome a dominio “INTESACORP.COM” costituiscono una violazione dei diritti di marchio spettante ad esso istituto di credito ai sensi dell'art. 22 c.p.i.; che le predette condotte illecite, generando un rischio di confusione tra il pubblico, una diluizione della forza distintiva dei propri marchi e una lesione della propria immagine, le hanno
3 cagionato un danno che va risarcito, anche tramite l'ordine di pubblicazione dell'emananda sentenza;

• che , costituitosi in giudizio, ha eccepito il proprio Controparte_1
difetto di legittimazione passiva e comunque dedotto l'infondatezza nel merito della domanda avversaria, chiedendone il rigetto;

• che la soc. , sebbene ritualmente citata, è rimasta Controparte_2
contumace;
• considerato che le domande proposte dalla banca attrice, a cominciare da quella di accertamento della contraffazione, si fondano sull'asserita titolarità in suo capo di una serie di marchi registrati, italiani ed europei, specificamente indicati alla pag. 2 dell'atto di citazione;

• che, tuttavia, della registrazione di tali marchi – registrazione che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, c.p.i. e dell'art. 6 del Regolamento Ue
2017/1001, determina l'acquisto del diritto di privativa industriale – non
è stata data prova di sorta;

• che ai fini della prova dell'acquisto del diritto fatto valere in giudizio non può certo farsi leva sul fatto che la non ha Controparte_2 contestato l'affermata titolarità dei detti marchi giacché la non contestazione che esonera dalla prova ai sensi dell'art. 115, comma 1, ult. parte, c.p.c. presuppone la costituzione della parte non contestante, mentre nella specie la società convenuta è rimasta contumace;

• che, ai fini della prova dell'acquisto del diritto di privativa, il principio di cui al ridetto art. 115, comma 1, c.p.c. non può applicarsi neppure al convenuto costituito giacché, come ripetutamente affermato della
Suprema Corte, l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (v. Cass., 8.5.2023, n.
12064; Cass., 4.1.2019, n. 87; Cass., 18.7..2016, n. 14652) e nel caso di specie è di tutta evidenza, non avendo l'attrice indicato alcun elemento che possa condurre ad una diversa conclusione, che l'esistenza o meno di registrazioni di marchi a nome della soc. è Parte_1
4 circostanza che non rientra nel patrimonio di conoscenze di
[...]
; CP_1
• che non potrebbe giungersi a diverse conclusioni neppure invocando la rinomanza dei marchi azionati in giudizio giacché la rinomanza, che è condizione che consente una tutela rafforzata del marchio, è un requisito che non si pone in rapporto di alternatività con la registrazione;

• ritenuto pertanto che, in difetto di prova del fatto costitutivo dei diritti vantati dalla banca e posti a sostegno delle sue richieste, le domande attoree debbano essere respinte;

• che le ragioni della decisione in rapporto alle difese svolte giustifichino l'integrale compensazione tra le parti costituite delle spese di lite;

• e che, invece, non vi sia luogo alla pronuncia sulle spese quanto al rapporto tra l'attrice e la società convenuta, essendo quest'ultima rimasta contumace;

P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. - rigetta le domande tutte proposte dalla Parte_1
2. - dichiara interamente compensate le spese del giudizio quanto al rapporto processuale tra la e;
Parte_1 Controparte_1
3. - nulla per le spese quanto al rapporto processuale tra la Parte_1
e la .
[...] Controparte_2
Roma, 5 giugno 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Luigi D'Alessandro dott.ssa Claudia Pedrelli
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