N. R.G. 15750/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale così composto
Dott.ssa Daniela Galazzi presidente rel. est
Dott. Andrea Compagno giudice
Dott.ssa Emanuela Rosaria Maria Piazza giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15750/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Orazio Nicolosi ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, via Isidoro La Lumia 11, giusta procura in atti
Attrice nei confronti di in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale “Aromi del Controparte_1
Vento di D'NC RE”, rappresentato e difeso dall'avv. RE L. Sinatra del
Foro di Marsala, elettivamente domiciliato presso il sto studio sito in Marsala, Piazza
Piemonte e Lombardo n. 27, giusta procura in atti
Convenuto
Oggetto: «tutela del marchio»
Conclusioni parte attrice: a) Accertare e dichiarare che l'utilizzo del segno distintivo
“ ” per la commercializzazione di olio da parte del NO , CP_2 Controparte_1
pagina 1 di 8 in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale “Aromi del Vento di D'NC
RE”, costituisce atto di concorrenza sleale in danno della Parte_1
in violazione dei principi di cui all'art. 2598 comma 1°, nn.1 e 3 del codice civile;
b)
[...]
Inibire al NO , in proprio e nella qualità di titolare della ditta Controparte_1 individuale “Aromi del Vento di D'NC RE”, l'utilizzo nel territorio italiano del marchio “ ” per contraddistinguere prodotti oleari, in quanto idoneo ad CP_2 ingenerare confusione con il segno distintivo ”, utilizzato senza soluzione di CP_2
continuità dalla attrice dal 2017 e fissare una penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c) Dichiarare la nullità, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 e/o 19 del c.p.i. del marchio registrato n.302019000058287, di proprietà del GN , limitatamente ai prodotti della classe 29 della classificazione Controparte_1 di Nizza;
d) Condannare il NO , in proprio e nella qualità di Controparte_1 titolare della ditta individuale “Aromi del Vento di D'NC RE”, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla , Parte_1 nella misura di €.25.000,00; e) In via subordinata, accertare e dichiarare che la società ha il diritto di produrre e commercializzare, nel territorio Parte_1 nazionale, olio a marchio “ ”. f) Condannare in ogni caso il NO CP_2 _1
in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale “Aromi del Vento di
[...]
D'NC RE”, al pagamento delle spese del presente procedimento
Conclusioni parte convenuta: accertare e dichiarare che l'utilizzo del segno distintivo
“ ” per la commercializzazione di olio da parte del NO , CP_2 Controparte_1 in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale “Aromi del Vento di D'NC
RE”, non costituisce atto di concorrenza sleale in danno della Parte_1
accertare e dichiarare la piena validità del marchio registrato
[...]
n.302019000058287 di proprietà del GN;
accertare e dichiarare Controparte_1 che l'uso ovvero gli atti compiuti dalla del marchio Parte_1
registrato di cui è titolare parte convenuta, integrano atti di concorrenza sleale;
inibire alla ditta l'utilizzo sul territorio italiano del marchio Parte_1
“ ” per contraddistinguere prodotti oleari, in quanto idoneo ad ingenerare CP_2
pagina 2 di 8 confusione con il marchio registrato n. 302019000058287 di proprietà del sig. _1
fissando una sanzione pecuniaria non inferiore a € 500,00 per ogni eventuale
[...]
giorno di ritardo nella esecuzione della sentenza o alla somma ritenuta di giustizia;
condannare parte attrice al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla parte convenuta anche non patrimoniali, ai sensi del 125 cpi, nonché alla retroversione degli utili, fino alla concorrenza dell'importo di euro 25.000,00; Condannare in ogni caso al pagamento di competenze, onorari e spese del presente Parte_1
giudizio.
MOTIVI della DECISIONE ha presentato, in data 23 maggio 2022, domanda di Parte_1 registrazione del marchio ” per la classe 29 della classificazione di Nizza, così CP_2 venendo a conoscenza che titolare della ditta individuale “Aromi del Controparte_1
Vento” di D'NC RE, era già titolare del marchio anteriore denominato
”, recante il n. 302019000058287, depositato nell'agosto del 2019 e registrato CP_2
nel 2020.
Il con missiva del 6.12.2022, ha infatti intimato alla società attrice di ritirare la _1
domanda di registrazione e di cessare la commercializzazione e la pubblicizzazione dei prodotti alimentari della classe 29 con il segno ivi contestato e/o con altri segni simili, ed ha pure proposto opposizione alla alla registrazione del marchio “ ”. CP_3 CP_2
La società ha quindi convenuto in giudizio la ditta individuale Aromi del Vento Pt_1 assumendo di produrre e commercializzare l'olio d'oliva recante la denominazione
” sin dal 2017, prodotto tra l'altro distribuito e conosciuto su tutto il territorio CP_2
nazionale, chiedendo in primo luogo di disporsi l'inibitoria all'utilizzo del marchio registrato ”, di cui la convenuta si sarebbe illecitamente appropriata, così CP_2
attuando condotte di concorrenza sleale e sviamento della clientela. Ha al riguardo sostenuto che l'olio dalla stessa prodotto a marchio è stato pubblicizzato, oltre CP_2 che su reti regionali, come “Antenna Sicilia”, sulle reti “Sky”, ed è stato presentato e premiato in numerosi eventi nazionali internazionali (avendo ricevuto la “menzione d'onore oli da scaffale” nel festival “Olio Officina festival 2019”; il premio nella rivista “Cronache
pagina 3 di 8 di Gusto” nel 2021; la medaglia argento al diciottesimo concorso internazionale degli olii del mondo agli AVPA 2020 di Parigi).
Parte attrice ha inoltre chiesto dichiararsi la nullità del marchio registrato dal _1
, relativamente ai prodotti della classe 29 della classificazione di Nizza, per
[...] carenza di novità ai sensi dell'art.12, comma 1, lettera “A” c.p.i., in quanto identico/simile al proprio già noto come marchio o segno distintivo del proprio , Parte_2 commercializzato in ambito nazionale, nonché per violazione dell'art. 19 comma 2 c.p.i. in quanto registrato in mala fede. Ha infine chiesto il risarcimento dei danni subiti, economici e morali.
In subordine, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto a continuare ad utilizzare il marchio ”, senza alcuna limitazione, a livello nazionale, in forza del preuso del CP_2
segno, documentato sin dal 2017. ha contestato le avverse domande, dando atto di avere iniziato a Controparte_1
produrre, fin dal 2018, non solo l'olio, ma anche altri prodotti quali cosmetici, oli essenziali, aromatizzanti a marchio ”, depositando in data 06.08.2019 presso CP_2
l' la domanda di registrazione per il predetto marchio: detta domanda è stata CP_3
pubblicata sulla GU del 29.11.2019 e, in assenza di opposizione, il marchio è stato registrato in data 15.3.2020.
Ha dedotto, in ordine alle domande di parte attrice, che il marchio riferibile alla CP_2
società attrice non aveva alcuna notorietà prima della sua domanda di registrazione del
2019, con conseguente insussistenza sia dell'asserito sfruttamento indebito da parte sua del marchio di altri, sia della asserita concorrenza sleale, sia dell'eccepita nullità del marchio per preuso ovvero per malafede nella registrazione.
In via riconvenzionale, ha chiesto l'inibizione della società attrice all'utilizzo del marchio ed il risarcimento del danno subito dalla condotta della stessa. CP_2
Tanto premesso, il Tribunale osserva quanto segue.
Gli artt. 2569 c.c. e 20 Dlvo 30/05 (CPI) attribuiscono al titolare del marchio di impresa registrato la facoltà di fare uso esclusivo del marchio, nonché il diritto di vietare a terzi di usare un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi identici o affini,
pagina 4 di 8 se, a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità tra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
Il diritto di uso esclusivo appena delineato incontra tuttavia dei limiti nel diritto del preutente, previsto dall'art. 12 CPI, di continuare nell'utilizzo di fatto del marchio avente notorietà puramente locale (cfr. Cass. 33614/24, che richiama Cass., n. 34531/2019; Cass.,
n.18736/2018: “In tema di marchi d'impresa, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. A) D.lgs
30/2005, il preuso di un marchio non registrato che non importi notorietà di esso, o che ne importi una notorietà puramente locale, non esclude la novità del marchio successivo e, quindi, la possibilità che il medesimo sia registrato;
tuttavia, il detto preuso locale conferisce al titolare del segno il diritto di continuare ad utilizzarlo, per lo stesso genere di prodotto, nell'ambito dell'uso fattone, senza però che il preutente abbia anche il diritto di vietare a colui che successivamente registri il marchio di farne anch'egli uso nella zona di diffusione locale, essendo in tale ipotesi configurabile una sorta di regime di "duopolio", atto a consentire, nell'ambito locale, la coesistenza del marchio preusato e di quello successivamente registrato”) e nell'impossibilità di vietare a terzi l'uso del proprio nome e indirizzo nell'esercizio della propria attività commerciale purché sia conforme ai principi della correttezza professionale (art. 21 CPI). L'art. 2598 c.c., inoltre, individua gli estremi di atti di concorrenza sleale nella condotta di chi “usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri”.
Nel caso di specie, parte attrice non ha provato il preuso del marchio . CP_2
Dalla documentazione depositata risulta infatti che, prima del 2019, sono stati venduti quantitativi di olio assolutamente modesti, in quanto non superiori a 260 litri per anno per un incasso, complessivo di IVA, di circa € 3000,00 per il 2018 e € 3.300,00 per il 2019: buona parte delle vendite risultano essere state effettuate localmente a privati o a locali di
Catania e provincia. Nulla prova poi la asserita partecipazione al festival “Olio Officina festival 2019” considerato che la menzione d'onore riportata dal prodotto dell'attrice risulta essere stata assegnata a decine di altri olii. Anche la pubblicazione sul sito della di Pt_1
foto pubblicitarie non fornisce alcuna prova concreta della notorietà nazionale del marchio.
pagina 5 di 8 Vanno quindi rigettate le domande della società attrice relative all'asserita concorrenza sleale ed alla nullità della registrazione del marchio da parte della ditta convenuta.
Risulta altrettanto infondata la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno spiegata da parte convenuta.
Secondo l'art. 20 del codice della proprietà industriale, il titolare del marchio d'impresa registrato ha diritto all'esclusivo uso del marchio e di vietare a terzi di utilizzare nell'attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
La verifica di identità o somiglianza tra i marchi ed in generale tra i segni distintivi utilizzati nell'attività di impresa deve svolgersi facendo riferimento alla distinzione tra marchi c.d. deboli e marchi forti, così come elaborata dalla giurisprudenza anche comunitaria sul punto.
E' invero pacifico che “i cosiddetti marchi "deboli" sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto per non essere andata, la fantasia che li ha concepiti, oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento dello stesso, ovvero per l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo. Un marchio, tuttavia, può essere valido, benché "debole", per l'esistenza di un pur limitato grado di capacità distintiva, e la sua "debolezza" non incide sulla sua attitudine alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, atteso che sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte, in ciò differenziandosi rispetto al marchio c.d. forte, per il quale sono illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità
pagina 6 di 8 sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo, che costituisce l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante.” (cfr. Cass. n.
1267/2016).
Laddove si tratti poi di marchio complesso, composto da segni distintivi anche figurativi, la verifica deve tenere conto della complessiva capacità individualizzante del marchio, della singola attività di impresa.
Orbene, nel caso di specie, il marchio registrato dalla ditta convenuta – di cui la stessa non ha depositato alcuna ritrazione fotografica - deve qualificarsi come debole, considerato che l'unico segno distintivo accertato è l'utilizzo dell'aggettivo “Vulcanico”, non particolarmente evocativo in quanto comune a numerose tipologie e marchi d'olio prodotti in territori vulcanici;
l'omesso deposito della ritrazione fotografica del marchio non consente poi di verificare la presenza di altri elementi distintivi comuni con il marchio di parte attrice. Deve quindi affermarsi la scarsa capacità individualizzate del marchio in questione.
Ne consegue che in ragione del carattere debole del marchio e della coesistenza dei due marchi per anni, va esclusa la loro capacità confusoria e, di conseguenza, va rigettata la domanda di risarcimento del danno.
Infine, va parzialmente accolta la domanda subordinata di parte attrice di autorizzazione all'utilizzo del marchio , con conseguente rigetto parziale della domanda di CP_2 inibizione all'utilizzo spiegata dalla convenuta.
Dalle fatture depositate si evince infatti che l'olio prodotto dalla società attrice ha una diffusione in tutta la provincia di Catania (molte fatture si riferiscono alla vendita a privati e molte ad attività site in Catania e provincia), trattandosi di un olio locale prodotto ad
Adrano. Ne consegue che andrà consentito alla ditta attrice di continuare ad utilizzare, anche ai fini pubblicitari, il marchio in Catania e provincia, inibendo l'utilizzo CP_2
per il resto del territorio italiano.
In ragione dell'esito complessivo della lite, le spese vanno compensate.

PQM

pagina 7 di 8 accerta e dichiara la validità del marchio registrato n.302019000058287, di CP_2
proprietà di limitatamente ai prodotti della classe 29 della Controparte_1
classificazione di Nizza;
per l'effetto inibisce a l'utilizzo sul territorio italiano del Parte_1 marchio ” per indicare l'olio, ad eccezione del territorio di Catania e Provincia, CP_2
nel quale potrà utilizzare, anche ai fini pubblicitari, il Parte_1
marchio per il proprio olio;
CP_2
rigetta tutte le altre domande di parte attrice e di parte convenuta;
compensa le spese di giudizio.
Così deciso a Palermo nella camera di consiglio della Sezione Specializzata Impresa del
Tribunale di Palermo in data 28 febbraio 2025
Il Presidente rel.
Daniela Galazzi
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