N. R.G. 27310/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. SI AN Presidente
dott. IA EF Giudice Relatore
dott. Edmondo Tota Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27310/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORGIO Controparte_1 P.IVA_1
ALBE' ed elettivamente domiciliata in Milano, in via Durini 5 presso lo studio del difensore;

- parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO Controparte_2 P.IVA_2
SU e dell'avv. DEBORA BRAMBILLA ed elettivamente domiciliata in presso l'indirizzo pec dei difensori e presso lo studio dell'avv. Alessandro SU in Como VIA
MUGIASCA, 10;
- parte convenuta
Oggetto: diritto d'autore.
pagina 1 di 37 CONCLUSIONI
Conclusioni nell'interesse di parte attrice Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis e previe declaratorie del caso in rito e in merito, così
giudicare:
Nel merito:
1) accertata, per tutti i motivi esposti in narrativa, la violazione, da parte di Controparte_2
dell'obbligazione di cui all'art.

2.4. del contratto concluso con in data 01.04.2016, Controparte_1
condannare in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Controparte_2 [...]
, o del legale rappresentante pro tempore se diverso, al pagamento, a titolo di penale, dell'importo di Parte_1
Euro 100.000,00 o di quel diverso maggiore o minore importo che sarà accertato in corso di causa o
determinato dall'Ill.mo Tribunale adìto secondo equità;
2) accertato, per tutti i motivi esposti in narrativa, il grave inadempimento di alle Controparte_2
obbligazioni derivanti dal contratto concluso con in data 01.04.2016, dichiarare Controparte_1
risolto il contratto per fatto e colpa esclusivi di e per l'effetto: Controparte_2
- ordinare a in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Controparte_2 [...]
, o del legale rappresentante pro tempore se diverso, di cessare immediatamente le attività Parte_1
indicate all'art.10 del contratto sottoscritto fra e in data Controparte_1 Controparte_2
01.04.2016;
- ordinare a in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Controparte_2 [...]
, o del legale rappresentante pro tempore se diverso, di consegnare immediatamente, ai sensi Parte_1
dell'art 2.2. del contratto concluso fra e in data 01.04.2016, i Controparte_1 Controparte_2
codici sorgente del software “TuttiXte”;
- condannare in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Controparte_2 [...]
, o del legale rappresentante pro tempore se diverso, al pagamento, a titolo di risarcimento del Parte_1
pagina 2 di 37 danno, dell'importo di Euro 3.050,00 ovvero della maggiore o minore somma che sarà determinata in
corso di causa, ovvero stabilita dall'Ill.mo Tribunale adìto secondo equità;
3) per tutte le ragioni esposte in narrativa:
- in via principale: accertata in capo a la proprietà anche della libreria “KO”, CP_1 CP_1
ordinare a di consegnare a i codici sorgente della libreria Controparte_2 Controparte_1
“KO”;
- in via subordinata, accertato che il software “TuttiXte” non può funzionare efficientemente né ricevere
manutenzione né essere elaborato o modificato in assenza della libreria “KO”, ordinare a CP_2
di continuare a concedere a la licenza d'uso della libreria “KO” nella
[...] Controparte_1
versione più aggiornata, alle condizioni previste nel contratto concluso fra e Controparte_1
in data 01.04.2016. Controparte_2
4) In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali.
In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione, in quanto indispensabile al fine dell'accertamento dei fatti di causa, della prova
per testi sui seguenti capitoli di prova:


1. Vero che, a seguito di un'esperienza poco soddisfacente con un software standard di un'altra software
house, in persona del Sig. aveva l'idea di creare un software specifico per Controparte_1 Controparte_3
R.S.A. che tenesse conto di tutte le peculiarità tecniche, amministrative e giuridiche proprie delle RSA;



2. Vero che l'idea di era quella di un software che garantisse la completa ed integrale Controparte_1
gestione informatica del fascicolo socio-sanitario di ciascun ospite della struttura, consentendo l'accesso a tutte
le figure professionali ed in cui rientrassero tutte le schede di valutazione degli ospiti predisposte da ciascun
professionista, il diario multidisciplinare ed il PAI (Piano Assistenziale Individualizzato) in modo che,
attraverso il software, fosse possibile pianificare e rendicontare tutte le attività eseguite sull'ospite e/o
realizzate per l'ospite, creare report personali o per nuclei di ospiti. pagina 3 di 37

3. Vero che, a fine 2010 inizio 2011, commissionava l'incarico di realizzare tale software Controparte_1
ad alcuni giovani informatici che, grazie al sostegno economico delle società del gruppo del Sig. CP_3
avevano appena costituito CP_2


4. Vero che al fine di essere presente ed affiancare nella realizzazione del Controparte_1 CP_2
software, concedeva a quest'ultima prima in comodato gratuito e dal 2016 in locazione uno spazio presso la
sua struttura di Gerenzano;



5. Vero che, all'epoca in cui ricevette l'incarico da era priva di conoscenze sul Controparte_1 CP_2
mondo delle RSA;



6. Vero che il Direttore Generale di Sig. trasferiva a tutte Controparte_1 Testimone_1 CP_2
le conoscenze operative, tecniche, gestionali e manageriali di ne illustrava le esigenze, Controparte_1
trasmetteva le informazioni gestionali e relative alla normativa in materia socio sanitaria, accompagnava gli
sviluppatori e i soci di a visitare la struttura e controllava le varie fasi di sviluppo del software;
CP_2


7. Vero che finanziava lo sviluppo del software;
Controparte_1


8. Vero che il software entrava in funzione nel febbraio 2012;


9. Vero che, a inizio 2012, quando è entrato in funzione, il Sig. decideva di chiamare il Controparte_3
software “TuttiXTe!”, avvalendosi anche della consulenza di un copywriter incaricato di individuare un
nome;
10. Vero che alcuna comunicazione è stata mai fornita da a circa il fatto CP_2 Controparte_1
che “TuttiXTe!” fosse stato registrato come software alla SIAE;

11. Vero che la collaborazione fra e proseguiva costantemente negli anni posto Controparte_1 CP_2
che “TuttiXTe!” veniva via via implementato sulla base delle esigenze che man mano si presentavano nella
struttura;
12. Vero che, a titolo esemplificativo, il Direttore Generale di Sig. Controparte_1 Testimone_1
suggeriva implementazioni di “TuttiXTe!” per il monitoraggio dei presidi di sicurezza, per la reportistica pagina 4 di 37 delle attività educative per i vari gruppi di ospiti, per l'implementazione delle notifiche, per la previsione di un
“bollino rosso” che consentisse immediata identificazione degli ospiti in peggioramento in modo da
evidenziarla subito agli operatori;

13. Vero che, nel corso del 2014, il Direttore Generale di Sig. Controparte_1 Testimone_1
trasferiva a tutte le informazioni necessarie per consentire l'adeguamento del software alle DGR CP_2
2569 e 11765 del 2014 che sono ancora oggi le delibere regionali di riferimento del settore socio sanitario;

14. Vero che, nel febbraio 2015, l'amministratore di scriveva al Direttore Parte_2
Generale di Sig. come da corrispondenza che mi si rammostra (doc.17 Controparte_1 Testimone_1
attoreo), se poteva accompagnarlo a visitare la struttura di Gerenzano per “contestualizzare TuttiXTe!” e
mostrare, nella sua ottica di Direttore Generale, il funzionamento di “TuttiXTe!” sia sui nuclei che sulla
visione di insieme, rimandando ad un successivo incontro la spiegazione del funzionamento di “TuttiXTe!”
dal punto di vista degli operatori;

15. Vero che, nel febbraio 2015, il Direttore Generale di Sig. Controparte_1 Testimone_1
accompagnava a visitare la struttura di Gerenzano per “contestualizzare TuttiXTe!“ e Parte_2
mostrava nella sua ottica di Direttore Generale, il funzionamento del software sia sui nuclei che sulla visione
di insieme;

16. Vero che il PAI - Piano Assistito Individuale è il momento in cui viene individuata la specifica
assistenza personalizzata (piano di cura, terapie, attività motorie…) che questi riceverà durante la sua
permanenza nella RSA;

17. Vero che nel marzo 2015, a seguito di richiesta dell'amministratore di Parte_3
che mi si rammostra (doc. 18 attoreo), il Direttore Generale di Dott. Controparte_1 Tes_1
acconsentiva che assistesse alla predisposizione di un PAI per vedere come funzionava
[...] Parte_1
“TuttiXTe!” a supporto;

pagina 5 di 37 18. Vero che “TuttiXTe!” era di proprietà di che fin dal 2015 consentiva a di Controparte_1 CP_2
commercializzarlo;
19. Vero che a fine novembre 2014, l'amministratore di , concordava con CP_2 Parte_1
del Cottolengo una visita presso la struttura di Gerenzano come da documento che mi si Parte_4
rammostra (doc. 19 attoreo) a cui chiedeva al Direttore Generale di Dott. Controparte_1 Tes_1
di partecipare in modo da verificare l'operatività sul campo di “TuttiXTe!” per valutarne il
[...]
possibile acquisto;

20. Vero che, negli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, il Direttore Generale di Controparte_1
Dott. accompagnava, insieme ad amministratori o collaboratori di possibili Testimone_1 CP_2
acquirenti di “TuttiXTe!” a visitare la struttura di Gerenzano per vedere l'operatività sul campo di
“TuttiXTe!”;
21. Vero che e nell'aprile 2016 formalizzavano i loro rapporti in un contratto Controparte_1 CP_2
di licenza con il quale ET avrebbe potuto concedere licenze d'uso di “TuttiXTe!” a strutture terze;

22. Vero che, solo a inizio 2016, durante le trattative per stipulare il contratto di licenza, Controparte_1
fu informata da che “TuttiXTe!” poteva funzionare solo grazie ad un software “libreria” di CP_2
nome “KO” che era parte integrante ed essenziale di “TuttiXTe!” e di cui diceva di essere CP_2
proprietaria;
23. Vero che in ragione del fatto che “TuttiXTe!” poteva funzionare solo grazie a “KO”, CP_2
proponeva a di concederle “KO” in licenza gratuita e senza scadenza;
Controparte_1
24. Vero che il contratto di licenza prevedeva la consegna, a semplice richiesta, del codice sorgente e il
trasferimento a del marchio registrato a nome Controparte_1 CP_2
25. Vero che, prima di concedere la licenza d'uso ai terzi, doveva comunicare per iscritto a CP_2
i dati identificativi dei potenziali acquirenti affinché potesse esprimere per Controparte_1 Controparte_1
iscritto il suo consenso o diniego;
pagina 6 di 37 26. Vero che talora comunicava l'esistenza di trattative ricevendo da CP_2 Controparte_1
incoraggiamenti ma prima di concludere doveva ricevere l'autorizzazione scritta formale da parte di CP_1

[...]
27. Vero che alcuna informazione sull'esistenza di trattative veniva fornita da per le strutture CP_2
“Fondazione casa di riposo RSA-Ospedale Milesi” e “Fondazione Rota”;
28. Vero che alcuna autorizzazione scritta veniva concessa a per le strutture “Domus Aurea di CP_2
Marentino”, “Piccola Casa delle Divina Provvidenza Cottolengo Pisa”, “Piccola Casa delle Divina
Provvidenza Cottolengo Cerro Maggiore”, “RSA Prealpina Cooperativa Sociale”, “Il Cammino SCS
Onlus”, “Fondazione D. Ferraglio”, “Linde Medicale S.r.l.”, “Casa di Riposo di Asola”, “Fondazione
Gallazzi Vismara”, “Fondazione Fratelli Bona”, “Fondazione Porta Spinola”, “Casa di riposo il
Cenacolo (Gavardo)”;
29. Vero che la RSA Cooperativa Meridiana di Monza utilizzava il software “TuttiXTe”?
30. Vero che nel mese di settembre 2018 erano in corso trattative per l'acquisto, da parte di del CP_2
software “TuttiXTe!” da Controparte_1
31. Vero che l'immagine che mi si rammostra (doc. 28 attoreo) raffigura l'amministratore di
[...]
all'interno della struttura di Gerenzano nella sala chiamata abitualmente “ufficio a vetri”; Parte_2
32. Vero che la descrizione contenuta nella selezione del documento (doc.29 attoreo) che mi si rammostra
corrisponde al “TuttiXTe!” oggetto del contratto di licenza sottoscritto nel 2016 installato presso CP_1

[...]
33. Vero che negli anni 2018 – 2019 avevano avuto corso trattative per la vendita del software “TuttiXTe!”
da a in cui mi sono offerto volontario come mediatore e le parti Controparte_1 Controparte_2
ipotizzavano, come corrispettivo per l'acquisto, di un importo di circa 200.000 Euro oltre alla concessione di
licenza d'uso gratuita del software e della libreria KO a Controparte_1
pagina 7 di 37 34. “Vero che, verso la fine dell'anno 2010 quando ebbe l'idea di sviluppare il suo Controparte_1
software, alcun software specifico per le RSA e che rispondesse alle sue esigenze esisteva sul mercato”.
Si indicano quali testimoni:
il Dott. residente a [...], sui capitoli di prova da 1 a 32 e Testimone_2
34;
il Sig. residente a [...], sul capitolo 33; Testimone_3
il Sig. residente a [...], sui capitoli da 1 a 3. Testimone_4
Si fa istanza affinché il Giudice adito, ai sensi dell'art 210 c.p.c. voglia ordinare a l'esibizione di CP_2
tutti i contratti conclusi per la concessione di licenza d'uso del software “TuttiXTe!” dall'anno 2014 alla
data dell'ordine di esibizione stesso.
per il caso in cui reiteri la richiesta di ammissione dei capitoli di Controparte_1 Controparte_2
prova chiede di essere ammessa a prova contraria con i testi indicati in atti e, sempre per il caso in cui
reiteri l'istanza di ordine di esibizione la rigetta in quanto costituente inversione dell'onere Controparte_2
della prova oltre al fatto che, ovviamente, non esistono autorizzazioni scritte per le vendite che
[...]
ha contestato”. CP_1
Conclusioni nell'interesse di parte convenuta Controparte_2
“Nel merito: voglia il Tribunale adito, previe le opportune declaratorie, e previa comunque la riduzione della
penale all'importo di € 100,00, o all'importo che verrà ritenuto di giustizia da questo Ill.mo Tribunale,
rigettare le domande attoree in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e diritto.
Spese, competenze e onorari di causa rifusi.
In via riconvenzionale: voglia il Tribunale adito, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese attoree,
condannare a pagare, risarcire, rifondere a la somma di € Controparte_1 Controparte_2
5.000.000,00, pari al valore commerciale di TuttiXTe!, o quella maggiore o minore che risulterà a
pagina 8 di 37 istruttoria esperita, e la somma di € 1.500.000,00, pari al valore commerciale di KO, o quella maggiore o
minore che risulterà a istruttoria esperita, oltre interessi.
Spese, competenze e onorari di causa rifusi.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:


1. vero che dal febbraio 2010 e fino al 30.10.2018 la e la Controparte_1 Controparte_2
esercitavano la loro attività in locali confinanti siti in Gerenzano (VA), Via alla Stazione n. 1/3/5/7
(doc. 18-19);


2. vero che dal febbraio 2010 e fino al maggio 2018 i rapporti tra la e la Controparte_1 CP_2
erano colloquiali (al punto che il sig. accedeva abitualmente e liberamente ai locali della
[...] CP_3
convenuta), che la maggior parte delle comunicazioni tra le parti avveniva oralmente e che in questo modo,
cioè informalmente, sono state comunicate a le trattative e la vendita del software a Controparte_1
Fondazione Rota e a Casa di riposo GG Milesi di Gromo;



3. vero o non vero che la ha vietato a la vendita della licenza del Controparte_1 Controparte_2
software TuttiXTe! a qualcuna delle strutture che lo acquistavano o a qualcuna delle strutture che ne
trattavano l'acquisto indicate nell'elenco che si rammostra (doc. 17), o a qualcun'altra struttura assente nel
medesimo elenco;



4. vero che la vietava a la vendita della licenza del software Controparte_1 Controparte_2
TuttiXTe! solo al Gruppo Focolare, come risulta dai documenti che si rammostrano (docc. 5 e 6);


5. vero che sta utilizzando presso le sue strutture il software TuttiXTe! di Controparte_1 CP_2
nella versione del gennaio 2019 (2019-01-21T15:03:22Z) e che tale software è stato fornito all'attrice
[...]
dalla convenuta gratuitamente;



6. vero o non vero che ha venduto almeno una licenza del software realizzato tra il 2011 e Controparte_2
il 2012 per Controparte_1
pagina 9 di 37

7. vero o non vero che ha venduto almeno una licenza del software realizzato per la Controparte_1
sua struttura tra il 2011 e il 2012 da Controparte_2


8. vero che tutti i collaboratori e dipendenti tecnici, ora come nel passato, lavorano, programmano e
sviluppano esclusivamente il software TuttiXTe! sotto il controllo e la direzione del sig. e che i Parte_5
collaboratori e dipendenti commerciali e marketing lavorano esclusivamente rispetto al software TuttiXTe!
sotto il coordinamento del sig. Parte_2


9. vero che KO viene utilizzato anche come base per altri software: due software usati da (Ticket CP_2
assistenza e gestionale interno), Software UDS Croce Rossa Milano, Software Gestionale Progetto
Fondazione Arca, Software Progetto SIL, Software Social at Work, Software gestionale Alberio SPA,
quattro Software gestiti dalla società AKA42 S.r.l., Software ADI, Software Cartella Sociale;

10. vero che il sig. dal 2010 ha iniziato l'ideazione di KO il cui sviluppo è ancora Parte_5
incessantemente in corso e che dal 2013 il sig. ha iniziato l'ideazione di TuttiXTe! il cui Parte_5
sviluppo è ancora incessantemente in corso;

11. vero che il sig. dal 2014 e il sig. dal 2015 ad oggi lavorano per la Parte_1 Parte_2
promozione, la diffusione, la vendita, l'assistenza, la tutela e l'organizzazione di eventi per la presentazione
del software TuttiXTe! di Controparte_2
12. vero che sul mercato esistono software simili per caratteristiche al software TuttiXTe! di CP_2
quali, per esempio, 1) Cartella Utente Web, Software Uno Ins S.r.l. (Zucchetti Group S.p.A); 2) CP_4
Socio , CBA Group S.r.l., 3) Ad Personam, Advenias S.r.l., 4) e 5) CP_5 CP_6 CP_7
ABC Web, Margotta Medical S.r.l.), sviluppati da altre CP_8
Si indicano quali testimoni: - il sig. residente in [...], sui Tes_5
capitoli n. 1, 2, 6, 10, 12; - il sig. residente in [...]
NR RM n. 36, sui capitoli n. 1, 2, 4, 7 e10; - il sig. residente in 22070 Lurago Tes_6
NO (CO), Via De Gasperi n. 14, sui capitoli n. 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11 e 12; - il sig. Testimone_7
pagina 10 di 37 residente in [...], sui capitoli n. 5, 8, 9, 11 e 12; - la sig.ra Tes_8
residente in [...], sui capitoli n. 1, 2, 3, 8, 11 e 12.
[...]
Si chiede che il Giudice, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., voglia ordinare a la produzione Controparte_1
di tutte le comunicazioni con cui la stessa, ai sensi dell'art.

2.4 del contratto di licenza software, esprime per
iscritto a il suo assenso o il suo diniego a vendere il software a tutte le strutture indicate nel Controparte_2
doc. 17.
Si richiamano le contestazioni relative alle prove dedotte da controparte esposte in tutti gli atti del giudizio.
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli 1, 2, 3, 4, 6, 9 e 34 di controparte si chiede di essere
ammessi a prova contraria sugli stessi capitoli con i testi: - sig. residente in 22043 Solbiate Testimone_4
con CA (CO), Via NR RM n. 36, sui capitoli n. 1, 2, 3, 4, 6 e 9; - sig. residente in [...]
22078 Turate (CO), Viale Roma n. 135, sul capitolo 34. Sempre a prova contraria si chiede ammettersi
prova testimoniale sui seguenti capitoli:
13. Vero che a fine 2010 inizio 2011, commissionava a l'incarico Controparte_1 Controparte_2
di realizzare un software che doveva contenere: gestione dei loro processi interni (la prima richiesta doveva
fermarsi prima del PAI), e quindi il diario, l'attività di inserimento dell'ospite, la gestione lista di attesa di
(con i suoi personali punteggi), la gestione degli ospiti all'interno dei posti letto di Controparte_1 CP_1
(non di tutte le RSA), la compilazione delle schede di valutazione di la
[...] Controparte_1
prescrizione della terapia, la rendicontazione e somministrazione della terapia, la rendicontazione e
pianificazione delle attività assistenziali (quali ad esempio bagno, igiene, cambio postura, alzata/messa a
letto, trattamenti fisioterapici), la rilevazione manuale dei parametri. (Prova contraria rispetto ai capitoli 2 e
3 di;
Controparte_1
14. vero o non vero che alcuni giovani informatici avevano appena costituito grazie al Controparte_2
sostegno economico delle società del gruppo del sig. (Prova contraria rispetto al capitolo 3 di CP_3 CP_1
pagina 11 di 37 le genericità del capitolo dipende dalla genericità del capitolo a prova diretta dedotto dalla CP_1
controparte);
15. vero che dal 2011 al 2016 forniva a e Controparte_2 Parte_6
Pt_ manutenzione apparati Networking e IT di quest'ultima a fronte di un contratto stipulato a favore
dell'attrice da Rembrandt Coop Sociale a r.l. e a fronte di un corrispettivo compensato parzialmente con il
minor importo di € 8.000,00 corrispondente al prezzo preteso da per l'utilizzo da Controparte_1
parte di di un locale di 41 mq sito in Generzano, Via alla Stazione n. 1/3/5/7, come Controparte_2
risulta dal doc. 55 che si rammostra, e che dal 29.1.2016 l'utilizzo del medesimo locale da parte di
veniva regolamentato da un contratto di locazione nel quale il canone annuo veniva Controparte_2
determinato nella stessa misura di € 8.000,00, come risulta dal doc. 18 che si rammostra. (Prova contraria
rispetto al capitolo n. 4 di;
Controparte_1
16. vero che il nome del software “TuttiXTe!” veniva scelto da tra un ventaglio di proposte Controparte_2
formulate dal sig. della e che il disegno grafico/logo veniva realizzato dal Per_1 Controparte_9
sig. Responsabile Commerciale di come risulta dalla mail che si Testimone_4 Controparte_2
rammostra doc. 56. (Prova contraria rispetto al capitolo n. 9 di;
Controparte_1
17. vero che senza l'accesso al server dove sono contenuti i codici sorgente del programma Controparte_1
può intervenire, aggiornare e implementare autonomamente il software scrivendo il codice nuovo che
[...]
utilizza il codice vecchio funzionante sul server in produzione installato presso la sede di Controparte_1
(Prova contraria rispetto al capitolo n. 35 di .
[...] Controparte_1
Si indicano quali testimoni: - il sig. residente in [...]
NR RM n. 36, sui capitoli da 13 a 16; - il sig. residente in 20025 Legnano Testimone_2
(MI), Via Delle Palme n. 3, sui capitoli da 13 a 16; - il sig. residente in 22070 Lurago Tes_6
NO (CO), Via De Gasperi n. 14, sul capitolo n. 17”.
Ragioni in fatto e diritto della decisione pagina 12 di 37 1.- Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 06/05/2019, ha Controparte_1
convenuto in giudizio la società per l'accertamento dell'inadempimento delle Controparte_2
obbligazioni derivanti dal contratto concluso in data 01/04/2016, avente ad oggetto una
“licenza di software”; la risoluzione del contratto e la pronuncia delle ulteriori statuizioni inibitorie, di condanna e risarcitorie.
In fatto, la società attrice ha esposto che:
- – centro polifunzionale, attivo in ambito sociale, sanitario ed Controparte_1
assistenziale – gestisce numerose strutture, tra cui: una Residenza Sanitaria Assistenziale,
un Centro diurno integrato, un Centro diurno disabili, un Centro di riabilitazione,
Poliambulatori, un Asilo nido e un Centro di formazione;

- al fine di consentire una migliore gestione delle attività svolte nelle strutture destinate alla cura e assistenza degli ospiti ricoverati, aveva “l'idea di realizzare un software Controparte_1
innovativo nel senso che non si limitasse alla gestione amministrativa della struttura ma potesse essere
utilizzato da tutto il personale sanitario, medico, assistenziale e amministrativo”;
- nel 2011 l'attrice affidava l'incarico per la realizzazione di tale innovativo software ad alcuni
“giovani informatici” che, grazie al sostegno economico del “ di cui fa parte la CP_10
stessa avevano appena costituito la società ET S.r.l., avente Controparte_1
sede legale presso lo stesso studio legale dove ha sede la società attrice e “sede operativa
proprio presso ; Controparte_1
- l'attività di ricerca e sviluppo del software, poi denominato “TuttiXte!”, era partito da una
“idea” dell'attrice che trasferiva “tutte le informazioni gestionali necessarie”, coordinando e finanziando l'intero progetto;

- l'attrice versava a a titolo di corrispettivo per la realizzazione del software, CP_2
l'importo di € 98.814,39, come documentato dalle fatture prodotte sub doc. 5 e recanti la pagina 13 di 37 descrizione “nuovo software gestione RSA” e “nuove implementazioni software gestione
RSA”;
- sempre “a spese di veniva registrato da il marchio nazionale Controparte_1 CP_2
(numero 0001511406) “TuttiXte!”, con l'impegno a trasferirlo in ogni momento a a “semplice richiesta” e a fronte del pagamento del corrispettivo Controparte_1
simbolico di € 100,00 (art.

3.2 del contratto di licenza di uso di software, doc. 7);
- nel 2016 decidevano di regolamentare i diritti relativi alla Parte_8
titolarità e allo sfruttamento economico del programma informatico “TuttiXte!”
stipulando il contratto di licenza per cui è causa;

- con il contratto del 01/04/2016 ET riconosceva a , committente e Controparte_1
finanziatore dell'opera, la titolarità esclusiva dei diritti sul software “TuttiXte!” e si impegnava a “conservare” i codici sorgente e a comunicarli a a semplice Controparte_1
richiesta scritta di questa, entro tre giorni lavorativi;

- solo in occasione della sottoscrizione del contratto, veniva a conoscenza Controparte_1
del fatto che, quale “spin off” del software “TuttiXte!”, aveva sviluppato “una CP_2
libreria software denominata “KO”, necessaria a “TuttiXte!” per funzionare, per ricevere
manutenzione e per essere successivamente modificato ed implementato”; per tale ragione, CP_2
garantiva “senza scadenza a la disponibilità e l'utilizzo della libreria KO […] Controparte_1
senza costi aggiuntivi”;
- con lo stesso contratto concedeva a “di essere l'unica altra società Controparte_1 CP_2
oltre a se stessa, ad avere in licenza […] i diritti di concessione al pubblico di licenze d'uso di copie, fermo
quanto previsto al successivo punto 2.4.”, a fronte del pagamento in favore dell'attrice del corrispettivo pari ad € 100,00 oltre i.v.a. per ciascuna licenza d'uso concessa a terzi;

pagina 14 di 37 - in base alle previsioni contrattuali (punto 2.4. del contratto), prima di concedere le licenze d'uso a terzi, avrebbe dovuto comunicare per iscritto a i dati CP_2 Controparte_1
identificativi del potenziale acquirente affinché l'attrice potesse esprimere per iscritto il proprio consenso o diniego;
le parti prevedevano una penale pari ad € 50.000,00 per
“ciascuna violazione del predetto obbligo di comunicazione”, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

- la preventiva comunicazione e la necessità di un assenso scritto rivestivano notevole importanza nell'economia del contratto, in quanto adempimenti volti a consentire a di esprimere il diniego in relazione alla fornitura del software a strutture Controparte_1
sanitarie considerate competitor “non idonei”.
1.1.- Così ricostruiti i rapporti tra le parti, la società attrice ha lamentato il grave inadempimento della convenuta rispetto alle obbligazioni contrattuali atteso: (a) il mancato versamento da parte di ET del corrispettivo di € 100,00, oltre i.v.a., dovuto per le licenze d'uso del software “TuttiXte!” concesse a terzi (doc. 10 del fascicolo dell'attrice); (b) la violazione dell'obbligo di chiedere a Villaggio Amco la preventiva autorizzazione con riguardo alle licenze d'uso nel tempo concessa a terzi.
Segnatamente, l'attrice ha rilevato che:
- in almeno dieci occasioni, la convenuta si era limitata a comunicare a mezzo e-mail o messaggio di avere in corso delle trattative per la concessione delle licenze d'uso del programma software, “ricevendone ogni tanto come risposta un «bene» o «molto bene» che, a tutto voler
concedere ma così non pare potrebbe considerarsi un'autorizzazione alla conclusione del contratto”;
- con riguardo a due licenziatari (Fondazione G.C. Rota e Fondazione casa di riposo RSA-
Ospedale Milesi di Gromo), la convenuta “concludeva i contratti senza nemmeno aver informato
dell'esistenza di trattative, limitandosi a comunicarlo ad accordo sottoscritto” (pag. 6 Controparte_1
pagina 15 di 37 dell'atto di citazione), per tale ragione l'attrice ha chiesto condannarsi la convenuta anche al pagamento della penale nella misura di € 100.000,00
1.2.- Sempre in fatto, ha riferito di aver contestato alla convenuta tali Controparte_1
inadempimenti con lettera del 15 novembre 2018, comunicando contestualmente l'intervenuta risoluzione del contratto. Con successiva raccomandata l'attrice, dopo aver ribadito la volontà di ritenere risolto per inadempimento il contratto inter partes, ha intimato:
“la cessazione immediata dell'attività di riproduzione e/o utilizzazione e/o commercializzazione e/o
qualsivoglia attività esercitata in esecuzione del contratto (art. 10), la consegna dei codici sorgente (art. 2), il
trasferimento del marchio (art. 3)”. Nel presente giudizio la società attrice ha, infine, lamentato la mancata restituzione dei codici sorgente e il mancato trasferimento del marchio “TuttiXte!” a seguito della intimata risoluzione.
1.3.- Sotto altro profilo, ed in ragione della risoluzione del contratto del 2016, la società
ha osservato che il software “TuttiXte!” necessita, per il suo Controparte_1
funzionamento e aggiornamento, della “libreria” denominata “KO” realizzata dalla società
convenuta. L'attrice ha evidenziato che senza la libreria “KO” il software TuttiXte! “non
potrebbe funzionare in quanto andrebbe riprogrammato ogni volta;
non potrebbe ricevere manutenzione né
essere sviluppato”. Pertanto, stante l'accessorietà della libreria “KO” al software “TuttiXte!”,
aveva l'esigenza di continuare ad utilizzare la libreria “nella versione più Controparte_1
aggiornata”, secondo quanto stabilito dalle parti nel contratto, ossia in modo “gratuito e perpetuo” e ciò anche nel caso di risoluzione del contratto inter partes.
A tale scopo l'attrice, ha richiamato il contenuto dell'art. 939 c.c., rubricato “unione e commistione”, allegando “la non separabilità” del programma software “TuttiXte!” dalla
“libreria KO” e il carattere accessorio della libreria rispetto al primo, e ha chiesto di disporre il trasferimento in favore della società della proprietà della libreria “KO” Controparte_1
pagina 16 di 37 (mediante la consegna dei relativi codici sorgente), senza pagamento del relativo valore atteso che l'attrice aveva “ignorato sino alla stipulazione del contratto nell'anno 2016 […] l'esistenza della
libreria KO”.
In via subordinata, l'attrice ha chiesto di ordinare a di continuare a garantire a CP_2
l'uso gratuito della libreria KO e la fornitura gratuita dei relativi Controparte_1
aggiornamenti, senza tuttavia lamentare alcuno specifico inadempimento da parte della convenuta rispetto alla obbligazioni assunte con riguardo alla concessione in “licenza”
dell'uso della libreria KO.
2.- Si è costituita la convenuta chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande attrici attesa la mancanza di qualsivoglia inadempimento e, in subordine, nel caso di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto e della domanda di trasferimento della titolarità
della libreria “KO”, condannarsi l'attrice al pagamento della somma di € 5.000.000,00
(anche a titolo di risarcimento) pari al valore commerciale della versione di “TuttiXte!”
aggiornata, successiva alla versione realizzata nel 2011-2012 su incarico dell'attrice, e della somma di € 1.500.000,00, pari al valore commerciale della libreria “KO”.
2.1.- Contestando la ricostruzione dei fatti offerta dall'attrice, la società convenuta ha riferito che:
- nel 2011 commissionava a la realizzazione di un software Controparte_1 CP_2
che, oltre ad ottimizzare la gestione amministrativa della struttura, fosse usufruibile dal personale sanitario per la gestione delle attività connesse al soggiorno di ciascun ospite;

- tra committente e fornitore non veniva stipulato alcun contratto di sviluppo di software;
- ET, recependo le richieste e le indicazioni “tecnico – sanitarie” fornite dalla committente, sviluppava un software che soddisfaceva pienamente le esigenze pagina 17 di 37 rappresentate dall'attrice, percependo per tale attività il compenso di € 60.429,00 oltre iva
(e non di circa € 90.000,00 come dedotto dall'attrice);
- l'importo stanziato da per finanziare l'opra si era rivelato insufficiente, Controparte_1
sicché “interveniva di tasca sua al fine di portare a compimento l'incaico”; CP_2
- il software veniva istallato sul server di in data 08/11/2011 e veniva Controparte_1
regolarmente utilizzato con una media di 2000 attività registrate al giorno;
con tale istallazione l'incarico originariamente conferito cessava;

- negli anni successivi chiedeva alla convenuta alcune personalizzazioni, Controparte_1
dietro pagamento della relativa prestazione (come da fatture prodotte in atti dalla stessa attrice); ciò in quanto il programma realizzato per la società era un Controparte_1
“prodotto su misura”, da adattare alle specifiche esigenze e alla struttura organizzativa della committente e, per tale ragione, non “vendibile” ad altre strutture se non previa modifica dei codici sorgente (es. nel codice sorgente del programma erano codificati alcuni aspetti “elementari”, quali il numero di piani e il numero dei nuclei propri della struttura);
- la società nell'ambito della propria attività e senza ricevere un incarico CP_2
dall'attrice, lavorava all'elaborazione creativa di un nuovo software, che veniva identificato con il nome “TuttiXte!”, e alla realizzazione di un framework “(ovvero di quella cosiddetta
architettura logica di supporto su cui un software può essere progettato e realizzato, spesso facilitandone lo
sviluppo da parte del programmatore), contraddistinto dal nome “KO”;
- nel 2015 la convenuta iniziava a vendere le prime licenze d'uso del software “TuttiXte!” così
implementato e modificato;

- a seguito del crescente interessamento all'utilizzo del software da parte del mercato delle
RSA, la società “rivendicava la paternità dell'idea” ed inibiva a Controparte_1
pagina 18 di 37 ET S.p.a. la vendita del software “TuttiXte!” alle società del “Gruppo Focolare” con cui l'attrice aveva “dei contenziosi in sospeso”;
- la penale di € 50,000,00 per la violazione dell'obbligo di ottenere la preventiva autorizzazione per la concessione delle licenze a terzi, si spiegava, infatti, in ragione dell'interesse dell'attrice ad impedire la concessione della licenza allo specifico competitor in questione;

- il contratto del primo aprile 2016 aveva lo scopo di disciplinare i diritti delle parti in relazione al software originariamente commissionato a ET;

- a partire dal 2016, ossia dopo la stipulazione del contratto per cui è causa, la convenuta sviluppava ulteriormente ed implementava il software “TuttiXte”, realizzando un prodotto
“altro e diverso da quello commissionatole da tanto che, alla data del Controparte_1
30/09/2019, le somme stanziate da per la creazione, lo sviluppo e la CP_2
promozione di “TuttiXte!” e per lo sviluppo della libreria “KO” ammontavano ad €
1.631.266,98 oltre iva.
2.2.- Svolte tali premesse in fatto, la convenuta ha lamentato il carattere strumentale dell'odierna azione, in quanto volta ad ottenere coattivamente la titolarità dei diritti riguardanti il software implementato e modificato da ET con propri investimenti oltre che della libreria KO, attesa l'insussistenza di qualsivoglia inadempimento, mai contestato alla convenuta nel corso del rapporto.
Al riguardo, la parte ha richiamato il tenore assolutamente generico della missiva inviata dall'attrice in data 15/11/2018, non prodotta da , ma depositata dalla stessa Controparte_1
convenuta come documento n. 2, con cui l'attrice si limitava a “comunicare” la risoluzione del contratto stipulato il 01/04/2016 “per il grave inadempimento nel pagamento del corrispettivo
previsto per la concessione della licenza”, benché nel corso del rapporto l'attrice non avesse mai pagina 19 di 37 chiesto il pagamento dei corrispettivi contrattualmente previsti per la concessioni a terzi delle licenze, anche se costantemente informata della conclusione dei singoli contratti. A tal proposito, la società ha osservato che il corrispettivo per la concessione del diritto CP_2
di sfruttamento economico del software, mediante la concessione a terzi di licenze d'uso relative a copie del software, era evidentemente “simbolico” e, nei rapporti tra le parti,
compensato con il maggior valore degli interventi di manutenzione, aggiornamento e implementazione del software “TuttiXte!” già istallato presso l'attrice, che eseguiva CP_2
senza richiedere alcun corrispettivo. A riprova di ciò l'attrice ha osservato che alcuni dei contratti indicati nell'atto di citazione erano stati stipulati da prima ancora della CP_2
sottoscrizione del contratto di licenza del 2016 e mai erano stati contestati dall'attrice nel corso delle trattative che avevano portato alla stipulazione del contratto inter partes.
2.3.- Inoltre, la convenuta ha osservato che nell'esecuzione del contratto le parti avevano derogato alla clausola che prevedeva la forma scritta per l'autorizzazione alla stipulazione da parte di ET di contratti di licenza d'uso aventi ad oggetto le copie del software per cui è
causa, come desumibile dal copioso scambio di e-mail prodotte dalla stessa attrice dal cui esame emerge che la convenuta era solita informare il legale rappresentante della società
attrice delle trattative in corso e dell'esito delle stesse ricevendo incoraggiamenti e
“manifestazioni implicite/esplicite di autorizzazione” (“ottimo”; “bravi” etc.);
2.4.- Anche la penale prevista nel caso di inosservanza dell'obbligo di ottenere dall'attrice la previa autorizzazione alla stipulazione di contratti di licenza d'usto del software appariva all'evidenza manifestamente eccessiva e sproporzionata rispetto al ritorno economico spettante al titolare del software in relazione ai contratti di licenza d'uso stipulati da CP_2
assolvendo unicamente allo solo scopo (ben noto alle parti) di impedire la stipulazione di contratti di licenza con società concorrenti ritenute da “ostili” ed, in Controparte_1
pagina 20 di 37 particolare, con le società appartenenti al Gruppo Focolare, come ricavabile dallo scambio di
e-mail intervenuto tra le parti a seguito della richiesta pervenuta da tale gruppo. Ciò posto, la convenuta ha osservato che l'interesse a tutela del quale le parti avevano previsto la penale non era stato in alcun modo leso atteso il gradimento espresso, se pure con modalità
informali, dal legale rappresentante della società in relazione alle singole trattative instaurate dalla convenuta.
2.4.- La convenuta ha contestato la fondatezza dell'ulteriore doglianza riguardante la mancata consegna dei codici sorgente del programma, formulata solo nel presente giudizio,
osservando che, con mail del 1° settembre 2015, la società “nell'ottica di garantire CP_2
l'accesso al codice sorgente”, aveva già assegnato a un'utenza “con i privilegi di Controparte_1
visualizzazione e download del codice sorgente” (doc. 10 del fascicolo della convenuta). Nella stessa
e-mail venivano comunicate a le credenziali d'accesso, “Username” e Controparte_1
“Password” (doc. 10) e nessuna ulteriore richiesta o segnalazione di mal funzionamento delle credenziali fornite erano pervenute alla convenuta prima della comunicazione della volontà
di risolvere il contratto per l'asserito inadempimento di altre e diverse obbligazioni.
2.5.- La convenuta ha, infine, obiettato che la richiesta di trasferimento del marchio
“TuttiXte!” non era mai stata formulata prima della missiva con cui la parte attrice dichiarava di ritenere risolto il contratto per inadempimento, né la parte aveva convocato la convenuta innanzi ad un notaio per la stipulazione dell'atto di cessione offrendo di pagare il relativo corrispettivo, per quanto esiguo. Perimenti pretestuosa era la contestazione riguardante l'avvenuta registrazione dei due programmi alla SIAE (formulata solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.), atteso che di tale circostanza la parte era stata informata dalla stessa convenuta nel 2017 al momento della registrazione.
pagina 21 di 37 3.- Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante c.t.u. affidata all'ing. le cui risultanze saranno esaminate nel prosieguo, nei Persona_2
limiti di quanto necessario ai fini della decisione e pertinente all'oggetto del presente giudizio.
In data 17/01/2023 il c.t.u. ha depositato l'elaborato peritale e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Mutato nel frattempo il giudice istruttore, all'udienza del 07/10/2024 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa è stata riservata al Collegio per la decisione,
previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4.- Così brevemente ripercorsi i fatti di causa, occorre esaminare in primo luogo la domanda principale di risoluzione del contratto del 01/04/2016 per inadempimento formulata dall'attrice.
La domanda non merita accoglimento per le ragioni che immediatamente si espongono.
4.1.- Dalla documentazione prodotta e dalle allegazioni delle parti risulta che nell'anno 2011
la società ha incaricato la convenuta della realizzazione di un software Controparte_1
avente ad oggetto la gestione integrata dei servizi assistenziali offerti dalla stessa società
presso le proprie strutture di RSA, secondo le esigenze rappresentate dalla committente. Per
tale prestazione l'attrice ha corrisposto alla convenuta il prezzo di € 60.429,00 CP_2
oltre iva, come risulta dalle causali delle fatture prodotte dall'attrice e dal contratto del 2016
(doc. 5, pagine da 2 a 8).
I rapporti tra le parti sono proseguiti anche dopo l'istallazione del software in quanto la convenuta ha eseguito successivi interventi di implementazione e modifica del programma,
secondo le richieste formulate dalla committente (cfr. da pag. 9 a pag. 27 del doc. 5 prodotto pagina 22 di 37 dalla attrice e relativo alle fatture emesse da per prestazioni rese sino al CP_2
26.06.2017).
4.2.- Al fine di regolamentare i diritti di proprietà e di sfruttamento economico del programma software realizzato dalla convenuta su richiesta dell'attrice, le parti hanno stipulato il “contratto di licenza di software” del 01/04/2016.
Con la sottoscrizione di tale contratto la società ha riconosciuto la proprietà del CP_2
software in capo alla committente e la committente ha concesso alla società informatica “di
essere l'unica società oltre a se stessa, ad avere in licenza i diritti di riproduzione, permanente o temporanea,
totale o parziale, con qualsiasi mezzo o qualsiasi forma del Software, di adattamento, trasformazione e di
ogni altra sua modificazione e di concessione al pubblico di licenze d'uso di copie, fermo quanto previsto al
successivo punto 2.4”; inoltre, “a titolo di corrispettivo per la concessione in licenza dei diritti di cui al punto
2”, si è impegnata a corrispondere a “ l'importo di 100,00 euro CP_2 Controparte_1
oltre IVA per ciascuna licenza d'uso del Software concessa a terzi”.
Le parti hanno previsto che “la concessione delle licenze d'uso di copie del Software dovrà essere
autorizzata da A questo fine, ET, prima di concedere la licenza d'uso Controparte_1
comunicherà per iscritto a i dati identificativi del potenziale acquirente affinché Controparte_1
possa esprimere per iscritto il suo assenso o diniego”, pattuendo, “per ciascuna Controparte_1
violazione” di tale obbligo la corresponsione di un importo di € 50.000,00 “a titolo di penale,
fatto salvo il risarcimento del maggior danno”.
Sotto altro profilo, le parti hanno disciplinato le condizioni di utilizzo della libreria KO,
“[…] una delle librerie sulle quali è stato sviluppato il Software TuttiXte!, […] creata da ET”,
precisando che: “una libreria è un insieme di funzioni o strutture predefinite e predisposte per essere
collegate ad un programma software attraverso opportuno collegamento. Lo scopo delle librerie software è
fornire una collezione di entità di base pronte per l'uso ovvero riuso di codice, evitando al programmatore di pagina 23 di 37 dover riscrivere ogni volta le stesse funzioni o strutture dati e facilitando così le operazioni di sviluppo e
manutenzione”; e che “la libreria Pago non contiene nessun processo sanitario ma viene richiamata da
TuttiXte! Per poter utilizzare alcune funzioni generiche al suo interno” (punto9.1, 9.2 e 9.3 primo periodo del contratto).
Svolta tale premessa, anche di carattere tecnico, le parti hanno così disciplinato i diritti proprietari della “libreria” KO: “ET garantisce senza scadenza a la Controparte_1
disponibilità e l'utilizzo della libreria KO per modifiche, implementazioni, manutenzioni, aggiornamento di
ogni altra attività necessaria allo sviluppo autonomo del TuttiXte! senza costi aggiuntivi”; “la chiave di
licenza d'uso della libreria KO rappresenta parte integrante del presente contratto” (cfr. paragrafi 9.4,

9.5. e 9.6 del contratto); sotto altro profilo, “attraverso la concessione della licenza senza scadenza,
ha la possibilità di utilizzare questa libreria per il TuttiXte! sia per il funzionamento che Controparte_1
per lo sviluppo anche da parte di terzi” (paragrafo 9.3 secondo periodo).
Infine, le parti hanno previsto, come unica “condizione risolutiva”, il “mutamento della attuale
compagine sociale di come attualmente costituita […]”, specificando che non rientra Controparte_2
nell'ipotesi in esame, l'eventuale “trasferimento di parte delle quote tra gli attuali soci di CP_2
(paragrafi 6.1. e 6.2. del contratto).
4.3.- Così richiamate le pattuizioni tra le parti e venendo all'esame delle contestazioni circa il mancato pagamento delle somme dovute da ET a in relazione ai Controparte_1
contratti di licenza d'uso del software “TuttiXte!”, si osserva, in primo luogo, che il corrispettivo contrattualmente pattuito appare forfettariamente determinato in un importo obiettivamente modesto, tenuto conto della natura del contratto per cui è causa, e non correlato al valore del bene concesso in licenza ovvero al prezzo delle licenze d'uso concesse da ai terzi. CP_2
pagina 24 di 37 Tale pattuizione appare, infatti, inserirsi nell'ambito delle più ampie previsioni contrattuali oltre che dei rapporti di collaborazione tra le parti contraenti, come descritti sia dall'attrice che dalla convenuta e come desumibili anche dalle emergenze documentali.
In particolare, l'attrice ha provato di aver pagato alla convenuta il corrispettivo per la realizzazione del software commissionatole nel 2011 (complessivi € 60.429,00 oltre iva versati tra il 2011 e tutto il 2012); negli anni successivi e sino alla fattura datata dicembre 2017,
risultano effettuati in favore di alcuni pagamenti in relazione ad interventi di CP_2
adeguamento ed aggiornamento del software già istallato presso l'attrice (cfr. fatture prodotte dall'attrice); mentre non risultano emesse dalla convenuta ulteriori fatture dopo l'ultima del mese di dicembre 2017, benché la società abbia pacificamente continuato a CP_2
fornire servizi di manutenzione, aggiornamento ed implementazione del software, come risulta anche dagli esiti della c.t.u. avendo il perito accertato che la “versione” del programma utilizzata dall'attrice alla data dell'accertamento peritale risaliva al 2019, mentre il contratto di licenza veniva siglato nel 2016 e il software commissionato dall'attrice era stato istallato tra il
2011 e il 2012.
Sotto altro profilo, si osserva che, sino all'invio della lettera di “risoluzione” del contratto, in data 15/11/2018, l'attrice non ha mai chiesto alla convenuta né il pagamento del corrispettivo maturato per i contratti di licenza d'uso stipulati dalla convenuta e di cui era stata resa edotta dalla società né di fornire rendiconti al fine di azionare il diritto CP_2
al pagamento del corrispettivo.
LA base di tali circostanze – valore esiguo del corrispettivo pattuito, mancanza di correlazione tra il prezzo di € 100,00 dovuto alla “proprietaria” del software per ogni licenza e il valore commerciale delle licenze d'uso concesse ai terzi, disinteresse dell'attrice nell'azionare il pagamento di tale somme nel corso del rapporto – appare verosimile la pagina 25 di 37 sussistenza di un accordo per la “compensazione” (come dedotto dalla convenuta) degli importi dovuti dalla società a a titolo di corrispettivo per la CP_2 Controparte_1
licenza d'uso del software con le (maggiori) somme dovute da per gli Controparte_1
interventi di implementazione, manutenzione e aggiornamento dello stesso software,
certamente eseguiti sino alla data della introduzione del presente giudizio.
4.4.- Anche a voler diversamente ritenere, occorre rilevare che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, nella delibazione della domanda di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., “l'apprezzamento della slealtà del comportamento della parte che invochi la risoluzione del contratto per inadempimento si ripercuote sulla valutazione della gravità dell'inadempimento stesso, nel caso in cui tale soggetto abusi del suo diritto potendo comunque realizzare il suo interesse senza ricorrere al mezzo estremo dell'ablazione del vincolo” (Cass. 13208/2010; Cass. 19579/2021).
Nel caso di specie, risulta contrario al principio di buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto l'invio da parte dell'attrice di una lettera volta a conseguire la risoluzione del contratto a fronte del mancato pagamento di un importo assai contenuto (€ 2.400,00 circa),
mai azionato nel corso del rapporto contrattuale nonostante, come si dirà nel prosieguo, le comunicazioni inviate dalla convenuta in ordine alla conclusione di contratti di CP_2
licenza d'uso con soggetti terzi, ed in mancanza di una clausola risolutiva espressa ovvero di una previa diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.
4.5.- A prescindere dal rilievo assunto dalla “slealtà” di tale comportamento, si osserva che il mancato pagamento dell'importo di circa € 2.400,00 non costituisce inadempimento grave alla stregua della considerazione per cui “in tema di contratti, il principio, sancito dall'art. proporzione fondato sulla buona fede contrattuale. Pertanto, la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà
manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione” (Cass. 15363/2010; nonché l'affermazione degli stessi principi, Cass. 13345/2006; Cass. 13208/2010; Cass. 19579/2021).
4.6.- Applicando tale principio al caso di specie si osserva che il pagamento del corrispettivo di € 100,00 per ogni licenza d'uso concessa dalla società ha una rilevanza CP_2
marginale nell'economia del negozio tenuto conto: (i) del ben maggiore valore economico delle ulteriori obbligazioni reciprocamente assunte (licenza d'uso del software, da un lato, e impegno dell'attrice a fornire gratuitamente il programma “KO” e a realizzare le relative implementazioni e aggiornamenti senza “ulteriori costi”) e (ii) dell'interesse delle parti alla conservazione degli effetti del contratto in relazione a tali prestazioni. Sicché la domanda di risoluzione del contratto, preceduta dalla sola dichiarazione stragiudiziale di risoluzione in mancanza di una previa diffida ad adempiere ex art. 1455 c.c. e di qualsivoglia contestazione mossa nell'esecuzione del contratto in ordine alla corrispondenza dell'operato della convenuta alle previsioni contrattuali, risulta obiettivamente contraria al principio della buona oggettiva, che “si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte” (Cass. già citata).
5.- In applicazione degli esposti principi, anche l'inosservanza delle forme previste dal contratto per l'autorizzazione alla conclusione dei singoli contratti di licenza d'uso non integra il grave inadempimento di cui all'art. 1455 c.c. Come chiarito dalla giurisprudenza, pagina 27 di 37 l'inosservanza di un obbligo chiaramente accessorio e relativo a requisiti meramente formali,
può comportare la risoluzione del contratto solo ove faccia venire meno l'utilità della prestazione principale. Nel caso di specie, non solo nulla è dedotto sul punto dall'attrice; ma,
sotto altro profilo, la stessa attrice ha prestato acquiescenza alle modalità “informali”
utilizzate dalla convenuta per comunicare al legale rappresentante le trattative in corso, i contratti conclusi e le iniziative volte alla promozione del prodotto ingenerando nella controparte un legittimo affidamento circa la corretta esecuzione delle obbligazioni assunte
(doc. 12 e 13 del fascicolo dell'attrice, nonché gli stessi capitoli di prova articolati dall'attrice nella parte in cui dimostrano che la partecipazione del legale rappresentante di
[...]
ad incontri finalizzati a dimostrare il funzionamento del software). Con le stesse CP_1
modalità “informali” l'attrice ha, infatti, di volta in volta espresso il proprio inequivoco gradimento per l'attività della convenuta inviando messaggi di apprezzamento ed incoraggiamento. Ne deriva l'infondatezza della domanda di condanna al pagamento della penale, oltre che di risoluzione del contratto.

5.1. Dall'esame della missiva inviata dall'attrice alla convenuta in data 15/11/2018 risulta che la parte ha inteso intimare la risoluzione del contratto inter partes contestando unicamente l'inadempimento dell'obbligo avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo;
risultano,
pertanto, prima facie irrilevanti, ai fini della valutazione della fondatezza della domanda di risoluzione, le doglianze contenute nell'atto di citazione in ordine all'asserito inadempimento dell'obbligo di comunicare i “codici sorgente” del programma “TuttiXte!” e di procedere al trasferimento del marchio registrato dalla convenuta, trattandosi di richieste formulate con la lettera del 17/12/2018 come mera conseguenza della dedotta risoluzione del contratto tra le parti.
pagina 28 di 37 Anche nel presente giudizio la parte ha chiesto, in via principale, pronunciarsi la risoluzione del contratto e soltanto “per l'effetto” condannarsi la convenuta al “trasferimento” del marchio “TuttiXte!” e alla consegna del “codici sorgente” del programma denominato
“TuttiXte!”. Ne deriva che il rigetto della domanda di risoluzione del contratto esonera il tribunale dall'esame delle domande restitutorie formulate dall'attrice come conseguenza del venire meno del sinallagma contrattuale.
6.- In ogni caso, le contestazioni genericamente formulate nell'atto di citazione con riguardo al mancato trasferimento del marchio e dei codici – a seguito della risoluzione intimata dalla parte – non sembrano fondate.
6.1.- Il contratto del 01/04/2016 prevede che “ si obbliga sin d'ora a trasferire a Controparte_2
semplice richiesta scritta di il al corrispettivo di 100,00 euro oltre spese di Controparte_1 Pt_9
trasferimento”. Giova peraltro rilevare che il contratto tra le parti prevede che “in caso di
cessazione e/o scioglimento, per qualsiasi causa del Contratto, è fatto divieto a di utilizzare Controparte_2
il Marchio, o segni identici o confondibili con esso per contrassegnare programmi per elaboratore aventi
funzioni identiche od analoghe, in tutto o in parte, al Software, salvo preventiva autorizzazione scritta di
. Ne deriva che, contrariamente a quanto dedotto dalla società Controparte_1 CP_1
nella e-mail del 17/12/2018, l'eventuale cessazione del contratto non comportava di
[...]
per sé l'obbligo della convenuta di attivarsi per il trasferimento del marchio in favore di
, essendo a tal riguardo prevista la specifica richiesta della parte interessata;
Controparte_1
richiesta formulata dall'attrice solo dopo la dedotta risoluzione del contratto. Sotto altro profilo, alla luce delle considerazioni esposte in merito alla insussistenza di un inadempimento grave idoneo a giustificare la domanda di risoluzione, è infondata l'ulteriore difesa dell'attrice secondo cui la convenuta avrebbe dovuto anche astenersi dall'uso del marchio “TuttiXte!” una volta ricevuta la lettera di “risoluzione”. pagina 29 di 37 6.2.- Ciò posto, nella seconda memoria istruttoria la convenuta, pur avendo eccepito nella comparsa di costituzione che il mancato trasferimento del marchio non costituiva
“inadempimento” della società ma derivava dalla mancanza di una richiesta CP_2
compiutamente formulata dall'attrice (es. designazione di un notaio ed invito a comparire per la stipulazione), si dichiarava disponibile a trasferire il marchio invitando l'attrice ad indicare
“il notaio presso il quale recarsi per perfezionare l'atto e per ricevere il compenso pattuito” (pag. 7 della memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta). Successivamente, all'udienza del 21/03/2023 le parti hanno dato atto che “il marchio “Tutti per te” è stato ceduto da parte
convenuta a parte attrice in data 15 marzo 2022 a titolo oneroso a euro uno come pattuito nel contratto per
cui è causa”. Ne deriva che con riguardo alla domanda avente ad oggetto la condanna della convenuta al trasferimento del marchio, non reiterata nelle conclusioni rassegnate dall'attrice,
possa ritenersi in ogni caso cessata la materia del contendere.
6.3.- Per quanto concerne la censura relativa alla mancata consegna dei codici sorgente del programma software “TuttiXte!”, nella comparsa di costituzione la convenuta ha precisato che con e-mail datata 1° settembre 2015 (doc. 10) “nell'ottica di garantire l'accesso al Controparte_2
codice sorgente”, ha assegnato a un'utenza “con i privilegi di visualizzazione e Controparte_1
download del codice sorgente”. Nella stessa mail sono state indicate le credenziali di accesso
“Username” e “Password”. Tali circostanze non sono state specificamente contestate dalla convenuta nella prima memoria istruttoria. In particolare, nel termine di cui all'art. 183,
comma 6, n. 1 c.c., l'attrice non ha svolto alcuna difesa in ordine alla non correttezza o non utilizzabilità dei codici di accesso messi a disposizione in data 01 settembre 2015. Solo con la seconda memoria istruttoria la parte ha chiesto di verificare l'attuale non operatività dei codici a suo tempo trasmessi.
pagina 30 di 37 6.4.- Con riguardo a tali doglianze, giova preliminarmente osservare che sia nell'atto di citazione, che nelle successive memorie, l'attrice ha omesso qualsiasi allegazione, mediante necessarie produzioni documentali, in merito alla specifica individuazione del software
“TuttiXte!” oggetto del contratto del 2016 e di cui le parti hanno riconosciuto la titolarità dei diritti proprietari in capo alla società attrice, limitandosi a rivendicare la paternità dell'idea sottesa alle funzionalità offerta dal software a prescindere dalla “versione” del software.
Ciò posto, in merito alla tutela autorale dei programmi per elaboratore, l'art. 1, comma 2, l.a.
stabilisce che i programmi per elaboratore sono protetti come “opere letterarie, ai sensi della
Convenzione di Berna”; l'art. 2, n. 8 l.a. precisa che la tutela del software ai sensi della legge sul diritto d'autore non riguarda “le idee e i principi che stanno alla base di un qualsiasi elemento di programma […]”. Tali previsioni, come noto, sono state introdotte in attuazione della direttiva 91/250/CEE del Consiglio volta ad armonizzare la tutela del software da parte degli
Stati membri. In applicazione dei principi espressi dalle norme in commento, si deve in prima istanza osservare che anche con riguardo al software trova applicazione il principio generale secondo cui la tutela autorale non riguarda “le idee” poste alla base dell'opera,
ovvero gli scopi e le finalità che l'opera dell'ingegno è volta a conseguire, ma la specifica
“forma” concreta in cui tali idee si estrinsecano.
Tali principi sono stati affermati anche dalla Corte di Giustizia con riguardo all'interpretazione ed applicazione della direttiva 91/250/CEE del Consiglio e alla direttiva del 2009/24. Giova, infatti, rilevare che la direttiva 91/250/CEE nelle sue premesse precisava che: “ai fini della presente direttiva, il termine programma per elaboratore comprende il materiale preparatorio per la progettazione di un programma”; “la tutela ai sensi della presente direttiva si applica a qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore”; di contro “le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma pagina 31 di 37 per elaboratore, compresi quelli alla base delle sue interfacce, non sono tutelati dal diritto d'autore a norma della presente direttiva”.
La successiva direttiva del 2009/24, entrata in vigore il 25 maggio 2009, ha ribadito, al considerando 11 che, se “originale”, “solo l'espressione di un programma per elaboratore è
oggetto di tutela e che le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma,
compresi quelle alla base delle sue interfacce non sono tutelati dal diritto d'autore […]”.
La Corte di Giustizia ha chiarito che le “forme di espressione” di un programma per elaboratore sono quelle che consentono di riprodurlo in diversi linguaggi informatici, quali il c.d. “codice sorgente” o il “codice oggetto” del programma (sentenza del 22 dicembre 2010,
Bezpecnostní softwarová asociace, C- 393/09; sentenza Controparte_11
, C- 159/23); per contro, “l'interfaccia utente grafica di un programma per
[...]
elaboratore, la quale non consente di riprodurre detto programma, ma costituisce semplicemente un elemento di tale programma mediante il quale gli utilizzatori ne sfruttano le funzionalità, non costituisce una forma di espressione di un programma per elaboratore ai sensi di tale disposizione (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010,
[...]
C-393/09; sentenza , C- Controparte_12 Controparte_11
159/23). Nelle medesime pronunce la Corte di Giustizia ha ribadito che “non costituiscono una forma di espressione di un programma per elaboratore, ai sensi di detta disposizione, né
la funzionalità di tale programma né il linguaggio di programmazione e il formato di file di dati utilizzati nell'ambito del medesimo programma. Infatti, ammettere che la funzionalità di un programma per elaboratore possa essere tutelata dal diritto d'autore equivarrebbe ad offrire la possibilità di monopolizzare le idee, a scapito del progresso tecnico e dello sviluppo industriale” (v., in tal senso, sentenza del 2 maggio 2012, SAS Institute, C-406/10).
pagina 32 di 37 6.5.- Alla luce di tali principi, risultano, da un lato, prive di pregio le difese reiterate dalla attrice in merito alla titolarità in capo al legale rappresentante della società Controparte_1
delle “idee” poste alla base della realizzazione del programma software e delle funzionalità
[...]
operative che il programma avrebbe dovuto assicurare (peraltro, si tratta di funzionalità in parte oggetto di “personalizzazioni” in relazione alle effettive necessità dei committenti);
dall'altro, generiche ed inconferenti le doglianze circa il fatto che le credenziali di accesso ai codici sorgente del programma trasmesse in data 1 settembre 2015, non conterrebbero i diversi “codici sorgente” del programma utilizzato dall'attrice alla data degli accertamenti tecnici svolti dal c.t.u. atteso che la tutela autorale del software non protegge l'idea o la funzione del programma di cui al contratto del 2016, ma la “forma di espressione”, ovvero il
“linguaggio informatico” utilizzato e costituito, secondo quanto chiarito dalla Corte di
Giustizia, dal c.d. “codice sorgente” o il “codice oggetto” del programma.
Nel caso di specie il c.t.u. ha rilevato che la “versione del programma attualmente in uso è
caratterizzata dal seguente acronimo … “Data Buils Timestamp: 21/01/2019” […] LA
scorta delle evidenze peritali la versione dell'applicativo nella disponibilità di parte attrice è
verosimilmente datata 21/01/2019 e non è quella indicata esplicitamente nel mandato del 23
giungo 2021”. In altri termini, la “versione” del software utilizzato dalla attrice alla data delle operazioni peritali era “diversa” da quella del 2016 a cui si riferisce il contratto inter partes.
Cosicché l'attrice non ha fornito prova alcuna della pretesa titolarità in capo alla società
, della “forma di espressione” del software istallato nel 2019 e avente, secondo Controparte_1
quanto lamentato dalla stessa parte, “codici sorgente” diversi. Ne consegue la mancanza di prova in ordine alla titolarità in capo all'attrice dei diritti di sfruttamento economico in relazione al software utilizzato da alla data delle domande e degli accertamenti Controparte_1
peritali. pagina 33 di 37 Al riguardo si osserva, infatti, che nelle premesse del contratto siglato in data 01/04/2016, le parti hanno fatto espresso riferimento all'incarico conferito nel 2010 per lo “sviluppo del nuovo software” e ai corrispettivi versati a tra il 2011 e il 2012 per complessivi € CP_2
60.429,00 oltre iva;
i diritti proprietari riconosciuti dalle parti alla “committente” dell'opera riguardano, pertanto, quel software o, al più, la versione istallata alla data del contratto. Sotto
altro profilo si osserva che, con lo stesso contratto, la società ha Controparte_1
espressamente “concesso” alla società “di essere l'unica altra società oltre a se CP_2
stessa autorizzata ad eseguire interventi di “adattamento, trasformazione e di ogni altra sua modificazione” del software. Attesa tale espressa autorizzazione – riconducibile alla previsione di cui all'art. 64 bis lett. b) l.a. – non si pone nel presente procedimento neanche la diversa questione della violazione dei diritti di sfruttamento economico del software con riguardo alle c.d. elaborazioni creative o opere derivate, nemmeno implicitamente dedotta dall'attrice nell'atto di citazione o nella prima memoria istruttoria.
7.- Anche la domanda con cui l'attrice ha chiesto ex art. 939 c.c. di “accertata in capo a
[...]
la proprietà anche della libreria “KO”, ordinare a di consegnare a CP_1 Controparte_2 [...]
i codici sorgente della libreria “KO” non merita di essere accolta per le ragioni che si CP_1
espongono. In disparte ogni approfondimento in ordine alla applicabilità o meno del modo di acquisto della proprietà previsto dall'art. 939 c.c. alle opere creative tutelate dal diritto d'autore (contra, Cass. 34532/2019), si osserva che le doglianze dell'attrice risultano infondate anche in fatto.

7.1. Nel contratto del 01 aprile 2016 è precisato che “KO” rappresenta “una delle librerie sulle quali è stato sviluppato il software TuttiXte!” ed “è stata creata da . Il Controparte_2
contratto fornisce una definizione tecnica di libreria, come “insieme di funzioni o strutture dati predefinite e predisposte per essere collegate ad un programma software attraverso pagina 34 di 37 opportuno collegamento. Lo scopo delle librerie software è fornire una collezione di entità
base pronte per l'uso ovvero riuso di codice, evitando al programmatore di dover riscrivere ogni volta le stesse funzioni o strutture dati e facilitando così le operazioni di sviluppo e manutenzione”. Sia la definizione di “libreria” che l'utilizzo della libreria KO in relazione al programma TuttiXte! come indicati nel contratto inter partes sono state confermate dal c.t.u.,
il quale ha osservato che: “le funzionalità del software “TuttiXte!” operano mediante
“chiamate” a librerie esterne ovvero programmi esterni che generalmente svolgono compiti generali e non dipendenti dalla particolare applicazione”; e, ancora, “si può dedurre che la libreria KO è una libreria utilizzata dal software “TuttiXte!” e verosimilmente anche da altri software”; “ad eccezione di KO tutte le altre librerie utilizzate dall'applicazione “TuttiXte!”
sono prodotte da terze parti” (pag. 14 e 15 della relazione del c.t.u.).
Pertanto, la libreria KO è solo “una delle librerie” – le restanti prodotte da terze parti –
utilizzate dal programma TuttiXte! in relazione a specifiche funzioni;
la libreria KO è
utilizzata da anche per altri programmi software. La funzione e lo scopo della Controparte_2
libreria KO così come il “livello” di integrazione di tale libreria nel programma “TuttiXte!”
erano ben note alla attrice alla data della stipulazione del contratto del 01 aprile 2016 (cfr. e-
mail del 21/06/2016 prodotta come doc. 8).
Con il contratto del 2016 le parti hanno, quindi, espressamente disciplinato sia la titolarità in capo alla società autore della libreria, dei diritti proprietari di KO ( CP_2 [...]
riconosce la piene titolarità della libreria KO a , paragrafo 9.3. del CP_1 CP_2
contratto); sia il diritto di utilizzazione della libreria KO da parte di Controparte_1
“senza limiti di tempo”, tanto per il “funzionamento” del software “TuttiXte!”, che per il suo sviluppo “anche da parte di terzi” (“attraverso la concessione della licenza senza scadenza,
ha la possibilità di utilizzare questa libreria per il “TuttiXte!” sia per il Parte_10
pagina 35 di 37 funzionamento che per lo sviluppo anche da parte di terzi”; “ET garantisce senza scadenza a la disponibilità e l'utilizzo della libreria KO per modifiche, Controparte_1
implementazione, manutenzioni, aggiornamento e ogni altra attività necessaria alla sviluppo autonomo del “TuttiXte!, senza costi aggiuntivi”; “la chiave di licenza d'uso della libreria
KO (Allegato A) rappresenta parte integrante del presente contratto”). Ne deriva che le parti hanno disciplinato i diritti di utilizzo della libreria KO da parte di Controparte_1
attraverso la concessione di una licenza d'uso perpetua, che consente al licenziatario il diritto utilizzare la libreria KO (anche mediante l'intervento di terzi) per l'aggiornamento,
modifica, manutenzione ed implementazione e “sviluppo autonomo”, ossia non affidato a
“del TuttiXte!”, conformemente alle previsioni di cui all'art. 64 ter comma 1 l.a. CP_2
la cui violazione non è stata dedotta dall'attrice nel presente giudizio.
Ne deriva l'infondatezza delle domande aventi ad oggetto il trasferimento della “proprietà”
del programma KO, in quanto in contrasto con le previsioni contrattuali. Nessuno ulteriore specifico inadempimento rispetto alle pattuizioni di cui all'art. 9 del contratto è stato dedotto nell'atto di citazione con conseguente irrilevanza di qualsivoglia ulteriore accertamento delle modalità di funzionamento della libreria KO e del suo livello di integrazione con il programma “TuttiXte!”.
8.- Il rigetto delle domande di comporta l'assorbimento delle domande Controparte_1
riconvenzionali in subordine svolte dalla società convenuta.
9.- In applicazione del principio della soccombenza, le spese del presente procedimento debbono essere poste a carico dell'attrice e sono liquidate in € 10.860,00, per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori come per legge, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e della complessità in fatto e diritto delle questioni oggetto di causa;
in € 3.372,00 per contributo unificato in relazione alla domanda riconvenzionale pagina 36 di 37 svolta dalla convenuta. I compensi liquidati in favore del c.t.u. sono posti definitivamente a carico dell'attrice.


P.Q.M.


Il Tribunale in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande formulate dall'attrice nei confronti della Controparte_1
convenuta Controparte_2
2) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta l'importo di € 10.860,00 Controparte_2
a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori come per legge;

nonché l'importo di € 3.372,00 per spese;

3) pone definitivamente a carico dell'attrice i compensi del c.t.u. come liquidati in corso di causa.
Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del Milano, 20 febbraio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
IA EF SI AN
pagina 37 di 37 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1455 cod. civ., secondo cui il contratto non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte, va adeguato anche ad un criterio di pagina 26 di 37