N. R.G. 3683/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, nelle persone di:
- dr. Lina Tosi presidente rel.
- dr. Chiara Campagner giudice
- dr. Maddalena Bassi
giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile inscritta al n. 3683/2021 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione

da

(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 con gli avv. Daniele Caneva e Simone D'Eramo del Foro di Milano
Attrice contro
pagina 1 di 11

(C. F. CP_1 P.IVA_2
Con gli avv. Gernot Rössler (anche domiciliatario) e Georg Romen del foro di Bolzano
Convenuta
Conclusioni precisate e causa trattenuta in decisione all'udienza del 16/7/2025

Conclusioni per parte attrice:
In via principale
- ferma la rinuncia alla eccezione di predivulgazione del trovato da parte della convenuta, accertare e dichiarare, per tutte ragioni esposte in narrativa, la nullità del brevetto nazionale n. IT420956 e della convalida italiana n. 502016000080177 derivante dal brevetto europeo EP2826733B1 di titolarità di
CP_1
- in ogni caso, accertare e dichiarare che la produzione e la commercializzazione del macchinario di descritto in narrativa non costituisce violazione e contraffazione del brevetto nazionale n. Pt_1
IT420956 e della convalida italiana n. 502016000080177 derivante dal brevetto europeo EP2826733B1 di titolarità di né costituisce atto di concorrenza sleale o illecito sotto qualsiasi altro profilo CP_1 di diritto relativo ai segni distintivi di cui sia titolare la convenuta;

- rigettare tutte le domande avversarie;

In via istruttoria
- rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie;

In ogni caso
- condannare la società convenuta alla rifusione, a favore della società attrice, delle spese di lite, oltre accessori di legge, comprensive dei costi di CTU, nonchè delle spese che ha dovuto sostenere Pt_1 per i propri consulenti di parte che, per parte tecnico-brevettuale, ammontano a € 8.830,00 oltre IVA
(come risulta dalle fatture emesse da nn. 848/2023; 961/2023; 1092/2023; 1105/2021; CP_2
1422/2023 sub doc. 18) e per parte tecnico informatica a € 4.795,00 oltre IVA (come risulta dalle fatture emesse da Bit4law S.r.l. nn. 327/2023; 328/2023; 329/2023; 330/2023 e 45/2024 sub doc. 19
Conclusioni per parte convenuta:
pagina 2 di 11 (previa riserva d'appello come da foglio depositato all'udienza e poi telematicamente)
Tenuto conto della sentenza non definitiva precisa come segue le conclusioni sulle restanti domande delle parti:

1. In via principale: rigettare tutte le domande svolte dalla in quanto infondate in fatto e in Parte_1 diritto per tutti i motivi evidenziati in narrativa.

2. In via riconvenzionale: Accertare e dichiarare che la produzione e la commercializzazione delle macchine per la raccolta della frutta della , come in concreto attuata costituisce violazione Parte_1 della proprietà industriale della sotto il profilo della contraffazione letterale o per equivalenti CP_1 del suo brevetto per invenzione italiano e della porzione nazionale del suo brevetto europeo, nonché concorrenza sleale o comunque fatto illecito sotto tutti i profili evidenziati in narrativa.
3 Accertare e dichiarare la responsabilità in proprio e/o la responsabilità solidale con gli autori materiali degli atti illeciti della per tutti i motivi evidenziati in narrativa. Parte_1

4. Conseguentemente inibire, con ogni migliore formula, alla in persona del suo legale Parte_1 rappresentante l'attuazione dei suoi brevetti nonché la ripetizione degli atti di concorrenza sleale sia direttamente che indirettamente, attraverso soggetti terzi interposti o approfittando dei loro atti o fatti.

5. Fissare una somma non inferiore ad Euro 5.000 a titolo di penale per ogni inosservanza o violazione, anche indiretta o per interposte persone.

6. Per tutte le violazioni accertate condannare la in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore al risarcimento dei danni sofferti e sofferendi a causa degli illeciti nella misura che risulta dagli atti o nella somma minore o superiore che si riterrà di giustizia.

7. Condannare la per malafede nella proposizione della domanda di nullità per CP_3 predilvugazione ex art. 96 c.p.c. alle spese del giudizio e al risarcimento dei danni.
Si ripropongono espressamente le istanze istruttorie e i mezzi di prova non ammessi

MOTIVI
Con l'atto di citazione , dichiarandosi attiva nel settore della progettazione, produzione e Pt_1 commercializzazione di macchinari e attrezzature destinati in particolare all'agricoltura e alla raccolta della frutta, deduceva che per macchinari destinati a tale ultimo impiego la convenuta aveva CP_1 depositato domande di brevetto italiano IT 1420956 nonché di brevetto UE EP2826733B1, poi convalidato in Italia, attuati (per le parti da esso coperte) nel suo macchinario raccoglifrutta “Piuma”.
Riferiva che le aveva inviato diffida 16/11/2020 lamentando vari illeciti per violazione di CP_1 proprietà industriale e brevetti ex artt. 98 e 99 c.p.i., allegatamente attinenti un macchinario pagina 3 di 11 raccoglifrutta della attrice, sia illeciti concorrenziali, vuoi derivanti dalla commercializzazione di tale prodotto, vuoi di altro genere.
ritenendo infondate tali doglianze chiedeva dunque giudizialmente l' accertamento di nullità dei Pt_1 brevetti avversari, e inoltre l'accertamento che la produzione e la commercializzazione del macchinario di descritto in citazione non costituisce violazione e contraffazione dei brevetti, né alcuno degli Pt_1 altri illeciti.
Si costituiva la convenuta la quale, oltre a proporre domande fondate sulla concorrenza sleale e sulla violazione di informazioni segrete, proponeva domande di accertamento della violazione dei propri brevetti, e tutele correlate, oltre che di risarcimento del danno.
Pochi giorni dopo la costituzione in causa, instava per descrizione a carico di controparte, CP_1 ottenendo provvedimento di descrizione dei macchinari avversari e dei disegni tecnici, piani di costruzione e assemblaggio, materiale pubblicitario e pertinente corrispondenza. Eseguita la descrizione, questa veniva confermata con l'ordinanza del 11/10/2021, mentre non venivano concessi gli ulteriori provvedimenti cautelari che pure erano stati chiesti.
Venivano poi assegnati e goduti termini ex art. 183 comma VI c.p.c..
La causa era istruita per prove orali e CTU, affidata all'ing. Prima dell'incarico Persona_1 consulenziale, la difesa di parte attrice (ud. 20/9/2022) rinunciava alla contestazione dei brevetti sotto il profilo della predivulgazione.
Esperita la CTU, la causa era fissata per la precisazione delle conclusioni, e le parti godevano dei termini ordinari per conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c. .
Con sentenza non definitiva n. 1497 del 25/3/2025 questa Sezione, rilevando quanto alle domande brevettuali il mancato soddisfacimento dell'obbligo di comunicazione all'UIBM di cui all'art. 122 comma 6 c.p.i. della domanda di nullità, pronunciava sulle domande di fondate sulla concorrenza CP_1 sleale e sulla violazione degli artt. 98 e 99 c.p.i., rigettandole, ed accertando per contro l'insussistenza di illecito per contraffazione di informazioni riservate o relativamente ad informazioni ottenute con slealtà concorrenziale, e di illecito per imitazione servile.
Parte attrice ha successivamente ottemperato all'obbligo di comunicazione all'UIBM.
Le parti hanno poi nuovamente precisato le conclusioni senza assegnazione di nuovi termini ex art. 190
c.p.c.
Oggetto residuo del decidere sono le domande attinenti la validità e la contraffazione dei brevetti di e domande risarcitorie e di tutela afferenti ai brevetti. CP_1
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Con riguardo ai due brevetti, quello italiano fu posto come priorità di quello UE, quest'ultimo venne modificato in corso di procedura, e poi, quando rilasciato, venne convalidato in Italia mediante deposito della traduzione.
Secondo l'art. 59 del c.p.i. come modificato dall'art. 5 comma 1 l. 102/2023, qualora per la stessa invenzione siano stati concessi allo stesso inventore un brevetto italiano e un brevetto europeo, aventi la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo. In realtà, anche riguardati secondo l'art. 59 comma 5 previgente, i due brevetti mantenevano comunque parziale autonomia, per le parti in cui non erano esattamente sovrapponibili.
Parte attrice ha contestato la validità del brevetto italiano per carenza di novità rispetto alla anteriorità del brevetto tedesco DE 4439970 A1, mentre ha rinunciato in corso di causa alla domanda di nullità dei due brevetti per predivulgazione.
Pertanto è stato chiesto al CTU di accertare la validità del solobrevetto italiano.
Il CTU ha precisato che il brevetto italiano 1420956 è stato depositato il 19 luglio 2013 come domanda di brevetto italiano 102013902176916 ed è stato concesso il 8 febbraio 2016 con il titolo “Nastro trasportatore” e le stesse 10 rivendicazioni della domanda (la prima indipendente e le successive dipendenti), ma con una descrizione leggermente modificata.
Questa la rivendicazione 1, sola indipendente:
“1)Struttura a nastro trasportatore (10) comprendente un nastro trasportatore (11) fissato ad un telaio, rotante attorno ad un primo tamburo (22) e ad un secondo tamburo (24), e suddiviso in una prima porzione (12) più estrema comprendente il primo tamburo (22), una seconda porzione (14) di collegamento, ed una terza porzione (16) posta all'estremità opposta rispetto alla prima porzione (12)
e comprendente il secondo tamburo (24), caratterizzata dal fatto di comprendere mezzi di movimentazione (26) 5 del primo tamburo (22) fissati al telaio, e mezzi elastici (28) che collegano il secondo tamburo (24) al telaio, in modo che ad un azionamento dei mezzi di movimentazione (26) corrisponda uno spostamento del primo tamburo (22) e conseguentemente del secondo tamburo (24), pur mantenendo in tensione l'intero nastro trasportatore (11) mediante detti mezzi elastici (28).”
Sotto, due disegni del trovato:
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La valutazione di nullità brevettuale per carenza di novità richiede che il trovato anteriore possieda tutte le caratteristiche del brevetto, segnatamente tutte quelle della rivendicazione indipendente. Solo se vi sia nullità della rivendicazione indipendente, può passarsi a verificare se non vi sia inventività nelle singole rivendicazioni dipendenti. Il CTU ha motivatamente ritenuto, nel raffronto puntuale fra il trovato IT di parte convenuta e l'unica anteriorità contestata DE 4439970 A1, (un dispositivo per il trasporto di compresse) che in verità il brevetto anteriore tedesco non anticipi la parte caratterizzante del brevetto di in quanto DE non descrive un collegamento del secondo tamburo 20 al telaio 23 CP_1 tramite mezzi elastici. Osserva, quanto alle considerazioni di carenza di novità che l'esaminatore Co europeo in sede di valutazione della domanda di brevetto oppose a e che determinarono CP_1
pagina 6 di 11 quest'ultima a modificare la riv. 1, che nella sua nota l'esaminatore non enunciava in alcun modo da dove, come ivi indicato, risulterebbe nel documento D1 che esista un collegamento mediante i mezzi elastici 30 tra il secondo tamburo 20 ed il telaio 23. Pertinentemente poi il CTU osserva che anche l'ammissione da parte di della veridicità di quanto obiettato dall'esaminatore, con conseguente CP_1 scelta di modificare la domanda, non svolge alcuna funzione nel giudizio di novità. Quella di novità brevettuale (art. 46 c.p.i.) è una valutazione fondata su elementi oggettivi, e non già circostanza di fatto passibile di confessione;
e gli elementi posti a confronto (contenuto della anteriorità, anch'essa brevettuale, e del brevetto in verifica) sono documentali e incontestati. Le considerazioni del CTU a sostegno delle proprie conclusioni non sono oggetto di specifica contestazione da parte della attrice nella sua comparsa conclusionale;
in tale atto essa si limita a riprendere la supposta “confessione” a riprendere argomenti sulla predivulgazione, del tutto irricevibili dal momento che ha rinunciato Pt_1 espressamente alla contestazione di predivulgazione (che costituisce un particolare caso della assenza di novità) tanto che la consulenza non è stata neppure disposta su questo aspetto. Di più, nella comparsa conclusionale di replica (pag. 5) parte attrice afferma di condividere pienamente le conclusioni del CTU anche sulla validità del brevetto IT di e del resto, su questo aspetto nessuna CP_1 delle parti aveva neppure fatto osservazioni ex art. 195 comma 2 c.p.c. alla relazione del CTU, né all'udienza del 21/2/2024, la prima successiva al deposito della relazione.

Con riguardo alla contraffazione dei brevetti IT e EP di Revo ad opera del prodotti di , è bene Pt_1 prendere le mosse dalla contestazione fattuale che sta a base della domanda di si allegava in CP_1 comparsa di risposta che nell'autunno 2020 si era scoperto un listino prezzi e una offerta della CP_3
che quasi alla lettera riproducevano la descrizione delle singole parti della macchine della
[...] [...]
CP_
con modifica soltanto dei codici prodotto;
elementi in sé ben poco significativi rispetto ad una ipotesi di contraffazione di brevetto. Nel ricorso per descrizione poi aveva chiesto anche che si CP_1 descrivessero le macchine di , una per ciascun modello;
e il CTU rinveniva e descriveva tre Pt_1 strutture utilizzabili per realizzare una macchina , fra cio un nastro trasportatore, la struttura che Pt_1 per tipo corrisponde al trovato oggetto dei brevetti di Nel corso della consulenza si è trattato, CP_1 senza contestazioni, quale solo macchinario CH comprendente le strutture descritte e ipoteticamente interferente, la macchina raccoglitrice denominata HT20.

Con riguardo alla interferenza brevettuale, il CTU ha svolto puntuale e chiarito raffronto fra il nastro trasportatore di e i due testi brevettuali, italiano ed europeo. Pt_1
pagina 7 di 11 Rileva ai fini della valutazione di contraffazione il solo testo della rivendicazione indipendente, quella che dà la novità e altezza inventiva alla privativa, restando irrilevante la eventuale riproduzione di rivendicazioni dipendenti. Per aversi contraffazione occorre che tutti gli elementi della rivendicazione indipendente siano presenti nel prodotto in verifica.
Il CTU è motivatamente giunto alla conclusione che non vi sia interferenza letterale del nastro CH con i due brevetti, esponendo gli elementi rilevanti del suo ragionamento in chiare tabelle di raffronto, pp. 16/17 e 20/21 della sua relazione, gli elementi delle rivendicazioni principali dei due brevetti con gli elementi del prodotto Il raffronto mostra in modo chiaro quali siano le parti non ritenute dal Pt_1
CTU presenti nel prodotto CH (parti di rivendicazione tagliate trasversalmente). In sostanza, il CTU non rinviene nel nastro CH gli “elementi elastici” n. 28 della rivendicazione italiana, e presenti anche in quella europea;
inoltre, quanto al brevetto UE, il CTU esclude che il prodotto CH comprenda le “piastre laterali tra loro connesse da almeno quattro corpi longitudinali” presenti nel brevetto UE di e denominate da questa nel loro insieme “lanterna”. CP_1
Tali conclusioni, non contestate, escludono la contraffazione letterale dei due brevetti.
Revo insiste, nelle sue difese finali, sulla contraffazione per equivalenti.

L'insistimento di si fonda su alcuni assunti che sono errati. Non è vero, innanzitutto, che (p. 12 CP_1 conclusionale) la contraffazione di brevetto richieda la riproduzione delle caratteristiche anche delle rivendicazioni dipendenti, le quali hanno normalmente valore complementare o di specificazione, e, se pure possono avere anche di per sé carattere inventivo e nuovo, rimangono accessorie al trovato;
la contraffazione sussiste se, e solo se, sono riprodotte tutte le caratteristiche della rivendicazione indipendente. Né è vero (p. 14) che l'indagine sulla contraffazione per equivalenti presupponga “che sia individuata l'idea inventiva alla base dei brevetti e sia poi confrontata con la realizzazione successiva”. Invero, la contraffazione per equivalenti non si fonda sul confronto fra “idee inventive” poste alla base dei trovati, intese come idee inventive generali dei trovati stessi ( impostazione che guida poi il ragionamento sviluppato nella conclusionale dalla convenuta), ma attiene al confronto fra uno o più aspetti specifici del trovato e le corrispondenti caratteristiche del prodotto contraffattivo, in tesi equivalenti, e sulla indagine dello scarto sostitutivo presente nel prodotto assunto interferente, indagine fatta con lo strumento valutativo della ovvietà della sostituzione alla luce delle competenze del tecnico del settore, o della rispondenza della sostituzione ai criteri della identità di modo, funzione e risultato.
pagina 8 di 11 Orbene, il CTU ha escluso la contraffazione del brevetto italiano, ed anche di quello UE, ad opera di
HT20, innanzitutto per una caratteristica presente in ambedue i brevetti, quella della presenza di “mezzi elastici”
Nella macchina HT20 i “mezzi elastici” (28 nel brevetto IT) non sono presenti, ma in luogo di (28) vi è un attuatore idraulico (C1 nella CTU). Sostiene – riprendendo osservazioni fatte alla relazione – CP_1 che la sostituzione dei “mezzi elastici” con un attuatore idraulico costituisce contraffazione per equivalenti sia sotto il profilo dell'ovvietà che sotto quello del c.d. triplo test.
Si tratta di osservazioni già pertinentemente confutate dal CTU che, rilevato come la ovvietà non era stata argomentata, rappresentava che mentre i mezzi elastici (il brevetto descrive quali mezzi elastici p.es delle molle pneumatiche) sono un mezzo passivo, che tende a richiamare a sé il secondo tamburo
R1 ma non genera forza elastica, diversamente l'attuatore idraulico C1 genera forza, essendo un dispositivo attivo che viene azionato mediante un fluido incomprimibile immesso o rilasciato da/verso un sistema di azionamento esterno “come il sistema di condotti e valvole V1, V2, V3 della struttura
Hatec”. Inoltre spiega il CTU che non vi è la mera sostituzione di un mezzo elastico con un attuatore, ma che l'inserimento di un attuatore idraulico al posto di un mezzo elastico richiede ulteriori adattamenti della struttura (diversamente l'attuatore non funzionerebbe;
e ciò esclude la ovvietà).
Infatti, nella soluzione CH,, e perché il meccanismo possa funzionare, vi è un sistema di coordinamento del movimento dell'attuatore idraulico C2 in funzione del movimento dell'attuatore C1,
e viceversa, “il quale sistema è formato dall'insieme di condotti e di valvole V1, V2, V3 che collegano tra loro gli attuatori C1 e C2 in modo che all'azionamento dell'attuatore idraulico C2 corrisponde uno spostamento del primo tamburo R2 e conseguentemente del secondo tamburo R1, mantenendo in tensione l'intero nastro trasportatore D, solo se contemporaneamente vengono azionati anche 5 gli attuatori idraulici C1 in maniera complementare all'azionamento dell'attuatore idraulico C2”.
Nella conclusionale di la ovvietà viene argomentata come derivante dal fatto che attuatore CP_1 idraulico e mezzo elastico “assolvono alla stessa funzione e ottengono lo stesso risultato”; ma questo argomento della identità di funzione e risultato non soddisfa la regola del triplo test la quale richiede, perché si abbia equivalenza a fini brevettuali, che il mezzo sostitutivo operi non solo assolvendo alla stessa funzione e con lo stesso risultato, ma anche che operi nello stesso modo;
laddove l'identità di modo non è neppure affermata (identico era stato lo sviluppo delle osservazioni entro le attività consulenziali .
Rispetto al brevetto UE non solo HT20 è differente per questo aspetto, ma anche per altro, che riguarda la c.d. “lanterna”.
pagina 9 di 11 In UE al testo della rivendicazione indipendente si aggiunge anche (per quello che qui interessa) una parte che così recita: “in cui il nastro trasportatore (11) comprende almeno un rilievo (18, 20) ed in cui detti mezzi di supporto comprendono un elemento di supporto (30, 32) rotante attorno ad un perno
(31, 33) e comprendente due piastre laterali (42, 48) tra loro connesse da almeno un corpo longitudinale (46, 50) che va a contatto con il nastro trasportatore 5 (11); detta struttura a nastro trasportatore (10) essendo caratterizzata dal fatto che l'elemento di supporto
(30, 32) comprende due piastre laterali (42, 48) tra loro connesse da almeno quattro corpi longitudinali (46, 50), le estremità di ciascuno di detti corpi longitudinali (46, 50) essendo rispettivamente e rotabilmente fissate a ciascuna delle due piastre laterali (42) ed atte ad andare in battuta sull'almeno un rilievo (18,20).”

Il CTU osservava nella sua relazione l'assenza in HT20 del complesso – sopra riportato in neretto – che denomina “lanterna” e riteneva non argomentate la pretesa equivalenza rispetto alla CP_1
“lanterna” del prodotto di (nelle osservazioni del CTP di si leggeva solo che “Le due Pt_1 CP_1 piastre laterali definite nella rivendicazione sono elementi del tutto analoghi ai supporti circolari laterali presenti nelle pulegge”). Nella conclusionale di non vi sono nuovi e migliori argomenti, CP_1 ivi solo affermandosi che le pulegge poste in HT20 a sostituire la lanterna assolvono alle stesse funzioni “in modo del tutto ovvio”.
Non si vede pertanto ragionamento tale da inficiare le argomentate conclusioni del CTU.
Pertanto, non occorrendo esaminare la materia del risarcimento e delle inibitorie ecc. neppure rispetto ai brevetti per mancanza di violazione, si pronuncia come in dispositivo.

Si regolano le spese tenendo conto della larghissima soccombenza della convenuta, vittoriosa solo sulla validità dei propri brevetti. Conseguentemente si compensano per 1/5 le spese, sia del merito che della cautela, che della CTU.
Quanto alle spese di CTP dell'attrice, adeguatamente documentate, poiché ha nominato Pt_1 consulenti distinti per la parte brevettuale e per quella informatica, ha diritto alla rifusione integrale per la parte informatica, che si è esercitata sulle violazioni non brevettuali;
e parzialmente per quella brevettuale (considerando che in sede cautelare la parte brevettuale ha riguardato solo la contraffazione, si pone a carico di parte convenuta la spesa complessiva di CTP per ¾).
Non vi è materia di pronuncia ex art. 96 c.p.c. commi 1 e 3 (non pertinente comma 2) , atteso che la sanzione della azione o resistenza in malafede non riguarda singole domande (Cass. 7726/2016; SSUU
9912/2018). pagina 10 di 11 Parte attrice non ha depositato nota spese per la fase cautelare, si liquida di ufficio.



P.Q.M.


Definitivamente pronunciando,
1) rigetta le domande di nullità del brevetto n. IT420956 e della frazione italiana del brevetto europeo EP2826733B1;
2) accerta che la macchina HT20 prodotta e commercializzata dalla attrice non interferisce con il brevetto IT420956 né con la frazione italiana del brevetto europeo EP2826733B1;
3) rigetta le domande di accertamento di contraffazione brevettuale proposte da parte convenuta e le domande tutte di inibitoria, penale, risarcimento del danno per violazione brevettuale da essa proposte;

4) pone le spese di CTU come liquidate sia nel merito che nel procedimento cautelare per 4/5 a carico di parte convenuta, per 1/5 a carico di parte attrice;

5) condanna parte convenuta a rifondere per 4/5 le spese di lite di parte attrice, compensando il resto;
liquida l'intero delle spese (da frazionare) per il merito in euro 13.430,00 in compensi,

1.036 per esborsi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa;
per il procedimento cautelare in euro 8.100,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa;
condanna parte convenuta a rifondere per ¾ le spese di CTP brevettuale di parte attrice, che nell'intero (da frazionare) sono di euro 8.830,00 al netto di iva;
condanna parte convenuta a rifondere totalmente a parte attrice le spese di CTP informatico, per euro 4.795,00 al netto di iva
Venezia, 1/10/2025
Il presidente rel.dr. Lina Tosi

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