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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/09/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 558/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Sent. N. La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, Cron. N. specializzata in materia d'impresa, composta da: Rep. N.
dott. Giuseppe Magnoli Presidente R. Gen. N.
dott. Cesare Massetti Consigliere 558/2021
dott. Marco Benatti Consigliere Relatore Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 558/2021 R.G. posta in decisione mediante
discussione orale all'udienza collegiale del 10/9/2025, promossa
OGGETTO: d a
(invenzione
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 Pt_2
e modello)-Marchio: patrocinio dell'avv. MUSSUMECI GIUSEPPE PIERFRANCESCO,
Altre ipotesi elettivamente domiciliato in VIA CASALINO, 13 24121 BERGAMO
pagina 1 di 24 presso il difensore avv. MUSSUMECI GIUSEPPE
PIERFRANCESCO
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. VANZETTI SABINA MICHELLE e dell'avv. BERTONI
ENRICO ( ) CORSETTO SANT'AGATA 22 C.F._2
25100 BRESCIA;
elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO
DAVERIO 6 20122 MILANO presso il difensore avv. VANZETTI
SABINA MICHELLE
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia d'impresa, n. 952/2021 del 02/04/2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Piaccia all'Ill.mo Collegio adito, contrariis rejectis, così giudicare:
A) riformare la sentenza appellata n.952/2021 in data 2.4.2021 nella parte in cui rigetta le domande dell'attore ed accerta il decorso della prescrizione ordinaria ai sensi dell'art. 64 cpi, sebbene neghi l'esistenza di un rapporto di lavoro e neghi l'applicazione analogica delle normative vigenti in materia di brevetti disciplinate nell'ordinamento, con condanna alle spese di lite;
pagina 2 di 24 B) accertarsi e dichiararsi che i Brevetti Italiani n. 000023017 del 31
agosto 2000 e n. 0001289474 del 15 ottobre 1998, nonché le loro estensioni europee ed americane, come meglio indicate in narrativa, sono stati realizzati dall'inventore sig. e concessi in licenza Parte_1
alla che li ha utilizzati in esclusiva;
Parte_3
C) accertarsi e dichiararsi che l'intero fatturato della Parte_3
deriva dalla commercializzazione di manufatti realizzati utilizzando i predetti brevetti;
D) accertarsi e dichiararsi che il sig. non ebbe a Parte_1
ricevere alcun aiuto e/o agevolazione morale o materiale da CP_1
durante la sua attività inventiva, ne percepì per tale attività alcuno
[...]
specifico compenso, dovendosi imputare le somme eventualmente ricevute all'attività commerciale svolta sempre a favore della predetta azienda;
E) accertare e quantificare il canone annuale di uso esclusivo di tali brevetti da parte della convenuta e, conseguentemente, condannarsi in persona del legale rappresentante pro tempore al CP_1
pagamento in favore dell'attore di una somma a titolo di canone per l'uso esclusivo dei citati brevetti dall'esercizio 2008 fino al termine di legge di utilizzo dei brevetti per cui è causa nella somma che sarà accertata in corso di causa;
In via subordinata:
pagina 3 di 24 F) Nella ipotesi di applicazione della normativa speciale accertarsi,
sempre sulla base delle determinazioni di un collegio degli arbitratori appositamente nominato, e ricorrendo, se del caso, anche ad un giudizio di equità, il giusto prezzo cui, nel termine di mesi tre dalla notifica della sentenza che definisce il presente giudizio, dovrà CP_1
decidere se acquistare o meno i diritti derivanti dai citati brevetti internazionali, salvo l'obbligo di corrispondere comunque il canone per l'utilizzo dei brevetti anche dopo l'introduzione del presente giudizio e fino all'ultimo giorno di validità dei brevetti stessi.
In ogni caso: condannare parte convenuta al pagamento delle spese processuali di primo e secondo grado.
In via istruttoria
Si chiede l'ammissione per interrogatorio formale e per testimoni dei seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che il sig. , in qualità di socio fondatore, fino Parte_1
al 31.12.2007 ha collaborato con la (già Parte_3 CP_2
di San Giovanni Bianco, P. IVA , ricoprendo anche
[...] P.IVA_1
importanti ruoli all'interno del C.D.A. di tale azienda specializzata nella progettazione, costruzione e vendita di macchine per il packaging”;
2) “Vero che a partire dall'esercizio 2007 il sig. cessò ogni Parte_1
incarico a favore di;
Controparte_1
3) “Vero che a partire dall'esercizio 2008 cessò di CP_3
pagina 4 di 24 corrispondere qualsiasi emolumento e/o utilità al sig. Parte_1
che nel frattempo aveva anche ceduto a terzi le proprie azioni di tale società”;
4) “Vero che ha utilizzato in via esclusiva a fare data Controparte_1
dal 1998 e fino ai giorni nostri il brevetto Italiano n. 0001289474 del 15
ottobre 1998, tipologia Invenzioni, depositato in data 19 dicembre 1996 con domanda n. MI1996A002676, pubblicata in data 20 giugno 1998, titolare inventore denominato CP_2 Parte_1
“Dispositivo Trasportatore studiato per impianti di confezionamento con film di materiali termoretraibili, come da documento n. 9 che mi si rammostra”;
5) “Vero che ha utilizzato in via esclusiva a fare data Controparte_1
dal 2000 e fino ai giorni nostri il brevetto Italiano n. 00023017 del 30 agosto 2000, tipologia M, utilità, depositato in data 7 luglio 1995 con domanda n. MI1995U000485, pubblicata in data 8 GENNAIO 1997 titolare inventore denominato CP_2 Parte_1
”Apparecchiatura per l'imballaggio di prodotti in scatole aperte o chiuse, partendo dal cartone piano”, come da doc. n. 8 che mi si rammostra”;
6) “Vero che fino ai giorni nostri SMI ha sempre rinnovato la validità dei predetti brevetti corrispondendo periodicamente le relative somme dovute per i rinnovi”;
7) “Vero che richiedeva di entrambi i brevetti citati nei capitoli CP_2
pagina 5 di 24 di prova nn. 3 e 4 l'estensione Europea ed Americana;
8) “Vero che in sede europea anche al brevetto Italiano n. 00023017 del
30 agosto 2000, tipologia M, utilità, era riconosciuto valore di
“invenzione” cosicchè la relativa durata del brevetto era estesa per tutti i paesi Europei ed Americani a venti anni, come risulta dal documento 8
che mi si rammostra”;
9) “Vero che in varie occasioni tutelava anche giudizialmente i CP_2
propri brevetti dall'utilizzo illecito di terzi, come nella causa promossa contro la società di Fornovo”; CP_4
10) “Vero che solo grazie al brevetto Italiano n. 0001289474 CP_2
otteneva nel 1998 di presentare la propria linea di macchine ad alta velocità alla fiera di Dusseldorf superando la concorrenza tedesca”;
11) “Vero che il sig. ideò i brevetti citati nei capitoli di prova nn. Parte_1
3 e 4 ricorrendo esclusivamente alla propria esperienza tecnica maturata
Contr nel settore senza ricorrere a contributi economici di;
12) “Vero che i brevetti citati ai nn. 3 e 4 sono utilizzati, anche in abbinamento tra loro, in tutte gli impianti di confezionamento prodotti da (già e venduti in tutto il mondo, ed Controparte_1 CP_2
alimentano il redditizio mercato dei ricambi originali”;
Sui sopraindicati capitoli di prova si richiede interpello del legale rappresentante di si indicano a testi: Controparte_1
- Sig. pensionato, di San Pellegrino Terme (BG); Testimone_1
pagina 6 di 24 - Sig. di San Pellegrino Terme (BG); Parte_4
- Sig.ra di San Pellegrino Terme (BG); Testimone_2
- Sig. /o Ditta ACMI s.r.l. di Fornovo;
Tes_3
- Attuale responsabile amministrativo di Controparte_1
Si chiede di nominare C.T.U. al fine di descrivere tecnicamente i brevetti
de quibus ed indicarne l'utilizzo all'interno della struttura produttiva di nonché di quantificare il canone annuale di utilizzo Controparte_1
dei brevetti a decorrere dal 2008 sino alla cessazione dell'utilizzo per legge dei brevetti medesimi secondo i canoni indicati in atto.
Istanza di sospensione omissis
Dell'appellata
Piaccia alla Corte Ecc.ma, respinta ogni diversa e contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
In via principale:
1) rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. Parte_1
perché infondato in fatto e in diritto, confermando la
[...]
sentenza impugnata;
in subordine,
2) in caso di riforma della sentenza di prime cure, rigettare comunque nel merito le domande avversarie formulate in primo pagina 7 di 24 grado e devolute al giudice d'appello, perché infondate in fatto e in diritto.
In via istruttoria,
per l'ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, e di eventuale svolgimento di una fase di acquisizione di mezzi di prova costituendi:
3) rigettare tutte le istanze istruttorie formulate dal sig.
[...]
in prime cure e ribadite in appello, perché Parte_1
inammissibili e/o irrilevanti;
4) sulla riconducibilità delle invenzioni di cui è causa ai signori e (e non al sig. ) ammettere, CP_5 Tes_1 Parte_1
occorrendo, i seguenti capitoli di prova, già dedotti in prime cure dall'esponente:
1) “Vero che le note di cui al doc. 11, che si rammostra al teste, a margine del testo del brevetto relativo all'«apparecchiatura per imballaggio di prodotti in scatole aperte o chiuse, partendo dal cartone piano», sono dallo stesso state elaborate e manoscritte”
2) “Vero che l'attività di progettazione e verifica dei dispositivi relativi all'«apparecchiatura per imballaggio di prodotti in scatole aperte o chiuse, partendo dal cartone piano» e al «dispositivo pagina 8 di 24 trasportatore particolarmente studiato per impianti di confezionamento con film di materiali termoretraibili», avvenuta negli anni 1994-2000, è stata svolta dal sig. con la Controparte_6
supervisione del sig. che i soci di , tra cui Testimone_1 CP_1
il sig. , venivano informati dell'evoluzione della Parte_1
progettazione senza tuttavia partecipare alla medesima”.
Si indicano come testi sui capitoli 1) e 2) il sig. Controparte_6
domiciliato presso via Ceresa n. 10, 24015 San Giovanni CP_2
Bianco (BG); e sul capitolo 2) il sig. via Fratelli Testimone_1
Milesi n. 18, 24016 San Pellegrino Terme (BG) e il sig.
[...]
via San Carlo n. 5, 24016 San Pellegrino Terme (BG). Tes_4
In ogni caso:
5) condannare il sig. al pagamento delle spese, Parte_1
diritti e compensi professionali, e successive occorrende anche del giudizio d'appello;
6) condannare il sig. ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c., CP_7
nonché a pagare la somma di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 18/12/2024 , Parte_1
già legale rappresentante di sino al 2008, citò in CP_1
pagina 9 di 24 giudizio la società medesima avanti il Tribunale di Milano al fine di ottenere la tutela dei diritti economici derivanti dalla titolarità di due brevetti nazionali ed internazionali:
1) Brevetto Italiano n. 000023017 del 31 agosto 2000, tipologia M. utilità, depositato in data 7 luglio 1995 con domanda n.
MI1995U000485, pubblicata in data 8 gennaio 1997;
2) Brevetto Italiano n. 0001289474 del 15 ottobre 1998, tipologia
Invenzioni, depositato in data 19 dicembre 1996 con domanda n.
MI1996A002676, pubblicata in data 20 giugno 1998.
L'azione era proposta ex art. 64, comma III c.p.i o, in subordine ex
art. 64 comma II c.p.i., sostenendo il che i brevetti succitati Pt_1
erano utilizzati dalla titolare chiedendo altresì la CP_1
nomina di un Collegio di Arbitratori per determinare il canone di uso esclusivo o il prezzo per l'acquisto ovvero l'equo premio previsto dalla disposizione stessa.
Avanti il tribunale di Milano si costituì eccependo CP_1
l'incompetenza territoriale del medesimo tribunale. Quest'ultimo,
vista anche l'adesione dell'attore, declinò la competenza a favore del
Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia di impresa,
avanti al quale riassunse la causa. Pt_1
Nella prospettazione attorea i suindicati brevetti, concernenti pagina 10 di 24 rispettivamente un dispositivo trasportatore per impianti di confezionamento e un'apparecchiatura per l'imballaggio di prodotti in scatole di cartone, erano frutto della propria esclusiva attività
inventiva, non avendo ricevuto alcun compenso né supporto Pt_1
operativo dalla convenuta (titolare dei due Controparte_1
brevetti), società dallo stesso fondata e amministrata sino al 2008,
anno in cui cedette a terzi la propria partecipazione nella società.
Nella sua domanda, l'attore qualificò le relative scoperte come
“invenzioni occasionali”, disciplinate dall'art. 64, comma 3, c.p.i., non rientrando l'attività inventiva nel mandato d'amministratore.
Chiese pertanto il pagamento di una somma a titolo di canone per l'uso esclusivo concesso alla convenuta, previa nomina del collegio di arbitratori previsto dal comma IV della citata disposizione.
Formulò altresì domanda subordinata chiedendo l'applicazione della fattispecie prevista dall'art. 64/2 cpi, previa qualificazione delle scoperte citate come invenzioni d'azienda, “in esecuzione di un
contratto e/o rapporto di lavoro con la , senza Parte_3
che per esso fosse prevista una specifica retribuzione”. Chiese, pertanto, il riconoscimento di un importo a titolo di “equo premio”,
come previsto dal citato capoverso.
Sostenne Nava che i predetti brevetti, poiché recanti una forma di pagina 11 di 24 protezione successivamente estesa in ambito europeo e internazionale (in specie negli Stati Uniti), dovevano ritenersi ancora validi al momento della citazione (18/12/2014) avendo acquisito durata ventennale a seguito d'estensione della loro efficacia. Allegava inoltre di avere inviato una diffida a controparte il 16/11/2012 con richiesta risarcitoria in ordine al danno conseguente all'utilizzo, da parte di dei brevetti CP_1
indicati senza che l'utilizzatrice avesse riconosciuto alcunché
all'inventore.
La convenuta, costituendosi, eccepì in particolare la prescrizione dei diritti vantati dall'attore ritenendo applicabile il termine decennale, atteso che l'estensione dell'efficacia a livello internazionale non inciderebbe sulla durata decennale del titolo.
Secondo inoltre, dovevano anticiparsi le date di CP_1
decorrenza del termine estintivo, ex art. 64, comma 3, c.p.i, atteso che l'attore avrebbe potuto esercitare il proprio diritto sin dall'anno 1995, per il dispositivo trasportatore, e dal 1996 per l'apparecchiatura per imballaggio;
con riferimento invece alla domanda formulata in via subordinata, evidenziava che i diritti ex
art. 64, comma secondo, c.p.i. potevano essere fatti valere dall'attore sin dall'anno 1997, per il dispositivo trasportatore, e dal pagina 12 di 24 1998 per l'apparecchiatura.
Osservò inoltre la convenuta che il brevetto per modello di utilità risultava scaduto il 7 luglio 2005.
Nel merito rilevò che le norme invocate da controparte trovavano applicazione unicamente alle invenzioni dei dipendenti, non già al rapporto organico tra amministratore e società. Contestò, inoltre, la veridicità della qualifica di inventore di controparte, il quale “nella sua qualità di legale rappresentante della società, tramite
consulente brevettuale, fece indicare appunto il suo nome quale inventore”, ancorché non si occupasse della parte tecnica dell'attività aziendale, bensì di quella commerciale e amministrativa.
***
Fatte precisare le conclusioni sulla questione preliminare, con sentenza n. 952/2021 del 02/04/2021 e in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, il tribunale respinse la domanda dell'attore ritenendo che:
1) ai diritti vantati andasse applicato il termine ordinario decennale;
2) quanto alla domanda principale ex art. 64/3 cpi, il dies ad quem
doveva individuarsi:
pagina 13 di 24 a) nel 7/7/2005 quanto al modello d'utilità;
b) nel 19/12/2006 quanto all'invenzione;
valutando quale rilevante il momento di deposito della domanda di brevetto da parte del quale amministratore delegato di Pt_1
coincidente con quello in cui il (supposto) datore di CP_1
lavoro avrebbe esercitato il proprio diritto di opzione, ai sensi dell'art. 64, co. 3, c.p.i.;
3) quanto alla domanda subordinata ex art. 64 cpv cpi, la prescrizione doveva ritenersi compiuta:
a) il 31/8/2010 quanto al modello d'utilità;
b) il 15/10/2008 quanto all'invenzione;
individuando il dies a quo nel momento di concessione dei relativi brevetti, ossia il 31 agosto 2000 e il 15 ottobre 1998;
con conseguente irrilevanza del primo atto interruttivo, intervenuto solamente il 16/11/2012 con la citata diffida.
Il tribunale motivò inoltre sulla sostanziale infondatezza nel merito delle domande attoree, richiamando l'orientamento secondo cui la disposizione invocata non sarebbe applicabile al lavoro autonomo e ai rapporti di c.d. parasubordinazione, non ritenendo che l'attività
del sig. all'interno della società potesse assimilarsi a quella di Pt_1
pagina 14 di 24 un dipendente.
***
Con atto di citazione notificato il 11/5/2021 ha proposto Parte_1
appello affidando le sue censure a un unico motivo, articolato in due profili, insistendo per l'accoglimento delle domande formulate in primo grado e chiedendo ex art. 283 cpc la sospensione dell'efficacia della condanna alle spese disposta con la sentenza gravata.
Si è costituita la società appellata opponendosi alla sospensiva, eccependo l'inammissibilità ex art. 348bis cpc dell'appello nonché,
in subordine, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conseguente conferma della sentenza impugnata con condanna alle spese, anche ex art. 96/3 cpc.
***
Con ordinanza 27/10/2021 la Corte ha respinto l'istanza ex art. 283 cpc di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata.
Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, la stessa è stata discussa oralmente all'udienza del 10 settembre 2025 e la
Corte ha riservato il deposito della presente sentenza nei termini di pagina 15 di 24 legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non può accogliersi l'eccezione d'inammissibilità ex art. 348bis cpc1
atteso che l'appello affronta specificamente i punti con argomentazioni che non consentono di ritenere a priori che l'appello, al di là della sua fondatezza, non abbia una ragionevole possibilità d'accoglimento, tanto che questa Corte, alla prima udienza, ha ritenuto di rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con l'unico motivo d'impugnazione l'appellante censura l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione e la reiezione della sua domanda sotto due profili.
Sotto un primo profilo, si duole del fatto che il tribunale avrebbe violato o comunque falsamente applicato la normativa speciale del codice della proprietà industriale. Contesta in particolare che il tribunale abbia ritenuto le norme invocate, regolanti la tutela del dipendente inventore, quali norme speciali non suscettibili d'interpretazione analogica. Sarebbe infatti contraddittorio negare l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 64 cpi e poi calcolare la decorrenza del termine prescrizionale sulla base di quanto in esso 1 Nel testo vigente all'epoca della proposizione del gravame pagina 16 di 24 previsto.
Sotto un secondo profilo, censura l'omessa applicazione e interpretazione analogica della normativa ordinaria di cui all'art. 2589 cc e art. 113 cpc, in ossequio al principio iura novit curia.
Secondo l'appellante, il tribunale, una volta constatata l'inapplicabilità della normativa speciale, avrebbe dovuto applicare analogicamente la disposizione codicistica stabilendo che il Pt_1
non aveva trasferito la sua invenzione alla società dal medesimo amministrata.
L'appello è infondato sotto entrambi i profili.
Non può infatti ritenersi che la motivazione del tribunale sia contraddittoria, avendo accolto l'eccezione di prescrizione di un'azione formulata sulla base di una disposizione di legge per poi ritenere, autonomamente e a maggior ragione, che tale disposizione non sia comunque applicabile alla fattispecie. Il tribunale ha in sostanza esaminato due autonome prospettazioni, entrambe ipoteticamente idonee ex se a sorreggere la domanda, e le ha ritenute infondate.
Ciò che determina la pronuncia giudiziale è la domanda dell'attore che può sì essere qualificata dal giudice in modo diverso rispetto a pagina 17 di 24 quanto prospettato dalle parti2 ma pur sempre a condizione che la
"causa petendi" rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano.
Nel caso specifico è evidente come l'attore abbia formulato la sua domanda sulla base di una specifica disposizione, quale l'art. 64 cpi nelle fattispecie previste dal co. III e, in subordine, dal co. II, espressamente previste per chi crea un'invenzione industriale
“nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego”. Alla base della domanda vi è
quindi l'assimilazione tra la qualifica d'amministratore e di lavoratore dipendente, cercando il anche d'adottare Pt_1
un'interpretazione della disposizione stessa che escludesse l'intervenuta prescrizione del suo preteso diritto, raddoppiando il termine prescrizionale, prospettazione respinta dal tribunale (sul punto non vi è appello).
Il tribunale non doveva quindi che affrontare il problema della fondatezza di tale azione sulla base della prospettata causa petendi
e nessuna particolare rilevanza ha il fatto che il primo giudice abbia dapprima accertato la prescrizione del diritto e, successivamente e 2 Sez. 3 - , Ordinanza n. 10402 del 17/04/2024 (Rv. 670900 - 01) pagina 18 di 24 a fortiori, l'inesistenza del diritto stesso per l'inapplicabilità della disposizione medesima a rapporti diversi da quelli di lavoro o d'impiego. Ove il tribunale avesse motivato dapprima nel merito e poi, ad abundantiam, sulla prescrizione, la decisione non sarebbe mutata in alcun modo.
Sulla medesima fallacia è inoltre basato l'argomento di Pt_1
secondo cui la mancata qualifica di “dipendente” impedirebbe alla società di esercitare il diritto d'opzione ai sensi del co. III di quella disposizione, come invece ritenuto dal tribunale. Il tribunale non ha fatto altro che seguire l'attore nelle sue deduzioni evidenziando, si ribadisce, che, anche se fosse stato un dipendente, il suo diritto si sarebbe prescritto mentre, non essendolo, il diritto non è mai sorto.
Il riferimento al diritto d'opzione, lungi dall'essere oggetto d'accertamento, è un semplice presupposto ipotetico per indicare il
dies a quo della prescrizione ove si intendesse ipotizzare un effetto traslativo del diritto dall'inventore alla società. La sentenza argomenta infatti sull'impossibilità, a tal fine, di fondare il diritto a un canone, altra prospettazione adottata nel tentativo di aggirare la prescrizione del supposto diritto, e deve condividersi l'orientamento secondo cui la prospettata scissione tra la titolarità dei brevetti in capo alla società e la paternità delle invenzioni, può
pagina 19 di 24 spiegarsi solo presupponendo a monte l'avvenuto esercizio dell'opzione da parte della prima, concretizzandosi, si ribadisce in ipotesi, un effetto traslativo già al momento del deposito delle domande a nome della società. La conseguenza è che, anche ove si inseguisse la prospettazione attorea ritenendo applicabile l'art. 64
cpi agli amministratori-inventori, in quella data sarebbe fissato il
dies a quo della prescrizione.
Nel merito e in concreto, non pare revocabile in dubbio che:
- i brevetti siano stati sempre e ab initio nella titolarità della società che pertanto sola poteva concederli a terzi;
- l'art. 64 cpi sia una norma eccezionale che consente il riconoscimento di somme, a titolo di “equo premio” (co. II) ovvero di “del canone o del prezzo” (co. III), ai dipendenti che non siano stati assunti al fine precipuo di adibirli a mansioni d'inventore. La
pretesa di estenderne l'applicazione agli amministratori di società, per quanto dichiaratisi “inventori” nel momento in cui il titolare era la società medesima, appare fuori dal sistema normativo e dalla stessa rubrica della disposizione (art. 64 – Invenzioni dei dipendenti).
Nessuna effettiva censura è poi formulata su tale condivisibile interpretazione, ricavata dalla giurisprudenza richiamata dal primo pagina 20 di 24 giudice3, in merito all'insuscettibilità di ricomprendere la figura dell'amministratore nel novero dei rapporti ex art. 409 n. 3 cpc4.
Del tutto irrilevante è inoltre l'ipotizzata affermazione secondo cui avrebbe dichiarato di avere saputo solo nel 2012 che il CP_1
era indicato come “inventore” nelle pratiche di brevetto. Va Pt_1
infatti ribadito ancora una volta che, sin dall'inizio, titolare dei brevetti è sempre stata solamente la Società, in capo alla quale il relativo diritto è sorto in via originaria, e non acquisito a titolo derivativo dall'asserito inventore. Ne deriva che anche l'invocazione, avvenuta per la prima volta in appello, della norma di cui all'art. 2589 cc non appare pertinente in quanto quest'ultima è riferita ad acquisti a titolo derivativo da colui che è titolare del diritto. Pertanto tale disposizione, che si limita a sancire la trasferibilità dei diritti nascenti dalle invenzioni industriali, in nulla rileva a fondare la domanda attorea.
L'impugnazione va quindi respinta e ogni ulteriore profilo, anche istruttorio, risulta assorbito.
La sentenza gravata va pertanto confermata e l'attore condannato alla rifusione delle spese del grado d'appello che, tenuto conto del
DM 55/2014 e ss. modificazioni, vanno liquidate come infra, tenuto conto dell'importo indeterminato della domanda e applicando i parametri medi.
Non può invece essere accolta la domanda ex art. 96/3 cpc formulata dall'appellata atteso che l'appello, pur infondato, non appare formulato con malafede o colpa grave, che secondo costante giurisprudenza sono requisiti per l'applicazione della disposizione invocata5. La reiezione di tale domanda non comporta comunque alcuna soccombenza reciproca e quindi non impone la compensazione, neppure parziale, delle spese6.
È dovuta anche una quota per fase di trattazione in quanto ineludibile in appello7.
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase Compenso
Fase di studio della controversia: € 2.548,00
Fase introduttiva del giudizio: € 1.665,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 2.000,00 Fase decisionale: € 4.287,00
Compenso tabellare € 10.500,00
Oltre spese generali 15% e accessori di legge.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma
1.quater del DPR 115/2002 nei confronti dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del tribunale di Brescia, sezione Parte_1
specializzata in materia d'impresa, n. 952/2021 del 2/4/2021, nel contraddittorio con così provvede: CP_1
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna alla rifusione in favore della parte Parte_1
appellata delle spese del grado, che si liquidano in € CP_1
10.500,00 per compensi oltre spese generali 15% e accessori di legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13
comma 1 quater del DPR 115/2002 nei confronti dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10/9/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
pagina 23 di 24 dott. Marco Benatti
dott. Giuseppe Magnoli
pagina 24 di 24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Trib. Bologna, sez. spec. Impresa, 30/01/2020, n.215 4 Agenzia, rappresentanza commerciale, collaborazione, c.d. parasubordinazione. pagina 21 di 24 5 Sez. 3 - , Ordinanza n. 36591 del 30/12/2023 (Rv. 669749 - 01) 6 Sez. 2 - , Ordinanza n. 18036 del 06/06/2022 (Rv. 664898 - 01) 7 Cass. Civile Ord. Sez. 2 Num. 29857 Anno 2023; Cass. 30219 del 31 ottobre 2023 Cassazione civile sez. II, 29/12/2022, n.37994; Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, n.14483; Cassazione civile sez. VI, 27/08/2019, n.21743; Cass. 31559/2019 pagina 22 di 24
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Sent. N. La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, Cron. N. specializzata in materia d'impresa, composta da: Rep. N.
dott. Giuseppe Magnoli Presidente R. Gen. N.
dott. Cesare Massetti Consigliere 558/2021
dott. Marco Benatti Consigliere Relatore Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 558/2021 R.G. posta in decisione mediante
discussione orale all'udienza collegiale del 10/9/2025, promossa
OGGETTO: d a
(invenzione
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 Pt_2
e modello)-Marchio: patrocinio dell'avv. MUSSUMECI GIUSEPPE PIERFRANCESCO,
Altre ipotesi elettivamente domiciliato in VIA CASALINO, 13 24121 BERGAMO
pagina 1 di 24 presso il difensore avv. MUSSUMECI GIUSEPPE
PIERFRANCESCO
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. VANZETTI SABINA MICHELLE e dell'avv. BERTONI
ENRICO ( ) CORSETTO SANT'AGATA 22 C.F._2
25100 BRESCIA;
elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO
DAVERIO 6 20122 MILANO presso il difensore avv. VANZETTI
SABINA MICHELLE
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia d'impresa, n. 952/2021 del 02/04/2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Piaccia all'Ill.mo Collegio adito, contrariis rejectis, così giudicare:
A) riformare la sentenza appellata n.952/2021 in data 2.4.2021 nella parte in cui rigetta le domande dell'attore ed accerta il decorso della prescrizione ordinaria ai sensi dell'art. 64 cpi, sebbene neghi l'esistenza di un rapporto di lavoro e neghi l'applicazione analogica delle normative vigenti in materia di brevetti disciplinate nell'ordinamento, con condanna alle spese di lite;
pagina 2 di 24 B) accertarsi e dichiararsi che i Brevetti Italiani n. 000023017 del 31
agosto 2000 e n. 0001289474 del 15 ottobre 1998, nonché le loro estensioni europee ed americane, come meglio indicate in narrativa, sono stati realizzati dall'inventore sig. e concessi in licenza Parte_1
alla che li ha utilizzati in esclusiva;
Parte_3
C) accertarsi e dichiararsi che l'intero fatturato della Parte_3
deriva dalla commercializzazione di manufatti realizzati utilizzando i predetti brevetti;
D) accertarsi e dichiararsi che il sig. non ebbe a Parte_1
ricevere alcun aiuto e/o agevolazione morale o materiale da CP_1
durante la sua attività inventiva, ne percepì per tale attività alcuno
[...]
specifico compenso, dovendosi imputare le somme eventualmente ricevute all'attività commerciale svolta sempre a favore della predetta azienda;
E) accertare e quantificare il canone annuale di uso esclusivo di tali brevetti da parte della convenuta e, conseguentemente, condannarsi in persona del legale rappresentante pro tempore al CP_1
pagamento in favore dell'attore di una somma a titolo di canone per l'uso esclusivo dei citati brevetti dall'esercizio 2008 fino al termine di legge di utilizzo dei brevetti per cui è causa nella somma che sarà accertata in corso di causa;
In via subordinata:
pagina 3 di 24 F) Nella ipotesi di applicazione della normativa speciale accertarsi,
sempre sulla base delle determinazioni di un collegio degli arbitratori appositamente nominato, e ricorrendo, se del caso, anche ad un giudizio di equità, il giusto prezzo cui, nel termine di mesi tre dalla notifica della sentenza che definisce il presente giudizio, dovrà CP_1
decidere se acquistare o meno i diritti derivanti dai citati brevetti internazionali, salvo l'obbligo di corrispondere comunque il canone per l'utilizzo dei brevetti anche dopo l'introduzione del presente giudizio e fino all'ultimo giorno di validità dei brevetti stessi.
In ogni caso: condannare parte convenuta al pagamento delle spese processuali di primo e secondo grado.
In via istruttoria
Si chiede l'ammissione per interrogatorio formale e per testimoni dei seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che il sig. , in qualità di socio fondatore, fino Parte_1
al 31.12.2007 ha collaborato con la (già Parte_3 CP_2
di San Giovanni Bianco, P. IVA , ricoprendo anche
[...] P.IVA_1
importanti ruoli all'interno del C.D.A. di tale azienda specializzata nella progettazione, costruzione e vendita di macchine per il packaging”;
2) “Vero che a partire dall'esercizio 2007 il sig. cessò ogni Parte_1
incarico a favore di;
Controparte_1
3) “Vero che a partire dall'esercizio 2008 cessò di CP_3
pagina 4 di 24 corrispondere qualsiasi emolumento e/o utilità al sig. Parte_1
che nel frattempo aveva anche ceduto a terzi le proprie azioni di tale società”;
4) “Vero che ha utilizzato in via esclusiva a fare data Controparte_1
dal 1998 e fino ai giorni nostri il brevetto Italiano n. 0001289474 del 15
ottobre 1998, tipologia Invenzioni, depositato in data 19 dicembre 1996 con domanda n. MI1996A002676, pubblicata in data 20 giugno 1998, titolare inventore denominato CP_2 Parte_1
“Dispositivo Trasportatore studiato per impianti di confezionamento con film di materiali termoretraibili, come da documento n. 9 che mi si rammostra”;
5) “Vero che ha utilizzato in via esclusiva a fare data Controparte_1
dal 2000 e fino ai giorni nostri il brevetto Italiano n. 00023017 del 30 agosto 2000, tipologia M, utilità, depositato in data 7 luglio 1995 con domanda n. MI1995U000485, pubblicata in data 8 GENNAIO 1997 titolare inventore denominato CP_2 Parte_1
”Apparecchiatura per l'imballaggio di prodotti in scatole aperte o chiuse, partendo dal cartone piano”, come da doc. n. 8 che mi si rammostra”;
6) “Vero che fino ai giorni nostri SMI ha sempre rinnovato la validità dei predetti brevetti corrispondendo periodicamente le relative somme dovute per i rinnovi”;
7) “Vero che richiedeva di entrambi i brevetti citati nei capitoli CP_2
pagina 5 di 24 di prova nn. 3 e 4 l'estensione Europea ed Americana;
8) “Vero che in sede europea anche al brevetto Italiano n. 00023017 del
30 agosto 2000, tipologia M, utilità, era riconosciuto valore di
“invenzione” cosicchè la relativa durata del brevetto era estesa per tutti i paesi Europei ed Americani a venti anni, come risulta dal documento 8
che mi si rammostra”;
9) “Vero che in varie occasioni tutelava anche giudizialmente i CP_2
propri brevetti dall'utilizzo illecito di terzi, come nella causa promossa contro la società di Fornovo”; CP_4
10) “Vero che solo grazie al brevetto Italiano n. 0001289474 CP_2
otteneva nel 1998 di presentare la propria linea di macchine ad alta velocità alla fiera di Dusseldorf superando la concorrenza tedesca”;
11) “Vero che il sig. ideò i brevetti citati nei capitoli di prova nn. Parte_1
3 e 4 ricorrendo esclusivamente alla propria esperienza tecnica maturata
Contr nel settore senza ricorrere a contributi economici di;
12) “Vero che i brevetti citati ai nn. 3 e 4 sono utilizzati, anche in abbinamento tra loro, in tutte gli impianti di confezionamento prodotti da (già e venduti in tutto il mondo, ed Controparte_1 CP_2
alimentano il redditizio mercato dei ricambi originali”;
Sui sopraindicati capitoli di prova si richiede interpello del legale rappresentante di si indicano a testi: Controparte_1
- Sig. pensionato, di San Pellegrino Terme (BG); Testimone_1
pagina 6 di 24 - Sig. di San Pellegrino Terme (BG); Parte_4
- Sig.ra di San Pellegrino Terme (BG); Testimone_2
- Sig. /o Ditta ACMI s.r.l. di Fornovo;
Tes_3
- Attuale responsabile amministrativo di Controparte_1
Si chiede di nominare C.T.U. al fine di descrivere tecnicamente i brevetti
de quibus ed indicarne l'utilizzo all'interno della struttura produttiva di nonché di quantificare il canone annuale di utilizzo Controparte_1
dei brevetti a decorrere dal 2008 sino alla cessazione dell'utilizzo per legge dei brevetti medesimi secondo i canoni indicati in atto.
Istanza di sospensione omissis
Dell'appellata
Piaccia alla Corte Ecc.ma, respinta ogni diversa e contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
In via principale:
1) rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. Parte_1
perché infondato in fatto e in diritto, confermando la
[...]
sentenza impugnata;
in subordine,
2) in caso di riforma della sentenza di prime cure, rigettare comunque nel merito le domande avversarie formulate in primo pagina 7 di 24 grado e devolute al giudice d'appello, perché infondate in fatto e in diritto.
In via istruttoria,
per l'ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, e di eventuale svolgimento di una fase di acquisizione di mezzi di prova costituendi:
3) rigettare tutte le istanze istruttorie formulate dal sig.
[...]
in prime cure e ribadite in appello, perché Parte_1
inammissibili e/o irrilevanti;
4) sulla riconducibilità delle invenzioni di cui è causa ai signori e (e non al sig. ) ammettere, CP_5 Tes_1 Parte_1
occorrendo, i seguenti capitoli di prova, già dedotti in prime cure dall'esponente:
1) “Vero che le note di cui al doc. 11, che si rammostra al teste, a margine del testo del brevetto relativo all'«apparecchiatura per imballaggio di prodotti in scatole aperte o chiuse, partendo dal cartone piano», sono dallo stesso state elaborate e manoscritte”
2) “Vero che l'attività di progettazione e verifica dei dispositivi relativi all'«apparecchiatura per imballaggio di prodotti in scatole aperte o chiuse, partendo dal cartone piano» e al «dispositivo pagina 8 di 24 trasportatore particolarmente studiato per impianti di confezionamento con film di materiali termoretraibili», avvenuta negli anni 1994-2000, è stata svolta dal sig. con la Controparte_6
supervisione del sig. che i soci di , tra cui Testimone_1 CP_1
il sig. , venivano informati dell'evoluzione della Parte_1
progettazione senza tuttavia partecipare alla medesima”.
Si indicano come testi sui capitoli 1) e 2) il sig. Controparte_6
domiciliato presso via Ceresa n. 10, 24015 San Giovanni CP_2
Bianco (BG); e sul capitolo 2) il sig. via Fratelli Testimone_1
Milesi n. 18, 24016 San Pellegrino Terme (BG) e il sig.
[...]
via San Carlo n. 5, 24016 San Pellegrino Terme (BG). Tes_4
In ogni caso:
5) condannare il sig. al pagamento delle spese, Parte_1
diritti e compensi professionali, e successive occorrende anche del giudizio d'appello;
6) condannare il sig. ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c., CP_7
nonché a pagare la somma di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 18/12/2024 , Parte_1
già legale rappresentante di sino al 2008, citò in CP_1
pagina 9 di 24 giudizio la società medesima avanti il Tribunale di Milano al fine di ottenere la tutela dei diritti economici derivanti dalla titolarità di due brevetti nazionali ed internazionali:
1) Brevetto Italiano n. 000023017 del 31 agosto 2000, tipologia M. utilità, depositato in data 7 luglio 1995 con domanda n.
MI1995U000485, pubblicata in data 8 gennaio 1997;
2) Brevetto Italiano n. 0001289474 del 15 ottobre 1998, tipologia
Invenzioni, depositato in data 19 dicembre 1996 con domanda n.
MI1996A002676, pubblicata in data 20 giugno 1998.
L'azione era proposta ex art. 64, comma III c.p.i o, in subordine ex
art. 64 comma II c.p.i., sostenendo il che i brevetti succitati Pt_1
erano utilizzati dalla titolare chiedendo altresì la CP_1
nomina di un Collegio di Arbitratori per determinare il canone di uso esclusivo o il prezzo per l'acquisto ovvero l'equo premio previsto dalla disposizione stessa.
Avanti il tribunale di Milano si costituì eccependo CP_1
l'incompetenza territoriale del medesimo tribunale. Quest'ultimo,
vista anche l'adesione dell'attore, declinò la competenza a favore del
Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia di impresa,
avanti al quale riassunse la causa. Pt_1
Nella prospettazione attorea i suindicati brevetti, concernenti pagina 10 di 24 rispettivamente un dispositivo trasportatore per impianti di confezionamento e un'apparecchiatura per l'imballaggio di prodotti in scatole di cartone, erano frutto della propria esclusiva attività
inventiva, non avendo ricevuto alcun compenso né supporto Pt_1
operativo dalla convenuta (titolare dei due Controparte_1
brevetti), società dallo stesso fondata e amministrata sino al 2008,
anno in cui cedette a terzi la propria partecipazione nella società.
Nella sua domanda, l'attore qualificò le relative scoperte come
“invenzioni occasionali”, disciplinate dall'art. 64, comma 3, c.p.i., non rientrando l'attività inventiva nel mandato d'amministratore.
Chiese pertanto il pagamento di una somma a titolo di canone per l'uso esclusivo concesso alla convenuta, previa nomina del collegio di arbitratori previsto dal comma IV della citata disposizione.
Formulò altresì domanda subordinata chiedendo l'applicazione della fattispecie prevista dall'art. 64/2 cpi, previa qualificazione delle scoperte citate come invenzioni d'azienda, “in esecuzione di un
contratto e/o rapporto di lavoro con la , senza Parte_3
che per esso fosse prevista una specifica retribuzione”. Chiese, pertanto, il riconoscimento di un importo a titolo di “equo premio”,
come previsto dal citato capoverso.
Sostenne Nava che i predetti brevetti, poiché recanti una forma di pagina 11 di 24 protezione successivamente estesa in ambito europeo e internazionale (in specie negli Stati Uniti), dovevano ritenersi ancora validi al momento della citazione (18/12/2014) avendo acquisito durata ventennale a seguito d'estensione della loro efficacia. Allegava inoltre di avere inviato una diffida a controparte il 16/11/2012 con richiesta risarcitoria in ordine al danno conseguente all'utilizzo, da parte di dei brevetti CP_1
indicati senza che l'utilizzatrice avesse riconosciuto alcunché
all'inventore.
La convenuta, costituendosi, eccepì in particolare la prescrizione dei diritti vantati dall'attore ritenendo applicabile il termine decennale, atteso che l'estensione dell'efficacia a livello internazionale non inciderebbe sulla durata decennale del titolo.
Secondo inoltre, dovevano anticiparsi le date di CP_1
decorrenza del termine estintivo, ex art. 64, comma 3, c.p.i, atteso che l'attore avrebbe potuto esercitare il proprio diritto sin dall'anno 1995, per il dispositivo trasportatore, e dal 1996 per l'apparecchiatura per imballaggio;
con riferimento invece alla domanda formulata in via subordinata, evidenziava che i diritti ex
art. 64, comma secondo, c.p.i. potevano essere fatti valere dall'attore sin dall'anno 1997, per il dispositivo trasportatore, e dal pagina 12 di 24 1998 per l'apparecchiatura.
Osservò inoltre la convenuta che il brevetto per modello di utilità risultava scaduto il 7 luglio 2005.
Nel merito rilevò che le norme invocate da controparte trovavano applicazione unicamente alle invenzioni dei dipendenti, non già al rapporto organico tra amministratore e società. Contestò, inoltre, la veridicità della qualifica di inventore di controparte, il quale “nella sua qualità di legale rappresentante della società, tramite
consulente brevettuale, fece indicare appunto il suo nome quale inventore”, ancorché non si occupasse della parte tecnica dell'attività aziendale, bensì di quella commerciale e amministrativa.
***
Fatte precisare le conclusioni sulla questione preliminare, con sentenza n. 952/2021 del 02/04/2021 e in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, il tribunale respinse la domanda dell'attore ritenendo che:
1) ai diritti vantati andasse applicato il termine ordinario decennale;
2) quanto alla domanda principale ex art. 64/3 cpi, il dies ad quem
doveva individuarsi:
pagina 13 di 24 a) nel 7/7/2005 quanto al modello d'utilità;
b) nel 19/12/2006 quanto all'invenzione;
valutando quale rilevante il momento di deposito della domanda di brevetto da parte del quale amministratore delegato di Pt_1
coincidente con quello in cui il (supposto) datore di CP_1
lavoro avrebbe esercitato il proprio diritto di opzione, ai sensi dell'art. 64, co. 3, c.p.i.;
3) quanto alla domanda subordinata ex art. 64 cpv cpi, la prescrizione doveva ritenersi compiuta:
a) il 31/8/2010 quanto al modello d'utilità;
b) il 15/10/2008 quanto all'invenzione;
individuando il dies a quo nel momento di concessione dei relativi brevetti, ossia il 31 agosto 2000 e il 15 ottobre 1998;
con conseguente irrilevanza del primo atto interruttivo, intervenuto solamente il 16/11/2012 con la citata diffida.
Il tribunale motivò inoltre sulla sostanziale infondatezza nel merito delle domande attoree, richiamando l'orientamento secondo cui la disposizione invocata non sarebbe applicabile al lavoro autonomo e ai rapporti di c.d. parasubordinazione, non ritenendo che l'attività
del sig. all'interno della società potesse assimilarsi a quella di Pt_1
pagina 14 di 24 un dipendente.
***
Con atto di citazione notificato il 11/5/2021 ha proposto Parte_1
appello affidando le sue censure a un unico motivo, articolato in due profili, insistendo per l'accoglimento delle domande formulate in primo grado e chiedendo ex art. 283 cpc la sospensione dell'efficacia della condanna alle spese disposta con la sentenza gravata.
Si è costituita la società appellata opponendosi alla sospensiva, eccependo l'inammissibilità ex art. 348bis cpc dell'appello nonché,
in subordine, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conseguente conferma della sentenza impugnata con condanna alle spese, anche ex art. 96/3 cpc.
***
Con ordinanza 27/10/2021 la Corte ha respinto l'istanza ex art. 283 cpc di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata.
Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, la stessa è stata discussa oralmente all'udienza del 10 settembre 2025 e la
Corte ha riservato il deposito della presente sentenza nei termini di pagina 15 di 24 legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non può accogliersi l'eccezione d'inammissibilità ex art. 348bis cpc1
atteso che l'appello affronta specificamente i punti con argomentazioni che non consentono di ritenere a priori che l'appello, al di là della sua fondatezza, non abbia una ragionevole possibilità d'accoglimento, tanto che questa Corte, alla prima udienza, ha ritenuto di rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con l'unico motivo d'impugnazione l'appellante censura l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione e la reiezione della sua domanda sotto due profili.
Sotto un primo profilo, si duole del fatto che il tribunale avrebbe violato o comunque falsamente applicato la normativa speciale del codice della proprietà industriale. Contesta in particolare che il tribunale abbia ritenuto le norme invocate, regolanti la tutela del dipendente inventore, quali norme speciali non suscettibili d'interpretazione analogica. Sarebbe infatti contraddittorio negare l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 64 cpi e poi calcolare la decorrenza del termine prescrizionale sulla base di quanto in esso 1 Nel testo vigente all'epoca della proposizione del gravame pagina 16 di 24 previsto.
Sotto un secondo profilo, censura l'omessa applicazione e interpretazione analogica della normativa ordinaria di cui all'art. 2589 cc e art. 113 cpc, in ossequio al principio iura novit curia.
Secondo l'appellante, il tribunale, una volta constatata l'inapplicabilità della normativa speciale, avrebbe dovuto applicare analogicamente la disposizione codicistica stabilendo che il Pt_1
non aveva trasferito la sua invenzione alla società dal medesimo amministrata.
L'appello è infondato sotto entrambi i profili.
Non può infatti ritenersi che la motivazione del tribunale sia contraddittoria, avendo accolto l'eccezione di prescrizione di un'azione formulata sulla base di una disposizione di legge per poi ritenere, autonomamente e a maggior ragione, che tale disposizione non sia comunque applicabile alla fattispecie. Il tribunale ha in sostanza esaminato due autonome prospettazioni, entrambe ipoteticamente idonee ex se a sorreggere la domanda, e le ha ritenute infondate.
Ciò che determina la pronuncia giudiziale è la domanda dell'attore che può sì essere qualificata dal giudice in modo diverso rispetto a pagina 17 di 24 quanto prospettato dalle parti2 ma pur sempre a condizione che la
"causa petendi" rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano.
Nel caso specifico è evidente come l'attore abbia formulato la sua domanda sulla base di una specifica disposizione, quale l'art. 64 cpi nelle fattispecie previste dal co. III e, in subordine, dal co. II, espressamente previste per chi crea un'invenzione industriale
“nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego”. Alla base della domanda vi è
quindi l'assimilazione tra la qualifica d'amministratore e di lavoratore dipendente, cercando il anche d'adottare Pt_1
un'interpretazione della disposizione stessa che escludesse l'intervenuta prescrizione del suo preteso diritto, raddoppiando il termine prescrizionale, prospettazione respinta dal tribunale (sul punto non vi è appello).
Il tribunale non doveva quindi che affrontare il problema della fondatezza di tale azione sulla base della prospettata causa petendi
e nessuna particolare rilevanza ha il fatto che il primo giudice abbia dapprima accertato la prescrizione del diritto e, successivamente e 2 Sez. 3 - , Ordinanza n. 10402 del 17/04/2024 (Rv. 670900 - 01) pagina 18 di 24 a fortiori, l'inesistenza del diritto stesso per l'inapplicabilità della disposizione medesima a rapporti diversi da quelli di lavoro o d'impiego. Ove il tribunale avesse motivato dapprima nel merito e poi, ad abundantiam, sulla prescrizione, la decisione non sarebbe mutata in alcun modo.
Sulla medesima fallacia è inoltre basato l'argomento di Pt_1
secondo cui la mancata qualifica di “dipendente” impedirebbe alla società di esercitare il diritto d'opzione ai sensi del co. III di quella disposizione, come invece ritenuto dal tribunale. Il tribunale non ha fatto altro che seguire l'attore nelle sue deduzioni evidenziando, si ribadisce, che, anche se fosse stato un dipendente, il suo diritto si sarebbe prescritto mentre, non essendolo, il diritto non è mai sorto.
Il riferimento al diritto d'opzione, lungi dall'essere oggetto d'accertamento, è un semplice presupposto ipotetico per indicare il
dies a quo della prescrizione ove si intendesse ipotizzare un effetto traslativo del diritto dall'inventore alla società. La sentenza argomenta infatti sull'impossibilità, a tal fine, di fondare il diritto a un canone, altra prospettazione adottata nel tentativo di aggirare la prescrizione del supposto diritto, e deve condividersi l'orientamento secondo cui la prospettata scissione tra la titolarità dei brevetti in capo alla società e la paternità delle invenzioni, può
pagina 19 di 24 spiegarsi solo presupponendo a monte l'avvenuto esercizio dell'opzione da parte della prima, concretizzandosi, si ribadisce in ipotesi, un effetto traslativo già al momento del deposito delle domande a nome della società. La conseguenza è che, anche ove si inseguisse la prospettazione attorea ritenendo applicabile l'art. 64
cpi agli amministratori-inventori, in quella data sarebbe fissato il
dies a quo della prescrizione.
Nel merito e in concreto, non pare revocabile in dubbio che:
- i brevetti siano stati sempre e ab initio nella titolarità della società che pertanto sola poteva concederli a terzi;
- l'art. 64 cpi sia una norma eccezionale che consente il riconoscimento di somme, a titolo di “equo premio” (co. II) ovvero di “del canone o del prezzo” (co. III), ai dipendenti che non siano stati assunti al fine precipuo di adibirli a mansioni d'inventore. La
pretesa di estenderne l'applicazione agli amministratori di società, per quanto dichiaratisi “inventori” nel momento in cui il titolare era la società medesima, appare fuori dal sistema normativo e dalla stessa rubrica della disposizione (art. 64 – Invenzioni dei dipendenti).
Nessuna effettiva censura è poi formulata su tale condivisibile interpretazione, ricavata dalla giurisprudenza richiamata dal primo pagina 20 di 24 giudice3, in merito all'insuscettibilità di ricomprendere la figura dell'amministratore nel novero dei rapporti ex art. 409 n. 3 cpc4.
Del tutto irrilevante è inoltre l'ipotizzata affermazione secondo cui avrebbe dichiarato di avere saputo solo nel 2012 che il CP_1
era indicato come “inventore” nelle pratiche di brevetto. Va Pt_1
infatti ribadito ancora una volta che, sin dall'inizio, titolare dei brevetti è sempre stata solamente la Società, in capo alla quale il relativo diritto è sorto in via originaria, e non acquisito a titolo derivativo dall'asserito inventore. Ne deriva che anche l'invocazione, avvenuta per la prima volta in appello, della norma di cui all'art. 2589 cc non appare pertinente in quanto quest'ultima è riferita ad acquisti a titolo derivativo da colui che è titolare del diritto. Pertanto tale disposizione, che si limita a sancire la trasferibilità dei diritti nascenti dalle invenzioni industriali, in nulla rileva a fondare la domanda attorea.
L'impugnazione va quindi respinta e ogni ulteriore profilo, anche istruttorio, risulta assorbito.
La sentenza gravata va pertanto confermata e l'attore condannato alla rifusione delle spese del grado d'appello che, tenuto conto del
DM 55/2014 e ss. modificazioni, vanno liquidate come infra, tenuto conto dell'importo indeterminato della domanda e applicando i parametri medi.
Non può invece essere accolta la domanda ex art. 96/3 cpc formulata dall'appellata atteso che l'appello, pur infondato, non appare formulato con malafede o colpa grave, che secondo costante giurisprudenza sono requisiti per l'applicazione della disposizione invocata5. La reiezione di tale domanda non comporta comunque alcuna soccombenza reciproca e quindi non impone la compensazione, neppure parziale, delle spese6.
È dovuta anche una quota per fase di trattazione in quanto ineludibile in appello7.
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase Compenso
Fase di studio della controversia: € 2.548,00
Fase introduttiva del giudizio: € 1.665,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 2.000,00 Fase decisionale: € 4.287,00
Compenso tabellare € 10.500,00
Oltre spese generali 15% e accessori di legge.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma
1.quater del DPR 115/2002 nei confronti dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del tribunale di Brescia, sezione Parte_1
specializzata in materia d'impresa, n. 952/2021 del 2/4/2021, nel contraddittorio con così provvede: CP_1
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna alla rifusione in favore della parte Parte_1
appellata delle spese del grado, che si liquidano in € CP_1
10.500,00 per compensi oltre spese generali 15% e accessori di legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13
comma 1 quater del DPR 115/2002 nei confronti dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10/9/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
pagina 23 di 24 dott. Marco Benatti
dott. Giuseppe Magnoli
pagina 24 di 24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Trib. Bologna, sez. spec. Impresa, 30/01/2020, n.215 4 Agenzia, rappresentanza commerciale, collaborazione, c.d. parasubordinazione. pagina 21 di 24 5 Sez. 3 - , Ordinanza n. 36591 del 30/12/2023 (Rv. 669749 - 01) 6 Sez. 2 - , Ordinanza n. 18036 del 06/06/2022 (Rv. 664898 - 01) 7 Cass. Civile Ord. Sez. 2 Num. 29857 Anno 2023; Cass. 30219 del 31 ottobre 2023 Cassazione civile sez. II, 29/12/2022, n.37994; Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, n.14483; Cassazione civile sez. VI, 27/08/2019, n.21743; Cass. 31559/2019 pagina 22 di 24