Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE Presidente
Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. relatore
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere
Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere
Dott .Mario CICALA Consigliere
ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MESSAGGERIE PERIODICI (ME.PE.) s.p.a., in persona dell'amministratore delegato, legale rappresentante, dr. C.Uberto Frascerra, elettivamente domiciliata in Roma, via Asiago 8, presso l'avv.Giancarlo Sabbadini, rappresentata e difesa unitamente dall'avv. Agata Alma Cappiello del foro di Milano, giusta delega in atti, e dall'avv.Roberto Cappiello del foro di Milano, giusta procura con firma autenticata ai rogiti Cavallone di Milano, n. 156682;

- ricorrente -

contro
ME IN ES (ABC) , in persona del suo legale rappresentante pro tempore Griffith W. Foxley, elettivamente domiciliata in Roma, viale di Villa Graziosi 29, presso l'avv. Antonio Bavaro, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Giorgio Mondini del foro di Milano, giusta procura speciale 11.12.96 in autentica N.Goodman, notaio in New York, delega in atti;

- controricorrente -

e contro
LT VIDEO s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante Alessandro Coppola, elettivamente domiciliata in Roma, viale di Villa Graziosi 29, presso l'avv. Antonio Bavaro, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Giorgio Mondini del foro di Milano, giusta delega in atti;

- controricorrente -

e contro
SKEMA S.R.L. in persona del legale rappresentante e FALLIMENTO SKEMA s.r.l. in persona del curatore dr. Massimo Graziosi

- intimati -

e contro
CAPITAL VIDEO s.r.l.
- intimata -

- intimato -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n.3295 del 25.10/13.11.95. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/98 dal Relatore Cons. Dott. G.Cappuccio;
Udito l'avv.Roberto Cappiello per la ricorrente e Massimo Garullo per la resistente ABC;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Guido Raimondi, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del I^ motivo, assorbito il II^;
Svolgimento del processo
Nel marzo 1989 la LT VIDEO S.r.l. veniva a conoscenza del fatto che la CAPITAL VIDEO S.r.l. di Roma aveva realizzato alcune video cassette riproducenti il film OT e che dette video cassette venivano distribuite su tutto il territorio nazionale dalla MESSAGGERIE PERIODICI (ME.PE.) S.p.a. di Milano, unitamente alla rivista "TH Best Cinema mensile di cultura cinematografica" pubblicata dalla SKEMA S.r.l..
La LT VIDEO S.r.l., affermandosi licenziataria per il territorio italiano - in forza di contratti 26.3.1987 e 21.5.1987- della American Broadcasting Companies Inc. (A.B.C.), quest'ultima titolare, per tutto il mondo, dei diritti esclusivi di sfruttamento economico del film di A.HC EL, RE, TH DI SE e US, agiva in cautelare dinanzi al Pretore di Roma che, con decreto 20.3 1989, autorizzava il sequestro ex art. 161 l.d.a. delle video cassette riproducenti il film OT, delle copertine e del materiale pubblicitario presso le sedi ed i magazzini delle società CAPITAL VIDEO e SKEMA. Analogo provvedimento veniva richiesto al Pretore di Milano, che a sua volta disponeva, con decreto, il sequestro delle video cassette presso il distributore MESSAGGERIE PERIODICI S.p.a. di Milano, inibendone a quest'ultima l'ulteriore distribuzione ed alle società SKEMA e CAPITAL VIDEO l'ulteriore duplicazione. In entrambi i casi il sequestro aveva esito negativo e, successivamente, il Pretore di Milano revocava il provvedimento di sequestro.
Con atto notificato il 19.4.1989 la SKEMA s.r.l. conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Roma la LT chiedendo, previo accertamento del proprio diritto di sfruttamento "home video" del film OT, la condanna della stessa al risarcimento dei danni per la turbativa arrecatale dalle iniziative giudiziarie di cui sopra, nell'assunto che il film OT fosse caduto in pubblico dominio in Italia nel 1977, per decorrenza del termine trentennale di protezione di cui all'art. 32 l.d.a.
Si costituiva la TA sostenendo che il film OT -così come i film "RE", "TH DI SE" e "EL" di cui era stata annunziata la pubblicazione in video cassetta- era ancora protetto in Italia dovendosi applicare il termine cinquantennale introdotto dal D.P.R. 19/79; chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa delle società CAPITAL VIDEO e MESSAGGERIE PERIODICHE;
chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna delle controparti al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio.
Delle chiamate in causa si costituiva la sola ME.PE. resistendo e chiedendo, in via subordinata, di essere rilevata indenne dalla Skema s.r.l. Interveniva altresì volontariamente la ABC, formulando domande del tutto analoghe a quelle della LT..
Con sentenza 19.1.93, il Tribunale di Roma accoglieva le domande svolte dalla SKEMA, condannando la LT al risarcimento dei danni liquidati - in via equitativa - in lire 10.000.000, ritenendo inapplicabile al film OT il periodo di tutela cinquantennale introdotto dal D.P.R. 19/79, rigettava le domande riconvenzionali e condannava la ABC in via solidale con la LT alla rifusione della metà delle spese liquidate in favore della SKEMA e della ME.PE. Con atti di citazione notificati il 26 ed il 27.5.1993, la TA e la ABC proponevano separati appelli nei confronti delle società SKEMA, ME.PE. e CAPITAL VIDEO, chiedendo che, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 30.3.1992/19.1.1993, venisse accertata la violazione, da parte delle convenute, dei diritti di sfruttamento economico dei film OT, "EL", "RE" e "TH DI SE", spettanti in via esclusiva alla ABC, con condanna, in via solidale, al risarcimento dei danni, da quantificarsi in separato giudizio, ed inibitoria di ogni ulteriore sfruttamento dei predetti film.
Si costituivano solo le società SKEMA e ME.PE., resistendo, mentre la Capital rimaneva contumace.
Con sentenza 18.10/13.11.95 la Corte di Roma, riuniti i due appelli, accertava che: a) era provata ed incontestata la pubblicazione del film RI, EL, TH DI SE e RE il 15.8.46, il 23.12.45, il 15.10.48 ed il 5.4.40 rispettivamente;
b) il diritto di sfruttamento dei films US e RE aveva fruito sia della proroga disposta dal d.l.l. n.64/1946 che della sospensione prevista dal trattato di pace reso esecutivo con d.l.c.p.s. 1430/47; il film EL aveva fruito della sola sospensione;
c) in tutti i casi, i films non erano caduti ancora in pubblico dominio quando era entrato in vigore il D.P.R. 19/1979 che aveva elevato a 50 anni la durata dei diritti di sfruttamento. Riconosceva perciò la illegittimità dello sfruttamento economico dei films da parte della Skema e della Me.pe. - mentre doveva escludersi, in mancanza di prove, la partecipazione all'illecito della Capital Video- e le condannava al risarcimento dei danni, da quantificarsi in separata sede, inibendo ulteriori attività di sfruttamento. Spese a carico delle convenute Skema e Me.pe.
Contro tale sentenza, con atto notificato dal 26.11.96 all'11.12.96 proponeva ricorso per cassazione la Me.Pe. s.p.a. proponendo tre motivi di censura. Si costituivano, resistendo, la A.B.C. e la TA Video s.p.a. Non si costituivano ne' la Capital Video s.r.l., ne' la Skema s.r.l. entrambe regolarmente intimate e nonostante che il ricorso, per quest'ultima società fosse stato notificato in data 27.11.96 alla curatela del fallimento ed il 16.12.96 alla società in liquidazione, presso i procuratori costituiti in appello. Motivi della decisione
La ricorrente denuncia: 1) la insufficiente e contradditoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, la violazione e falsa applicazione degli art. 17 ss,, 156 ss. della legge 22.04.1941 n.633 nonché degli artt. 2575 ss. cc.; 2) la violazione e falsa applicazione dell'art. 17 legge 633/1941; 3) la violazione e falsa applicazione degli artt. 156 ss. legge 633/1941. Le censure proposte dalla ricorrente Messaggerie Periodici s.p.a. riguardano esclusivamente la affermazione della sua concorrente responsabilità nell'illegittimo sfruttamento delle opere cinematografiche del cui sfruttamento la A.B.C. è titolare e la TA Video licenziataria per l'Italia e, poiché le argomentazioni a sostegno delle tre censure sono, in gran parte, comuni, le tre censure verranno esaminate congiuntamente.
Secondo la Me.Pe., la sentenza impugnata è incorsa nel vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, avendo enunciato un principio non aderente al caso e comunque confliggente con quelli ripetutamente affermati dalla Cassazione.
Assume la ricorrente che la propria attività consiste nella distribuzione di riviste e pubblicazioni periodiche sull'intero territorio italiano, operando per circa 100 editori, su circa 900 testate afferenti a 30 diversi settori merceologici, per un complesso di 190 milioni di stampati avviati a circa 37.000 diversi punti di vendita attraverso circa 170 distributori locali. Dati i tempi assai ristretti, la confezione sigillata delle copie trasmesse dall'editore, risulta materialmente impossibile, oltre che tecnicamente assurdo, un controllo dei prodotti distribuiti che il distributore, a termini di contratto, è tenuto ad esitare sul mercato nell'interesse dell'Editore sul quale ricade il rischio d'impresa, perché il contratto di distribuzione prevede la restituzione del non venduto all'editore.
Sempre secondo la Me.Pe., la sentenza della Corte d'appello di Roma è viziata da violazione e falsa applicazione dell'art. 17 della legge 22 aprile 1941 n.633 così come interpretato dalle decisioni
6160/80 e 1996/93 della Cassazione, avendo chiamato il distributore a rispondere di una violazione già consumata con l'illecita riproduzione dell'opera e la relativa esteriorizzazione realizzata con la prima messa in commercio da parte dell'abusivo riproduttore. L'estraneità del distributore risulta confermata dal rilievo che i diritti di sfruttamento non possono avere ad oggetto che il corpus mysticum, mentre la Me.Pe. s.p.a. negoziava il solo supporto materiale (corpus mechanicum) senza aver acquisito alcun diritto sull'opera dell'ingegno contenutavi.
Ancora, risultano violati, secondo la ricorrente, gli artt. 156 ss della legge 22 aprile 1941 n. 633 perché la condanna al risarcimento dei danni presuppone l'accertamento di una responsabilità colposa o dolosa che non è stata accertata ne' può sussistere in una attività prevalentemente materiale che si risolve in una prestazione di servizi e che non può in alcun modo confondersi con quella del distributore di films che, rendendosi mandatario o cessionario dei diritti del produttore ne ha i medesimi poteri di sfruttamento economico, si concreta nella conclusione di contratti noleggio e nella assunzione dei rischi d'impresa relativi. Si ribadisce, conclusivamente, l'impossibilità materiale e tecnica di un adeguato controllo e la impercorribilità di una ipotesi che porterebbe ad affermare la corresponsabilità anche dei singoli rivenditori del prodotto.
I controricorrenti TA ed ABC., i cui atti sono speculari, rilevano che le circostanze di fatto dedotte dalla Me.Pe. non possono essere prese in considerazione, perché prospettate per la prima volta in sede di legittimità, paventano le conseguenze di una affermazione di irresponsabilità, atta a trasformare le grandi strutture di distribuzione in altrettanti punti franchi di produzioni illegittime, contestano l'impossibilità di controllo e rilevano che non possono opporsi a terzi estranei le previsioni del contratto di distribuzione nel quale, d'altra parte, la clausola di garanzia circa il carattere legittimo del materiale di cui viene chiesta la distribuzione implica una previsione di responsabilità in relazione alla natura ed al contenuto di quanto distribuito. La previsione espressa di ipotesi di non responsabilità (per esempio, per la distribuzione di pubblicazioni oscene, ai sensi della legge 355/1975) conferma che la responsabilità del distributore è la regola.
Le due pronunce della cassazione richiamate dalla ricorrente, oltre a riferirsi a fattispecie di ben diversa consistenza, non escluderebbero la responsabilità della Me.Pe. dal momento che il primo atto di immissione nel circuito distributivo è stato realizzato appunto dalla Me.Pe. La interpretazione sostenuta dalla ricorrente, oltre a consentire il salvataggio delle copie abusive col semplice espediente di trasferirle a terzi, priverebbe di consistenza il diritto di distribuzione garantito dalla legge all'autore. Inoltre, la teoria dell'esaurimento è stata sempre formulata con riferimento a copie legittimamente prodotte mentre il principio non vale ne' può valere quando si tratta di copie contraffatte, la cui circolazione non può non essere considerata illecita e, quindi, proibita. Il contrasto con la disciplina relativa alla violazione di marchi e brevetti, il riconoscimento dell'azione di distruzione -che implica la sussistenza di un diritto da tutelare- e la portata degli artt. 159 e 65 ss. della legge 633/41 convincono dell'erroneità della tesi contraria.
Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata si pone in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte costituita dalle due richiamate pronunce: 6160/80 e 1996/93. Motiva la prima che, con riguardo alla surrichiamata disciplina, si è precisato che il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione dell'opera in copie con qualsiasi mezzo e che il diritto di mettere in commercio si concreta nel porre in circolazione, a scopo di lucro, l'opera o gli esemplari di essa. Si esplica così la facoltà più caratteristica in relazione al valore patrimoniale del diritto d'autore, in quanto esprime il concetto di convertire, ad esclusivo profitto dell'autore, il prezzo di ciascuna copia del corpo sensibile nel quale l'opera intellettuale si è materializzata.
Tuttavia è da condividere l'opinione autorevolmente espressa nella dottrina, secondo la quale l'esclusività di questo diritto non giunge alla intensità che si riscontra di solito nei monopoli. Esso, infatti, riflette soltanto il primo esito delle copie dell'opera e non già gli ulteriori;
cioè non implica proibizione o limitazione dell'ulteriore commercio delle copie stesse, le quali quindi possono dai primi acquirenti essere liberamente rivendute o donate.
Ciò si desume dal contenuto della violazione del diritto che, nella firma della messa in commercio, noti si realizza autonomamente se non nel caso in cui l'autore abbia esercitato il diritto di ritiro dal commercio di esemplari lecitamente riprodotti mentre, al di fuori di quest'ipotesi, il commercio realizza la violazione del diritto in quanto direttamente collegato ad un'attività di abusiva riproduzione, concretando quella immissione nel circuito commerciale degli esemplari riprodotti ad esclusivo profitto del riproduttore responsabile dell'illecito, oggetto del divieto normativo. Tali rilievi non contrastano con la configurabilità in testa all'autore delle facoltà di riprodurre e di porre in commercio come facoltà distinte fra loro (art. 19 della legge n. 633 del 1941). Tale autonomia si manifesta nel potere, riconosciuto all'autore, di esercizio del sito diritto con la repressione delle illecite riproduzioni anche prima che siano poste in commercio e del diritto di ritiro dal commercio di esemplari dell'opera lecitamente riprodotti: e, se vale a identificare distintamente le facoltà connesse al diritto d'autore, noti esclude che queste debbano esercitarsi nei confronti dell'autore del fatto illecito che, nella ipotesi di riproduzione non consentita, è il riproduttore, abbia o meno immesso in commercio gli esemplari abusivamente riprodotti (Cass. 19.11.1980 n. 6160). Ribadisce la seconda che, come questa Corte ha già avuto occasione di stabilire, il diritto esclusivo di riprodurre (art. 13 l. autore) ha per oggetto la moltiplicazione dell'opera in copie;
e il diritto esclusivo di mettere in commercio (art. 17 l. autore) si concreta nel porre in circolazione, a scopo di lucro, esemplari dell'opera. Si esprime in tal guisa il profilo patrimoniale del diritto di autore, in quanto conversione, ad esclusivo profitto dell'autore, del prezzo di ciascuna copia del corpo sensibile nel quale l'opera intellettuale si è materializzata. L'esclusività di tale diritto noti giunge tuttavia alla intensità che tipicamente si riscontra nei monopoli, in quanto riflette soltanto il primo esito delle copie dell'opera e non già i successivi, non implicando divieto o limitazione dell'ulteriore commercio delle copie stesse, le quali possono, dai primi acquirenti, essere liberamente vendute o donate. Ne consegue che la violazione del diritto, nella forma della messa in commercio, non si realizza se non nel caso in citi l'autore abbia esercitato il diritto di ritiro dal commercio di esemplari lecitamente riprodotti (art. 2582 c.c. e 142 l. autore), mentre, al di fuori di tale ipotesi, il commercio realizza la violazione del diritto solo se collegato ad una attività di abusiva riproduzione, che appunto si esteriorizza e assume rilevanza attraverso il primo allo di immissione nel circuito distributivo. Tali rilievi non contrastano con la distinta attribuzione - all'autore - del diritto di riprodurre e di quello di mettere in commercio: l'autonomia dei due momenti si manifesta nel potere dell'autore di reprimere le illecite riproduzioni anche prima che siano poste in commercio e, inversamente, nel già ricordato potere di ritirare dal commercio esemplari dell'opera pur lecitamente riprodotti, ma non può significare che la tutela del diritto patrimoniale di autore accompagni (per reprimerla) l'intera serie, eventualmente anche ampia, dei possibili passaggi di proprietà degli esemplari dell'opera, quando la violazione del diritto è in realtà "consumata" con la riproduzione dell'opera e la relativa esteriorizzazione realizzata con la prima messa in commercio da parte dell'abusivo riproduttore.
Riaffermati e precisati tali principi già espressi da questa Corte con la sentenza 19 novembre 1980 n. 6160, va rilevato che essi non trovano ostacolo negli argomenti che la ricorrente ritiene di poter ricavare dal regime delle " utilizzazioni libere " (art. 65 ss. l autore) e dai limiti posti dall'ari. 159, comma ult., l. autore alle sanzioni della distruzione e dell'aggiudicazione. Il regime delle c.d. utilizzazioni libere si caratterizza per il fatto che la riproduzione è lecita, se contenuta entro i limiti e le caratteristiche stabilite dalla legge. Se tali limiti non vengono rispettati, si trascorre all'ipotesi dell'utilizzazione abusiva e valgono, al riguardo, i principi sopra affermati (illiceità della prima messa in commercio operata dal riproduttore abusivo o - che è lo stesso - tale divenuto).
Quanto all'art. 159, secondo citi le sanzioni della distruzione e dell'aggiudicazione sono escluse soltanto nelle ipotesi di esemplari acquistati " in buona fede per uso personale ", è la stessa sentenza impugnata ad offrire un chiaro orientamento interpretativo. Tale sentenza, infatti, pur negando l'illecito dell'Albertinelli, ha mantenuto fermo l'ordine di distruzione degli esemplari reperiti presso il suo esercizio, in tale sanzione correttamente ravvisando una tutela di carattere " oggettivo ", esprimente una esigenza di salvaguardia del diritto di autore che segue, per così dire, la res, indipendentemente dall'imputabilità dell'illecito al soggetto presso cui essa si trova. L'art. 159, comma ult., non significa dunque che qualsiasi acquisto è illecito, salvo che sia fatto in buona fede e per uso personale, ma che la peculiare sanzione della distruzione è comminata anche al di fuori dell'imputabilità dell'illecito, per il solo fatto della detenzione della cosa, salvi gli accennati limiti della buona fede e della destinazione personale. (Cass. 18.2.93 n. 1996 e cfr. passim Cass. 9529/94). La conclusiva affermazione emergente dalle richiamate pronunce (il commercio realizza la violazione del diritto solo se collegato ad una attività di abusiva riproduzione) implica quindi che l'azione di risarcimento danni fondata sul diritto d'autore trae titolo solo dal primo atto di commercio posto in essere dal riproduttore abusivo e, conseguentemente, che legittimato passivo dell'azione risarcitoria può essere soltanto il riproduttore abusivo primo venditore. La decisione della Corte d'appello di Roma, nell'affermare che il diritto all'utilizzazione delle opere dell'ingegno gode di tutela nei confronti di chiunque partecipi alla lesione di tale diritto (e, quindi, anche del distributore delle riproduzioni illegittime) può intendersi sia come rivolta ad estendere la responsabilità ai concorrenti nell'illecito extracontrattuale tipizzato, sia come negazione del principio di consumazione della tutela, a favore di una illimitata protezione dell'autore.
Sotto il primo profilo, la pronuncia si risolve nell'affermazione di un principio generale dell'illecito, ma l'applicazione, in assenza di qualsiasi indagine sull'elemento doloso o colposo, comporterebbe quel difetto di motivazione che la ricorrente propone;
sotto il secondo profilo, occorre invece precisare, anzitutto, che anche la consegna delle video cassette ad un servizio di distribuzione costituisce primo atto di messa in commercio di cui quindi la Me.Pe. è destinataria e non autrice, risultando perciò estranea, secondo il principio di esaurimento o consumazione, alla tutela risarcitoria. È quindi tale principio che la sentenza impugnata disattende, senza peraltro esporre ragioni a sostegno dell'opposta tesi e senza che, tra le ragioni addotte dai controricorrenti, se ne rinvenga alcuna atta a giustificare un mutamento di indirizzo giurisprudenziale. L'art. 159 l.d.a. estende la sanzione della distruzione, non la imputabilità dell'illecito; la libera riproduzione per uso personale (art. 68 1. 633/41) implica la illiceità della riproduzione per uso commerciale ma non estende la tutela risarcitoria alla circolazione successiva alla prima messa in commercio;
non ricorrono ragioni di ordine giuridico perché le due tutele (azione di distruzione ed azione di risarcimento) abbiano identica estensione. La più precisa tutela penale che, in attuazione delle direttive comunitarie, è stata concessa alle opere cinematografiche (leggi 406/ 81; 400/85; art. 18 dlgs 685/94) non vale a spostare i termini della questione perché l'incriminazione di chi vende o noleggia videocassette (ora contemplata dall'art. 171ter della L.633/41) è collegata all'assenza del contrassegno S.I.A.E. (art.2 legge 27.3.87 n. 121) mentre la figura delittuosa di detenzione per la vendita
(legge 400/85) implica la consapevolezza del carattere abusivo della riproduzione, così come l'implica il concorrente reato di ricettazione, mentre l'assunto dei controricorrenti persegue una tutela risarcitoria oggettiva del diritto d'autore. Va ribadito, poi, che la tutela del marchio non può utilmente confrontarsì con la tutela dell'autore, perché il marchio è volto a garantire l'interesse collettivo alla genuinità del mercato ed alla salvaguardia dei consumatori, così come il contrassegno S.I.A.E. sulle video cassette tende a garantire la trasparenza del mercato e la legittimità della circolazione del prodotto audiovisivo (Cass. pen. sez. III, 17 febbraio 1993) mentre il diritto esclusivo di mettere in commercio, previsto dall'art. 17 della legge 633/41, è posto a tutela di un interesse privato, quello dell'autore allo sfruttamento esclusivo dell'opera creata.
La sentenza impugnata va quindi cassata e, poiché non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, esaurendosi la controversia nella questione di diritto, la Corte può pronunciare nel merito, rigettando le domande di risarcimento proposte nei confronti della ME.PE. dalla TA Video e dalla A.B.C.
Sussistono giusti motivi per compensare tra ABC, TA e ME.PE. le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo del ricorso;
dichiara assorbiti il primo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata in parte qua e, decidendo nel merito, rigetta le domande nei confronti della ME.PE. e compensa tra ABC, LT e ME.PE. le spese di tutto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 1999