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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/10/2025, n. 2695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2695 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1731/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Specializzata in materia di Impresa
nelle persone dei seguenti magistrati:
SE IN Presidente rel. Marco Del Vecchio Consigliere Manuela CORTELLONI Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1731/2023 R.G. promossa in grado d'appello da
Parte_1
C.F. P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA MOSE' BIANCHI, 14 MONZA presso lo studio dell'avv. VALSECCHI DAVIDE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MANSANI LUIGI
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE contro
.F. Controparte_1
P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA ITALIA, 46 MONZA presso lo studio dell'avv. CALABRESI FILIPPO PAOLO, che la rappresenta e difende come da delega in atti APPELLATA IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 6849/2018 del Tribunale di Milano Sezione Imprese A Civile pubblicata in data 19/6/2018 a seguito di ordinanza n. 7844/2023 della sez. I civ. della Corte di Cassazione pubblicata in data 17/3/2023 con cui è stata cassata pagina 1 di 11 parzialmente la sentenza n. 4432/2019 della Corte d'Appello di Milano sez. I civ. pubblicata in data 8/11/2019
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Parte_1
Milano – Sez. Imprese, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvedere: nel merito a) accertare e dichiarare che è titolare esclusiva del Parte_1 marchio italiano registrato al n. 1041146 “ ” e, pertanto, titolare dei Parte_1 diritti ivi derivanti secondo il c.p.i.; b) accertare e dichiarare che l'uso del marchio registrato “ ” da parte Parte_1 di è illegittimo/illecito, Controparte_1 costituendo contraffazione del marchio e, per l'effetto, inibire, ai sensi dell'art. 57 L. Marchi e art. 20 C.p.i., alla convenuta l'utilizzo del marchio registrato
[...]
adottando i più opportuni provvedimenti, anche di carattere sanzionatorio, Parte_1 idonei alla rimozione degli effetti pregiudizievoli conseguenti all'indebito utilizzo del marchio sino ad oggi protratto;
in ogni caso - con vittoria di spese e compensi professionali di tutti i gradi di giudizio, compreso il presente”.
per PE NE Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello di Milano, ogni contraria istanza domanda ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: IN VI PRINCIPALE: respingere le domande avverse in quanto inammissibili, improcedibili, nulle e, in ogni caso, infondate per le ragioni tutte di cui in atti. Con vittoria di competenze e spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado L adìva il Tribunale di Milano Sezione Imprese A Civile Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle domande formulate nei confronti della CP_1
per sentire dichiarare la risoluzione Parte_1 Controparte_1 dell'accordo intervenuto fra le parti in data 8/11/2003, per sentire accertare la titolarità esclusiva del Marchio registrato ” ” n. 1041146, per ottenere l'inibitoria Parte_1 all'uso del marchio da parte della società convenuta con conseguente risarcimento danni per concorrenza sleale. Più precisamente, con l'atto introduttivo rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare: a) accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione dell'accordo datato 8.11.2003 intercorso tra e Parte_1 Controparte_1
di a causa del grave inadempimento rectius dei
[...] Controparte_1 gravi e progressivi inadempimenti di quest'ultima, per l'effetto dichiarare decaduta la convenuta dalla facoltà di utilizzare il marchio “ ” secondo le Parte_1 pagina 2 di 11 modalità di cui al risolto accordo;
nel merito e in via preliminare: b) accertare e dichiarare che è titolare esclusiva del marchio italiano Parte_1 registrato al n. 1041146 “ ” e, pertanto, titolare dei diritti ivi derivanti Parte_1 secondo il C.p.i.; nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della sovra estesa domanda sub b) e/o nell'ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande in via riconvenzionale sub 1) e/o 2) e/o 3 di parte convenuta b1) accertare e dichiarare, in favore di la convalidazione del marchio registrato Parte_1
“ ”; b2) in caso di reiezione delle domande sub b) e b1), accertare e Parte_1 dichiarare, in capo ad il pre uso e quindi il diritto Parte_1 all'utilizzo del nome / segno distintivo ” dalla data di sua Parte_1 costituzione o da diversa data che sarà ritenuta di giustizia;
nel merito e in via principale : c) accertare e dichiarare che l'uso del marchio registrato Pt_1
” da parte di é
[...] Controparte_1 illegittimo/illecito, costituendo contraffazione del marchio e, per l'effetto, inibire, ai sensi dell'art. 57 L. Marchi e art. 20 C.p.i., alla convenuta l'utilizzo del marchio registrato “ ”, adottando i più opportuni provvedimenti, anche di Parte_1 carattere sanzionatorio, idonei alla rimozione degli effetti pregiudizievoli conseguenti all'indebito utilizzo del marchio sino ad oggi protratto;
d) accertare e dichiarare, comunque, che l'attività pubblicitaria e l'uso del marchio “ ”, svolto in Parte_1 ogni forma, da parte di Controparte_1 integra atti di concorrenza sleale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2598 c.c., per le motivazioni tutte esposte in citazione e per l'effetto condannare la convenuta ai sensi degli artt. 2599 e 2600 c.c., inibendo alla stessa la continuazione nell'uso del marchio registrato “ ” prevedendo una sanzione di carattere pecuniario per Parte_1 ogni giorno di violazione, con adozione dei più opportuni provvedimenti idonei ad eliminare gli effetti sino ad oggi prodotti, disponendo la pubblicazione del provvedimento su due quotidiani uno di carattere nazionale e l'altro a diffusione locale, a spese della convenuta;
in via subordinata : nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle sovra estese domande sub c) e d), anche ribadita, del caso, la conferma delle domande sub a) e b) o, in alternativa a quest'ultima, sub b1) o b2) e/o nell'ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande in via riconvenzionale sub 1) e/o 2) e/o 3 di parte convenuta, d1) accertare e dichiarare che l'attività pubblicitaria svolta da parte di per le Controparte_1 motivazioni e secondo le modalità dedotte in citazione, integra comunque atti di concorrenza sleale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2598 c.c. e, per l'effetto, condannare la convenuta ai sensi degli artt. 2599 e 2600 c.c., prevedendo una sanzione di carattere pecuniario per ogni giorno di violazione, con adozione dei più opportuni provvedimenti idonei ad eliminare gli effetti sino ad oggi prodotti, disponendo la pubblicazione del provvedimento su due quotidiani uno di carattere nazionale e l'altro a diffusione locale, a spese della convenuta;
in ogni modo, respingersi ogni domanda proveniente da parte pagina 3 di 11 convenuta, e) condannando quest'ultima al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, anche all'immagine cagionati all'attrice, nella misura che verrà determinata in corso di causa, anche in via equitativa, offrendosi al riguardo i seguenti parametri per la quantificazione (anche ai fini dell'accoglimento delle precedenti domande sub c) e/o d) e/o d1) (…). Instaurato il contraddittorio, si era costituita la Controparte_1 concludendo per il rigetto delle domande formulate da parte
[...] attrice, poiché infondate e, comunque, prescritte ai sensi dell'art. 28 c.p.i.. Formulava domanda in via riconvenzionale, chiedendo:
- che venisse accertata e dichiarata la nullità del Marchio registrato ” Parte_1
n. 1041146, poiché registrato in mala fede e in assenza dei requisiti previsti dall'art. 12 c.p.i.;
- che venisse accertato e dichiarato che la aveva Parte_1 indebitamente utilizzato il patronimico ”, si è resa inadempiente Parte_1 all'accordo transattivo del 8/11/2003 e aveva compiuto atti di concorrenza sleale. Chiedeva di inibire alla società attrice ogni forma di utilizzo delle parole Pt_1
” in funzione di marchio, ditta, insegna e denominazione, ordinando la
[...] distruzione di depliant, annunci, scritte su autovetture, moduli e documenti di varia natura riproducenti dette parole. Formulava domande, in subordine, del seguente tenore: “nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda sub 2, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare l a distinguersi nella ditta, insegna, marchio Parte_1 denominazione, nonché nella pubblicità su depliant, annunci, scritte su autovetture, moduli e documenti di varia natura, affiancando alle parole le Parte_1 ulteriori parole “...di Veronese” ovvero altre ritenute idonee al fine;
4) in ogni caso, accertati i fatti indicati in premessa, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare al risarcimento dei danni tutti subiti dalla Parte_1 [...] nella misura di €.250.000,00 ovvero Parte_2 nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
5) in caso di inadempimento agli obblighi di fare sopra indicati, porre a carico dell'attrice ex art. 614 cpc l'importo di €.500,00 per ogni giorno di ritardo;
6) ordinarsi con spese a carico dell'attrice la pubblicazione dell'emananda sentenza sui quotidiani “Il Cittadino”, “Il Giornale di Monza”, “Il Corriere della Sera”, per due giorni consecutivi a settimane alterne per due mesi a caratteri tripli rispetto al normale. IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi le richieste istruttorie come formulate in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte. Con vittoria di spese diritti ed onorari”. Nel corso del giudizio erano stati introdotti dall' due Parte_1 procedimenti cautelari, volti ad inibire condotte integranti l'illecito concorrenziale da parte della società convenuta. Solo il secondo procedimento si è concluso con l'accoglimento della richiesta inibitoria. pagina 4 di 11 Il Tribunale di Milano Sezione Imprese A Civile, espletata attività istruttoria orale, così disponeva:
- accoglieva parzialmente le domande della società attrice inibendo alla convenuta la pubblicizzazione del servizio c.d. “ Casa Funeraria” (ovvero “Sala di Comiato” ovvero
“ Casa del Comiato”) e ciò sino all'accertamento da parte dell'autorità amministrativa o Parte_ da parte dell della sussistenza, nei locali della società convenuta, dei requisiti di legge prescritti per esercitare il servizio (capo 1.a), fissava una penale per ogni giorno di violazione del comando (capo 1.b), condannava la società convenuta al risarcimento dei danni liquidati in € 5.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo (capo 1.c);
- rigettava le ulteriori domande formulate da parte attrice ( capo 1.d)
- rigettava le domande in via riconvenzionale formulate dalle
[...]
( capo 2.a); Controparte_1
Giudizio di secondo grado iscritto al n. 272/2019 R.G. Appello L proponeva appello, reiterando la domanda di Parte_1 risoluzione per inadempimento della scrittura privata del 8/11/2003 e rivendicando la titolarità esclusiva del Marchio registrato ” n. 1041146, con Parte_1 conseguente accertamento che l'uso di tale marchio da parte dell'appellata ne costituiva contraffazione e richiesta di inibitoria;
insisteva per l'accertamento delle condotte integranti la concorrenza sleale ai sensi degli artt. 2599 e 2600 cod. civ. o, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2598 cod. civ. e, infine, per una diversa determinazione dei danni patiti, non ritenendo satisfattivo quanto liquidato in primo grado. Concludeva, infine, per la convalidazione del marchio registrato o, comunque, il pre uso con diritto all'utilizzo del nome e segno distintivo ”. Parte_1
La si costituiva concludendo per la Controparte_1 conferma della sentenza impugnata. Con sentenza n. 4432/2019 la Corte d'Appello di Milano accoglieva il motivo di appello relativo alla quantificazione dei danni lamentati dalla società appellante e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava Controparte_1 al relativo risarcimento, rideterminandoli in € 30.000,00.
[...]
Confermava nel resto l'impugnata sentenza.
Giudizio di legittimità iscritto al n. 14966/2020 R.G. generale- n. 1290/2023 sezionale L proponeva ricorso per Cassazione sulla base dei Parte_1 seguenti motivi:
1. ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc e per motivazione assente o apparente in relazione alla statuizione di rigetto della domanda di accertamento della titolarità esclusiva Marchio registrato ” n. 1041146; Parte_1
pagina 5 di 11 2. per violazione degli artt. 1453 e 1455 cod. civ.. La Corte di Cassazione, dando atto che la sentenza della Corte d'Appello di Milano era stata corretta in parti che non interessavano il giudizio di legittimità, ha accolto il primo motivo così affermando:
“Il motivo è fondato nella parte involgente il vizio integrato dalla motivazione solo apparente, il quale ridonda in vizio assoluto di motivazione. La fattispecie di motivazione apparente si ha quando dalla motivazione del giudice di merito non riesca a comprendere quale sia stata la ratio decidendi. Rispetto alla domanda di rivendicazione della titolarità del marchio, che l'attrice aveva pacificamente riproposto in appello, come dalla sentenza si evince, dopo che il tribunale su questa non si era pronunciato nonostante il rigetto della riconvenzionale di nullità, la corte d'appello si è limitata ad affermare che il rigetto della domanda anzidetta doveva discendere dal rigetto dell'appello nella parte finalizzata a risolvere la transazione. Ma una tale motivazione non esprime alcuna concreta ratio, dal moneto che l'appellante aveva evidenziato di aver regolarmente provveduto a registrare il marchio patronimico. E anche di ciò la sentenza ha dato atto. Le domande di accertamento della titolarità di un marchio e di risoluzione per inadempimento di una transazione volta a disciplinarne semplicemente l'utilizzo nel rapporto con un'impresa concorrente restano fra loro distinte per petitum e per causa petendi. Dunque non basta dire che è respinta la seconda per inferirne la ragione di rigetto della prima, perché la rivendicazione della titolarità del segno implica un'azione di natura reale e tutela il diritto assoluto all'uso esclusivo del marchio come bene autonomo, a prescindere dal fatto che per la transazione si sia convenuto che anche un'impresa concorrente possa utilizzare lo sesso segno col correndo di accorgimenti finalizzati ad evitare la confusione tra le attività. In questa prospettiva, quindi, la sentenza è nulla perché caratterizzata da una motivazione solo apparente, visto che la scarna considerazione sopra menzionata non soddisfa il minimo costituzionale della giustificazione finalizzata a far emerge la effettiva ragione del rigetto (Cass. sez. U n. 8053-14)”.
Giudizio di rinvio Con atto ex art. 392 cpc notificato ai sensi della l. n. 53/1994 in data 12/6/2023, l' ha riassunto il giudizio, concludendo come in epigrafe Parte_1 trascritto e, dunque, insistendo per l'accoglimento della domanda avente ad oggetto l'accertamento della titolarità del Marchio Registrato ” (n. 1041146), Parte_1 con connesse richieste di accertamento della contraffazione del predetto marchio da parte delle di inibitoria Controparte_1 all'uso del marchio e così “adottando i più opportuni provvedimenti, anche di carattere sanzionatorio, idonei alla rimozione degli effetti pregiudizievoli conseguenti all'indebito utilizzo del marchio sino ad oggi protratto”.
pagina 6 di 11 Instaurato il contraddittorio, si costituiva parte appellata in riassunzione concludendo, nel merito, per il rigetto delle domande formulate da controparte. In via preliminare, ha eccepito la nullità dell'atto in riassunzione lamentando l'inosservanza dei termini minimi a comparire. Alla prima udienza parte appellata in riassunzione ha dichiarato di rinunciare a tale eccezione. Sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa, come da verbale di udienza in data 4/12/2024, perviene a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di rinvio è limitato alla valutazione della controversa titolarità esclusiva del Marchio ” (n. 1041146), in capo alla società appellante Parte_1 in riassunzione e, ai sensi dell'art. 336 comma 1 cpc, all'esame delle domande che da tale accertamento dipendono (domanda di contraffazione e inibitoria, con relative richiesta di condanna concernenti l'uso del segno per cui è causa).
Dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado, con riguardo al Marchio
“ ” emerge quanto segue: Parte_1
-in data 27/6/2003 l ha depositato domanda di Parte_1 registrazione di marchio “ ” (denominativo) n. 302003901124204 in Parte_1 relazione ai “servizi” in classe 45 “resi a favore di persone in relazione ad avvenimenti sociali” (cfr. ns. doc. 12 nel fascicolo I grado);
- la domanda di marchio “ ” è stata quindi registrata in data 5/3/2007 Parte_1 con il numero 1041146 (di seguito il “Marchio Registrato ”); Parte_1
- allo scadere del decimo anno dal primo deposito della domanda, l Parte_1 ha depositato una prima domanda di rinnovo del Marchio Registrato, con
[...] registrazione in data 19/8/2013, e una seconda domanda di rinnovo in data 9/6/2023.
Nei cinque anni successivi alla data di registrazione il Marchio registrato Pt_1
non è stato interessato da alcuna azione di nullità e, dunque, si è convalidato ai
[...] sensi dell'art. 28 c.p.i. Le questioni poste dalle Controparte_1 con il primo atto difensivo avanti al Giudice di primo grado, a sostegno della domanda di accertamento della nullità del Marchio ” (per essere stato Parte_1 domandato “con grave malafede ed in assenza dei requisiti previsti dall'art. 12 CPI”) sono state rigettate dal Tribunale di Milano Sezione Impresa A Civile. Le costituendosi nel primo Controparte_1 giudizio di appello, non hanno proposto appello in via incidentale.
pagina 7 di 11 Deve, per tanto, ritenersi formato il giudicato ex art. 329, comma 2, cpc sulla statuizione di rigetto della domanda di accertamento e dichiarazione della nullità del Marchio registrato . . Parte_1
La domanda di accertamento dell'esclusiva titolarità del Marchio registrato “ Pt_1
” in capo ad pertanto, non può che trovare
[...] Parte_1 accoglimento.
Tali conclusioni non possono essere messe in discussione dall'eccezione di inammissibilità della domanda di accertamento formulata dall'appellata in riassunzione e ritenuta dirimente. In tesi, con la sentenza parzialmente cassata, la Corte d'Appello di Milano avrebbe dato
“una corretta applicazione del principio dell'assorbimento improprio il quale prevede, come noto, che la decisione assorbente esclude la necessità e/o la possibilità di provvedere sulle altre questioni“. La società a sostegno della Controparte_1 linea difensiva, ha richiamato il contenuto dell'accordo intervenuto fra le parti per transigere il contenzioso iscritto al n. 2124/2003 R.G. del Tribunale di Monza, che per una migliore comprensione viene riportato: “Le parti convengono che a partire dalla sottoscrizione della presente scrittura, [Agenzia] abbia ad utilizzare, nella Pt_1 pubblicità a pagamento sugli elenchi telefonici l'espressione '
[...]
, da parte sua, per il medesimo scopo e ambito, abbia ad Parte_4 CP_1 utilizzare, fin tanto che perdurerà la natura di sas o comunque di società di persone, l'espressione 'PE NE ON VA Controparte_1 differenziandosi dalla prima a) per l'uso esclusivo del carattere Times New Roman;
b) nella rappresentazione grafica, inoltre, l'espressione 'di al fine di Controparte_1 renderne possibile l'individuazione, avrà dimensioni pari almeno al 30% del resto;
le parti rinunciano a qualsivoglia diritto, azione e pretesa discendente dal giudizio 2124/2003, dandosi atto che eventuali violazioni facoltizzeranno la parte pregiudicata a considerare caducato il presente accordo e, se del caso, ad adire nuovamente le vie giudiziali”. Sostiene parte appellata in riassunzione che, con tale accordo, l Parte_1
-per quello che in questa sede interessa- aveva rinunciato a qualsiasi
[...] reciproco diritto di privativa, di esclusività e/o di supremazia sul segno rivendicato nel giudizio, regolamentando poi il relativo utilizzo nei termini indicati nella transazione sottoscritta. Sulla base di tale premesse, ha escluso la possibilità per l' Parte_1 di agire giudizialmente per qualsivoglia pretesa o diritto sul marchio in contestazione.
ha eccepito, altresì, che la Controparte_1 domanda di titolarità esclusiva era stata proposta dalla società interessata in via subordinata alla dichiarazione di risoluzione dell'accordo sopra menzionato e che sul pagina 8 di 11 rigetto di tale domanda ex art. 1453 e 1455 cod. civ. si era formato il giudicato, avendo la Corte di Cassazione dichiarato inammissibile il relativo motivo.
La Corte, quale giudice di rinvio e nei limiti tracciati dalla Suprema Corte con l'accoglimento del primo motivo, osserva che il chiaro tenore letterale dell'accordo evidenzia che, da un lato, la società appellante in riassunzione si era impegnata ad utilizzare, nella pubblicità a pagamento sugli elenchi telefonici, la propria ditta- denominazione sociale per esteso (“ ) e, dall'altro, la società Parte_1 appellata in riassunzione si impegnava ad utilizzare, sempre nella pubblicità a pagamento sugli elenchi telefonici, la propria ragione sociale per esteso, comprensiva e associata alle parole . Controparte_1
L'accordo, inoltre, prevedeva condizioni espressamente riportate quanto al carattere Times New Roman e all'inclusione dell'espressione “di con Controparte_1
“dimensioni pari almeno al 30% del resto” nonché la precisazione che il diritto dell'attuale appellata in riassunzione era legato alla sua natura di società di persone. L'accordo non contiene alcun riferimento al Marchio registrato “ ” né Parte_1 ad alcuna rinuncia da parte dell a diritti allo stesso Parte_1 collegati. Depone, in realtà, per una chiara volontà delle parti di disciplinare le modalità di utilizzo delle ragioni e della denominazione sociale nella pubblicità a pagamento sugli elenchi telefonici cartacei ( “Pagine Bianche”), all'epoca considerato lo strumento più incisivo per rendere noto al pubblico l'esercizio di un'attività commerciale. Non può ignorarsi il contenzioso in cui è maturato l'accordo, che richiedeva per essere composto di differenziare Controparte_1
per (almeno) l'utilizzo delle parole “di ” nelle proprie pubblicità
[...] CP_1 sugli elenchi telefonici. Trattasi, dunque, di un accordo che può essere ricondotto ad un "patto di desistenza" e, dunque, di un accordo di coesistenza tra le parti titolari di marchi simili e operanti sullo stesso mercato. Per mera completezza, la Corte osserva che le conclusioni rassegnate dall
[...]
nel giudizio di primo grado e in quelle riportate nella sentenza Parte_1 della Corte d'Appello di Milano parzialmente cassata, escludono la lettura data dell'appellata. Le domande, riportate agli autonomi punti b) e c) e in distinto paragrafo, non sono state formulate subordinatamente all'accoglimento della domanda di intervenuta risoluzione del più volte menzionato accordo.
Parte appellante in riassunzione, a fronte dell'accertata titolarità del Marchio registrato
“ ” per i servizi in classe 45 ha insistito per l'accoglimento di domande Parte_1 connesse, configurando a carico dell'appellata in riassunzione un illecito ai sensi pagina 9 di 11 dell'art. 20 comma 1 lett. a) e b) c.p.i., per le ipotesi di contraffazione del marchio al di fuori della pubblicità sugli elenchi telefonici, con conseguente richiesta di inibire tutti gli usi del segno “ ” e proposizione di un'azione risarcitoria. Parte_1
A sostegno delle domande, con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'
[...] ha richiamato il doc. 13H (fascicolo di I grado - estratto dal sito Parte_1
Internet raggiungibile al nome a dominio www.pompefunebripriovano.it e il doc. 81, sempre del fascicolo di I grado, relativo ad altri screenshot del sito dell'appellata in riassunzione. In tesi, l'uso del segno ” a caratteri grandi, così come il nome a Parte_1 dominio della parola “Pirovano”, quale segno distintivo del Marchio registrato per cui è causa, integrerebbero l'ipotesi di contraffazione del marchio registrato. La Corte ritiene la tesi difensiva non condivisibile, per la genericità dell'allegazione e in assenza di adeguata prova. I documenti espressamente richiamati evidenziano che l'uso del segno è sempre Co associato alle parole “ in caratteri evidenti, associazione Controparte_2 idonea ad escludere il contestato illecito. L'ulteriore rinvio dell'appellante in riassunzione ai “numerosi altri documenti agli atti, di cui si è detto nelle precedenti fasi processuali” non consente diverse conclusioni. L'atto processuale non ha garantito, nella parte dedicata al fatto, un puntuale riferimento ai documenti prodotti, al fine di chiarire lo scopo stesso della produzione e la rilevanza che l ha inteso attribuire alla fonte Parte_1 documentale, onde garantire alla controparte un corretto contradditorio e un esame adeguato da parte del giudicante. In tali conclusioni resta assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
Conclusivamente - fermo restando le statuizioni di cui al capo 1a) e 1b) e di cui al capo 2a) del dispositivo della sentenza impugnata del Tribunale di Milano Sezione Impresa A Civile e fermo restando quanto statuito dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 4432/2019 in ordine al risarcimento del danno patito dall Parte_1
[...
– accerta che l è titolare esclusiva del Marchio italiano Parte_1 registrato al n. 1041146 “ ”. Parte_1
L'esito della controversia considerato il complesso iter giudiziario, la qualità e quantità delle questioni trattate, valutata l'infondatezza di parte delle domande reciprocamente proposte dalle parti e una prevalente soccombenza di
[...]
dispone la compensazione di metà delle spese di lite Controparte_1 tra le parti per tutti i gradi di giudizio e pone la restante quota, come liquidata in dispositivo, a carico di Controparte_1
La liquidazione viene operata con applicazione dei parametri tra i medi e gli alti dello scaglione di riferimento (causa indeterminabile valore alto ) ex DM n. 147/2022 per tutte pagina 10 di 11 le fasi per il primo grado ed esclusa quelle istruttoria, non tenutasi, per i due giudizi di appello.
P.Q.M.
La Corte ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1. in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano Sezione Impresa A Civile n. 6849/2018, così come già riformata dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 4432/2019 in ordine al risarcimento danni riconosciuto in favore dell accerta che l'appellante in riassunzione Parte_1
è titolare esclusiva del Marchio italiano registrato al Parte_1
n. 1041146 ”; Parte_1
2. dichiara per metà le spese di lite compensate fra le parti per tutti i gradi di giudizio e pone a carico delle Controparte_1 la restante quota, che liquida in complessivi € 26.000,00 per compensi (di cui € 10.000,00 per il primo grado ivi compresa la fase cautelate, € 6.000,00 per il giudizio di appello iscritto al n. 272/2019 R.G., € 6.000,00 per il presente giudizio e € 4.000,00 per il giudizio di Cassazione ) oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge.
Così deciso in Milano il 4/12/2024
Il Presidente estensore SE Baccolini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Specializzata in materia di Impresa
nelle persone dei seguenti magistrati:
SE IN Presidente rel. Marco Del Vecchio Consigliere Manuela CORTELLONI Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1731/2023 R.G. promossa in grado d'appello da
Parte_1
C.F. P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA MOSE' BIANCHI, 14 MONZA presso lo studio dell'avv. VALSECCHI DAVIDE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MANSANI LUIGI
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE contro
.F. Controparte_1
P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA ITALIA, 46 MONZA presso lo studio dell'avv. CALABRESI FILIPPO PAOLO, che la rappresenta e difende come da delega in atti APPELLATA IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 6849/2018 del Tribunale di Milano Sezione Imprese A Civile pubblicata in data 19/6/2018 a seguito di ordinanza n. 7844/2023 della sez. I civ. della Corte di Cassazione pubblicata in data 17/3/2023 con cui è stata cassata pagina 1 di 11 parzialmente la sentenza n. 4432/2019 della Corte d'Appello di Milano sez. I civ. pubblicata in data 8/11/2019
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Parte_1
Milano – Sez. Imprese, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvedere: nel merito a) accertare e dichiarare che è titolare esclusiva del Parte_1 marchio italiano registrato al n. 1041146 “ ” e, pertanto, titolare dei Parte_1 diritti ivi derivanti secondo il c.p.i.; b) accertare e dichiarare che l'uso del marchio registrato “ ” da parte Parte_1 di è illegittimo/illecito, Controparte_1 costituendo contraffazione del marchio e, per l'effetto, inibire, ai sensi dell'art. 57 L. Marchi e art. 20 C.p.i., alla convenuta l'utilizzo del marchio registrato
[...]
adottando i più opportuni provvedimenti, anche di carattere sanzionatorio, Parte_1 idonei alla rimozione degli effetti pregiudizievoli conseguenti all'indebito utilizzo del marchio sino ad oggi protratto;
in ogni caso - con vittoria di spese e compensi professionali di tutti i gradi di giudizio, compreso il presente”.
per PE NE Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello di Milano, ogni contraria istanza domanda ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: IN VI PRINCIPALE: respingere le domande avverse in quanto inammissibili, improcedibili, nulle e, in ogni caso, infondate per le ragioni tutte di cui in atti. Con vittoria di competenze e spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado L adìva il Tribunale di Milano Sezione Imprese A Civile Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle domande formulate nei confronti della CP_1
per sentire dichiarare la risoluzione Parte_1 Controparte_1 dell'accordo intervenuto fra le parti in data 8/11/2003, per sentire accertare la titolarità esclusiva del Marchio registrato ” ” n. 1041146, per ottenere l'inibitoria Parte_1 all'uso del marchio da parte della società convenuta con conseguente risarcimento danni per concorrenza sleale. Più precisamente, con l'atto introduttivo rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare: a) accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione dell'accordo datato 8.11.2003 intercorso tra e Parte_1 Controparte_1
di a causa del grave inadempimento rectius dei
[...] Controparte_1 gravi e progressivi inadempimenti di quest'ultima, per l'effetto dichiarare decaduta la convenuta dalla facoltà di utilizzare il marchio “ ” secondo le Parte_1 pagina 2 di 11 modalità di cui al risolto accordo;
nel merito e in via preliminare: b) accertare e dichiarare che è titolare esclusiva del marchio italiano Parte_1 registrato al n. 1041146 “ ” e, pertanto, titolare dei diritti ivi derivanti Parte_1 secondo il C.p.i.; nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della sovra estesa domanda sub b) e/o nell'ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande in via riconvenzionale sub 1) e/o 2) e/o 3 di parte convenuta b1) accertare e dichiarare, in favore di la convalidazione del marchio registrato Parte_1
“ ”; b2) in caso di reiezione delle domande sub b) e b1), accertare e Parte_1 dichiarare, in capo ad il pre uso e quindi il diritto Parte_1 all'utilizzo del nome / segno distintivo ” dalla data di sua Parte_1 costituzione o da diversa data che sarà ritenuta di giustizia;
nel merito e in via principale : c) accertare e dichiarare che l'uso del marchio registrato Pt_1
” da parte di é
[...] Controparte_1 illegittimo/illecito, costituendo contraffazione del marchio e, per l'effetto, inibire, ai sensi dell'art. 57 L. Marchi e art. 20 C.p.i., alla convenuta l'utilizzo del marchio registrato “ ”, adottando i più opportuni provvedimenti, anche di Parte_1 carattere sanzionatorio, idonei alla rimozione degli effetti pregiudizievoli conseguenti all'indebito utilizzo del marchio sino ad oggi protratto;
d) accertare e dichiarare, comunque, che l'attività pubblicitaria e l'uso del marchio “ ”, svolto in Parte_1 ogni forma, da parte di Controparte_1 integra atti di concorrenza sleale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2598 c.c., per le motivazioni tutte esposte in citazione e per l'effetto condannare la convenuta ai sensi degli artt. 2599 e 2600 c.c., inibendo alla stessa la continuazione nell'uso del marchio registrato “ ” prevedendo una sanzione di carattere pecuniario per Parte_1 ogni giorno di violazione, con adozione dei più opportuni provvedimenti idonei ad eliminare gli effetti sino ad oggi prodotti, disponendo la pubblicazione del provvedimento su due quotidiani uno di carattere nazionale e l'altro a diffusione locale, a spese della convenuta;
in via subordinata : nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle sovra estese domande sub c) e d), anche ribadita, del caso, la conferma delle domande sub a) e b) o, in alternativa a quest'ultima, sub b1) o b2) e/o nell'ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande in via riconvenzionale sub 1) e/o 2) e/o 3 di parte convenuta, d1) accertare e dichiarare che l'attività pubblicitaria svolta da parte di per le Controparte_1 motivazioni e secondo le modalità dedotte in citazione, integra comunque atti di concorrenza sleale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2598 c.c. e, per l'effetto, condannare la convenuta ai sensi degli artt. 2599 e 2600 c.c., prevedendo una sanzione di carattere pecuniario per ogni giorno di violazione, con adozione dei più opportuni provvedimenti idonei ad eliminare gli effetti sino ad oggi prodotti, disponendo la pubblicazione del provvedimento su due quotidiani uno di carattere nazionale e l'altro a diffusione locale, a spese della convenuta;
in ogni modo, respingersi ogni domanda proveniente da parte pagina 3 di 11 convenuta, e) condannando quest'ultima al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, anche all'immagine cagionati all'attrice, nella misura che verrà determinata in corso di causa, anche in via equitativa, offrendosi al riguardo i seguenti parametri per la quantificazione (anche ai fini dell'accoglimento delle precedenti domande sub c) e/o d) e/o d1) (…). Instaurato il contraddittorio, si era costituita la Controparte_1 concludendo per il rigetto delle domande formulate da parte
[...] attrice, poiché infondate e, comunque, prescritte ai sensi dell'art. 28 c.p.i.. Formulava domanda in via riconvenzionale, chiedendo:
- che venisse accertata e dichiarata la nullità del Marchio registrato ” Parte_1
n. 1041146, poiché registrato in mala fede e in assenza dei requisiti previsti dall'art. 12 c.p.i.;
- che venisse accertato e dichiarato che la aveva Parte_1 indebitamente utilizzato il patronimico ”, si è resa inadempiente Parte_1 all'accordo transattivo del 8/11/2003 e aveva compiuto atti di concorrenza sleale. Chiedeva di inibire alla società attrice ogni forma di utilizzo delle parole Pt_1
” in funzione di marchio, ditta, insegna e denominazione, ordinando la
[...] distruzione di depliant, annunci, scritte su autovetture, moduli e documenti di varia natura riproducenti dette parole. Formulava domande, in subordine, del seguente tenore: “nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda sub 2, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare l a distinguersi nella ditta, insegna, marchio Parte_1 denominazione, nonché nella pubblicità su depliant, annunci, scritte su autovetture, moduli e documenti di varia natura, affiancando alle parole le Parte_1 ulteriori parole “...di Veronese” ovvero altre ritenute idonee al fine;
4) in ogni caso, accertati i fatti indicati in premessa, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare al risarcimento dei danni tutti subiti dalla Parte_1 [...] nella misura di €.250.000,00 ovvero Parte_2 nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
5) in caso di inadempimento agli obblighi di fare sopra indicati, porre a carico dell'attrice ex art. 614 cpc l'importo di €.500,00 per ogni giorno di ritardo;
6) ordinarsi con spese a carico dell'attrice la pubblicazione dell'emananda sentenza sui quotidiani “Il Cittadino”, “Il Giornale di Monza”, “Il Corriere della Sera”, per due giorni consecutivi a settimane alterne per due mesi a caratteri tripli rispetto al normale. IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi le richieste istruttorie come formulate in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte. Con vittoria di spese diritti ed onorari”. Nel corso del giudizio erano stati introdotti dall' due Parte_1 procedimenti cautelari, volti ad inibire condotte integranti l'illecito concorrenziale da parte della società convenuta. Solo il secondo procedimento si è concluso con l'accoglimento della richiesta inibitoria. pagina 4 di 11 Il Tribunale di Milano Sezione Imprese A Civile, espletata attività istruttoria orale, così disponeva:
- accoglieva parzialmente le domande della società attrice inibendo alla convenuta la pubblicizzazione del servizio c.d. “ Casa Funeraria” (ovvero “Sala di Comiato” ovvero
“ Casa del Comiato”) e ciò sino all'accertamento da parte dell'autorità amministrativa o Parte_ da parte dell della sussistenza, nei locali della società convenuta, dei requisiti di legge prescritti per esercitare il servizio (capo 1.a), fissava una penale per ogni giorno di violazione del comando (capo 1.b), condannava la società convenuta al risarcimento dei danni liquidati in € 5.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo (capo 1.c);
- rigettava le ulteriori domande formulate da parte attrice ( capo 1.d)
- rigettava le domande in via riconvenzionale formulate dalle
[...]
( capo 2.a); Controparte_1
Giudizio di secondo grado iscritto al n. 272/2019 R.G. Appello L proponeva appello, reiterando la domanda di Parte_1 risoluzione per inadempimento della scrittura privata del 8/11/2003 e rivendicando la titolarità esclusiva del Marchio registrato ” n. 1041146, con Parte_1 conseguente accertamento che l'uso di tale marchio da parte dell'appellata ne costituiva contraffazione e richiesta di inibitoria;
insisteva per l'accertamento delle condotte integranti la concorrenza sleale ai sensi degli artt. 2599 e 2600 cod. civ. o, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2598 cod. civ. e, infine, per una diversa determinazione dei danni patiti, non ritenendo satisfattivo quanto liquidato in primo grado. Concludeva, infine, per la convalidazione del marchio registrato o, comunque, il pre uso con diritto all'utilizzo del nome e segno distintivo ”. Parte_1
La si costituiva concludendo per la Controparte_1 conferma della sentenza impugnata. Con sentenza n. 4432/2019 la Corte d'Appello di Milano accoglieva il motivo di appello relativo alla quantificazione dei danni lamentati dalla società appellante e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava Controparte_1 al relativo risarcimento, rideterminandoli in € 30.000,00.
[...]
Confermava nel resto l'impugnata sentenza.
Giudizio di legittimità iscritto al n. 14966/2020 R.G. generale- n. 1290/2023 sezionale L proponeva ricorso per Cassazione sulla base dei Parte_1 seguenti motivi:
1. ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc e per motivazione assente o apparente in relazione alla statuizione di rigetto della domanda di accertamento della titolarità esclusiva Marchio registrato ” n. 1041146; Parte_1
pagina 5 di 11 2. per violazione degli artt. 1453 e 1455 cod. civ.. La Corte di Cassazione, dando atto che la sentenza della Corte d'Appello di Milano era stata corretta in parti che non interessavano il giudizio di legittimità, ha accolto il primo motivo così affermando:
“Il motivo è fondato nella parte involgente il vizio integrato dalla motivazione solo apparente, il quale ridonda in vizio assoluto di motivazione. La fattispecie di motivazione apparente si ha quando dalla motivazione del giudice di merito non riesca a comprendere quale sia stata la ratio decidendi. Rispetto alla domanda di rivendicazione della titolarità del marchio, che l'attrice aveva pacificamente riproposto in appello, come dalla sentenza si evince, dopo che il tribunale su questa non si era pronunciato nonostante il rigetto della riconvenzionale di nullità, la corte d'appello si è limitata ad affermare che il rigetto della domanda anzidetta doveva discendere dal rigetto dell'appello nella parte finalizzata a risolvere la transazione. Ma una tale motivazione non esprime alcuna concreta ratio, dal moneto che l'appellante aveva evidenziato di aver regolarmente provveduto a registrare il marchio patronimico. E anche di ciò la sentenza ha dato atto. Le domande di accertamento della titolarità di un marchio e di risoluzione per inadempimento di una transazione volta a disciplinarne semplicemente l'utilizzo nel rapporto con un'impresa concorrente restano fra loro distinte per petitum e per causa petendi. Dunque non basta dire che è respinta la seconda per inferirne la ragione di rigetto della prima, perché la rivendicazione della titolarità del segno implica un'azione di natura reale e tutela il diritto assoluto all'uso esclusivo del marchio come bene autonomo, a prescindere dal fatto che per la transazione si sia convenuto che anche un'impresa concorrente possa utilizzare lo sesso segno col correndo di accorgimenti finalizzati ad evitare la confusione tra le attività. In questa prospettiva, quindi, la sentenza è nulla perché caratterizzata da una motivazione solo apparente, visto che la scarna considerazione sopra menzionata non soddisfa il minimo costituzionale della giustificazione finalizzata a far emerge la effettiva ragione del rigetto (Cass. sez. U n. 8053-14)”.
Giudizio di rinvio Con atto ex art. 392 cpc notificato ai sensi della l. n. 53/1994 in data 12/6/2023, l' ha riassunto il giudizio, concludendo come in epigrafe Parte_1 trascritto e, dunque, insistendo per l'accoglimento della domanda avente ad oggetto l'accertamento della titolarità del Marchio Registrato ” (n. 1041146), Parte_1 con connesse richieste di accertamento della contraffazione del predetto marchio da parte delle di inibitoria Controparte_1 all'uso del marchio e così “adottando i più opportuni provvedimenti, anche di carattere sanzionatorio, idonei alla rimozione degli effetti pregiudizievoli conseguenti all'indebito utilizzo del marchio sino ad oggi protratto”.
pagina 6 di 11 Instaurato il contraddittorio, si costituiva parte appellata in riassunzione concludendo, nel merito, per il rigetto delle domande formulate da controparte. In via preliminare, ha eccepito la nullità dell'atto in riassunzione lamentando l'inosservanza dei termini minimi a comparire. Alla prima udienza parte appellata in riassunzione ha dichiarato di rinunciare a tale eccezione. Sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa, come da verbale di udienza in data 4/12/2024, perviene a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di rinvio è limitato alla valutazione della controversa titolarità esclusiva del Marchio ” (n. 1041146), in capo alla società appellante Parte_1 in riassunzione e, ai sensi dell'art. 336 comma 1 cpc, all'esame delle domande che da tale accertamento dipendono (domanda di contraffazione e inibitoria, con relative richiesta di condanna concernenti l'uso del segno per cui è causa).
Dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado, con riguardo al Marchio
“ ” emerge quanto segue: Parte_1
-in data 27/6/2003 l ha depositato domanda di Parte_1 registrazione di marchio “ ” (denominativo) n. 302003901124204 in Parte_1 relazione ai “servizi” in classe 45 “resi a favore di persone in relazione ad avvenimenti sociali” (cfr. ns. doc. 12 nel fascicolo I grado);
- la domanda di marchio “ ” è stata quindi registrata in data 5/3/2007 Parte_1 con il numero 1041146 (di seguito il “Marchio Registrato ”); Parte_1
- allo scadere del decimo anno dal primo deposito della domanda, l Parte_1 ha depositato una prima domanda di rinnovo del Marchio Registrato, con
[...] registrazione in data 19/8/2013, e una seconda domanda di rinnovo in data 9/6/2023.
Nei cinque anni successivi alla data di registrazione il Marchio registrato Pt_1
non è stato interessato da alcuna azione di nullità e, dunque, si è convalidato ai
[...] sensi dell'art. 28 c.p.i. Le questioni poste dalle Controparte_1 con il primo atto difensivo avanti al Giudice di primo grado, a sostegno della domanda di accertamento della nullità del Marchio ” (per essere stato Parte_1 domandato “con grave malafede ed in assenza dei requisiti previsti dall'art. 12 CPI”) sono state rigettate dal Tribunale di Milano Sezione Impresa A Civile. Le costituendosi nel primo Controparte_1 giudizio di appello, non hanno proposto appello in via incidentale.
pagina 7 di 11 Deve, per tanto, ritenersi formato il giudicato ex art. 329, comma 2, cpc sulla statuizione di rigetto della domanda di accertamento e dichiarazione della nullità del Marchio registrato . . Parte_1
La domanda di accertamento dell'esclusiva titolarità del Marchio registrato “ Pt_1
” in capo ad pertanto, non può che trovare
[...] Parte_1 accoglimento.
Tali conclusioni non possono essere messe in discussione dall'eccezione di inammissibilità della domanda di accertamento formulata dall'appellata in riassunzione e ritenuta dirimente. In tesi, con la sentenza parzialmente cassata, la Corte d'Appello di Milano avrebbe dato
“una corretta applicazione del principio dell'assorbimento improprio il quale prevede, come noto, che la decisione assorbente esclude la necessità e/o la possibilità di provvedere sulle altre questioni“. La società a sostegno della Controparte_1 linea difensiva, ha richiamato il contenuto dell'accordo intervenuto fra le parti per transigere il contenzioso iscritto al n. 2124/2003 R.G. del Tribunale di Monza, che per una migliore comprensione viene riportato: “Le parti convengono che a partire dalla sottoscrizione della presente scrittura, [Agenzia] abbia ad utilizzare, nella Pt_1 pubblicità a pagamento sugli elenchi telefonici l'espressione '
[...]
, da parte sua, per il medesimo scopo e ambito, abbia ad Parte_4 CP_1 utilizzare, fin tanto che perdurerà la natura di sas o comunque di società di persone, l'espressione 'PE NE ON VA Controparte_1 differenziandosi dalla prima a) per l'uso esclusivo del carattere Times New Roman;
b) nella rappresentazione grafica, inoltre, l'espressione 'di al fine di Controparte_1 renderne possibile l'individuazione, avrà dimensioni pari almeno al 30% del resto;
le parti rinunciano a qualsivoglia diritto, azione e pretesa discendente dal giudizio 2124/2003, dandosi atto che eventuali violazioni facoltizzeranno la parte pregiudicata a considerare caducato il presente accordo e, se del caso, ad adire nuovamente le vie giudiziali”. Sostiene parte appellata in riassunzione che, con tale accordo, l Parte_1
-per quello che in questa sede interessa- aveva rinunciato a qualsiasi
[...] reciproco diritto di privativa, di esclusività e/o di supremazia sul segno rivendicato nel giudizio, regolamentando poi il relativo utilizzo nei termini indicati nella transazione sottoscritta. Sulla base di tale premesse, ha escluso la possibilità per l' Parte_1 di agire giudizialmente per qualsivoglia pretesa o diritto sul marchio in contestazione.
ha eccepito, altresì, che la Controparte_1 domanda di titolarità esclusiva era stata proposta dalla società interessata in via subordinata alla dichiarazione di risoluzione dell'accordo sopra menzionato e che sul pagina 8 di 11 rigetto di tale domanda ex art. 1453 e 1455 cod. civ. si era formato il giudicato, avendo la Corte di Cassazione dichiarato inammissibile il relativo motivo.
La Corte, quale giudice di rinvio e nei limiti tracciati dalla Suprema Corte con l'accoglimento del primo motivo, osserva che il chiaro tenore letterale dell'accordo evidenzia che, da un lato, la società appellante in riassunzione si era impegnata ad utilizzare, nella pubblicità a pagamento sugli elenchi telefonici, la propria ditta- denominazione sociale per esteso (“ ) e, dall'altro, la società Parte_1 appellata in riassunzione si impegnava ad utilizzare, sempre nella pubblicità a pagamento sugli elenchi telefonici, la propria ragione sociale per esteso, comprensiva e associata alle parole . Controparte_1
L'accordo, inoltre, prevedeva condizioni espressamente riportate quanto al carattere Times New Roman e all'inclusione dell'espressione “di con Controparte_1
“dimensioni pari almeno al 30% del resto” nonché la precisazione che il diritto dell'attuale appellata in riassunzione era legato alla sua natura di società di persone. L'accordo non contiene alcun riferimento al Marchio registrato “ ” né Parte_1 ad alcuna rinuncia da parte dell a diritti allo stesso Parte_1 collegati. Depone, in realtà, per una chiara volontà delle parti di disciplinare le modalità di utilizzo delle ragioni e della denominazione sociale nella pubblicità a pagamento sugli elenchi telefonici cartacei ( “Pagine Bianche”), all'epoca considerato lo strumento più incisivo per rendere noto al pubblico l'esercizio di un'attività commerciale. Non può ignorarsi il contenzioso in cui è maturato l'accordo, che richiedeva per essere composto di differenziare Controparte_1
per (almeno) l'utilizzo delle parole “di ” nelle proprie pubblicità
[...] CP_1 sugli elenchi telefonici. Trattasi, dunque, di un accordo che può essere ricondotto ad un "patto di desistenza" e, dunque, di un accordo di coesistenza tra le parti titolari di marchi simili e operanti sullo stesso mercato. Per mera completezza, la Corte osserva che le conclusioni rassegnate dall
[...]
nel giudizio di primo grado e in quelle riportate nella sentenza Parte_1 della Corte d'Appello di Milano parzialmente cassata, escludono la lettura data dell'appellata. Le domande, riportate agli autonomi punti b) e c) e in distinto paragrafo, non sono state formulate subordinatamente all'accoglimento della domanda di intervenuta risoluzione del più volte menzionato accordo.
Parte appellante in riassunzione, a fronte dell'accertata titolarità del Marchio registrato
“ ” per i servizi in classe 45 ha insistito per l'accoglimento di domande Parte_1 connesse, configurando a carico dell'appellata in riassunzione un illecito ai sensi pagina 9 di 11 dell'art. 20 comma 1 lett. a) e b) c.p.i., per le ipotesi di contraffazione del marchio al di fuori della pubblicità sugli elenchi telefonici, con conseguente richiesta di inibire tutti gli usi del segno “ ” e proposizione di un'azione risarcitoria. Parte_1
A sostegno delle domande, con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'
[...] ha richiamato il doc. 13H (fascicolo di I grado - estratto dal sito Parte_1
Internet raggiungibile al nome a dominio www.pompefunebripriovano.it e il doc. 81, sempre del fascicolo di I grado, relativo ad altri screenshot del sito dell'appellata in riassunzione. In tesi, l'uso del segno ” a caratteri grandi, così come il nome a Parte_1 dominio della parola “Pirovano”, quale segno distintivo del Marchio registrato per cui è causa, integrerebbero l'ipotesi di contraffazione del marchio registrato. La Corte ritiene la tesi difensiva non condivisibile, per la genericità dell'allegazione e in assenza di adeguata prova. I documenti espressamente richiamati evidenziano che l'uso del segno è sempre Co associato alle parole “ in caratteri evidenti, associazione Controparte_2 idonea ad escludere il contestato illecito. L'ulteriore rinvio dell'appellante in riassunzione ai “numerosi altri documenti agli atti, di cui si è detto nelle precedenti fasi processuali” non consente diverse conclusioni. L'atto processuale non ha garantito, nella parte dedicata al fatto, un puntuale riferimento ai documenti prodotti, al fine di chiarire lo scopo stesso della produzione e la rilevanza che l ha inteso attribuire alla fonte Parte_1 documentale, onde garantire alla controparte un corretto contradditorio e un esame adeguato da parte del giudicante. In tali conclusioni resta assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
Conclusivamente - fermo restando le statuizioni di cui al capo 1a) e 1b) e di cui al capo 2a) del dispositivo della sentenza impugnata del Tribunale di Milano Sezione Impresa A Civile e fermo restando quanto statuito dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 4432/2019 in ordine al risarcimento del danno patito dall Parte_1
[...
– accerta che l è titolare esclusiva del Marchio italiano Parte_1 registrato al n. 1041146 “ ”. Parte_1
L'esito della controversia considerato il complesso iter giudiziario, la qualità e quantità delle questioni trattate, valutata l'infondatezza di parte delle domande reciprocamente proposte dalle parti e una prevalente soccombenza di
[...]
dispone la compensazione di metà delle spese di lite Controparte_1 tra le parti per tutti i gradi di giudizio e pone la restante quota, come liquidata in dispositivo, a carico di Controparte_1
La liquidazione viene operata con applicazione dei parametri tra i medi e gli alti dello scaglione di riferimento (causa indeterminabile valore alto ) ex DM n. 147/2022 per tutte pagina 10 di 11 le fasi per il primo grado ed esclusa quelle istruttoria, non tenutasi, per i due giudizi di appello.
P.Q.M.
La Corte ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1. in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano Sezione Impresa A Civile n. 6849/2018, così come già riformata dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 4432/2019 in ordine al risarcimento danni riconosciuto in favore dell accerta che l'appellante in riassunzione Parte_1
è titolare esclusiva del Marchio italiano registrato al Parte_1
n. 1041146 ”; Parte_1
2. dichiara per metà le spese di lite compensate fra le parti per tutti i gradi di giudizio e pone a carico delle Controparte_1 la restante quota, che liquida in complessivi € 26.000,00 per compensi (di cui € 10.000,00 per il primo grado ivi compresa la fase cautelate, € 6.000,00 per il giudizio di appello iscritto al n. 272/2019 R.G., € 6.000,00 per il presente giudizio e € 4.000,00 per il giudizio di Cassazione ) oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge.
Così deciso in Milano il 4/12/2024
Il Presidente estensore SE Baccolini
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