N. R.G. 607/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Sent. N. La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, Cron. N. specializzata in materia d'impresa, composta da: Rep. N.
dott. Giuseppe Magnoli Presidente R. Gen. N.
dott. Cesare Massetti Consigliere 607/2021
dott. Marco Benatti Consigliere Relatore Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 607/2021 R.G. posta in decisione
all'udienza collegiale del 10/9/2025 a seguito di discussione orale, promossa
OGGETTO: d a
Concorrenza sleale Controparte_1 P.IVA_1 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARUSO GIAMPIERO e dell'avv. DE' MEDICI RICCARDO
( VIA FERRAMOLA 3 BRESCIA;
C.F._1
pagina 1 di 39 elettivamente domiciliato in VIA FERRAMOLA 3 25121 BRESCIA
presso il difensore avv. CARUSO GIAMPIERO
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. , con il Controparte_2 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. BRACUTI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA ROMANINO 1 BRESCIA presso il difensore avv.
BRACUTI GIUSEPPE
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia d'impresa, n. 1125/2021 del 23/04/2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1125/2021 emessa dal
Tribunale di Brescia, Sezione Specializzata in Materia di Imprese,
Giudice Relatore Dott. Lorenzo Lentini, Presidente Dott. Raffaele
Del Porto, nell'ambito del giudizio R.G. n. 17124/18, depositata in cancelleria in data 23.4.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure con memoria istruttoria ex art. 183, VI co.,
n. 1, c.p.c. che qui si riportano:
pagina 2 di 39 In via principale nel merito:
Accertare e dichiarare che le condotte poste in essere dalla convenuta (P.I. , con sede Controparte_2 P.IVA_2
legale in OS (BS), Via Ghidoni n. 187, in persona del legale rappresentante pro tempore, meglio descritte nella narrativa del presente atto, siano da considerarsi in violazione degli art. 98-99 D.
Lgs 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale) oltre che atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c.
Per l'effetto, in principalità:
inibire alla convenuta la prosecuzione dell'illecito sopra indicato,
ordinando la cessazione della produzione e della commercializzazione delle carterature “convoglia scarto” e la cancellazione delle immagini contenenti tali prodotti da qualsiasi catalogo e/o sito internet a marchio della convenuta e/o ad essa riferibile;

condannare la convenuta, in caso di mancato adempimento all'ordine inibitorio di cui sopra, alla corresponsione in favore della società attrice di una somma a titolo di penale nel ritardo pari ad
Euro 1.000,00 (mille,00) per ogni giorno di ritardo.
condannare la convenuta al risarcimento del danno quantificato in complessivi Euro 240.000,00 (duecentoquarantamila,00) di cui pagina 3 di 39 Euro 30.000,00 a titolo di danno emergente ed Euro 210.000,00 a titolo di c.d. lucro cessante, per le motivazioni di cui in narrativa, oltre ad interessi quantificati ex lege dalla data di effettiva violazione al saldo effettivo;

per l'effetto, in subordine:
condannare la convenuta, ove non fosse possibile quantificare con certezza il quantum debeatur circa il risarcimento del c.d. lucro cessante richiesto da parte attrice, al pagamento di una somma liquidata in base a quanto stabilito dall'art. 125 CPI e, in particolare, in base al principio della c.d. royalty virtuale, che l'Ill.mo Giudice
adito vorrà stabilire in base alle risultanze di causa e, comunque, in base al criterio meglio esposto in atti;

per l'effetto, in ogni caso:
ordinare, a spese della parte convenuta soccombente, la pubblicazione della sentenza, integralmente o in sunto, comprensiva della parte dispositiva, su tre quotidiani nazionali identificati nelle testate Sole24ore, Italia Oggi e Milano Finanza.
In via subordinata nel merito:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice adìto dovesse ritenere insussistente la tutela ex artt. 98 e 99 CPI, accertare e pagina 4 di 39 dichiarare che le condotte meglio descritte in narrativa, poste in essere dalla parte convenuta nei confronti della attrice, siano comunque da considerarsi atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n.
3 c.c.
Per l'effetto, in principalità:
inibire alla convenuta la prosecuzione dell'illecito sopra indicato,
ordinando la cessazione della produzione e della commercializzazione delle carterature “convoglia scarto” e la cancellazione delle immagini contenenti tali prodotti da qualsiasi catalogo e/o sito internet a marchio della convenuta e/o ad essa riferibile;

condannare la convenuta, in caso di mancato adempimento all'ordine inibitorio di cui sopra, alla corresponsione in favore della società attrice di una somma a titolo di penale nel ritardo pari ad
Euro 1.000,00 (mille,00) per ogni giorno di ritardo.
condannare la convenuta al risarcimento del danno quantificato in complessivi Euro 240.000,00 (duecentoquarantamila,00) di cui
Euro 30.000,00 a titolo di danno emergente ed Euro 210.000,00 a titolo di c.d. lucro cessante, per le motivazioni di cui in narrativa,
oltre ad interessi quantificati ex lege dalla data di effettiva violazione al saldo effettivo;
pagina 5 di 39 per l'effetto, in subordine:
condannare la convenuta, ove non fosse possibile quantificare con certezza il quantum debeatur circa il risarcimento del danno richiesto da parte attrice, al pagamento di una somma liquidata in base a quanto stabilito dall'art. 125 CPI e, in particolare, in base al principio della c.d. royalty virtuale, che l'Ill.mo Giudice adito vorrà
stabilire in base alle risultanze di causa e, comunque, in base al criterio meglio esposto in atti;

per l'effetto, in ogni caso:
ordinare, a spese della parte convenuta soccombente, la pubblicazione della sentenza, integralmente o in sunto, comprensiva della parte dispositiva, su tre quotidiani nazionali identificati nelle testate Sole24ore, Italia Oggi e Milano Finanza.
In caso di accoglimento delle domande attoree, anche parziale:
con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
In via istruttoria si chiede l'ammissione, riportandoli integralmente, dei seguenti mezzi di prova ex art. 356 c.p.c.:
a) che l'Ill.ma Corte d'Appello adita ordini, ex art. 210 c.p.c. alla società l'esibizione della seguente Controparte_2
documentazione:
pagina 6 di 39 - Copia della documentazione contabile Controparte_2
dall'agosto 2011 alla data odierna, che attesti con assoluta chiarezza il numero di macchinari multimandrino venduti nel periodo indicato, il prezzo di vendita e la percentuale di incidenza di tali commesse sul fatturato complessivo per ogni Controparte_2
anno di riferimento;

- Copia della documentazione contabile per il Controparte_2
periodo 2008-agosto 2011, che attesti con assoluta chiarezza il numero di macchinari multimandrino venduti nel periodo indicato, il prezzo di vendita e la percentuale di incidenza di tali commesse sul fatturato complessivo per ogni anno di Controparte_2
riferimento.
b) che l'Ill.ma Corte d'Appello adìta ammetta Consulenza Tecnica
d'Ufficio in descrizione ex art. 129 c.p.i. con la quale il consulente tecnico incaricato dovrà:
a) descrivere il metodo di secretazione delle informazioni tecniche presunte riservate in capo a Controparte_1
b) descrivere il know-how in relazione alla Controparte_1
realizzazione degli scivoli convoglia scarto;

c) raffrontare con la documentazione tecnica e Controparte_1
onde determinare se gli scivoli convoglia Controparte_2 pagina 7 di 39 scarto prodotti da parte convenuta dopo l'avvento in società del Sig.
possono ritenersi “identici o di seconda generazione” nel _1
senso che incorporino il medesimo know–how di parte attrice;

d) acquisire copia della documentazione contabile relativa alla vendita dei macchinari multimandrino CP_2 Controparte_2
previa cancellazione del nome dei cliente e del prezzo per singola transazione, salva l'indicazione del ricavo complessivo e del numero di pezzi venduti prima dell'anno 2011 e dopo l'anno 2011.
c) che l'Ill.ma Corte d'Appello adìta voglia, senza inversione dell'onere probatorio, ammettere la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalla locuzione “Vero che” emendati, se del caso, di qualsiasi componente negativa e/o valutativa:
3.1) nel mese di agosto 2011 il Sig. di Parte_1 [...]
sottoponeva al Sig. di Controparte_2 CP_3 Parte_2 CP_1
il problema riscontrato sui macchinari multimandrino
[...]
prodotti dalla convenuta (in gergo tecnico meglio conosciuti come
“le ”) relativo allo scarto truciolare di lavorazione metallica Pt_3
che si andava accumulando sul fondo del macchinario e sulla tavola di lavoro?
3.2) il Sig. dichiarava al Sig. Parte_1 Controparte_4
che il problema dello scarto truciolare di metallo sulle macchine pagina 8 di 39 multimandrino prodotte da poteva ritenersi Controparte_2
di non scarsa importanza in quanto causa di innumerevoli fermi tecnici del macchinario (al fine di provvedere alla pulizia dello scarto truciolare) e della rottura delle guarnizioni in gomma montate sul tavolo rotante di lavoro e dei motori dei macchinari multimandrino?
3.3) il Sig. si attivava Controparte_5 Controparte_1
immediatamente per la risoluzione del problema degli scarti truciolari metallici sui macchinari multimandrino Controparte_2
sottoponendo al Sig. e, successivamente al
[...] Parte_1
suo pensionamento, al Sig. gli scivoli convoglia Parte_4
scarto da lui inventati appositamente per Controparte_2
3.4) in persona del Sig. Controparte_2 Persona_2
richiedeva già dal mese di settembre 2011 l'intervento presso la sua sede di OS (BS) da parte del Sig. di Controparte_4
al fine di procedere ai rilievi necessari al corretto Controparte_1
dimensionamento degli scivoli convoglia scarto sviluppati ad hoc
dalla società attrice per i macchinari multimandrino
[...]
Controparte_2
3.5) per le operazioni di rilievo tecnico il Sig. Controparte_4
veniva affiancato dal Sig. per l'annualità 2011/2012 e Per_3
pagina 9 di 39 successivamente dal Sig. e dal Sig. Persona_4 Persona_5
3.6) per le operazioni di rilievo tecnico il Sig. Controparte_4
veniva affiancato anche da personale interno Controparte_2
nelle persone dei Sig.ri e, dopo il suo Parte_1
pensionamento, dal Sig. Parte_4
3.7) all'esito del rilievo tecnico operato dal Sig. Controparte_4
e dai suoi collaboratori e successivamente Per_3 Persona_4
e predisponeva il disegno Persona_5 Controparte_1
costruttivo degli scivoli convoglia scarto e la relativa offerta economica che venivano poi approvati con comunicazioni del Sig.
da parte di Persona_2 Controparte_2
3.8) in seguito alla predisposizione e accettazione del disegno costruttivo e dell'offerta economica, il Sig. Controparte_4
coadiuvato dai Sig.ri e procedeva alla Parte_5 Persona_5
realizzazione pratica degli scivoli convoglia scarto, presso la sede
Controparte_1
3.9) all'esito delle prime lavorazioni 2011 si Controparte_2
diceva soddisfatta dell'operato e dichiarava che con Controparte_1
gli scivoli convoglia scarto di avere risolto la problematica dello scarto truciolare metallico sui macchinari multimandrino dalla stessa prodotti? pagina 10 di 39 3.10) dopo le prime richieste dei mesi da settembre a dicembre
2011, inviava tramite il Sig. dei Controparte_2 Persona_2
disegni 3D di massima delle macchine multimandrino, tutti identici tra loro a guisa di un modello prestampato, sui quali venivano, di volta in volta, indicati solamente gli ingombri di massima, per la successiva realizzazione degli scivoli convoglia scarto?
3.11) con la predisposizione di questo modello Controparte_2
voleva solo ed agevolava l'azione di rilievo da parte del Sig.
[...]
che, in ogni caso, si recava comunque ad Controparte_4
eseguire i rilievi tecnici presso la sede ad CP_2 Controparte_2
OS?
3.12) sin dalla prima richiesta di dell'agosto Parte_6
2011, le singole fasi di rilievo, progettazione, costruzione e montaggio degli scivoli convoglia scarto venivano seguite dal Sig.
e dal personale addetto (prima Controparte_4 Controparte_1
e e poi dal 2015 alla sua Per_3 Persona_5 Persona_4
dimissione)?
Sui capitoli di prova di cui sopra da 3.1) a 3.12) si chiede l'audizione dei seguenti testimoni:
- residente a [...]
6; pagina 11 di 39 - residente a [...]
- presso OS (BS), Parte_4 Controparte_2
Via Ghidoni n. 187;
- , residente a [...]; Per_3
- , residente a [...]; Parte_5
- presso RE (BS), Via Testimone_1 Controparte_1
Repubblica n. 187;
- presso OS (BS), Via Persona_2 Controparte_2
Ghidoni n. 187;
3.13) dal gennaio 2015 e sino alla sua dimissione volontaria con ultimo giorno lavorativo al 28.2.2018 veniva destinato, quale addetto esclusivo alle lavorazioni di installazione e carterizzazione,
presso la società presso la sede di OS Controparte_2
(BS), Via Ghidoni n. 187?
3.14) le mansioni e gli orari di lavoro a lei assegnati presso
[...]
erano i seguenti: si recava dal lunedì al venerdì dalle CP_2
ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00 presso la sede di OS (BS) e con l'ausilio del Sig. CP_2 Controparte_2
visionava i macchinari sui quali dovevano Controparte_4
essere eseguite le carterizzazioni “convoglia scarto” prestando pagina 12 di 39 assistenza al legale rappresentante per la Controparte_1
predisposizione del primo “schizzo tecnico” delle stesse?
3.15) le carterizzazioni convoglia scarto venivano sempre trasportate presso e, in quella sede, lei (in Controparte_2
molti casi senza ausiliari o altri soggetti coadiutori) predisponeva l'assemblaggio e la corretta messa in opera delle stesse, in alcuni casi adattandole al momento secondo le necessità della committenza?
3.16) lei veniva assunto da in data 1.3.2018 Controparte_2
con le medesime mansioni e la medesima retribuzione che aveva presso Controparte_1
3.17) lei eseguiva sempre i medesimi orari di lavoro presso ed essi venivano sempre sistematicamente riportati Controparte_1
sul suo cartellino elettronico al fine del corretto calcolo della sua retribuzione mensile, come da doc. 15 che le si rammostra?
3.18) durante il periodo lavorativo presso le Controparte_1
venivano concessi dietro sua richiesta ferie, permessi e periodi di malattia?
3.19) lei è proprietario tutt'oggi di un immobile a RE, Via
Santella ed è attualmente residente a [...]?
pagina 13 di 39 3.20) all'esito della ricezione della diffida dello studio legale Caruso
– de' Medici datata 12.4.2018 come da doc. 10 che le si rammostra, partecipava di tale missiva anche la Controparte_2
3.21) una volta visionata la diffida da lei ricevuta, i vertici
[...]
la tranquillizzavano sulla sua situazione nella Controparte_2
vicenda e le proponevano la difesa legale del loro avvocato di fiducia, Avv. Giuseppe Bracuti?
Sui capitoli di prova di cui sopra, da 3.13) a 3.21) si chiede l'audizione del seguente testimone:
residente a [...] Persona_4
3.22) nel mese di luglio 2017, riceveva comunicazione CP_1
telefonica da parte del Sig. Direttore di Persona_6
Produzione il quale chiedeva un immediato Controparte_2
confronto presso la sede di OS informando preliminarmente la società attrice della volontà del Sig. di _1
presentare le proprie dimissioni in per farsi poi CP_1
riassumere presso Controparte_2
3.23) in relazione alla telefonata ricevuta dal Sig.
[...]
del luglio 2017 e soprattutto in merito alle paventate Per_6
dimissioni del Sig. da il Sig. _1 Controparte_1 CP_3 [...]
legale rappresentante manifestava tutto il Pt_2 Controparte_1 pagina 14 di 39 suo stupore riferendo di essere all'oscuro di qualsiasi decisione al riguardo da parte del suo dipendente?
3.24) all'esito dell'incontro avvenuto in tra il Controparte_2
Sig. ed il Sig. questo ultimo convocava il Sig. Per_6 CP_4
al fine di sincerarsi della effettiva volontà del lavoratore di _1
lasciare l'azienda?
3.25) il lavoratore confermava la propria volontà di essere assunto alle dipendenze di adducendo quale Controparte_2
motivazione l'imminente acquisto di un immobile ad OS con conseguente avvicinamento alla sede operativa CP_2
3.26) dall'assunzione del Sig. presso in _1 Controparte_2
data 1.3.2019 questa ultima cessava gli ordinativi degli scivoli convoglia scarto presso Combofer S.p.a.?
3.27) il Sig. dalla data di assunzione dell'1.3.2019 a tutt'oggi, _1
esegue i rilievi e il montaggio delle carterature convoglia scarto in autonomia, così internalizzando la produzione degli stessi in
[...]
Controparte_2
3.28) ricevuta la diffida dello studio legale Caruso – de' Medici in data 24.4.2018, il Sig. ne metteva a conoscenza il Sig. _1 [...]
e il Sig. , i quali convocavano presso la Per_2 Persona_6
pagina 15 di 39 sede il Sig. al fine di Controparte_2 Controparte_4
discutere sulla medesima diffida?
3.29) in data 3.5.2018, alla presenza dei Sig.ri ed Persona_6
i vertici informavano il Sig. Persona_2 Controparte_2
di essere stati edotti dal Sig. della Controparte_4 _1
ricezione della diffida di parte attrice e che, vista la situazione,
avrebbero interrotto qualsiasi rapporto commerciale con CP_1
in caso di mancato immediato ritiro di tale comunicazione?
[...]
3.30) in data 15.5.2018 il Sig. si recava presso la sede CP_4
sempre alla presenza dei Sig.ri Controparte_2 Persona_2
e informando questi ultimi della volontà di Persona_6
proseguire nell'azione legale contro chiunque avesse leso i diritti e il Sig. ribadiva il precedente Controparte_1 Per_2
“avvertimento” al circa la paventata interruzione del CP_4
rapporto commerciale tra le società anzi esortandolo a interrompere qualsiasi azione giudiziale?
Sui capitoli di prova di cui sopra, da 3.22 a 3.30) si chiede l'audizione dei seguenti testimoni:
- presso RE (BS), Via Testimone_1 Controparte_1
Repubblica n. 187;
- presso OS (BS), Via Persona_2 Controparte_2 pagina 16 di 39 Ghidoni n. 187;
- presso OS Persona_6 Controparte_2
(BS), Via Ghidoni n. 187;
- residente a [...], Persona_4
limitatamente ai capitoli 3.24, 3.25 e 3.27
3.31) la sua società ha acquistato da un Controparte_2
macchinario multimandrino?
3.32) il macchinario multimandrino acquistato da Controparte_2
è sfornito degli scivoli convoglia scarto?
[...]
3.33) il macchinario multimandrino acquistato da Controparte_2
essendo sfornito degli scivoli convoglia scarto denota un non
[...]
irrilevante accumulo di truciolo metallico sulla tavola rotante di lavoro e sul basamento, tanto che tale situazione provoca innumerevoli blocchi di produzione, lacerazioni alle guarnizioni in gomma e rotture ai motori interni delle singole stazioni rotanti?
3.34) a più riprese la sua società ha chiesta, anche recentemente, a la soluzione del problema di accumulo del Controparte_2
truciolo metallico e dei danni da esso provocati?
3.35) la sua società ha acquistato da sia un Controparte_2
macchinario sprovvisto degli scivoli convoglia scarto inventati da pagina 17 di 39 sia un macchinario, recentemente acquistato, Controparte_1
fornito dei medesimi scivoli convoglia scarto?
3.36) lei ha riscontrato differenze di funzionamento, manutenzione e produttività del macchinario multimandrino Controparte_2
fornito degli scivoli convoglia scarto rispetto al macchinario
[...]
che ne è sfornito?
Sui capitoli di prova di cui sopra, da 3.31) a 3.36) si chiede l'audizione dei seguenti testimoni:
- Sig. presso O.M.B. Saleri S.p.a., Brescia, Via Rose di Testimone_2
Sotto n. 38;
3.37) presso tutta la documentazione tecnica, Controparte_1
commerciale e amministrativa è conservata, come previsto dal D.
Lgs. 101/2018, in formato sia digitale che cartaceo?
3.38) la documentazione digitale relativa a dati Controparte_1
tecnici, commerciali ed amministrativi è conservata su p.c. protetti da password in possesso della sola responsabile Sig.ra
[...]
Tes_1
3.39) la documentazione digitale relativa a dati Controparte_1
tecnici, commerciali ed amministrativi è salvata, con cadenza giornaliera, su back up criptati con sistema di salvataggio NAS a pagina 18 di 39 doppio disco conservati il primo presso ed il Controparte_1
secondo presso PC LAB S.r.l. con sede a Villa Carcina (BS), Via
Fiume Mella n. 6/C?
3.40) per la maggior sicurezza interna ed esterna dei dati digitali relativi a progettazione e liste clienti dall'eventuale Controparte_1
attacco esterno, è funzionante un ulteriore sistema di doppio salvataggio su unità esterne interscambiate settimanalmente?
3.41) il dato digitale è accessibile ai soli soggetti Controparte_1
muniti delle idonee password di rete e quindi inaccessibile, all'interno e all'estero da parte di terzi soggetti?
3.42) tutta la documentazione cartacea relativa a Controparte_1
dati tecnici, commerciali e amministrativi viene quotidianamente chiusa a chiave in armadiature protette da chiavi di accesso in possesso della sola Sig.ra Testimone_1
Sui capitoli di prova di cui sopra, da 3.37) a 3.42) si chiede l'audizione dei seguenti testimoni:
- Sig. presso PC LAB S.r.l., Villa Carcina (BS), Testimone_3
Via Fiume Mella n. 6/C
- residente a [...], Parte_5
limitatamente ai capitoli n. 3.38, 3.41 e 3.42
pagina 19 di 39 Dell'appellata
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa, rifuse le spese e competenze del grado, così giudicare:
Nel merito: rigettare tutte le domande proposte da Controparte_1
con l'atto di citazione d'appello in quanto inammissibili e infondate e, per l'effetto, confermarsi in ogni sua parte la sentenza del
Tribunale di Brescia n° 1125/2021 resa in data 12.4.2021 –
23.4.2021.
In via istruttoria: rigettarsi le istanze istruttorie ex adverso
formulate in quanto irrilevanti e inammissibili;
in subordine, nella denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede anche l'ammissione delle prove dedotte nella 2° memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., opponendosi a quelle avversarie per le ragioni spiegate nella 3°
memoria 183 VI comma c.p.c. con i testi indicati, anche a prova contraria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2018 industria meccanica con sede in RE CP_1
(BS), convenendo in giudizio la società di Controparte_2
OS (BS) avanti alla sezione specializzata in materia d'impresa del tribunale di Brescia, si dolse dell'indebita pagina 20 di 39 appropriazione del proprio know how tecnico industriale perpetrata dalla controparte mediante l'assunzione, nel febbraio
2018, di già dipendente dell'attrice dal 23 Persona_4 CP_1
maggio 2011 quale operaio di V livello. L'attrice era stata infatti fornitrice della (sino al 2018) e, secondo la sua CP_2
prospettazione, su richiesta della cliente aveva risolto un problema segnalato dalla medesima in merito ai macchinari c.d. CP_2
multimandrino. Si trattava dell'eccessiva produzione di scarto di materiale metallico nel fondo del macchinario con conseguente necessità di frequenti interruzioni per la pulizia e rischio per l'integrità del macchinario medesimo. L'intervento della fornitrice consistette nell'ideare e realizzare delle CP_1
“carterizzazioni” (involucri metallici ndr), idonee a convogliare gli scarti al di fuori del macchinario, provvedendo poi a consegnare e montare tali dispositivi sui macchinari dell'acquirente. Delle specifiche operazioni si era occupato, dal gennaio 2015, l'allora dipendente lavorando presso la sede della Controparte_6
cliente sino a quando egli stesso, in data 28/2/2018, CP_2
presentò le sue dimissioni volontarie per poi essere assunto dalla stessa cliente asseritamente con mansioni analoghe. Ciò coincise temporalmente con la totale interruzione, da parte della cliente,
dell'acquisto di carterizzazioni convoglia-scarti per i propri pagina 21 di 39 macchinari che pure, nei tre anni precedenti, avevano determinato ordini per circa € 30.000,00 annui. L'attrice sostenne pertanto che la cliente avesse violato:
- l'art. 98 del codice della proprietà industriale (c.d. CPI) in merito alla tutela dei segreti commerciali¹;
- il c.d. know how industriale, atteso che i già menzionati scivoli convoglia-scarto dovrebbero ritenersi tutelati dal Reg. di esenzione CE n. 4/772;
- l'art. 2598 n. 3 cc ritenendo che la cliente avesse utilizzato la tecnica del c.d. reverse engineering al fine di estrapolare dai progetti tutte le informazioni utili per conoscere, CP_1
autonomamente, il know how e lo sviluppo progettuale degli scivoli citati.
La convenuta, costituendosi avanti al tribunale specializzato,
pagina 22 di 39 chiese la reiezione della domanda e la condanna di ex CP_1
art. 96 cpc, sostenendo che la prestazione della fornitrice era stata limitata alla materia prima e a mere forniture di manodopera di carpenteria, avendo la sempre provveduto in proprio alla CP_2
progettazione, ai disegni e alle indicazioni tecniche inerenti agli scivoli oggetto della controversia. La modifica sarebbe consistita nella mera applicazione di talune lamiere avvitate al macchinario, in modo da consentire il deflusso di tali scarti metallici, ponendosi pertanto al di fuori della tutela di cui agli artt. 98 e 99 CPI, non costituendo tali dispositivi una “innovazione” come richiesto dalle predette disposizioni. L'attrice avrebbe poi sin dal 2011 svolto l'attività di contoterzista per conto di con conseguente CP_2
impossibilità di sussumerne i rapporti sotto il paradigma di cui all'art. 2598 n. 3 cc.
***
Con sentenza n. 1125/2021 del 23/04/2021 il tribunale di Brescia,
sezione specializzata in materia d'impresa, respinse le domande di ritenendole infondate nel merito. CP_1
Quanto al know how, ritenne inapplicabile l'art. 98 CPI non ritenendo provata in atti l'esistenza d'informazioni “segrete”,
“nuove” e aventi un valore economico idoneo ad attribuire un pagina 23 di 39 vantaggio competitivo. Il tribunale stigmatizzò in particolare come l'attrice non avesse compiutamente descritto il know how di cui chiedeva tutela, atteso che l'unica documentazione tecnica in atti proveniva dalla convenuta e dovendosi altresì evidenziare come l'attività di reverse engineering2 abbia in generale natura lecita quale strumento di acquisizione del know how, non ricorrendo il requisito dell'abusività dell'acquisizione medesima. Sarebbe inoltre estraneo al contesto il richiamo al Regolamento di Esenzione UE n.
4/772 che attiene al diritto antitrust e non configura nuovi diritti su beni immateriali, restando pertanto incerti i confini tra l'invocato
know how industriale, invocato dall'attrice, e il know how tecnico, tutelato dalle norme ma insufficientemente allegato da CP_1
secondo il primo giudice.
Il tribunale escluse altresì la tutela ex art. 2598 cc sotto un diverso profilo, non sussistendo tra le società una situazione di concorrenza in senso proprio, non condividendo le stesse la clientela finale e comunque ostandovi le stesse carenze che inficiavano l'invocata tutela ex art. 98 cpi.
Nel respingere le domande, il tribunale condannò altresì l'attrice alla rifusione delle spese di giudizio, pur non accogliendo la ² Analisi dettagliata di un prodotto onde acquisire le informazioni necessarie per produrne uno analogo o migliore. pagina 24 di 39 domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 cpc proposta dalla convenuta.
Il 30/4/2021 quest'ultima notificò all'attrice la sentenza di primo grado.
***
Con atto di citazione notificato il 28/5/2021 ha CP_1
proposto appello affidando le sue censure a tre motivi di gravame.
Si è costituita la società appellata contestando Controparte_2
la fondatezza delle censure di controparte di cui ha chiesto la reiezione così come delle avverse istanze istruttorie, insistendo solo in subordine per l'ammissione delle proprie.
Rinviata per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata decisa all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 10 settembre
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, articolato in più punti, l'appellante censura la decisione sotto diversi profili quali la violazione di legge ex art. 342 nn. 1 e 2 c.p.c., art. 115 c.p.c. e art. 132, II co., n. 4 c.p.c., nonché la mancata ammissione delle istanze probatorie ritenute essenziali ai fini della decisione.
pagina 25 di 39 Sostiene che, sotto un primo profilo, con riguardo agli scivoli in questione, non vi sarebbe stato alcun disegno tecnico costruttivo e neppure un progetto preliminare dello stesso redatto dall'appellata,
come invece da questa sostenuto con valutazione fatta propria dal tribunale. I documenti 13, 16 e 22-31 allegati da alla seconda CP_2
memoria ex art. 183/6 n. 2 cpc e richiamati nella pronuncia, non sarebbero in realtà rilevanti in quanto inidonei a provare la titolarità del know how in capo all'appellata: gli stessi confermerebbero, anzi, la tesi dell'appellante.
Dal doc. 13 in particolare, pur costituente una comunicazione interna alla del 29/6/2017, emergerebbe come proprio CP_2
l'appellante avrebbe sviluppato i disegni dei componenti degli scivoli in questione.
I docc. 16 e 16a di parte convenuta sarebbero irrilevanti riguardando ordini degli anni precedenti e senza riferimenti agli scivoli in oggetto.
Il preventivo doc. 22, cui pure è allegato un disegno CP_1
, non sarebbe indicativo perché tale disegno fu Controparte_2
adottato su precise indicazioni di avendo l'attrice CP_1
chiesto di provare la circostanza con l'escussione del teste Pt_1
tecnico della società che ben conosceva lo sviluppo CP_2
pagina 26 di 39 produttivo degli scivoli.
I docc. 23-31 sarebbero inconferenti perché generici nei riferimenti temporali e di fornitura.
Ha quindi insistito per l'effettuazione dell'istruttoria al fine di dimostrare che gli scivoli in questione non sono prodotti standardizzati, bensì personalizzati e insuscettibili di essere prodotti e montati sulla base dei meri disegni prodotti dal cliente.
Ne deriverebbe l'irrilevanza del non avere depositato disegni predisposti dall'attrice atteso che l'attività di progettazione, seguita da prove e scelte tecniche, poteva essere provata solo per testimoni.
Sotto un secondo profilo, sarebbe provato quantomeno il requisito della novità ex art. 98 cpi, atteso che è incontestato come la CP_2
si sia avvalsa di nel 2011 per la creazione degli scivoli CP_1
di cui è causa. La prova sarebbe altresì ricavabile dal comportamento del dipendente che, dopo essere stato _1
impiegato per alcuni anni presso la sede si dimise da CP_2
per essere assunto dall'appellata al fine di svolgere la CP_1
medesima attività e mediante le relative conoscenze. Il c.d. valore economico sarebbe ravvisabile nel vantaggio competitivo rispetto ad altre aziende che, pur utilizzando i macchinari c.d. multimandrino della non possono utilizzare gli scivoli CP_2
pagina 27 di 39 prodotti dalla e oggi autonomamente da . CP_1 CP_2
L'appellante ha altresì ribadito come la documentazione attestante il citato know how sia custodita in strumentazioni informatiche protette presso la sede di concretizzandosi altresì il CP_1
requisito della segretezza, censurando l'affermazione del tribunale secondo cui le conoscenze del avrebbero dovuto ricondursi _1
alla sua persona e non all'ex datore di lavoro, atteso che giocoforza il dovette venire a conoscenza, tenuto conto delle esigenze di _1
, delle quantità dei componenti, delle caratteristiche CP_2
tecniche dei prodotti asseritamente studiati da CP_1
nonché del fatto che egli ebbe accesso alla documentazione riservata a lui fornita dal sig. legale rappresentante CP_4
dell'attrice medesima. Il avrebbe pertanto fornito alla _1 CP_2
notizie riservate sulla produzione e installazione degli scivoli al fine di realizzarli con rapidità e in modo perfettamente conforme alle esigenze della cliente.
L'appellante insiste inoltre per gli ordini d'esibizione della documentazione contabile di controparte, come richiesta in I grado e al fine di provare il numero di macchinari analoghi venduti a terzi,
i prezzi di vendita e l'incidenza degli stessi sul fatturato della convenuta al fine d'accertare che, a seguito e grazie all'adozione pagina 28 di 39 degli scivoli, vi era stato un aumento della produzione e vendita dei macchinari medesimi.
Insiste inoltre:
- nell'ammissione di una CTU al fine di accertare le specifiche informazioni progettuali e tecniche di proprietà CP_1
anche al fine di individuarne la novità, nonché l'attuazione delle stesse presso i macchinari in produzione da parte di CP_2
ritenendo che il collegio avrebbe potuto delegare allo stesso CTU la descrizione del know how in questione;

- per l'escussione dei testimoni sui 42 capitoli di prova dedotti in I
grado.
Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.
Non è infatti scalfita l'osservazione del primo giudice secondo cui non è rilevante che l'appellata abbia o meno dimostrato d'essere autrice dell'innovazione, ma lo è che l'appellante non abbia neppure specificamente allegato, ancor prima che provato, la situazione giuridica di cui pretende tutela. Non è infatti l'appellata a dover produrre i disegni attestanti il predetto know how, ma semmai
CP_1
Per ciò che concerne i documenti prodotti dall'appellata e di cui al pagina 29 di 39 primo profilo di censura, deve osservarsi che:
- il doc. 13, che dovrebbe provare l'attività di depone in CP_1
senso contrario, attestando l'invio all'appellante medesima di progetti elaborati da cui rispose con richiesta di CP_2 CP_1
un prezzo per la realizzazione (c.d. preventivo), la successiva effettuazione d'ordini da parte della cliente e conseguente sviluppo e realizzazione dei pezzi, da parte dell'appellante, sul predetto progetto (lamiera INOX), oltre a verifica e montaggio dei pezzi post
verniciatura del basamento;

- i docc. 16 e 16a sono effettivamente relativi ad anni precedenti e non presentano riferimenti agli scivoli di cui al progetto, ma la stessa appellata evidenzia come siano stati depositati al solo scopo di dimostrare che la anche negli anni precedenti, si era CP_2
sempre rivolta a contoterzisti (nel caso specifico GE.DA Meccanica
di Cellatica) per la fabbricazione di tal sorta di dispositivi, ivi denominati “scivoli e canali di scarico trucioli”, a ulteriore conferma dell'assenza di novità del modello di cui è controversia;

- il doc. 22, è il preventivo “per fornitura e montaggio di CP_1
carter in lamiera” con allegato un disegno progettuale marcato
(con indicazione “Proprietà della Controparte_2 [...]
. Il presente disegno NON potrà essere utilizzato, CP_2
pagina 30 di 39 riprodotto o comunicato a terze parti senza autorizzazione della
” in italiano e inglese). Tale documento, per Controparte_2
cui l'appellante lamenta non essere stata ammessa la prova orale con il teste volta a dimostrare che il disegno era in realtà Pt_1
realizzato su precise disposizioni di non può essere CP_1
interpretato come prospettato da quest'ultima. Da una parte si è in presenza di un disegno marcato protocollato, siglato e con CP_2
espressa attestazione di proprietà e diffida dall'utilizzo indebito,
nonché allegato a un documento che è inequivocabilmente un mero preventivo di Dall'altra, nella capitolazione relativa al CP_1
teste indicato (da 3.1 a 3.12), si demanda al medesimo di ricostruire uno schema di invenzione e predisposizione del tutto opposto a quanto risulta dal doc. 22, senza alcun riferimento al medesimo e senza produrre il “disegno costruttivo degli scivoli” che sarebbe stato redatto dall'appellante, nella persona di Controparte_4
indicato nel capitolo 3.7, né alcuno dei presunti disegni “di
massima”, tutti identici secondo l'appellante, che sarebbero stati inviati da come indicato nel cap. 3.10, ciò che peraltro CP_2
contraddice l'affermazione secondo cui gli scivoli non sono prodotti standardizzati insuscettibili d'essere montati sulla base dei meri disegni del cliente³. Non può pertanto ritenersi irrilevante, come ³ Pag. 24 appello pagina 31 di 39 vorrebbe l'appellante, la marcatura con il logo di cui al CP_2
disegno allegato al doc. 22, dovendosi anche su tale punto condividere la valutazione del tribunale;

- i docc. 23-31, che secondo l'appellante sarebbero inconferenti perché privi di riferimenti temporali e di fornitura, dimostrano comunque che gli scivoli in questione furono commissionati dapprima a quand'era imprenditore Controparte_4
individuale sino al 2013 (vv. preventivo doc 23 con analoghi disegni
, e dal 20/9/2013 alla dal medesimo CP_2 CP_1
costituita. Le copie delle email in atti sono datate e quanto da esse risulta non è contestato.
Più in generale non può accogliersi la tesi di parte appellata, volta a dedurre una complessa istruttoria testimoniale:
- mediante circostanze per lo più generiche e talora del tutto valutative (ad es. 3.11) allo scopo di contrastare un'univoca produzione documentale;

- mirata a provare rapporti che determinano importi non trascurabili (circa 30.000 euro annui secondo l'appellante) affidati a meri colloqui tra il sig. taluni dipendenti volti a CP_4 CP_2
vincolare in tal misura le rispettive società di capitali, nulla emergendo nella documentazione prodotta che conforti le tesi pagina 32 di 39 dell'appellante.
Quanto al secondo profilo di censura svolto nel primo motivo, non può ritenersi che il requisito della novità ex art. 98 cpi possa evincersi dal mero fatto, incontestato, che si sia avvalsa di CP_2
per la produzione degli scivoli, né tantomeno dal fatto CP_1
che il dipendente dopo tre anni di impiego presso la sede _1
si sia dimesso da per essere assunto da CP_2 CP_1 CP_2
Va ribadito con il tribunale che dalle prove in atti non emerge nemmeno un disegno rappresentante il know how di cui è pretesa tutela sicché, anche ove fosse ravvisabile un vantaggio competitivo nell'assunzione del dipendente, non vi è alcuna prova certa che lo stesso sia riconducibile all'attività intellettuale del o di CP_4
personale Di nessuna rilevanza è poi che l'appellante CP_1
abbia custodito tali asseriti documenti nelle proprie strumentazioni informatiche, poiché, come condivisibilmente rimarcato dal tribunale: “..la parte interessata a ottenere tutela ai sensi dell'art.
98 e ss. cpi è tenuta ad allegare puntualmente le caratteristiche del
know-how per cui è lite e a provarne il possesso, producendo in giudizio, eventualmente in forma secretata, la documentazione in
cui tale know-how (tecnico o commerciale) si è ovvero risulta custodito”. Ne deriva che non è in questione ove tale pagina 33 di 39 documentazione sia in ipotesi custodita e quale ne sia il regime di segretezza informatica, ma il fatto che non sia stata in alcun modo prodotta o comunque resa conoscibile in giudizio, benché in forma secretata, essendo pertanto irrilevante oltre che impossibile per il giudice accertarne la “segretezza” ai sensi della lett. a) dell'art. 98
cpi.
Ne deriva che, a maggior ragione e come sostenuto dal tribunale, non è inoltre provato che le conoscenze che il avrebbe portato _1
nella nuova società fossero riconducibili all'ex datrice di lavoro o non piuttosto alla sua persona ed esperienza.
Non può pertanto accogliersi la tesi secondo cui il avrebbe _1
fornito alla “notizie riservate” sulla produzione e CP_2
installazione degli scivoli al fine di realizzarli con rapidità e in modo perfettamente conforme alle esigenze della cliente, atteso che non è
provato, né chiesto di provare in modo processualmente ammissibile, quali siano tali notizie riservate.
Per tali ragioni si ritengono superflui i richiesti ordini d'esibizione della documentazione contabile di controparte, al fine di provare il numero di macchinari analoghi venduti a terzi, i prezzi di vendita e l'incidenza degli stessi sul fatturato della convenuta nonché
d'accertare se, a seguito e grazie all'adozione degli scivoli, vi era pagina 34 di 39 stato un aumento della produzione e vendita dei macchinari medesimi.
Conseguentemente superflua appare altresì l'istanza d'effettuare una CTU al fine di accertare le specifiche informazioni progettuali e tecniche di proprietà in quanto con essa si chiede CP_1
espressamente all'ausiliario di fornire prova della novità e di descrivere il know how, esattamente ciò che l'appellante avrebbe dovuto almeno allegare a fondamento della propria domanda e delle proprie istanze di prova orale.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta analoghe violazioni di legge con riferimento al punto successivo della sentenza, con il quale il primo giudice ha negato la tutela anticoncorrenziale ex art. 2598 n. 3 cc. Sostiene che al concetto di concorrenza posto a fondamento dell'invocata norma non sia consustanziale la comunanza di clientela, essendo sufficiente che la violazione di regole di correttezza e lealtà determini l'indebito vantaggio di un'impresa, nella diffusione e collocazione dei propri servizi, non essendo rilevante che le stesse operino in fasi diverse della produzione o del commercio di quei beni destinati al mercato (vv.
Cass. I civ. n. 4739 del 23 marzo 2012). Secondo l'appellante, inoltre, anche ove non fosse possibile la tutela ex art. 98 cpi,
pagina 35 di 39 sussisterebbe comunque un preciso dovere del giudice di istruire la domanda anticoncorrenziale come invocata, non essendo peraltro richiesta a tal fine la segretazione delle informazioni abusive essendo sufficiente che si tratti di dati cognitivi organizzati e strutturati che superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo (Cass. 12/7/2019 n. 18722).
Anche questo motivo è infondato.
Da una parte deve convenirsi con l'appellante sul fatto che la comunanza di clientela non è sempre necessaria alla configurazione dell'illecito anticoncorrenziale, apparendo del tutto condivisibile l'insegnamento giurisprudenziale richiamato. Deve però evidenziarsi come l'appellante sia stata sempre qualificata quale
contoterzista, come emerge del resto dalla documentazione succitata, ciò che appare più in linea con l'affidamento a essa di una singola fase o oggetto della produzione su ordine e indicazioni della committente, più che su imprese che operino in fasi diverse del medesimo prodotto.
Nel merito, però, l'azione anticoncorrenziale proposta in via subordinata, soffre delle medesime carenze di cui alla domanda principale. La carenza d'allegazione e probatoria già rilevata quanto al motivo precedente, si riflette sulla pretesa di tutela pagina 36 di 39 anticoncorrenziale che presuppone pur sempre, come evidenziato nella giurisprudenza richiamata dal tribunale⁴, che sia adempiuto l'onere della prova relativo all'effettiva esistenza di un know how
tutelabile e alla violazione dello stesso, onere che grava su chi ne chiede tutela. Vanno pertanto richiamate sul punto le medesime considerazioni svolte supra.
Con il terzo motivo lamenta l'appellante che il primo giudice, nonostante abbia respinto la domanda ex art. 96 cpc di parte convenuta, non abbia anche proceduto alla compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 cpv cpc. Il suindicato rigetto avrebbe infatti comportato una situazione di soccombenza reciproca idonea a fondare tal sorta di regolazione delle spese.
Anche questo motivo è infondato.
Secondo costante giurisprudenza, la pronuncia ex art. 96 cpc ha natura accessoria sicché il suo rigetto, ove siano accolte tutte le altre domande della stessa parte, non comporta soccombenza reciproca idonea a determinare la compensazione delle spese ex art. 92/2
cpc⁵. L'appello va quindi integralmente respinto restando assorbito ogni ulteriore profilo, anche istruttorio.
La sentenza gravata va pertanto confermata e l'appellante condannata alla rifusione delle spese del grado che, in base al DM
55/2014 e ss. mod., vanno liquidate come segue, tenuto conto del valore indeterminabile, della complessità media della controversia e in applicazione dei parametri medi. Deve liquidarsi anche una somma per fase di trattazione in quanto ineludibile in appello⁶.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase Compenso
Fase di studio della controversia: € 2.518,00
Fase introduttiva del giudizio: € 1.665,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 3.686,00
Fase decisionale: € 4.287,00
Compenso tabellare € 12.156,00
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma ⁶ Cass. Civile Ord. Sez. 2 Num. 29857 Anno 2023; Cass. 30219 del 31 ottobre 2023 Cassazione civile sez. II, 29/12/2022, n.37994; Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, n.14483; Cassazione civile sez. VI, 27/08/2019, n.21743; Cass. 31559/2019 pagina 38 di 39 1.quater del DPR 115/2002 nei confronti dell'appellante.


P.Q.M.


La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, sezione
[...]
specializzata in materia d'impresa, n. 1125/2021 del 23/4/2021, nel contraddittorio con , così provvede: Controparte_2
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;

- condanna l'appellante nella persona del CP_1
rappresentante legale, alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del grado, che si liquidano in € 12.156,00 per compensi, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;

- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 nei confronti dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 settembre
2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Marco Benatti dott. Giuseppe Magnoli
pagina 39 di 39 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES ¹ Art. 98 cpi:

1. Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche. ⁴ Trib Milano 31/1/2016 ⁵ Sez. 2 - , Ordinanza n. 18036 del 06/06/2022 (Rv. 664898 - 01); Cass. 31/8/17 n. 20666 (vv. anche Sez. L - , Sentenza n. 14813 del 10/07/2020 (Rv. 658182 - 02) Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9532 del 12/04/2017 (Rv. 643825 - 01) Sez. 2 - , Ordinanza n. 18036 del 06/06/2022 (Rv. 664898 - 01). pagina 37 di 39