R. G. 1916/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. DO RO - presidente rel. - dott. Grabriella Zanon - consigliere - dott. Alessandro Rizzieri - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 11/10/2021 promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ALBERTI
NI ed elettivamente domiciliato in PIAZZA ARACELI, 2 36100 VICENZA presso il difensore avv. ALBERTI NI;

- parte appellante - contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. FRANCINI
ER e SA DO con domicilio eletto in VIA MARTIRI DELLA
LIBERTA' 9 PADOVA presso lo studio dell'avv. FRANCINI ER;

- parte appellata -
Avente a oggetto: Brevetto di modello di utilità - Appello avverso la sentenza del tribunale di Venezia – sezione specializzata impresa n. 1541/2021 pubblicata in data
27/07/2021;
Causa riservata in decisione all'udienza del 18 settembre 2025 sulle seguenti conclusioni delle parti

Parte_1
In via preliminare
-1- 1) Dichiarare la nullità della CTU depositata in data 11.3.2020 per violazione degli artt. 194, 112 e 115 c.p.c., in quanto si è espressa in merito ad un oggetto che è stato modificato in corso di causa dalla convenuta, che quindi non è più significativo a fini probatori e non appartiene all'oggetto di causa.
2) Dichiarare inammissibile l'intervento dei terzi, in quanto tardivo ai sensi dell'art. 268 co. 1 c.p.c.
Nel merito, in via diretta
1) Accertare e dichiarare che la produzione, fabbricazione, vendita, offerta in vendita, commercio e pubblicizzazione da parte dell'appellata del dispositivo “ProNexibus” per cui è causa, identificato come in atti, ovverosia con potenza minima 10%, costituisce contraffazione della frazione italiana del brevetto europeo di titolarità dell'appellante n. EP 1545699 depositato l'8.4.2004 e concesso il 7.10.2009, e/o della frazione italiana del brevetto europeo n. EP 2092956 depositato l'8.4.2004 e concesso il 7.1.2015.
Si chiede che la Corte ponga a fondamento della sua decisione le prove raccolte in data 5.3.2015, sul modello Pronexibus n. 20130110P sottoposto a sequestro probatorio il 18.6.2014, oggetto di descrizione convalidata con l'ordinanza del
26.10.2015, e che per giudicare sulla contraffazione si avvalga del parere tecnico dell'ing. , espresso con relazione di CTU del 26.10.2017, che si è Persona_1 basata su tale materiale istruttorio.
In subordine, disporre la rinnovazione della CTU con altro consulente, volta a valutare l'interferenza tra il dispositivo Pronexibus oggetto di causa (con potenza minima 10%) e i titoli attorei sulla base delle rilevazioni effettuate in sede di descrizione da Crei Ven il 5.3.2015, convalidate con ordinanza del 26.10.2015.
2) Inibirsi definitivamente alla convenuta la fabbricazione, il commercio, la pubblicizzazione e l'uso del dispositivo elettromedicale “ProNexibus” per cui è causa, fissando una somma che prudenzialmente si indica in € 100.000,00 – od altra ritenuta di giustizia – per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata, ed una somma che si suggerisce in € 5.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza, ex art. 124 c.p.i.
3) Ordinarsi il ritiro dal commercio degli esemplari dei dispositivi elettromedicali di cui al punto che precede, anche richiamandoli nei confronti degli eventuali rivenditori o
-2- dei distributori commerciali che ne abbiano comunque la disponibilità.
4) Disporsi ai sensi dell'art. 124 co. 4 c.p.i. l'assegnazione in proprietà all'attrice degli esemplari di Pronexibus sequestrati (verbali UNEP Padova del 20.7.2018, 28.8.2018,
12.10.2018, 26.11.2018, 5.4.2019, 28.6.2019), ivi inclusi quelli modificati e testati da il 2.4.2019 (con potenza minima erogabile 15%). Pt_2
5) Accertare e dichiarare che i dispositivi “ProNexibus” testati da il 2.4.2019 Pt_2
(con potenza minima erogabile 15%) sono stati modificati dalla convenuta in corso di causa al fine illecito di eludere l'applicazione delle misure cautelari e di ledere i diritti fatti valere in causa dall'attrice.
6) Condannarsi la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dall'attrice in conseguenza delle violazioni per cui è causa ai sensi degli artt. 125 co. 1 c.p.i e 1223, 1226, 1227 c.c., liquidandoli seguendo i criteri e tenendo conto delle circostanze esposte nel contesto del presente atto, o nella misura che risulterà in corso di causa o in quella che il
Tribunale riterrà di giustizia, occorrendo facendone anche liquidazione in una somma globale stabilita ex art. 125 co. 2 c.p.i., in ogni caso con la rivalutazione e gli interessi di mora da quando dovuti fino al saldo. In particolare, si chiede che l'emananda sentenza faccia liquidazione dei danni in un importo non inferiore a quello dei canoni che la convenuta avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dall'attrice, opportunamente appesantiti in considerazione dell'avvenuta violazione ex art. 125 co. 2 c.p.i. Si chiede inoltre la restituzione degli utili realizzati dalla convenuta nella misura in cui essi eccedono il lucro cessante ex art. 125 co. 3 c.p.i.
7) Condannare la convenuta alla corresponsione, in favore dell'attrice, delle somme a titolo di penale per la mancata o ritardata esecuzione dei provvedimenti di inibitoria contenuti nell'ordinanza cautelare del 21.6.2018 emessa all'esito del procedimento n.
9462/2015 R.G., nella misura che risulterà in corso di causa.
8) Dichiarare inammissibile il rilievo della convenuta, volto a sollecitare una declaratoria d'ufficio dell'inefficacia del sequestro di beni appartenenti a terzi. In subordine e nel merito, respingere comunque il rilievo della convenuta in quanto infondato. In via istruttoria (specificamente nell'ambito del procedimento per la declaratoria di inefficacia ex art. 669 novies c.p.c. che dovesse eventualmente instaurarsi) si chiede l'ammissione dei testi indicati con nota del 13.10.2020,
-3- ovverosia i destinatari delle fatture sub AL. Y (prodotto dall'attrice nel subprocedimento promosso dalla convenuta per la revoca del sequestro) o, nei casi in cui si tratta di fattura emessa nei confronti di una società di leasing, nei confronti dell'utilizzatore del bene, sul seguente capitolo di prova: “Vero che il sig. Parte_3
o altro addetto di si è recato presso la sua azienda ed ha
[...] Controparte_1 ritirato, con il suo consenso, il dispositivo Pronexibus acquistato con la fattura che le si rammostra, riconsegnandole un altro esemplare di Pronexibus (o restituendole il prezzo di acquisto)”?
In subordine, nella denegata ipotesi in cui i beni sottoposti a sequestro dovessero risultare appartenenti a terzi, si chiede di essere rimessi in termine per effettuare la notifica di cui all'art. 130 co. 5 c.p.i. Se ritenuto necessario, al fine di dimostrare l'impedimento e la sua non imputabilità si chiede di sentire come testi la sig.ra e il sig. . Testimone_1 Tes_2
9) Ordinarsi ex art. 126 c.p.i. la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza per tre volte nell'arco di un mese nel quotidiano “Il Corriere della Sera” e in una rivista di settore a scelta dell'attrice, disponendo che ciò avvenga a cura di quest'ultima, con diritto di ripetizione delle spese di pubblicazione dietro semplice presentazione alla convenuta delle relative fatture di spesa.
10) Rigettarsi l'istanza di inefficacia del sequestro svolta dai terzi ex art. 699 novies c.p.c. e art. 130 co. 5 c.p.i., in quanto il sequestro è stato eseguito nei confronti di su beni nella disponibilità di quest'ultima, con la conseguenza che CP_1 nessuna notifica era dovuta ai terzi ex art. 130 co. 5 c.p.i.
In via istruttoria
-- Si chiede un'integrazione della CTU, con nomina di un ausiliario - e specificamente un laboratorio accreditato specializzato in misurazioni elettroniche - chiamato a pronunciarsi sulla correttezza della normativa tecnica applicata in occasione del procedimento di descrizione brevettuale. Si chiede altresì che all'ausiliario sia chiesto se e quali differenze esistano, ai fini della presente controversia (quindi ai fini della misurazione della densità di potenza), tra l'applicazione della norma IEC 60601-2-2
(applicata in sede di descrizione) e la norma IEC 60601-2-3 (richiesta dalla controparte).
-- Si chiede alla cancelleria dell'adita Corte d'appello di acquisire dalla competente
-4- Cancelleria civile del Tribunale di Venezia i fascicoli d'ufficio relativi alle pregresse fasi: i) cautelare (n. 3538/2014 r.g.), ii) di reclamo (n. 9462/2015 r.g.), iii) merito (n.
10389/2015 r.g.), iv) di reclamo avverso il provvedimento di precisazione delle concesse misure cautelari del 17.7.2020 (n. 5962/2020).
-- Si deposita il fascicolo di parte dei sopra indicati procedimenti cautelari e del dei precedenti gradi di giudizio:
-doc. 32: email IMQ 12.5.2015;
-doc. 33: email IMQ 3.3.2019;
-doc. 35: Manuale Rev06 del 18.12.2014;
-doc. 36: CE Pronexibus del 29.2.2012;
-doc. 37 AL. A e B: Test RA.
-- Si chiede di essere ammessi a depositare i seguenti documenti sopravvenuti:
-doc. 34: email IMQ 30.9.2021;
-doc. 38: rinnovo certificazione CE del 28.2.2017.
-- Si deposita copia conforme della Sentenza di primo grado.
-- Si chiede l'ammissione delle seguenti istanze istruttorie non ammesse nel giudizio di primo grado:
- Istanze di prova orale, come da memoria 183/6/2 c.p.c.
- Ordinarsi alla convenuta ex artt. 121 co. 2 c.p.i. e 210 c.p.c. l'esibizione dei libri e delle scritture contabili, in particolare delle fatture di vendita del Pronexibus dal 2011 ad oggi (al fine di verificare l'eventuale spettanza di penali), e disporre C.T.U. finanziaria e contabile per la determinazione dell'ammontare dei danni da liquidarsi in moneta all'attrice, nonché della penale per la violazione dell'ordine inibitorio, eligendo all'uopo un consulente esperto nella materia.
- In estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere che il dispositivo Pronexibus con potenza minima 15 Watt appartiene all'oggetto di causa e che le rilevazioni effettuate da il 2.4.2019 sono valide, disporre la Pt_2 rinnovazione della CTU con nuovo consulente con esperienza e competenza specifica nel campo dell'elettronica, in quanto essa è errata per le motivazioni illustrate in narrativa.
In punto spese
Spese, diritti ed onorari di causa (ivi incluso l'intero giudizio cautelare, il Giudizio di
-5- merito n. 1389/2015 R.G. ed il procedimento di reclamo n. 5962/2020 R.G.), ivi incluse le spese di assistenza tecnica, interamente rifusi.

CP_1
Voglia l'intestata Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione o difesa: previamente dichiarata la inammissibilità delle note di trattazione scritta dell'udienza del 01.02.2022 depositate da nella parte in cui Pt_1 contengono di fatto una Memoria non autorizzata e tardiva,
In via principale: rigettare l'appello proposto da per tutte le ragioni esposte in narrativa, perché Pt_1 inammissibile oltreché destituito di fondamento giuridico e fattuale, per l'effetto confermare la sentenza n. 1541/2021, Trib. di Venezia, pubblicata in data
27.07.2021;
In via di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 1541/2021, Trib. di
Venezia, emessa in data 19.07.2021, pubblicata in data 27.07.2021:
- accertare che nessuna violazione del dovere di lealtà e probità previsto dall'Art. 88 cpc può addebitarsi a e, per l'effetto, dichiarare l'inapplicabilità dell'Art. CP_1
92, c. 1, cpc;

- accertare e dichiarare l'inapplicabilità dell'Art. 92, c. 2, cpc in quanto non è ravvisabile nel caso de quo alcuna “assoluta novità della questione trattata”;
- condannare alla rifusione totale delle spese di lite di tutti i precedenti gradi Pt_1 processuali, ivi comprese quelle sostenute per l'assistenza prestata dai propri ausiliari e per le CTU.
In ogni caso:
- con vittoria di compensi e spese del presente grado di giudizio, ivi comprese quelle sostenute per l'ulteriore assistenza prestata dai propri ausiliari e per la nuova CTU svolta.
Si insiste nella già spiegata richiesta di acquisizione dei fascicoli dei precedenti grado e fasi di giudizio di cui si è comunque depositata copia telematica con la Comparsa di costituzione in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Mette conto premettere alcuni punti al fine di rendere maggiormente chiara l'esposizione che segue, rinviandosi per il resto a quanto esposto dalla sentenza di
-6- prime cure, che contiene una dettagliata esposizione delle tesi delle parti.

2. La causa ha ad oggetto due brevetti dei quali è titolare
[...]
) relativi a un metodo cosmetico per il trattamento Parte_1 dell'invecchiamento della pelle e al dispositivo per realizzare tale metodo cosmetico, segnatamente il brevetto EP1545699 (EP'699) (azionato nella fase cautelare e di merito) e il brevetto EP2092956 (EP'956) (azionato nella sola fase di merito). Di questi brevetti ha lamentato la contraffazione ad opera del dispositivo Pt_1
“Pronexibus” di ( ), “apparato per Controparte_1 CP_1 elettromagnetoterapia ad alta frequenza controllata e bassa potenza per terapia antalgica e fisioterapica”, nella versione con capacità di potenza a 10 Watt /Joule.

3. Per quanto ancora in questa sede di interesse, la caratteristica rivendicata dal brevetto EP'699 (e del brevetto 'EP956 di contenuto sostanzialmente sovrapponibile) che viene in rilievo, siccome in tesi oggetto di interferenza con il dispositivo
“Pronexibus”, è quella prevista alla lettera i) del testo brevettuale, ossia quella relativa al rapporto, tra la potenza fornita agli elettrodi e la superficie degli stessi, tale da non essere superiore a 0,5 Watt/cm².

4. Il dibattito fra le parti in causa ha riguardato – per gran parte – le modalità di misurazione di detto parametro che, nel corso del procedimento, ha costituito oggetto di varie consulenze tecniche, segnatamente:
a.) nel corso del procedimento di descrizione tramite l'ausiliario ing. , che Per_2 si è avvalso del laboratorio Crei Ven s.c.a.r.l. e per essa dell'ing. con CP_2 oggetto i prodotti Pronexibus nella loro versione originaria (potenza minima a
10 w/j);
b.) in sede di reclamo con avvalimento del c.t.u. ing. Piovesana, che - ai fini del giudizio di interferenza con i brevetti azionati - si è basato sulle misurazioni effettuate da EI EN;

c.) nel giudizio di merito di primo grado con nomina da parte del tribunale dell'ing.
Piovesana, poi sostituito dall'ing. , il quale ha compiuto le misurazioni CP_3 tramite il laboratorio sugli apparecchi Pronexibus modificati con Pt_2 potenza innalzata a 15 w/j (oggetto del successivo sequestro concesso con provvedimento del 21 giugno 2018);
d.) in questo grado d'appello con nomina del c.t.u. ing. al quale è stato Per_3
-7- affidato l'incarico di procedere all'indagine sui prodotti “Pronexibus” nella versione oggetto del procedimento cautelare.

5. Va pure evidenziato che , ancora nel corso del procedimento di primo CP_1 grado (successivamente al procedimento di descrizione e prima del sequestro del
2018), ha proceduto a modificare i suoi dispositivi, innalzando la potenza da 10 a 15 joule/w.

6. Ciò premesso, il tribunale, nella sentenza appellata, ha ritenuto, in estrema sintesi, che:
a) era ammissibile l'intervento dei terzi sequestratari ( , e CP_4 Controparte_5
; Controparte_6
b) il prodotto “Pronexibus” quale apparecchio elettromedicale doveva essere misurato sulla base della norma tecnica prevista per gli apparecchi elettromedicali
(CEI – EN 60601-2-3) e non già, come compiuto in sede di descrizione, ove erano stati verificati gli apparecchi nella versione originaria con potenza 10 joule, ma sulla base della norma tecnica relativa agli apparecchi per elettrochirurgia ad alta frequenza (CEI – EN 60601-2-2) e mediante un wattmetro (o comunque con un misuratore di potenza per dispositivi elettrochirurgici), rimuovendo inoltre gli elettrodi;

c) la c.t.u. affidata dal tribunale all'ing. , che aveva potuto svolgersi unicamente CP_3 sugli apparecchi “Pronexibus” modificati, aveva escluso ogni contraffazione;

d) era impossibile operare una verifica sugli apparecchi “Pronexibus” nella versione originaria (potenza minima 10 j);
e) le domande di andavano respinte;
Pt_1
f) le spese processuali andavano compensate fra le parti, in quanto , pur CP_1 avendo diritto a operare la modifica degli apparecchi per non incorrere in contraffazione, nondimeno aveva omesso di conservarne alcuni nella versione originale in modo tale da consentire di procedere a nuovi accertamenti, onde doveva trovare applicazione l'art. 92, co. 1, ultima parte c.p.c. e la previsione del secondo comma in ragione della “novità” della questione (individuata nella circostanza che
“nonostante la diligente attivazione di procedimento di descrizione” si fosse Pt_1 ritrovata “priva dello strumento probatorio”).

7. L'appello principale sottopone a censura la sentenza appellata laddove ha ritenuto: - tempestivo l'intervento dei terzi in causa (primo motivo); - rilevante ai fini di causa la
-8- valutazione dell'apparecchio “Pronexibus” come modificato (secondo motivo); - non utilizzabili le misurazioni effettuate in sede di descrizione sul dispositivo originario
(terzo motivo); - provata in causa la modifica generalizzata dei dispositivi con potenza innalzata (quarto motivo); - di condividere la c.t.u. espletata dall'ing. CP_3
(quinto motivo).
ha previamente eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. CP_1
e in via di appello incidentale ha censurato la pronuncia di compensazione delle spese processuali adottata dal tribunale.

8. L'eccezione di inammissibilità è infondata.
Diversamente da quanto opina l'appellata non è affatto necessaria la pedissequa ritrascrizione della parte della sentenza che si intende sottoporre a impugnazione, essendo sufficiente che dal tenore dell'appello sia chiaramente indicata la statuizione che si fa oggetto di censura con l'impugnazione. E, nel presente caso, non vi è dubbio alcuno su quali punti e capi della sentenza si dirige la critica formulata da
, come si può ricavare anche dalla breve sintesi innanzi compiuta. È appena il Pt_1 caso di osservare come la pronuncia di legittimità richiamata (Cass. 3194/2012) non sia neppure pertinente, in quanto relativa al ricorso per cassazione e alla necessaria
“autosufficienza” di questo.

9. Il primo motivo dell'appello principale non può trovare accoglimento.
Va rilevato, innanzi tutto, che esso ha ad oggetto la questione dell'intervento in causa nel processo avanti il tribunale dei soggetti sequestratari ( , CP_4 Controparte_5
e , soggetti che, peraltro, non risultano essere stati neppure evocati in Controparte_6 questo grado di giudizio (e nei cui confronti non consta che siano state formulate richieste neppure in primo grado), il che rende di per sé solo inammissibile una tale censura.
In secondo luogo, non si apprezza l'interesse che muove l'appellante alla doglianza in esame, posto che non è stata oggetto di condanne a favore dei Pt_1 sequestratari, neppure a titolo di rifusione delle spese processuali, nel mentre la declaratoria di inefficacia dei sequestri è stata tratta dal tribunale quale mera conseguenza del rigetto nel merito delle domande formulate da . Pt_1
In terzo luogo, occorre precisare che l'art. 268 c.p.c., nel testo ratione temporis vigente (essendo la controversia iniziatasi con atto di citazione notificato in data 26
-9- novembre 2015), prevedeva testualmente che l'intervento poteva aver luogo “sino a che non vengano precisate le conclusioni”.
Nel caso di specie l'udienza – poi sostituita con lo scambio di note scritte a mente dell'art. 221 co. 4 d.l. 34/2020 (“Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile”) – per la precisazione delle conclusioni venne fissata con provvedimento del 18-11-2020 per il giorno 10 febbraio 2021, contestualmente prevedendo la sostituzione di tale udienza con lo scambio di note scritte a mente dell'art. 221, co. 4, d.l. 34/2020 e fissando termine sino a due giorni prima dell'udienza per il deposito delle note.
È certo altresì che , e intervennero CP_7 Controparte_5 Controparte_6 in causa depositando in data 9 febbraio 2021 l'atto di intervento.
Secondo l'appellante “la nuova formulazione dell'art. 268 c.p.c., in seguito alle modifiche apportate dalla L. n. 353/90, non fa più riferimento al momento di rimessione della causa al collegio, bensì individua quale termine ultimo per
l'intervento volontario quello della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti.
Ne consegue che l'intervento dei terzi deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo ai sensi dell'art. 268 co. 1 c.p.c.”.
L'assunto non è condivisibile, in quanto altro è il termine – in allora neppure perentorio – che il giudice assegna ai fini dell'ordinato svolgimento del procedimento, altro è l'udienza (o il suo surrogato).
10. È opportuno rinviare la trattazione del secondo e del quinto motivo dell'appello principale, entrambi concernenti i dispositivi da 15 watt, dopo la disamina dei restanti motivi.
11. Il terzo motivo, con cui si critica la valutazione di inutilizzabilità delle misurazioni effettuate da EI EN in riferimento agli apparecchi con potenza 10 watt, è privo di fondamento.
Va ricordato che , contestando la sentenza del tribunale per aver annesso Pt_1
-10- rilievo ai dispositivi modificati, con potenza minima di 15 watt, ha sostenuto che la violazione della privativa andava verificata avendo esclusivo riguardo ai prodotti con potenza 10 watt, descritti nella relazione tecnica allegata con l'atto introduttivo ed oggetto del sequestro probatorio del 18/06/2014, specie considerando la mancanza di prova della modifica di tutti gli esemplari di “Pronexibus”. Proprio in base a tale tenore del motivo d'appello, la Corte, con ordinanza del 14 luglio 2023, ha disposto l'espletamento di una (ulteriore) indagine tecnica diretta alla verifica dell'interferenza con l'ambito di validità delle privative fatte valere in questo giudizio (frazione italiana del brevetto europeo EP n. 1535699 e frazione italiana del brevetto europeo EP
2092956), del dispositivo “Pronexibus”, nella versione oggetto del sequestro probatorio del 18/6/2014 già oggetto d'esame in sede di reclamo R.G. 9469/2015.
La c.t.u. espletata in questo grado, affidata all'ing. è giunta alle seguenti Per_3 conclusioni:
«Punto 1)
- non è stato provato che il dispositivo Pronexibus, nella versione oggetto della domanda di sequestro probatorio del 18/6/2014 già esaminata in sede di reclamo R.G. 9469/2015, interferisce con l'ambito di validità della frazione italiana del brevetto 15 europeo EP 1535699;
- non è stato provato che il dispositivo Pronexibus, nella versione oggetto della domanda di sequestro probatorio del 18/6/2014 già esaminata in sede di reclamo R.G. 9469/2015, interferisce con l'ambito di validità della frazione italiana del brevetto 20 europeo EP 2092956; Punto 2)
- i due dispositivi Pronexibus oggetto delle prove effettuate da nel 2019 risultano Pt_2 funzionalmente differenti rispetto a quello oggetto delle prove effettuate da Crei Ven nel 2015;
- il dispositivo Pronexibus con lo stesso numero di serie 20130110P (che è stato oggetto delle prove di Crei Ven nel 2015 e di nel 2019) risulta essere stato modificato dopo le Pt_2 prove del 2015 e prima delle prove del 2019;
- non è possibile stabilire con certezza se la medesima modifica che è stata effettuata sul dispositivo Pronexibus con numero di serie 20130110, dopo le prove Crei Ven del 2015 e prima delle prove del 2019, sia stata estesa all'intera produzione. Pt_2 Punto 3)
- le misurazioni effettuate dal laboratorio Crei Ven non sono utilizzabili ai fini della valutazione dell'interferenza brevettuale della frazione italiana del brevetto europeo EP 1535699 e della frazione italiana del brevetto europeo EP 2092956 da parte del dispositivo Pronexibus;
Punto 4)
- le misurazioni effettuate dal laboratorio Crei Ven e altresì dal laboratorio non sono Pt_2 utilizzabili ai fini della valutazione dell'interferenza brevettuale della frazione italiana del brevetto europeo EP 1535699 e della frazione italiana del brevetto europeo EP 2092956 da parte del dispositivo Pronexibus;

- le misure risultanti dalle tre prove effettuate da nel 2019 sono difformi da quelle Pt_2 effettuate da Crei Ven nel 2015 principalmente a fronte del fatto che i rispettivi dispositivi Pronexibus testati risultano essere funzionalmente differenti, quanto a meno a livello di impostazione software della potenza minima;
Punto 5)
- sia nelle prove che nelle prove Crei Ven, il rapporto tra la potenza fornita e la Pt_2 superficie degli elettrodi 5 non è stato correttamente calcolato,
- il tappetino non è assimilabile agli elettrodi secondo le rivendicazioni dei brevetti EP 1535699
-11- e EP 2092956». L'indagine dell'esperto nominato in questa sede si è dunque concentrata sui dispositivi in contestazione quali oggetto del sequestro probatorio 18-6-2014, ossia quelli con potenza sino a 10 watt. Con riguardo a tale versione dei dispositivi in contestazione il c.t.u. non ha ritenuto sussistente una interferenza di essi con i titoli di privativa dedotti da , giudicando non attendibili le misurazioni effettuate su di Pt_1 essi dal laboratorio Crei Ven nel 2015 (così come non utilizzabili quelle effettuate da nel 2019, peraltro relative ai dispositivi modificati). Pt_2
In merito alla norma tecnica alla luce della quale condurre le misurazioni, il c.t.u. ha esposto in modo molto chiaro e condivisibile che «la norma IEC 60601-2-2 Per_3 riguarda specificatamente attrezzature chirurgiche ad alta frequenza, mentre la norma CEI EN 60601-
2-3: 1998-02 riguarda specificatamente apparecchi di terapia a onde corte.
Indubbiamente, il dispositivo Pronexibus non è un'attrezzatura chirurgica, bensì – come detto - è un'apparecchiatura per terapia antalgica e fisioterapia. In particolare, il dispositivo Pronexibus è dotato di manipoli destinati all'applicazione di corrente a un paziente, senza effettuare alcuna incisione sulla pelle. Più in dettaglio, nel normale uso previsto e suggerito del dispositivo Pronexibus, così come risulta dal suo manuale d'uso (pag. 15), si legge che “In particolare è importante, al fine di ottimizzare il trattamento, che il paziente dichiari di avvertire un buon calore (non deve arrivare al limite della sopportazione) durante la durata 15 del singolo ciclo di trattamento. La sensazione di calore avvertita dal paziente deve essere buona, mai eccessiva”. Evidentemente, questa caratteristica del dispositivo
Pronexibus non è compatibile con le caratteristiche delle attrezzature “per l'esecuzione di operazioni chirurgiche” trattate specificatamente nella norma IEC 20 60601-2-2: 2009 – 5 … ALa data di marzo - maggio 2015 cui sono state effettuate le prove di Crei Ven, tra le due differenti norme segnalate, ed essendo entrambe validamente applicabili a 15 quella data, la norma a mio avviso più adatta era la
“CEI EN 60601-2-3: 1998-02”, e non la IEC 60601-2-2 che invece è stata utilizzata».
Il c.t.u. nominato in questa sede ha altresì rilevato ulteriori criticità delle misurazioni
EI EN, attinenti ai valori di impedenza in quell'occasione impostati e superiori a
100 ohm, in quanto “i suddetti valori di impedenza risultano ben al di fuori delle condizioni di lavoro” del dispositivo Pronexibus quali indicate nel relativo manuale d'uso (“Modo di emissione continua 100 joule massimi su 100 Ohm”: v. relazione pag. 25 s.) e all'evidente disallineamento di tali misurazioni persino rispetto Per_3
a quelle della relazione degli ingg. di parte . Controparte_8 Pt_1
L'ing. ha poi specificato che, nella prospettiva propria del giudizio di Per_3 contraffazione, che qui viene in rilievo, la questione della attendibilità delle misure
-12- EI EN non può non scontare la assoluta mancanza nei testi brevettuali di indicazioni sulle modalità di misurazione della potenza fornita agli elettrodi, non essendo presente nei testi delle privative alcun richiamo neppure in via esemplificativa a una qualche norma o a una qualche procedura non normata da utilizzarsi per misurare la potenza fornita agli elettrodi, tanto più che la caratteristica
“in modo tale che il rapporto tra la potenza fornita a detti uno o più elettrodi e la superficie di detti elettrodi non sia superiore a 0,5 W/cm” vale a definire il corrispondente ambito di tutela (c.t.u., pag. 30 ss.).
L'ing. ha compiutamente esposti i termini del problema discendente dalla Per_3 carenza di indicazioni del testo dei brevetti in questione: «se anche la mancanza di chiarezza di una rivendicazione non è motivo di nullità del brevetto, una tale mancanza di chiarezza diventa inevitabilmente e necessariamente un aspetto – o meglio una carenza - da considerare nella valutazione dell'interferenza brevettuale, e ciò considerando altresì che ai sensi dell'art. 121. 1 CPI
“l'onere di provare la contraffazione incombe al titolare” del brevetto e - a mio avviso – tale onere ha inizio o comunque si basa altresì sulle scelte “volontarie” che vengono effettuate dalla titolare del brevetto (per tramite del suo mandatario) per formulare il corrispondente testo brevettuale, sia a livello di rivendicazioni che a livello di descrizione».
Anche in merito alla rimozione del manipolo operata in sede di misurazione compiute da , l'esperto dell'ufficio ha esposto che «quando nelle prove Crei Ven è stato deciso di CP_9 rimuovere “la parte terminale isolata del manipolo” in quanto “diversamente si sarebbero alterati i parametri circuitali inserendo componenti elettricamente non noti nelle loro caratteristiche fisiche” (cfr. ultimi paragrafi di pag. 2 di pag. 3 della Relazione delle prove Crei Ven del 10 Aprile 2015), si è effettuata a mio avviso una modifica che poteva avere un senso dal punto di vista tecnico della misura da 15 effettuare (così come precisato dall'ausiliario del CTU che ha effettuato le prove Crei Ven), ma che porta ad una inevitabile e ingiustificata alterazione del dispositivo Pronexibus ai fini dell'acquisizione di misure da utilizzare poi nella valutazione dell'interferenza brevettuale … tale alterazione del dispositivo Pronexibus non è a mio avviso in alcun modo giustificata in un caso, come è il presente, in cui nei brevetti azionati EP '699 e EP '956 non è specificata o suggerita alcuna procedura o modalità per effettuare la misura della potenza fornita agli elettrodi, considerando altresì che per l'esperto del settore non è certamente diretta, ovvia e/o univoca l'identificazione della procedura da utilizzare per misurare la potenza fornita agli elettrodi. Sarebbe stato onere della titolare dei brevetti EP '699 e EP
'956 specificare esplicitamente e nel dettaglio all'interno degli stessi brevetti (almeno) una modalità con la quale effettuare la misura della 25 potenza da fornire agli elettrodi e ciò anche al fine di consentire ai terzi di verificare in modo diretto e non ambiguo la riconoscibilità o meno di una caratteristica essenziale che contribuisce a definire
l'ambito di tutela di detti brevetti.
Nei brevetti azionati EP '699 e EP '956 non si menziona o suggerisce in alcun modo né l'utilizzo della norma IEC
60601-5 2-2: 2009 – 5 (o comunque della sua corrispondente versione in vigore alla data di priorità/deposito dei brevetti) né l'utilizzo della norma “CEI EN 60601-2-3: 1998-02”».
-13- La parte appellante ha contestato gli esiti di anche tale consulenza tecnica, ma le doglianze da essa formulate non risultano in alcun modo condivisibili e vanno invece recepite e condivise le conclusioni cui è giunto l'esperto dell'ufficio.
Del tutto priva di consistenza è la censura basata sulla circostanza che il c.t.u. abbia utilizzato quale unità di misura i joule e non già i watt (joule/sec), il che – secondo
– manifesterebbe addirittura la totale incompetenza in materia dell'esperto Pt_1 nominato.
Innanzi tutto, si tratta dell'adozione di un criterio che il c.t.u. ha utilizzato per tutto il corso delle operazioni peritali e anche nella bozza di relazione inviata alle parti senza che abbia ritenuto neppure di adombrare un errore che oggi presenta quale Pt_1 marchiano (v. osservazioni del consulente tecnico di parte appellante). Si tratta di aspetto che vale a evidenziare la sostanziale irrilevanza della censura solo in questa sede veicolata, non in grado di per sé sola di enucleare un errore tale da inficiare le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u.
In secondo luogo, e decisivamente, mette conto rimarcare che è la stessa documentazione tecnica a corredo del dispositivo in contestazione (scheda tecnica di
“Pronexibus” citata a pagina 13 della relazione del c.t.u.) ad indicare in joule la potenza erogata, con un'indicazione che l'esperto dell'ufficio si è pertanto limitato a riportare.
Quanto all'inutilizzabilità delle misurazioni effettuate nel 2015 sulla versione originaria del dispositivo e sulla base della norma tecnica relativa alle attrezzature CP_1 chirurgiche, risulta insuperabile la valutazione in proposito espressa dal c.t.u.
secondo il quale non essendo il dispositivo Pronexibus “un'attrezzatura Per_3 chirurgica, bensì … un'apparecchiatura per terapia antalgica e fisioterapia”, essendo dotato di “manipoli destinati all'applicazione di corrente a un paziente, senza effettuare alcuna incisione sulla pelle” (relazione pag. 23), l'applicazione Per_3 della norma IEC 60601-2-2 è del tutto fuor di luogo e non può condurre ad esiti attendibili (il che, del resto, si pone in continuità con quanto opinato anche dal c.t.u.
a pag. 38 e ss. della sua relazione: “il dispositivo Pronexibus risulta essere un CP_3 dispositivo elettromedicale rientrante nella definizione e specifiche della norma IEC
60601-2-3 II ed. 1998 e non della norma IEC 60601-2-2:2018”). Come sopra già riportato, il c.t.u. ha segnalato anche ulteriori criticità delle misurazioni del 2015 (quali
-14- i valori di impedenza e la rimozione dei manipoli), evidenziando come la carenza nel testo brevettuale di qualsivoglia precisa indicazione in merito alle modalità di misurazione si riflette inevitabilmente sulla impossibilità di accertare la contraffazione denunciata (ivi, pagg. 30 ss. e poi a pag. 62 ss.).
tenta, ma vanamente, di sostenere la attendibilità delle misurazioni del 2015 Pt_1 effettuate da EI EN.
Quanto alla circostanza che il dispositivo “Pronexibus” sia stato certificato dall'ente certificatore IMQ utilizzando la stessa norma utilizzata nella descrizione (AL. 3 all'AL.
14 della CTU), si tratta di aspetto non decisivo ai fini di causa, ove è indispensabile accertare la contraffazione con altro dispositivo. Peraltro, come rilevato dal c.t.u.
«la norma “CEI EN 60601-2-3: 1998-02” è quella che era stata presa in Per_3 considerazione per la certificazione del Pronexibus, così come risulta dai report dei test effettuati da RA RL (cfr. documento “R-EL-587-1211-01A”) ed avente data del 21/12/2011, risultando così ben anteriore all'instaurarsi della presente vertenza»
(pag. 23-24 relazione c.t.u. . E, del resto, è stato lo stesso IMQ interpellato Per_3 dall'ing. a esprimere l'opinione che “ad una apparecchiatura di terapia ad CP_2 onde corte si applica la norma IEC 60601-2-3” nella sua edizione del 1998 (v. mail
12-5-2015 allegata a pag. 17 della relazione di ). CP_2
Anzi, nella memoria 13-5-2015 dello stesso ing. si può leggere che CP_2
“nonostante l'ausiliario convenga che le norme CEI EN 60601-2- 3:1998-02 e CEI EN
60601-2-3/A1: 1990-01 siano attualmente le uniche ad essere armonizzate nell'ambito della direttiva europea “Medical Devices” per gli apparecchi di terapia a onde corte … si ritiene che la norma utilizzata per le misure (IEC 60601-2-2:2009), relativa alle apparecchiature per elettrochirurgia ad alta frequenza, sia quella tecnologicamente corretta” [v. sub all. H prodotto da all. 4 all'allegato 7 della c.t.u., CP_1 pag. 4, riga 18], con ciò finendo per darsi atto che l'unica normativa all'epoca effettivamente applicabile per gli apparecchi come il “Pronexibus” era la CEI EN
60601-2-3.
Più in generale, va osservato che il mero richiamo ai pareri del direttore di Crei Ven, Contr dell' , dell'IMQ e all'autorevolezza di tali persone o strutture rappresenta un argumentum ab auctoritate che non vale di per sé quale effettivo elemento di convincimento non tanto e non solo perché può farsi correlativo richiamo ai
-15- contrapposti opinamenti resi dai consulenti dell'ufficio in questo processo, ma soprattutto perché si tratta di un profilo che non apporta alcun argomento specifico idoneo a superare criticamente le motivate argomentazioni che hanno indotto il c.t.u.
a valutare come non attendibili quelle misurazioni, sia per la norma tecnica Per_3 adottata, che per le concrete modalità di misurazione.
Che poi la norma tecnica IEC 60601-2-2 individui “parametri di misura tecnicamente più adatti al prodotto in questione” è assunto motivatamente contrastato dall'esperto dell'ufficio sulla scorta del ben condivisibile rilievo che, trattandosi di normativa di riferimento per attrezzature chirurgiche ad alta frequenza, utilizza valori di impedenza del tutto incongrui rispetto alla funzione e utilizzazione del dispositivo “Pronexibus” che non è di certo uno strumento chirurgico (o un elettrobisturi).
Né risulta in qualche modo producente, a fronte delle chiare conclusioni cui sono pervenuti gli ausiliari del giudice in primo e in secondo grado, appigliarsi a singole espressioni o frasi dagli stessi utilizzate (v. comparsa conclusionale, pag. 20-21) nell'inane tentativo di accreditare l'idea che anche secondo quegli esperti dell'ufficio le misure effettuate nel 2015 andrebbero ritenute attendibili e utilizzabili ai fini di questo processo.
Non è neppure convincente l'argomento che, richiamando il carattere innovativo del dispositivo “Pronexibus”, postula la mancata esistenza di norme tecniche ad hoc. Il punto è stato ben chiarito nella relazione del c.t.u. laddove, a pag. 21 s., Per_3 osserva che «Se da un lato è vero che la versione più aggiornata della norma “CEI EN 60601-2-3”
(cioè la versione successiva di CEI EN 60601-2-3: 1998-02) ha poi previsto di escludere l'utilizzo di tale norma per apparecchiature con frequenze inferiori a 13 MHz, è altresì da riconoscere che alla data di marzo - maggio 2015 la versione 15 applicabile in Italia della norma CEI EN 60601-2-3 era la versione “CEI EN 60601-2-3: 1998-02” che non prevedeva la suddetta esclusione al di sotto del 13
Mhz. Pertanto, alla data di marzo - maggio 2015, il dispositivo Pronexibus, che è caratterizzato dal fatto di lavorare a frequenze 20 di 2 – 4 – 8 MHz, rientrava all'interno dell'ambito di applicazione della norma “CEI EN 60601-2-3: 1998-02”. Peraltro, nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” del
28.12.2015 alle pag. 20 – 22, per un Apparecchio (b) che è un “Apparecchio elettrico composto da un generatore di corrente a 25 radiofrequenza applicata al corpo tramite uno o più applicatori, allo scopo di generare calore nei tessuti attraversati dalla corrente.” –quale è appunto il dispositivo Pronexibus che è definito nel manuale Rev. 04 del 21/02/2014 come “Apparato per elettromagnetoterapia ad alta frequenza controllata e bassa potenza per terapia antalgica e fisioterapica” e altresì 5 nel fascicolo tecnico è definito come “Apparecchio per diatermia” – si legge che […] Pertanto, la norma “CEI EN
-16- 60601-2-3: 1998-02” risultava effettivamente in vigore nel periodo di marzo - maggio 2015 e, quanto meno a livello italiano, tale norma si applicava indipendentemente dalla frequenza di funzionamento delle apparecchiature”.
Spiccatamente congetturale e del tutto privo di qualsivoglia elemento di riscontro e, anzi, contraddetto dalle valutazioni in proposito espresse dal c.t.u. – e già CP_3 condivise dal tribunale nella sentenza appellata (v. pag. 14) – è l'assunto secondo cui “l'utilizzo della norma tecnica indicata come idonea da (ovverosia la CP_1
IEC 60601-2-3) non avrebbe condotto ad esiti differenti sotto il profilo della contraffazione”.
In disparte l'evidente contraddittorietà di tale prospettazione con l'insistita opposizione di all'utilizzo della norma in questione, va ricordato che il giudice Pt_1 di primo grado, a pagina 14 della sentenza gravata, riprendendo gli esiti dell'indagine tecnica in quella sede espletata, ha dato atto di tutto ciò, constatando «una impossibilità di accertare – eventualmente convalidando mediante ricorso alla corretta metodica di cui alla norma
CEI EN 2-3 le misurazioni , per vari aspetti criticabili, o ripetendo le misurazioni alla luce della CP_2 stessa metodica, ma eliminando gli aspetti critici delle prove – le caratteristiche di rapporto CP_2
W/cm2 dell'apparecchio “Pronexibus “originario”», soggiungendo altresì che “il c.t.u. motiva anche la impossibilità di ricavare le prestazioni dell'apparecchio a potenza minima 10 joule matematicamente, per proporzione rispetto a quelle dell'apparecchio a potenza minima 15 joule”.
Non coglie nel segno neppure l'assunto circa la dedotta erroneità della c.t.u. per aver ritenuto scorrette le misurazioni effettuate da EI EN con il wattmetro, anziché con l'oscilloscopio (“Un wattmetro è uno strumento di misura che serve per misurare qualsiasi potenza, non esistono wattmetri specifici per misurare potenze per elettrobisturi o per altre misure”: comparsa conclusionale appellante, pag. 24 conclusionale ). Come efficacemente dedotto dalla parte appellata, infatti, non Pt_1 rileva cosa misuri il wattmetro, ma la circostanza che l'utilizzo dell'oscilloscopio
“avrebbe permesso di misurare la potenza di Pronexibus direttamente dai manipoli, senza (come invece quindi fatto) comportare una inammissibile manomissione del dispositivo descritto” (memoria di replica, pag. 9).
A fronte della completezza e condivisibilità della indagine tecnica espletata in questo grado non sussistono motivi per disporne un'ulteriore, come richiesto dall'appellante, che si rivelerebbe incombente del tutto superfluo e defatigatorio.
12. Il quarto motivo critica la sentenza di primo grado per aver ritenuta provata la
-17- commercializzazione dei dispositivi “Pronexibus” con potenza minima innalzata a 15
Watt. Secondo l'appellante siccome non vi sarebbe la prova dell'effettiva modifica di tutti i prodotti e della loro immissione in commercio con la potenza innalzata, bisognerebbe ritenere che essi siano conformi alla versione oggetto di descrizione
(ossia con potenza minima di 10 w) e, in ragione di ciò, interferenti con il brevetto
. Pt_1
Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e infondatezza.
Innanzi tutto, esso non si confronta con la motivazione espressamente spesa dal tribunale sul punto. I primi giudici, infatti, hanno preso atto che non aveva Pt_1 richiesto ulteriori indagini sui restanti apparecchi in sequestro “evidentemente non dubitando delle dichiarazioni avversarie sulla modificazione generalizzata” e non aveva indicato “altre possibilità di reperimento di 'vecchi' apparecchi non modificati” e hanno osservato che “ai fini della soddisfazione della domanda attorea” occorreva
“l'accertamento positivo della contraffazione brevettuale” (sentenza appellata, pag.
14).
Come detto, il motivo non si fa neppure carico di affrontare – e tanto meno superare
– tale argomentazione e non si sottrae, pertanto, a una valutazione di sua inammissibilità.
In secondo luogo, è dirimente osservare che quanto sopra esposto e motivato circa l'inutilizzabilità delle misurazioni compiute in sede di descrizione ( ) con CP_2 applicazione di regole tecniche non pertinenti (relative cioè ad apparecchiature per elettrochirurgia e non già per apparecchi elettromedicali), con conseguente preclusione della possibilità di valorizzare quegli esiti, comporta che anche in riferimento agli apparecchi nella loro versione originaria (potenza 10 w) è giocoforza constatare che non è risultata in causa l'interferenza con i brevetti . Pt_1
13. Il secondo e il quinto motivo hanno ad oggetto gli apparecchi con CP_1 potenza innalzata, ossia i dispositivi modificati.
L'appellante assume con il secondo motivo che si tratta di dispositivi “estranei” al presente giudizio e che il tribunale avrebbe errato nel considerarli rilevanti ai fini di causa. Sul punto – ossia sulla “estraneità” dei dispositivi modificati con potenza innalzata – conviene pure la parte appellata (cfr. comparsa di risposta, pag. 16). E, come sopra già osservato, la corte ha disposto un'ulteriore indagine tecnica proprio
-18- per superare la doglianza in esame ed effettuare gli accertamenti sui dispositivi
“originari” e degli esiti di tale approfondimento istruttorio si è già sopra detto. Ne viene che la critica svolta con il motivo in esame, astrattamente non priva di qualche fondatezza, risulta concretamente irrilevante, essendosi in questa sede tenuto conto degli apparecchi “Pronexibus” nella loro versione iniziale, giungendo alle conclusioni, pure sopra esposte, di infondatezza delle domande di . Pt_1
Il quinto motivo è dichiaratamente svolto per l'ipotesi in cui “la corte dovesse ritenere che i dispositivi Pronexibus modificati, con potenza minima 15 Watt, rientrano nell'ambito del presente giudizio” e, dunque, per quanto sopra già esposto al riguardo, si tratta di doglianza priva di effettivo rilievo in questa sede, ove, come già detto, si è assunto a oggetto di indagine il dispositivo “Pronexibus” nella versione originaria con potenza minima 10 Watt.
14. ALa stregua di quanto già disposto con la menzionata ordinanza del 14 luglio 2023 e delle risultanze dell'indagine tecnica officiosamente espletata in questo grado non sussiste alcuna esigenza di dar corso ad ulteriori approfondimenti istruttori. Nello specifico sono del tutto irrilevanti ai fini del decidere le istanze di prova per testimoni articolate nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., e in questa sede insistite, siccome concernenti – a quanto è dato intendere – profili attinenti al quantum del danno preteso da , così come le altre istanze di acquisizione Pt_1 documentale.
15. Con l'appello in via incidentale impugna la statuizione di Controparte_1 compensazione delle spese processuali che il tribunale ha assunto richiamando l'ultima parte del primo comma dell'art. 92 c.p.c.
Il tribunale ha ritenuto di far applicazione della previsione di cui all'art. 92, comma 1, ultima parte, c.p.c., che prevede un'eccezione al principio di soccombenza, introducendo un'ipotesi di condanna anche del vincitore, in caso di violazione del dovere di lealtà e di probità di cui all'art. 88, al rimborso delle spese in favore del soccombente.
Secondo i primi giudici, mentre era pienamente legittimo per provvedere CP_1 alla modifica dei dispositivi “temendo di incorrere in contraffazione e desiderando assicurare il non perpetuarsi di una violazione, che all'epoca della modifica era in corso di accertamento giudiziale” e ciò anche con riguardo “gli apparecchi anteriori,
-19- in assenza di vincoli sugli apparecchi oggetto di modifica” (sentenza appellata, pag.
15). Il tribunale ha ritenuto contrario a “buona fede, lealtà e probità processuale (art.
88 c.p.c.) omettere in pendenza del procedimento cautelare o del processo di merito
o dei termini per introdurre quest'ultimo la conservazione di alcun esemplare non modificato, necessario a procedere a ulteriori accertamenti” tanto più che gli accertamenti sino ad allora eseguiti erano stati “vigorosamente contestati dalla stessa convenuta”. In ragione di ciò è stata disposta la integrale compensazione delle spese defensionali e tecniche delle parti.
Il tribunale ha introdotto un'ulteriore motivazione per sostenere la dichiarazione di integrale compensazione, sostenendo che “la circostanza che nonostante diligente attivazione di procedimento di descrizione la parte attrice si sia trovata priva dello strumento probatorio” aveva dato origine a una “questione nuova ex art. 92, comma
2, c.p.c.”.
15.1. Il motivo è solo parzialmente fondato.
Esso è senz'altro fondato relativamente alla doglianza diretta alla motivazione con la quale il tribunale ha ritenuto di compensare le spese processuali in ragione della ravvisata “novità” della questione. L'argomentazione che il tribunale ha utilizzato per giungere alla decisione di compensazione delle spese processuali non è condivisibile, volta che le questioni, la cui assoluta novità legittima la compensazione devono individuarsi in quelle principalmente giuridiche (quand'anche collegate a e dipendenti da nuove situazioni di fatto) e sulle quali non si è ancora avuto alcun pronunciamento da parte della giurisprudenza, non già l'evenienza concreta evidenziata dal primo giudice.
Con riferimento all'applicazione del comma 1 dell'art. 92 c.p.c., va ricordato che tale previsione risulta contemplare la condanna alla rifusione delle spese nei confronti del vincitore: la disposizione si pone così in posizione di eccezione rispetto alla regola generale della soccombenza posta dall'art. 91, in ossequio alla quale mai e in nessuna misura le spese di lite possano gravare sul vincitore. Dunque, il principio per cui le spese di giudizio non possono essere poste a carico della parte anche solo parzialmente vittoriosa soffre deroga soltanto con riferimento alle spese che la stessa parte abbia causato all'altra per trasgressione del dovere di lealtà di cui all'art. 88
(Cass. n. 1743/1996).
-20- Come detto, il tribunale, sul punto, ha ritenuto di avvalersi di tale previsione per disporre una generalizzata compensazione delle spese processuali, il che non pare trovare supporto nella previsione menzionata, la quale legittima unicamente a porre a carico di una parte l'onere delle spese causate all'altra parte per trasgressione del dovere di lealtà. Nei precisati limiti si apprezza la fondatezza del motivo.
In tale chiarita prospettiva può peraltro convenirsi che, dopo aver proceduto alla pur legittima modificazione degli apparecchi, il non tenere a disposizione nemmeno un esemplare da sottoporre agli accertamenti ulteriori, dopo quelli pur aspramente contestati da non è immune da un addebito di scarsa probità CP_1 processuale, anche tenuto conto che si tratta di una condotta del tutto esigibile in considerazione del valore e dell'entità dei dispositivi in questione. Come precisato, la disposizione invocata può condurre non già a una generalizzata e indiscriminata integrale compensazione delle spese di lite, ma unicamente ad escludere la ripetizione di quelle originate dalla condotta censurata. Nella specie si tratta dell'indagine tecnica svoltasi in primo grado che, come pure sopra ricordato, ha avuto ad oggetto dispositivi già modificati e che era pertanto del tutto superflua. Le spese relative a tale c.t.u. possono ritenersi dovute alla sopra ricordata condotta di ed esse, come già liquidate dal tribunale con separato provvedimento, CP_1 vanno pertanto poste a carico di Le spese del primo grado, pertanto, CP_1 devono seguire, la soccombenza di Parte_1 salvo che quelle connesse alla c.t.u. dell'ing. , da porsi a carico di CP_3 CP_1
ALa loro liquidazione si procede con applicazione dei valori medi dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore indeterminato (media complessità), tenuto conto della nota spese e delle attività difensive effettivamente espletate nel grado.
16. L'appello principale va respinto, mentre l'appello incidentale può trovare accoglimento limitatamente a quanto innanzi precisato.
17. Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la assolutamente prevalente soccombenza della parte appellante principale. ALa liquidazione di esse si provvede come da dispositivo, tenuto conto della nota spese dimessa, e con applicazione dei valori medi dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (valore indeterminabile media complessità) e
-21- delle attività difensive effettivamente espletate nei due gradi di giudizio.
Va dato atto della sussistenza a carico dell'appellante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.


P.Q.M.

definendo gli appelli principale e incidentale, rispettivamente proposti da
[...]
e da contro la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
154/2021 del tribunale di Venezia, sezione specializzata impresa, respinge il primo e, in accoglimento per quanto di ragione del secondo e in parziale riforma della impugnata sentenza, così decide:
1.) condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a rifondere a in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, le spese processuali del primo grado di giudizio, liquidate:
- in € 3.442,00 per le spese del procedimento di descrizione;

- in € 4.227,00 per il procedimento di reclamo n. 9462-9469/2015;
- in € 4.227,00 per il procedimento di reclamo n. 5962/2020 r.g.; - in €
14.000,00 (ivi compresa la fase cautelare del subprocedimento) per il giudizio di merito n. 10389/2015 r.g.; somme tutte da maggiorarsi del 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali e degli oneri fiscali e previdenziali come per legge;

2.) pone le spese, come liquidate nei relativi provvedimenti, inerenti alla c.t.u.: a) espletata nel corso del procedimento di descrizione e di reclamo (n. 9462-
9465/2015) a definitivo carico di;
b) espletata nel primo grado del Pt_1 giudizio di merito (affidata all'ing. ) a definitivo carico di CP_3 CP_1
[...]
3.) condanna a rifondere a Parte_1
le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida CP_1 in € 14.317,00 per compenso, € 5.000,00 per spese di c.t.p. (così ridotte rispetto alla richiesta ritenuta eccessiva: art. 92, co. 1, prima parte, c.p.c.), oltre al rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali se e come per legge dovuti;

4.) pone le spese inerenti alla c.t.u. espletata nel presente grado (affidata all'ing.
-22- , come già liquidate con separato provvedimento, a definitivo carico Per_3 di Parte_1
5.) dà atto della sussistenza in capo a Parte_1 del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater d.p.r.
[...]
115/2002.-
Venezia, 2 ottobre 2025.
Il presidente est.
DO RO
-23-