REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA-

La Corte d'Appello di Bari, Sezione specializzata in materia di impresa, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati
Alberto Binetti presidente
Paolo Rizzi consigliere
Carmela Romano consigliere istruttore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 579 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 tra
elettivamente domiciliata in Chiusa Sclafani, via Parte_1
Giardinello n. 2, presso lo studio dell'avv. Antonella Musso, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti ------------------------------------
------------------------------------------------------------- appellante principale
e
(già Controparte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Controparte_2
Foggia, viale Pinto n. 7/T, presso lo studio dell'avv. Vittorio Piemontese, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti ----------------------------
------------------------------------------- appellata ed appellante incidentale

Svolgimento del processo
Con sentenza n. 561/24 del 22.2.24, il Tribunale di Foggia ha respinto la domanda, proposta dalla nei confronti della Parte_1 [...]
[..
[...] (già Controparte_3 Controparte_2
, di pagamento della somma di €10.000,00, a
[...] titolo di risarcimento del danno conseguente all'uso illegittimo del domain name 'www.luceled. oltre a condannare l'attrice alla CP_4 rifusione delle spese.
Con citazione del 15.4.24, ha proposto appello avverso la sentenza la chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento della Parte_1 sua domanda.
Si è costituita la Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello e formulando appello incidentale in relazione al capo delle spese.
Rinviata la causa ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nella formulazione successiva alla novella introdotta dal decreto legislativo n. 149/22), all'udienza del 3 giugno 2025, il consigliere istruttore ha riservato la decisione al collegio.
Motivi della decisione
Con due distinti ma connessi motivi di appello principale, si censura il rigetto della domanda di risarcimento del danno conseguente all'uso illegittimo del nome a dominio “luceled.com”, per errata ricostruzione dei fatti ed inesatta interpretazione di norme di legge.
Le censure sono entrambe infondate.
Vero che, come assume l'appellante, l'art. 22, comma 1, c.p.i. vieta di adottare come domain name di un sito usato nell'attività economica un segno eguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione tra i segni.
Non è, tuttavia, questo il caso di specie, giacché il nome a dominio registrato nel 2015 dall'appellata (luceled.com) non sfrutta un marchio registrato, tale non essendo “luceled”.
2 D'altronde, prima del giudizio di appello, mai l'appellante aveva affermato di aver registrato il marchio “luceled”, né tale circostanza trova la minima conferma documentale, sicché deve escludersi la pertinenza della norma alla fattispecie in esame.
Per la stessa ragione, non giova all'appellante introdurre, per di più in appello per la prima volta, la questione della mala fede dell'appellata ex art. 28 c.p.i. per affermare che la registrazione di un nome a dominio che riproduce o contiene il marchio altrui dotato di rinomanza è da ritenersi in mala fede ed integra contraffazione del marchio.
La norma, infatti, mira ad assicurare tutela al marchio registrato, inibendo quelle condotte volte a sfruttare la notorietà dello stesso per trarne un indebito vantaggio: solo il titolare del marchio registrato può, infatti, legittimamente farne uso sul proprio sito o come nome a dominio, al fine di sfruttare la sua spiccata funzione pubblicitaria e attrattiva del consumatore.
Nel caso di specie, però, l'appellante non è titolare del marchio ' Pt_1 né ha dimostrato la propria intenzione di volerlo registrare.
Anzi, la sua condotta induce a ritenere il contrario, tenuto conto che, pur essendo titolare nel 2007 del dominio “www.luceled.com”, ha deciso di non rinnovarlo e, dal 6.10.10, ha cessato di usarlo, sicché altri lo hanno potuto registrare (prima la società e poi, il Parte_2
3.2.15, l'appellata). Se, cioè, la avesse davvero avuto in Parte_1 animo di registrare il marchio 'luceled', si sarebbe quanto meno attivata per rinnovare il dominio 'luceled.com' in una delle tre occasioni in cui ciò è stato possibile (da ultimo, nel 2015).
Il conflitto tra domini simili (luceled.it e luceled.com) va, dunque, risolto
- come lucidamente osservato dal primo giudice -valutando l'affinità di prodotti e servizi ed il rischio di confusione.
Tale valutazione non può, tuttavia, prescindere dalla caratterizzazione del segno distintivo di cui si discute (appunto, il domain name) come segno debole o forte, diverse essendone le tutele.
Pertanto, ricalcando l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale formatasi in materia di marchio, esportabile anche al domain name, un segno distintivo si definisce “forte” quando vi è un distacco concettuale
3 tra il medesimo ed il prodotto o servizio cui si riferisce, mentre è
“debole” se resta concettualmente legato al prodotto, perché la fantasia di chi lo ha concepito non è andata oltre il rilievo di un carattere o di un elemento del prodotto stesso, oppure quando è costituito da parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo.
In definitiva, la capacità distintiva che un segno deve avere è normalmente garantita attraverso un distacco concettuale, più o meno accentuato, fra il segno e il bene (prodotto o servizio) cui si riferisce, secondo una ideale curva progressiva del parametro della capricciosità e dell'arbitrarietà del collegamento, che va dalla generica denominazione del prodotto o servizio stesso (che possiede un tasso di distintività pari a zero) sino all'assenza assoluta di collegamento logico (distintività massima), attraverso gradini intermedi che declinano in via decrescente l'intensità del collegamento logico fra segno, da una parte, e prodotto o servizio, dall'altra.
Pertanto, più il collegamento logico si fa evanescente, più il marchio è forte, mentre se il collegamento logico è intenso, si parla di marchio debole, proprio come nel caso di specie.
Il nome (a dominio) “luceled” utilizza, infatti, in modo evidente parole di uso comune, che richiamano e descrivono proprio il tipo di beni e servizi forniti, i quali riguardano il settore dell'illuminazione: esso, cioè, si traduce nella generica denominazione del prodotto o servizio stesso e, quindi, possiede un tasso di distintività pari a zero.
Orbene, la distinzione fra i due tipi di marchio, debole e forte, si riverbera sulla loro tutela, nel senso che, per il marchio debole, anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti ad escludere la confondibilità, mentre, al contrario, per il marchio forte devono ritenersi illegittime tutte le variazioni e modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del “cuore” del marchio, ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandolo in modo individualizzante (Cass. n. 39765/21).
Il Tribunale perviene così alla giusta - quanto ovvia - conclusione che il nome di dominio dell'appellante (luceled.it), coincidendo con la denominazione generica del servizio offerto ed essendo, perciò, privo di una specifica attitudine distintiva ed individualizzante, non lo legittima ad
4 inibire ad altri l'uso di un nome di dominio simile (luceled.com), che si differenzia da quello di cui egli è titolare per il “top level domain” (TLD), Con che, in un caso, è “ ” e, nell'altro, “it”, a marcare la differenza tra un'azienda commerciale operante su scala globale (l'appellata) ed un'altra che si rivolge ad un pubblico territorialmente circoscritto all'Italia (l'appellante).
In altri termini, in presenza di un nome a dominio sostanzialmente privo di capacità distintiva, come appunto 'luceled', è sufficiente un lieve discostamento, nel caso di specie rappresentato dal TDL, per escludere la confondibilità tra i segni.
Ad ogni modo, la diversità dei prodotti e servizi offerti dalle società esclude in radice il rischio confusorio di associazione tra le due imprese, tenuto conto che, mentre il dominio dell'appellante apre ad un sito internet statico e meramente informativo, col quale si pubblicizza principalmente un'attività di progettazione di impianti di illuminazione, audio e video sorveglianza, svolta essenzialmente in area sicula, quello dell'appellata apre ad un sito di e-commerce utilizzato per la vendita online di lampade ed altri prodotti per l'illuminazione, sicché - come ben evidenzia il Tribunale – “l'internauta che cerca la società attrice e per errore accede al sito della convenuta a causa della somiglianza tra i domini si accorge che si tratta di un sito e-commerce dedito esclusivamente alla vendita di prodotti e non del sito di un'azienda dedita allo svolgimento di una più complessa attività di progettazione e realizzazione di impianti su misura, come appunto la società attrice” .
Né, sul punto, giova all'appellante obiettare che attualmente il suo sito internet comprenda anche una sezione dedicata all'e-commerce, anzitutto perché, quando l'appellata ha registrato il dominio “ ”, la Email_1 realtà era quella appena descritta, come risulta dalla documentazione prodotta in primo grado (costituita dalle schermate del sito dell'appellante da cui emerge l'assenza della funzione carrello ovvero dell'odierno 'occhio store') e vieppiù confermato dal teste a Testimone_1 conoscenza dei fatti per averli percepiti direttamente, avendo gestito il sito dell'appellata (cfr. verbale di udienza del 24.2.24).
Ad ogni modo, la struttura dei due siti resta ancor oggi diversa perché
“www.luceled.com” è un vero e proprio sito di e-commerce, mentre
“www.luceled.it” continua ad essere un sito informativo dei servizi e
5 prodotti forniti, con la sola aggiunta di un link ad un sito esterno che consente l'acquisto on line.
Va, perciò, confermata l'assenza dei presupposti per l'inibitoria dell'uso del dominio 'luceled.com' da parte dell'appellata ed il risarcimento del danno.
Col terzo motivo di appello si censura l'omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dell'illecito di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 c.c.
Anche questa censura è infondata.
Il Tribunale non ha affatto omesso di provvedere sul punto, avendo, invece, espressamente escluso la ricorrenza di un illecito concorrenziale, che ha motivato argomentando dalla “mancanza di rischio confusorio nell'uso da parte della convenuta del nome a dominio www.luceled.com”
(cfr. pg. 3 sentenza, penult. cpv motivazione).
Rischio che, per giurisprudenza costante, ricorre quando il pubblico possa essere indotto in errore circa la provenienza dei prodotti dalla stessa impresa o anche circa la sussistenza di un particolare legame commerciale o di gruppo tra le due imprese (Cass. 27081/07) e che, per quanto già detto, non sussiste nel caso di specie.
Né è a tal fine sufficiente il sol fatto che uno spedizioniere (la '
[...]
abbia, per errore di digitazione, e per un periodo non Parte_3 superiore ad un mese, inviato alcune mail all'indirizzo di posta elettronica dell'appellante ( , anziché a quello dell'appellato Email_2
( ), correttamente indicato nel contratto con la ' Email_3 [...]
(cfr. all. 12 e 13 fasc. I grado appellato), trattandosi appunto Parte_3 di fatto dipeso dall'episodico errore di distrazione di un corriere, e non dall'obiettiva idoneità confusoria dei due domìni, attesa la non sovrapponibilità dei servizi offerti (progettazione in un caso e commercializzazione nell'altro) e dei relativi bacini di utenza (in un caso regionale e nell'altro globale).
Va, invece, accolto l'unico motivo di appello incidentale, relativo alla regolazione delle spese giudiziali, per aver il Tribunale ingiustamente escluso la fase istruttoria, ritenendola non espletata, pur a fronte dello scambio di memorie e dell'espletamento di prove orali.
6 La regolazione delle spese del doppio grado di giudizio, da liquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza, respinta la domanda ex articolo 96 c.p.c., mancando la prova del dolo o colpa grave dell'appellante.


P.Q.M.


La Corte di Appello di Bari, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
con citazione del 15.4.24, avverso la sentenza n. 561/24 del 22.2.24
[...] emessa dal Tribunale di Foggia, nonché su quello incidentale proposto dalla così Controparte_1 provvede:

1. rigetta l'appello principale;

2. accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del giudizio di primo grado, liquidate in €5.077,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;

3. condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del giudizio di appello, liquidate in €5.809,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;

4. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellato.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Carmela Romano Alberto Binetti
7