N. R.G. 40701/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Giani Presidente dott.ssa Ida Maria Chieffo Giudice dott.ssa Mariachiara Vanini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40701/2019 promossa da:
[C.F. ], in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti GIACOMO ROMITI, ANDREA
PERANI e GIOVANNI GHISLETTI, con domicilio digitale presso il loro indirizzo di posta elettronica certificata, come da delega in atti;

- IC -
e
[C.F./P.I.V.A. ] in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti GIACOMO ROMITI, ANDREA
PERANI e GIOVANNI GHISLETTI, con domicilio digitale presso il loro indirizzo di posta elettronica certificata, come da delega in atti;

- Interveniente volontaria - contro
[C.F. ], in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. QUIRICONI GIANPIETRO, unitamente agli avv.ti DOMENICO CAPRA ed ELISA CAPPELLINI, del Foro di Piacenza, con domicilio digitale presso il loro indirizzo di posta elettronica certificata, come da delega in atti;

- Convenuta -
ARCH. [C.F. ], rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._1 dall'avv. RAFFAELE COVELLI, del Foro di Milano, e dall'avv. INES LANZO, del Foro di pagina 1 di 11 Monza, con domicilio digitale presso il loro indirizzo di posta elettronica certificata, come da delega in atti;

- Convenuto -
OGGETTO: marchio.
§ § §
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così giudicare: nel merito rigettare – in quanto infondate in fatto e diritto – le domande ex adverso formulate di inibitoria d'uso e pubblicazione della sentenza. Con vittoria di anticipazioni, spese e competenze di causa oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.”
*
Per Controparte_2
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, avendo già respinto con sentenza parziale le domande attoree e del terzo intervenuto volontariamente e accolto la domanda riconvenzionale di decadenza per non uso del marchio attoreo, così giudicare: a) Inibire all'IC e alla società intervenuta qualunque futuro utilizzo del segno “franchini” sulla base della domanda di marchio n. 302017000138718, con la fissazione di adeguata penale per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento e per ogni successiva accertata violazione dell'inibitoria; b) Ordinare la pubblicazione per estratto dell'intestazione e del dispositivo dell'emananda sentenza in caratteri doppi del normale a cura dei convenuti e a spese dell'IC e della società intervenuta, su “Il Sole 24 Ore”, “Il Corriere Adriatico”, “Vela e Motore” e “il Giornale della Vela”, nonché sul sito dei convenuti e sull'home page del sito dell'IC e della società intervenuta.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite e condanna della società Parte_1
e alle spese integrali dell'intero giudizio.”
[...] Controparte_1
*
Per Arch. Controparte_3
“Si chiede all.mo Tribunale di: In via Principale: 1) condannare l'IC e l'Intervenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
In via Riconvenzionale: 2) inibire all'IC e all'Intervenuta qualunque futuro utilizzo del segno "franchini" sulla base del marchio “ , registrato presso l' n. 302017000138718, con la fissazione di CP_1 CP_4 adeguata penale per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento e per ogni successiva accertata violazione dell'inibitoria;
3) ordinare la pubblicazione per estratto dell'intestazione e del dispositivo dell'emananda sentenza in caratteri doppi del normale, a cura dei convenuti e a spese dell'IC, su due quotidiani a diffusione nazionale: “Il Sole 24 Ore” e “ ” e due riviste di Controparte_5
pagina 2 di 11 settore: “Vela e Motore” e “il Giornale della Vela”, nonché sul sito dei convenuti e sull'home page del sito dell'IC e dell'Intervenuta.”
* Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così giudicare:
Nel merito: rigettare – in quanto infondate in fatto e diritto – le domande ex adverso formulate di inibitoria d'uso e pubblicazione della sentenza. Con vittoria di anticipazioni, spese e competenze di causa oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.”
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A. In fatto.
A.1 Con atto di citazione del 18 luglio 2019, (di seguito anche Parte_1 Contr solo ) adiva (di seguito anche solo ) e l'arch. Parte_1 Controparte_2 avanti al Tribunale di Milano - Sezione specializzata Impresa “A” e chiedeva Controparte_3 di: (i) dichiarare la validità -per difetto di decadenza per non uso ex art. 24 c.p.i.- del marchio per contraddistinguere “motoscafi, yachts, imbarcazioni da pesca e da diporto” e CP_2 ogni altro prodotto simile o affine in classe 12; (ii) rigettare le domande ex adverso formulate in relazione alla decadenza del marchio;
(iii) accertare che l'uso dei marchi CP_2
e “ nonché della denominazione sociale CP_2 CP_7 [...]
e dei nomi a dominio ”, it”, Controparte_2 Controparte_8 Controparte_9
“franchiniyachts.eu”, “cantierenavalefranchini.it” e ”, poste in Email_1 essere dalle Convenute, integrano atti di contraffazione e di concorrenza sleale ai danni dell'IC; (iv) ordinare la pubblicazione della sentenza;
(v) condannare le Convenute al risarcimento dei danni subiti e alla restituzione degli utili.
In punto di fatto, l'IC allegava:
- di essere titolare del marchio nazionale (registrazione n.1462480 del CP_2
22/09/2011 su domanda di rinnovo n.302011901943646 del 10/05/2011, doc. 2 attrice) registrato per contraddistinguere motoscafi, yachts, imbarcazioni da pesca e da diporto in classe 12, storico e rinomato marchio della cantieristica navale da diporto e dell'
[...]
fondata nel 1946 dal maestro d'ascia esemplificato come di CP_10 Persona_1 seguito
- che il marchio e l' in precedenza appartenuti a CP_1 RT [...]
, venivano dapprima condotti in affitto dalla Società Controparte_11
pagina 3 di 11 Co (di seguito ”, visura sub doc. 53 attrice) in forza di contratto di affitto Controparte_12
d'azienda stipulato in data 21/09/2010 con (doc. Controparte_11 Co 3 attrice), poi acquistati da con contratto di cessione d'azienda stipulato in data
29/02/2012 con il concordato preventivo di Controparte_11
(doc.4 attrice) ed infine erano pervenuti a , che, in data Parte_1 Co 27/10/2014, aveva incorporato l'acquirente (docc.1 e 53 attrice);
- che, a partire dai primi mesi del 2018, veniva a conoscenza di un'iniziativa imprenditoriale dell'Arch. figlio di (fondatore dell' Controparte_3 Persona_1 RT
e già socio di ), attraverso la quale venivano spesi determinati Controparte_11 segni distintivi e informazioni, al fine di simulare una linea di continuità con l'
[...]
e l'omonimo marchio appartenenti a CP_10 Parte_1
- che, in particolare, l'IC aveva appreso: (i) che aveva domandato in Controparte_3 data 1 dicembre 2017 la registrazione del marchio per la classe di prodotti e CP_2 servizi sub n. 12; (ii) che esisteva un sito web riconducibile ad un “sedicente Controparte_2
da cui era possibile accedere ad una serie di profili social denominati “Franchini
[...]
Yachts” o (cfr. doc. 17-20 attrice); (iii) che Controparte_2 Controparte_3 aveva costituito in data 28 febbraio 2018 la società , Controparte_2 unitamente ad altri soci, con sede ad Osimo (docc. 26-27 attrice), adottando una denominazione identica a quella dell' in violazione dei diritti di privativa RT sul marchio dell'IC; (iv) che erano stati registrati una serie di nomi a dominio
( it”, “franchiniyatchs.com”, “franchiniytach.eu, “cantierenavalefranchini.it”, Controparte_9
”) riconducibili a tale società neocostituita, digitando i quali si Email_1 veniva reindirizzati al dominio franchiniyatchs.com;
- che alla luce di tali fatti, depositava ricorso ex artt. 131 e 133 c.p.i., 669bis e 700 Parte_1
c.p.c. presso il Tribunale di Ancona, volto ad ottenere l'inibitoria di ogni ulteriore utilizzazione dei marchi , , della denominazione CP_2 CP_7
e dei predetti nomi a dominio;
Controparte_2
- che il Tribunale di Ancona con ordinanza del 20.08.2018 (doc. 32ter) rigettava il predetto ricorso, accogliendo l'eccezione di decadenza per non uso formulata dalle Resistenti ai sensi dell'art. 24 c.p.i.;
- che il Tribunale di Ancona con ordinanza del 13 dicembre 2018 (cfr. doc. 33quinquies) confermava in sede di reclamo la predetta ordinanza;

- che, all'esito della fase cautelare, aveva interesse ad accertare in via definitiva la Parte_1 validità del proprio marchio e, quindi, la mancata decadenza dall'uso dello CP_2 stesso, con tutte le conseguenze anche in ambito risarcitorio a carico delle Convenute.
A.2 Con comparsa in data 19 febbraio 2020, si costituiva in Controparte_2 giudizio e chiedeva il rigetto delle domande attoree nonché, in via riconvenzionale, la pronuncia di decadenza del marchio n. 302011901943646 (già n. 1462480) per non uso, CP_2
pagina 4 di 11 l'inibitoria d'uso dello stesso da parte dell'IC con fissazione di apposita penale e la pubblicazione della sentenza. Contr A supporto delle proprie domande, allegava:
- che l'IC è una società finanziaria meramente speculativa, che non ha nel suo oggetto sociale la costruzione ed il commercio di imbarcazioni e non ha sul territorio alcun ufficio commerciale, né sede operativa o produttiva;

- che l'uso effettivo del marchio “ è cessato a far data dal 2010, ossia con la CP_2 messa in liquidazione della società originaria titolare dello Controparte_11 stesso: invero, né l'IC né la sua dante causa (SIM) hanno effettuato alcun uso del segno in questione, limitandosi a compiere atti di liquidazione del patrimonio aziendale;

- che in ogni caso, la documentazione offerta dall'IC non è idonea a provare un uso effettivo tale da impedire la decadenza del marchio ex art. 24 c.p.i, trattandosi sostanzialmente di pochi atti di vendita inconsistenti sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, di un sito internet dismesso nel 2014, e di un solo evento al quale l'IC avrebbe partecipato nel lontano 2012.
A.3 Con comparsa in data 19 febbraio 2020, si costituiva in giudizio l'arch. Controparte_3 chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree e formulando proprie domande riconvenzionali volte ad ottenere la pronuncia di decadenza per non uso del marchio n. CP_2
302011901943646 (già n. 1462480), l'inibitoria d'uso dello stesso da parte dell'IC con fissazione di apposita penale e la pubblicazione della sentenza.
In particolare, allegava: Controparte_3
- che l'oggetto sociale dell'IC, relativo allo svolgimento solo di attività di “acquisto e di vendita di partecipazioni” e di “intermediazione, consulenza ed assistenza in materia finanziaria”, denota la “totale estraneità rispetto ai prodotti” (imbarcazioni) che il marchio attoreo dovrebbe contraddistinguere;

- che l'IC veniva posta in liquidazione da luglio 2017 e nel bilancio dello stesso anno dichiarava di aver cessato l'attività nel corso dell'esercizio 2017 e di apprestarsi a liquidare i beni aziendali (doc. 2 convenuto);
- che le operazioni di vendita effettuate (docc. 34, 35, 35bis) consistevano nella rivendita di beni già immessi in commercio con il marchio azionato e configurano una “mera operazione di liquidazione di asset”, irrilevante sotto il profilo dell'uso del marchio azionato dall'IC;
- che le presunte attività pubblicitarie indicate come svolte nel periodo 2011-2014 per il tramite dell'agenzia nautica Yacht Service (doc. 41 attrice) non sono provate da documenti contabili né da foto e le attività di assistenza “su diverse imbarcazioni”, ove provate, si riferiscono a servizi che non rientrano nell'uso del marchio attoreo registrato in classe 12; Co
- che neppure la , società incorporata dall'IC, mai poneva in essere un uso effettivo del Co marchio tale da impedirne la decadenza: la , che aveva sottoscritto un contratto d'affitto d'azienda con la avente ad oggetto l' e il Controparte_1 RT
pagina 5 di 11 marchio de quo, non svolgeva direttamente l'attività cantieristica, ma la subaffittava al cantiere navale Frau Yacht Service s.r.l. di Pesaro, con contratto dal 27/09/2010, valido sino al 26/09/2012 (doc. 49 attrice), la cui durata era collegata a quella del contratto di affitto di Co azienda stipulato tra la e la Controparte_11
- che successivamente all'acquisto dell' e del relativo marchio da parte della RT Co
, si risolvevano sia il contratto di affitto d'azienda che il collegato contratto di subaffitto;
Co da tale data, la portava avanti solo attività di investimento con l'acquisto di assets, mentre dell'attività cantieristica e dell'uso effettivo del marchio azionato non vi era traccia, non avendo l'IC provato che il contratto di subaffitto con Frau Yacht Service proseguiva dopo la sua risoluzione e rappresentando l'evento MYC (Miss e Mister Yacht) del 2012
“un'isolata attività pubblicitaria, dalla portata meramente locale e dagli effetti non duraturi”
(doc. 104 attrice);
- che, dunque, non sussistono né i danni lamentati dall'IC, non essendo configurabile alcuna condotta illecita, né gli atti di concorrenza sleale nelle varie declinazioni ipotizzate dall'IC.
A.4 Con comparsa di intervento volontario ex artt. 105 e 111 c.p.c. in data 19.5.2021,
[...] si costituiva in giudizio in qualità di cessionaria del marchio ed altri assets per Controparte_1 cui è giudizio, e, dunque, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso;
faceva pertanto proprie tutte le deduzioni, domande ed eccezioni formulate da Parte_1
A supporto delle proprie domande allegava:
- di essere legittimata ad agire in giudizio in forza dell'atto di cessione di marchio e altri segni distintivi, stampi e know-how, stipulato in data 13/05/2021 (doc. 3 intervenuta);
- che, in particolare, per effetto di tale cessione, è l'attuale titolare del marchio figurativo
+fig.) n. 362021000091160, con ultimo rinnovo effettuato in data 14/05/2021, CP_2 per contraddistinguere “motoscafi, yachts, imbarcazioni da pesca e da diporto” in classe 12
(doc. 2 intervenuta);
- che la suddetta acquisizione è avvenuta per avviare un piano di rilancio della produzione di imbarcazioni da diporto a marchio che prevede il riavvio della produzione, previo CP_1 restyling e ammodernamento, dello yacht Emozione 55, il più famoso e rinomato modello di motoscafo prodotto dal che verrà realizzato sulla base del know-how e Controparte_2 degli stampi già facenti parte dell' acquistata da RT Parte_1
- che le vendite di imbarcazioni, le attività di promozione e di commercializzazione e le numerose trattative e negoziazioni documentate dall'IC, seppure non eclatanti, sono idonee a mantenere in vita i diritti di privativa industriale acquisiti da (rectius, da Parte_1
Società Italiana Mare).
Con comparsa di costituzione di nuovi difensori in data 20 ottobre 2022, l'IC e l'Intervenuta hanno unificato le loro difese, chiedendo di accertare e dichiarare la persistente validità del marchio registrato er difetto di decadenza per non uso. CP_2
pagina 6 di 11 A.5 A causa della pandemia da Covid-19, l'udienza di prima comparizione del 10 marzo 2020 veniva rinviata al 16 settembre 2020, nella cui occasione veniva disposta la comparizione personale delle parti ai sensi ex art. 185 c.p.c.
All'udienza del 20 gennaio 2021, il Tribunale assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c. e rinviava la causa per la discussione sulle istanze istruttorie all'udienza del 14 settembre
2021; all'esito, ammetteva i capitoli di prova orale formulati dall'IC e dalla Intervenuta, riservandosi di provvedere successivamente sulle ulteriori istanze istruttorie.
Alle udienze del 25 gennaio 2022, 2 marzo 2022, 16 marzo 2022, 29 marzo 2022, 7 aprile 2022,
5 luglio 2022 (in cui il convenuto veniva autorizzato a depositare il provvedimento CP_1 dell'UIBM del 14 giugno 2022 di rigetto dell'opposizione proposta da sub doc. 7 Parte_1 convenuto) e 9 novembre 2022 si procedeva all'assunzione delle prove orali (interrogatorio del convenuto e testi). CP_1
A.6 All'udienza del 20 dicembre 2022, il Tribunale, ritenuto opportuno sottoporre al Collegio
l'esito dell'attività istruttoria sinora espletata nonché le ulteriori istanze istruttorie, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 febbraio 2023, disponendo la celebrazione della stessa tramite la modalità “a trattazione scritta”. Le Parti depositavano regolarmente i rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni.
In data 7 febbraio 2023, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c., ossia fino al 30 marzo 2023 per il deposito di comparse conclusionali e fino al 19 aprile 2023 per il deposito di memorie di replica.
A.7 Con sentenza parziale depositata il 2 maggio 2023, il Tribunale si pronunciava sulla domanda riconvenzionale di decadenza per non uso del marchio n. CP_2
302011901943646 (già n. 1462480, ulteriormente rinnovato al n.362021000091160) di titolarità dell'IC.
A.7.1 In particolare, il Collegio rilevava che l'uso effettivo e continuativo del marchio da parte di dal 2010 si basava -in tesi- sulle seguenti sei circostanze: CP_2 Parte_1

1. vendita di tre imbarcazioni a marchio “ ; CP_2

2. attività di assistenza tecnica e manutenzione finalizzate alla vendita, refitting e rimessaggio delle imbarcazioni svolta a favore della tramite terzi;
Controparte_14

3. promozione, pubblicità e commercializzazione di imbarcazioni con il marchio CP_2 svolte dall'IC per il tramite di intermediari del settore;

4. spese per l'hosting del sito web it” e il mantenimento del sito stesso dal 20 Controparte_9 Co settembre 2011 al 20 settembre 2014 (doc. 44 attrice) sostenute da (dante causa dell'IC);

5. assegnazione il 15 maggio 2018 a del codice unico del fabbricante (MIC, Parte_1
Manufacturer Identification Code) da parte di (docc. 45,60 Parte_2 attrice);
pagina 7 di 11 6. elaborazione di nuovi progetti e avvio di nuove iniziative produttive, quali il progetto di costruzione di una nuova imbarcazione da diporto a marchio menzionato CP_2 nelle e-mail del 3 aprile 2018 e del 30 maggio 2018 inviate al dott. di CP_15
(docc. 46, 92 attrice). Parte_1
Il Collegio riteneva tali allegazioni inidonee a dimostrare l'effettiva utilizzazione sul mercato del marchio “ nel quinquennio successivo alla stipula del contratto di affitto d'azienda CP_2 Co del 21 settembre 2010 tra l'ex e la società , Controparte_11 ovvero nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione (1 marzo 2018) della domanda di registrazione presentata dal convenuto e opposta dall'IC ovvero, CP_1 Parte_1 ancora, nel periodo dall'1 marzo 2013 all'1 marzo 2018 oggetto del provvedimento di rigetto dell'opposizione emesso dall' il 14 giugno 2022. CP_4
Pertanto, il Collegio affermava che: “dev'essere dichiarata la decadenza del marchio
(domanda n.302011901943646 del 10/05/2011, registrazione n.1462480 del CP_2
22/09/2011, e domanda di rinnovo n. 362021000091160 del 14/05/2021) già di proprietà di
e dal 13/05/2021 di proprietà dell'intervenuta Parte_1 [...]
per non uso protratto per oltre un quinquennio a partire dal 22/09/2011, data Controparte_1 di registrazione del rinnovo. Dall'acclarata decadenza per non uso del marchio CP_2 consegue l'insussistenza di alcuna violazione del marchio stesso da parte dei convenuti, non essendo configurabile alcuna contraffazione del marchio suddetto nella registrazione e uso del marchio registrato il 01/12/2017 dal convenuto nonché nell'uso CP_1 Controparte_3 del marchio di fatto Va quindi affermata anche la piena legittimità CP_7 dell'adozione e dell'uso della denominazione “ da parte della Controparte_2 società convenuta la piena legittimità dell'uso da parte dei Controparte_2 convenuti dei nomi a dominio contenenti il nome “ , nonché l'insussistenza degli atti CP_1 di concorrenza sleale lamentati dall'IC e dalla convenuta, le cui domande pertanto non possono essere accolte.” (pag. 25 sentenza).
A.7.2 Ciò stabilito, il Collegio soggiungeva di non potersi pronunciare in riferimento alle domande di inibitoria del segno e di pubblicazione della relativa sentenza svolte CP_2 dai Convenuti, poiché - alla data della decisione - il provvedimento di registrazione del marchio n. 302017000138718 non era stato ancora emesso dall' . CP_4
Invero, i diritti di privativa industriale sono conferiti, a norma del primo comma dell'art. 15 c.p.i., soltanto con la registrazione;
altresì, a norma del primo comma, secondo inciso, dell'art. 120
c.p.i., in caso di azione di contraffazione la sentenza può essere pronunciata soltanto dopo che l' ha provveduto sulla domanda di concessione e, medio tempore, dev'essere disposta, di CP_4 regola, la sospensione del processo (in tema, Cass. n. 23980/2015, in specie, sub par.3).
Il Collegio disponeva, quindi, “la sospensione della parte di processo attinente alla sola domanda riconvenzionale svolta dai convenuti non attinente all'eccepita decadenza per non uso del marchio -la cui prosecuzione è regolata come da separata ordinanza di rimessione sul ruolo
pagina 8 di 11 -mentre la parte residua può ben essere decisa, come da seguente dispositivo.” (pag. 26 sentenza).
A.7.3 In conclusione, il Tribunale emetteva il seguente dispositivo:
“1) respinge tutte le domande di Parte IC e di Parte_1
Parte terza intervenuta volontariamente e, in Controparte_1 accoglimento della relativa domanda riconvenzionale dei convenuti Controparte_2
(sub lettera b)) e (sub n.3), accerta e
[...] Controparte_16 dichiara la decadenza per non uso ex art.24 C.P.I. del marchio registrato “franchini”
n.302011901943646 (già n.1462480, ulteriormente rinnovato al n.362021000091160);
2) dispone, perciò, la trasmissione della presente sentenza, a cura della Cancelleria, all' ex art.122, quinto comma e ottavo comma, C.P.I., per la relativa annotazione nel CP_4 registro;

3) rimette la causa in istruttoria, avanti al Giudice istruttore, a ciò delegato dal Collegio, in relazione alla domanda riconvenzionale di Parti convenute Controparte_2
e di cui alle lettere c) e d) delle conclusioni del convenuto
[...] Controparte_16
e di cui ai numeri 4) e 5) delle conclusioni del convenuto arch. Controparte_2
in attesa della decisione dell' sulla domanda di marchio Controparte_3 CP_4
n.302017000138718;
4) spese al definitivo.”.
A.8 Con ordinanza in data 2 maggio 2023, il Tribunale rimetteva parzialmente la causa sul ruolo e rinviava per la trattazione all'udienza del 13 giugno 2023, in attesa del provvedimento dell' sulla domanda di registrazione del marchio di cui al capo sub n. 3) del dispositivo CP_4 della sentenza.
In data 6 giugno 2023, l'arch. depositava l'attestato di registrazione del marchio CP_1
. 302017000138718, rilasciato il 30 maggio 2023 dall' . CP_2 CP_4
All'udienza del 13 giugno 2023, l'IC e l'Intervenuta formulavano riserva di appello contro la sentenza non definitiva, insistevano per il rigetto delle istanze ex adverso proposte e chiedevano di fissare udienza di precisazioni delle conclusioni;
i Convenuti, evidenziando l'avvenuta registrazione del marchio, insistevano per l'accoglimento delle proprie domande riconvenzionali Contr articolate, rispettivamente, sub nn.

4-5 delle conclusioni di e sub. lett. c-d delle conclusioni di Controparte_3
Veniva, quindi, fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'uno ottobre 2024, da celebrarsi mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c in data 3 ottobre 2024, il Giudice dott.ssa Mariachiara Lionella
Vanini, divenuta medio tempore assegnataria del fascicolo, rimetteva la causa al Collegio per decisione, assegnando alle Parti i termini di cui all'art. 190 co. 1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 9 di 11 B. In diritto.
B.1 Va premesso che la decisione assunta dal Collegio con la sentenza parziale del 2 maggio
2023 non può essere oggetto di discussione in questa sede e, dunque, la presente pronuncia ha come presupposto -logico e giuridico- l'accertamento ivi contenuto, ossia l'avvenuta decadenza per non uso del marchio “ . CP_2
Invero, il Collegio - dichiarata la decadenza del marchio dell'IC (e, conseguentemente, rigettate tutte le domande attoree) - ha chiarito di non potersi pronunciare in riferimento alle domande di inibitoria del segno “ e di pubblicazione della relativa sentenza svolte CP_2 dai Convenuti, poiché - alla data della decisione - il provvedimento di registrazione del marchio non era stato ancora emesso dall' . CP_4
Come già detto, in data 30 maggio 2023 è stato rilasciato l'attestato di registrazione del marchio n. 302017000138718 (doc. 3 conv.), sicché ora il Collegio può decidere anche CP_2 sulle due ulteriori domande articolate dai Convenuti (cfr. art. 120 co. 1 c.p.i. e 15 c.p.i.).
B.2 Segnatamente, la domanda di inibitoria va accolta, in quanto -allo stato- risulta, da una parte, la decadenza per non uso del marchio dell'IC e, dall'altra parte, la CP_2 registrazione del marchio “ da parte di . CP_2 Controparte_3
L'ordine di inibitoria va corredato dalla fissazione di una penale, pari ad € 500, per ogni violazione constatata successivamente successiva alla comunicazione della presente sentenza.
B.3 Va, invece, rigettata la domanda volta a disporre la pubblicazione della presente sentenza, in quanto non sussistono i presupposti per procedere in tal senso.
Come è noto, la pubblicazione in uno o più giornali della sentenza che accerti la violazione dei diritti di proprietà industriale, ai sensi dell'art. 126, comma 1, c.p.i., costituisce una misura discrezionale non collegata all'accertamento del danno, trattandosi di una sanzione autonoma, diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso, analogamente a quanto previsto dall'art. 2600 c.c. in materia di concorrenza sleale (Cass. civ., sez. I, 07/04/2022,
n. 11362).
La pubblicazione della sentenza che accerta la contraffazione su segni distintivi ha funzione tanto preventiva, in quanto diretta a prevenire ulteriori pregiudizi portando l'atto di contraffazione a conoscenza degli operatori del mercato, quanto riparatoria in forma specifica del danno, ed è misura disposta sulla base di una ponderazione degli interessi contrapposti delle parti.
La sanzione della pubblicazione del provvedimento deve applicarsi secondo un regime di proporzionalità, di talché, per farne applicazione, occorre considerare, inter alia, le dimensioni, anche potenziali, del fenomeno contraffattivo.
Ebbene, nel caso di specie, non ricorrono tali condizioni per disporre la pubblicazione della presente sentenza. Ciò appare, peraltro, coerente con quanto osservato dal Collegio, nella sentenza parziale di maggio 2023, ove si legge che la vicenda oggetto di lite non ha avuto una rilevanza mediatica.
pagina 10 di 11 In conclusione, il diritto dei Convenuti appare già adeguatamente tutelato con l'ordine di inibitoria e la fissazione di una penale, sicché la domanda di pubblicazione va rigettata.


3. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato della causa, della sua media complessità e dell'attività difensiva concretamente svolta (con doppia fase decisionale).


P.Q.M.


Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. inibisce a ed a qualunque futuro Parte_1 Controparte_1 utilizzo del segno “FRANCHINI” sulla base della domanda di marchio n. 302017000138718;
2. fissa una penale di € 500,00 per ogni violazione dell'inibitoria di cui al precedente capo constatata successivamente alla comunicazione della presente sentenza;

3. rigetta ogni altra domanda;

4. condanna e in solido alla Parte_1 Controparte_1 rifusione delle spese di lite a favore di e di Controparte_2 [...]
che si liquidano -per ciascun Convenuto- in € 1.036 per spese e € 15.000 per CP_3 onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025.

Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Mariachiara Vanini dott. Silvia Giani
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