N. 19253/2021 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati
Dott. UD EL - Presidente
Dott. UR Centofanti - Giudice rel.
Dott. Stefania Garrisi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19253 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza dell'8 gennaio 2025.
TRA

(p.iva ), con sede legale in Pomezia (RM) Via Sassuolo snc, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. rappresentata e difesa dagli Parte_2
Avv. Gabriele Cappelletti e Gian Luca De Bonis ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. De Bonis, in Roma, Piazza San Pietro in Vincoli, 10;
- Parte attrice
E

(in sigla , (p.iva Controparte_1 CP_2
), con sede legale in Latina in Via Coletta n.10, in persona del legale rappresentante P.IVA_2
1 pro tempore, Sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Marini ed Controparte_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Latina, Via E. Filiberto n. 9;
- Parte convenuta nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza dell'8 gennaio 2025, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 CP_2 al Tribunale di Roma, per sentir “1) accertare che il macchinario prodotto in Italia dalla
[...]
Controparte_4 collaudato presso la sede di Latina e venduto alla “ ” è stato realizzato in Controparte_5 contraffazione del brevetto n. EP1577046B1; 2) in conseguenza di tale accertamento, inibire alla
Controparte_4 la ulteriore produzione di macchinari che utilizzano la tecnologia ed il processo produttivo oggetto della privativa legata al brevetto n EP1577046B1; 3) Ordinare il sequestro di tutta la documentazione tecnica afferente i progetti di studio e realizzazione del macchinario oggetto della contraffazione ed ogni altro progetto costituente contraffazione del brevetto n EP1577046B1; 4)
Condannare la Controparte_4 al risarcimento dei danni cagionati alla società attrice che vengono
[...] quantificati in euro 500.000,00 o nella diversa somma che verrà accertata in corso di causa o, comunque, in quella che sarà ritenuta di giustizia;
5) Fissare una penale dovuta alla società attrice per ogni violazione ed inosservanza successiva alla emananda sentenza e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti in essa contenuti, non inferiore ed euro 10.000,00; 6) ordinare, ex art 126 c.p.i., entro termine prefiggendo decorrente dalla data di notificazione della sentenza, la pubblicazione della intestazione e del dispositivo della emananda sentenza, sui quotidiani Il
Corriere della Sera e La Repubblica e su due riviste di settore a scelta della convenuta, per due numeri consecutivi, a cura e della convenuta e a spese della attrice, con rivalsa delle spese stesse a carico della prima dietro esibizione della fattura nel caso di omesso pagamento da parte della convenuta medesima. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Premetteva l'attrice di essere titolare del brevetto per invenzione industriale n. EP1577046B1 registrato dall'Ing. amministratore della società, consistente in un dispositivo e relativo Pt_2 metodo per l'applicazione di elementi funzionali conduttori ad una superficie: in particolare, il
2 dispositivo consente il fissaggio di elementi funzionali su una superficie mediante l'applicazione di calore per effetto Joule;
il calore viene applicato per mezzo di due elettrodi “ad alta resistenza” ed un elettrodo “a bassa resistenza” e, con il passaggio della corrente elettrica si permette il fissaggio dell'elemento sulla superficie.
Sosteneva che il brevetto godesse di un ben preciso ambito di protezione, definito da due rivendicazioni indipendenti 6 e 1, con la conseguenza che costituisse, da un lato, contraffazione di esso la macchina o il dispositivo che riproducesse tutte le caratteristiche insistenti nella rivendicazione 6 e, dall'altro, che detto brevetto fosse violato anche ove fosse accertato un metodo ovvero un procedimento di realizzazione che prevedesse tutti gli elementi costitutivi della rivendicazione 1.
Riferiva che nel dicembre 2019, l'Ing. della si era recato a Controparte_6 Parte_1
IN (Ohio) per installare un macchinario presso la , cliente storico Controparte_5 dell'attrice; che, in quell'occasione, gli era stata segnalata una linea acquistata dalla concorrente che presentava problemi nei sistemi di saldatura;
che l'Ing. aveva verificato le CP_2 CP_6 criticità e, rientrato in sede, aveva inoltrato una prima richiesta di valutazione tecnica, che era rimasta inevasa. A seguito della rinnovata richiesta da parte di , nel gennaio 2020, era stato CP_5 coinvolto direttamente l'Ing. amministratore della , il quale aveva Pt_2 Parte_1 avviato uno studio di fattibilità. Durante l'analisi della documentazione fotografica, erano quindi CP_ emerse forti somiglianze tra il sistema realizzato dalla e il brevetto n. EP1577046B1 della
[...]
. Il 28 febbraio 2020, l'Ing. si era poi recato presso il cliente, ed aveva Parte_1 Pt_2 appurato che il macchinario era stato costruito seguendo fedelmente il contenuto del brevetto nella titolarità dell'attrice, anche con uso degli stessi materiali (elettrodi in tungsteno e rame).
Nell'agire in questa sede, al fine di ottenere tutela del proprio diritto di privativa sul titolo brevettuale, l'attrice deduceva che il collaudo dell'intera linea, incluso il sistema di saldatura, fosse avvenuto presso la sede del fornitore situata in territorio italiano. Aggiungeva che, a CP_2 fronte di tali riscontri, l'attrice aveva incaricato la di redigere una specifica Controparte_7 consulenza tecnica avente ad oggetto l'analisi della potenziale violazione del Brevetto n.
EP1577046B1, relativamente alla sua operatività sul territorio domestico. Gli esperti incaricati avevano confermato la sussistenza di una contraffazione letterale, o per equivalente, del brevetto
Questa conclusione era stata poi ulteriormente confermata dal parere pro veritate redatto Pt_2
e sottoscritto dalla in persona dell'Ing. in data 2 luglio 2020. Controparte_8 Persona_1
Tanto premesso in fatto, l'attrice affermava il proprio diritto di vedere accertata da parte del
Tribunale la contraffazione del brevetto n. EP1577046B1, consistita nella realizzazione di un macchinario che replicava pedissequamente la complessa soluzione tecnologica realizzata dall'Ing.
3 per quanto concerneva sia gli elettrodi laterali in tungsteno che l'elettrodo centrale in Pt_2 rame. Ciò posto, l'attrice chiedeva di inibire l'ulteriore prosecuzione dell'illecito e di vietare la ulteriore commercializzazione del prodotto contraffatto. Formulava poi domanda risarcitoria, quantificando il pregiudizio subito nella misura di 500.000,00, corrispondente al guadagno
(calcolato con riferimento a quello mediamente conseguito) che la società avrebbe perso a causa della illecita condotta della convenuta, tenuto conto del prezzo di vendita del macchinario pari ad
1.000.000,00 di euro.
Si costituiva la parte convenuta, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della
, non avendo la stessa prodotto in giudizio l'atto di cessione del 12.08.2016 con il quale, a suo Pt_1 dire, il titolare dell'invenzione Ing. le aveva trasferito il diritto di privativa su di essa. Pt_2
Affermava poi, nel merito, che la non avesse dimostrato la dedotta violazione della privativa Pt_1 industriale, né la circostanza che la presunta contraffazione fosse avvenuta in Italia, unico paese europeo in cui il brevetto fosse stato convalidato ed unico luogo in cui il brevetto avesse efficacia.
Infine, deduceva l'infondatezza della pretesa avversaria di risarcimento del danno per difetto di prova. In proposito, evidenziava che il prezzo di vendita indicato dall'attrice (di Euro 1.000.000,00) si riferisse all'intero macchinario di saldatura (di cui la testa di saldatura – oggetto di privativa - costituisse solo un componente) e, pertanto, che la perdita economica asseritamente subita dall'attrice non potesse essere parametrata ad un macchinario che, in ogni caso, la Parte_1 non avesse la tecnologia per produrre. Ancora negava che assumessero rilevanza probatoria, ai fini risarcitori, i precedenti rapporti commerciali intercorsi con la società americana
[...]
, dal momento che non era stata nemmeno invitata dalla a CP_5 Parte_1 CP_5
CP_ formulare un'offerta per l'impianto poi realizzato dalla proprio per il fatto che fosse priva della tecnologia idonea alla produzione dell'impianto.
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di: “accertare il legittimo comportamento della
[...]
CP_ e, conseguentemente, rigettare in toto le domande attoree siccome infondate in fatto e in diritto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti depositati dalle parti, assunzione di prove testimoniali ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza dell'8 gennaio 2025, che si svolgeva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; all'esito, il Giudice rimetteva la causa per la decisione al Collegio e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati (con decorrenza dal 20 febbraio 2025).
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4 La domanda è infondata e non merita, pertanto, accoglimento.
Si rileva preliminarmente che la parte convenuta ha eccepito, fin dal momento della sua costituzione in giudizio, che l'attrice non potesse dolersi della asserita contraffazione del brevetto nella sua titolarità da parte della convenuta, non avendo fornito riscontro alcuno del fatto che la condotta contestata si fosse verificata in Italia, cosicché non potesse ottenere alcuna tutela, essendo il suo diritto di privativa in ordine all'invenzione oggetto di causa circoscritto al territorio nazionale.
Si è quindi ritenuto di svolgere prioritariamente attività istruttoria finalizzata ad accertare il luogo in cui si fosse verificata l'asserita contraffazione ed, all'esito, ritiene il Collegio sia emerso riscontro del fatto che la condotta in contestazione si fosse verificata in Latina: ai fini dell'accertamento del luogo in cui è stata compiuta la condotta per cui è causa assume rilievo la deposizione resa dall'Ing.
il quale, richiesto di riferire sul luogo in cui fosse avvenuto il collaudo, ha confermato il CP_6 fatto che esso fosse avvenuto in Italia, riferendo tuttavia di aver appreso la circostanza da un terzo de relato , che tuttavia non poteva essere escusso. Persona_2
Invero, la testimonianza de relato integra una prova meramente indiretta, la quale può essere utilizzata, ai fini della formazione del convincimento del giudice, solo se confortata da altri elementi, e sempreché riporti informazioni riferite da persone estranee alla controversia, di cui non sia possibile acquisire la deposizione. Occorre però distinguere i testimoni de relato actoris da quelli de relato in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto la domanda giudiziale, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa;
gli altri testi - quelli de relato in genere – depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata, perché indiretta;
ciononostante può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità
(cfr. Cass. 05.01.1998, n. 43; e Cass. 23.12.2003, n. 19774).
Nel caso di specie, la testimonianza de relato dell'Ing. sul luogo di collaudo risulta CP_6 confermata ab externo dal verbale, prodotto da parte attrice, del sequestro penale compiuto presso la CP_ società convenuta, dal quale si evince che il macchinario realizzato dalla fosse stato interamente prodotto in Italia e trasportato negli USA e che i dipendenti della fossero CP_5 venuti in Italia presso la sede della società convenuta al fine di visionare il macchinario che avrebbero dovuto acquistare.
5 Del resto è da respingere l'eccezione della convenuta di inammissibilità della produzione documentale in questione (relativa agli atti del procedimento penale avviato, per i medesimi fatti, a carico dell'amministratore della società convenuta), in quanto avente ad oggetto documenti pervenuti nella disponibilità della parte in epoca successiva maturare delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c.
Sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attrice sollevata dalla convenuta, sul presupposto che l'attrice non avesse fornito idoneo riscontro della titolarità del suo diritto di privativa sul brevetto oggetto di causa, essendo stato prodotto in giudizio dalla l'estratto aggiornato da cui risulta la trascrizione presso l'UIBM della Parte_1 cessione, in data 12 agosto 2016, del brevetto industriale dall'Ing. in favore della società Pt_2 attrice, nonché l'ulteriore certificazione dell'UIBM attestante in capo a quest'ultima la titolarità del brevetto. In proposito, la Cassazione ha infatti affermato che nella cessione del brevetto a forma libera, la prova può essere fornita attraverso presunzioni, purché queste siano gravi, precise e concordanti. (Cass. Civ., sez. I, ord. n. 12971/18). Nel caso di specie la cessione può, pertanto, dirsi provata anche in mancanza dell'allegazione – pretesa dalla convenuta – della scrittura privata relativa al trasferimento dei diritti industriali di cui è causa, unitamente alla prova della sua iscrizione presso il registro italiano dei brevetti europei. In ogni caso, ai sensi degli artt. 138 e 139
c.p.i., ai fini dell'opponibilità ai terzi dell'atto di trasferimento del diritto di brevetto, è sufficiente la trascrizione di tale atto presso UIBM, adempimento che risulta invero dimostrato dalla produzione documentale di parte attrice.
Né può, al riguardo, trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità della produzione documentale, per essere stata la suddetta certificazione depositata dall'attrice in occasione della prima udienza, svolta nelle forme della trattazione scritta: il sistema delle preclusioni processuali comporta, infatti, l'impossibilità per le parti di esercitare un diritto oltre un certo momento processuale, nell'ottica di tutelare la certezza dei tempi del processo ed assicurare il corretto esercizio del contraddittorio tra le parti, ma non impedisce l'esercizio del diritto prima dello spirare del termine.
Nel merito, all'esito dell'istruttoria compiuta nel corso del giudizio, non è emerso sufficiente riscontro dell'assunta contraffazione del brevetto n. EP1577046B1 nella titolarità dell'attrice da parte della convenuta.
In particolare, il consulente tecnico nominato, Ing. , descritte le caratteristiche del Per_3 brevetto per la cui tutela l'attrice ha agito in giudizio, ha concluso nel senso che: “dai documenti in atti non risulta dimostrato che il macchinario ceduto dalla convenuta nei confronti della società
, o parti di esso, rechino profili di interferenza con le rivendicazioni del Controparte_5
6 brevetto europeo n. EP1577046B1, successivamente validato in Italia in data 25 febbraio 2016 con protocollo n 50201091813482”.
Ritiene il Collegio di recepire le conclusioni cui è pervenuto il Consulente all'esito dell'indagine peritale compiuta, in quanto argomentate con motivazione esente da vizi logici: si rileva, in particolare, che nel caso di specie, il Consulente, non potendo esaminare direttamente il macchinario nel quale si assumeva fosse stato installato il dispositivo in ipotesi prodotto in contraffazione, era stato richiesto di pronunciarsi sulla base dell'analisi dell'insieme degli elementi istruttori a disposizione, considerando pertanto le produzioni documentali di entrambe le parti, previa valutazione della loro reciproca compatibilità. Nel compiere tale complessiva valutazione il
CTU si è espresso nel senso che non fossero emersi elementi sufficienti per concludere nel senso CP_ dell'avvenuta contraffazione, esaminando i progetti del macchinario prodotto dalla ivi inclusi quelli provenienti dal fascicolo penale e le diverse produzioni documentali dell'attrice (tra le quali fotografie asseritamente ritraenti il macchinario per cui è causa); all'esito del lavoro peritale, il
Consulente si è espresso nel senso che non fosse dato riscontrare nelle acquisizioni documentali la sussistenza di elementi congruenti che potessero indurre ragionevolmente a concludere per la dedotta contraffazione.
In relazione alla consulenza tecnica, la parte attrice ha sollevato plurime eccezioni di nullità: ha dedotto in primo luogo che il Consulente, in violazione del principio del contraddittorio, avesse intrattenuto comunicazioni con il consulente di parte convenuta, delle quali non avesse reso partecipe l'attrice, cosicché sotto tale profilo la consulenza fosse affetta da nullità.
Sul punto si osserva che risulta effettivamente dagli atti che il consulente di parte convenuta e il
Consulente d'Ufficio avessero tra loro interloquito (una sola volta), senza che della comunicazione fosse stato reso partecipe anche il Consulente della parte attrice, in data 30 maggio 2024, allorché il consulente della parte convenuta aveva manifestato doglianza nei confronti del CTU per il fatto che quest'ultimo avesse consentito alla sola parte attrice di fornire chiarimenti su aspetti tecnici, così in qualche modo concedendo alla stessa un vantaggio processuale rispetto alla convenuta stessa.
Sennonché l'interlocuzione in questione, oltre ad essere attinente a soli profili di rito concernenti le modalità di svolgimento della CTU, non ha poi prodotto neppure alcun risultato utile alla convenuta, dato che il Consulente d'ufficio, nonostante la doglianza della parte, ha comunque concesso alla parte attrice termine per fargli pervenire i chiarimenti richiesti, cosicché la comunicazione censurata non abbia di fatto in alcun modo inciso nello svolgimento dei lavori.
Ancora la parte attrice ha espresso riserve in ordine alla competenza del Consulente individuato dal
Tribunale ai fini del conferimento dell'incarico, in ordine al quesito specificamente rivoltogli nel presente giudizio: sennonché, ritiene il Collegio, che eventuali osservazioni in ordine alla
7 specializzazione del Consulente e alla sua 'idoneità' a pronunciarsi sulle questioni sottopostegli avrebbero dovuto essere sollevate dalla parte attrice – in ipotesi – prima del conferimento dell'incarico, non già all'esito del lavoro compiuto dall'ausiliario, allorché lo stesso ha concluso in senso sfavorevole rispetto alle tesi dell'attrice. Tanto più che, contrariamente a quanto dedotto dalla parte attrice negli scritti difensivi con i quali ha sollecitato la rinnovazione della CTU, con sostituzione del Consulente nominato, lo stesso Consulente della parte attrice, nell'introduzione delle Osservazioni formulate sulla relazione inviata alla parti dal Consulente nel termine concessogli, ha dato atto della conoscenza da parte sua della comprovata “esperienza del CTU”. Né certamente ritiene il Collegio possa costituire in alcun modo elemento di valutazione della presunta inidoneità del CTU, la circostanza che egli abbia ritenuto di concedere alle parti, nel corso dello svolgimento del suo incarico, termini per il deposito di memorie tecniche, essendo al contrario tale modalità di lavoro del tutto usuale nel corso delle consulenze nella materia brevettuale. Né, infine, assume alcun rilievo, di per sé, la circostanza che il Consulente abbia argomentato le sue conclusioni con motivazione breve, non costituendo la maggiore o minore ampiezza dell'elaborato metro di valutazione della sua esaustività.
Infine, rileva il Collegio che non trovi riscontro la circostanza che il CTU abbia esorbitato dai limiti del proprio incarico, nell'esprimersi nei termini riscontrabili nell'elaborato sulle fotografie prodotte in atti dall'attrice (la cui riferibilità al dispositivo per cui è causa è stata contestata da parte della convenuta fin dall'atto della sua costituzione in giudizio), essendogli stato demandato, per quanto detto in precedenza, di compiere valutazione circa la sussistenza del riscontro dell'asserita contraffazione sulla base del complesso delle risultanze documentali, cosicché il confronto e la valutazione della congruità di esse fosse pienamente compresa nel perimetro dell'incarico conferitogli.
Ritiene, pertanto, il Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui il
Consulente è pervenuto e per disporre rinnovazione della consulenza.
Per le ragioni esposte, le domande proposte dalla parte attrice non possono trovare accoglimento.
In ragione della soccombenza la parte attrice va, infine, condannata al pagamento delle spese del procedimento in favore della parte attrice;
queste ultime si liquidano complessivamente in euro
22.457, , per compensi professionali (euro 3.544, per la fase di studio, euro 2.338, per la fase introduttiva, euro 10.411, per la fase istruttoria, euro 6.164,00 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si pongono, infine, in via definitiva, le spese di CTU, separatamente liquidate a carico della parte attrice.
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P.Q.M.



Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- respinge le domande proposte dalla parte attrice;

- condanna la parte attrice al pagamento nei confronti della convenuta delle spese del procedimento, che liquida in complessivi euro 22.457,00, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;

- pone, in via definitiva, le spese di CTU a carico della parte attrice.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 luglio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
UR Centofanti UD EL
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato in tirocinio Andrea Maria D'Introno.
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