REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Adele Ferraro presidente dott.ssa Sonia Damiani giudice dott. Stefano Costarella giudice relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4193 del R.G.A.C. dell'anno 2021, vertente
TRA
in persona del l.r.p.t. (c.f. ), con gli avvocati Marco Andreolini, Parte_1 P.IVA_1
Andrea Parini, Francesca Andreolini e Nicola Piluso
-attrice-
E
(c.f. ), in proprio ed in qualità di titolare di La Controparte_1 C.F._1
Fenice Servizi o La Fanice Servizi e come titolare dell'impresa individuale Controparte_2 con gli avvocati Fabio Iiritano e Vincenzo Iiritano
[...]
-convenuta-
NONCHÉ
in persona del l.r.p.t. (c.f. ), con Controparte_3 P.IVA_2
l'avvocato Luca de Munda
-convenuta-
avente ad oggetto: marchio.
Pag. 1 a 15 Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 9/5/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte_ 1. La (d'ora in avanti, ha evocato in giudizio (in proprio Parte_1 Controparte_1
e quale titolare di “La Fenice Servizi” o “La Fanice Servizi” e come titolare dell'impresa individuale ), nonché la società al fine di Controparte_2 Controparte_3 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo, nel merito, 1) Accertare la contraffazione dei marchi e dell'insegna dell'attrice da parte dei convenuti;
2) CP_2 inibire ai convenuti l'ulteriore utilizzazione dell'espressione LIBRACCIO, da sola o unitamente ad altri termini, o di espressioni similari, sia quale ditta sia quale marchio, sia quale insegna, sia quale nome di dominio internet e suoi social;
3) accertare il compimento di atti di concorrenza sleale per confusione a danno dell'attrice ai sensi dell'art. 2598 c.c. inibendo ai convenuti la prosecuzione dell'illecito; 4) ordinare il ritiro dal commercio di prodotti, cataloghi, stampati, confezioni, scatole, materiale di confezionamento e pubblicitario in genere recanti il marchio/segno distintivo contraffatto disponendone la distruzione in presenza di incaricati dell'attrice; 5) inibire, ai sensi dell'art. 133 CPI, ai convenuti , in proprio e Controparte_1 quale titolare de Il Libraccio Mater Domini e de La Fanice Servizi o La Fenice Servizi,
l'utilizzazione del nome di dominio 6) fissare una somma dovuta per ogni Email_1 violazione ed inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione della sentenza;
7) condannare ciascuno dei convenuti al risarcimento dei danni da liquidarsi in corso di causa secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226, 1227 c.c. anche in una somma globale stabilita in base agli atti di causa e alle presunzioni che ne derivano, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenti economiche negative, compreso il mancato guadagno dell'attrice,
i benefici realizzati dai convenuti e tenuto conto di elementi diversi da quelli economici come il danno morale arrecato a parte attrice a norma dell'art. 125 CPI;
8) ordinare a ciascuno dei convenuti la restituzione degli utili conseguiti in violazione del marchio attoreo nella misura in cui essi eccedano il risarcimento del danno, quest'ultimo da determinarsi comunque in un importo non inferiore a quello dei canoni che i convenuti avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto licenza dal titolare del diritto leso, sempre a norma dell'art. 125 CPI;
9) ordinare la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo dell'emananda sentenza per tre volte anche non consecutive sui C Co quotidiani Sole Ore e Corriere della Sera e su due riviste di categoria, in caratteri quadrupli del normale, pubblicazioni da effettuarsi a spese della convenuta e a cura dell'attrice, con diritto all'immediato rimborso dietro presentazione delle relative fatture;
10) spese, diritti ed onorari di causa rifusi, compresi quelli di eventuale CTU contabile”. Pag. 2 a 15 A sostegno della domanda, ha dedotto che la società attrice era titolare di numerosi marchi
Libraccio o il Libraccio, o contenenti tali espressioni, sia denominativi che figurativi, registrati in
Italia e nell'Unione Europea.
Il primo di tali marchi, n. 1485872, era stato depositato il 15 aprile 1992 nelle classi 16 e 41 e via via rinnovato (doc. 1).
Seguivano il marchio 302016000025356 depositato la prima volta il 15 maggio 2006 sempre nelle classi 16 e 41 e via via rinnovato (doc. 2), nonché, poi, i marchi 1521021 e 1521022 entrambi depositati il 27 gennaio 2012, il primo nelle classi 16 e 41, il secondo nelle classi 9, 16 e 41 (doc.
3 e 4), i marchi dell'Unione Europea 15411572 e 15411598 depositati entrambi il 9 maggio 2016 nelle classi 16 e 41 (doc. 5 e 6), il marchio 302017000083595 depositato il 21 luglio 2017 ancora nelle classi 16 e 41 (doc. 7), il marchio 302018000029289 depositato il 12 settembre 2018 ancora nelle classi 16 e 41 (doc. 8), il marchio domanda 302020000104768 depositata il 25 novembre
2020 in classe 16 (doc. 9) e, infine, il marchio domanda 302021000022601 depositata il 9 febbraio
2021 nelle classi 35 e 38 (doc. 10).
I suddetti marchi erano stati depositati per diverse classi merceologiche di prodotti e servizi. In particolare, il marchio di cui al doc. 1, risalente al 15 aprile 1992, era stato depositato per carta e cartone, stampati, articoli per legatoria, fotografie, cartoleria, adesivi per la cartoleria o per uso domestico, materiale per artisti, pennelli, macchine da scrivere e articoli per ufficio, materiale per l'istruzione o l'insegnamento, materie plastiche per l'imballaggio, caratteri tipografici, clichè, libri, riviste, giornali, periodici, fotografie, depliants, manifesti, articoli di cancelleria (classe 16), educazione, formazione, divertimento, attività sportive e culturali (classe 41).
Il marchio era stato esteso alla classe 9 per apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo, di soccorso, di insegnamento, apparecchi e strumenti per la conduzione e distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità, apparecchi per la registrazione e la trasmissione, la riproduzione del suono, delle immagini, supporti di registrazione magnetica, dischi acustici, compact disc, dvd e altri supporti di registrazione digitale, meccanismi per apparecchi di prepagamento, registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione, computer, software, estintori (doc. 4).
Successivamente il marchio era stato depositato anche per pubblicità, gestione di affari commerciali, amministrazione commerciale, lavori di ufficio, web marketing (classe 35) e telecomunicazioni (classe 38 - doc. 10).
Pag. 3 a 15 Il marchio nasceva su iniziativa di quattro giovani ( – – CP_2 Parte_2 Parte_3
– ), che nell'aprile del 1979 aprivano a Milano la prima Parte_4 Parte_5 libreria, a cui faceva seguito nel 1982 l'apertura di una seconda sede a Monza. Nel 1984 nasceva la società con l'apertura della Libreria di Genova. Seguiva la creazione di un gruppo Parte_1 societario con l'apertura di 54 punti vendita in 7 regioni e 31 città.
Parte_ La era la capogruppo nonché proprietaria dei marchi, concessi in licenza d'uso e forniva sia libri nuovi dall'area logistica che libri usati dalle librerie , per alimentare le vendite del CP_2 sito.
Nel 1997 iniziavano le prime vendite per corrispondenza in tutto il mondo;
nel 1998 veniva aperto il sito Libraccio.it; nel 2000 iniziavano le vendite on-line e nel 2009 il sito confluiva in una Joint
Venture con IB (La Feltrinelli Internet Book Shop) s.r.l.; - nel 2018 il sito era confluito in una operazione a guida Feltrinelli diventando il primo operatore nazionale del settore;
- nel 2020, La
Feltrinelli Internet Book Shop s.r.l aveva ricevuto ricavi dal sito Libraccio.it di 59,3 milioni di euro.
Il Gruppo, presente anche nel Salone del libro di Torino dal 2006, svolgeva sotto la sigla anche attività di produzione editoriale, venduta sia nelle librerie in tutta Controparte_5 CP_2
Italia, sia nei maggiori siti on line ( Hoepli, LibreriaUniversitaria, ecc.). CP_6
Il Gruppo aveva, inoltre, realizzato da sempre imponenti campagne pubblicitarie per un costo che nel 2019 era stato di € 267.681,00 e per l'anno 2010 di € 274.928,00. Gli investimenti sui social media per l'anno 2019 erano stati di € 49.988,00 e per l'anno 2020 di € 109.988,00, per un totale complessivo di € 702.586,00 nei due anni (doc. 15). Le campagne pubblicitarie andavano coordinate con le attività on line: era, infatti, molto attivo anche sui social con un CP_2 investimento negli ultimi 2 anni di € 159.976,00 (cfr. doc. 15).
Ciò posto, ha dedotto che la impresa individuale , Controparte_7 che aveva iniziato la propria attività il 15/1/2018 (come emergeva della visura camerale), a partire dal 21/8/2018 aveva iniziato il commercio al dettaglio di libri nuovi e di seconda mano, articoli di cartoleria, fornitura per ufficio, servizi di fotocopiatura, preparazione dei documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni di ufficio (doc. 17). L'impresa utilizzava la parola sia come ditta, sia come insegna (doc. 18) e come marchio all'interno del proprio CP_2 sito internet (doc. 19). Email_1
Sempre in Catanzaro operava l'altra odierna convenuta, la società Controparte_3 corrente in Via Genova n. 21 (doc. 22) e quasi identica, nella denominazione, alla società CP_3
Pag. 4 a 15 con sede a Catanzaro, Via Misasi n. 50 (doc. n. 23), ossia l'indirizzo de Il Libraccio Controparte_3
Materdomini, circostanza che induce a ritenere un collegamento fra le imprese.
La società si definisce “ex ”, spendendo il marchio dell'attrice Controparte_3 CP_2
[.. (doc. 24). Tale dicitura compare nell'insegna, mentre in altra insegna figura l'espressione “
”, senza neppure la parola “ex” (doc. n. 25). Peraltro, dalle foto versate in atti, era emerso CP_2
l'utilizzo di uno slogan originale dell'attrice “Libri scuola Azz…che faccio? C'è (doc. CP_2
14).
L'utilizzo dei termini , Il o da parte delle convenute costituiva CP_2 CP_2 CP_8 contraffazione della insegna e del marchio di fatto e registrato dalla società attrice (la quale aveva utilizzato l'espressione il e/o come marchio ed insegna a partire dal 1979 e CP_2 CP_2 come marchio registrato a partire dal 1992 per una serie di servizi e prodotti ed in particolare per il commercio di libri nuovi ed usati).
Il suddetto utilizzo costituiva anche atto di concorrenza sleale in virtù della confondibilità fra i segni distintivi e della identità/affinità dei prodotti/servizi e delle attività, con conseguente rischio di confusione fra il pubblico anche in termini di mera associazione fra i due segni.
Il marchio nasceva sicuramente come marchio debole proprio per la sua caratteristica di CP_2 richiamare il prodotto;
tuttavia, ai sensi dell'art. 13, comma 2, c.p.i., aveva acquistato natura di marchio forte grazie ed in conseguenza alla conoscenza acquisita fra il pubblico dei consumatori attraverso un uso più che quarantennale (fenomeno del cd. secondary meaning).
Quindi, quale marchio forte, godeva della maggiore tutela prevista dalla legge.
In ogni caso, anche a volerlo considerare marchio debole, il risultato non cambiava posto che il nucleo ideologico del marchio veniva ripreso nei segni distintivi delle convenute, anch'essi caratterizzato dal temine per attività e prodotti e servizi identici. CP_2
Sulla base delle suddette allegazioni la difesa attorea formulava le domande sopra riportate.
1.1. Si è costituito ha eccepito l'infondatezza della domanda attrice, contestando Controparte_1 che il marchio possa essere qualificato come marchio forte;
che, il fatto che il termine CP_2
Libraccio fosse accompagnato dalla dicitura “Mater Domini” (identificativa di una ben definita area di operatività dell'impresa, essendo il nome del quartiere in cui essa opera), era idoneo ad impedire la configurabilità di qualsiasi contraffazione;
che, anche dal punto di vista grafico, il marchio utilizzato dal convenuto era totalmente diverso da quelli registrati dalla società attrice;
che, pertanto, alcun atto di concorrenza sleale per confusione era imputabile al , in quanto CP_1
Parte_ la società non aveva mai operato sul mercato cittadino che è, viceversa, quello di riferimento
Pag. 5 a 15 dell'attività del;
che, in ogni caso, manca la prova dei danni dei quali è stato chiesto il CP_1 ristoro.
1.2. Si è, altresì, costituita la società la quale ha puntualizzato: che, nella Controparte_3 sua attuale sede e fino all'anno 2018, si sono succedute diverse piccole ditte, anch'esse operanti nel medesimo settore e che nulla hanno a che vedere con la convenuta;
che, in particolare, l'attività di commercio di libri usati originariamente svolta nei locali di Via Genova n. 21, era identificata con l'espressione comune e popolare “ ”; che solo in seguito, presso la suddetta sede è CP_2 sorta una libreria in cui, oltre ai libri usati, si potevano acquistare anche libri nuovi e che ha utilizzato, nel 2014, come denominazione, quella di ” (attività immediatamente Controparte_3 precedente a quella poi svolta dalla convenuta); che, già al momento dell'assunzione di tale nuova denominazione, al fine di differenziare l'attività da quella svolta precedentemente, nell'insegna è stata inserita la dicitura ”, utilizzata non per appropriarsi del marchio dell'attrice, CP_8 bensì soltanto per prendere le distanze dalla vecchia gestione ed indicare che, all'interno della libreria, se ne svolgeva una nuova;
di poi, dal momento del subentro dell'odierna convenuta, che aveva deciso di mantenere per buona parte il nome della cedente (modificato mediante l'aggiunta dell'articolo “Le” all'espressione ”), la società aveva ritenuto di mantenere, Controparte_3 soltanto per una questione economica, le vecchie insegne, salvo poi provvedere a rimuoverle, una volta contattata da un rappresentante della società attrice;
che, dunque, già al momento dell'introduzione dell'odierno giudizio, era stato rimosso qualsiasi riferimento alla parola
“Libraccio”.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto di ogni avversa domanda.
1.3. Espletata istruttoria orale, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del
9/5/2025 (sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c.) e sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. (20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
2. La domanda proposta nei confronti di è fondata, nei termini che di seguito Controparte_1 si esporranno.
2.1. Sulla natura del marchio di proprietà della società attrice si richiamano in questa sede, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., siccome pienamente sovrapponibili all'odierna vicenda contenziosa, le argomentazioni sviluppate da Trib. Ancona, sent. n. 1320/2023.
Pag. 6 a 15 Deve essere, in primo luogo, escluso il preuso come marchio di fatto del termine il CP_2 da parte dell'odierno convenuto. Infatti difetta la relativa prova che era onere della parte convenuta fornire ex art. 2697 c.c.
Dalla documentazione versata in atti, emerge che l'espressione il e/o è stato e CP_2 CP_2 viene utilizzato come marchio di fatto ed insegna a partire dal 1979 e come marchio registrato a partire dal 1992 per una serie di servizi e prodotti ed in particolare per il commercio di libri nuovi ed usati.
Quindi – accertata l'assenza di prova di un pre-uso da parte del convenuto (che ha iniziato la propria attività nel 2018 – doc. n. 17 del fascicolo di parte attrice) della parola quale CP_2 marchio di fatto per contraddistinguere la propria attività di commercio al dettaglio di libri (nuovi e/o usati anche solo a livello locale) - è necessario accertare la natura di marchio forte o debole del marchio per cui è causa.
Sono definiti deboli i marchi in sé carenti, in tutto o in parte, di carattere distintivo: e la debolezza risiede per l'appunto in ciò, che il titolare non può pretendere una esclusiva su un marchio in sé mancante di attitudine distintiva (Cass. 26 giugno 1996, n. 5924; Cass. 2 agosto 1990, n. 7768;
Cass. 30 gennaio 1985, n. 573; Cass. 28 ottobre 1982, n. 5633).
L'art. 13, co. 1, del Codice Italiano della Proprietà Industriale dispone che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni privi di carattere distintivo, e in particolare: quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscano, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.
La definizione di marchio forte -invece- è speculare e riguarda marchi che, non coincidendo con la denominazione generica di un prodotto/servizio e non consistendo in indicazioni descrittive dello stesso, sono dotati di maggior capacità distintiva. Una caratteristica dei marchi forti è la componente di fantasia (o creatività) evidenziata dall'utilizzo di nomi o parole (anche di uso comune) che non hanno, concettualmente, attinenza con il prodotto o il servizio interessato.
Nella tradizione della giurisprudenza della Suprema Corte, la distinzione tra marchi forti e marchi deboli (e cioè tra segni che rispettivamente non presentano, o presentano, aderenza concettuale al prodotto o al servizio offerto) rileva nel senso che, mentre per il marchio forte vanno considerate
Pag. 7 a 15 illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte (tra le tante: Cass.
14 maggio 2020, n. 8942; Cass. 18 giugno 2018, n. 15927; Cass. 2016 n. 13170)
Tuttavia, l'articolo 13, comma 2, del Codice Italiano della Proprietà Industriale dispone che, in deroga al divieto di registrazione dei marchi privi di carattere distintivo: “Possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo”. In questa ipotesi si disciplina il caso in cui il marchio abbia acquisito capacità distintiva prima della registrazione.
Il comma 3 dello stesso articolo, invece, disciplina il caso in cui il marchio abbia acquisito capacità distintiva dopo la registrazione e prevede che esso non possa essere dichiarato nullo se, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquisito capacità distintiva.
Tali marchi, carenti del requisiti di cui al primo comma dell'articolo 13 del codice della proprietà industriale, non possono tuttavia essere dichiarati o considerati nulli perché privi di capacità distintiva quando tale capacità abbiano acquisito ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 13, il quale contempla una vera e propria sanatoria della nullità per mancanza di capacità distintiva, alla quale ci si riferisce con l'espressione «secondary meaning».
Secondo il senso letterale dell'espressione ("significato secondario", inteso sia come successivo, sia come aggiunto) e le ricostruzioni degli interpreti, il secondary meaning si verifica tutte le volte in cui un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintiva per genericità, mera descrittività
o mancanza di originalità, si trovi ad acquistare, in seguito, tali capacità, in conseguenza del consolidarsi del suo uso sul mercato.
In detta ipotesi, l'ordinamento recepisce il dato di fatto dell'acquisizione successiva e "secondaria" della "distintività", attraverso un meccanismo di "convalidazione" del segno.
In sostanza, è soprattutto per effetto della elevata diffusione commerciale, a sua volta sovente dipendente da massicci investimenti pubblicitari ed azzeccate strategie di marketing, che un marchio inizialmente privo di capacità distintiva può acquistarla: ciò, in quanto massicce attività di pubblicizzazione del marchio possono indurre ad una radicale trasformazione della sua percezione distintiva nel mercato dei consumatori, nel quale si sia diffusa l'identificazione del
Pag. 8 a 15 prodotto contraddistinto dal marchio, sebbene questo consti in origine di un termine generico.
L'esito del processo comporta la possibilità per il titolare del marchio di agire in contraffazione.
In presenza di un fenomeno di "secondary meaning", va riconosciuta al marchio "originariamente" debole la stessa tutela accordata ai marchi "originariamente" forti e l'accertamento della relativa contraffazione va effettuato secondo i criteri che presiedono alla tutela del marchio forte, atteso che il segno risultante in origine caratterizzato da una minor capacità individualizzante, una volta pervenuto alla convalidazione dovuta all'uso, abbisogna della più rigorosa tutela riconosciuta al marchio forte.
L'onere di dimostrarne la secondarizzazione grava sul titolare del marchio. Oggetto dell'onere della prova, in questo caso, è la rinomanza acquisita dal segno.
2.2. Orbene applicando i superiori principi al caso in esame, discende in primo luogo che il marchio (e/o il ) è nato come marchio debole stante la natura puramente CP_2 CP_2 descrittiva del prodotto (nella specie libri). Come noto il libraccio è formato dal termine comune
Libro e dal suffisso “accio”.
Tuttavia dalla documentazione versata in atti emerge senza dubbio che – per effetto del cd. secondary meaning - abbia acquistato natura di marchio forte.
In ragione della sua comprovata diffusione non solo a livello nazionale il marchio ha CP_2 acquisito un carattere distintivo particolarmente intenso tal da doversi considerare sicuramente un marchio forte se non addirittura notorio (cfr. in particolare doc. nn. 11, 11-ter, 12, 13, 14, 15, 16,
36, 37 e 43 del fascicolo di parte attrice: trattasi di inserzioni pubblicitarie su quotidiani e riviste a tiratura nazionale, articoli redazionali su riviste di rilevante rilievo nel settore, documenti commerciali, stampati).
Infatti, la divulgazione sul mercato del suddetto marchio – anche come insegna (vedasi la su citata documentazione fornita dalla difesa attorea) – dal 1979, la capillare rete di librerie contraddistinte dal citato marchio su tutto il territorio nazionale (54 punti vendita distribuite in 7 regioni), quindi la elevata diffusione commerciale, a sua volta dipendente da massicci investimenti pubblicitari e strategie di marketing (vedasi anche la Joint Venture con IB), ha determinato che il su citato marchio - inizialmente debole - abbia indubbiamente acquistato la natura di marchio forte nel senso appena sopra precisato. Si ritiene infatti che la massiccia attività di pubblicizzazione e penetrazione sul mercato del marchio (in oltre quarant'anni) abbia portato ad una radicale trasformazione della sua percezione distintiva nel mercato dei consumatori, nel quale può dirsi che si è diffusa l'identificazione del prodotto contraddistinto dal marchio. I consumatori, dunque, attribuiscono al
Pag. 9 a 15 termine utilizzato non solo il significato originario, ma anche quello di indicatore della provenienza dei prodotti da una determinata impresa, cui esso viene oramai (dopo 40 anni sul mercato) spontaneamente associato.
Ne consegue quindi che il suddetto marchio debba ottenere la tutela propria del cd. marchio forte.
2.3. Da quanto sopra consegue che l'utilizzazione da parte del convenuto della espressione non solo come insegna della propria ditta individuale (doc. n. 18 del fascicolo di parte CP_2 attrice), ma anche come marchio di fatto nell'ambito del proprio sito internet Email_1
(doc. n. 19) per contraddistinguere il servizio di vendita di libri nuovi ed usati (quindi operante nello stesso settore merceologico della società attrice e della sue licenziatarie) è illegittimo perché viola i diritti di privativa della società attrice proprietaria del marchio ex art. 20 c.p.i. e ne costituisce nel contempo contraffazione ex art. 2598 c.c.
A nulla rileva che parte convenuta utilizzi il termine ” all'interno della più ampia CP_2 espressione caratterizzato dalla presenza grafica di libro aperto di Controparte_2 colore bianco e azzurro. E' infatti indubbio che l'uso del marchio abbia comportato CP_2
e comporti un oggettivo agganciamento, atteso il medesimo nucleo ideologico semantico, al marchio altamente distintivo dell'attrice, presente nel territorio nazionale fin dalla fine degli anni
70.
L'art. 20, comma 1, lett.b), del c.p.i. prevede che il titolare di un marchio registrato possa vietare a terzi l'uso, senza il proprio consenso, nell'attività economica, di un "segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini", laddove "a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi" possa determinarsi "un rischio di confusione per il pubblico", che può consistere "anche in un rischio di associazione fra
i due segni. L'art. 20 c.p.i. richiede, quindi, che il rischio di confusione sia l'effetto congiunto sia della somiglianza tra i segni, il marchio anteriore ed il segno successivo, sia della affinità o identità tra i prodotti o i servizi designati (cfr. Cass. 11031/2016, ove si parla di "interdipendenza tra somiglianza dei segni e quella dei prodotti contrassegnati"), in riferimento a consumatore di media intelligenza e capacità ma pur sempre tenendo conto della specifica clientela cui il prodotto
o servizio è destinato (Cass. 18920/2004; Cass. 24909/2008; Cass. 11031/2016). Va ricordato che
l'apprezzamento del giudice del merito sul rischio di confusione fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica (Cass. n.15840/2015; Cass.
n.3118/2015; Cass. n.1906/2010; Cass. n.4405/2006; Cass. n. 21086/2005), vale a dire «con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di
Pag. 10 a 15 impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro» (Cass. n. 4405/2006). In proposito, secondo costante orientamento della Suprema Corte, se il segno è privo di aderenza concettuale con i prodotti contraddistinti e, quindi, è forte, le «variazioni che lasciano intatta l'identità del nucleo ideologico che riassume la attitudine individualizzante del segno debbono ritenersi inidonee ad escludere la confondibilità», occorrendo, a tal fine, sempre verificare se vi sia stata «appropriazione del nucleo centrale dell'ideativo messaggio individualizzante del marchio anteriore, con riproduzione od imitazione di esso nella parte atta ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti» (Cass. n. 18920/2004).
Inoltre, l'apprezzamento deve tenere conto che il rischio di confusione deve essere l'effetto congiunto sia della somiglianza tra i segni, il marchio anteriore ed il segno successivo, sia della affinità o identità tra i prodotti o i servizi designati (cfr. Cass. n. 11031/2016, ove si parla di
«interdipendenza tra somiglianza dei segni e quella dei prodotti contrassegnati»; v. anche Cass.
n. 10218/2009), in riferimento al consumatore di media intelligenza e capacità ma pur sempre tenendo conto della specifica clientela cui il prodotto o servizio è destinato (Cass. n. 18920/2004;
Cass. n. 24909/2008; Cass. n. 11031/2016), e che la valutazione riferita al rischio di associazione
“non dipende unicamente dal grado di somiglianza tra il marchio e il segno, ma anche dalla facilità con cui il segno può essere associato al marchio in considerazione, in particolare, della notorietà di quest'ultimo sul mercato”.
Pertanto si è affermato che il giudice del merito che constata - come nel caso – una identità tra un marchio forte ed un successivo segno, in ragione della particolare conformazione attribuita al bene commerciale (nel caso di specie libri), per escludere il rischio di confusione che costituisce l'illecito, deve accertare che: a) la somiglianza non riguardi il nucleo ideologico caratterizzante il messaggio;
b) valutare la sussistenza o meno dell'affinità tra i prodotti;
c) ed apprezzare la sussistenza o meno del rischio di associazione (cfr. anche in motivazione Cass. 2018 n. 26001).
Orbene, nel caso di specie, l'utilizzo del termine (che costituisce il cuore della CP_2 insegna e del marchio di fatto utilizzato dal convenuto tanto che è riportato in lettere maiuscole) da parte della convenuta è tale che il pubblico interessato può credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o comunque che la ditta della convenuta sia collegata economicamente all'attrice (Corte di Giustizia, sentenza nella causa cit. C-102/07, punto 34).
Si è già detto che in caso di marchio forte (dall'origine o per vicende successive come è per quello in esame), la confondibilità si determina anche in presenza di consistenti varianti nel marchio
Pag. 11 a 15 successivamente registrato, ove vi sia appropriazione del nucleo centrale dell'ideativo messaggio individualizzante del marchio anteriore (come è nel caso di specie), con riproduzione od imitazione di esso nella parte atta ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti;
detto nucleo centrale, peraltro, non è identificabile nel mero riferimento a situazioni e contesti ricollegabili ad un determinato settore merceologico, ma riguarda quel "quid pluris" che connoti, all'interno di quel settore, una specifica offerta (cass. 2018 n. 9769).
Quindi - nel caso in esame - sussiste il rischio di confusione, ai sensi della lett.b) del primo comma dell'art.20 c.p.i., posto che parte convenuta si è appropriata del nucleo centrale dell'ideativo messaggio individualizzante del marchio di parte attrice, nonché il rischio di associazione stante l'identità dei prodotti commercializzati
Ne consegue – pertanto – che, in accoglimento delle domande attoree, deve essere inibito alla parte convenuta l'ulteriore utilizzazione dell'espressione LIBRACCIO, da sola o unitamente ad altri termini, sia quale ditta di fatto sia quale marchio, sia quale insegna, sia quale nome di dominio internet.
Né può valorizzarsi l'indicazione del quartiere “ di Catanzaro, ove viene svolta CP_2
l'attività: l'utilizzo del termine con la denominazione di una determinata località assume CP_2 assolutamente capacità distintiva come proveniente dal soggetto autorizzato allo svolgimento dell'attività, con la conseguenza che l'uso da parte convenuta del termine CP_2 CP_2
(o libracciocatanzaro, per quanto riguarda il sito internet) può trarre in inganno il pubblico
[...]
(nel senso che lascia intendere che si tratti di una delle tante librerie ” presente nella CP_2 città di Catanzaro).
Tutte queste modalità di uso del termine , peraltro, dimostrano come il convenuto CP_2 utilizzi lo stesso come marchio (di fatto) e non solo come insegna.
2.4. Pertanto, va inibito ai sensi dell'art. 124 c.p.i. al convenuto – in accoglimento della domanda attorea formulata sub n. 2 – l'uso in qualsiasi forma, in funzione distintiva, descrittiva o pubblicitaria, anche tramite internet, del marchio , anche come domain name o indirizzo CP_2 nonché l'utilizzazione a qualsiasi titolo dell'indirizzo (vedasi anche art. 133 Email_1
c.p.i.; domanda avanzata dall'attore sub n. 5).
Va altresì ordinato – come richiesto dall'attrice – il ritiro dal commercio di prodotti, cataloghi, stampati, confezioni, scatole, materiale di confezionamento e pubblicitario recanti il marchio
(accompagnato o meno dell'articolo) e disposta la distruzione in presenza di incaricati CP_2 della società attrice (cfr. domanda avanzata sub n. 4).
Pag. 12 a 15 Sempre ai sensi dell'art. 124, co. 2, c.p.i. – come richiesto dall'attore (vedasi domanda avanzata sub n. 6) – viene fissata a carico della convenuta una somma (stabilita in via equitativa) di euro
250,00 per ogni violazione o inosservanza successivamente accertata e di euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione della presente sentenza decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.
Va – infine – disposta ex art. 126 c.p.i. - come pure richiesto dalla società attrice (vedasi domanda formulata sub n. 9) – la pubblicazione in sunto della presente sentenza a cura di parte attrice e a spese di parte convenuta per tre volte anche non consecutive, dei quotidiani “Il Corriere della Sera”
e “Il Sole 24Ore” e su due riviste di categoria (sia cartacee che on line), a scelta dell'attrice e sempre a spese della convenuta, con diritto della società attrice di immediato rimborso dietro presentazione delle relative fatture.
2.5. Può essere, invece, omesso l'esame delle domande risarcitorie avanzate dall'attrice (articolate sub nn. 7 e 8 delle conclusioni), in quanto dalla stessa espressamente abbandonate (cfr. comparsa conclusionale).
3. Non possono trovare, invece, accoglimento le pretese attoree indirizzate nei confronti della convenuta Controparte_3
In particolare, le domande inibitorie (sub nn. 2, 3, 4, 5) e quelle ad essa connesse (sub nn. 6 e 9) devono essere disattese, dal momento che, dagli atti di causa, emerge che, già alla data della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio (26/11/2021), la società convenuta aveva eliminato ogni riferimento alla parola contenuto nelle insegne del negozio, nonché lo CP_2 slogan riconducibile alla società attrice affisso nella bacheca posta all'esterno dell'attività commerciale di Via Genova n. 21 (cfr. doc. nn. 3 e 4 della comparsa costitutiva).
Circostanza, del resto, confermata in sede di istruttoria orale, avendo i testi escussi Tes_1
e – coniugi residenti in prossimità della libreria di Via Genova, indifferenti
[...] Testimone_2 rispetto alle parti in causa – dichiarato che, sin dal 2021 (e, presumibilmente, dal settembre 2021, avendo entrambi collocato gli eventi su cui hanno riferito all'inizio dell'anno scolastico della C propria figlia), la convenuta aveva tolto l'insegna dove c'era scritto prima “ ” ed hanno CP_2 riconosciuto le foto raffiguranti lo stato dei luoghi (cfr. verbale d'udienza del 4/7/2023), allegate alla pec del 26/11/2021, inviata da al procuratore dell'attrice, in risposta alla Controparte_3 notifica dell'atto di citazione del presente giudizio.
Le dichiarazioni dei testi, peraltro, corroborano l'assunto di parte convenuta, secondo cui la società
(che, come emerge dalle visure camerali versate in atti, soltanto nel 2018 era subentrata alla
Pag. 13 a 15 compagine precedente nella gestione del punto vendita di Via Genova n. 21, mantenendo sostanzialmente inalterata la denominazione sociale, pur nella diversità di amministratori e soci dell'una rispetto all'altra – cfr. docc. nn. 22 e 23 del fascicolo di parte attrice – e decidendo, per fornire alla clientela un segno esteriore di discontinuità con la ex titolare dell'attività, di aggiungere all'insegna la dicitura “ex libraccio”), contattata stragiudizialmente dalla società attrice, aveva già provveduto a rimuovere qualsiasi riferimento all'espressione “Libraccio”, anche a dimostrazione dell'assenza di qualsivoglia intento di contraffazione o di porre in essere atti di concorrenza sleale nei confronti dell'attrice.
Per tali motivi, oltre che per quelli esposti al precedente punto 2.5 della motivazione, anche le domande risarcitorie (sub nn. 7 e 8 delle conclusioni formulate da parte attrice) devono essere respinte.
Ne consegue che non può trovare neppure accoglimento la domanda di accertamento (sub n. 1), che si configura quale presupposto delle ulteriori domande già respinte.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di contenzioso (giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale), del suo valore (indeterminabile – complessità media), delle singole fasi del processo (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) e di un importo pari al medio tariffario.


P.Q.M


Il Tribunale di Catanzaro – Sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie nei termini di cui in motivazione, le domande attoree proposte nei confronti del convenuto e, per l'effetto: a) accerta e dichiara la contraffazione del marchio e Controparte_1 della insegna dell'attrice; b) visti gli artt. 124 e 133 c.p.i., inibisce al convenuto CP_2
l'ulteriore utilizzazione dell'espressione LIBRACCIO da sola o unitamente ad altri termini sia quale ditta di fatto sia quale marchio, sia quale insegna sia quale nome di dominio internet;
b.1) dispone il ritiro dal commercio di prodotti, cataloghi, stampati, confezioni, scatole, materiale di confezionamento pubblicitario in genere recanti il marchio/segno distintivo contraffatto disponendone la distruzione in presenza di incaricati dell'attrice; b.2) inibisce al convenuto l'utilizzazione del nome di dominio b.3) fissa a carico di parte convenuta una Email_1 somma di euro 250,00 per ogni violazione o inosservanza successivamente accertata e di euro
500,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione della presente sentenza decorsi quindici giorni
Pag. 14 a 15 dalla pubblicazione dell'odierno provvedimento;
c) visto l'art. 126 c.p.i., dispone la pubblicazione in sunto della presente sentenza a cura di parte attrice e a spese di parte convenuta su due edizioni nazionali, per tre volte anche non consecutive, dei quotidiani “Il Corriere della Sera” e “Il Sole
24Ore” e su due riviste di categoria sia cartacee che on line, a scelta dell'attrice e sempre a spese della convenuta, con diritto della società attrice di immediato rimborso dietro presentazione delle relative fatture;

- rigetta le domande formulate da parte attrice nei confronti della convenuta Controparte_3
[...]
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € Controparte_1
1.063,00 per esborsi ed € 10.860,00 per onorari, oltre accessori di legge;

- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta
[...]
e liquidate in € 10.860,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 Controparte_3
c.p.c. in favore del suo procuratore antistatario.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 02/07/2025.
Il giudice est. Il Presidente
Stefano Costarella Adele Ferraro
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