REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione specializzata in materia di impresa
riunito nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2025 nelle persone dei magistrati:
- dott. Francesco Saverio Moscato Presidente rel.
- dott.ssa Monica Pacilio. Giudice
- dott. Edoardo Sirza Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado, iscritta in data 8.2.2023 al R.G. n. 484/2023,
vertente t r a
(CF: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato, assistito e difeso dall'avv.
Nino Orlandi del Foro di Udine, anche domiciliatario, con studio in Udine, via
Poscolle n. 2 per mandato a margine della comparsa di riassunzione (fax
0432/298217 e/o PEC: . Email_1
ATTORE (in riassunzione)
e
C.F , con sede in Milano, via Melchiorre Gioia n. Controparte_1 P.IVA_1
1

121, e sede secondaria in Udine, via Poscolle n. 65, in persona del suo
Amministratore Unico e legale rappresentante, , nato il Controparte_2
17.06.1988 a San Daniele del Friuli (UD), C.F. C.F._2
rappresentata e difesa, come da mandato su foglio separato depositato telematicamente alla comparsa di costituzione dd. 27.4.2023, dall'avvocato Daniele
Pezzetta del foro di Udine, anche domiciliatario, con studio in Udine, via Francesco
Crispi nn. 53-55 (fax 0432/201720; . Email_2
CONVENUTA (in riassunzione)
Avente ad oggetto: richiesta di risarcimento danni per contraffazione di marchio;

decadenza del marchio per non uso;
marchio debole.
CONCLUSIONI
PER L'ATTORE:
“nel merito, come in comparsa di riassunzione
[Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
Nel merito condannarsi la società a corrispondere all'attore la somma di CP_1
€. 42.978,37 a titolo di risarcimento del danno per l'appropriazione del marchio e dell'avviamento relativo all'esercizio pubblico di via Poscolle n. 65 a Udine, oltre ad
€. 25.000,00= o altra somma che si riterrà di giustizia, a titolo di risarcimento per il blocco commerciale delle affiliazioni, conseguente all'utilizzo illegittimo del marchio, nonché al risarcimento del danno nella misura di €. 30.000,00 per il suo improprio utilizzo sulle pagine social.
Spese rifuse.]
... e, in via istruttoria, come da memoria dd. 14.07.2023”.
2 PER LA SOCIETÀ CONVENUTA:
“come da comparsa di costituzione
[In via riconvenzionale,
condannare l'attore a rimuovere dal profilo facebook da lui gestito sotto il nome
” l'indicazione dell'indirizzo di via Poscolle 65 a Controparte_3
Udine, ed ogni altro riferimento all'attività della convenuta;

nel merito,
-accertare incidenter tantum la nullità del marchio registrato dall'attore
(identificato con il numero di domanda 302015000053857) o, in subordine, la decadenza per non uso di tale marchio;

-accertare e dichiarare la legittimità dell'utilizzo da parte della convenuta della denominazione e o non associata all'utilizzo Controparte_3 Controparte_3
della parte grafica del marchio registrato dall'attore;
-in ogni caso, respingere le domande dell'attore;
nel merito, in via subordinata,
nelle denegata ipotesi in cui fosse ritenuta fondata in tutto o in parte la domanda dell'attore, limitare la condanna della convenuta al risarcimento dei danni nella misura in cui gli stessi risulteranno effettivamente provati, per an e quantum, diminuiti per la parte imputabile al fatto dell'attore (ai sensi dell'art. 1227, 2° co., c.c.) e/o esclusi per la parte che l'attore avrebbe potuto evitare (ai sensi dell'art. 1227, 2° co., c.c.).
Con vittoria di spese e competenze]”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vicenda processuale e antefatti salienti
3 1. Richiamato integralmente l'atto introduttivo del processo radicato dinanzi al
Tribunale di Udine, che si è dichiarato privo di competenza per ragione di materia,
l'attore agendo in riassunzione, chiede che questa Sezione Parte_1
specializzata in materia di impresa condanni a risarcire i danni Controparte_1
(quantificati in circa 98.000,00 euro), conseguenti all'asserita contraffazione perpetrata dalla società convenuta relativamente al suo marchio figurativo “ CP_3
, registrato nell'anno 2017 in riferimento alle classi di Nizza n. 30 (caffè, tè,
[...]
cacao e succedanei del caffè) e n. 41 (educazione, formazione, divertimento;
attività sportive e culturali), su domanda presentata all'UIBM il 22.09.2015, e composto da una parte grafica (una tazzina di caffè posta in cima a una pila di tre libri) e da una parte denominativa (“ )¹. Controparte_3

1.1. L'attore sostiene di aver autorizzato all'utilizzo del marchio in questione tale
Lucky Stars S.r.l. (di cui egli stesso fu socio nonché l'amministratore fino all'intervenuto fallimento, dichiarato dal Tribunale di Udine nel gennaio 2020); questa autorizzazione sarebbe intervenuta – specifica l'attore - nel quadro di un contratto di franchising. Tuttavia, l'effettiva stipulazione di questo tipo contrattuale,
che, per legge, deve essere redatto in forma scritta ad substantiam (art. 3, ¹
4 L.129/2004), è stata subito contestata dalla convenuta e l'attore non Controparte_1
è stato in grado di produrre il documento recante il contratto di franchising, avendo invece chiesto di provarne per testimoni l'esistenza; questa richiesta istruttoria non
è stata però ammessa dal giudice istruttore in quanto, come prontamente obiettato dalla difesa della società convenuta, si pone in contrasto con la regula iuris secondo la quale non si può provare per testi l'esistenza di un contatto per la cui validità la legge prescrive la forma scritta, quante volte quel contratto, come appunto nella fattispecie in esame, venga speso in giudizio da parte di colui che terzo rispetto ad esso non è, bensì, come da sua stessa rappresentazione, ne è stato il contraente, in qualità di asserito concedente (v. verbale d'udienza del 28.09.2023).

2. La società la quale esercita l'attività di somministrazione di Controparte_1
caffetteria nei medesimi locali prima occupati dall'attività della fallita Lucky Stars
S.r.l. e con i beni di questa, acquistati dal fallimento, si è tempestivamente costituita fin dalla fase dinanzi al giudice a quo.

2.1. Chiede il rigetto della domanda risarcitoria avversaria di cui rileva l'infondatezza sia nell'an che nel quantum. Eccepisce, peraltro, la nullità del marchio registrato dall'attore per assenza di capacità distintiva e, comunque, la decadenza del marchio per non uso ai sensi dell'art. 24 CPI, sottolineando che non
è vi è alcuna prova di un utilizzo effettivo del marchio da parte dell'attore o di terzi con il suo consenso;
a quest'ultimo riguardo, osserva ancora la Controparte_1
circostanza, fugacemente menzionata negli asserti attorei, per cui la società Lucky
Stars S.r.l., esercente fin dal 2016 l'attività di somministrazione di caffetteria e
5 piccola ristorazione sotto l'insegna “ ², nel locale sito in Udine, Controparte_3
alla via Poscolle, 65, richiese a proprio nome, sin dall'avvio dell'attività commerciale, la registrazione di un marchio figurativo simile³ a quello di cui è titolare l'attore offrirebbe, in tesi di una indiretta conferma dell'assenza di Parte_1 Controparte_1
utilizzo effettivo del marchio attoreo realizzata per il tramite di Lucky Stars. Nel
merito, prosegue la convenuta la contraffazione lamentata dall'attore Controparte_1
non sussiste, occorrendo considerare la natura debole del marchio attoreo e la diversità del segno utilizzato dalla convenuta⁴ (v. doc. 11, fasc. conv, recante evidenze estratte da pagine Facebook di ); né sussistono danni che l'attore CP_1
sia in grado di corroborare su basi certe;
a tale proposito, la consulenza tecnica ² L'indirizzo di posta elettronica certificata di Lucky Stars S.r.l. era e risulta ancora indicato in visura
“ (v. doc. 2, fasc. conv.). Email_3 ³ Esso (doc. 5, fasc. conv.) presenta una parte grafica, costituita da un cerchio interrotto ai lati da due segmenti adiacenti e rientranti verso il centro che coprono complessivamente il 40% del diametro, al centro dei quali è collocata una tazzina fumante appoggiata sopra un libro stilizzato, e una parte denominativa, rappresentata anche qui dalla dicitura “ seguita dal nome “Udine”. Controparte_3
La stessa Lucky Stars S.r.l. a febbraio 2017 chiese la registrazione, ottenuta a febbraio 2018, del marchio puramente denominativo (doc. 6, fasc. conv.) consistente nel nome “ . Controparte_3 ⁴
6 sollecitata dall'attore risulta, sottolinea ancora la convenuta Controparte_1
puramente esplorativa, siccome sganciata dall'offerta di un supporto probatorio coerente.

2.2. La stessa convenuta chiede infine, in via riconvenzionale, che Controparte_1
l'attore sia condannato a rimuovere dal profilo Facebook da lui gestito sotto il nome
“ ” l'indicazione dell'indirizzo di via Poscolle 65 ove si Controparte_3
svolge oramai da anni l'attività della società convenuta.

3. La causa non è stata ritenuta bisognosa di approfondimenti istruttori, proposti solo dall'attore, e perviene dunque alla decisione del Collegio sulla scorta delle produzioni documentali offerte dalle parti, le cui conclusioni, rimaste ferme, si trovano trascritte in epigrafe.
Decadenza del marchio per non uso

4. Una prima, liquida, ragione di rigetto della domanda proposta da
[...]
risiede, ad avviso del Collegio, nella decadenza del marchio attoreo per Parte_1
non uso, tempestivamente eccepita dalla convenuta Controparte_1

4.1. Argomenta l'attore che l'estinzione del marchio per non uso sarebbe smentita dall'utilizzo del marchio da parte della società Lucky Stars S.r.l., effettuato su concessione del suo proprietario.

4.2. Ma, come si è già avuto modo di rilevare, siffatta autorizzazione/concessione
è stata dallo stesso EM specificamente ricondotta al tipo negoziale del
franchising, che, a pena di invalidità, deve essere redatto in forma scritta, e non
7 risulta dimostrata.

4.3. In ogni caso, a parere del Collegio deve ritenersi dirimente la constatazione che nelle fotografie, nei volantini e ovunque nel profilo Facebook di Lucky Stars
S.r.l., relativo all'attività da essa esercitata con la denominazione “ CP_3
in via Poscolle a Udine, non risulta mai utilizzato il marchio (debole)
[...]
d'insieme, registrato dall'attore, ma solo la sua componente denominativa, quella più puramente descrittiva, e sono adoperati caratteri sempre diversi da quelli della registrazione in oggetto;
talora, poi, l'elemento lessicale risulta calato nel contesto del marchio figurativo registrato a proprio nome6 dalla stessa Lucky Stars S.r.l. (v.
doc. 8, 9 e 10, fasc. conv., recanti evidenze estratte dalle pagine Facebook in passato gestite da Lucky Stars).

4.4. Ciò posto, l'art. 24 del CPI stabilisce che il marchio decade se non viene utilizzato entro cinque anni dalla registrazione o dall'ultima utilizzazione effettiva.

4.4.1. A norma dell'art. 121, comma 1, terzo periodo, CPI (nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 15 del 2019), in ogni caso in cui sia domandata o eccepita la decadenza per non uso, il titolare fornisce la prova dell'uso del marchio a norma dell'art. 24.

4.4.2. L'utilizzo del marchio, dunque, doveva essere dimostrato dall'attore, che però non ha assolto al proprio onere probatorio.

4.4.3. Nel caso in esame, in sintesi:
• l'attore non ha fornito prova dell'utilizzo effettivo del marchio registrato, né
8 direttamente né tramite autorizzazioni a terzi, nel quinquennio decorrente dal
22.09.2015, epoca di presentazione della domanda di registrazione del marchio stesso;
la diffida al non uso del marchio indirizzata dall'attore alla società CP_1
nel mese di agosto 2020 non integra l'utilizzo, reale ed effettivo, della privativa
[...]
richiesto dalla legge;
d'altro canto, l'attore non ha lontanamente descritto dei motivi legittimi di non uso⁷;
• la registrazione di (due) marchi simili da parte di Lucky Stars S.r.l., successiva a quella dell'attore, non vale a configurare un utilizzo del marchio dell'attore, essendo i titolari dei marchi soggetti fra loro distinti: la persona fisica, , e la Parte_1
società di capitali, Lucky Stars S.r.l. (fallita).

4.5. In conclusione, dalla decadenza del marchio per non uso, che nella presente sede, viene accertata incidenter tantum, deriva giocoforza l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta da posto che ne viene a mancare Parte_1
l'elemento presupposto, ossia un titolo di privativa efficace.
Assenza di contraffazione

5. Un'ulteriore e autonoma ragione di rigetto della domanda attorea è costituita dall'assenza della contestata condotta di contraffazione.

5.1. Secondo l'attore, la circostanza che la convenuta usi il nome “ CP_3
con una “F”, anziché due, anziché escludere l'utilizzo illegittimo del marchio,
[...]
9 lo confermerebbe nella versione della “imitazione servile”; ciò smentirebbe l'affermazione di controparte, di non aver “ostentato una continuità con la vecchia gestione” del pubblico esercizio.
Si tratta di un argomento privo di pregio.

5.2. In primo luogo, esso evoca una fattispecie di concorrenza sleale, ma proviene da un soggetto che non sembra propriamente legittimato a lamentarsi delle conseguenze di una ipotetica imitazione servile, che, ove dimostrata e non lo è, si risolverebbe in danno di un'impresa esercitata non già dall'attore stesso bensì da un soggetto diverso, per di più oramai estinto (la fallita Lucky Stars S.r.l.).

5.3. In secondo luogo, e soprattutto, l'argomento attoreo non si confronta con la constatazione per cui il marchio figurativo “ registrato dall'attore è Controparte_3
un marchio debole⁸, ossia è un marchio dotato di una capacità distintiva modesta,
ravvisabile solo per via dell'accostamento di un insieme di elementi, ciascuno (sia nella componente grafica sia, ancora di più, in quella lessicale o denominativa) essenzialmente descrittivo o generico, posti in correlazione ai servizi offerti
(caffetteria e spazi culturali).

5.3.1 Ora la giurisprudenza consolidata riconosce che per i marchi deboli è
sufficiente una minima diversità per escludere il rischio di confusione. In linea generale, in caso di marchi complessi, e cioè disegni che sono composti da un insieme di elementi denominativi o figurativi, la valutazione di somiglianza deve
10 tenere conto del carattere di maggiore o minore originalità che possono avere determinati elementi che compongono il marchio. Al riguardo, in giurisprudenza si tende a riconoscere il rischio di confusione e, quindi, ad affermare la somiglianza dei segni quando essi abbiano in comune un elemento caratterizzante, cioè lo stesso
cuore distintivo: la presenza di differenze può non essere sufficiente ad escludere il rischio di confusione definitiva. Sempre in linea generale, si può dire che un segno è
identico al marchio quando esso riproduce senza modifiche né aggiunte tutti gli elementi che costituiscono il marchio o quando, considerato complessivamente, esso contiene differenze talmente insignificanti da poter passare inosservati agli occhi di un consumatore medio.

5.3.2. In una fattispecie come quella in esame, di marchio debole, ossia di un segno dotato di una limitata capacità distintiva, la tutela del marchio non potrà
invece che limitarsi a specifici elementi di differenziazione, dovendo restare le espressioni generiche descrittive a disposizione di chiunque intenda usarle lecitamente. Consegue che anche una lieve differenziazione rispetto al marchio debole è sufficiente perché possa escludersi la sussistenza di un rischio di confusione con un altro marchio che presenti elementi di similitudine con il primo⁹.
11 5.4. Se così è, tornando al caso di specie:
• ha utilizzato la diversa denominazione , Controparte_1 CP_3
accompagnata da elementi grafici differenti e mai sovrapponibili a quelli del marchio registrato dall'attore;
• L'apparizione della dicitura “ su alcuni scontrini fiscali è irrilevante, Controparte_3
trattandosi di un errore materiale privo di impatto distintivo. Banalmente, gli scontrini fiscali non rappresentano un prodotto o un servizio idoneo a configurare una contraffazione;

• Non vi è prova (non è stata minimamente tentata) che il pubblico abbia associato l'attività della società convenuta al marchio dell'attore.

5.5. Consegue che non sussistono gli estremi per configurare una violazione del diritto al marchio.
Confusione derivante dall'indirizzo su Facebook

6. Risulta incontestata la circostanza che sul profilo Facebook in uso all'attore, nella pagina intitolata “ ”, fra le diverse indicazioni recate nel Controparte_3
sottostante paragrafo “In breve”, vi sia la locuzione “Via Poscolle, 65, Udine, Italy”,
che individua proprio l'indirizzo del caffè letterario attualmente gestito dalla società
Barristo S.r.l.

6.1. Di primo acchito, tale situazione, che è stata investita dalla domanda riconvenzionale proposta (in verità, senza particolari argomenti di supporto) dalla convenuta presenta una combinazione potenzialmente interessante Controparte_1
di aspetti giuridici legati al diritto dei marchi, alla tutela della concorrenza e al rischio di confusione per il pubblico.

6.2. All'atto pratico, peraltro, la riflessione può essere concentrata sul rischio di confusione che l'inserimento dell'indirizzo di un'attività oggi gestita da un soggetto
12 diverso (non più Lucky Stars, bensì ) può determinare nel pubblico, indotto CP_1
a credere che esista una relazione tra la pagina Facebook “ in uso Controparte_3
all'attore e l'attività imprenditoriale esercitata in via Poscolle dalla società . CP_1

6.2.1. Questa confusione, evidentemente, non è legata tanto alla concorrenza diretta (del caso, in forma parassitaria), ipotesi che nella specie non pare poter sussistere dato che il titolare della pagina, ossia il , non gestisce Parte_1
un'attività simile, quanto piuttosto alla tutela della reputazione e identità
commerciale di Controparte_1
La confusione potrebbe, in particolare, influenzare negativamente la percezione del pubblico, attribuendo all'attività di caratteristiche, qualità o un'identità CP_1
diversa da quella effettiva, dando luogo a una violazione apprezzabile dell'immagine commerciale o del nome aziendale della società convenuta, che ha il diritto di distinguere chiaramente la propria attività da quella di altri soggetti.
In questo senso, la richiesta di di sentir ordinare all'attore la CP_1
cancellazione dell'indicazione dell'indirizzo dalla pagina Facebook appare, ad avviso del Collegio, senz'altro meritevole di tutela.
Invero, l'indirizzo associato al marchio (recte: alla parte di marchio) “ CP_3
è un fatto idoneo a creare un collegamento indiretto con l'attuale attività di
[...]
caffè letterario colà esercitata da , attività che è giuridicamente distinta e CP_1
non ha alcun legame con quella del precedente gestore.

6.2.2. Si verte, insomma, su un comportamento, quello dell'attore , in Parte_1
grado di alterare la chiarezza e trasparenza commerciale e che, dunque, giustifica una reazione “correttiva” da parte dell'ordinamento giuridico.

6.2.3. D'altro canto, occorre considerare che il non ha minimamente Parte_1
dimostrato, e prima ancora rappresentato, di avere un legittimo interesse a
13 conservare nella propria pagina Facebook l'indicazione dell'indirizzo della sede di via Poscolle.
Un siffatto interesse, peraltro, sembra ben difficilmente ipotizzabile, dato che l'attività non è più gestita dalla società al tempo amministrata dall'attore (Lucky
Stars Srl); né avrebbe senso comunque mantenere un riferimento “storico”, ad esempio, per ragioni di branding, cosa che comunque implicherebbe ciò che l'attore non ha lontanamente offerto di fare rispetto alla propria pagina Facebook, ossia specificare in modo chiaro che “ non è più operativo all'indirizzo Controparte_3
indicato e non è legato all'attuale attività di caffetteria gestita da . CP_1
Spese processuali

7. L'attore, in quanto soccombente, viene condannato a rifondere alla società
convenuta le spese processuali, liquidate come in dispositivo, d'ufficio in assenza di nota, in conformità alle previsioni tabellari relative allo scaglione di valore pertinente alla richiesta di risarcimento (da € 52.000,01 ad € 260.000,00), riconoscendosi, in particolare, un compenso di valore medio per le fasi di studio,
introduttiva e decisionale, e un compenso ridotto del 50% rispetto al valore medio per la fase di trattazione/istruttoria (attesa l'assenza di attività di istruttoria).

P.Q.M.

Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando:
1) rigetta la domanda proposta da nei confronti della società Parte_1
Controparte_1
2) condanna a rimuovere dal profilo Facebook da lui gestito Parte_1
sotto il nome ” l'indicazione dell'indirizzo di via Controparte_3
Poscolle 65 a Udine;

14 3) condanna l'attore a rifondere alla società le spese della Parte_1 Controparte_1
lite, che liquida in complessivi € 11.268,00 per compenso, oltre rimb. forf. 15%,
CPA ed IVA (come per legge).
Così deciso in Trieste, il 16 gennaio 2025.
Il Presidente est.
dott. Francesco Saverio Moscato
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES ⁵ Art. 24 CPI: “A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo”. ⁶ Ciò consente di escludere in radice l'ipotesi del c.d. marchio difensivo, ossia la possibile pertinenza con il Con caso di specie della previsione posta dall'art. 24, comma 4, secondo cui non ha luogo la decadenza per non uso se il titolare del marchio non utilizzato sia anche titolare di altro o altri marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi. ⁷ Secondo la giurisprudenza dovrebbe trattarsi di ostacoli aventi un legame diretto con il marchio tale da renderne l'uso impossibile o irragionevole e che sono indipendenti dalla volontà del titolare del marchio stesso (Corte UE 14.06.2007, caso C-246/05): insomma, cause di forza maggiore come guerre, disastri naturali;
oppure la contestazione in giudizio dell'esistenza del diritto di marchio nonché l'utilizzazione del marchio da parte di un terzo così invasiva da escludere ogni ragionevole possibilità per il titolare di utilizzare il medesimo per gli scopi per cui era stato registrato;
la dottrina tende invece a escludere che la mancanza di mezzi finanziari o il fallimento del titolare del marchio possano costituire motivo legittimi di non uso. ⁸ Si definisce marchio debole il segno dotato di bassa capacità distintiva. La qualificazione del marchio come debole è quindi antecedente logico necessario rispetto all'indagine sulla confondibilità, influenza la tutela accordata dall'ordinamento. Per il marchio debole la valutazione della contraffazione della confondibilità deve essere condotta con criteri meno rigorosi che nel caso di marchio forte, e questo può portare ad escludere la contraffazione anche in presenza di esigue modifiche. ⁹ “In tema di marchi d'impresa, la qualificazione del segno distintivo come marchio cd. debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio cd. forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sufficientemente differenziabili i due marchi in conflitto in relazione alla natura degli stampati da essi contrassegnati, privi di affinità perché caratterizzati da rilevanti diversità funzionali, in quanto alcuni diretti alla pubblicità commerciale ed altri finalizzati all'informazione pubblica)” (Cassazione, Sez. 1, 24 giugno 2016
n. 13170 - Rv. 640226 - 01).