N. R.G. 387/2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, nelle persone di:
- dr. Lina Tosi presidente rel.
- dr. Lisa Torresan giudice
- dr. Maddalena Bassi giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile inscritta al n. 387/2022 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione

da

, società di diritto tedesco con sede legale in Felix-wankel-Straße 2, 73760 Parte_1
Ostfildern, P. IVA P.IVA_1 con gli avv. Massimo Maggiore, Eva Maschietto e Aurelio Assenza del foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC Email_1
Attrice
pagina 1 di 21 contro

(P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_2 con gli avv. Francesco Celluprica, Fabio Fischetti, Fabia De Bono, Corinne Cinelli e Silvia Mosca dello Studio Legale Barzanò & Zanardo con domicilio eletto in Via Piemonte 26, 00187 – Roma
Convenuta
Causa trattenuta in decisione giusta ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 18/2/2025, comunicata lo stesso giorno

Conclusioni per parte attrice:
NEL MERITO
Respingere ogni domanda promossa in via riconvenzionale nei confronti di , in Parte_1 quanto infondata in fatto e in diritto;

Accertare e dichiarare che la produzione, commercializzazione, vendita, offerta in vendita e/o promozione, in qualsiasi ambito e con qualsiasi modalità, degli Interruttori N* e dei Moduli CS (come specificamente indicati e descritti in atti) da parte di costituisce violazione dei Controparte_1
Pt_ diritti di privativa di sull'invenzione di cui al Brevetto Europeo n. EP 2 352 948; Parte_1
e, per l'effetto: condannare con immediata pronuncia sull'an debeatur e prosecuzione del Controparte_1 giudizio per la determinazione del quantum debeatur, al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dalla società attrice a causa della contraffazione Brevetto Europeo n. EP 2 352 948, nella misura accertata in corso di causa, anche in via equitativa, anche ai sensi dell'art. 125 c.p.i. per ciò che concerne i titoli di proprietà industriale e, quindi, del danno morale, del danno emergente e del lucro cessante, con determinazione di quest'ultimo in misura non inferiore al canone di licenza di cui al secondo comma dell'art. 125 c.p.i. e in ogni caso con attribuzione all'attrice degli utili realizzati dalla convenuta, nella misura in cui eccedano il lucro cessante di o in sostituzione di Parte_1 quest'ultimo, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
inibire alla convenuta la produzione, l'utilizzo, l'offerta in vendita, la distribuzione, l'esportazione, la detenzione, la promozione, la pubblicità e comunque l'uso in qualsiasi forma e modo degli Interruttori
N* e dei Moduli CS, come meglio identificati e descritti in atti, e di qualsivoglia altro prodotto che Pt_ costituisca violazione dei diritti di privativa di sull'invenzione di cui al Brevetto Europeo n. EP 2
352 948, ovvero in subordine rispetto alla domanda di inibitoria piena: inibire la produzione, pagina 2 di 21 l'utilizzo, l'offerta in vendita, la distribuzione, l'esportazione, la detenzione, la promozione, la pubblicità e comunque l'uso in qualsiasi forma e modo degli Interruttori N* e dei Moduli CS nella misura in cui i relativi cataloghi, documentazione di accompagnamento, materiali promozionali e descrittivi (anche a mezzo Internet), manuali d'uso, confezione, etichette e ogni altro mezzo di comunicazione risultino privi di – posto in posizione di risalto, in caratteri leggibili e pubblicato anche sul sito Internet di nonché su ogni materiale di comunicazione o illustrativo – che informi gli CP_1 utilizzatori che tali prodotti non possono essere utilizzati (congiuntamente tra loro o con prodotti di terzi) nella configurazione idonea a replicare l'invenzione di cui al Brevetto Europeo n. EP 2 352 948 in mancanza dell'autorizzazione di e che in tal caso detti utilizzatori sarebbero Parte_1 responsabili di contraffazione;
ordinare il ritiro dal commercio finalizzato alla rilavorazione dei prodotti predetti prima di poter esser posti nuovamente in commercio accompagnati degli avvisi e dalla comunicazione indicata nella domanda di inibitoria subordinata; fissare una penale pari a € 1.000 o quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, per ogni unità di prodotto commercializzato in constatata violazione e/o inosservanza, anche parziale, dell'emananda sentenza e/o di una penale pari a € 1.000 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della stessa;
ordinare il ritiro definitivo dal commercio e la distruzione, a spese della convenuta dei medesimi prodotti nonché di qualsiasi altro materiale in violazione dei diritti di proprietà industriale azionati dalla attrice, ivi compreso il materiale promozionale ed etichette, sequestro da eseguirsi presso le sedi, gli stabilimenti ed altri luoghi nella disponibilità di ovvero presso dettaglianti, grossisti e clienti di CP_1 ed ovunque le cose costituenti contraffazione si trovino, autorizzando la attrice Controparte_1 ed i suoi difensori a partecipare alle operazioni di sequestro, ovvero, in caso di accoglimento della domanda di inibitoria subordinata: ordinare la pubblicazione della sentenza a cura della attrice e spese della convenuta, anche per estratto, fino a due volte ed a caratteri doppi del normale, sui quotidiani “Il Corriere della Sera” e “La
Repubblica” e su due riviste di settore, costituiscano titolo esecutivo per la ripetizione delle spese da parte di;
CP_1
IN VIA ISTRUTTORIA disporre l'esibizione e il deposito in giudizio ex artt. 121 C.P.I. e/o 210 c.p.c., delle scritture contabili di identificate al paragrafo 101 dell'atto di citazione, e in generale ogni altro Controparte_1 documento da cui sia possibile determinare il volume complessivo delle vendite dei prodotti contestati, pagina 3 di 21 il fatturato realizzato dalla convenuta mediante la vendita dei medesimi e i relativi utili a far data almeno dal gennaio 2019; sulla scorta dell'esibizione della documentazione di cui al punto che precede, disporre consulenza tecnica contabile d'ufficio, affidando ad un esperto contabile l'esame dei documenti e delle scritture contabili sopra richiamati, al fine di determinare gli utili ottenuti da a seguito Controparte_1 della violazione dei diritti di , nonché le royalties spettanti a Parte_1 Parte_1 ai sensi dell'art. 125, comma 2, CPI;

[...] disporre l'interrogatorio formale dei legali rappresentanti pro tempore di ai Controparte_1 sensi dell'art. 121-bis CPI, per ricostruire la rete distributiva dei prodotti che costituiscono contraffazione del Brevetto Europeo n. EP 2 352 948, in virtù dell'istanza formulata al paragrafo 105 dell'atto di citazione;

IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA.

Conclusioni per parte convenuta:
In via principale:
a) rigettare tutte le domande e richieste di in quanto infondate in fatto e in Parte_1 diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;

b) rigettare, ad ogni modo, ogni eventuale domanda o richiesta che dovesse essere basata sulle rivendicazioni dipendenti del brevetto azionato, in quanto nuova e dunque inammissibile;

- In via riconvenzionale:
c) accertare e dichiarare la nullità del così come depositato e mai Parte_2 limitato, per carenza dei necessari requisiti di validità previsti ex lege
- Ad ogni modo
d) condannare, per l'effetto, alle spese del presente giudizio, comprese le spese Parte_1 di CTU e CTP,
e) condannare ex art. 96 cpc, per lite temeraria in ragione della condotta poco Parte_1 chiara e dilatoria tenuta nel corso del procedimento, con particolare riferimento alla definizione dell'ambito di tutela del brevetto e alla portata della domanda di contraffazione.

pagina 4 di 21
MOTIVI
L'attrice si dichiara leader globale nella produzione e fornitura di soluzioni e dispositivi di Parte_1 sicurezza e di controllo automatizzati, utilizzati nei processi produttivi caratterizzati da profili di rischio per l'incolumità delle persone o delle cose.
A seguito di procedimento cautelare con richieste di inibitoria, sequestro, ritiro dal commercio, interrogatorio formale ex art. 121bis c.pi., descrizione, con penale e pubblicazione (4149/2020 r.g., concluso con ordinanza di rigetto del 18-20/3/2021) e successivo reclamo (2696/2021 r.g., concluso Pt_ con ordinanza di rigetto 3-16/6/2021) introduceva causa di merito a difesa del proprio brevetto europeo EP 2352948 depositato il 6/11/2009 e concesso il 10/8/2011, nazionalizzato con deposito di traduzione italiana in data 31/5/2016 (domanda n. 502016000056385) avente ad oggetto un
“Interruttore di sicurezza per generare un segnale di sblocco di un impianto in funzione della posizione di una porta mobile di protezione”, qualificato come dispositivo di sicurezza complesso, che permette di abilitare o disabilitare l'accesso ad una zona pericolosa di un impianto automatico, a cui si accede attraverso una porta di protezione. Spiegava che lo scopo dell'interruttore di sicurezza è quello di permettere l'apertura della porta di protezione solo quando il macchinario all'interno della zona pericolosa abbia raggiunto uno stato di funzionamento sicuro, in particolare lo stato di arresto.
Agiva contro , già resistente e reclamata in sede cautelare, attiva nella commercializzazione di CP_1 interruttori di posizione, microinterruttori, dispositivi di sicurezza, moduli di sicurezza ed altro, deducendo di avere già nel 2019 riscontrato che alcuni modelli di interruttori e moduli di sicurezza Pt_ commercializzati da , combinati fra loro, erano idonei a riprodurre il funzionamento del proprio trovato brevettato;
trattavasi:
“a) di determinate configurazioni degli interruttori di sicurezza della “Serie NG”, identificati alle pagine 131-144 del catalogo prodotti 2019-2020 (cfr. doc. A33 allegato alla relazione dell'Ing. CP_1
” e Per_1
“b) di determinate configurazioni dei moduli di sicurezza della “Serie CS”, identificati alle pagine
221-320 del catalogo prodotti 2019-2020 (cfr. doc. A3 e A5 allegati alla relazione dell'Ing. CP_1
”. Per_1
Successivamente l'attrice avrebbe riscontrato che aveva diffuso nuove versioni dei propri CP_1 cataloghi (2020/2021 e 2021/2022) e nuove versioni di interruttori di sicurezza idonei a riprodurre il pagina 5 di 21 funzionamento del proprio trovato, e aventi caratteristiche pressoché identiche a quelli (catalogo
2019/2020) già censurati in sede cautelare.
Tramite tali dispositivi realizzerebbe una contraffazione indiretta del trovato, dato che la CP_1 combinazione di interruttori e moduli di fornirebbe mezzi relativi a due elementi indispensabili CP_1
Pt_ dell'invenzione :
- 1) L'interruttore di sicurezza presenta un'unità di sblocco della porta, funzionante elettricamente, che rende possibile sollecitare direttamente sull'interruttore di sicurezza uno sblocco della porta (
“elemento indispensabile 1”);
- 2) L'unità di sblocco della porta invia all'unità di analisi nello stato di sblocco una grandezza di richiesta dello sblocco, in cui l'unità di analisi può generare, in presenza della grandezza di richiesta dello sblocco, un segnale di comando dello sblocco ( “elemento indispensabile 2”).
Sottolineava l'attrice come il catalogo 2019/2020 invitasse all'utilizzo congiunto degli CP_1 interruttori della serie NG con i moduli CS, al fine di creare un “sistema di sicurezza completo” e che un video caricato su Youtube da mostrava il funzionamento di alcuni prodotti, ritenendo che CP_1 esso suggerisse una operatività sovrapponibile a quella del trovato.
Dissentiva dalla interpretazione data dai giudici cautelari dell'invenzione, e dalle valutazioni da essi svolte sull'elemento soggettivo.
Parte convenuta resisteva argomentando, e in via riconvenzionale chiedeva accertarsi la nullità del brevetto. Essa aveva già, in sede cautelare, eccepito la nullità del , sia per carenza di novità Pt_3 rispetto ad anteriorità indicate, sia per carenza di altezza inventiva;
prospettazione che era stata ritenuta infondata dal CTU nominato in sede cautelare, con apprezzamenti condivisi nelle decisioni cautelari.
In sede di merito proponeva argomenti ulteriori fondati su alcune delle anteriorità già indicate in sede cautelare (da D1 a D16) esponendo:
- la mancanza di attività inventiva rispetto a tre precedenti combinati, già indicati in sede cautelare, e ivi denominati D13, D15 e D16;
- la mancanza di novità rispetto alla divulgazione del prodotto AZM 200, docc. D9 e D10. CP_2
Formulava infine eccezione di prescrizione volta a limitare l'estensione temporale del danno risarcibile.
La causa, assegnati e goduti termini ex art. 183 comma VI c.p.c. come pro tempore vigente (rito ante
28/2/2023) è stata istruita per prove orali e supplemento di CTU – medesimo CTU della fase cautelare, ing. - esclusivamente riguardo ai nuovi argomenti sollevati da parte convenuta rispetto Persona_2 alla validità del brevetto. Tale relazione è stata depositata il 17/7/2021.
pagina 6 di 21 Nell'ambito delle operazioni di detta consulenza, il CTP di parte convenuta, nelle osservazioni alla relazione preliminare di CTU trasmessa ex art. 195 ultimo comma c.p.c. aveva sollevato nuovi argomenti e prospettato un nuovo documento di anteriorità.
Il CTU, avendo chiesto al GI indicazioni sul da farsi stante la contestazione di parte attrice alla ammissibilità di tale produzione, è stato dal GI invitato, con decreto del 21/2/2023, ad estendere l'indagine sulla scorta dei nuovi argomenti e documenti. Il CTU ha poi depositato la relazione il
17/7/2023. Avendo poi il CTU nella relazione ritenuto la nullità del trovato, esaminato nella rivendicazione indipendente, l'unica della quale le parti avevano fino a quel momento discusso, parte attrice ha chiesto il proseguimento dell'indagine sulla validità delle dipendenti, il che ha dato corso a ulteriore accertamento di CTU, con risposta in ulteriore relazione depositata il 3/6/2024. Alla successiva udienza del 3/7/2024 parte attrice instava per un supplemento di indagine sulla contraffazione alla luce dei risultati della consulenza sulle rivendicazioni dipendenti;
ad essa non si dava corso, a ciò opponendosi parte convenuta la quale aveva osservato che controparte non proponeva alcuna riformulazione in limitazione del trovato, e che la pretesa di ravvisare contraffazione rispetto alle rivendicazioni dipendenti avrebbe costituito domanda nuova.
La causa, istruita anche con brevi prove orali (sono state ammesse ed assunte prove di parte convenuta sulla datazione della anteriorità D15) era poi trattenuta in decisione alla data del 28/2/2025 con assegnazione di termini ordinari ex art. 190 c.p.c. pro tempore vigente.
Nel fronteggiarsi delle opposte domande di nullità e contraffazione, assume rilevanza logicamente preliminare la questione della validità. La corrispondente domanda si intende riferita, naturalmente, alla sola porzione nazionale del brevetto, trattandosi di brevetto UE non ad effetto unitario, e di causa introdotta prima dell'entrata in vigore della disciplina sul Tribunale Unificato dei Brevetti.
La domanda di nullità risulta notificata all'UIBM agli effetti dell'art. 122 comma 6 c.p.i. a cura di parte convenuta il 26/5/2022.
Questioni preliminari: sulla consulenza

Poiché parte convenuta nel costituirsi non aveva ripreso i temi a sostegno della nullità già affrontati e respinti dal CTU in sede cautelare, ma aveva proposto solo due nuove argomentazioni fondate su specifiche combinazioni di anteriorità già allegate in sede cautelare (in particolare D9 + D10 e pagina 7 di 21 D13+D15+D16), l'incarico consulenziale era stato ristretto alla verifica di queste sole. Dopo che la fase delle operazioni peritali era giunta allo stato di c.d. bozza di relazione del CTU, trasmessa alle parti ex art. 195 comma 3 c.p.c., parte convenuta ha introdotto, allegatamente ai fini della valutazione di altezza inventiva, nuove anteriorità, in concreto il documento D18.
Parte attrice contesta la ammissibilità delle produzioni fatte con le osservazioni alla bozza, ritenute tardive in quanto fondate su allegazioni difensive non prospettate in precedenza.
Al proposito, ritiene il Collegio innanzitutto che con la nuova produzione non è oltrepassato il limite della domanda, in quanto la domanda di nullità brevettuale si identifica con la domanda di accertamento di nullità e con la ragione di nullità (nella specie, erano state fatte valere le ragioni di carenza di novità e di carenza di altezza inventiva) e non con la individuazione della singola anteriorità distruttiva o del singolo profilo di carenza di inventività.
Il disposto dell'art. 121 comma 5 c.p.i rende poi sempre ammissibili produzioni al CTU in materia industrialistica (persino in grado d'appello, Cass. 31182/2028).
La disciplina processuale generale della consulenza, e in particolare l'art. 195 comma 3 c.p.c. 6, se pure non toglie sia auspicabile che la introduzione di nuovi documenti avvenga prima della redazione della bozza di relazione, in un leale e ordinato procedere istruttorio anche al fine di contenimento dei tempi, tuttavia non pone preclusioni espresse alle produzioni che avvengano in una con le osservazioni delle parti.
Inoltre, quanto alla materia sottoposta al CTU, se è vero che il quesito originario era stato tarato sulle specifiche contestazioni svolte da parte convenuta nella comparsa di risposta, e se indubbiamente parte convenuta ha introdotto nuovi profili di contestazione, con i documenti a sostegno, perfettamente in sé ammissibili, in ogni caso il giudice istruttore ha ampliato il quesito con il decreto che dava apertura -
e non avrebbe potuto fare diversamente, per quanto sopra detto - alle nuove indagini.
In ogni caso parte attrice neppure ha eccepito la nullità della consulenza, alla prima udienza successiva al suo deposito.
Volta che i documenti introdotti con le osservazioni alla CTU - e in particolare il doc. D18 dimesso da parte convenuta con tali osservazioni – sono ammissibili, può procedersi alle valutazioni occorrenti al decidere relativamente alla validità del trovato;
dovendosi precisare che parte attrice, nelle sue difese finali, affida le censure alle conclusioni di merito della consulente – che sono nel senso della carenza di altezza inventiva del trovato – sostanzialmente ad un unico argomento, quello del travisamento del trovato in punto interpretazione della caratteristica I.1.
pagina 8 di 21 Prima di esaminare il merito della nullità brevettuale, sull'unica combinazione di anteriorità ritenuta dal
CTU distruttiva ( merita anche osservare che parte convenuta riguardo alla nullità NumeroD_1 dell'avversario brevetto riprende, nelle sue difese finali, solo argomentazioni quali introdotte nel merito, e fondate sulle anteriorità risultate decisive in CTU;
spende anzi poche e generiche parole, senza nuovi argomenti, sulla prima di esse, la ragione di nullità fondata sulla combinazione delle anteriorità D13, D15 e D16, tema sul quale la consulenza ha dato motivata e negativa risposta alla sua prospettazione, senza neppure incontrare, sul punto, osservazioni del CTP di parte convenuta.
Per comprendere la natura del trovato, quindi il campo dell'invenzione e lo scopo specifico di essa, è bene prendere le mosse dalla descrizione dello stato dell'arte e degli scopi del trovato, come esposti nella descrizione.
L'invenzione “ concerne un interruttore di sicurezza per generare un segnale di sblocco di un impianto in funzione della posizione di una porta mobile di protezione, con la quale è reso sicuro
l'accesso ad una zona pericolosa di un impianto” Il trovato concerne il blocco/sblocco della porta che dà ingresso a luogo ove opera un impianto pericoloso.
La descrizione cita un interruttore di sicurezza siffatto nel brevetto anteriore DE 10 2005 057 108 A1 e prosegue affermando che (sottolineature per comodità di lettura, qui e in successive citazioni varie)
“Gli interruttori di sicurezza di questo tipo sono anche definiti dispositivi di bloccaggio con meccanismo di ritenuta. Sono [...] destinati ad impedire l'accesso a una macchina od a un impianto
l'accesso a una macchina od a un impianto a funzionamento automatico, finché la macchina o
l'impianto si trova in uno stato pericoloso [...] Gli interruttori di sicurezza servono da apparecchi di segnalazione tramite i quali un'unità di comando può riconoscere lo stato chiuso della porta di protezione. [...]]Vi sono molte macchine ed impianti dai quali deriva un pericolo per un certo tempo anche dopo la disattivazione, ad esempio perché un motore della macchina continua il suo graduale arresto. Per tali situazioni sono necessari interruttori di sicurezza tramite i quali un'apertura della porta di protezione è impedita finché la macchina o l'impianto non hanno raggiunto il loro stato sicuro.
Questo funzionamento è definito meccanismo di ritenuta. [...]Il documento DE 10 2005 057 108 A1, citato sopra, descrive un interruttore di sicurezza con le funzioni di meccanismo di ritenuta e sblocco.
Questo interruttore di sicurezza non ha alcuna possibilità di sbloccare la porta di protezione. In pratica il segnale di sblocco, necessario per sbloccare la porta di protezione, viene generato in una separata apparecchiatura di commutazione di sicurezza e con un interruttore sistemato nella zona dell'apparecchiatura di commutazione di sicurezza.”
pagina 9 di 21 Si definisce meccanismo di ritenuta dunque quello per il quale certi interruttori impediscono l'apertura della porta (impegnando il meccanismo che la trattiene in posizione chiusa) fino a che il macchinario che si trova di là da essa non è posto in stato di funzionamento sicuro.
Importanti, per quanto poi si dovrà argomentare, sono i passaggi in cui si precisa che gli interruttori di sicurezza noti servono da apparecchi di segnalazione tramite i quali una unità di commutazione di sicurezza può riconoscere, grazie all'interruttore di sicurezza cui è collegata, lo stato chiuso (o aperto) della porta di protezione su o presso cui sono montati.
Gli interruttori noti sono in grado comunque solo di rilevare lo stato della porta ma non di sbloccare la porta. La porta, invece, è sbloccata mediante un diverso interruttore che nell'arte nota viene comandato dalla apparecchiatura di commutazione di sicurezza, la quale è posta nella zona della apparecchiatura di comando (in luogo distante dalla porta, dunque, vi è il governo sia del funzionamento del macchinario sia della apertura della porta). Il trovato si propone di eliminare la separazione delle “tre dimensioni” (interruttore di sicurezza sulla porta che segnala lo stato della porta;
generazione del segnale di sblocco della porta da parte di una separata apparecchiatura di commutazione di sicurezza;
interruttore di sblocco sistemato nella zona dell'apparecchiatura di commutazione di sicurezza) che, come si legge nella descrizione, è “svantaggiosa se la macchina o
l'impianto protetta/-o deve essere fatta/-o funzionare in modalità speciali di funzionamento, come ad esempio nel caso dell'allestimento o della correzione di un errore.”
Il brevetto europeo n. EP 2 352 948 deriva da una domanda di brevetto internazionale depositata in data
06/11/2009; ma questa rivendica la priorità di un deposito tedesco (DE102008060004) del 25/11/2008.
Esso, così come rilasciato dall'Ufficio Europeo dei Brevetti, contiene 18 rivendicazioni, di cui una indipendente, la numero 1, e le restanti dipendenti direttamente o indirettamente dalla prima rivendicazione (da 2 a 18).)
La rivendicazione indipendente 1 contiene una parte precaratterizzante (preambolo) che riproduce l'arte nota, e da una caratterizzante, che segna il distacco dall'arte nota:
“ Dispositivo con
A. un'apparecchiatura (26; 136) di commutazione di sicurezza ed B. un interruttore (16) di sicurezza, per generare un segnale di sblocco di un impianto in funzione della posizione di una porta (14) mobile di protezione con la quale è reso sicuro l'accesso ad una zona pericolosa di un impianto (12),
B.1. in cui l'apparecchiatura (26; 136) di commutazione di sicurezza aziona l'interruttore (16) di sicurezza ed analizza segnali d'uscita provenienti dall'interruttore (16) di sicurezza e,
pagina 10 di 21 B.2. in funzione di essi, disattiva un'utenza elettrica nell'impianto (12), in cui, in presenza del segnale di sblocco dell'impianto, può essere fatta funzionare, dall'interruttore (16) di sicurezza, almeno una parte dell'impianto (12) che si trova nella zona pericolosa,
C. in cui l'interruttore (16) di sicurezza presenta
C.1. una parte (17) solidale alla porta, da fissare alla porta (14) mobile di protezione, ed
C.2. una parte (18) solidale al telaio, da fissare ad un

contro

-elemento (42) sulla porta, e inoltre
C.3. un organo (56) di azionamento che si può muovere fra una prima ed una seconda posizione,
C.4. una cavità (100) nella quale può impegnarsi l'organo (56) di azionamento nella seconda posizione,
D. un organo (104) di arresto che è conformato per bloccare l'organo (56) di azionamento nella seconda posizione,
E. un attuatore (118) che è conformato per influire sulla posizione dell'organo (104) di arresto rispetto all'organo (56) di azionamento, ed
F. un primo sensore (114) di posizione che è conformato
F.1. per rilevare in modo univoco almeno una delle posizioni dell'elemento (56) di azionamento,
F.2. per generare, in funzione di essa, il segnale di sblocco dell'impianto, ed
G. in cui l'apparecchiatura (26; 136) di commutazione di sicurezza presenta un'unità (158) di analisi che può generare, in funzione di grandezze inviate ad essa, un segnale di azionamento per l'attuatore
(118),
(PARTE CARATTERIZZANTE) caratterizzato
H. dal fatto che l'interruttore (16) di sicurezza presenta inoltre un'unità (130) di sblocco della porta,
H.1. funzionante elettricamente,
H.2. che rende possibile sollecitare direttamente sull'interruttore (16) di sicurezza uno sblocco della porta e H.3. che può assumere uno stato di bloccaggio e uno stato di sblocco,
H.3.1. in cui nello stato di bloccaggio un bloccaggio [il CTU corregge qui, senza contestazione, un evidente refuso della traduzione italiana] dell'organo (56) di azionamento ad opera dell'organo (104) di arresto nella seconda posizione è consentito o mantenuto e,
H.3.2. nello stato di sblocco, un bloccaggio dell'organo (56) di azionamento ad opera dell'organo
(104) di arresto nella seconda posizione non è consentito od è eliminato,
I. in cui l'unità (130) di sblocco della porta
I.1. invia all'unità (158) di analisi nello stato di sblocco una grandezza di richiesta dello sblocco,
pagina 11 di 21 I.2. in cui l'unità (158) di analisi può generare, in presenza della grandezza di richiesta dello sblocco, un segnale di comando dello sblocco con il quale l'attuatore (118) viene azionato in modo che venga eliminato il bloccaggio dell'organo (56) di azionamento.
Utili a comprendere il trovato la fig. 4 e la fig. 7:
pagina 12 di 21 pagina 13 di 21
In estrema sintesi, l'interruttore segnala alla apparecchiatura di commutazione se la porta si trovi in stato di blocco o di sblocco, in ragione della posizione dell'organo di azionamento il quale che, in una posizione (di chiuso) si impegna in una apposita cavità (parte precaratterizzante) e può trovarsi, in tale posizione, o bloccato (porta non apribile) oppure sbloccato (porta accostata ma apribile); secondo la parte caratterizzante, poi l'interruttore porta anche una unità di sblocco comandata elettricamente, che può assumere uno stato di bloccaggio o uno stato di sblocco (influendo sull'organo di azionamento della porta); tale unità, quando è “nello stato di sblocco” invia infatti all'unità di analisi della apparecchiatura di commutazione di sicurezza una grandezza di richiesta dello sblocco, e l'unità di analisi in base a come viene programmata, può generare, a seconda della grandezza di richiesta dello sblocco, un segnale di comando dello sblocco con il quale viene eliminato il bloccaggio dell'organo di azionamento.

Leggendo dunque la relazione del CTU datata 14/7/2023 e depositata il 17/7/2023 (prima relazione del processo di merito) le anteriorità ritenute rilevanti dal CTU, non da sole demolitorie della novità, ma demolitorie della altezza inventiva se si tiene conto degli insegnamenti di D18, sono prodotti
(interruttori di sicurezza) contenuti in cataloghi della ditta rispettivamente D10 catalogo CP_2
AZM 200, datato 11/2004, e D9 in catalogo “novità 2007” datato 4/2007. La anteriorità di questi documenti alla priorità brevettuale non è stata più contestata dopo che parte convenuta ha allegato
(tramite le memorie tecniche del proprio CTP fin dalla fase cautelare) di avere reperito ambedue le anteriorità presso la fiera di Hannover (Hannover Messe) del 21/25 aprile 2008.
Il CTU ha individuato, in particolare, l'interruttore serie AZM 200 ...-2568 in collegamento con un modulo di sicurezza (SRB) capace di abilitare le funzioni orientate alla sicurezza, e con un SPS (o
PLC, gli acronimi variano a seconda che si parli tedesco o inglese) capace di valutare lo stato del dispositivo. SRB e SPS insieme costituiscono una apparecchiatura di commutazione di sicurezza, come il CTU approfondisce poi a pp. 35 e 45/46 della relazione.
Il CTU ha svolto alle pp. 25/27 del proprio elaborato una puntuale analisi di raffronto fra le anteriorità
D9 e D10 – in particolare AZM 200...-2568 e il trovato, per ciascun frammento della rivendicazione 1; giungendo – nelle prime conclusioni anteriori alla presentazione di D18 da parte della convenuta – a Contr ritenere, quanto alla operatività del pulsante di sblocco sulla porta presente in , che non vi sia evidenza che sia inviata una richiesta all'unità di analisi posta nella apparecchiatura di commutazione di sicurezza (SRB + SPS) né che l'unità di analisi posta in SRB+SPS generi segnale di sblocco in Contr presenza di richiesta proveniente dall'interruttore ; con il che non risultano implementate le pagina 14 di 21 caratteristiche sub I.1 e I.2 del trovato. Tutte le restanti caratteristiche del trovato risultano invece riprodotte dalla anteriorità D9/D10.
Il documento D18 (BIA-Report 6/97e Categories for Safety-related Control Systems in Accordance with EN 954-1, risalente al 1999) descrive (dall'abstract qui liberamente tradotto dall'inglese) gli elementi principali della norma tecnica europea EN 954-1, parte 1 – principi generali, e si occupa dell'applicazione di questo standard, mediante numerosi esempi nei vari rami, dell' elettromeccanica, della tecnologia dei fluidi, dell' elettronica e del computing.
Parte convenuta segnalava al CTU in particolare a p. 110 di tale documento “un pulsante di sblocco
(cerchiato in verde) che trasmette un segnale in ingresso ad un PLC avente un'uscita collegata ad un elettromagnete (cerchiato in giallo) di un interruttore di sicurezza di un riparo mobile.”
Il CTU dunque ha ritenuto e spiegato app. 42/43 che:
“L'unità di sblocco della porta in AZM 200….-2568 di che è rappresentata dal pulsante, CP_2 può essere collegato per funzionare come il pulsante S4 dello schema di pagina 110 del documento
D18... [segue lo schema]... il pulsante S4 nello schema sopra rappresenta un pulsante di sblocco di un varco o porta di sicurezza (safety guard) che consente lo sblocco dell'interblocco, - il cui bloccaggio è governato da solenoide (Y0 ritenuta con magnete), - in condizioni di motore/ macchina ferma, quindi in uno stato di sblocco.” concludendo così che “Il funzionamento del pulsante dell'interruttore di sicurezza AZM 200….-2568 di narrato in D9, rimane pertanto spiegato per lo scambio di CP_2 segnali nello schema a pagina 110 di D18”. In tal modo il CTU ritiene colmata quella non evidenza di riproduzione degli elementi I.1 e I.2 del brevetto da parte delle anteriorità D9 e D10 da sole (e cioè che venisse inviata una richiesta all'unità di analisi posta nella apparecchiatura di commutazione di sicurezza SRB + SPS e che l'unità di analisi posta in SRB+SPS generi segnale di sblocco in presenza di richiesta proveniente dall'interruttore AZM).
Il CTU dunque ritiene che ”L'esperto del ramo dunque, indotto da D9 a utilizzare il pulsante dell'interruttore di sicurezza AZM 200….-2568 di per sbloccare la porta nelle condizioni CP_2 rappresentate dallo stato di sblocco indicato dal LED supplementare di AZM 200….-2568, avrebbe fatto ricorso allo schema noto di D18 per implementare la soluzione.” E conclude che “Se, alla luce dell'anteriorità rappresentata dai documenti D9 e D10 il brevetto di poteva ritenersi nuovo, Pt_1 ovvero vedere soddisfatto il requisito della novità, la combinazione di D9 e D10 con D18 priva la rivendicazione indipendente 1 di EP'948 (IT'385) del requisito dell'altezza inventiva”

Già prima che la parte convenuta sottoponesse al CTU D18, il CTU, nel confronto del brevetto con D9
e D10, aveva spiegato come la caratteristica F.2 del brevetto, precaratterizzante e dunque riproduttiva pagina 15 di 21 dell'arte nota (“ per generare, in funzione di essa, il segnale di sblocco dell'impianto, ed”) vada interpretata sia alla luce dello stato della tecnica per il funzionamento degli interruttori di sicurezza, sia alla luce delle condizioni di sicurezza in cui opera l'impianto. “Questo [l'impianto] tipicamente, non può essere sbloccato per funzionare in automatico nella sola condizione [si legga: mera condizione] di porta chiusa (azionatore inserito) e non bloccata” cioè che è necessario che quando l'impianto funziona in automatico la porta debba essere sia chiusa che bloccata. Occorre qui chiarire che lo
“sblocco dell'impianto” significa “impianto cui è permesso di funzionare in automatico” – il funzionamento dell'impianto, nell'arte nota, viene comandato dal pannello di comando;
il brevetto riv.
1 non menziona questo aspetto – e che tale concetto va tenuto ben distinto dallo sblocco/blocco della porta.
Nell'approfondire l'esame, una volta ricevuto D18, il CTU ha dovuto affrontare alcune specifiche questioni, e fra queste quella, che ha determinato particolari difficoltà, nella interpretazione della caratteristica I.1 “nello stato di sblocco” ( l'unità (130) di sblocco della porta I1 Invia all'unità (158) di analisi dello stato di sblocco una grandezza di richiesta dello sblocco”): ed è su questa interpretazione che incontra poi le contestazioni che parte attrice formula alla CTU nelle sue difese finali.
Tale difficoltà nasce dalla scarsa chiarezza, sul punto, del testo brevettuale;
tale mancanza di chiarezza non è stata avanzata come causa di nullità di esso da parte convenuta, e quindi il CTU non la esaminata come ragione demolitoria di validità; essa nondimeno determina difficoltà di interpretazione. Lo
“stato di sblocco” dell'organo di azionamento della porta è, nel brevetto, quello stato in cui viene a trovarsi l'unità di sblocco della porta (unità posta sull'interruttore) quando inizia a inviare “grandezze
“(informazioni) alla unità di analisi, affinché questa, in funzione di quali grandezze riceve, dia poi il segnale di blocco/sblocco della porta (dell'organo di azionamento di essa).
La definizione dello “stato di sblocco” non esiste nel testo brevettuale, e il CTU ha dovuto pertanto rintracciarne il significato dal testo della descrizione e dalla funzione propria e fondamentale di questo tipo di interruttori, quella presidiare in modo assoluto l'accesso a macchinari pericolosi, segnatamente che si trovino in funzionamento automatico.
Alle pp. 38/39 e poi 50/51 della relazione il CTU spiega dunque, su tali basi, e con ampio rimando alla descrizione, la più corretta interpretazione della caratteristica I.1.
In base a quanto fornito nella descrizione il CTU motivatamente ritiene dunque che: “ È evidente che nella soluzione di - che nella descrizione del brevetto è più articolata e complessa di quella Pt_1 formulata nella rivendicazione 1, - l'unità di analisi 158 genera il segnale di sblocco per l'attuatore
118 solo se l'impianto pericoloso (il robot 12 dell'esempio del brevetto) si trova in una modalità di funzionamento per cui è consentito lo sblocco, ovvero in una configurazione di funzionamento per cui è pagina 16 di 21 ammesso almeno un livello di accesso, ovvero quando “la parte dell'impianto si trova in una modalità di funzionamento che non corrisponde al funzionamento automatico” oppure quando “il robot non si trova in un funzionamento automatico.... Quindi in uno stato di bloccaggio, ad esempio in caso di funzionamento automatico dell'impianto pericoloso o del robot, nessun segnale di sblocco può essere trasmesso dall'unità di analisi 158 all'attuatore 118 per l'apertura della porta o del varco di accesso alla zona pericolosa.” Con il che si comprende come “nello stato di sblocco” in I.1 si riferisca ad una situazione in cui l'impianto non è impostato per il funzionamento automatico.

Tale lettura della caratteristica è vivamente contestata da parte attrice, ma corrisponde invero all'in se della funzione degli interruttori di sicurezza, a mente della stessa descrizione che fa da premessa al trovato ( pag 2, riga da 18 “Per tali situazioni sono necessari interruttori di sicurezza tramite i quali un'apertura della porta di protezione è impedita finché la macchina o l'impianto non hanno raggiunto il loro stato sicuro) e poi nella spiegazione di varie configurazioni di funzionamento della macchina
(pp. 11,16 e 23, citate a pp. 39/39 CTU).
Parte attrice ritiene che lettura del CTU sia incompatibile con la corretta lettura della riv. 1, in quanto alle riv. 7, 12 e 13 dipendenti o, come anche dice, 7,8,13 sarebbe riportata una soluzione in cui l'impianto viene riportato in una condizione di funzionamento sicuro solo dopo l'invio di una grandezza di richiesta dello sblocco da parte dell'unità di sblocco all'unità di analisi. L'argomento è incerto, dato il riferimento ambiguo a diversi gruppi di rivendicazioni dipendenti;
ad ogni modo 7 è la rivendicazione in cui si specifica che la posizione dell'unità di sblocco “in stato di sblocco” avviene tramite un sensore, quindi indica solo il “come “ essa si pone in stato di sblocco;
8, dipendente da 7, specifica una possibile di funzionamento del sensore di 7 (qui conformato per leggere un transponder); mentre 12 e 13 a loro volta dipendenti da 8, attengono a diverse possibili programmazioni delle condizioni in cui venga autorizzato lo sblocco della porta, corrispondenti tutte al funzionamento comunque non automatico del macchinario. Non si legge invece che in tali rivendicazioni sia data la possibilità che l'impianto sia disattivato dopo l'invio delle grandezze di sblocco, e quando dunque (I.1)
l'unità di sblocco è già in stato di sblocco.
In ogni caso, la lettura della rivendicazione indipendente va fatta a sé, e nel caso di specie detta lettura
è fatta dal CTU in conformità alla funzione propria dell'interruttore di sicurezza quale illustrata nella stessa descrizione. Se poi le riv. dipendenti propongono una applicazione diversa dalla soluzione base – per esempio utile in casi in cui occorra p. es. osservare o riparare l'impianto parzialmente in movimento, quindi casi eccezionali spettanti all'intervento qualificato di un riparatore, e non in pagina 17 di 21 condizioni di normale operatività della macchina, in cui la sicurezza è al primo posto – ciò non inficia la funzione, e conseguente lettura, della riv. indipendente.
E' bene ricordare, a completamento, che il comando volto a determinare la modalità di funzionamento dell'impianto è data dal pannello di comando, e che solo dopo che questo ha dato tale comando – in particolare portando da funzionamento automatico a manuale, oppure a disattivato, oppure a solo parzialmente automatico... - e in funzione della eventuale necessità di attendere tempi di arresto (così funzionano gli interruttori con meccanismo di ritenuta, spiega la descrizione) entrano in azione le varie operatività ed utilità dell'interruttore in invenzione. Il trovato implica – anche se non recita – il caso che taluno cerchi di aprire la porta (mediante un pulsante, una chiave o simili) e contempla l'operatività dell'interruttore non già quando l'impianto sia in pieno funzionamento automatico (se si tenta di aprire la porta quando l'impianto funziona in automatico questa non deve aprirsi tout court) ma – e questa è
l'unica interpretazione coerente con la descrizione dello “stato di sblocco” – quando l'impianto ha già ricevuto dal pannello centrale il comando di cessare il funzionamento automatico (o quantomeno, come da riv. dipendenti, altri tipi di funzionamento comunque non automatico, in funzione dell'accesso p. es. di manutentori o altro personale qualificato e abilitato).
Dopo che la CTU ha depositato la sua relazione per il merito, parte attrice ha reclamato, pur senza svolgere specifiche deduzioni sulla validità autonoma di esse, una estensione dell'indagine di validità alle rivendicazioni dipendenti. Tale indagine è stata necessaria poiché, se anche le parti hanno sempre discusso della sola riv. 1, la domanda di nullità tout court, e quindi integrale, del brevetto, ha imposto l'esplorazione completa del suo contenuto, ai fini della eventuale pronuncia di nullità solo parziale.
A tale compito il CTU si è dunque dedicato, giungendo a relazione conclusiva sul punto datata e depositata 3/6/2024; nella quale si evidenzia che le 17 rivendicazioni dipendenti sono variamente correlate alla principale, e variamente subordinate tra di loro, con più rami e livelli di dipendenza (fino a 4 gradi dalla principale): da 1 dipendono direttamente;
da 7 dipende 8; da 8 CodiceFiscale_1 dipendono 9,11,12,13,14; da 9 dipende 10 e da 14 dipende 15.
Il CTU individua, fra le rivendicazioni dipendenti di primo grado, quali fornite di novità e altezza inventiva rispettivamente la n. 6 e la n. 7:
6) [che specifica il funzionamento dell'unità di analisi 158:]: “l'unità (158) di analisi genera il segnale di avviamento dello sblocco se una grandezza di stato, inviata all'unità (158) di analisi e che rappresenta la modalità di funzionamento della parte dell'impianto (12), indica che la parte pagina 18 di 21 dell'impianto (12) si trova in una modalità di funzionamento che non corrisponde al funzionamento automatico nel quale viene eseguito un programma applicativo”
7) [che introduce altri elementi per l'unità di sblocco 130]: “l'unità (130) di sblocco della porta comprende un sensore (44; 152) di sblocco col quale si può rilevare una richiesta di sblocco della porta, in cui, in funzione di una sollecitazione di sblocco della porta rilevata, l'unità (130) di sblocco
10 della porta assume lo stato di sblocco”
Il CTU motivatamente osserva che la limitazione che si ottiene combinando la rivendicazione 1 con la rivendicazione 6 non è individuata nello stato dell'arte disponibile e potrebbe essere non ovvia;
e così la combinazione tra la rivendicazione indipendente 1 e la rivendicazione dipendente 7, che non trova nello stato dell'arte elementi che possano privare completamente il trovato di un'attività inventiva.
Diversamente, le caratteristiche direttamente dipendenti da riv. 1 (dipendenti di primo grado)
2,3,4,5,16,17,18 non sono dotate di per sé di novità e/o altezza inventiva.
Neppure sono valide, da sole, le caratteristiche delle rivendicazioni 8 (dipendente da 7, come già detto valida) e inoltre le , a loro volta dipendenti da 8, né le ulteriori 10 (dipendente da 9) e 15 NumeroDiCa_1
(dipendente da 14); ma tutte queste possono sopravvivere, nell'ordine di dipendenza in cui si trovano, in quanto dipendenti da 7.
In tal modo la riv. 1, da sola invalida, fungerà da parte precaratterizzante rispetto a 6 da un lato, e a 7
(con le eventuali dipendenti di questa) dall'altro, come chiarito da Cass. 3339/2022 – nel caso da essa nominato, si trattava di una rivendicazione dipendente 14 sola valida: “Ora, non esiste alcun ostacolo di natura giuridica che impedisca di ritenere, in termini assoluti, che una rivendicazione dipendente
(quale è, nella fattispecie, la rivendicazione 14) possa mantenere la sua validità, con conseguente nullità solo parziale del brevetto, quando è nulla la rivendicazione principale... La nullità parziale del brevetto comporta, difatti, come si è visto, una semplice limitazione del brevetto stesso (art. 76, comma
2, c.p.i.). Vero è che la limitazione, quando è domandata in giudizio attraverso la sottoposizione al giudice di una riformulazione delle rivendicazioni, deve attestarsi entro i confini segnati dal contenuto della domanda di brevetto, quale inizialmente depositata, e non può estendere la protezione conferita dal brevetto concesso (art. 79, comma 3, c.p.i.): ma ciò vale per l'appunto a circoscrivere l'ambito di operatività della limitazione, non certo ad escludere che una nullità parziale del diritto di privativa possa configurarsi ove risulti mutato, in senso limitativo, l'oggetto della protezione. E non vi è dubbio che nella circostanza la nullità parziale produrrebbe proprio il risultato di restringere tale oggetto, giacché il titolare del diritto di privativa vedrebbe tutelata l'idea inventiva desumibile dalla rivendicazione 14: la quale, prevedendo caratteristiche ulteriori rispetto a quelle enucleate nella rivendicazione 1 — degradata come si è visto, a stato della tecnica, e quindi a parte precaratterizzante pagina 19 di 21 —, definirebbe un trovato munito di una protezione meno estesa di quella inizialmente accordata al brevetto n. 01289087.”.
Si ha dunque che il trovato cade nella sua rivendicazione indipendente, non idonea da sola a sostenersi, ma è idoneo a sopravvivere nelle due rivendicazioni dipendenti, intese rapportate ai contenuti di riv. 1 intesa come parte precaratterizzante, in quanto dotate di altezza inventiva e novità, e tali da determinare una limitazione del brevetto. Trattasi di caso di nullità parziale del brevetto ex art.76 comma 2 c.p.ci. comportante ex se una non discrezionale limitazione giudiziale di esso;
caso, come ricorda Cass. citata, ben diverso da quello che si ha quando sia lo stesso titolare a sottoporre al giudice
(79 comma 3, anch'esso richiamato da 76 comma 2) una riformulazione delle rivendicazioni.
Individuata dunque una porzione sopravvivente del brevetto, parte attrice ha sollecitato un nuovo approfondimento sulla contraffazione, riferita al brevetto come rimasto valido. Tuttavia l'allegazione di contraffazione di parte attrice si è incardinata, da subito e poi sempre, sulla allegata interferenza (sotto la specie della contraffazione per contributo indispensabile ex art. 66 commi 2bis – 2quater) fra il prodotto avversario e le caratteristiche del proprio trovato come indicate nella riv. 1; né, pur dopo il deposito della relazione del CTU sulle riv. dipendenti (3/6/2024) la parte ha articolato con argomenti una contraffazione in correlazione con le caratteristiche dipendenti rimaste salve.
Pertanto la domanda di contraffazione va respinta, e non vanno esaminate le conseguenti risarcitorie e di inibitoria, ritiro dal commercio, penale e pubblicazione.
Si pronuncia dunque come in dispositivo.
Non si vedono gli estremi di lite temeraria, dato il risultato parziale sulla validità e la non liquidità delle questioni occorse al decidere;
non essendo la disciplina di cui all'art. 96 c.p.c. funzionale a sanzionare le modalità di conduzione del processo, ma solo l'intrapresa di esso (o la resistenza in esso) in sé abusiva (Cass. SSUU 22405/2018).
Le spese seguono la soccombenza, con una parziale compensazione stante la parziale conservazione del brevetto;
si regolano di conseguenza anche le spese di CTU, ponendo solo le spese della seconda
CTU meritale a carico solidale delle parti (visto l'esito) le restanti a carico di parte attrice. Il procedimento ha valore indeterminabile, complessità alta;
si giustifica incremento rispetto al medio. Le spese dei procedimenti cautelari sono state già ivi regolate.

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P.Q.M.


Definitivamente pronunciando,
1) Accerta la parziale nullità della frazione italiana del brevetto EP 2352948 in titolarità di parte attrice, e ciò relativamente alla rivendicazione indipendente n. 1 e rivendicazioni da essa direttamente dipendenti nn. 2,3,4,5,16,17,18; conservando validità invece le rivendicazioni dipendenti 6 e 7, e, solo in ragione della validità di quest'ultima, delle rivendicazioni dipendenti in vario grado dalla riv. 7, e portanti numeri , nei gradi di dipendenza rispettivamente specificati in brevetto;
NumeroDiCartaIdent_2
2) Rigetta la domanda di contraffazione;

3) Pone a carico di parte attrice le spese di CTU, quanto alla relazione dep. 17/7/2023; e a carico delle parti in solido le spese di CTU, quanto alla relazione dep. 3/6/2024;
4) Condanna parte attrice a rifondere per 4/5 le spese di lite della parte convenuta, che liquida, nell'intero da frazionare, in euro 27.500,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa
Venezia, 9/7/2025
Il presidente rel.dr. Lina Tosi
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