N. R.G. 5201/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Sezione specializzata delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Teresa Giardino Presidente dott.ssa Stefania Monaldi Giudice rel./est. dott.ssa Sara Fioroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5201/2023 promossa da:
(P.IVA ) rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Clizia Parte_1 P.IVA_1
Cacciamani e Roberto Catani e presso gli stessi – indirizzo pec - elettivamente domiciliata
PARTE ATTRICE contro
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Negrini e Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Lorena Fagotti e presso gli stessi – indirizzo pec - elettivamente domiciliata
PARTE CONVENUTA
Conclusioni
Per la società attrice (come da note scritte di precisazione delle conclusioni del 6.3.2025): «Voglia
l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, contrariis rejectis, per le causali di cui in narrativa
Nel merito: In via principale:
- accertare e dichiarare che il marchio ”, di cui alla domanda di registrazione n. CP_1 _pagina 1 di 9 302023000030288, presentata il 27/02/2023 in sede nazionale, per la classe 35, di titolarità e/o utilizzo della convenuta è nullo per mancanza di novità ex art. 25 CPI e 12 CPI e/o, ad ogni modo, per deposito in malafede ex art. 19 CPI;
- per l'effetto disporre la trasmissione della relativa sentenza all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, a cura della Cancelleria per quanto di sua competenza;
- per
l'ulteriore effetto inibire alla convenuta ed ai suoi danti causa, l'uso del marchio ”, per i CP_1 prodotti di cui alla classe 35, nonché nelle classi 07, 11, 12, 35, 36, 37, 39-42, della classificazione di
Nizza, fissando a titolo di penale la somma di Euro 1.000,00, per ogni giorno di inosservanza a partire dal trentesimo giorno dalla comunicazione della emananda sentenza;
In ogni caso: accertare e dichiarare che la convenuta si è resa, altresì, responsabile di atti di concorrenza sleale, anche parassitaria, ai danni dell'attrice e per l'effetto:
- condannare la convenuta a risarcire all'attrice i danni patiti e patiendi in conseguenza degli illeciti di cui in narrativa, da liquidarsi in via equitativa;

- inibire alla convenuta la commercializzazione, fornitura e pubblicizzazione, in qualunque modo effettuate, dei servizi a marchio ”, di cui è causa;
CP_1 per l'ulteriore effetto disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza, a cura dell'attrice e a spese della convenuta – per due volte, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, sia nella versione cartacea che nella versione online – su “Corriere della Sera”, “Il Sole 24 ore” e “La
Repubblica”, sulla homepage del sito www.econenergia.com, nonché su tutti gli ulteriori siti e pagine di social networking e web riconducibili al marchio ” e/o alla società convenuta, ivi CP_1 comprese le pagine Instagram e LinkedIn;
- fissare una penale pari ad Euro 100,00, o alla diversa somma che sarà ritenuta opportuna, dovuta dalla convenuta all'attrice per ogni singolo contratto di fornitura di energia elettrica sottoscritto e per ogni ulteriore violazione o inosservanza constatate successivamente all'emanazione della sentenza;
e una ulteriore penale pari a Euro 1.000,00, o alla diversa somma che sarà ritenuta opportuna, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti ivi contenuti. In ogni caso, condannare la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.»
Per la società convenuta (come da comparsa di costituzione, richiamata nella nota di precisazione delle conclusioni del 7.3.2025): «Per tutto quanto precede, come sopra rappresenta e difesa, CP_1 allo stato e con ogni riserva conclude:- in via pregiudiziale, nel rito, per la sospensione del giudizio ai sensi degli artt. 120 co.1 e/o dell'art. 122, co.

4-ter CPI;
- in via principale, nel merito, per l'integrale rigetto di tutte le domande attrici;
- in ogni caso, con condanna di al pagamento Parte_1 delle spese di lite.» _pagina 2 di 9 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
[...] ha convenuto in giudizio per sentir accogliere le conclusioni di Parte_1 Controparte_2 trascritte in epigrafe.
L'attrice ha premesso:
– di essere titolare del nome a dominio www.energiacorrente.it, creato sin dal 2007, nonché del marchio italiano n. 302017000041921, depositato in data 14.04.2017 e registrato in data 30.09.2022 nelle classi 04 (gas naturale, energia elettrica), 07, 11, 12, 35, 36, 37, 39-42 (verifica dell'energia) e avente la seguente veste grafica:
– di aver appreso che la società stava utilizzando per la sponsorizzazione e Controparte_2 commercializzazione di fornitura di prodotti e servizi nel settore dell 'energia elettrica la seguente dicitura
– di aver appreso altresì che aveva depositato domanda per la registrazione del marchio CP_1 suddetto in data 27.02.2023.
Fatte tali premesse, l'attrice ha dedotto che sia la denominazione della società “ che il CP_2 dominio ed il segno grafico e marchio adottati dalla stessa rappresentavano ictu oculi contraffazione delle sue privative;
e ha sostenuto pertanto:
– la nullità del marchio “ ex art. 25 CPI, lettera a), per violazione dell'art. 12, CP_1 lettera b), CPI, e cioè per assenza di novità rispetto a quello precedente di , Parte_1 procedendo, a tal fine, ad una comparazione dei due marchi sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale;
_pagina 3 di 9 – la nullità del marchio per deposito in malafede ex art. 19 CPI, dal momento che avrebbe CP_1 agito «in palese malafede, consapevole dei vantaggi che avrebbe ottenuto, facendo leva sul gioco di parole “eco” ed “energia”, “accaparrandosi” la clientela di »; Parte_1
– la sussistenza di un'ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. per imitazione servile.
L'attrice ha pertanto concluso come in epigrafe, chiedendo che alla declaratoria di nullità ex art. 25 o ex art. 19 o alla declaratoria di concorrenza sleale facesse seguito il risarcimento del danno dalla stessa patito, nonché la pubblicazione della sentenza sui quotidiani “Il Corriere della Sera”, CP_3
e “Il Sole 24 Ore”, sia nella versione cartacea che nella versione on line, per una volta ed a caratteri doppi del normale, con i nomi delle parti e dei prodotti/marchi de quibus in grassetto.
Si è costituita la convenuta la quale ha chiesto in primo luogo la sospensione del CP_1 giudizio in quanto dinanzi all pendeva procedimento amministrativo di opposizione alla CP_4 domanda di registrazione del marchio di promosso dalla stessa . CP_1 Parte_1
Nel merito, la convenuta ha contestato quanto ex adverso dedotto, ed in particolare il presunto rischio di confusione tra i due marchi, sottolineandone la diversità sotto il profilo grafico. La stessa ha altresì affermato il carattere debole e non distintivo del marchio di , ed ha concluso come in Parte_1 epigrafe chiedendo l'integrale rigetto delle domande di parte attrice.
Rigettata l'istanza di sospensione come da provvedimento in data 31.5.2024, la causa, ritenuta suscettibile di essere decisa sulla base dei documenti depositati, è stata rimessa al collegio per la decisione.
***

1. ha chiesto in primo luogo che venisse dichiarata la nullità del marchio di Parte_1 per carenza di novità ex artt. 12 e 25 CPI. CP_1
Il divieto di registrazione posto dall'art. 12 relativamente ai segni che alla data del deposito della domanda: ... d) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, determina la necessità di delimitare il perimetro della tutela accordata con riferimento alle ipotesi in cui a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o
i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni». _pagina 4 di 9 Sulla scorta di quanto stabilito dalla giurisprudenza eurounitaria e nazionale, i parametri da valorizzare al fine di ravvisare (o di escludere) la confondibilità dei due marchi impongono la valutazione di numerosi elementi, quali la natura dei prodotti e dei servizi offerti, la notorietà dei marchi coinvolti, la natura forte o debole dei suddetti, nonché la loro natura di marchi figurativi, denominativi, complessi o d'insieme.
Appare pertanto opportuno stabilire in primo luogo quale sia la natura dei marchi oggetto di causa, per meglio circoscrivere il campo d'indagine circa la somiglianza, e dunque la confondibilità, degli stessi: ed in particolare appare opportuno stabilire se il marchio di cui si chiede tutela, vale a dire quello di
, abbia o meno natura di marchio forte. Parte_1
Come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare (si veda a riguardo, tra le altre, Cass.
39764/2021), «il grado di tutela accordato al marchio muta, in termini di intensità, a seconda della qualificazione di esso quale marchio «forte» (e cioè costituito da elementi frutto di fantasia senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti e, quindi, senza capacità descrittiva rispetto alla tipologia di prodotto contrassegnata) o «debole» (ossia costituito da un elemento avente una evidente aderenza concettuale rispetto al prodotto contraddistinto).
La distinzione fra i due tipi di marchio, debole e forte, si riverbera poi sulla loro tutela di fronte alle varianti: nel senso che, per il marchio debole, anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti ad escludere la confondibilità, mentre, al contrario, per il marchio forte devono ritenersi illegittime tutte le variazioni e modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del «cuore» del marchio, ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandolo in modo individualizzante.
Questi principi ispirano il costante orientamento di questa Corte in tema di marchi d'impresa, secondo cui la qualificazione del segno distintivo come marchio debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte (Sez. 1, n. 8942 del 14.5.2020, Rv. 657905 – 01; Sez. 1, n. 10205 del
11.4.2019, Rv. 653877 – 03; Sez. 1, n. 15927 del 18.6.2018, Rv. 649528 – 01; Sez. 1, n. 9769 del
19.4.2018, Rv. 648121 – 01; Sez. 1, n. 22953 del 10.11.2015, Rv. 637809 – 01).»
La giurisprudenza di legittimità, pertanto, costruisce diversamente il giudizio di confondibilità a _pagina 5 di 9 seconda che vengano in oggetto marchi “forti” o “deboli”; ed in particolare ritiene che nel caso del marchio debole siano sufficienti ad escludere la confondibilità modificazioni anche lievi. La ragione di tale diverso approccio affonda le sue radici negli stessi criteri che consentono di distinguere marchio forte e marchio debole, e che possono essere illustrati richiamando ancora una volta la citata Cass.
39764/2021: «il marchio deve possedere capacità distintiva, normalmente garantita attraverso un distacco concettuale, più o meno accentuato, fra il segno e il bene (prodotto o servizio) a cui si riferisce, secondo una ideale curva progressiva del parametro della capricciosità e dell'arbitrarietà del collegamento, che va dalla generica denominazione del prodotto o servizio stesso (che possiede un tasso di distintività pari a zero), sino all'assenza assoluta di collegamento logico (distintività massima), attraverso gradini intermedi che declinano in via decrescente l'intensità del collegamento logico fra segno e prodotto o servizio.
Se il collegamento logico è intenso, si parla di marchio debole, se il collegamento logico si fa sempre più evanescente, si parla di marchio sempre più forte.».
Una volta compresa tale distinzione - e cioè una volta compreso che è debole un marchio che presenta un collegamento logico intenso fra segno e prodotto/servizio - si comprende anche la “tolleranza” con cui l'ordinamento guarda a marchi “simili” a quello debole: la ratio è quella di impedire che (tramite la tutela accordata ad un marchio forte, tutela che, come detto, non tollera variazioni che lascino intatto il nucleo originale del marchio) una ditta finisca per precostituirsi un monopolio sul prodotto/servizio attraverso la privativa sul segno.

2. Con riferimento al caso di specie, ha affermato - in risposta a precisa censura di Parte_1 controparte - la natura forte del proprio marchio: orbene, occorre invece considerare che marchio dell'attrice contiene, in caratteri più piccoli, la dicitura ”, coincidente con il nome Parte_1 CP della società ed in caratteri più grandi la sigla ", che gioca sull'identità fonetica tra la parola “eco”
(abbreviazione di “ecologico”) e le iniziale delle suddette parole “energia” e ”). Tutti e tre gli Pt_1 elementi considerati - “energia”, “corrente”, “eco” presentano un fortissimo collegamento logico con il servizio offerto dall'attrice (“corrente” deve qui intendersi come sinonimo di “energia elettrica”: si pensi all'espressione “è andata via la corrente”), e pertanto soddisfano pienamente i requisiti che, nell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, identificano un marchio debole. Commentato [1]: qui vedi cos'altro avevano detto in tema e semmai rispondi.
Dall'affermazione per cui quello dell'attrice costituisce un marchio debole (oltre che d'insieme e non complesso: e ciò in ragione del fatto che «Il marchio d'insieme si distingue dal marchio complesso: mentre quest'ultimo è riconoscibile nel segno risultante da una composizione di più elementi ciascuno dotato di capacità caratterizzante, la cui forza distintiva è tuttavia affidata ad uno di essi costituente il _pagina 6 di 9 c.d. cuore, assolutamente protetto per la sua originalità, nel marchio d'insieme, invece, si ha la mancanza di un elemento caratterizzante (il c.d. cuore), essendo i vari elementi tutti singolarmente mancanti di distintività, ed essendo soltanto la combinazione cui tali elementi danno vita, ovvero appunto il loro insieme, che può avere, per come viene percepito dal mercato, un valore distintivo più
o meno accentuato – Sez. 1, n. 7488 del 20.04.2004, Rv. 572177 - 01», cfr. Cass. 39764/2021; sul punto si veda anche Cass. 1249/2013), discende come conseguenza che saranno sufficienti, ai fini dell'esclusione della confondibilità, modificazioni e aggiunte anche lievi.
Considerate le differenti caratteristiche grafiche, letterali e figurative del marchio della società convenuta, tali modificazioni e aggiunte sussistono e sono idonee ad escludere che i due marchi possano essere considerati “simili” ai sensi dell'art. 12, CPI.

2.a) A tale riguardo, appare opportuno ribadire - in conformità con quanto affermato dalla giurisprudenza nazionale ed eurounitaria - che in tema di accertamento della confondibilità la valutazione del giudice di merito deve essere compiuta «[…] non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, bensì in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro.» (Cfr. Cass. 12570/2021; sul punto pervengono ad identiche conclusioni, tra le molte, anche la citata Cass. 39764/2021 nonché Cass. 31221/2022, la quale aggiunge che «Il principio è conforme all'insegnamento della giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui il rischio di confusione tra marchi deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie: valutazione che deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi.»)
Ora, muovendo da tali premesse - e ritenendo pertanto di non dover scomporre la comparazione dei due marchi in profilo visivo, fonetico e concettuale, sul modello di quanto operato da parte attrice, ma di doversi concentrare sull'impressione che gli stessi suscitano - i due marchi risultino sufficientemente diversi da evitare il rischio di confondibilità.

2.b) Visivamente, infatti, i marchi sono alquanto differenti. Ed invero sono significativi elementi distintivi il diverso colore con il quale è scritta la dicitura letterale dei due marchi, arancione (con _pagina 7 di 9 accenti grigio-viola) nel caso di e verde-nero per il carattere testuale Parte_1 CP_1 scelto, costituito dal corsivi minuscolo per il marchio dell'attrice e dello stampatello maiuscolo per quello della convenuta;
la presenza, nel solo marchio di di un elemento puramente grafico CP_1
(la foglia/lampadina); la stessa disposizione del testo che, nel caso del marchio dell'attrice pone il termine e.co sulla prima riga e la scritta energia corrente sulla seconda, mentre la dicitura ” CP_1
è scritta di seguito senza interruzioni. Infine, come condivisibilmente affermato nel provvedimento che ha rigettato l'opposizione alla domanda di registrazione avanzata dalla convenuta, va considerato che la diversa rappresentazione visiva dei marchi determina anche uno scollamento concettuale tra gli stessi, in quanto la scelta di inserire un “punto” tra la vocale “E” e la sillaba “CO” nel marchio anteriore
“rafforza la sua valenza di acronimo della dicitura sottostante “energia corrente”, piuttosto che evocare il riferimento all'ecologia del marchio della convenuta.
Da ciò consegue che un consumatore medio, ove entrasse in contatto con uno dei due marchi, non correrebbe senz'altro rischio di confonderlo con l'altro, per quanto entrambi operanti nel medesimo settore di mercato. Né pare che tale rischio di confusione possa sussistere ove la diffusione del marchio avvenga esclusivamente con modalità audio (ad esempio via telemarketing o via radio): in tal caso infatti a venir comunicato non sarà il marchio in sé, ma la ragione sociale, che in un caso è Pt_1
” e nell'altro è ”; denominazioni che hanno in comune solo la parola “energia”
[...] CP_1
(priva, per i motivi detti, di autonomo valore distintivo, e quindi comunque non tutelabile ex se) e che in ogni caso risultano sufficientemente differenziati.
La domanda di parte attrice diretta a vedere affermata la nullità del marchio di per carenza CP_1 di novità deve pertanto essere rigettata.

3. Infondate appaiono anche le ulteriori domande di parte attrice, dirette a veder affermare la nullità del marchio di controparte per malafede, ex art. 19 CPI, e/o a veder riconosciuta la concorrenza sleale della convenuta.
Ed infatti, una volta affermato che poteva legittimamente utilizzare il proprio marchio, vista CP_1 la non sussistenza di un rischio di confusione con il marchio di parte avversa, vengono meno i presupposti che parte attrice pone a fondamento della propria domanda: se è vero infatti - come scrive
Energia Corrente - che «[…] Tra i fattori esemplificativi che possono essere presi in considerazione [ai fini dell'accertamento della malafede] vi sono, in primo luogo, il fatto che il richiedente sappia, o debba sapere, che un terzo utilizza un segno simile per un prodotto simile, che può essere confuso con il segno per il quale si chiede la registrazione;
in secondo luogo, l'intenzione del richiedente di impedire al terzo di continuare a utilizzare tale segno e, in terzo luogo, il grado di protezione giuridica _pagina 8 di 9 di cui godono il segno del terzo ed il segno per il quale si chiede la registrazione” (Tribunale I grado
UE, sez. X, 06/07/2022, n. 250)», nel caso di specie si è di fronte ad un'ipotesi diversa: e ciò in quanto, appunto, si è escluso che i segni possano essere considerati “simili”, requisito che invece sorregge l'impianto argomentativo del Tribunale UE. Né può darsi rilevanza alla circostanza per cui Pt_1
si fosse opposta all'uso del marchio di (opposizione che peraltro è stata respinta
[...] CP_1 dalla commissione UIBM, con provvedimento sopraggiunto nelle more del presente processo, vds. 15
15 produzione parte convenuta): la presenza di un'opposizione del titolare del marchio precedente può infatti essere presa in considerazione ai fini dell'accertamento della malafede ove sussistano gli altri requisiti individuati dalla giurisprudenza, ma non può da sola fondare una presunzione di malafede: in caso contrario si finirebbe per legittimare opposizioni strumentali del titolare del marchio precedente.
Parimenti insussistenti appaiono i presupposti necessari per riconoscere nella condotta di parte convenuta un'ipotesi di concorrenza sleale: che le parti si rivolgano alla medesima clientela è un fatto del tutto lecito in un'economia di mercato, e pertanto - una volta escluso che una delle due parti lo faccia con un marchio confondibile - non si comprende in cosa si concreti la slealtà della concorrenza.

4. Le spese della lite – secondo la regola generale di cui all'art. 91 c.p.c. - devono essere poste a carico della parte soccombente;
sono liquidate come da dispositivo, considerando il valore indeterminabile della causa, complessità media, e con applicazione di parametri prossimi ai medi per tutte le fasi eccetto che per la fase “trattazione/istruttoria”, liquidata secondo parametri minimi non essendo stata svota attività di prova orale.


P.Q.M.


Il Tribunale di Perugia, Sezione Imprese, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella controversia in epigrafe, così decide:
– rigetta le domande proposte da Parte_1
– condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in € Parte_1 Controparte_1
8.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15% del compenso, cap e iva, se dovuta e non detraibile dalla parte vittoriosa, come per legge.
Perugia, 12.9.2025
Il Presidente (dott.ssa Teresa Giardino)
il Giudice rel./est. (dott.ssa Stefania Monaldi) _pagina 9 di 9