N. R.G. 2546/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vittorio Serra Presidente dott.ssa Roberta Vaccaro Giudice dott.ssa Roberta Dioguardi Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2546/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 BE ARNOALDI LI VA e dell'avv. SENA GIUSEPPE ( ) C.F._1 CORSO VENEZIA N.2 20121 MILANO;
( ) Controparte_2 C.F._2 CORSO VENEZIA N.2 20121 MILANO;
Controparte_3 ( ) VIA SOLFERINO 11 40124 BOLOGNA;
C.F._3 Controparte_4
( ) VIA SOLFERINO N. 11 40124 BOLOGNA;
, elettivamente
[...] C.F._4 domiciliato in VIA SOLFERINO 11 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. BE ARNOALDI LI VA (C.F. ), con il Controparte_5 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. BE ARNOALDI LI VA e dell'avv. SENA GIUSEPPE ( ) CORSO VENEZIA N.2 20121 MILANO;
C.F._1 Controparte_2 ( ) CORSO VENEZIA N.2 20121 MILANO;
C.F._2 Controparte_3
( ) VIA SOLFERINO N. 11 40124 BOLOGNA;

[...] C.F._3 [...]
( ) VIA SOLFERINO 11 40100 BOLOGNA;
, Controparte_4 C.F._4 elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO 11 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. BE ARNOALDI LI VA
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALIFANO Controparte_6 C.F._5 LV e dell'avv. ALBENI MAURO ( ) C/O STUDIO LEGALE C.F._6 CALIFANO VIA DEI MILLE N.19 40121 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA DEI MILLE, 19 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. CALIFANO LV
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALIFANO LV e dell'avv. CP_7 P.IVA_3 ALBENI MAURO ( ) C/O STUDIO LEGALE CALIFANO VIA DEI C.F._6 MILLE N.19 40121 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA DEI MILLE, 19 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. CALIFANO LV pagina 1 di 11 CONVENUTI
CONCLUSIONI
Decisa sulle seguenti CONCLUSIONI, cui le parti si sono riportate all'udienza del 6 novembre 2025.
L' e Controparte_1 Controparte_5
“Voglia codesto Tribunale, respinta ogni domanda, eccezione, istanza e deduzione ex adverso proposte,
- accertare e dichiarare la nullità per difetto di novità ex art. 25.1.a c.p.i. del marchio it n. 302017000024260 depositato in data 6 marzo 2017 di cui è titolare la convenuta vietandone CP_7
l'uso ai sensi dell'art. 21 n. 3 c.p.i., con l'ordine alla Cancelleria di trasmettere la sentenza all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi anche ai fini dell'annotazione nell'apposito registro;

- accertare e dichiarare che l'utilizzazione del segno “da o “ da solo e/o abbinato CP_1 CP_1 ad altri elementi, da parte dei convenuti signor e società nei marchi di fatto Controparte_6 CP_7 e registrati, nelle insegne, nel domain name ed in tutto il materiale comunicazionale di cui in narrativa, costituisce contraffazione del segno distintivo “da oggetto della denominazione CP_1 sociale, dell'insegna, dei marchi di fatto e dei marchi registrati IT 1512651 depositato in data 8 luglio 2002 e da ultimo rinnovato il 30 settembre 2021 e dei successivi marchi registrati IT 1241961 depositato il 14 novembre 2017, [...] e IT. 302016000042084 entrambi depositati il 22 aprile 2016 e da ultimo rinnovati il 1 aprile 2025, oltre che del domain name www.damichele.net registrato il 18 marzo 2004 di cui sono titolari le attrici e Controparte_1 [...]
ordinandone la cessazione ed inibendone la prosecuzione;
Controparte_5
- accertare e dichiarare che la condotta dei convenuti di cui in narrativa costituisce altresì concorrenza sleale ex art. 2598 cod. civ. ed anche a tale titolo ordinarne la cessazione ed inibirne la prosecuzione;

- ordinare la modifica delle insegne dei locali dei convenuti con l'eliminazione del segno “da ; CP_1
- ordinare il ritiro dal mercato di menu, volantini, stampati e materiale pubblicitario in genere recante il segno “ e/o “da , disponendone la distruzione in presenza di incaricati dell'attrice CP_1 CP_1
o la rimozione del segno contraffatti in luogo della distruzione;
provvedendo ai sensi dell'art. 124 n. 2 c.p.i.;
- fissare una penale di € 10.000 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di quanto disposto dalla presente sentenza e di € 1.000 per ogni singolo episodio di violazione;

- condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni, pronunciando con sentenza ex art. 278 c.p.c. la condanna generica e disponendo con ordinanza la prosecuzione del giudizio per la liquidazione, da effettuarsi secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226, 1227 c.c., anche in una somma globale stabilita in base agli atti di causa ed alle presunzioni che ne derivano, tenuto contro di tutti gli aspetti pertinenti quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno di parte attrice, i benefici realizzati dal parte convenuta e tenuto conto di elementi diversi da quelli economici come il danno morale arrecato a parte attrice;

- ordinare ai convenuti la restituzione degli utili conseguiti in violazione dei diritti di esclusiva di parte attrice nella misura in cui essi eccedano il risarcimento del danno, quest'ultimo da determinarsi comunque in un importo non inferiore a quello dei canoni che parte convenuta avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto licenza dal titolare del diritto leso;
pagina 2 di 11 - ai sensi dell'art. 126 c.p.i. ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza, oltre che sui siti Internet di tutte le parti e sui banner (o equivalenti) dei tre principali motori di ricerca italiani, nelle pagine Facebook di controparte e, con rilievo non inferiore ad un quarto di pagina, sui quotidiani “Corriere della Sera” di Milano, “Il Mattino” di Napoli ed “ ” di Venezia a CP_8 cura delle attrici e ed a Controparte_1 Controparte_5 spese dei convenuti signor e con intestazione delle relative fatture Controparte_6 CP_7 direttamente a questi ultimi;

In via istruttoria:
- ammettere i seguenti capitoli di prova testimoniale seguenti capitoli di prova testimoniale:
(a) “Vero che nell'attività di consulenza – collaborazione che svolgo per le società Controparte_1 e sono stato ripetutamente incaricato
[...] Controparte_5 di svolgere ricerche ed indagini riguardo alla situazione del mercato per il progetto di apertura a Venezia di un locale pizzeria con insegna “ ; CP_1
(b) “Vero che la rilevata presenza di ben tre locali a Mestre con la medesima insegna facenti capo al signor ed alla società ha sempre determinato la sospensione del progetto, CP_6 CP_7 vanificando le risorse impiegate per lo stesso”. Co Si indica come teste il signor presso in Napoli, via Testimone_1 Controparte_1 RE Sersale n. 1;
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze testimoniali formulate da controparte, essere ammessi alla prova contraria, con gli stessi testi indicati a prova diretta sugli stessi capitoli oltre che con il signor già indicato a prova diretta sui capitoli a) e b); Testimone_1
- ordinare ai convenuti e ai sensi degli artt. 210 e 212 c.p.c., nonché ai Controparte_6 CP_7 sensi del combinato disposto degli artt. 121 n. 2 c.p.i, 2711, 2° comma c.c. e 212 c.p.c., l'esibizione delle scritture contabili, registri e libri di produzione, registri e libri di commercio, lettere, telegrammi, fax, registri di carico e scarico di magazzino, fatture clienti e fornitori e di ogni altro documento utile dall'anno in cui è iniziato l'uso del segno contraffatto sino alla data di esecuzione dell'ordine del Giudice, al fine di accertare l'entità della contraffazione, determinare il fatturato e l'utile dell'attività commerciale identificata con il segno distintivo di cui in narrativa e comunque consentire, con equo apprezzamento delle circostanze del caso, la valutazione del danno;

- disporre, occorrendo, consulenza tecnico contabile.
In ogni caso
Spese e compensi di causa, inclusi quelli dell'eventuale CTU contabile, integralmente rifusi”.
Controparte_9
“Nel merito:
- Dichiararsi la decadenza per non uso del marchio italiano 1512651 di proprietà della attrice
“ ” Controparte_1
- Respingersi le domande tutte formulate dalla attrice Controparte_5 perché infondate in fatto e in diritto, non essendo provato alcun diritto in capo all'attrice;
[...]
- Respingersi le domande tutte formulate dalle attrici nei confronti di per Controparte_6 intervenuta prescrizione e comunque perché infondate in fatto e in diritto;

pagina 3 di 11 - Respingersi le domande tutte formulate dalle attrici nei confronti di perché infondate CP_7 in fatto e in diritto;

- dichiararsi la legittimità dell'utilizzo del segno “da come marchio, ditta e insegna da CP_1 parte di CP_7
- dichiararsi la validità del marchio 302017000024260 di proprietà di CP_7
- dichiararsi la insussistenza di atti di concorrenza sleale da parte di e CP_7 CP_6

[...]
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio;

* * * integrate dalle istanze istruttorie formulate in memoria ex art. 171ter n. 2, che pure si riproducono:
CHIEDONO
Che il Sig. Giudice voglia ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:


1. Vero che le foto prodotte sub 33 e che si rammostrano al teste raffigurano l'inaugurazione del locale pizzeria da asporto sito a Mestre, Via San Donà 223, gestito dal sig. ; Controparte_6


2. Vero che l'inaugurazione della pizzeria in via San Donà 223 ha avuto luogo in CP_1 data 14 dicembre 2006;


3. Vero che in tale locale veniva esercitata attività di produzione e somministrazione di pizza e generi alimentari, e che tale attività è stata svolta fino ad oggi senza interruzione;



4. Vero che la pizzeria ha sempre operato con insegna , fin dalla sua Controparte_1 apertura nel dicembre 2006 e sempre successivamente;



5. Vero che nei primi mesi l'insegna della pizzeria era raffigurata ben visibile sulla vetrina, ed oltre a ciò era riprodotta sui cartoni delle pizze e sulle magliette e cappellini del personale che vi lavorava, e che in seguito è stata applicata anche alla tenda parasole;



6. Vero che dalla sua apertura ed anche oggi il locale ha sempre operato ad insegna
[...]
cambiando solo l'immagine che accompagnava il nome utilizzato per la CP_1 pizzeria e sui vari materiali utilizzati nell'azienda;


7. Vero che dalla sua apertura ed anche oggi la espressione DA è sempre stata CP_1 riportata sui menù, sui cartoni per le pizze e sulle magliette, grembiuli e cappellini utilizzati dal personale, nonché per tutte le iniziative promozionali organizzate dal sig. e Controparte_6 poi dalla società CP_7


8. Vero che l'espressione è stata utilizzata dal personale della Controparte_1
anche per rispondere alle telefonate di clienti e fornitori, sin dalla Controparte_1 sua apertura e ancora oggi;



9. Vero che anche dopo la cessione dell'azienda alla società questa ha continuato ad CP_7 utilizzare l'espressione come insegna e su gran parte del materiale Controparte_1 utilizzato nella pizzeria: menù, grembiuli, cappellini, tovagliette di carta, oltre che nelle risposte telefoniche a clienti e fornitori.
Si indicano a teste: ; ; Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 [...]
. Testimone_6
pagina 4 di 11 Con richiesta di essere ammessi a prova contraria sui capitoli eventualmente proposti da controparte ed ammessi dal Sig. Giudice.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con comparsa in riassunzione (ex art. 125 disp. att. c.p.c.), ritualmente notificata con pec del 13 febbraio 2023, le società e Controparte_1 Controparte_5 convenivano in giudizio (in proprio ed in qualità di titolare dell'omonima
[...] Controparte_6 ditta individuale) e (di cui il primo è socio di maggioranza e amministratore unico), al fine di CP_7 ottenere la declaratoria di nullità del marchio [...] (di cui la stessa è titolare, CP_7 anche se, per un refuso, nelle conclusioni dell'atto di citazione tale marchio veniva attribuito a CP_6
), l'inibitoria all'utilizzo del segno “da – da solo e/o abbinato ad altri elementi – nei
[...] CP_1 marchi di fatto e registrati, nelle insegne, nel domain name e in tutto il materiale comunicazionale in uso ai convenuti, l'ordine di ritiro dal mercato del materiale recante il segno “da , con la CP_1 fissazione di una penale, l'accertamento che la condotta dei convenuti costituisce altresì concorrenza sleale, la condanna delle controparti al risarcimento dei danni e alla restituzione degli utili, nonché
l'ordine di pubblicazione del dispositivo della sentenza sui siti internet delle parti e sui quotidiani nazionali.
Premetteva parte attrice come il presente giudizio sia stato incardinato in conseguenza della sentenza n.
2291/2022 pronunciata dalla Corte d'Appello di Bologna, la quale aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado (per nullità della notificazione dell'atto introduttivo) e disposto, per l'effetto, la rimessione della causa al primo giudice (ex art. 354 c.p.c.).
Infatti, con atto di citazione, invalidamente notificato con pec datata 11 marzo 2019, le odierne attrici avevano convenuto in giudizio, avanti all'intestato Tribunale, proprio e Controparte_6 CP_7 formulando le domande sopra richiamate (fatta eccezione per la domanda di nullità del marchio IT
302017000023180 riconducibile a giacché la relativa domanda di registrazione era Controparte_6
CP_1 stata nelle more rifiutata dall' ).
Ivi, gli odierni convenuti venivano dichiarati contumaci e, all'esito, veniva pronunciata la sentenza poi impugnata (n. 2925/2021), che accertava la nullità del marchio “da di la CP_1 CP_7 contraffazione dei segni distintivi delle odierni attrici per l'utilizzo del segno “da , la CP_1 concorrenza sleale;
ordinava, inoltre, la cessazione delle condotte illecite e ne inibiva la prosecuzione;
ordinava, altresì, il ritiro dal commercio e la distruzione di stampati e materiale pubblicitario, oltre alla pubblicazione della sentenza;
fissava, infine, una penale, per la violazione o il ritardo nell'esecuzione delle prescrizioni.
pagina 5 di 11 In questa sede, le attrici, richiamando gli atti della precedente fase, evidenziavano che
[...]
con sede a Napoli, deriva senza soluzione di continuità dalla storica pizzeria Controparte_1
, aperta nel 1870; che con scrittura privata del 1949 la società di fatto, composta da CP_1
(figlio di e dalla moglie acquistava la pizzeria da Persona_1 CP_1 Controparte_11
, divenutone il titolare, con licenza, insegna, avviamento e altro;
che nel 1979 la Persona_2 medesima società di fatto veniva trasformata in Controparte_12
e nel 1994 veniva costituita la quale acquisiva
[...] Controparte_1
l'azienda e il nome della società in nome collettivo. Inoltre, gli attori deducevano che l'espressione “da costituiva la denominazione sociale, l'insegna, il marchio di fatto e, dal 2004, anche il CP_1 domain name de (www.damichele.net), oltre a essere oggetto di Controparte_1 diversi marchi registrati, di cui venivano allegate le registrazioni italiane, depositate dall'attrice sin dal
2002 (docc. 7-10); esponevano, ancora, che la seconda società attrice, Controparte_5
interamente controllata dalla prima e costituita nel 2007, gestiva le attività commerciali
[...]
e i segni distintivi anche all'estero (in relazione a diversi locali aperti in Italia e in vari paesi nel mondo), ed utilizzava il medesimo segno nel domain name www.damicheleintheworld.com.
In particolare, parte attrice faceva valere i seguenti marchi registrati:
a) IT 1512651, registrato il 10 ottobre 2006 (su domanda depositata in data 8 luglio 2002) e costituito «dalla dicitura l'antica pizzeria “da Michele” maestri pizzaioli dal 1870. Più in basso si evidenzia un portale di un tempio sul cui sfondo c'è il golfo di Napoli, con la scritta in alto “il tempio della pizza napoletana”» (cfr. doc. 7 parte attrice);
b) IT 1241961, registrato il 9 febbraio 2010 (su domanda depositata il 14 novembre 2007) e costituito dall'immagine «del fondatore, vestito con camicia bianca cravatta e giacca di colore marrone scuro, che campeggia sulla superficie di un triangolo con la punta rivolta verso il basso di colore marrone chiaro la cui forma rispecchia quella di un trancio di pizza;
al di sopra dell'immagine del fondatore aleggia la scritta in corsivo “ ” anch'essa Controparte_1 di colore marrone chiaro;
al di sotto dell'immagine del fondatore c'è uno stendardo diviso a metà, sulla cui parte superiore con sfondo di colore bianco c'è la dicitura “ di CP_1 colore marrone scuro, mentre sulla parte inferiore dello stesso con sfondo di colore m» (cfr. doc. 8 parte attrice);
c) [...], depositato il 22 aprile 2016 e costituito dalla dicitura “da michele” (cfr. doc. 9 parte attrice);
d) [...], depositato il 22 aprile 2016 e costituito dalla dicitura “antica pizzeria da michele”. pagina 6 di 11 Le società attrici dichiaravano di essere venute a conoscenza del fatto che aveva ottenuto la CP_7 registrazione, in data 9 marzo 2018 (su domanda depositata il 6 marzo 2017), del marchio n.
302017000024260, composto «da scritta “ con M rossa, stilizzata e maiuscola, il tutto CP_1 sottolineato da una pala da forno con sopra una pizza;
sotto la pala vi è la scritta “pizzeria da asporto” e ancora sotto “forno a legna” e per ultimo una stellina rossa che chiude il logo» (cfr. doc.
15 parte attrice); precisavano, altresì, che tale segno distintivo compariva nell'insegna di tre locali pizzeria siti a Mestre (VE), di proprietà dei convenuti, e nel domain name www.pizzeriadamichele.it alla stessa in uso (doc. 16).
Le società attrici chiedevano, pertanto, dichiarare la nullità del marchio della convenuta, per difetto di novità, in quanto comprendente lo stesso segno oggetto dei loro diritti anteriori, nonché accertare che l'uso del segno “da integra contraffazione del marchio e concorrenza sleale, con la CP_1 conseguente pronuncia degli ulteriori provvedimenti già sopra richiamati.
Si costituivano in giudizio e (nella persona dello stesso Controparte_6 CP_7 Controparte_6 suo legale rappresentante), chiedendo il rigetto delle domande avversarie, poiché infondate in fatto e in diritto, anche per intervenuta decadenza del marchio IT 1512651, di cui chiedevano la declaratoria;
domandavano, altresì, accertarsi «la legittimità dell'utilizzo del segno “da come marchio, CP_1 ditta e insegna da parte di . CP_7
Nel frattempo, i convenuti depositavano istanza di sospensione del giudizio (ai sensi degli artt. 48 c.p.c.
e 295 c.p.c.), essendo allora pendente in Cassazione giudizio promosso dalle odierne attrici contro la sentenza della Corte d'Appello di Bologna (v. sopra).
All'udienza del 6 luglio 2023, la giudice, ritenuti non sussistenti i presupposti per una sospensione necessaria del procedimento, rinviava all'udienza di ammissione dei mezzi istruttori e concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie (ex art. 183, comma 6 c.p.c.).
Seguiva il deposito delle memorie.
Mutava nel frattempo il giudice istruttore, nella persona dell'odierna relatrice.
All'udienza del 19 febbraio 2025, i convenuti, dando atto che la Cassazione aveva definitivamente confermato la sentenza d'appello, dichiaravano di rinunciare all'istanza di sospensione del giudizio, nel frattempo reiterata. All'esito, la giudice si riservava.
Con ordinanza del 13 giugno 2025, la giudice, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 6 novembre 2025, le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi fogli di p.c. già depositati telematicamente;
parte convenuta, inoltre, dava atto che nelle proprie conclusioni vi era un refuso con riferimento alla domanda di sospensione, che era stata già rinunciata. All'esito, la giudice pagina 7 di 11 tratteneva la causa in decisione, assegnando il termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie di replica.
Seguiva il deposito degli scritti conclusivi.
****


1. Sulla decadenza del marchio IT 1512651.
La domanda è fondata.
Si rileva, in primo luogo, che non è dimostrato alcun utilizzo effettivo del marchio IT 1512651. Inoltre, le istanze istruttorie reiterate da parte attrice nel proprio foglio di p.c., ove accolte, non avrebbero comunque potuto colmare tale lacuna probatoria, avendo ad oggetto fatti e circostanze del tutto diverse
(in particolare: prove per testi, dirette a dimostrare il danno da contraffazione, anche a prova contraria sui capitoli avversari, aventi a oggetto l'uso dei segni distintivi da parte dei convenuti;
ordine di esibizione funzionale alla CTU, per la quantificazione dei danni).
Neppure risulta che, nei cinque anni successivi alla registrazione (intervenuta il 10 ottobre 2006), detto marchio sia stato usato “in forma modificata ancorché non registrata, che non ne alteri il carattere distintivo” (cfr. art. 24, comma 2 c.p.i.). Come si vedrà, infatti, da un lato non pare sussistere alcun marchio di fatto in capo alle attrici e, dall'altro, nel marchio IT 1241961 (domanda depositata il 14 novembre 2007), il cui uso è pacifico, la dicitura è posta – a differenza di quanto accade CP_1 nel marchio IT 1512651 – in posizione assolutamente centrale e comunque ben in evidenza, rappresentando il nucleo individualizzante del segno. Tanto basta, a parere del Collegio, per sostenere che l'uso del marchio successivo (IT 1241961), alterando il carattere distintivo del marchio precedente
(IT 1512651), non sia stato idoneo a impedirne la decadenza (da pronunciarsi ex art. 24, comma 1
c.p.i.).
Si aggiunga che il mero “rideposito” del marchio IT 1512651, che pure c'è stato, non vale a superare la sanzione della decadenza voluta dal legislatore, sebbene possa essere considerato indice della volontà di utilizzare, prima o poi, il marchio medesimo (Cass. 6 ottobre 2008, n. 24637).


2. Sulla nullità del marchio [...].
La domanda è fondata.
Il marchio di titolarità di ([...]), registrato in data 9 marzo 2018 (su CP_7 domanda del 6 marzo 2017), appare simile al marchio IT 1241961, fatto valere da Controparte_1
e registrato diversi anni prima, il 9 febbraio 2010 (su domanda del 14 novembre 2007). CP_1
Si tratta, in particolare, di marchi in cui l'espressione “da , posta in posizione assolutamente CP_1 centrale e comunque ben in evidenza, rappresenta il nucleo individualizzante del segno, possedendo un'indubbia capacità distintiva, data dall'assenza di alcuna ontologica connessione tra il nome proprio pagina 8 di 11 con la pizza e\o il servizio di pizzeria cui i due segni pure rimandano (anche solo CP_1 testualmente).
Inoltre, il marchio della società convenuta è registrato per servizi identici – classe di Nizza n. 43: servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei – o, comunque, per prodotti affini – classe di
Nizza n. 30: Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; riso;
tapioca e sago;
farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria;
gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa;
lievito, polvere per fare lievitare;
sale; senape;
aceto, salse (condimenti); spezie;
ghiaccio – ai servizi per cui il marchio de
è stato registrato. Controparte_1
Ne consegue che, potendosi determinare un rischio di confusione per il pubblico (che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni), il marchio registrato della convenuta è privo di novità – ai sensi dell'art. 12, lett. a) c.p.i. – e dunque nullo – ai sensi dell'art. 25, lett. a) c.p.i..


3. Sul marchio di fatto, ditta e insegna dei convenuti.
La domanda è fondata, nei termini che seguono.
Risulta provato che il convenuto , con riferimento all'attività di pizzeria da asporto Controparte_6 sita a Mestre, Via San Donà n. 223, abbia utilizzato, a partire dal 14 dicembre 2006, data d'inaugurazione del locale (cfr., tra gli altri, docc. 33.a, 33.b e 32 di parte convenuta), il segno “Da
Michele” (accompagnato dalle diciture “pizzeria da asporto” e “forno a legna”) proprio come insegna del locale (cfr. docc. 33.a, 33.b e 33.e parte convenuta), nonché, quantomeno a partire dal 30 novembre
2006, come ditta (cfr. la fattura prodotta sub doc. 21, in cui si indica la ditta ”). Controparte_1
Tanto premesso, ritiene questo Collegio che, in virtù di tale uso, che non risulta sia stato sperimentale o intermittente, detti segni abbiano ragionevolmente acquisito una notorietà che, seppur circoscritta al solo Comune di Venezia (di cui la località di Mestre fa parte), unico luogo ove tali segni sono sempre stati usati (circostanza pacifica), legittimava il convenuto , anche dopo il 14 novembre Controparte_6
2007 (data di deposito della domanda di registrazione del marchio IT 1241961 fatto valere da CP_1
da v. sopra), ad utilizzare la dicitura – anche abbinata ad altri
[...] CP_1 CP_1 elementi, grafici e\o testuali, che rimandano alla pizza e\o al servizio di pizzeria – come segno distintivo della propria impresa, in ossequio al principio di unitarietà dei segni distintivi e, comunque, nei limiti della notorietà locale. Sul punto, si è osservato che “chi acquista il diritto su un segno utilizzato in una determinata funzione tipica (nella specie, di insegna) acquista il diritto sul medesimo anche in riferimento alla utilizzazione in funzioni ulteriori e diverse (nella specie, come ditta e in tabelloni pubblicitari), ferma restando l'estensione della tutela all'ambito territoriale raggiunto in riferimento all'uso fattone” (Cass. civ. n. 4405/2006). In seguito al contratto di cessione d'azienda, stipulato il 3 dicembre 2010 (cfr. doc. 8 convenuti), ha poi trasferito il diritto su tali Controparte_6
pagina 9 di 11 segni alla società convenuta, che all'epoca era denominata (cfr. visura di Controparte_9 [...]
CP_
a pagina 6, prodotta da parte attrice in allegato all'atto di citazione).
Per quanto riguarda, invece, il periodo che precede la data di deposito della domanda di registrazione del marchio IT 1241961, si rileva che non paiono emergere titoli di parte attrice idonei a impedire il sorgere del diritto di prima, e poi, a utilizzare, entro i limiti della notorietà Controparte_6 CP_7 locale, i segni distintivi di cui sopra.
In particolare, il marchio IT 1512651, registrato il 10 ottobre 2006 (su domanda depositata in data 8 luglio 2002), deve considerarsi decaduto (v. sopra) e, comunque, mai utilizzato.
Inoltre, non sembrano rinvenibili, dalla copiosa documentazione prodotta da parte attrice, marchi di fatto riconducibili a quest'ultima, che peraltro neppure li ha allegati in maniera specifica.
Si aggiunga che, seppur costituita nel 1994, ha verosimilmente Controparte_1 utilizzato, in un periodo certamente precedente al 2006, la dicitura , da sola o abbinata ad CP_1 altri elementi, quantomeno come insegna e ditta (cfr., tra gli altri, docc. 2, 2 bis e 13 bis, pp. 44 ss. di parte attrice), tale uso sembra aver comportato, per un lungo periodo di tempo, una notorietà solo locale. Si intende dire che parte attrice, pur avendo provato l'indubbia notorietà generale che, allo stato, caratterizza i propri segni distintivi, non risulta aver documentato degli usi ultralocali, intenzionali e continui, di propri segni distintivi nel periodo antecedente al 2006. Peraltro, neppure le istanze istruttorie reiterate con le conclusioni (si ripete: prove per testi, dirette a dimostrare il danno da contraffazione, anche a prova contraria sui capitoli avversari, diretti ad accertare l'uso dei segni distintivi da parte dei convenuti;
ordine di esibizione funzionale alla CTU, per la quantificazione dei danni) potrebbero colmare tali lacune probatorie.
Con riferimento, poi, ai nomi a dominio fatti valere dalle attrici, si rileva come il nome a dominio riconducibile a (www.micheleintheworld.com) non è Controparte_5 citato nel foglio di p.c.. In ogni caso, pur essendo stata Controparte_5 costituita nell'ottobre del 2007, ha cominciato a esercitare la propria attività (prevalentemente di franchising) solo nel 2012 (cfr. doc. 12 parte attrice, p. 1). Per quanto riguarda, invece, www.damichele.net, non emergono casi di effettivo utilizzo del segno nel periodo rilevante (precedente al 2006).
Resta inteso che, quale “preutente” di fatto, oltre ad avere il diritto di fare uso dei propri CP_7 segni distintivi (solo) in ambito locale (Comune di Venezia), non ha anche il diritto di vietare alle attrici di fare uso dei loro segni distintivi, essendo nel caso di specie «configurabile una sorta di regime di "duopolio", atto a consentire, nell'ambito locale, la coesistenza del marchio preusato e di quello successivamente registrato» (cfr., tra gli altri, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 33614 del 20/12/2024). pagina 10 di 11

4. Sulla contraffazione e concorrenza sleale.
Le domande sono infondate.
Non avendo parte convenuta mai utilizzato i propri segni distintivi al di fuori del Comune di Venezia, non solo non può ravvisarsi alcuna contraffazione dei segni distintivi avversari, ma neppure risulta fondata la domanda in materia di concorrenza sleale, avendo parte attrice allegato a tal fine esclusivamente la violazione dei propri segni distintivi (c.d. concorrenza sleale dipendente).


5. Sulle spese di lite.
Le spese di lite meritano integrale compensazione, alla luce della rispettiva soccombenza parziale.


P.Q.M.


Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. Dichiara la decadenza del marchio IT 1512651.

2. Dichiara la nullità del marchio [...].

3. Accerta la sussistenza, in capo a del diritto all'uso della dicitura , CP_7 CP_1 anche abbinato ai segni “pizzeria da asporto” e “forno a legna”, come proprio segno distintivo d'impresa (ditta, insegna e marchio), seppur nel solo ambito del Comune di Venezia.

4. Dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.

5. Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'UIBM ex art. 122, comma 8 c.p.i..
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Specializzata Impresa del Tribunale di Bologna in data 17 dicembre 2025.
Il Presidente La Giudice relatrice
dott. Vittorio Serra dott.ssa Roberta Dioguardi
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