REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1275/2023 R.G. promossa da:
(c.f. , con il patrocinio degli avv. SPINA SERGIO Parte_1 C.F._1
ANTONINO e FERRANTE MASSIMO ( , elettivamente domiciliata in VIA C.F._2
ETNEA, 688 CATANIA, presso il difensore avv. SPINA SERGIO ANTONINO
ATTORE

contro

:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. SPADARO GIUSEPPE e CP_1 P.IVA_1
IUCULANO ORNELLA;
elettivamente domiciliato in VIALE XX SETTEMBRE, 66 CATANIA presso lo studio dell'avv. SPADARO GIUSEPPE
CONVENUTO
Posta in decisione all'udienza del 10 febbraio 2025 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 10 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, innanzi a codesto Parte_1
Tribunale, costituita in data 16 gennaio 2014 dalla medesima attrice – che ne è stata socio CP_1 unico sino al 9 luglio 2021 ed Amministratore unico sino al 23 dicembre 2019 – onde ottenere la condanna di al risarcimento del danno per l'utilizzo illecito del marchio “Juice and Food” CP_1
(registrato dall'attrice al tempo della costituzione della società) quantificato in € 134.430,00.
Deduceva la difesa attorea che, con l'atto di cessione di quote redatto dal Notaio Persona_1 in data 9 luglio 2021, titolare della aveva ceduto a Parte_1 CP_1 ONroparte_2
l'intera partecipazione nella predetta società, ma non il marchio, rimasto nella esclusiva sfera di proprietà della , la quale non aveva autorizzato il suo utilizzo né concesso alcuna licenza. Pt_1
Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito di: “Ritenere e dichiarare fondata la domanda proposta dalla sig.ra ; ritenere e dichiarare che il marchio è stato utilizzato per un quinquennio, in Parte_1 quanto mai ceduto, e per il quale non è stata concessa alcuna licenza;
ritenere e dichiarare che il valore del marchio, sulla base del mercato e del reddito prodotto dalla società è pari a € 26.886,00 per anno, e dunque nel periodo di 5 anni è pari ad € 134.430,00, o in quella somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà valutare con idonea CTU in caso di sua contestazione;
ritenere e dichiarare sussistente il diritto al risarcimento del danno per l'utilizzo illecito del marchio, calcolata sulla base dei superiori criteri, quantificato in € 134.430,00, o in quella somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà valutare;
con vittoria di spese, onorari e compensi come per legge;
fatto salvo ogni altro diritto”.
Si costituiva in giudizio eccependo: l'intervenuta cessione del marchio “Juice and Food” CP_1 contestualmente alla cessione d'azienda del 9 luglio 2021 e, in subordine, la sussistenza del contratto di ON licenza di utilizzo del marchio in favore di nonché l'insussistenza del diritto al risarcimento del danno per inesistenza del pregiudizio ed erronea valorizzazione del marchio Juice and Food.
Chiedeva, dunque, al G.I. di: “Dichiarare inammissibile, ovvero in subordine integralmente rigettare, la domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi, da determinarsi ex art. 96 c.p.c. stante l'introduzione del giudizio con colpa grave”.
All'udienza del 3.05.2023 il G.I. assegnava alle parti, su loro richiesta, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Depositate le relative memorie, con ordinanza del 6.11.2023 il G.I. rigettava la prova testimoniale dedotta da parte attrice e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
10.02.2025.
pagina 2 di 10 Indi all'udienza del 10.02.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Ciò posto, giova premettere in fatto quanto segue.
Il 16.01.2014 costituiva la società con una quota del 100%, interamente Parte_1 CP_1 versata, divenendone amministratore. Al contempo la , a titolo personale, registrava il marchio Pt_1
“Juice and food”.
La società, sotto l'amministrazione della odierna attrice, utilizzava provvisoriamente il marchio “Juice and Food”, essendovi identità tra amministratore e titolare dello stesso.
La sua amministrazione veniva esercitata dalla costituzione della società fino al 23.12.2019, data in cui veniva nominato amministratore . CP_3
Successivamente, in data 9.7.2021 la cedeva le quote della società a Pt_1 CP_1 CP_2
con rogito del Notaio in Catania, ai nn. 52370/23515.
[...] Per_1
Il marchio “Juice and food” restava, invece, nella sfera di proprietà della , la quale – a suo dire - Pt_1 non aveva mai autorizzato il suo utilizzo né concesso alcuna licenza.
Avendo appreso che – da quando l'amministrazione era stata trasferita al - tale marchio veniva CP_3 utilizzato senza autorizzazione, la richiedeva la cessazione immediata dell'utilizzo del Pt_1 marchio, con riserva di richiedere il risarcimento del danno per il suo utilizzo non autorizzato.
Al diniego opposto dalla controparte, la si determinava ad adire l'Autorità Giudiziaria per Pt_1 tutelare le proprie ragioni e incoava l'odierno procedimento.
Conveniva, pertanto, in giudizio la - che la medesima aveva fondato - per utilizzo sine titulo CP_1 del marchio “Juice and food” dalla medesima registrato e mai ceduto con le quote della società e chiedeva il risarcimento del danno quantificato in € 134.430,00.
A fondamento delle proprie pretese, l'odierna attrice esponeva: la cessazione dalla carica di ON Amministratore unico di alla data del 23 dicembre 2019, successivamente ricoperta da
[...]
ON ; l'intervenuta cessione della sua intera partecipazione in in data 9 luglio 2019; CP_3
l'assenza di autorizzazione o licenza all'uso del marchio “Juice and Food” nell'atto di cessione del 9 luglio 2019.
Premessa la genesi della domanda avanzata da nei confronti della va Parte_2 CP_1 innanzitutto delimitato l'oggetto dell'odierno giudizio.
La causa de quo concerne l'accertamento della illiceità dell'operato della società convenuta e il conseguente diritto dell'attrice al risarcimento del danno.
pagina 3 di 10 Va, innanzitutto, rilevata, per un verso, la genericità della domanda attorea e dell'impianto probatorio predisposto a corredo, per altro verso, la specificità della ricostruzione dei fatti prospettata dalla controparte, compiutamente corroborata dai documenti prodotti a cura della stessa.
Invero, dal compendio probatorio di parte convenuta è possibile trarre le conclusioni che seguono.
La società è stata costituita il 16 gennaio 2014, allorché l'odierna attrice aveva già contratto, CP_1 in data 1° marzo 2012, matrimonio con , odierno Amministratore unico della Società CP_3
(cfr. doc. 1 della produzione documentale di parte convenuta). ON Nell'ambito dell'organizzazione e dell'avvio dell'attività di i coniugi provvedevano congiuntamente alla creazione del marchio d'impresa “Juice and Food”, come si evince dal tenore della corrispondenza intercorsa con l'agenzia cui era stata commissionata la realizzazione dello stesso
(cfr. doc. 2 della produzione documentale di parte convenuta).
Tutti i costi inerenti all'ideazione, progettazione e sponsorizzazione del marchio venivano, peraltro, unicamente ed integralmente sostenuti da (cfr. doc. 3, 4, 20, 21, 22 e 23 della produzione CP_1 documentale di parte convenuta).
In data 1 giugno 2015, stipulava con la - di cui ella era Amministratore e Parte_1 CP_1 socio unico - contratto di licenza di utilizzo marchio, con il quale conferiva alla medesima società licenza d'uso non esclusiva del marchio “Juice and Food” di cui era titolare, a titolo gratuito e per la durata di anni uno con tacito rinnovo, salvo disdetta da comunicare con un preavviso di due mesi rispetto alla scadenza (cfr. doc. 5 della produzione documentale di parte convenuta); disdetta che, non perveniva alla Società, nemmeno successivamente alla cessione dell'azienda.
A decorrere dal gennaio 2016 la medesima attrice, nella sua qualità di Amministratore e socio unico di concedeva il medesimo marchio “Juice and Food” in sub-licenza alla società Green Project CP_1
09 s.r.l. (doc. 6 e 7 della produzione documentale di parte convenuta), dietro corresponsione di royalties mensili pari ad € 900,00 oltre IVA, regolarmente corrisposte dalla società licenziataria e ON corrispondentemente fatturate da doc. 8 della produzione documentale di parte convenuta).
L'odierna attrice, pertanto, quale socio unico di è stata l'unica effettiva beneficiaria dei CP_1 vantaggi economici – tra il cui l'incasso delle royalties della sub-licenziataria Green Project 09 s.r.l. – connessi all'uso del marchio “Juice and Food”.
Tutte le dinamiche sovra esposte risultano opportunamente suffragate dalla documentazione versata in atti.
Lo scenario di utilizzo del marchio de quo si trasformava nel momento in cui, giusto contratto di
Cessione di quota di s.r.l. stipulato in 9 luglio 2021 per not. in Catania, rep. n. Persona_1
52370, racc. n. 23515 effettuava la cessione totalitaria delle sue partecipazioni. Parte_1
pagina 4 di 10 Con il ONratto di cessione (cfr. doc. 9 della produzione documentale di parte convenuta), da considerarsi - a prescindere dal nomen iuris attribuito dalle parti - una vera e propria cessione d'azienda, le parti si premuravano di precisare che la Società non avesse “più titolo per mantenere
l'indirizzo della propria sede nei locali di viale Marco Polo n. 2”, prevendendo di conseguenza ON l'impegno, a carico della medesima “a trasferire l'indirizzo in nuovo sito”. ON Ciò ad ulteriore conferma del definitivo scorporo della dall'attività d'impresa esercita da Pt_1
e dell'intenzione delle parti di effettuare, con il ONratto di cessione, una vera e propria cessione d'azienda.
A tal riguardo appare opportuno il richiamo all'art. 1362 c.c. secondo cui: “Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”.
La suddetta norma indica, quale prima regola di interpretazione soggettiva, l'intenzione comune delle parti;
con tale previsione, il legislatore intende, da un lato, di rifiutare il formalismo del senso letterale delle parole usate, dall'altro, garantire che si tenga conto della volontà di entrambi i contraenti.
Invero, “in tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quello funzionale, che attribuisce rilievo alla ragione pratica del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale”
(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 23701 del 22 novembre 2016).
Pertanto, nell'interpretare un testo - nel qual caso, il contratto di cessione di quote - si deve indagare la reale volontà delle parti, senza limitarsi alla terminologia da queste utilizzata, valorizzando, ove necessario, l'effettiva intenzione delle stesse, a discapito del nomen iuris impiegato.
Per l'appunto, a norma dell'art. 1362 c.c., il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extra testuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiono di per sé chiare, atteso che un'espressione “prima facie” chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti;
ne consegue che l'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle pagina 5 di 10 parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le parti restanti del contratto e con la condotta delle stesse (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9380 del 10 maggio 2016).
Ciò premesso, nel caso di specie anche se nel testo contrattuale non è stata esplicitamente menzionata la locuzione “cessione di azienda”, tra le parti è certamente intercorso un accordo in ordine all'individuazione dei presupposti, al verificarsi dei quali, sarebbe conseguito tale effetto.
È significativo, infatti, che se da una parte, a conferma della definitiva dismissione d'azienda da parte della , veniva imposto l'onere alla Società di trasferire la propria sede legale altrove, dall'altra, Pt_1
ON nulla veniva, invece, previsto in merito al marchio Juice and Food già in licenza a e dalla stessa costantemente utilizzato nell'ambito della propria attività d'impresa.
In considerazione degli effetti giuridici concretamente perseguiti dalle parti – ovvero il mutamento del soggetto titolare dell'attività, la contestuale conservazione dell'identità della Società ed il perseguimento della medesima attività economica da parte dell'azienda ceduta – nonché del concreto utilizzo, fatto sin dalla sua registrazione, del marchio “Juice and Food”, va da sé come il marchio ON d'impresa utilizzato da i intendesse incluso nel ONratto di cessione.
Ad ogni modo, già nel mese di dicembre 2022, l'odierna convenuta ha dismesso la precedente insegna ed il marchio Juice and Food, impiegando nella propria attività commerciale un nuovo e differente marchio d'impresa (come riconosciuto dalla medesima attrice, in seno ai propri atti difensivi).
Va, peraltro, precisato che nel ripercorrere le modifiche legislative intervenute medio tempore in tema della regolamentazione della cessione del marchio d'impresa, la difesa attorea omette qualsivoglia riferimento al meccanismo di protezione del pubblico residuato, anche all'esito degli interventi legislativi, nella disciplina di cui all'art. 2573 c.c.
La connessione tra azienda e segno distintivo viene infatti confermata dall'art. 2573, comma 2, c.c., che con riferimento al marchio costituito “da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata” (come nel caso di specie), ha previsto una presunzione relativa di avvenuto trasferimento del marchio in ipotesi di cessione dell'azienda.
Ed invero, se da una parte è stata eliminata la previsione che subordinava il trasferimento del marchio alla cessione dell'azienda o di un ramo particolare della stessa, dall'altra parte sussiste ancora ad oggi la specifica presunzione secondo cui “quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all'uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l'azienda” (art. 2573, comma 2, c.c.).
Tale previsione funge da meccanismo di protezione del pubblico, a garanzia – almeno in mancanza di espressa previsione contraria nel negozio di trasferimento dell'azienda – del collegamento nel tempo pagina 6 di 10 percepito dai consumatori di riferimento tra il marchio e i prodotti e/o i servizi offerti dall'impresa che utilizza il medesimo marchio.
Nel caso di specie, tenuto conto della natura e degli effetti giuridici realizzati con il ONratto di cessione, ovvero “il trasferimento dei poteri di godimento e di disposizione dell'azienda dai partecipanti alla società ad un altro soggetto” (Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2015, n. 24594, in iltributario.it 2016, 19 gennaio 2016), nonché della natura del marchio de quo, che si presenta figurativo e dotato di originalità, deve ritenersi che con il trasferimento dell'azienda le parti abbiano inteso altresì trasferire la titolarità del marchio allora in capo a . Parte_1
ON Nel caso che ci occupa, l'intervenuta cessione del marchio d'impresa utilizzato, sin dal 2015, da contestualmente alla stipula del ONratto di cessione trova ulteriore conferma nel prezzo di cessione della partecipazione totalitaria (rectius: dell'azienda), quantificato nell'importo di € 25.000,00, a fronte di un valore nominale delle quote di € 900,00.
Giova, comunque, rilevare che la Società odierna convenuta conserva ancora ad oggi il diritto ad utilizzare il marchio Juice and Food, attesa la piena efficacia del ONratto di licenza utilizzo marchio, ON con il quale, sin dal 1° giugno 2015 la ha concesso a l'utilizzo del marchio de quo a titolo Pt_1 gratuito.
Dunque, solo la disdetta del suddetto contratto di licenza – ad oggi non intervenuta – comporterebbe il venir meno del diritto di MT alla utilizzazione del segno (che medio tempore risulta essere peraltro cessata). ON Da quanto suesposto discende, pertanto, che: nella qualità di socio unico di sino Parte_1 alla data del 9 luglio 2021, sia stata l'unica beneficiaria dei vantaggi economici eventualmente scaturiti dall'uso del marchio;
con la dismissione dell'azienda di cui era titolare (seppur indirettamente, grazie alla proprietà totalitaria delle quote sociali), l'odierna attrice ha altresì trasferito al terzo ON cessionario la titolarità del marchio de quo, onde garantire la continuità dell'attività d'impresa di sino ad allora unicamente contraddistinta dal marchio Juice and Food, il che ha avuto riflesso, positivo per l'attrice, anche sul prezzo di cessione della quota;
in ogni caso, a far data dal dicembre 2022, ON a dismesso l'utilizzo del marchio de quo nell'ambito della propria attività d'impresa.
Conseguentemente, non può concretizzarsi alcun pregiudizio in danno di e, in ogni Parte_1 caso, la sussistenza del ONratto di licenza utilizzo marchio esclude che possa configurarsi qualsiasi lesione ai – presunti - diritti di proprietà intellettuale dell'odierna attrice, così come che possa sussistere qualsiasi diritto della stessa alla pretesa risarcitoria.
Peraltro, piuttosto generica ed imprecisa appare la quantificazione del valore del marchio operata da parte attrice sulla scorta dell'elaborato versato in atti a titolo di relazione di stima. pagina 7 di 10 Non può, peraltro, non rilevarsi che la difesa attorea omette la specifica contestazione delle circostanze allegate (e confermate per tabulas) dalla Società odierna convenuta, idonee a smentire la ricostruzione dei fatti dalla stessa fornita, ovvero: l'intervenuto trasferimento del marchio de quo in occasione della cessione di azienda del 9 luglio 2021, in forza della presunzione prevista dall'art. 2573
c. 2 c.c.; la sussistenza del contratto di licenza d'uso a titolo gratuito, stante la mancata disdetta del medesimo;
l'insussistenza di qualsivoglia diritto al risarcimento del danno.
Nulla viene, peraltro, dall'attrice osservato in ordine ad un'altra, pregnante, argomentazione difensiva articolata da parte convenuta: quella per cui, la licenza di marchio non presenta requisiti di forma sacramentale e può essere implicita, ovvero non espressamente scritta, ma dedotta da comportamenti o circostanze idonei a far trasparire la volontà delle parti.
Questo significa che, anche in assenza di un contratto formale, l'uso continuativo e noto di un marchio da parte di un soggetto terzo, con il consenso del titolare, può essere considerato una licenza implicita.
Come si può facilmente intendere, il riconoscimento di cessioni o licenze implicite è accompagnato da incertezza a livello probatorio. Per sopperire a tali incertezze la giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità di dare prova in qualunque modo dell'avvenuta cessione o licenza, anche tramite presunzioni (che, come tutte le presunzioni, devono essere sorrette da indizi gravi, precisi e concordanti) [C. App. Milano, 25 settembre 1992, in GADI, 1992, n. 2855/1, pp. 837 e ss.]
Nel caso di specie la circostanza che la titolare del marchio, odierna attrice, detenesse altresì la partecipazione totalitaria della società che, in virtù di tale licenza implicita, utilizzava il marchio, costituisce indizio grave, preciso e concordante (vd. al riguardo Trib. Milano, 3 agosto 2011, in Riv.
Dir. Industriale 2012, 2, 195).
La questione è stata, peraltro, già affrontata da codesto Tribunale che, conformandosi alla giurisprudenza formatasi sul punto, ha statuito che “nel caso in cui una persona fisica registri un marchio, e questo venga utilizzato da una società di cui la stessa persona è socio, in assenza di prova di un trasferimento del diritto di marchio dal socio alla società deve ritenersi che il titolare del marchio sia ancora il socio, e che la società utilizzi il marchio quale licenziataria, essendo il contratto di licenza di marchio contratto a forma libera” (Trib. Catania, Sez. Specializzata in Materia di
Imprese, 24 giugno 2015, in Giur. annotata dir. ind. 2015, 1, 1138).
La difesa attorea si limita a contestare il documento 5 della produzione avversaria depositato nel fascicolo telematico, sotto la dicitura “contratto di licenza utilizzo marchio”.
Tale disconoscimento del contratto di licenza d'uso e delle sottoscrizioni ivi apposte appare, tuttavia, tardivo in quanto effettuato dall'attrice solo in seno alla memoria ex art.183, c.VI, n.1, cpc e non alla pagina 8 di 10 udienza del 3.5.2023 (prima udienza successiva alla produzione del documento da parte della convenuta). ON Tutto ciò premesso, risulta quanto meno inverosimile, che il marchio de quo sia stato utilizzato da in assenza di autorizzazione da parte della sua titolare, odierna attrice, e senza che quest'ultima, ON amministratore unico e socio unico della medesima ne avesse contezza.
Peraltro, le sopra riportate circostanze – tutte, da tempo, ben note all'attrice ed in alcun modo contestate nella presente sede processuale – risultino ex se sufficienti a dimostrare la sussistenza del ON diritto di ll'utilizzo del marchio.
Sul punto, va ricordato che il principio di non contestazione mira a selezionare i fatti pacifici, a separarli da quelli controversi (per i quali soltanto si pone l'esigenza dell'istruzione probatoria) e ad escludere, all'atto della decisione, l'applicabilità della regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c. nei casi in cui il fatto costitutivo della domanda, benché non provato, sia da ritenersi implicitamente pacifico.
Alla luce delle suesposte considerazioni, alcun profilo di responsabilità può ascriversi alla odierna convenuta;
ne consegue che la richiesta di risarcimento del danno patito dall'attore non possa trovare accoglimento.
Nel caso di specie, infatti, nessuna prova è stata fornita da parte attrice in ordine all'esistenza di un danno risarcibile o alla sussistenza del nesso di causalità tra il risarcimento richiesto e la condotta della convenuta. ON Ciò, anche tenuto conto: del fatto che la , in quanto unica socia di ha sempre beneficiato Pt_1 delle royalties corrisposte dalla sub-licenziataria Green Project, ed ha ricevuto il pagamento del prezzo ON di cessione della propria quota di partecipazione in dell'intervenuta dismissione del marchio, da ON parte di già a far data dal dicembre 2022; dell'erronea valorizzazione del medesimo marchio, stante la genericità ed intellegibilità della perizia di parte depositata dall'attrice.
Le domande attoree vanno, quindi, integralmente rigettate.
Le spese del giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al
DM n.147/2022 seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, sezione IV, in persona della Dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1275/21 R.G. così provvede: rigetta la domanda attorea;
condanna al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta, che liquida Parte_2 in € 8.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge. pagina 9 di 10 Così deciso in Catania, 21 luglio 2025
IL GIUDICE
Dott.Vera Marletta
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