N. R.G. 13266/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA TRIBUNALE DELLE IMPRESE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori
DOTT. RAFFAELE DEL PORTO PRESIDENTE
DOTT CARLO BIANCHETTI GIUDICE REL.
DOTT. ALESSIA BUSATO GIUDICE
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13266 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra

Parte_1 Parte_1
attrici, con gli avv.ti Fabio Fischetti, Francesco Celluprica, Fabia de Bono, Corinne Cinelli e Silvia
Mosca
e

Controparte_1 Controparte_2
convenute, con gli avv.ti Roberto De Simone, Luca Pardo e Manuela Finolezzi
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 12 dicembre 2024 e, perciò per parte attrice come da atto di citazione e comparsa integrativa n. 1, per parte convenuta come da fogli di p.c. depositato telematicamente in data 11 dicembre 2024.
MOTIVAZIONE

1. Lo svolgimento del processo.
pagina 1 di 9 Con atto di citazione notificato il 19 novembre 2021 le società e Parte_1 Parte_1
convenivano in giudizio le società e davanti
[...] Controparte_1 Controparte_2
alla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Brescia per sentirle condannare alla inibizione all'uso, in qualsiasi forma, del segno , ivi compreso l'uso come marchio di CP_1
fatto, denominazione sociale, nome a dominio, segno distintivo atipico, in quanto contraffazione dei marchi di parte attrice nonché degli altri segni distintivi dei servizi all'accertamento che tali Parte_1
condotte della convenuta costituiscono attività di concorrenza sleale ex art. 2598, nn. 1 e 2, c.c., con conseguenti inibizione di qualsiasi condotta idonea a ingenerare confusione tra il pubblico e diretta a creare un qualsiasi collegamento tra le attività delle convenute e quelle delle attrici, e adozione di qualsiasi provvedimento opportuno ex art. 2599 c.c. per eliminare gli effetti confusori, con imposizione di una penale di Euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento e per ogni violazione o inosservanza della sentenza;
condannare altresì al risarcimento dei danni conseguiti alla società attrice da tali condotte illecite (da determinarsi in via equitativa, e comunque in misura non inferiore al canone che l'autore della contraffazione avrebbe dovuto pagare per conseguire la licenza per l'utilizzo del marchio, oltre alla retroversione degli utili), nonché alla pubblicazione della sentenza di condanna sui principali quotidiani nazionali e di categoria.
Allegava in estrema sintesi parte attrice di operare fin dal 1960 nel settore delle costruzioni e della ingegneristica edile, sia nel campo dell'edilizia civile che in quello dell'edilizia industriale, anche quale general contractor, utilizzando sin dal 1960 la propria denominazione sociale, registrata presso il
Registro delle Imprese;
di avere registrato sin dal 1978 il marchio denominativo ottenendo Parte_1 il marchio europeo nel 2009; di avere appreso agli inizi del 2020 dell'esistenza della società operante quale general contractor nel campo dell'edilizia; che i tentativi di risolvere CP_1
bonariamente la controversia tra le due società non avevano avuto esito, dal momento che la pur riconoscendo l'utilizzo nella denominazione sociale, nel marchio e nei nomi a dominio CP_1 dell'espressione , escludeva qualsiasi rischio di confusione con i marchi e segni distintivi CP_1
della parte attrice;
che l'attrice aveva richiesto una interdittiva cautelare, che le era stata concessa in primo grado ma negata all'esito della fase di reclamo, sull'errato presupposto che sarebbe mancato il requisito del periculum in mora;
che i segni distintivi dei prodotti delle due società, operanti nel medesimo settore commerciale, erano del tutto confondibili, differendo per una sola vocale, per giunta posta al centro della parola, e quindi con minor capacità distintiva;
che l'utilizzo di tale denominazione da parte della convenuta costituisce contraffazione dei marchi della società attrice, ed è comunque pagina 2 di 9 idoneo a determinare nel pubblico una confusione circa la provenienza dei beni e servizi offerti da parte di due società distinte e del tutto indipendenti, confusione astrattamente idonea a cagionare alle società attrici la perdita di fette di mercato, come dimostrava peraltro il fatto del cospicuo aumento di fatturato realizzato dalle società convenute negli ultimi anni.
Si costituivano ritualmente le società convenute, chiedendo in principalità fosse accertata la improcedibilità delle domande, non essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria;
eccependo la prescrizione delle azioni inibitoria e risarcitoria;
nel merito l'integrale rigetto delle domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale che fosse accertato e dichiarato il diritto delle società convenute di utilizzare il marchio di fatto nei CP_1 limiti dell'uso che ne hanno finora fatto;
con vittoria delle spese di lite.
Affermava parte convenuta che parte attrice non utilizzava mai nelle comunicazioni esterne il solo marchio ma lo associava ad un marchio figurativo, tale che il marchio complesso Parte_1
(denominativo-figurativo) utilizzato da si differenziava da esso in modo rilevante;
che CP_1
peraltro era operante con il medesimo marchio di fatto sin dal 1992 nel settore CP_1 dell'involucro edilizio, specializzandosi nella progettazione, costruzione, commercializzazione e installazione di serramenti e facciate continue, operando apertamente senza nascondersi;
che sin dal
2010 aveva registrato il nome a dominio e che da molti anni curava la manutenzione di due CP_1
complessi immobiliari nei quali le due società attrici hanno rispettivamente la propria sede;
che i marchi registrati e i marchi di fatto coesistono indisturbati dal 1992; che Parte_1 CP_1
peraltro solo in Italia coesistono altre 5 società con la denominazione che i settori di CP_1
attività delle due società sono ben differenziati, che diversa è la clientela alla quale esse si rivolgono, che diverse sono le aree geografiche di operatività e diversi sono i servizi offerti;
che sono decorsi oltre
10 anni tra la registrazione del nome a dominio e la proposizione dell'azione cautelare;
che CP_1
la coesistenza di fatto e indisturbata da un lato dei marchi concretava qualla che la giurisprudenza della
Corte di Giustizia della Unione Europea definisce “preclusione per coesistenza”; d'altro lato assumeva valore indicativo della inidoneità della apparente somiglianza dei marchi a creare confusione tra i potenziali clienti circa la provenienza dei servizi offerti;
che le attività svolte dai due gruppi di imprese sono profondamente diverse ( opera prevalentemente all'estero, e l'attività prevalente è Parte_1
quella della costruzione di impianti di raffinazione gas-petrolifera, energetici e per la produzione di fertilizzanti, nello sviluppo di soluzioni per il riciclo chimico dei rifiuti (waste-to-chemicals), nella trasformazione dei rifiuti in carburanti (waste-to-fuels), nel riciclo della plastica, nella formulazione di pagina 3 di 9 sostituti del petrolio per i carburanti e produzione di plastica da fonti rinnovabili;
opera CP_1
solo in Italia, offrendo e prestando a favore di costruttori edili e di progettisti di edifici i servizi di ideazione di soluzioni serramentistiche che diano attuazione al progetto del costruttore o dell'architetto progettista dell'edificio; la fabbricazione di serramenti su misura specifici per ogni opera edilizia, utilizzando profilati di alluminio realizzati da terzi;
la posa dei telai e il montaggio del serramento vero e proprio;
la manutenzione straordinaria, riqualificazione o ristrutturazione di facciate di edifici preesistenti: servizi che consistono nella sostituzione dei serramenti e delle facciate continue in alluminio e vetro esistenti, rovinate dall'uso o dall'invecchiamento dei materiali o divenute inadeguate rispetto ai moderni standard energetici, con serramenti e facciate continue nuove e conformi ai detti standard); che, del pari, la clientela alla quale si rivolge il gruppo è quella delle più Parte_1
importanti imprese multinazionali, pubbliche e private, operanti nel settore petrolchimico ed energetico, clientela professionale estremamente specializzata, informata e attenta, perfettamente in grado di riconoscere le imprese con le quali contratta, mentre la clientela alla quale il gruppo si rivolge è quella di soggetti pubblici o privati che richiedono servizi di serramentistica e/o CP_1
posa in opera e/o manutenzione di facciate continue o rivestimenti per edifici di vario genere;
che la giurisprudenza al fine di valutare la capacità distintiva dei segni utilizzati dall'imprenditore per contraddistinguere i propri prodotti e servizi fa riferimento alla capacità percettiva non già del pubblico in genere bensì di quella particolare categoria di soggetti ai quali i prodotti e servizi sono destinati;
che, in ogni caso, il marchio è un marchio debole, e che tra i marchi complessi dei due gruppi Parte_1
emergono differenze significative sotto il profilo grafico, fonetico e verbale;
che, infine, la assenza di effettiva concorrenzialità tra le parti esclude che possa essere configurata nella condotta di parte convenuta alcuna violazione dell'art. 2598 c.c.
In memoria istruttoria n. 1 parte attrice, non contestando l'utilizzo da parte della convenuta del marchio di fatto fin dal 1992, allegava che però solo di recente l'attività della aveva CP_1 CP_1
raggiunto dimensioni tali da poter essere conosciuta da tanto da esserne diventata un Parte_1
competitor; che peraltro fino al 2010 la denominazione della società convenuta era quella di
TE di AT AO & C.; che inoltre, mentre nel 2010 il divario tra gli utili delle due società era enorme (38 milioni contro € 154.000), l'utile di era molto aumentato in particolare a CP_1
partire dal 2016, quando la convenuta aveva iniziato a ricevere incarichi prestigiosi;
che il giudizio di affinità dei prodotti e servizi va fondato sulla fungibilità degli stessi per la loro natura (entrambe le società operano in classe 37), e deve essere condotto in relazione alla normale capacità e tendenza pagina 4 di 9 espansiva dell'attività imprenditoriale (non a caso si definisce come general contractor); CP_1 che entrambe le società operano nel settore della edilizia, e che l'oggetto sociale di si CP_1 estende a qualsivoglia progettazione e costruzione nel campo dell'edilizia, civile e industriale
(analogamente all'oggetto sociale di;
che la quasi-indentità dei marchi determina di per sé Parte_1
il rischio di confusione, e comunque integra una ipotesi di concorrenza sleale per utilizzo di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione.
All'esito dell'udienza del 16 febbraio 2023 il G.I. devolveva al Collegio l'intera cognizione della causa, ivi comprese le istanze istruttorie;
la causa veniva infine posta in decisione, sulle conclusioni sopra illustrate, all'udienza del 12 dicembre 2024.

2. La mancanza della condizione di procedibilità.
Assume la convenuta che la controversia introdotta dall'attrice sarebbe improcedibile in quanto avrebbe dovuto essere necessariamente preceduta dall'esperimento della mediazione obbligatoria, in quanto la natura reale dei diritti alla denominazione e al marchio dovrebbe determinare l'inclusione dell'azione diretta ad accertare la contraffazione dei diritti ed inibire l'utilizzo dei segni contraffatti in una delle categorie (diritti reali) enumerate dall'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010.
Tale eccezione deve essere disattesa.
Osserva infatti il collegio come il dato normativo (che fa seguire alla indicazione “diritti reali” quelle di
“divisione” e “successioni ereditarie”) induce a ritenere che il legislatore intendesse riferirsi ai soli diritti reali disciplinati dal libro terzo del codice civile (dovendosi anche ritenere che l'enumerazione tassativa in questione sia di stretta interpretazione).
Ciò che esclude che la proposizione delle azioni oggetto del presente procedimento fosse subordinata al previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.

3. L'eccezione di prescrizione.
Anche l'eccezione di prescrizione, proposta tempestivamente da parte convenuta, è infondata.
Ed invero da un lato la condotta di contraffazione (e di concorrenza sleale correlata a fenomeni contraffattivi) ha carattere permanente (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 8559 del 20 ottobre 1994);
d'altro lato anche l'azione di risarcimento dei danni derivanti da un illecito permanente, nel quale i danni si verificano “momento per momento”, può essere fatta valere in ogni istante, con l'effetto che il termine di prescrizione del relativo diritto decorre de die in diem, a mano a mano che i danni stessi si verificano (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 19359 del 18 settembre 2007).
pagina 5 di 9 4. La natura del marchio registrato dell'attrice e dei relativi segni distintivi;
l'assenza di confondibilità tra i segni distintivi dei due gruppi di imprese.
Va preliminarmente rilevato che l'unico marchio registrato dalla società attrice è il marchio denominativo (denominazione utilizzata anche per la realizzazione dei marchi complessi, Parte_1
denominativi-figurativi, pure vantati dalla parte attrice, alcuni esempi dei quali sono prodotti dalla parte attrice sub docc.

7.a-c).
Orbene il marchio in quanto facente chiaro riferimento alla attività (montaggio) e alle sue Parte_1
caratteristiche (tecnico), deve essere sicuramente annoverato tra i marchi deboli, come del resto appare plasticamente dall'elevatissimo numero di imprese che operano con la denominazione contenente il prefisso Tecn e con il suffisso (la sola convenuta ha prodotto la prova che in Italia operano CP_3 almeno altre cinque imprese con la denominazione (la circostanza, allegata sin dalla CP_1
comparsa di risposta, non è stata contestata ex adverso).
A tale proposito va affermato che secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità
“in tema di marchi di impresa, la qualificazione del segno distintivo come marchio debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti e originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 8942 del 14 maggio 2020; cfr. anche Sez. I, ord. n. 31221 del 21 ottobre 2022).
Sulla scorta di tale insegnamento si deve constatare come entrambe le società convenute abbiano assunto una denominazione che presenta una (sia pur lieve) modificazione del nucleo denominativo, caratterizzandosi peraltro anche per il fatto che entrambe hanno aggiunto un elemento caratterizzante distintivo, vale a dire i sostantivi inglesi “ ” e (oltre al fatto che entrambe le CP_1 CP_2
convenute hanno una struttura societaria differente rispetto alle attrici, idonea a differenziare la diversa dimensione delle diverse imprese).
A tale considerazione, di per sé decisiva, va aggiunto che la difesa di parte attrice non ha contestato le affermazioni della convenuta, secondo le quali le attività svolte dai due gruppi di imprese sono profondamente diverse ( opera prevalentemente all'estero, e l'attività prevalente è quella Parte_1
della costruzione di impianti di raffinazione gas-petrolifera, energetici e per la produzione di pagina 6 di 9 fertilizzanti, nello sviluppo di soluzioni per il riciclo chimico dei rifiuti (waste-to-chemicals), nella trasformazione dei rifiuti in carburanti (waste-to-fuels), nel riciclo della plastica, nella formulazione di sostituti del petrolio per i carburanti e produzione di plastica da fonti rinnovabili;
opera CP_1
solo in Italia, offrendo e prestando a favore di costruttori edili e di progettisti di edifici i servizi di ideazione di soluzioni serramentistiche che diano attuazione al progetto del costruttore o dell'architetto progettista dell'edificio; fabbricazione di serramenti su misura specifici per ogni opera edilizia, utilizzando profilati di alluminio realizzati da terzi;
posa dei telai;
montaggio del serramento vero e proprio;
manutenzione straordinaria, riqualificazione o ristrutturazione di facciate di edifici preesistenti: servizi che consistono nella sostituzione dei serramenti e delle facciate continue in alluminio e vetro esistenti, rovinate dall'uso o dall'invecchiamento dei materiali o divenute inadeguate rispetto ai moderni standard energetici, con serramenti e facciate continue nuove e conformi ai detti standard), e che, del pari, assai diverso è il target dei potenziali clienti (dal momento che la clientela alla quale si rivolge il gruppo è quella delle più importanti imprese multinazionali, Parte_1
pubbliche e private, operanti nel settore petrolchimico ed energetico, clientela professionale estremamente specializzata, informata e attenta, perfettamente in grado di riconoscere le imprese con le quali contratta, mentre la clientela alla quale il gruppo si rivolge è quella di soggetti CP_1
pubblici o privati che richiedono servizi di serramentistica e/o posa in opera e/o manutenzione di facciate continue o rivestimenti per edifici di vario genere), limitandosi ad affermare che l'oggetto sociale di entrambe le società è parzialmente coincidente, tanto da poter affermare che, stante la capacità espansiva connaturata all'impresa commerciale, la astratta confondibilità tra i segni distintivi dei due gruppi societari sussiste.
Tali considerazioni, come detto pacifiche in fatto, consentono ancora una volta di escludere la confondibilità dei due marchi, dal momento che la valutazione della confondibilità non può prescindere dalla considerazione della qualità dei soggetti destinatari dei prodotti o servizi dell'impresa, dovendosi valutare del tutto diversamente l'efficacia distintiva delle lievi modificazioni o aggiunte in prodotti destinati, invece che al grande pubblico, esclusivamente a operatori del settore o comunque a imprese altamente specializzate ed a soggetti istituzionali (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 10205 dell'11 aprile
2019), quali sono pacificamente i clienti delle società attrici.
Un ulteriore elemento peraltro esclude in concreto la confondibilità dei segni distintivi delle due parti in causa, ed è la circostanza che il marchio registrato e il marchio di fatto sono Parte_1 CP_1 coesistiti di fatto pacificamente per quasi trent'anni, dal 1992 a quando, nel 2020, ha Parte_1
pagina 7 di 9 avviato l'azione cautelare, circostanza questa idonea a concretare l'ipotesi di preclusione per coesistenza, in cui viene meno il requisito essenziale del rischio di confusione tra i segni distintivi di cui all'art. 20, comma 1, lett. b, c.p.i., che si verifica quando sia accertata la prolungata coesistenza tra i marchi, ed anche la buona fede del titolare del marchio posteriore (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 23727 del 3 agosto 2023).
Orbene, nel caso di specie, non solo non è contestata la pacifica coesistenza dei segni distintivi dei due gruppi dal 1992 al 2020, ma la buona fede delle convenute balza all'occhio dalla semplice constatazione del fatto che manca all'evidenza alcuna volontà di confondere i prodotti o servizi con quelli della attrice, dal momento che l'esame dei marchi complessi (denominativo-figurativo) con i quali pacificamente i due gruppi caratterizzano le proprie comunicazioni al pubblico dei potenziali clienti (si noti che la stessa attrice produce tre esempi di comunicazioni a terzi, sulle pagine Istagram,
Twitter e Facebook – cfr. docc.

7.a-c) sono connotate da profonde differenze di tipo grafico, cromatico e figurativo (si vedano in proposito i marchi complessi riportati al fg. 3 della comparsa di risposta, tali da escludere non solo la confondibilità ma certamente anche la volontà da parte del titolare del marchio di fatto posteriore di creare nella platea dei potenziali clienti di una confusione con i servizi Parte_1
della odierna controparte).
Dal complesso delle considerazioni sopra esposte discende che la condotta della convenuta non integra contraffazione dei marchi di parte attrice nonché degli altri segni distintivi dei servizi Parte_1

5. La condotta di concorrenza sleale.
La accertata non confondibilità dei segni distintivi delle due imprese (ivi compresi la denominazione delle imprese e i nomi a dominio) comporta anche la esclusione delle ipotesi di concorrenza sleale prevista dall'art. 2598, n. 1, c.c.
Allo stesso modo deve essere esclusa la verificazione dell'ipotesi di cui all'art. 2598, n. 2, c.c., che viene integrata allorché un imprenditore, in forme pubblicitarie o equivalenti, attribuisce ai propri prodotti o alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti ai prodotti o all'impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 100 del 7 gennaio
2016); in altri termini tale fattispecie di illecito si verifica quando un imprenditore vanti le caratteristiche della propria impresa, mutuate da quelle di un altro imprenditore, tutte le volte in cui detto vanto abbia l'attitudine di fare indebitamente acquisire al primo meriti non posseduti, realizzando pagina 8 di 9 una concorrenza sleale per c.d. agganciamento (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 19954 del 13 luglio 2021)
– tutte circostanze neppure prospettate come sussistenti da parte attrice.

6. Conclusioni.
Da tutto quanto esposto discende l'integrale rigetto delle domande di parte attrice, restando assorbite tutte le altre domande, anche istruttorie, delle parti.

7. Le spese.
Le spese seguono la soccombenza;
conseguentemente le società attrici dovranno essere condannate, in via tra loro solidale, a rifondere alla parte convenuta le spese di lite, liquidate nella somma complessiva di € 18.333,90 (calcolata sui valori medi per tutte le fasi per le cause di valore indeterminabile, complessità alta, aumentata del 30 % per il numero di parti), oltre 15 % per spese generali, IVA e CP.


P.Q.M.


pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta le domande proposte da e nei confronti di Parte_1 Parte_1 Controparte_1
e condanna le società attrici, in via tra loro solidale, a rifondere alla
[...] Controparte_2
parte convenuta le spese di lite da essa sostenute, liquidate in complessivi € 18.333,90 =, oltre 15% per spese generali, oltre IVA e CP.
Così deciso in Brescia il 10 marzo 2025.
Il giudice est. Il presidente dott. Carlo Bianchetti dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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