R.G.n.8830/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Alessandro Longobardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. 8830/2023 promossa da con il patrocinio dell'Avv. Andrea Moneta, dell'Avv. Valerio Bianchini Parte_1
e dell'Avv. Marco Dieni
ATTRICE OPPONENTE contro on il patrocinio dell'Avv. Stefano Sutti e dell'Avv. Simona Cazzaniga e CP_1 CP_2 con il patrocinio dell'Avv. Prof. Marco S. Spolidoro, dall'Avv. Michele Imbornone e
[...] dall'Avv. Alberto Andreello
CONVENUTE OPPOSTE
Conclusioni
Per parte attrice opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, contrariis rejectis, e previe le declaratorie del caso giudicare
In via principale
- in accoglimento della presente opposizione, per tutto quanto esposto in narrativa, accertare e dichiarare che l'opponente nulla deve alle parti opposte in forza del titolo azionato, in quanto il credito non è provato ovvero infondato e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 20.11.2023 e, per l'effetto, condannare e alla restituzione a favore CP_1 CP_2 di della somma di € 42.932,99, così come corrisposta dall'attrice opponente, con riserva CP_3 di ripetizione, per il tramite di assegno circolare SE 4030058546 del 30.01.2024 intestato allo Studio
Legale Sutti;

- accertare e dichiarare che ha adempiuto alle disposizioni imposte dall'Ordinanza n. Parte_1
1531/2023 del 26.06.2023 del Tribunale di Milano;

In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di non accogliento della domanda principale accertare e dichiarare l'ammontare dall'eventuale somma dovuta come risultante dall'attività istruttoria, e, per
l'effetto, condannare e a restituire a favore di la maggior somma già CP_1 CP_2 Parte_1 versata con riserva di ripetizione;

In ogni caso accertare l'ingiustificata richiesta degli onorari ex D.M. 55/14 nel valore massimo indicato, stante quanto detto in narrativa e per gli effetti dichiarare inefficace il precetto ovvero, in subordine, ridurre
l'importo indicato a titolo di onorari, e, per l'effetto, condannare e a restituire a CP_1 CP_2 favore di la maggior somma già versata con riserva di ripetizione. Parte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche della fase esecutiva iniziata da e con CP_1 CP_2 pignoramento mobiliare del 17.01.2024”.
In via istruttoria: come in atti.
Per parte convenuta opposta:
“Nel merito :
• rigettare l'opposizione avversaria perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto;

• con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
In via istruttoria: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione si adegua ai canoni previsti dagli artt. 132 comma secondo n. 4) cod. proc. civ.
e 118 disp. att. cod. proc. civ., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi e su una motivazione succinta.
Con atto di precetto datato 20 novembre 2023 e notificato a il 21 novembre 2023, Parte_1
e hanno esposto che CP_1 CP_2
- con ordinanza datata 23 giugno 2023 il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa “A”, all'esito del procedimento cautelare R.G. 17956/2023, ha accolto le istanze delle ricorrenti e e, per l'effetto, ha disposto nei confronti di CP_1 CP_2
l'inibitoria all'importazione, alla produzione, alla commercializzazione e Parte_1
a qualsivoglia iniziativa promo-pubblicitaria anche on line dei prodotti in violazione dei marchi delle ricorrenti, nonché l'ordine di ritiro dal mercato di detti prodotti nella disponibilità di rivenditori o distributori di con penale di € 500,00 per ogni giorno di Parte_1 ritardo nel conformarsi agli ordini a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla notificazione dell'ordinanza;
- il suddetto provvedimento cautelare è stato sospeso in data 21 luglio 2023 per l'avvenuta proposizione del reclamo;
- nessuna modifica al provvedimento cautelare in questione è derivata dalla proposizione di reclamo da parte di poiché, a seguito dell'udienza di discussione avanti il Parte_1
Tribunale di Milano in composizione collegiale, il provvedimento cautelare iniziale è stato confermato col rigetto integrale del reclamo in data 29 agosto 2023;
- il termine per l'applicazione delle penali deve essere computato come segue: decorre dal 5 luglio 2023 (data della notificazione ad del provvedimento cautelare) e Parte_1 sarebbe spirato il 25 luglio 2023; è rimasto sospeso dal 21 luglio 2023 (data del provvedimento di sospensione emesso in forza del reclamo di , con un residuo di 4 giorni Parte_1 rispetto al termine originario;
detto termine ha ricominciato a decorrere dal 31 agosto 2023
(data della comunicazione del provvedimento di rigetto del reclamo); quindi i venti giorni concessi ad per attivarsi e provvedere all'adempimento dell'ordinanza Parte_1 cautelare sono spirati il 4 settembre 2023;
- pertanto, l'inosservanza dell'ordinanza cautelare del Tribunale di Milano da parte di
[...] prevede l'applicabilità di penali a far data dal 5 settembre 2023; Parte_1
- vi sono plurime prove che sul mercato nazionale i prodotti in questione continuano ad essere posti in vendita come dimostrato dalle fotografie e dagli scontrini d'acquisto prodotti – in via esemplificativa – sub docc. 1-4 (doc.

1 - tabulato acquisti effettuati ad oggi;
doc.

2- foto espositori 20 novembre 2023 Z89 SHOP;
doc.

3 - foto prodotti esposti in vendita il 20 novembre 2023 a dimostrazione che la loro commercializzazione è ancora attuale e massiva;
doc.

4- scontrino acquisti effettuati il 20 novembre 2023);
- i giorni per i quali sussiste il diritto di richiedere le penali per inosservanza dell'ordine cautelare ammontano complessivamente a 77 sicché l'importo totale maturato è pari ad €
38.500,00.
Sulla scorta di quanto esposto con il precetto in esame, e hanno intimato CP_1 CP_2 ad il pagamento della somma di € 38.500,00 in forza del titolo esecutivo costituito Parte_1 dall'ordinanza del 23 giugno 2023 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa “A” a conclusione del procedimento cautelare R.G. 17956/2023 nonché la somma di €
497,00 per compenso dell'atto di precetto, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del
15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge. ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ. avverso il suddetto Parte_1 atto di precetto notificatole in data 21 novembre 2023 da e CP_1 CP_2
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto Parte_1
- che il capo 7 dell'ordinanza cautelare del 23 giugno 2023 del Tribunale di Milano ha disposto il ritiro dal mercato dei prodotti in violazione dei marchi di e CP_1 CP_2 “importati e immessi in commercio che si trovino nella disponibilità di rivenditori e distributori di ; Parte_1
- che il provvedimento in esame va interpretato nel senso che il Tribunale di Milano ha disposto che il ritiro dal mercato sia rivolto ai prodotti nella disponibilità di rivenditori e distributori di e non di soggetti terzi autonomi che nulla hanno a che vedere con Parte_1 [...]
Parte_1
- di essere, pertanto, tenuta ad interrompere le vendite e a ritirare dal mercato i prodotti con i marchi contestati da rivenditori e distributori che rientrano giuridicamente nella propria sfera di controllo e che dalla stessa dipendono e non da soggetti terzi con i quali essa non ha alcun tipo di ingerenza né controllo;

- di essere un mero importatore/distributore dei prodotti recanti i marchi oggetto di contestazione;
che, infatti, i marchi “AB AT, “AB Living LI e “AV AN sono stati regolarmente registrati da un'altra società, nello specifico da ZX EL
EC Co Ltd1;
- di non porre in essere alcuna vendita diretta al pubblico, limitandosi a vendere i prodotti importati a soggetti terzi che, a loro volta, procedono con la vendita al dettaglio sul territorio, secondo le proprie logiche commerciali e di mercato;

- che tali soggetti terzi sono rivenditori autonomi, ossia imprenditori e commercianti che agiscono in proprio e senza alcun tipo di ingerenza né controllo da parte di Parte_1
- di ricevere, infatti, ordini contenenti tipologia e quantità di merce (di varia natura) che essa stessa procede ad evadere e a consegnare al proprio cliente ordinante e che tali prodotti, una volta venduti, divengono di proprietà del soggetto terzo che li ha comprati e sono completamente sottratti da ogni possibile controllo e, soprattutto, potere dispositivo da parte di Parte_1
- di non poter essere, pertanto, chiamata a rispondere per eventuali vendite dirette (non verificatesi) di prodotti portanti i marchi oggetto di contestazione successivamente alla data di efficacia dell'ordinanza cautelare in questione, ossia successivamente al 4 settembre 2023;
- di avere, quantomeno da tale momento, interrotto la vendita di tali prodotti;

- che i soggetti indicati nel precetto da e peraltro in un documento CP_1 CP_2 denominato “riepilogo acquisti” privo di qualsivoglia valore probatorio, sono tutti rivenditori autonomi, ossia: , Max Factory, , Bricolarge, Zaly Home, CP_4 Controparte_5
Orizzonte, Aumai Market, AM 11, Z89 Shop mentre è un portale online dove CP_6 chiunque può vendere;
- che la vendita in favore dei rivenditori autonomi sopra indicati è stata eseguita precedentemente all'inibitoria come da documentazione contabile che certifica l'adempimento al dettato del Giudice (doc. 4);
- di non essersi, peraltro, limitata a non vendere ai propri clienti e a ritirare il materiale nella sua disponibilità (ciò che era chiamata a fare in ragione dell'ordinanza cautelare), ma di aver, altresì, posto in essere tutto quanto in suo potere per raggiungere attivamente il maggior numero di soggetti al di fuori della propria sfera di controllo;

- di essersi infatti attivata, sin da subito, per il tramite di a comunicare a tutti i Controparte_7 propri clienti (ossia, ai commercianti rivenditori che nulla hanno a che vedere con la società medesima) la necessità di ritirare i prodotti dal mercato, ovvero procedere ad un cambio del packaging, al fine di eliminare ogni riferimento ai marchi in contestazione, il tutto, a proprie spese ed oneri;

- di aver, in particolare, fatto trasmettere ai propri clienti di origine cinese che operano in Italia, ivi compresi quelli indicati da e nell'atto di precetto, una CP_1 CP_2 comunicazione del seguente tenore: “Considerando che sono sorte e sono in corso controversie sui marchi registrati “AB Living LI, “AB AT e “AV AN di
, la società adotterà un nuovo Packaging non Controparte_8 contestato. Speriamo che la vostra azienda ritiri i prodotti con questi marchi e adotti il nostro nuovo packaging. Pertanto, contatteremo tempestivamente la vostra sede, [n.d.r.: da CP_9 intendersi come il gruppo di cui fa parte controllato dalla holding Parte_1 CP_10
sarà responsabile al 100% di eventuali spese e perdite da voi subite;
concorderemo la
[...] migliore soluzione per il ritiro della merce con i marchi sopra contestati” (doc. 5);
- di aver, inoltre, provveduto, per quanto concerne i clienti di origine italiana, ivi compresi quelli citati da e nell'atto di precetto, a fornire la medesima CP_1 CP_2 comunicazione sopra indicata, per il tramite della propria rete di agenti e di rappresentanti commerciali di zona, chiedendo il ritiro dei prodotti dal mercato;

- che i clienti in questione, al ricevimento della richiesta di ritiro, hanno provveduto a rimpacchettare tutti i prodotti, procedendo con una rietichettatura tale da non rendere in alcun modo visibili i marchi oggetto di contestazione;

- che i clienti indicati da e nell'atto di precetto hanno posto in CP_1 CP_2 essere le rietichettature (doc. 6);
- che, pertanto, essendosi immediatamente conformata agli ordini del Tribunale, nessuna condotta violativa può esserle imputata;
- che quanto dedotto è, peraltro, confermato dal c.d. “principio di esaurimento” di cui all'art. 5 del Codice della proprietà industriale, in ragione del quale le facoltà esclusive del titolare (in questo caso dell'utilizzatore) di un diritto di proprietà industriale si esauriscono nel momento in cui i prodotti sono immessi sul mercato;
ciò comporta che, una volta operato il primo passaggio di vendita dei prodotti, questi escono completamente e senza alcun dubbio dalla sfera di influenza e controllo del titolare;

- che in altri termini, nel caso in esame, una volta che i prodotti sono stati venduti da essa
[...] ai propri clienti, ossia a soggetti terzi, autonomi ed indipendenti, nessun potere Parte_1 coattivo né coercitivo può essere esercitato dalla stessa il cui potere di adeguarsi ai precetti del Tribunale si esaurisce inevitabilmente nella propria sfera di competenza e controllo, ossia quella della distribuzione (nel caso di specie tempestivamente interrotta) a soggetti terzi;

- che, peraltro, i documenti notificati unitamente all'atto di precetto non hanno alcuna valenza probatoria in ordine all'accertamento delle dedotte violazioni;

- che, infine, a titolo di compenso per l'atto di precetto è stato richiesto il pagamento di un importo che, tenuto conto dello scaglione di valore di riferimento (da € 26.001,00 ad €
52.000,00), è senza alcuna giustificazione superiore ai parametri tabellari medi previsti dal
D.M. 55/2014 (€ 331,00).
Sulla base di quanto dedotto, l'opponente ha eccepito l'inesistenza del diritto delle intimanti di procedere in via esecutiva per il soddisfacimento del credito indicato nell'atto di precetto del 20 novembre 2023 e, in via preliminare, ha formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ..
e i sono costituite in giudizio e hanno chiesto il rigetto dell'opposizione CP_1 CP_2 deducendone l'infondatezza.
L'istanza per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo è stata rigettata e la causa è stata istruita tramite esame testimoniale.
Ritenuto superfluo l'esame degli ulteriori testimoni indicati da parte convenuta opposta non comparsi all'udienza del 24 ottobre 2024 e rigettate le istanze istruttorie formulate da parte attrice opponente, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 189 cod. proc. civ. ed è stata fissata udienza ex art. 281 quinquies cod. proc. civ..
All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ..
***
1) Sulla interpretazione del titolo esecutivo. Come sopra esposto, il titolo esecutivo a fondamento del precetto notificato in data 21 novembre 2023 da e a è costituito dall'ordinanza datata 23 giugno CP_1 CP_2 Parte_1
2023 con cui il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa “A”, all'esito del procedimento cautelare R.G. 17956/2023, ha accolto le istanze delle ricorrenti e CP_1
e, per l'effetto, per quanto rileva in questa sede, ha disposto nei confronti di CP_2 [...]
l'inibitoria all'importazione, alla produzione, alla commercializzazione e a qualsivoglia Parte_1 iniziativa promo-pubblicitaria anche on line dei prodotti ritenuti in violazione dei marchi delle ricorrenti, nonché l'ordine di ritiro dal mercato di detti prodotti nella disponibilità di rivenditori o distributori di con penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nel conformarsi Parte_1 agli ordini a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla notificazione dell'ordinanza; in particolare nell'ordinanza in esame è stato letteralmente disposto quanto segue: “6) inibisce con effetto immediato a l'importazione, produzione, commercializzazione e Parte_1 qualsivoglia iniziativa promo-pubblicitaria - anche on line - dei prodotti a marchio AB MATIX e AB
LIVING IG e dei prodotti a marchio AV PLANA oggetto del presente procedimento, nonché qualsiasi uso dei marchi MATIX, di e del marchio PLANA di , così CP_11 CP_1 CP_2 come di segni uguali o comunque simili e confondibili, o contenenti i suddetti nomi e marchi;

7) dispone il ritiro dal mercato dei prodotti sopra descritti importati e immessi in commercio che si trovino nella disponibilità di rivenditori e distributori di Parte_1
8) fissa la penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nel conformarsi agli ordini di cui ai punti 6
e 7, a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla notificazione della presente ordinanza”.
Secondo parte attrice opponente, la locuzione “rivenditori e distributori di Parte_1 contenuta al punto 7) dell'ordinanza in esame deve intendersi riferita esclusivamente a quei soggetti che rientrano giuridicamente nella sfera di controllo del destinatario dell'ordine di ritiro e che dallo stesso dipendono e non, invece, a soggetti terzi nei confronti dei quali il destinatario dell'ordine di ritiro non esercita alcun tipo di ingerenza. L'opponente ha, inoltre, allegato di non avere alcuna rete commerciale propria e, quindi, di non vendere direttamente al pubblico limitandosi a vendere i prodotti importati dalla Cina a soggetti terzi che, a loro volta, procedono con la vendita al dettaglio sul territorio ed ha, altresì, allegato di avere alcun distributore o rivenditore sottoposto alla propria diretta influenza, ingerenza o controllo e che i venditori indicati dalle controparti sono distributori autonomi, che non fanno parte della catena né nella filiera commerciale dell'attrice opponente e che sono completamente sottratti da ogni possibile controllo e potere dispositivo della stessa; sicché, interpretato il punto 7) del dispositivo dell'ordinanza del Tribunale di Milano nel senso sopra esposto, ha dedotto di non poter essere chiamata a rispondere per eventuali vendite dei prodotti contestati successive alla data di efficacia dell'ordinanza cautelare in questione, ossia successivamente al 4 settembre 2023.
Sul punto si osserva che l'art. 131, comma 1, del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale) prevede che il titolare di un diritto di proprietà industriale possa chiedere l'ordine di ritiro dal commercio delle cose costituenti violazione del diritto nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità. Tale misura cautelare comporta l'obbligo a carico del soggetto passivo di attivarsi per impedire l'ulteriore commercializzazione dei prodotti ritenuti contraffatti sia nei confronti di intermediari venditori che siano sottoposti al controllo dell'obbligato
(attraverso vincoli contrattuali o attraverso controlli societari) sia nei confronti di soggetti autonomi sotto il profilo negoziale o societario, dovendosi distinguere le due fattispecie soltanto per quanto concerne la natura dell'obbligazione in capo al soggetto passivo (obbligazione di risultato nella prima ipotesi e obbligazione di mezzi nella seconda - cfr. Trib. Milano, 14 febbraio 2019, n. 1491).
Orbene, nel caso in esame, tenuto conto del tenore letterale del dispositivo e tenuto conto delle motivazioni dell'ordinanza del Tribunale di Milano del 23 giugno 2023 che costituisce il titolo esecutivo, non vi sono elementi per ritenere che il Giudice abbia inteso limitare l'ordine di ritiro ai soli soggetti che siano sottoposti al controllo di Diversamente il Tribunale lo Parte_1 avrebbe specificato nel dispositivo e ne avrebbe esplicitato le ragioni in motivazione. Peraltro, considerato che, come pacificamente rappresentato dalle parti e come risulta dalla stessa ordinanza, non si è costituita nel procedimento cautelare all'esito del quale è stata pronunciata Parte_1
l'ordinanza del 23 giugno 2023, non si individuano ragioni per ritenere che, in assenza di eccezioni o di deduzioni in tal senso da parte della resistente, il Tribunale abbia di propria iniziativa limitato la portata dell'ordine di ritiro come generalmente intesa.
Pertanto, contrariamente a quanto eccepito dall'opponente, deve ritenersi che, in forza dell'ordinanza del Tribunale di Milano del 23 giugno 2023, l'obbligo a carico di di ritirare i Parte_1 prodotti distinti dai marchi contestati operi sia nei confronti di intermediari venditori che siano sottoposti al controllo dell'obbligato sia nei confronti di soggetti autonomi sotto il profilo negoziale o societario.
L'opponente ha, altresì, eccepito che nel caso in cui il Giudice disponga la penale per due violazioni differenti, qualora sia dedotta la violazione di una sola di esse, come nel caso in esame, la penale dovrebbe applicarsi non per intero bensì soltanto per la metà.
L'eccezione è infondata. Ed invero, tale interpretazione del provvedimento cautelare collide con il tenore letterale del dispositivo (“fissa la penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nel conformarsi agli ordini di cui ai punti 6 e 7, a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla notificazione della presente ordinanza”) e, peraltro, non trova alcun riscontro nella motivazione della medesima ordinanza.
2) Sul mancato ritiro dei prodotti distinti da marchi oggetto di contestazione.
Con l'atto di precetto e hanno allegato specifiche circostanze relative CP_1 CP_2 alla vendita di prodotti distinti dai marchi oggetto di controversia AB MATIX, AB LIVING
IG e AV PLANA in epoca successiva al 4 settembre 2023 (cfr. doc. 1 allegato all'atto di precetto - “riepilogo acquisti” recante l'indicazione della data, del luogo, del nome del negozio e del prodotto posto in vendita), fornendo peraltro documentazione a supporto (rappresentazioni fotografiche e copia di scontrino di vendita - docc. 2, 3 e 4 allegati all'atto di precetto).
A fronte di quanto allegato e documentato dalle intimanti, con l'opposizione a precetto Parte_1 si è limitata a contestare genericamente l'idoneità probatoria dei documenti notificati unitamente
[...] all'atto di precetto, sicché i fatti allegati, non essendo stati specificamente contestati, devono ritenersi idonei a fondare la decisione ai sensi dell'articolo 115 cod. proc. civ..
Peraltro, le medesime allegazioni (salvo quelle in relazione alle quali, una volta escusso il testimone chiamato a riferire sui capitoli 39 e 40 formulati nella memoria ex art. 171 n.2 cod. proc. civ. di parte convenuta opposta, si è ritenuta superflua l'assunzione della prova testimoniale) hanno trovato conferma nel corso dell'esame testimoniale tenutosi all'udienza del 24 ottobre 2024 e devono, quindi, ritenersi provate.
In ogni caso, è assorbente rilevare che risulta dimostrato per documenti (docc. 4 e 33 di parte convenuta opposta) e tramite prova testimoniale (e, comunque, non contestato ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., per quanto sopra esposto) il fatto che in data 20 novembre 2023 presso il negozio di
Z89 Shop in Limena sono stati venduti prodotti recanti i marchi oggetto di controversia (sate AB
LIVING IG, one way blank AV PLANA e satellite sock AB MATIX). La testimone Tes_1 all'udienza del 24 ottobre 2024 ha infatti reso dichiarazioni, della cui attendibilità non vi è
[...] ragione di dubitare, che hanno confermato le suddette circostanze dedotte nei capitoli 39 e 40 formulati nella memoria ex art. 171 n.2 cod. proc. civ. di parte convenuta opposta (39) Vero che ha acquistato i prodotti a marchio “AV PLANA”, “AB MATIX e “AB LIVING Testimone_1
IG” in data 20.11.2023 presso il rivenditore Z89 Shop in Limena come da docc. 4 e 33 delle convenute che si rammostrano al teste;
40) Vero che ha scattato le fotografie che le si Testimone_1 rammostrano (doc. 33 delle convenute) in data 20.11.2023).
Dimostrato in tal modo il mancato ritiro di prodotti recanti i marchi controversi almeno fino al 20 novembre 2023 e, quindi, per i 77 giorni indicati nell'atto di precetto, risulta superflua ogni valutazione in merito alle ulteriori circostanze allegate dalle intimanti relativamente alla vendita di altri prodotti distinti dai medesimi marchi contestati. Infine, va rilevato che, come pacifico tra le parti, il termine per l'applicazione della penale è iniziato a decorrere il 5 settembre 2023 e che il calcolo dell'importo richiesto nel precetto, invero non contestato dall'attrice, risulta corretto (€ 500,00 x 77 giorni = € 38.500,00).
3) Sull'onere in capo al destinatario dell'obbligo di ritiro.
Come sopra esposto, l'ordine di ritiro dal commercio comporta la sussistenza, in capo al soggetto passivo, di un'obbligazione di mezzi o di risultato a seconda di come sia strutturata la rete di vendita di quest'ultimo. In particolare, va qualificata come obbligazione di risultato se la rete di vendita è direttamente controllata dall'obbligato attraverso vincoli contrattuali (ad esempio tramite contratti di distribuzione) o attraverso controlli societari. Va, invece, qualificata come obbligazione di mezzi se il rapporto commerciale tra il contraffattore con gli aventi causa ha determinato il trasferimento della proprietà della res in capo a soggetti autonomi sotto il profilo negoziale o societario;
in quest'ultimo caso è sufficiente, per impedire l'applicazione della penale, che il soggetto passivo si attivi tempestivamente ed in modo esauriente presso gli aventi causa (cfr. Trib. Milano, 14 febbraio 2019,
n. 1491).
L'onere di provare la tempestiva ed esaustiva esecuzione dell'ordine di ritiro dei prodotti ex art. 131, comma 1, del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 grava sul soggetto passivo.
Nel caso in esame, parte attrice ha allegato di essersi attivata fin da subito, per il tramite di CP_7
per comunicare a tutti i propri clienti (ossia, a rivenditori autonomi) la necessità di ritirare i
[...] prodotti dal mercato o di procedere ad un cambio del packaging, al fine di eliminare ogni riferimento ai marchi in contestazione;
“il tutto, vieppiù, a proprie spese ed oneri”.
In particolare, ha allegato di aver fatto trasmettere ai propri clienti di origine cinese che operano in
Italia, ivi compresi quelli citati da e nell'atto di precetto, una CP_1 CP_2 comunicazione del seguente tenore: “Considerando che sono sorte e sono in corso controversie sui marchi registrati “AB Living LI, “AB AT e “AV AN di Controparte_8
, la società adotterà un nuovo Packaging non contestato. Speriamo che la vostra
[...] azienda ritiri i prodotti con questi marchi e adotti il nostro nuovo packaging. Pertanto, contatteremo tempestivamente la vostra sede, [n.d.r.: da intendersi come il gruppo di cui fa parte CP_9 Pt_1
controllato dalla holding sarà responsabile al 100% di eventuali spese e
[...] CP_10 perdite da voi subite;
concorderemo la migliore soluzione per il ritiro della merce con i marchi sopra contestati”.
Per quanto concerne i clienti di origine italiana, ivi compresi quelli citati da e CP_1 CP_2 nell'atto di precetto, ha invece allegato di aver provveduto direttamente, per il tramite della
[...] propria rete di agenti e di rappresentanti commerciali di zona, a fornire la comunicazione sopra indicata, chiedendo il ritiro dei prodotti dal mercato. Ha, infine, allegato che i clienti in questione, al ricevimento della richiesta di ritiro, hanno provveduto a rimpacchettare tutti i prodotti, procedendo con una rietichettatura tale da non rendere in alcun modo visibili i marchi oggetto di contestazione.
Pertanto, secondo la prospettazione di parte attrice, ad non potrebbero essere Parte_1 imputate condotte violative.
Va, tuttavia, rilevato che parte attrice non ha fornito la prova di cui era onerata.
Ed invero, è assorbente osservare che non ha dimostrato né si è offerta di Parte_1 dimostrare (mediante prova testimoniale e mediante documenti tra cui, ad esempio, copia delle visure camerali dei rivenditori) che i rivenditori indicati nell'atto di precetto (ossia , Max Factory, CP_4
, Bricolarge, Zaly Home, Orizzonte, Aumai Market, e, Controparte_5 CP_12 CP_13 soprattutto, Z89 Shop) siano effettivamente rivenditori autonomi come dedotto nei propri atti difensivi e non, invece, soggetti da essa controllati attraverso vincoli contrattuali o attraverso controlli societari;
in tale secondo caso, infatti, il mancato adeguamento all'ordine di ritiro imposto dal
Tribunale di Milano risulterebbe integrato per il solo fatto che, come sopra esposto, presso tali rivenditori i prodotti contestati sono risultati essere ancora in vendita almeno fino al 20 novembre
2023.
In ogni caso, anche ammettendo che i rivenditori in esame siano effettivamente autonomi da Pt_1
deve ritenersi che parte attrice non abbia dimostrato, come era suo onere, di aver svolto,
[...] Pt_1 per quanto rileva nell'ambito di tale giudizio (e, quindi fino alla data del 20 novembre 2023), uno sforzo diligente.
In primo luogo, con riguardo all'elemento della tempestività, va rilevato che il rappresentato invio della comunicazione ai rivenditori è avvenuto soltanto in data 14 settembre 2023, ossia 10 giorni dopo lo spirare del termine concesso dal Tribunale per eseguire l'ordine di ritiro dal commercio, sicché
l'iniziativa assunta dall'obbligata deve ritenersi tardiva.
Peraltro, la comunicazione risulta essere stata inviata tramite e-mail ordinaria e non tramite pec (doc.
5), sicchè non vi è neppure prova del fatto che sia effettivamente stata indirizzata nei confronti dei rivenditori in esame né del fatto che da questi sia stata effettivamente ricevuta.
Oltre che tardiva, l'azione di risulta altresì non “esauriente”, considerato che il Parte_1 tenore della comunicazione in questione (“Considerando che sono sorte e sono in corso controversie sui marchi registrati “AB Living LI, “AB AT e “AV AN di Controparte_8
, la società adotterà un nuovo Packaging non contestato. Speriamo che la vostra
[...] azienda ritiri i prodotti con questi marchi e adotti il nostro nuovo packaging. Pertanto, contatteremo tempestivamente la vostra sede, [n.d.r.: da intendersi come il gruppo di cui fa parte CP_9 Pt_1
controllato dalla holding sarà responsabile al 100% di eventuali spese e
[...] CP_10 perdite da voi subite;
concorderemo la migliore soluzione per il ritiro della merce con i marchi sopra contestati”) appare del tutto inidoneo a trasmettere ai destinatari l'assoluta urgenza e la perentorietà della richiesta di ritiro dal commercio dei prodotti oggetto di contestazione. Come condivisibilmente affermato in giurisprudenza, “affinché il soggetto tenuto si attivi in modo esaustivo non è sufficiente una generica comunicazione di invito al ritiro della merce, ma si deve trattare di una comunicazione che espliciti in modo chiaro che il reso della merce costituisce un obbligo cogente per il terzo destinatario della comunicazione, con l'indicazione di un termine che possa assicurare il rispetto dei termini assegnati dal provvedimento del Giudice” (Trib. Venezia, 24 settembre 2024). Orbene, nella comunicazione in esame non vi è alcun riferimento a termini né vi è alcun cenno all'ordinanza cautelare del Tribunale di Milano e, tantomeno, alla natura cogente dell'obbligo.
Infine, a prescindere da ogni valutazione in merito alla idoneità e alla adeguatezza della soluzione prospettata ossia l'adozione di un nuovo packaging (che e anche nel CP_1 CP_2 pendente giudizio di merito, hanno contestato in quanto trattandosi di grossolana apposizione di adesivi alle bustine di plastica trasparente che contengono i prodotti in questione … non elimina il marchio impresso sui singoli prodotti e non è neppure idoneo ad occultare i marchi contraffatti presenti sui cartoncini posti all'interno di dette bustine di plastica trasparente), va rilevato che parte attrice non ha dimostrato né si è offerta di dimostrare che i clienti in questione, al ricevimento della richiesta di ritiro, hanno provveduto a rimpacchettare tutti i prodotti, procedendo con una rietichettatura tale da non rendere in alcun modo visibili i marchi oggetto di contestazione.
Pertanto, l'inadempimento di risulta sussistere anche qualificando l'obbligazione Parte_1 su di essa gravante come obbligazione di mezzi.
In definitiva, per quanto sopra rilevato, deve ritenersi che parte attrice non abbia dimostrato, come era suo onere, di essersi conformata all'ordine di ritiro dei prodotti ex art. 131, comma 1, del D.Lgs.
10 febbraio 2005, n. 30 impostole dal Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa “A”, con l'ordinanza emessa il 23 giugno 2023 a conclusione del procedimento cautelare
R.G. 17956/2023.
4) Sull'ulteriore contestazione dell'importo richiesto a titolo di spese del precetto.
L'attrice opponente ha, infine, contestato l'importo richiesto da e CP_1 CP_2 nell'atto di precetto a titolo di “Onorari atto di precetto” (€ 497,00) in quanto superiore al valore medio tabellare previsto dal D.M. 55/2014 (€ 331,00).
Deve, tuttavia, ritenersi che la peculiare natura del titolo esecutivo azionato nel caso in esame e la conseguente attività che si è resa necessaria per svolgere le specifiche allegazioni (peraltro, fornite di documentazione a supporto) in merito al mancato adempimento dell'ordine di ritiro dei prodotti a marchio contestato giustifichi, contrariamente a quanto eccepito dall'opponente, l'applicazione di valori superiori ai parametri medi previsti dal D. M. 55 del 2014.
***
In considerazione di quanto sopra esposto, l'opposizione va rigettata.
Spese di lite.
In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., l'attrice opponente deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte convenuta opposta, che si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia (da € 26.000,01 ad € 52.000,00), secondo valori medi, in complessivi €
7.616,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 2.905,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge.


p.q.m.


Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G.
8830/2023, ogni altra domanda, istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita:
- rigetta l'opposizione;
- condanna rifondere a le spese del Parte_1 Parte_2 presente procedimento, che si liquidano in € 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge.
Monza, 20 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Longobardi