REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto La Manna Presidente dr.ssa. Marisa Gallo Giudice dr.ssa Rachele Olivero Giudice relatore
SENTENZA
nella causa civile Nrg 16972/2021 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Bruino, Via Valgioie n. 2/3, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Diogene Franzoso , che la Email_1
rappresenta e difende per delega in atti;
attrice; contro elettivamente domiciliata in Rivarolo C.se, C.so Indipendenza Controparte_1
n. 4, presso lo studio dell'avv. Simona Randaccio ( , che la Email_2
rappresenta e difende per delega in atti;
convenuta;
Oggetto: nullità brevetto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “… NEL MERITO
1) DICHIARARE l'invalidità totale o parziale della porzione italiana del brevetto EP
3233289 B1 rilasciato a favore della società convenuta, applicazione numero 15828756.5 pubblicato in data 25.03.2020, domanda presentata in data 15.12.2014 nr. IT MI20142143 per mancanza dei requisiti di novità ed altezza inventiva;

2) CONDANNARE in ogni caso, la società convenuta alla rifusione di tutte le spese – legali, anche stragiudiziali, e tecniche, di CTP, anche ante causam – onorari e competenze di
1 giudizio, spese stragiudiziali, oltre il 12,5% spese generali, IVA e CPA, esposti, oltre il costo della tassa di registro ed oltre spese, diritti ed onorari successivi occorrendi, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
IN VIA ISTRUTTORIA …”;
Convenuta: “… in via pregiudiziale accertare e dichiarare la carenza di interesse all'azione ex art. 122 cpi in capo alla società attrice nel merito accertata e dichiarata la validità della frazione italiana del brevetto HBW srl EP3233289 respingere tutte le domande proposte. con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
MOTIVAZIONE
1. La domanda attorea ha ad oggetto la dichiarazione di nullità della frazione italiana del brevetto europeo EP 3233289 B1 (di seguito EP'289), rilasciato a favore della CP_1
il 25/03/2020 (cfr. doc. 11 fasc. att.; doc. 2 fasc. conv.) e convalidato in Italia
[...]
l'11/06/2020, con il deposito presso l della traduzione n. 502020000053986 (cfr. doc. 5 CP_2
fasc. conv.).
Il brevetto EP'289 rivendica la priorità della domanda di brevetto italiano depositata dalla il 15/12/2014 (IT MI20142143) -poi superata dalla concessione della Controparte_1 tutela brevettuale europea- e ha ad oggetto un “dispositivo disgregatore di materiale biologico
e corrispondente metodo di fabbricazione e metodo per la preparazione di sospensioni cellulari e microinnesti tessutali” (cfr. doc. 11 fasc. att.; doc. 2, 5 fasc. conv.).
A fondamento dell'azione di nullità del brevetto EP'289, la : Parte_1
- ha premesso di avere un “interesse specifico a chiedere la nullità del brevetto HBW
Srl”, essendo stata convenuta (unitamente alla nel procedimento cautelare Trib. CP_3
Torino Nrg 2254/2021, istaurato dalla per ottenere (tra il resto) il Controparte_1 sequestro di una serie di dispositivi cd. “Medicons” della (asseritamente in CP_3 contraffazione con il brevetto EP'289), commercializzati dalla;
Parte_1
- ha sostenuto che il dispositivo oggetto del brevetto EP'289, denominato commercialmente “Rigeneracons”, non sarebbe dotato del requisito della novità (art. 46 Cpi) in quanto sostanzialmente identico al dispositivo “Medicons”, inventato e brevettato da
2 (padre dell'attuale amministratore della Persona_1 CP_3 Controparte_4
negli anni 90 (brevetto [...] depositato il 28/09/1993 e pubblicato il
Con 28/03/1995, da cui è derivato il brevetto 5731199, poi decaduto il 5/11/2010), nonché prodotto e commercializzato dalla “già nei primi anni '90” (cfr. cit. p. 11), ovvero CP_3
anteriormente alla data di priorità, costituita dalla domanda di brevetto italiano depositata dalla l 15/12/2014 (cfr. doc. 11 fasc. att.; doc. 2 fasc. conv.); Controparte_1
- ha altresì sostenuto che il dispositivo oggetto del brevetto EP'289, denominato commercialmente “Rigeneracons”, e il corrispondente metodo di estrazione delle cellule sarebbero privi di attività inventiva (art. 48 Cpi) e anche di “dominio pubblico per espressa attività di divulgazione svolta dal … dott. (amministratore della Persona_2 [...]
, il quale, allo scopo, ha utilizzato non soltanto i canali telematici internet ma CP_1 anche le trasmissioni della Televisione pubblica” (cfr. cit. p. 14).
Si è costituita la ccependo preliminarmente il difetto di interesse Controparte_1 ad agire dell'attrice (art. 122 Cpi), tenuto conto che la stessa “si definisce Parte_1
nelle proprie difese quale mero rivenditore o distributore dei prodotti in forza dei CP_3
Cont quali … afferma la nullità del brevetto” EP e, peraltro, “non specifica se il rapporto di distribuzione riguardi anche l'Italia o sia limitato a paesi terzi” (cfr. comp. risp. p. 1); inoltre, nel procedimento cautelare Nrg 2254/2021, la si è costituita indicando la Parte_1
P.Iva./Vat 6402317w, mentre, nel presente giudizio, è stata indicata la P.Iva. , P.IVA_1 sicché si tratterebbe “di due società diverse” (cfr. comp. risp. p. 3).
Nel merito, la ha contestato la domanda di nullità del brevetto Controparte_1
EP'289 (e ha chiesto di accertarne la validità), osservando:
- che “l'illustrazione dell'invenzione a coloro che rientrano nella catena produttiva necessaria per la realizzazione e la sperimentazione della stessa non costituisce predivulgazione” (cfr. comp. risp. p. 3); in particolare, nel caso di specie, la CP_1
nel 2012, aveva richiesto alla sua socia (il cui legale rappresentante,
[...] CP_3
è stato anche amministratore della fino al 2015, Controparte_4 Controparte_1
cfr. doc. 1 fasc. conv.) di produrre alcuni prototipi del dispositivo poi oggetto di brevetto;

- che il “brevetto EP3233289 è stato concesso a seguito di esame preventivo e deve quindi ritenersi assistito da una presunzione di validità rafforzata” (cfr. comp. risp. p. 5).
Con ordinanza in data 28/07/2023 è stata disposta l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento cautelare Trib. Torino Nrg 2254/2021 (nell'ambito del quale è stata svolta una
3 consulenza tecnica volta ad accertare -tra il resto- la sussistenza dei requisiti di validità del brevetto EP'289, con particolare riferimento alla novità e all'altezza inventiva) e sono stati rigettati i capitoli di provi articolati dall'attrice, in quanto inerenti al contenuto di documenti ovvero valutativi.
Con ordinanza del 4/10/2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 Cpc.
2. La parte convenuta ha preliminarmente eccepito la carenza di interesse ad agire dell'attrice in quanto mera rivenditrice/distributrice dei dispositivi cd. “Medicons” della CP_3 rispetto ai quali la nell'ambito del giudizio cautelare Trib. Torino Nrg Controparte_1
2254/2021, ha invocato la contraffazione con il proprio brevetto EP'289.
Ritiene il Tribunale che l'eccezione sia priva di pregio, atteso che:
- se è vero che la giurisprudenza di legittimità citata dalla convenuta ha escluso la legittimazione attiva del mero rivenditore/distributore con riferimento all'azione di contraffazione (cfr. Cass. 29574/2020);
- è pur vero che tale principio di diritto non può essere esteso all'azione di nullità, tenuto conto che l'art. 122 c. 1 Cpc stabilisce che “l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse”; non è richiesto, dunque, uno specifico interesse del soggetto che agisce in giudizio e, in quest'ottica, l'azione può essere esercitata anche dal pubblico ministero, trattandosi di un interesse pubblico.
Se ne deriva che sono legittimati a introdurre l'azione di nullità di un brevetto tutti gli operatori del settore cui la privativa si riferisce (o che si accingono ad entrare in tale settore) e che rinvengono nella presenza del brevetto -affetto da nullità- un ostacolo all'esercizio della loro attività.
In quest'ottica, deve essere riconosciuta la sussistenza di interesse ad agire in capo alla
, trattandosi di una società che opera nel settore delle biotecnologie Parte_1
(settore a cui si riferisce il brevetto EP'289), avente interesse a non essere ostacolata nell'esercizio della propria attività (di distruzione dei dispositivi cd. “Medicons” della CP_3 dalla presenza del brevetto EP'289 della ritenuto nullo. Controparte_1
Quanto all'argomento speso dalla convenuta, secondo cui l'odierna attrice sarebbe una società diversa da quella convenuta (unitamente alla nel procedimento cautelare CP_3
Trib. Torino Nrg 2254/2021 istaurato dalla è sufficiente osservare che Controparte_1
4 la , nell'ambito della memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 Cpc, ha efficacemente Parte_1 spiegato che l'indicazione di una P.Iva italiana è stata frutto di un mero refuso – circostanza rispetto alla quale la convenuta nulla ha replicato.
3. L'attrice ha sostenuto l'invalidità del brevetto EP'289 eccependo la mancanza di novità e di attività inventiva.
I consulenti tecnici d'ufficio dr.ssa e dr. hanno escluso Persona_3 Persona_4
l'asserita invalidità, affermando che le rivendicazioni del brevetto EP'289 sono “nuove, inventive e sufficientemente descritte” (cfr. consulenza p. 72).
In particolare, con riferimento alla contestata rivendicazione n.

1 -dispositivo disgregatore di materiale biologico per la preparazione di sospensioni cellulari o microinnesti tessutali (dispositivo denominato commercialmente “Rigeneracons”)-, i consulenti:
- ne hanno elencato le caratteristiche tecniche (lett. da A a J, cfr. consulenza p. 28, 29);
- le hanno comparate con le caratteristiche descritte nelle rivendicazioni del brevetto IT
101993900322521 (da cui è derivato il brevetto US 5731199) -relativo al dispositivo
“Medicons”-;
- all'esito della comparazione, hanno affermato che “la rivendicazione 1 è nuova a fronte di IY'521 in quanto tale documento non descrive le caratteristiche F, G, H e I” (cfr. consulenza p. 33), corrispondenti alla dimensione dei microfoni della griglia di disgregazione tessutale
(caratteristica F), al processo di fabbricazione dei detti microfoni (caratteristiche G ed H) ed alle loro qualità (lettera I).
Con riferimento alla contestata rivendicazione n. 10 -metodo per la fabbricazione del dispositivo disgregatore-, i consulenti hanno escluso che tale metodo fosse di dominio pubblico non avendo parte attrice fornito alcuna prova idonea a dimostrare l'asserita predivulgazione.
Infine, con riguardo al livello inventivo, i consulenti hanno ritenuto che le rivendicazioni del brevetto EP'289 siano inventive a fronte dell'arte nota e, in particolare, rispetto all'antecedente brevetto [...], in quanto quest'ultimo non anticipa le caratteristiche descritte alle lettere F, G, H ed I della rivendicazione n. 1 del brevetto EP '289, ovvero non individua un intervallo ristretto per le dimensioni dei microfori, non utilizza un punzone a piramide poligonale per il loro lo stampaggio e indica un diverso metodo di ottenimento degli stessi, ed infine non prevede un foro passante per permettere la raccolta del materiale biologico disgregato.
5 Ritiene il Tribunale che le conclusioni dei consulenti debbano essere poste a fondamento della presente sentenza, risultano fondate su considerazioni condivisibili e non adeguatamente confutate da parte attrice, le quale, pur formulando osservazioni al riguardo, non ha né evidenziato limiti di indagine o significative contraddizioni dell'elaborato, né prospettato argomentazioni idonee a smentirne le risultanze. Peraltro, all'udienza del
6/10/2023, la stessa attrice ha riconosciuto la validità “astratta” del brevetto EP'289, sostenendo, tuttavia, che tale brevetto non corrisponderebbe al dispositivo effettivamente prodotto dalla sicché il brevetto dovrebbe ritenersi astrattamente Controparte_1
valido, ma sostanzialmente nullo.
La difesa non coglie nel segno tenuto conto che la domanda di cui è causa -nullità del brevetto- ha ad oggetto il titolo di proprietà industriale e non i prodotti effettivamente realizzati e commercializzati.
4. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di parte attrice ex art. 91 Cpc e vengono liquidate ex Dm n. 55/2014 (modificato dal Dm 147/2022), in base ai valori medi della tabella di riferimento (scaglione valore indeterminato, complessità media), in complessivi € 10.860,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (ex art. 2, c. 2 Dm 55/2014), Iva se dovuta e Cpa come per legge;



PQM


Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, rigetta la domanda attorea di nullità della frazione italiana del brevetto europeo EP
3233289 B1 della , per l'effetto, ne accerta la validità; Controparte_1
condanna la a rimborsare alla e spese di lite Parte_1 Controparte_1 che liquida in complessivi € 10.860,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Manda alla cancelleria per la comunicazione all'UIBM della presente sentenza ex art. 122 c. 8 Cpi.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Torino del 7/02/2025.
Il Giudice rel. dr.ssa Rachele Olivero Il Presidente
dr. Alberto La Manna
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