Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione specializzata delle Imprese
Il Tribunale, III Sezione Civile, in composizione collegiale, composto dai Magistrati: dr.ssa Teresa Giardino - Presidente dr.ssa Stefania Monaldi - Giudice est. dr.ssa Sara Fioroni - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4648 /2023 R.G.
TRA
o in breve (cod. fisc. – p. iva Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
) rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Piero Vittorio Fiammenghi Manuela P.IVA_2
Modigliani e dall'Avv. Mario Nigro ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Alessandro Piero Vittorio Fiammenghi in Roma, via Leonida Bissolati, 20 e al domicilio digitale dei predetti avvocati alle rispettive loro pec
PARTE ATTRICE
e
( cod. fisc. e p. iva ) rappresentata e difesa dagli Avvocati CP_1 P.IVA_3
Matteo Sinibaldi ed Eleonora Corsi ed elettivamente domiciliata al domicilio digitale dei predetti avvocati alle rispettive loro pec
PARTE CONVENUTA avente ad oggetto: rapporti societari;
sulle seguenti conclusioni:
PER L'ATTRICE: . Nel merito: - accertare e dichiarare che l'utilizzo dei marchi costituiti e/o contenenti la parola “BIOS” da parte della soc. in relazione a servizi identici o Controparte_1 affini ai servizi protetti con i marchi della soc. costituisce contraffazione del marchio di Parte_1 parte attrice;
- accertare e dichiarare che l'utilizzo dei marchi costituiti e/o contenenti la parola
“ da parte della soc. in relazione a servizi identici o affini ai servizi protetti Pt_1 Controparte_2 con i marchi della soc. costituiscono atti di concorrenza sleale, ex art. 2598 c.c., nei Parte_1 confronti di parte attrice;
- accertare e dichiarare che l'uso del nome a dominio www.biosterni.it da parte della soc. così come qualunque altro nome a dominio contenente il nome Controparte_1
“bios”costituisce violazione dei diritti di esclusiva della soc. ai sensi degli artt. 20 e 22 Parte_1 c.p.i. integrando altresì atti di concorrenza sleale nei confronti della medesima Parte_1 sanzionabili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2598 c.c.;
- accertare e dichiarare che l'uso del nome “BIOS” come insegna da parte della soc. CP_2 costituisce violazione dei diritti di esclusiva della soc. ai sensi degli artt. 20 e 22
[...] Parte_1
c.p.i. integrando altresì atti di concorrenza sleale nei confronti della medesima soc. Parte_1 sanzionabili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2598 c.c.; - accertare e dichiarare la nullità assoluta, per difetto di novità, ai sensi dell' art. 25 c.p.i., in combinato disposto con l'art. 12 c.p.i. lett. c), e d), del marchio che verrà eventualmente registrato sulla base della domanda di registrazione n. 302022000138591 della soc. e ciò in virtù dei diritti di esclusiva Controparte_1 vantati dalla sul marchio anteriore “ con ogni consequenziale provvedimento ex Parte_1 Pt_1 art. 197, co. 4 c.p.i.,compresa la trasmissione della relativa sentenza all'Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi per l'annotazione della stessa e la consequenziale radiazione del marchio in questione;

- accertare e dichiarare la nullità assoluta per malafede ai sensi dell'art. 25 c.p.i., in combinato disposto con l'art. 19, co. 2 c.p.i., del marchio che verrà eventualmente registrato sulla base della domanda di registrazione n. 302022000138591 della soc. - per l'effetto, inibire, ai Controparte_1 sensi dell'art. 124 c.p.i., alla società l'uso, in qualsiasi forma, di segni distintivi Controparte_1
(marchio, insegna/nome a dominio) contenenti e/o costituiti dal nome per Pt_1 contraddistinguere servizi ricadenti nelle classi protette con i marchi d della soc. con Parte_1 previsione di una penale pari ad euro 500,00 (cinquecento euro) per ogni violazione di tale inibitoria;
- disporre ai sensi dell'art. 124 c.p.i. il ritiro e la distruzione di tutto il materiale promozionale e pubblicitario predisposto da, o riconducibile alla, soc. contenente la CP_1 parola “BIOS” per attività o prodotti compresi nelle classi protette con i marchi della soc.
[...]
- ai sensi dell'art. 126 c.p.i., ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza di condanna Pt_1
a cura della soc. e a spese della soc. secondo le modalità che Ill.mo Parte_1 CP_1
Tribunale vorrà disporre, sui quotidiani a tiratura nazionale, “La Repubblica”, il “Corriere della
Sera”, “Il Messaggero” ed il “Mattino”, oltre che su una rivista specializzata di settore che verrà indicata in seguito;

- condannare la società convenuta al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall'attrice, derivanti dagli illeciti di contraffazione del marchio e di concorrenza sleale evidenziati nel presente e da quantificarsi attraverso la c.t.u. richiesta dalla nel presente giudizio, o in subordine, in Parte_1 via equitativa, secondo i criteri di cui all'art. 125, co. 1 e 2 c.p.i., e, in particolare, tenendo conto delle royalties virtuali, che la soc. avrebbe dovuto corrispondere alla soc. se CP_1 Parte_1 avesse tenuto un comportamento corretto, allo scopo di prevedere un legittimo sfruttamento del nome “ .Inoltre, ai sensi dell'art. 125 co. 3 c.p.i., - condannare la soc. Pt_1 CP_1 alternativamente e/o cumulativamente al risarcimento del danni sopra enunciati, a restituire alla soc. l'utile netto eventualmente realizzato dalla offerta dei servizi contraffatti da Parte_1 quantificarsi a mezzo c.t.u.
PER LA CONVENUTA: In via preliminare: Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti attorei e, per l'effetto, dichiarare inammissibili o rigettare le domande avversarie. In via principale: Respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto. In via subordinata: Per il solo non creduto caso di mancato accoglimento delle domande proposte in via preliminare e principale da questa difesa, limitare l'inibitoria eventualmente pronunciata ai soli segni distintivi identificanti servizi che vengano accertati come identici.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società (d'ora in avanti ” o semplicemente ) Parte_1 Pt_1 Pt_1 ha convenuto in giudizio la società L'attrice ha premesso: CP_1
- di operare da 50 anni sul mercato italiano offrendo sia prestazioni di diagnostica di laboratorio che prestazioni di chirurgia e di service di laboratorio;

- che i suddetti servizi sono tutti contrassegnati dal segno distintivo , protetto in
Italia come marchio sin dal 1988;
- di avvalersi della piattaforma “gruppobios.it" sulla quale confluiscono circa 70 domini contenenti il nome “ di titolarità della medesima società; Pt_1
- di aver scoperto, nel 2017, che la società aveva depositato domanda di registrazione CP_1
del marchio italiano per proteggere servizi della classe 44 della Classificazione di
Nizza (assistenza sanitaria, controlli sanitari, gestione di servizi sanitari, servizi di informazione in materia di assistenza sanitaria, servizi medici);
- che tale domanda di registrazione era stata respinta dall' a seguito di opposizione avanzata CP_3 dalla stessa attrice;

- che tuttavia la aveva continuato ad utilizzare il segno distintivo sopra indicato o CP_1 comunque un segno distintivo recante la locuzione sia come insegna del proprio laboratorio Pt_1 sito in sia come marchio, sia come nome a dominio, persistendo in tale condotta nonostante CP_1 la lettera di diffida trasmessa dall'attrice in data 11 ottobre 2021; - che in data 3 ottobre 2022 la società convenuta ha depositato una nuova domanda di registrazione di un marchio, consistente nel segno , anche in questo caso per proteggere servizi della classe 44;
- di essersi attivata per proporre una nuova opposizione innanzi all' (pendente nel momento CP_3 in cui veniva introdotto il presente giudizio).
Alla luce di tali premesse, l'attrice ha sostenuto che il comportamento della convenuta integrasse condotta di contraffazione ed atti di concorrenza sleale parassitaria, e ciò in quanto:
- il marchio della convenuta, sia nella sua prima formulazione (colori rosso e blu) che nella seconda formulazione (colori verde e rosso) era fortemente confondibile con il marchio dell'attrice (da quest'ultima qualificato come “forte”, con il surplus di tutela che ne deriva), e ciò anche in ragione dell'affinità dei servizi offerti;

- l'utilizzo del suddetto marchio da parte della convenuta era altresì idoneo ad ingenerare nella clientela il rischio di un'associazione inesistente con i servizi offerti dall'attrice;
- parimenti erano idonei ad ingenerare confusione e/o rischio di associazione l'insegna della convenuta (che riproduce il marchio sopra riportato) nonché il nome a dominio di quest'ultima;
- la convenuta, operando con un marchio palesemente contraffatto, aveva posto in essere atti di concorrenza sleale per imitazione servile.
L'attrice ha inoltre sostenuto che la confondibilità del marchio ne determinava la carenza di novità
e, conseguentemente, la nullità ex artt. 12 e 25 CPI;
e che il marchio era altresì nullo per malafede ex art. 19 CPI, e ciò in quanto ben sapeva dell'esistenza del marchio dell'odierna attrice, CP_1 essendosi vista respingere una prima domanda di registrazione proprio in ragione della confondibilità dei segni.
L'attrice ha pertanto concluso come in epigrafe, chiedendo che alla declaratoria di nullità ex art. 25
o ex art. 19 e alla declaratoria di concorrenza sleale facesse seguito il risarcimento del danno dalla stessa patito, nonché la pubblicazione dell'emananda sentenza e la distruzione del materiale promozionale recante il marchio contraffatto.
La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
La convenuta ha preliminarmente eccepito l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dall'attrice per infruttuoso decorso del termine di cui all'art. 2974 c.c.; ha infatti sostenuto che il termine prescrizionale era decorso al momento della notifica della citazione in assenza di atti interruttivi, in quanto era trascorsi oltre cinque anni dalla consapevolezza dei presunti atti di concorrenza sleale, acquisita dall'attrice nelle stesse date in cui si erano verificate le condotte contestate, in forza non solo del servizio di sorveglianza delle contraffazioni del quale si avvale l'attrice ma anche del fatto che, nel marzo 2016, l'attrice aveva trasmesso mail al nome a dominio contestato e della circostanza che l'insegna era utilizzata dal 2012.
Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda, sostenendo: CP_1
- che il marchio di controparte non possa considerarsi marchio forte, dal momento che la parola
“bios” - termine greco normalmente tradotto come “vita” - possederebbe una specifica aderenza ai servizi offerti dall'attrice (prevenzione e diagnosi);
- che in conseguenza - dovendosi considerare quello dell'attrice come marchio debole - sarebbero sufficienti anche piccole differenze fra i due segni per escludere la contraffazione e la possibilità che si concretizzi il rischio di confusione;

- che tali differenze vi fossero senz'altro, stante la diversità dei colori utilizzati nei marchi e la diversa disposizione dell'elemento decorativo;

- che il rischio di confusione, di associazione e di concorrenza sleale era in ogni caso escluso dal fatto che opera solo nella città omonima, così ponendosi fuori dall'area di attività CP_1 dell'attrice;
- che in ogni caso i due marchi avevano per lungo tempo coesistito, dovendosi pertanto ritenere superato qualsiasi rischio di confusione.
Con riferimento alla domanda di nullità del marchio ex art. 12 e 19 del CPI, ha replicato che il proprio marchio - non potendosi considerare contraffatto, per i motivi sopra illustrati – doveva ritenersi assistito dal requisito della novità e che in ogni caso la domanda di registrazione non era avvenuta in male fede, mancando i presupposti richiesti dall'art. 19 CPI.
Le parti si sono scambiate memorie autorizzate ex art. 171 ter, approfondendo le rispettive argomentazioni ed avanzando istanze istruttorie. Con provvedimento del 19.6.2024 il Giudice istruttore ha rigettato le istanze istruttorie di entrambe le parti ( «- le istanze di prova orale sono superflue ai fini della decisione;
- le istanze ex art. 210 c.p.c., finalizzate ad una successiva consulente tecnica ricostruttivo- contabile confondono l'agevolazione probatoria accordata dall'art. 125 CPI con una non consentita deroga alle norme ordinarie di distribuzione dell'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei danni arrecati, attuali o potenziali, dalla lamentata condotta contraffattoria, finendo con l'assumere una non consentita connotazione esplorativa»).
La causa, all'esito del deposito delle conclusioni e delle memorie ex art. 189 c.p.c., è stata rimessa in decisione.
***
1. Sulla prescrizione delle azioni di Pt_1 La convenuta ha eccepito in via preliminare la prescrizione delle azioni esercitate CP_1 dall'attrice Pt_1
A sostegno di tale affermazione, la convenuta ha affermato: che è sempre stata informata della denominazione sociale della convenuta, costituita a Pt_1 seguito di scissione della società attrice;
che ha registrato il nome a dominio “biosterni.com" nel 2010 e che l'attrice era a CP_1 conoscenza di tale circostanza almeno dal 2016, allorché inviò alla convenuta delle email utilizzando l'indirizzo "; Email_1 che parimenti ha sempre utilizzato l'insegna contenente la parola “bios” sino dal 2012 CP_1 senza ricevere contestazioni;

In primo luogo - anticipando argomenti rilevanti anche nel proseguo della decisione - occorre osservare come l'azione svolta da si incentri sulla contraffazione del proprio marchio, che Pt_1 avrebbe posto in essere attraverso l'utilizzo e il tentativo di registrazione del marchio CP_1
. Sebbene nelle conclusioni l'attrice sembri estendere l'oggetto delle proprie richieste
(di nuovo, si tornerà approfonditamente sul punto), le stesse devono essere interpretate nel senso appena illustrato, e cioè come domande tutte imperniate sull'utilizzo, da parte di controparte, del marchio , il quale è – al pari del marchio dell'attrice - un marchio figurativo, composto dalla parola “bios” e dalla relativa raffigurazione grafica. (Tale interpretazione è peraltro suffragata dalle stesse parole di parte attrice, la quale, nella propria memoria del 29.2.2024 scrive: «Ripetiamo ancora una volta che la non contesta all'odierna convenuta l'uso del nome sociale Parte_1 CP_1 ma l'uso di segni distintivi – ed è cosa ben diversa – uguali, simili o comunque confondibili
[...] con il marchio registrato della medesima E anche le contestazioni che abbiamo fatto Parte_1 sull'uso del nome a dominio non sono legate al nome a dominio in sé, ma all'abbinamento di tale nome ai segni contestati di cui la odierna convenuta è venuta a conoscenza, ripetiamo ancora una volta, solo nel gennaio 2017»).
Ora, il marchio - stando a quanto affermato dall'attrice e non smentito dalla convenuta
- è utilizzato da quest'ultima a far data dal 2019 (si veda il doc. 7 di parte attrice), giacché in precedenza utilizzava (come si evince anche dal documento 4A, versato agli atti dalla CP_1
stessa convenuta) il marchio , di cui aveva chiesto la registrazione nel 2017.
Ciò posto, va rilevato che al momento della notificazione introduttiva del giudizio - l'azione è stata proposta nel 2023 - non erano prescritti i diritti che parte attrice assume siano lesi dall'utilizzo del marchio , dal momento che quest'ultimo non risulta esser stato utilizzato prima del
2019 (con la conseguenza che la prescrizione quinquennale non si è senz'altro compiuta).
Deve pertanto ritenersi che - nella misura in cui esse sono imperniate sull'utilizzo, da parte della convenuta, del marchio figurativo sopra riportato - le azioni di contraffazione e di concorrenza sleale esercitate dall'attrice non sono prescritte. Cont Parimenti non possono senz'altro dirsi prescritte le azioni ex art 12 e 19 del le quali - vertendo senza ombra di dubbio sulle qualità del marchio - non potevano certo essere proposte prima che lo stesso venisse in utilizzo, fatto che, come detto, è avvenuto solo nel 2019 (a fronte di un'azione introdotta nel 2023).
2. Sulla contraffazione del marchio dell'attrice

2.a) L'attrice ha affermato che l'utilizzo, da parte della convenuta del marchio Pt_1 CP_1
costituisce contraffazione del proprio marchio (dall'attrice qualificato come forte in quanto lo stesso “non contiene alcun riferimento o collegamento specifico alla categoria dei prodotti e servizi che contraddistingue ed è frutto di una elaborazione di fantasia”).
Secondo la prospettazione dell'attrice, infatti, non solo i due marchi sono assai simili se non identici sia dal punto di vista fonetico che visivo, ma il rischio di confondibilità e/o di associazione è ulteriormente rafforzato dalla circostanza che entrambe le società erogano servizi in settori merceologici affini (salute e diagnostica).
La convenuta ha invece sostenuto che le differenze tra i due segni - consistenti nella CP_1 diversa scelta dei colori, che nel caso della convenuta richiamerebbero quelli del gonfalone della città di nel diverso elemento decorativo, nonché nella presenza, nel marchio della convenuta, CP_1 della dicitura “servizi per la salute” – sono sufficienti a fugare qualsiasi rischio di confusione, anche in ragione della diversa area geografica in cui vengono erogati i servizi.
La convenuta ha altresì escluso che il marchio di parte attrice possa considerarsi marchio forte, in ragione del fatto che la parola “bios” presenta un collegamento non debole con i servizi offerti
(tutela della salute): prova di ciò sarebbe costituita dal fatto che numerose società utilizzano il termine “bios” per erogare prestazioni nel settore della salute.
Cont

2.b) Ciò posto, va considerato che l'art 20 del prevede che il titolare della privativa (quale è nel caso di specie la quale ha registrato il marchio sin dal 1988) possa vietare Pt_1 ai terzi di utilizzare nell'attività economica “un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”.
E' pacifico che le società e offrano servizi “affini”, dal momento che Pt_1 CP_1 entrambe operano nel settore della diagnostica e si rivolgono direttamente al consumatore (B2C): tale circostanza rende pertanto del tutto superflua l'eccezione di parte convenuta relativa alle diverse classi merceologiche per cui è stata chiesta la registrazione dei marchi. Occorre pertanto valutare se il segno utilizzato dalla convenuta sia “identico o simile” al marchio registrato dell'attrice, e per ciò idoneo a ingenerare nel pubblico un rischio di confusione e/o associazione.
Ebbene, la comparazione visiva tra il marchio di parte attrice, , e quello della convenuta, , rivela come gli stessi siano fortemente simili, e di conseguenza come il secondo sia senz'altro idoneo ad ingenerare confusione nel consumatore medio. Ed infatti:
- entrambi i marchi riportano in primo piano la parola “bios”, relegando sullo sfondo le ulteriori locuzioni, scritte con caratteri molto più piccoli, con la conseguenza che ciò che resta impresso all'utente è solo il nucleo centrale costituito dal termine “bios”;
- entrambi i marchi presentano uno schema cromatico simile, con le prime tre parole di un colore e la “s” di colore diverso;

- entrambi i marchi sono in stampatello maiuscolo, ed in entrambi la “s” finale risulta in qualche modo “tagliata” nella parte apicale;

- entrambi i marchi presentano un elemento decorativo circolare (dei puntini), posto a fianco della lettera iniziale “B”.
A fronte di tali somiglianze, le differenze pur esistenti - i colori utilizzati (che comunque presentano anche elementi di affinità, dal momento che il rosso è presente in entrambi i marchi); la diversa quantità e disposizione dei puntini presenti nell'elemento decorativo - non sono certamente idonee ad escludere il rischio di confondibilità (come peraltro rilevato anche dalla commissione , che CP_3 nelle more del presente giudizio ha rigettato la domanda di registrazione del marchio di . CP_1
E tale rischio di confondibilità e associazione sussiste - lo si precisa - a prescindere dalla valutazione circa la “forza” del marchio di parte attrice. Ed infatti, anche se per il marchio debole sono sufficienti ad escludere la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte, non ogni modificazione o aggiunta, diremmo “cosmetica”, può essere ritenuta idonea ad escludere il rischio di confusione, essendo comunque necessarie modificazioni sensibilmente incidenti rispetto al profilo fonetico, concettuale, grafico del marchio. A voler ritenere diversamente - a voler ritenere cioè che in caso di marchio debole qualsiasi modifica, non importa quanto lieve (ad esempio un mero cambio di colore a fronte dell'utilizzo dello stesso font, degli stessi elementi grafici, delle stesse parole) - sia idonea a fugare il rischio di confusione, si finirebbe per mortificare la tutela dei marchi deboli, nonché per favorire condotte che confondono il consumatore e ne condizionano le scelte.
Pertanto, ritiene il Collegio di dover accogliere la domanda di parte attrice nella misura in cui la stessa è diretta a veder affermare che il marchio costituisce contraffazione del marchio
.
Da ciò consegue che la convenuta dovrà cessare di utilizzare tale segno – e cioè la denominazione
“bios” nella sua particolare rappresentazione grafica - sia come marchio, che come insegna;
altresì
andrà distrutto il materiale contenente il marchio ..
Quanto al c.d. nome di dominio - che è l'indirizzo di un sito web espresso in formato alfabetico, e quindi con una modalità più facile da memorizzare a da ricercare nella rete rispetto al corrispondente indirizzo IP - occorre considerare che una ragione di conflitto può sorgere tra un marchio denominativo e un nome di dominio, ove quest'ultimo sia stato registrato da chi non è titolare del marchio. Ed infatti, la registrazione di un nome di dominio che riproduca o contenga un marchio denominativo altrui sostanzia una contraffazione del marchio stesso in quanto permette di ricollegare parassitariamente l'attività di chi, senza avere alcun diritto sul marchio, ha registrato tale dominio – e la sua offerta commerciale – a quella del titolare del marchio;
nel caso in esame, invece, il marchio tutelato dell'attrice è un marchio anche figurativo e la privativa è accordata non tanto in ragione della denominazione ma piuttosto della particolare combinazione di figura e nome.

2.b Sulla domanda dell'attrice così come formulata nelle conclusioni
Il collegio deve a tale proposito osservare che la richiesta di volta ad inibire tout court Pt_1
l'utilizzo del nome a dominio “biosterni” non solo sarebbe prescritta (perché pacificamente l'attrice era a conoscenza che la convenuta utilizzasse un dominio di questo tipo sin dal 2016, e non ha posto in essere atti interruttivi nel quinquennio successivo), ma comunque non fondata;
il rischio di confondibilità e di associazione deve -come è stato - essere valutato in concreto, in relazione alla particolare combinazione di denominazione (ossia la parola bios) e l'immagine (ossia il carattere e la scala cromatica impiegati nel marchio unitamente al segno grafico del particolare decoro a puntini posti a margine della lettera “B”). Detto altrimenti, ciò che integra la contraffazione (e dunque, come si dirà infra, la concorrenza sleale) da parte di non è il mero utilizzo nei propri segni distintivi della parola “bios”, CP_1 ma la scelta di un marchio figurativo o comunque misto il quale - per i motivi visti - è sin troppo simile a quello di parte attrice e come tale idoneo a violare il disposto dell'art. 20 CPI;
ma altrettanto non potrebbe predicarsi, in astratto, rispetto ad un marchio il quale, vuoi modificando il font ed i colori, vuoi attraverso la creazione di un logo completamente diverso da quello di parte attrice, vuoi valorizzando altre parole oltre a “bios”, non risulti in concreto suscettibile di violare la privativa dell'attrice pur contendo il termine “bios” – parola del greco classico ormai entrata nell'uso corrente come indicativa dell'essere vivente.
La domanda deve pertanto intendersi come accolta limitatamente all'inibitoria del marchio figurativo , nella sua articolazione di denominazione e figura.
3. Sulle domande di concorrenza sleale, nullità per carenza di novità, nullità per malafede
Una volta stabilito che il marchio costituisce contraffazione del marchio di parte attrice (così come costituiva contraffazione il precedente marchio della convenuta, ), è evidente che la condotta della convenuta integra altresì concorrenza sleale per imitazione servile, dovendosi ritenere che la violazione coincida con l'utilizzo del segno contraffatto.
Non possono sul punto ritenersi dirimenti le valutazioni della convenuta, che ha fatto leva sia sulla diversa tipologia di servizi offerti (dei quali si è già detta la sovrapponibilità) sia, soprattutto, sul diverso bacino di utenza delle due società. Vista la contiguità degli ambiti territoriali in cui operano le due società (Lazio e Umbria sono regioni confinanti), vi è infatti una non trascurabile utenza per cui recarsi a Roma o a per effettuare analisi è, in ragione della loro collocazione, CP_1 sostanzialmente equivalente (si pensi a chi vive a metà tra le due città). Tale fetta di utenza ben potrebbe essere indotta a credere che il laboratorio di in ragione della somiglianza del CP_1 marchio di quest'ultima, sia una filiale territoriale di e dunque a preferire una trasferta Pt_1 nella città umbra piuttosto che nella capitale.
Per quanto invece riguarda le domande di nullità del marchio, sia ex artt 12 e 25 che ex art. 19 del codice della proprietà industriale, osserva il collegio che il rigetto della domanda di registrazione del marchio da parte dell' parrebbe rendere superflua la valutazione sul punto, CP_3 fermo restando che le argomentazioni svolte supra in tema di somiglianza e confondibilità del marchio di parte attrice e di quello oggetto di causa ben avrebbero giustificato quantomeno la declaratoria di nullità per carenza di novità.
4. Sulla domanda di risarcimento del danno .
L'accoglimento della domanda di contraffazione e la configurabilità di una condotta parassitaria non comportano di per sé la ravvisabilità di un danno risarcibile. Si deve infatti escludere qualsiasi forma di automatismo, nel senso che - contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice - «il danno cagionato dal compimento di atti di concorrenza sleale non è “in re ipsa” ma, essendo conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, richiede di essere autonomamente provato secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito (per tutte: Cass. 26 marzo 2009, n. 7306; Cass. 23 dicembre 2015, n. 25921).» (così Cass.
n. 4255/2021, la quale condivisibilmente rileva che «se è vero che l'accertamento di concreti fatti materiali di concorrenza sleale comporta una presunzione di colpa che onera l'autore degli stessi della dimostrazione dell'assenza dell'elemento soggettivo ai fini dell'esclusione della sua responsabilità (Cass. 23 dicembre 2015, n. 25921 cit.), è altrettanto vero, come si è detto, che il corrispondente danno cagionato dalla condotta anticoncorrenziale necessita di essere provato dal danneggiato») .
Il danno da concorrenza sleale deve pertanto essere dimostrato da chi ne chiede il ristoro secondo le ordinarie regole della responsabilità aquiliana: e solo una volta ottenuta la dimostrazione dell'an il giudice potrà - ove la situazione lo giustifichi - o disporre l'assunzione di mezzi di prova che permettano di determinare il quantum, o optare per una liquidazione in via equitativa.
Ebbene, parte attrice non ha provato di aver subito un danno né patrimoniale né di immagine in conseguenza delle condotte di Nel citare in giudizio quest'ultima, infatti, l'attrice si è CP_1 limitata a sostenere che il danno fosse “in re ipsa”, per poi chiedere che “ai fini di una esatta quantificazione” (e dunque in tema di quantum, ma non di an) venisse ordinato a controparte l'esibizione completa della sua documentazione contabile e commerciale, nonché venisse disposta una consulenza tecnica d'ufficio.
Ma in assenza di qualunque elemento concreto che sostanzi la presenza dell'an del danno (l'attrice avrebbe potuto, ad esempio, depositare i propri bilanci, evidenziando, se vi fosse stata, una contrazione del fatturato;
avrebbe potuto, di nuovo se vi fosse stata, prospettare una diminuzione delle prenotazioni da parte della propria clientela;
avrebbe potuto allegare che gli utenti avevano prenotato servizi presso la convenuta credendo di prenotare una prestazione ad una affiliata a proprio gruppo così sostanziando l'esistenza di un danno di immagine, oppure avrebbe potuto dimostrare che fornisce a prezzi inferiori gli stessi servizi di , tutte cose che non CP_1 Pt_1 ha fatto), l'attività probatoria richiesta si configura come meramente esplorativa, e come tale non ammissibile.
5. Sulla pubblicazione della sentenza e sul contenuto della condanna. ha chiesto l'ordine ex art. 126 CPI di pubblicazione della sentenza;
la richiesta deve Pt_1 essere accolta, limitando la pubblicazione al quotidiano di maggiore diffusione in centro Italia e, soprattutto, nelle zone a confine tra Umbria e Lazio (il Messaggero)
La sentenza dovrà pubblicarsi per estratto, una sola volta, a spese della parte soccombente.
L'inibitoria deve essere assistita da una penale;
tenuto conto della natura dell'attività esercitata e dell'operatività prevalentemente locale della conventa (la quale per quanto emerge dagli atti opera in un'unica sede), appare congrua la somma di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti adottati a decorrere dal trentesimo giorno successivo al deposito della sentenza.
Deve essere ordinato il ritiro dal commercio, sempre nel termine dal trentesimo giorno successivo al deposito della sentenza, e la distruzione di tutto il materiale recante il marchio contraffatto e, parimenti, deve essere ordinata, entro il medesimo termine, la rimozione dell'insegna che riproduce il marchio medesimo, ponendo le relative spese a carico della convenuta.
6. Sulle spese
Le spese devono essere poste a carico della parte convenuta, in applicazione della regola generale della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, assumendo a riferimento lo scaglione delle cause di valore indeterminabile, complessità media, parametri prossimi ai medi per le fasi introduttiva, di studio e decisionale e prossimi ai minimi per la fase istruttoria, in assenza di espletamento di prova orale.


P.Q.M.


Il Tribunale di Perugia, Sezione Imprese, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella controversia in epigrafe, così decide:
– accoglie, nei limiti indicati in motivazione, la domanda avanzata da e: Pt_1
– accerta che il marchio di costituisce contraffazione del marchio CP_1 figurativo di Pt_1
- inibisce alla convenuta l'utilizzo del suddetto marchio figurativo sia come marchio che come insegna;
- ordina il ritiro dal commercio e la distruzione di tutto il materiale promozionale e di tutto il materiale pubblicitario recante l'immagine del marchio contraffatto;

- pone a carico della convenuta una penale di euro 100,00 (cento euro) per giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti adottati a decorrere dal trentesimo giorno successivo al deposito della presente sentenza.
- ordina la pubblicazione della presente sentenza a cura dell'attrice e a spese della convenuta sul quotidiano “Il Messaggero” , una sola volta e per estratto;

– ritiene assorbite le domande di nullità del marchio;

– rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da Pt_1
– condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in euro 1.063 per spese CP_1 Pt_1 vive ed in euro 8.500,00 per compensi professionali, oltre a rimborso spese forfetario nella misura del 15% del compenso, cap ed iva, se dovuta e non detraibile dalla parte vittoriosa, come per legge.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 26 settembre 2025
Il Presidente
Dr.ssa Teresa Giardino
Il giudice est.
Dr.ssa Stefania Monaldi