REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Specializzata delle Imprese CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Giuliana Segna Presidente relatore dott. Benedetto Sieff Giudice dott. Enrica Poli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 577/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. SANDRI LUCA e , Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO SFORZA 19 20122 MILANO, presso il difensore avv.
SANDRI LUCA
ATTORE

contro

:
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 P.IVA_2 Parte_3
), con il patrocinio dell'avv. FAZZOLARI SAMUELE e elettivamente C.F._1
domiciliati in VIA A. VENTUROLI 69 40138 BOLOGNA presso lo studio dell'avv. FAZZOLARI
SAMUELE
CONVENUTI
CONCLUSIONI
ATTRICE: in via principale
• accertare e dichiarare che la condotta posta in essere dal sig. e dalla Parte_3
società con la registrazione e l'uso del nome di dominio costituisce Parte_2
pagina 1 di 9

contraffazione di marchio e dei nomi a dominio della ai sensi del Parte_1
Codice della Proprietà Industriale ed integra atto di concorrenza sleale ex art. 2598 e ss c.c.
• accertare e dichiarare che la condotta posta in essere dal sig. e dalla Parte_3
società con la realizzazione del portale costituisce contraffazione del Parte_2
marchio e dei nomi a dominio della ed integra atto di concorrenza Parte_1
sleale ex art. 2598 e ss c.c. conseguentemente e per l'effetto
• inibire al sig. e alla società l'utilizzazione del Parte_3 Parte_2
nome a dominio
• ordinare il trasferimento del nome a dominio in favore di Parte_1
• disporre una sanzione pecuniaria non inferiore ad Euro 1.000,00 per ogni eventuale giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento
• ordinare la pubblicazione dell'emanando provvedimento a cura della ricorrente e a spese della resistente, per due volte, per estratto ed a caratteri doppi rispetto al normale, su due quotidiani e due periodici;

• condannare il sig. e la società al risarcimento dei danni Parte_3 Parte_2
patrimoniali e non patrimoniali subiti da per effetto della Parte_1
contraffazione e della concorrenza sleale nella somma che sarà determinata dal Giudicante nel corso di causa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre Iva e Cpa.
CONVENUTI: rigettare la domanda attorea come proposta, in quanto infondata in fatto e diritto, accertando e dichiarando l'estraneità dei convenuti con sede a Parte_2
Trento (TN), in Via Verdi n. 19, partita I.V.A. in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro-tempore Sig. nonché del Sig. Parte_3 [...]
nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_3 C.F._2
), dalle responsabilità a qualsiasi titolo ascritte alla loro condotta, non sussistendo nello
[...]
specifico alcun atto/fatto idoneo a configurare contraffazione di marchio e dei nomi a dominio della ai sensi del Codice della Proprietà Industriale ovvero atto di Parte_1
concorrenza sleale ex art. 2598 e ss c.c.
pagina 2 di 9 - rigettare le richieste di inibitoria nei confronti del Sig. e della società Parte_3
sull'utilizzazione del nome a dominio www.trentinomarketing.it e Parte_2
www.trentinomarketing.com
- rigettare la richiesta di ordinare il trasferimento del nome a dominio www.trentinomarketing.it e www.trentinomarketing.com in favore di Parte_1
- rigettare la richiesta avversaria di disporre una sanzione pecuniaria non inferiore ad €
1.000,00 per ogni eventuale giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento
- rigettare la richiesta di ordinare la pubblicazione dell'emanando provvedimento a cura della ricorrente e a spese della resistente, per due volte, per estratto ed a caratteri doppi rispetto al normale, su due quotidiani e due periodici;

- rigettare la richiesta di condannare il sig. e la società Parte_3 Parte_2
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da
[...] Parte_1
per effetto della contraffazione e della concorrenza sleale
- accertare che non sussiste alcun danno subito da con conseguente Parte_1
rigetto delle domande avversaria di condanna al risarcimento del predetto danno;

- accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo ai soggetti convenuti per gli asseriti atti e comportamenti di concorrenza sleale, in violazione dell'art. 2598, nn. 2 e 3, c.c., con conseguente rigetto della domanda di risarcimento formulata contro i predetti convenuti;

- condannare comunque parte attrice al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali 15%, I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd. 22/02/2023, la società a socio unico, società Parte_1
strumentale della Provincia Autonoma di Trento, conveniva in giudizio e Parte_2
il suo fondatore e legale rappresentante asserendo che vi era stata la Parte_3 violazione da parte di questi ultimi dell'art.20 del Codice della proprietà industriale e degli artt.2598 ss. cc.
La condotta lesiva era individuata dall'attrice nella registrazione dei nomi a dominio
> e <trentinomarketing.it/com>, nonché nella registrazione del Parte_4
marchio , condotte avvenute tutte nel corso del 2009. Asseriva l'attrice Parte_4
pagina 3 di 9 che tali segni distintivi registrati erano e rimangono capaci di provocare confusione nel pubblico generale, generando l'impressione che la società convenuta sia in qualche modo collegata all'istituzione della Provincia Autonoma di Trento. In particolare, contestava alla convenuta il plagio del proprio marchio , al quale il marchio trentino-marketing.it Pt_1
sarebbe del tutto similare.
Chiedeva, dunque, al Tribunale di dichiarare che le condotte di parte convenuta integrano contraffazione del marchio e concorrenza sleale, e per l'effetto, inibire l'utilizzo dei nomi a dominio e del marchio ai convenuti, trasferire i nomi a dominio alla proprietà dell'attrice stessa, e condannare i convenuti al risarcimento del danno causato, oltre a ordinare la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani.
Con comparsa dd. 17/06/2023 si costituivano entrambi i convenuti, contestando le asserzioni di parte attrice in ogni loro parte in fatto e in diritto. Asserivano, in primo luogo, che i marchi non possono essere considerati sostanzialmente simili ai sensi della vigente legge sulla proprietà industriale, e in secondo luogo, che i nomi a dominio erano stati registrati in buona fede in un momento storico nel quale l'attrice non aveva registrato alcun nome a dominio simile a quelli contestati alla convenuta.
Con memoria dd.12/09/2023, l'attrice eccepiva la tardiva costituzione dei convenuti, opponendosi all'ammissione di numerose “eccezioni in senso stretto” presentate dagli stessi.
La causa, istruita documentalmente, era trattenuta in decisione con ordinanza dd.12/03/2025.
***
Le domande sono infondate.
La ha promosso il presente giudizio per ottenere la tutela dei seguenti Parte_1
marchi registrati (ed utilizzati per la promozione turistica del ): Pt_1
- marchio UIBM figurativo, depositato il 11.02.1991 con n. TN1991C000008, registrato in data
02.06.1994 con il n. 0000619777 e rinnovato con domanda n. 362021000031427 del
23/02/2021 (doc. n. 17); esso consiste “nell'abbinamento del logotipo e marchio Pt_1
Con farfalla posto obliquamente sopra in gruppo del logo ”; Pt_1
- marchio UIBM figurativo depositato il 4/10/2002 con domanda n. 2002901052585, registrato in data 2/03/2006 con num. 0000995777, valido fino al 28.02.2033 rinnovato con domanda
362023000045456 depositata il 24/03/2023), (doc. n. 18); il marchio consiste “nel disegno di
pagina 4 di 9 una farfalla stilizzata, con i contorni molto marcati e con l'ala destra di dimensioni e inclinatura maggiori e con le antenne rappresentante da due linee curve..”
- marchio , depositato il 28.12.2005 registrato in data 24.10.2007 con n. Controparte_2
004830253, valido fino al 28.12.2025 (doc. n. 19); “the trademark consists of the drawing of a stylised butterfly with a very bold outline, with the right wing of larger dimensions and inclined, with the antenna represented by two curved lines, inside a square. Adjacent to the drawing is the logo TR written inside a rectangle double the size of the square in particular fancy lettering”.
Si tratta dei due primi marchi visibili a pagina 6 dell'atto introduttivo.
L'attrice ha affermato che, a partire dal 2009, vi è stato un restyling del marchio, così come si evidenzia nella terza immagine (sempre presente a pagina 6 dell'atto di citazione).
La ha lamentato il fatto che la registrazione e l'uso del nome di dominio Parte_1
– effettuati da parte convenuta - e l'utilizzo del marchio che compare Email_1
sui siti Internet (visibile a pagina 7 della comparsa di costituzione) costituirebbero contraffazione del marchio e dei nomi a dominio della ovvero Parte_1
integrerebbero un'attività di concorrenza sleale.
Va, in primo luogo, evidenziato che i marchi utilizzati dalla Parte_1
costituiscono dei marchi figurativi, composti da una parte grafica (rappresentata dall'utilizzo di una farfalla stilizzata apposta sopra la scritta “ ” e – nel secondo caso – anche di una Pt_1
particolare forma geometrica, cioè di un rettangolo di colore azzurro) accompagnati dall'utilizzo della denominazione “ ”. Pt_1
Si evidenzia che il marchio in questione è caratterizzato proprio dalla sua particolare conformazione grafica (che costituisce il c.d. “cuore” del marchio) e non si identifica esclusivamente con l'utilizzo del solo termine “ ”, così come ipotizzato dall'attrice. Pt_1
Invero, tale termine – individuando una Provincia italiana e, quindi, un luogo geografico comune - non sarebbe neppure dotato di idonea capacità distintiva (e non sarebbe, di per sé, autonomamente e singolarmente brevettabile ai sensi dell'art. 13 Codice della proprietà industriale).
pagina 5 di 9 La presenza, nel marchio, di una parola che costituisce una denominazione generica del luogo geografico ove si svolge l'attività della è tale da rendere, per tale aspetto, Parte_1 il marchio in questione come un “marchio debole”.
In tal senso la giurisprudenza ha sovente enunciato il principio per cui i marchi di pura fantasia
– c.d. marchi forti – hanno uno speciale potere individualizzante che deriva loro non già da una diretta aderenza concettuale con il prodotto cui ineriscono ma dalla creazione immaginifica, dal contenuto ideologico-espressivo; sicché le esigenze di tutela si attuano anche con riferimento alle variazioni e alle modificazioni che non riescano a ledere l'essenza del segno distintivo. In relazione ai marchi d'impresa che siano soltanto in parte di fantasia (c.d. marchi deboli), utilizzando parole del linguaggio comune, o nomi comuni, invece, il giudizio di confondibilità dei prodotti da essi contrassegnati deve essere formulato alla stregua di criteri meno rigorosi.
In altre parole, i marchi c.d. deboli accederebbero ad una tutela più limitata essendo composti da termini di uso comune, generici o descrittivi, sicché una protezione ampia non potrebbe essere garantita in quanto comporterebbe l'istituzione di un inammissibile monopolio a favore del titolare del marchio (sentenza n. 8942 del 14/05/2020 : “in tema di marchi d'impresa, la qualificazione del segno distintivo come marchio debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte”; ordinanza n.
12368 del 18/05/2018: “il marchio complesso, che consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile, non necessariamente è un marchio forte, ma lo è solo se lo sono i singoli segni che lo compongono, o quanto meno uno di essi, ovvero se la loro combinazione rivesta un particolare carattere distintivo in ragione dell'originalità e della fantasia nel relativo accostamento.
Quando, invece, i singoli segni siano dotati di capacità distintiva, ma quest'ultima (ovvero la loro combinazione) sia priva di una particolare forza individualizzante, il marchio deve essere qualificato debole, tale seconda fattispecie differenziandosi, peraltro, dal marchio di insieme in
pagina 6 di 9 ragione del fatto che i segni costitutivi di quest'ultimo sono privi di un'autonoma capacità distintiva, essendolo solo la loro combinazione”).
Ciò premesso, va effettuata una comparazione dei marchi in contestazione (così come evidenziati a pagina 6 dell'atto di citazione ed a pagina 7 della comparsa).
Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito (ordinanza n.36862 del 15/12/2022) che “in tema di segni distintivi, il marchio complesso consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dei quali dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile, e si distingue dal marchio d'insieme, ove i vari elementi sono singolarmente privi di capacità distintiva, derivante dalla loro combinazione. Ciò nonostante, la valutazione di somiglianza di un marchio complesso ad altri marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una sua componente, per confrontarla con quella dell'altro segno, occorrendo procedere all'esame dei segni in conflitto considerati nel loro insieme, fermo restando che, in determinati casi,
l'impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso può essere influenzata da una o più delle sue componenti e, in tali ipotesi, laddove tutte le altre componenti assumano un rilievo trascurabile, la valutazione di somiglianza può essere affidata al solo esame delle componenti rilevanti”.
Con riferimento al c.d. marchio complesso la Suprema Corte ha precisato che “esso è riconoscibile nel segno risultante da una composizione di più elementi la cui forza distintiva è tuttavia affidata ad uno o più di tali elementi costituenti il ad. cuore, protetto per la sua originalità per cui l'esame da parte del giudice deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno degli elementi dotati di capacità caratterizzante (sentenza n. 1249 del 18/01/2013).
Pertanto, la valutazione di confondibilità dei marchi complessi deve essere effettuata muovendo dall'esame comparativo dell'elemento o degli elementi cui è affidata la forza distintiva (cd. cuore), ossia in modo analitico, sul fondamento del carattere dominante di tali elementi e della trascurabilità degli elementi privi di una capacità caratterizzante.
Ne caso in esame, l'elemento comune, costituito dall'utilizzo del termine “ ” non è Pt_1
dotato di capacità distintiva forte, in ragione della genericità del termine, costituente in Italia un nome che identifica una Provincia, cioè un luogo geografico generalmente noto. Inoltre il marchio utilizzato dalla è difforme anche sotto l'aspetto fonetico in quanto la Parte_2
parte testuale è composta a sua volta da due elementi: sotto al termine “ ” è, infatti, Pt_1
pagina 7 di 9 riportata la dizione “marketing.com”, presente solo nel marchio dei convenuti. E tale differenza pare sufficiente ad escluderne la confondibilità.
Inoltre, come già ricordato, l'elemento caratterizzante – e, in quanto tale, dominante – del marchio dell'attrice è rappresentato dall'aspetto grafico e non da quello denominativo.
Comparando i due marchi si evince senza alcun dubbio che nessuna somiglianza sotto tale profilo vi può essere tra i due marchi, considerato che la struttura, i colori, i caratteri utilizzati
(l'uno in stampatello, l'altro in maiuscolo) e la grafica (invero, in quello attoreo vi è una farfalla stilizzata che non presente nel marchio della convenuta;
quest'ultimo presenta la scritta all'interno di poligono irregolare, mentre solo uno dei marchi dell'attrice è circondato da un rettangolo regolare) sono completamente difformi.
L'esame comparativo dei due segni (sia nei termini analitici sopra riportati, sia attraverso una comparazione “d'insieme”) è, pertanto, tale da escludere sia che sia stata effettuata una contraffazione del marchio, sia che sussista un rischio di confusione – da parte del consumatori
– della provenienza dei prodotti e dei servizi commercializzati.
Ne consegue che, pertanto, per tali motivi la domanda attorea – formulata anche ex art. 2598
c.c. - deve essere respinta.
Per quanto riguarda, infine, la registrazione dei nomi a dominio contestati ai convenuti, si evidenzia che tale registrazione risale, come risulta documentalmente, al 2009. In tale momento storico, né l'attrice né altri enti strumentali della Provincia avevano registrato nomi a dominio capaci di generare confusione fra i due diversi fornitori di servizi. È solo nel 2011 che la società strumentale della Provincia incorporata nel 2012 in Controparte_3 Parte_1
, registra alcuni nomi a dominio, ad es. “marketing.trentino.it”, astrattamente idonei a
[...]
provocare confusione nel pubblico. Poiché la condotta di parte attrice è stata posta in essere successivamente a quella di parte convenuta, la parte attrice non può ottenere la tutela richiesta per i propri nomi a dominio.
Ne consegue, pertanto, che le domande svolte dall'attrice sono infondate e vanno, pertanto, respinte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno così liquidate:
Fase di studio: € 2.552,00;
Fase introduttiva: € 1.628,00;
pagina 8 di 9 Fase istruttoria: € 5.670,00 (-50% in quanto non è stata svolta alcuna istruttoria: € 2.835,00);
Fase decisionale: € 4.253,00; totale compensi € 11.268,00, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
La presente sentenza è stata redatta in collaborazione con il dott. Emanuele Baseggio,
tirocinante ex art.73 d.l.69/13 convertito nella legge 98/13.


P.Q.M.


Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, cos' provvede:

1. Rigetta le domande attoree;

2. Condanna la a rimborsare a ed alla Parte_1 Parte_3
le spese di lite che liquida in € € 11.268,00 per compensi, oltre iva, Parte_2
cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
Così deciso in data 11/06/2025 nella camera di consiglio della sezione Specializzata delle
Imprese del TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Presidente
Dott.ssa Giuliana Segna
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