Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO FERRO - Presidente -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - rel. Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IO RI, IO EN SpA già AR ZE SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, A.P.C.A. SpA in liquidazione, in persona del Liquidatore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA VITE 7, presso l'avvocato D'AMELIO PIETRO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FLORIDIA GIORGIO, giuste procure in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro
IO UI, IO SpA, CO IO Srl, P.M. PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- intimati -

e sul 2^ ricorso n^. 12657/96 proposto da:
IO UI, IO SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PORTA PINCIANA 6, presso l'avvocato GIORGIANNI MICHELE, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati SENA GIUSEPPE e TARCHINI PAOLA, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
CO IO Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 12, presso l'avvocato PERSICHELLI CESARE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FERRARI GIORGIO, giusta procura in calce al ricorso principale;

- controricorrente -

contro
RI IO, IO EN SpA già AR ZE, A.P.C.A. SpA in liquidazione, P.M. PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- intimati -

e sul 3^ ricorso n^. 11087/96 proposto da:
CO IO Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 12, presso l'avvocato PERSICHELLI CESARE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FERRARI GIORGIO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
IO UI, IO SpA, IO RI, IO EN SpA, A.P.C.A. SpA in liquidazione, P.M. PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- intimati -

e sul 4^ ricorso n^. 12658/96 proposto da:
IO UI, IO SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso l'avvocato GIORGIANNI MICHELE, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati SENA GIUSEPPE e TARCHINI PAOLA, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
IO RI, IO EN SpA già AR ZE SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, A.P.C.A. SpA in liquidazione, in persona del Liquidatore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA VITE 7, presso l'avvocato D'AMELIO PIETRO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FLORIDIA GIORGIO, giuste procure in calce al ricorso principale;

- controricorrenti al ricorso incidentale -
contro
CO IO Srl, P.M. PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1921/95 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 20/06/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2000 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;

uditi per i ricorrenti, l'Avvocato Floridia, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;

uditi per i resistenti e ricorrenti incidentali, AN e AN SpA, gli Avvocati Sena e Tarchini, che hanno chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- GU AN, in proprio e quale rappresentante della spa GU AN, conveniva davanti al Tribunale di Milano MA AN, la spa AR, la spa AP e la RL OR AN. Narrava di avere, sin dal 1940, in Trieste, prodotto e quindi diffuso in tutto il territorio nazionale generi di pasticceria e poi paste fresche, adoperando la ditta ed il marchio AN, brevettato questo con il n. 132395. Era accaduto, si legge nell'atto introduttivo, a seguito di pretese ingiuste da parte del fratello MA AN già collaboratore di essi attori per l'Italia del sud, che tra i due FR era stata posta in essere una scrittura, datata 14 maggio 1962, la quale dichiarava la contitolarità del predetto brevetto e precisava le zone geografiche di attività dei contitolari. Quindi, sempre a dire degli attori, con successiva scrittura del 3 luglio 1962 gli stessi GU e MA AN "sembrano dare atto" (testuale in atti) di una avvenuta cessione parziale del marchio in questione con conseguente messa in comunione tra di loro.
Gli attori quindi affermavano la nullità della prima scrittura perché il marchio che ne era oggetto era stato usato solo da GU e mai era stato trasferito a MA. Chiedevano conseguentemente che venisse accertato il carattere simulato della seconda scrittura ed ancora che venisse dichiarato il diritto esclusivo all'uso del marchio da parte loro anche in contrasto con una domanda di rinnovazione, avente data 25 agosto 1975, che era stata consentita a MA AN in coerenza con la simulata contitolarità. Chiedevano altresì che fosse accertata la violazione di marchio da parte delle convenute e la loro condanna con le consuete inibitorie ed il risarcimento dei danni.
Si costituivano MA AN, AR, ed AP e resistevano contestando l'affermato uso esclusivo di GU e della sua società e sostenendo l'originario co-uso, formalmente sanzionato nelle due scritture del 1962 di cui affermavano la piena validità. Precisavano che detto co-uso risaliva a tutti i tre FR AN, incluso OR, e che proprio GU con la sua pretesa di esclusiva e sottraendosi agli obblighi di concertazione aveva violato la comunione ed aveva pertanto usato il segno in modo ingannevole per il consumatore.
Pertanto in via riconvenzionale chiedevano che fosse dichiarata la nullità di tutta la serie di brevetti AN vantata dagli attori per difetto di novità oltre che della cennata rinnovazione, e chiedevano anche la dichiarazione della decadenza di GU AN dalla contitolarità del segno, ovvero, in alternativa, la sua condanna per abuso e concorrenza sleale.
Si costituiva anche la RL OR AN, resisteva, ed in via riconvenzionale chiedeva si accertasse la sua contitolarità del segno per averne fatto acquisto dal contitolare OR AN. - Con distinto atto di citazione GU AN conveniva davanti allo stesso Tribunale la RL OR AN chiedendo che venisse dichiarata la nullità del marchio concesso o concedendo alla convenuta sulla base della domanda di registrazione n. 21787. c/81, giacche essa era in violazione del predetto suo diritto esclusivo. La RL OR AN resisteva. LE cause venivano riunite. Il Tribunale rigettava le domande degli attori e dichiarava il diritto di MA AN alla contitolarità dei marchi nominativi e figurativi 336.010 e 430825 e, limitatamente al territorio nazionale, anche del brevetto internazionale 479.894. Dichiarava analogamente il diritto della RL OR AN alla contitolarità in questione. Rigettava le altre domande dei convenuti.
Proponevano appello GU AN e la omonima spa. Resistevano MA AN, la spa AN NT e la AP in liquidazione ed in via di appello incidentale condizionato alla ritenuta nullità degli accordi di cui alle cennate scritture del 1962 chiedevano che fosse dichiarata la nullità del brevetto per marchio n. 132285 per difetto di novità, e quindi di quelle successive fino alla cennata rinnovazione. In via di appello incidentale non condizionato ripetevano, per quanto ancora rileva in questa sede, le domande di decadenza di MA AN dalla contitolarità del segno, nonché di abuso di marchio e di concorrenza sleale.
Si costituivano anche la RL OR AN, resisteva ed in via incidentale reiterava le domande respinte dal Tribunale. La Corte di Milano in parziale accoglimento dell'appello principale dichiarava la RL OR AN decaduta dalla contitolarità del marchio AN a decorrere dal 1981 e la nullità conseguente del marchio registrato n. 336678 di cui risultava titolare. Confermava tutte le altre statuizioni del primo giudice.
La sentenza in esame riteneva che i marchi in contesa erano sei, uno dei quali, il n. 479894, internazionale. Quindi accertava una comune gestione aziendale del marchio AN sulla base della contitolarità originaria da parte dei tre FR sin a 1949, epoca nella quale era avvenuta la prima divisione in zone geografiche del suo sfruttamento ed erano stati stabiliti i necessari contatti tra le diverse aziende produttrici per la comune politica, inclusa quella pubblicitaria, e per la gestione delle domande di brevetto. Rilevava che la divisione in zone si spiegava sul presupposto della unicità del segno ed era confermata dal comportamento successivo delle parti che almeno fin al 1980 avevano adottato anche un unico tipo di confezionamento del prodotto. Quanto a OR AN ed alla omonima RL riteneva non avesse provato per anni, e precisamente quanto al periodo dal 76 al 1988, atti di esercizio dell'originaria contitolarità del marchio. Affermava la applicabilità a tale comunione delle regole contenute nel codice civile per tale istituto, ma escludeva di potere accogliere le domande di decadenza dal marchio per il rifiuto di concertazione non essendovi tale previsione nella normativa che provvede alla decadenza medesima. Escludeva che nella specie si potesse ravvisare il presupposto di tale sanzione, costituito dalla aggressione alla distintività del segno. Riteneva per la stessa ragione di non potere imporre una specifica forma di concertazione mediante apposito ordine al comunista dissidente. Negava che fosse stato realizzato un uso decettivo del marchio e negava la affermata concorrenza sleale.
Contro questa sentenza vi è ricorso per cassazione da parte di MA AN, spa NT AN già AR e spa AP con quattro motivi. Resistono e propongono ricorso incidentale GU AN e la omonima spa. Resistono al ricorso incidentale i ricorrenti principali predetti.
Ricorre altresì con distinto atto la RL OR AN. Resistono e propongono ricorso incidentale GU AN e la spa AN. La RL OR AN resiste al ricorso incidentale. Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) I ricorsi debbono essere preliminarmente riuniti. 2) Con il primo motivo di ricorso MA AN e la spa AN NT lamentano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 11 e 59 della l. n. (rd n. 929 del 1942) conseguenti all'avere la sentenza impugnata escluso che la decadenza dal diritto di marchio potesse derivare dal rifiuto del contitolare di un tale diritto a concertare l'uso comune con gli altri contitolari. Lamenta pure che si è ritenuto che la decadenza in questione doveva essere affermata in conseguenza della avvenuta lesione della distintività del segno giacché il rifiuto di concertazione è tale da introdurre nel mercato confusione circa l'origine del prodotto, che non era risalente al solo GU ed alla sua società, bensì alla comunità dei contitolari.
2) Con il secondo connesso motivo che deve essere esaminato insieme al primo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 11 della l. n. e dell'art. 1100 cc e ss. Sostengono che contrariamente a ciò che ha ritenuto la sentenza impugnata il giudice avrebbe dovuto disporre di togliere la confusione suddetta imponendo al contitolare ribelle di concertare con gli altri la gestione del segno. 2a) Osserva il collegio che la suggestiva costruzione secondo la quale il rifiuto di concertare, recte di concertare secondo un certo contenuto, da parte del contitolare del marchio compromette la funzione distintiva del medesimo così da importare la decadenza ai sensi dell'art. 59 l.m., non può essere condivisa. Essa infatti risente di una sovrapposizione superata del concetto di significatività del marchio con quello precipuo e caratteristico di distintività.
A parere del collegio tale sovrapposizione è oggi impedita dalla legge che dalla novella del 92 ha introdotto norme che escludono di poter racchiudere la distintività intorno alla funzione di individuare l'origine del prodotto ovvero il produttore. La legge vigente infatti, a differenza di quella abrogata, stabilisce che chiunque, e non un imprenditore soltanto, può chiedere la registrazione di un marchio (art. 22). Essa inoltre ha tolto il precedente limite alla cessione del marchio che oggi può essere trasferito indipendentemente dalla cessione della azienda (art. 15), e soprattutto (art. 43) ha anche eliminato la previsione che faceva dipendere la decadenza dalla cessazione definitiva della produzione o del commercio cui il segno si riferiva.
La dottrina prevalente pertanto esclude, sviluppando un indirizzo che si affermava già sotto il vigore delle norme abrogate, la significatività, ovvero la capacità di indicare il produttore, dal nucleo della funzione del marchio. Pertanto la distintività, la cui tutela il ricorrente invoca deve essere intesa come capacità distintiva ovvero capacità di distinguere un prodotto dall'altro che, come tale, giustifica il monopolio di un segno. La decettività cui il ricorrente cenna deve pertanto tradursi in ingannevolezza rispetto a tale funzione, cosicché il marchio confonde presso il consumatore le identità di due o più prodotti e non consente la scelta, basata sulla ritenuta qualità di un prodotto in quanto tale. Con ciò non si intende negare che il marchio possa avere anche effetti, secondari rispetto a tale funzione, connessi alla osservazione del produttore del prodotto marcato. Tuttavia sia la cosiddetta funzione attrattiva del marchio che la funzione distintiva soccorrono alla esigenza di differenziazione del prodotto in un mercato concorrenziale caratterizzato dalla molteplicità delle offerte. Il prodotto identificato da un marchio, diventa, per tale differenziazione, unico e distinto dagli altri offerti per la soddisfazione del medesimo bisogno.
Ne deriva che se pure astrattamente può ipotizzarsi che un contitolare ribelle o dissenziente cagioni con il suo comportamento la impossibilità di adeguate condotte a tutela delle distintività, perché confonde il prodotto con altri dello stesso tipo, ciò tuttavia non si verifica, come il ricorrente pretende sol perché il consumatore ignora l'esistenza di una contitolarità e si rappresenta invece una titolarità unica.
Consegue, come il giudice del merito ha ritenuto, la irrilevanza della sola circostanza allegata dai ricorrenti nel senso da essi preteso, ed altresì la infondatezza della connessa richiesta di ottenere dal giudice l'ordine di concertare.
2b) A tal proposito pare opportuno precisare, per escludere il dubbio adombrato di un vuoto di normativa ed altresì in considerazione della funzione monofilattica della Corte Suprema, che non può dubitarsi della possibilità di una comunione sul marchio, analogamente a ciò che la giurisprudenza ha chiarito in tema di brevetto per invenzione (cass. n. 5281 del 2000). Ciò oltre che, come ha rilevato la sentenza impugnata, per la ragione che non vi osta alcun principio, anche in considerazione di riferimenti positivi nella disciplina del marchio europeo.
Espressamente infatti l'art. 1 p.4 del regolamento di esecuzione del marchio europeo prevede la presentazione della domanda di registrazione da parte di più titolari e la possibilità della nomina di un rappresentante, mentre l'art. 16 p.3 del regolamento menziona la contitolarità per la iscrizione di più persone nel registro apposito.
Pertanto l'applicazione delle norme e dei principi in tema di comunione non può essere esclusa benché essa debba avvenire in considerazione del sistema del diritto dei marchi. Ad esempio, e la considerazione cade acconcia la vicenda che ne occupa come si dirà esaminando uno dei motivi del ricorso di RL OR AN, non si può ritenere irrilevante l'inerzia del contitolare come causa di estinzione del diritto. Siffatto principio che ovviamente si applica alla proprietà in comunione non può essere richiamato in tema di comunione del marchio, perché la legge conosce in proposito uno specifico istituto che toglie, appunto in virtù della inerzia dell'avente diritto, il monopolio sul segno.
Orbene la disciplina codicistica considera il caso in cui il disaccordo tra i comunisti sia di danno al diritto comune, fino a prevedere lo scioglimento della comunione stessa. La legge pertanto prevede rimedi, anche estremi, all'eventuale abuso di dissenso, applicabili alla materia dei marchi senza bisogno di forzare, come con la domanda di decadenza si pretende, i limiti formali di un istituto estintivo per sua natura abbisognevole di espressa previsione.
I due motivi sono infondati.
3) È infondato il terzo motivo di ricorso con il quale i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 11 l. n e la motivazione inadeguata sul relativo punto, in conseguenza del mancato rilievo della circostanza della messa in commercio da parte delle convenute di prodotti differenti dallo standard assicurato dal marchio. La sentenza impugnata infatti ha notato anzitutto che il marchio in questione non essendo "di qualità" non promette uno standard. Quindi ha rilevato che la esclusione di siffatto standard emerge proprio dalla differenziazione geografica delle zone di sfruttamento le quali richiedono la considerazione di diverse domande di mercato. 4) È infondata anche l'ultima doglianza del ricorso in esame che lamenta la violazione degli artt. 11 della legge Marchi e 2598 cc nonché la motivazione inadeguata, con riferimento alla ritenuta liceità di contrassegnare con il marchio di cui è causa prodotti di altra azienda. Esattamente infatti la corte d'appello ha ritenuto che il segno in questione ben poteva essere adoperato per contrassegnare i normali prodotti provenienti da una azienda acquisita.. 5) È inammissibile il motivo di ricorso incidentale proposto da GU AN e dalla spa AN. Esso infatti tenta di riesaminare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito giacché si duole del rigetto delle domande di nullità delle due scritture del 1962 a suo dire derivato da cattiva interpretazione della antecedente scrittura del 1949. In tal modo il ricorrente incidentale propone semplicemente una propria interpretazione dei negozi ed una propria ricostruzione dei fatti diverse da quelle adottate dalla sentenza impugnata, che non merita censure perché consente di ricostruire l'itinerario logico seguito e non fa emergere vizi.
6) È infondato il primo motivo del ricorso proposto dalla RL OR AN la quale lamenta la motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria sul punto decisivo del suo preteso mancato uso del marchio. La sentenza in particolare non avrebbe considerato che essa società aveva dato licenza di marchio a GU AN. La corte di merito invece sul punto ha pienamente motivato rilevando che il contratto di licenza era cessato nel 1975 e che dopo di esso alcuna circostanza era emersa dalla quale poter trarre un qualunque esercizio del diritto in questione da parte della RL.
7) È infondato il secondo motivo del ricorso in esame il quale lamenta la violazione degli artt. 12 e 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, nonché la motivazione inadeguata sul punto del mancato uso del marchio di cui all'art. 59 l.m.. Per le ragioni espresse nell'esaminare i primi due motivi del ricorso di MA AN ed altri l'uso del marchio da parte del contitolare resta individuale, almeno laddove manchi un rappresentante della comunità dei contitolari al quale sia stato affidato di esercitare collettivamente e per tutti il diritto in questione. Pertanto, come si è anticipato. il mancato esercizio di qualunque facoltà connessa al diritto in questione da parte della RL ricorrente integra l'ipotesi di decadenza prevista dalla citata norma. 8) È infondata anche l'ultima doglianza della società OR AN con la quale si lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 cpc nonché la motivazione inadeguata sul punto, per avere la corte d'appello omesso di valutare che per il periodo tra il 75 ed il 1981 GU AN ha operato nelle zone originariamente attribuite a OR, o su sua licenza, restando così debitore del corrispettivo. La corte di merito, come si è detto, ha escluso che altri accordi tra le parti, dopo di quello cessato nel 1975, abbiano avuto luogo.
9) È inammissibile infine il ricorso incidentale di GU AN e della sua spa con il quale si censura la statuizione che ha esteso anche a OR AN la originaria contitolarità sul marchio. Tale doglianza in realtà tenta anch'essa di sostituire alla interpretazione dei negozi ed alla ricostruzione della vicenda della sentenza impugnata, quelle che egli preferisce, benché la motivazione criticata non contenga alcun vizio.
10) I ricorsi vanno tutti respinti. Le soccombenze reciproche giustificano la totale compensazione delle spese di questa fase.

P.Q.M.

La corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese fra tutte le parti del giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2001