M IN NO1 4 4 83 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU EMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO Presidente R.G.N. 1846/00 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Cron. 33817 Dott. Giuseppe V.Antonio MAGNO - Consigliere. Rep. 3794 FORTE Consigliere Dott. Fabrizio Ud. 23/05/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONL Dott. Vittorio RAGONESI Rel. Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti € 3.10 11.01.2 2002 sul ricorso proposto da: CANCELLIERECORTE SUPREMA DI ZI OT RA e da OT SA DI RA OT & C, UFFICIO COPIE Richiesta copia studic in persona del socio accomandatario e legale F.Ldal Sig. rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati per diritti € 340 11 QIL 2002. in ROMA VIALE TIZIANO 80, presso l'avvocato PAOLO IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZION e difesi dall'avvocato RICCIARDI, rappresentati UFFICIO COPIE Richiesta copia studio giusta procura in calce al EDILBERTO RICCIARDI, dal Sig. G ricorso;
per diritti € 3.10 011-011-2016 ricorrente IL CANCELLIERE

contro

ITALIANA CALZATURE SPA, GIA' SIC, in persona CORTE SUPREMA DI CASSAZION SOCIETA' UFFICIO COPIE del legale rappresentante pro tempore, elettivamente studioRichiesta copia 2002 N domiciliata in ROMA VIA DELLA FARNESINA 269, presso dal Sig. 1224 per diritti € 310 -1- IL CANCELLIERE l'avvocato DANIELE COSTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FERDINANDO CIONTI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA;
- intimato avverso la sentenza n. 1015/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 30/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2002 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato RICCIARDI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato COSTI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione, notificato in data 8.6.19, il Calzaturificio Romagnolo s.r.l. conveniva giudizio, avanti il Tribunale di Ravenna, TI RA e la Società TI s.a.s. di RA TI & C. per sentire dichiarare, nei confronti del primo, la nullità dei marchi "Le TIne" "RA TI” e, nei confronti del seconda, la nullità dei marchi "IO TI" e "TI", di cui i convenuti erano rispettivamente titolari, ravvisando nell'uso dei predetti marchi un'illecita contraffazione dei marchio "TI" di cui l'attore vantava la titolarità. Costituitisi in giudizio, i convenuti TI RA e TI s.a.s. di RA TI & C. contestavano il fondamento delle domande proposte dal Calzaturificio Romagnolo, chiedendo a loro volta, in via riconvenzionale, ciascuno per i propri diritti, la dichiarazione di nullità del marchio “TI” di cui l'attore vantava la titolarità. A seguito del fallimento del Calzaturificio Romagnolo s.r.l., la causa veniva dichiarata interrotta all'udienza del 9.11.1990. Con ricorso ex art. 302 c.p.c., depositato in data 15.2.1991, la SIC Società Italiana Calzature s.p.a., succeduta a titolo particolare nel diritto controverso a seguito dell'acquisto del marchio "TI' dal Fallimento del Calzaturificio Romagnolo s.r.l., riassumeva il processo interrotto. Si costituivano giudizio TI RA e la TI s.a.s. RA TI C. riproponendo nei confronti della SIC s.p.a. le difese e le domande riconvenzionali già a suo tempo proposte contro il Calzaturificio Romagnolo s.r.l.. In corso di causa, a seguito di istanza formulata dalla SIC s.p.a., il G.I., con decreto pronunciato in data 10.12.1991, ordinava nei confronti della il sequestro ex art. 61 L.M., di tutte le calzature TI s.a.s. contraddistinte con i marchi "Le TIne e/o TI e/o IO TI e/o RA TI", nonché scatole, scatoloni, sacche di carta, pubblicità, insegne, tende e qualsiasi elemento contrassegnato con i marchi di cui sopra. Sempre su istanza della SIC s.p.a., il Tribunale Ravenna, con sentenza non definitiva n. 294, pronunciata in data 25 marzo 1992, inibiva alla TI s.a.s., ai sensi dell'art. 63 L.M., di usare i marchi "TI", "IO TI", "RA TI', "Z" e "Le TIne" fino alla emanazione della sentenza definitiva di merito. Espletata istruttoria, il Tribunale di Ravenna,, con sentenza definitiva, pronunciata in data 22.11.96, così provvedeva : a) dichiarava la nullità dei brevetti per marchio d'impresa IA CO TI" "IO TI" e "TI" oggetto di domande depositate il 04.01.1985 da RA TI e dalla "TI s.a.s. di RA TI & C." con inibizione a questi ultimi del loro uso;
b) convalidava il provvedimento di sequestro emesso il 10. 12.1991 dal giudice istruttore, limitatamente ai marchi IA CO TI', "IO TI e “TI ; c) respingeva le restanti domande della SIC Società Italiana Calzature s.p.a.; d) dichiarava l'inefficacia del provvedimento di sequestro emesso il 10.12.1991 dal giudice istruttore, limitatamente ai marchi "Le TIne” e “Z”; e) revocava la sentenza non definitiva tra le parti resa il 25.03.1992, nella parte riflettente l'inibizione .. ... alla "TI s.a.s. di RA TI & C.", dell'uso dei marchi "Le TIne" e "Z.; f) dichiarava la nullità dei brevetti per marchio d'impresa "Z" e "Le TI" oggetto di domande depositate il 28.05.1985 dal "Calzaturificio Romagnolo s.r.l.", con inibizione alla SIC -Società Italiana Calzature s.p.a. del loro uso;
g )respingeva le restanti domande di RA TI e della "TI s.a.s. di RA TI & C."; h) provvedeva in ordine alle spese di causa. Avverso la sentenza predetta, la SIC - Società Italiana Calzature s.p.a. proponeva appello. TI RA e la TI s.a.s. di RA TI e C. si costituivano in giudizio chiedendo l'integrale rigetto dell'appello proposto dalla SIC s.p.a., proponendo a loro volta appello incidentale avverso la sentenza resa dal Tribunale di Ravenna nella parte in cui aveva respinto la domanda di risarcimento danni, dai medesimi formulata, per totale difetto di prova. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza 1015/99, in riforma della decisione di prime cure, così provvedeva: 1) dichiarava la nullità “ab origine" del marchio Le TIne,, 2) confermava la nullità dei marchi IO TI, Z e TI di proprietà della OT s.a.s. o di RA TI;
3) dichiarava che l'uso del marchio Le TIne da parte della TI s. a. s. costituiva contraffazione del marchio TI della SIC s.p.a.; 4) dichiarava che l'uso dei marchi IO TI Z e TI, h costituiva contraffazione od usurpazione del marchio TI della SIC;
5) dichiarava la validità dei marchi di proprietà della SIC Z" e "Le66 TI"; 6) confermava l'inibitoria, in via definitiva, ai convenuti, dell'uso in qualsiasi forma e per qualsiasi scopo, ivi compreso quello pubblicitario, della parola TI, anche se in forma derivata, diminutiva e/o vezzeggiativa ed anche se abbinata od accompagnata da altri nomi, nonché in particolare del marchio TI, RA TI, IO TI e Z;
7) inibiva, in via definitiva, ai convenuti l'uso in qualsiasi forma e per qualsiasi scopo, ivi compreso quello pubblicitario, del marchio Le TIne;
8) inibiva, in via definitiva, ai convenuti, di fare uso della parola TI accompagnata da “by” o “di” in qualsiasi forma o per qualsivoglia scopo, ivi compreso quello pubblicitario;
9) inibiva, in via definitiva, alla TI sa.s., l'uso nella propria ragione sociale, della parola TI o di parole da essa derivate, anche se in forma diminutiva e/o vezzeggiativa, imponendo l'adozione di un nome di fantasia;
10) condannava i convenuti per illeciti di usurpazione e contraffazione di marchio e concorrenza sleale nei confronti della SIC Società Italiana Calzature s.p.a. in relazione ai- marchi Le TIne, Z, RA TI ed IO TI;
11) condannava i convenuti per illecito di concorrenza sleale per l'utilizzazione della parola TI nella ragione sociale della TI s.a.s.; 12) condannava i convenuti, per quanto di rispettiva competenza, al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'appellante per tutti gli illeciti di contraffazione, usurpazione e concorrenza sleale, danni da determinarsi e liquidarsi in separato giudizio;
13) disponeva la pubblicazione del dispositivo della sentenza sui quotidiani "Il Resto del Carlino ed Il Corriere della Sera" a cura e spese del soccombente;
14) confermava il sequestro eseguito, a carico della TI s. a. s., in data 7 gennaio 1992; 15) disponeva la cancellazione e o la distruzione di tutto il materiale sequestrato e/o in possesso dei convenuti (calzature, pellami, scatole, stampati, depliants, carta da lettera, fatture e più in generale di tutto quanto recasse impressi i marchi in questione e comunque la parola TI e/o suoi derivati, nonché degli strumenti per realizzarli;
16) ordinava la distruzione di insegne cartelloni targhe e quant'altro esistente con la parola TI e o suoi derivati presso il negozio della TI s.a.s., la sede, gli uffici, il Ordinava magazzino e o lo stabilimento della stessa società, ;17) la restituzione alla SIC s.p.a. della somma, versata a titolo di cauzione in ottemperanza al disposto di cui alla sentenza di inibitoria provvisoria;
18) respingeva l'appello incidentale proposto e le istanze istruttorie avanzate;
19) condannava solidalmente la società TI s.a.s. di RA TI C. e RA TI alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Questi ultimi hanno proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi di doglianza. Ha resistito con controricorso la SIC spa. Entrambe le parti hanno presentato memorie. Motivi della decisione Con il primo motivo i ricorrenti assumono che la sentenza impugnata è incorsa in violazione di legge e vizio di motivazione nell'avere escluso l'intervenuta convalidazione del marchio Le TIne ai sensi dell'art. 48 1.m. Deducono, in particolare, che la corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la sussistenza della buona fede e del decorso del termine di cinque anni, il cui termine iniziale non doveva in ogni caso, essere computato dalla data di pubblicazione del marchio LE OTNE ma da quello della conoscenza dell'esistenza di tale marchio da parte della resistente. Con il secondo motivo di ricorso deducono che la corte d'appello avrebbe erroneamente escluso l'applicabilità dell'articolo 89 del d.lvo 480/92 che impedisce la dichiarazione di nullità di un marchio se questo ha acquistato carattere distintivo anteriormente alla proposizione della domanda principale, negando contrariamente alle risultanze processuali, che " risultasse provato che il marchio " Le TIne" aveva acquistato tale capacità. Con il terzo motivo di ricorso assumono che erroneamente la corte territoriale ha ritenuto che il marchio Z,in quanto marchio difensivo, soggiaceva alla nullità del marchio "Le TIne", cui accedeva, in quanto il logo in questione risultava utilizzato fin dal 1979, prima ancora che il calzaturificio Romagnolo avesse depositato (1985) il logo Z come marchio, e che avendo acquistato carattere distintivo, doveva prevalere in virtù del preuso su quest'ultimo la cui registrazione doveva essere dichiarata nulla. Con il quarto motivo di ricorso deducono che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe inibito ad essi ricorrenti l'uso della parola TI nella ragione sociale e nell'insegna della società in accomandita semplice. Per quanto riguarda il primo motivo del ricorso va premesso che, con riguardo all'azione di contraffazione di un marchio, la norma transitoria contenuta nel comma primo dell'art. 89 del D.Lgs. n. 480 del 1992, che ha modificato il R.D. n. 929 del 1942, prevede che la nuova disciplina si applichi ai marchi già concessi alla data della sua entrata in vigore (30 Dicembre 1992), salvo che per le cause di nullità, in ordine alle quali valgono le norme in vigore al momento della concessione del brevetto per marchio. Pertanto, in caso di rilascio del brevetto in data anteriore a quella sopraindicata, come nel -come correttamente caso di specie, la nullita' dello stesso va apprezzata ritenuto dalla sentenza impugnata - ai sensi del combinato disposto del previgente testo degli artt. 47 e 19 del R.D. n. 929 del 1942, che prevedeva la nullita' del brevetto riguardante un marchio simile a quello già brevettato da altri per prodotti o merci dello stesso genere, nonché ai sensi dell'art. 48 del citato regio decreto per quanto riguarda la convalidazione del marchio. ( Cass 9617/98) Fatta questa premessa, va osservato che la sentenza impugnata, ha,in primo luogo ricordato l'orientamento costantemente espresso da questa Corte nel vigore della precedente normativa, secondo cui l'applicazione della convalidazione del marchio, ai sensi dell'art. 48 legge marchi anteriore alla riforma di cui al d.l.vo 480/92, era possibile solo nel caso in cui già preesistendo un marchio di fatto, veniva ad essere successivamente registrato un marchio identico e non anche nel caso di conflitto tra due marchi entrambi registrati, in cui,quindi, anche il primo marchio era stato m oggetto di preventivo brevetto ( Cass 549/65;Cass 1527/67;Cass 3343/69). In virtù di questa premessa,, data per assunta la confondibilità dei due marchi oggetto della controversia, ha rilevato che "nella fattispecie in esame il marchio TI dell'odierna appellante al momento del deposito del marchio le TIne,era marchio registrato e come tale valido a tutti gli effetti". Tale statuizione va interpretata,ponendola in relazione la premessa citata, dovendosi,quindi, ritenere che la Corte d'appello di Bologna ha stabilito che, nel caso di specie, non fosse applicabile l'istituto della convalidazione di cui all'art. 48 legge marchi,trovando,invece, applicazione unicamente il disposto di cui all'articolo 47 della stessa legge secondo cui, se è già stato rilasciato un brevetto per un marchio, quello successivo concesso per il medesimo segno distintivo, è nullo. Tale conclusione si rivela del tutto conforme alla normativa in esame dal momento che è incontroverso in giudizio che il marchio "TI”, depositato nel 1972, ha ottenuto il brevetto nel 1973, mentre quello "Le TIne", depositato nel 1975, ha avuto il brevetto nel 1980 quando quindi il marchio TI era un marchio registrato. Tutta l'ulteriore motivazione fornita dalla Corte d'appello di Bologna che parte dalla affermazione,secondo cui non può peraltro escludersi che le vicende che portarono il marchio TI a divenire marchio di fatto " nel 66 periodo 1982-1985 possano incidere sulla riconoscibilità al marchio stesso del carattere di marchio registrato, e che prosegue ,dopo aver preso in esame la possibilità di applicare l'istituto della convalida di cui all'art. 48 legge marchi, escludendo che nella fattispecie ricorressero i presupposti di legge per dar luogo in concreto alla applicazione del predetto istituto, appare come una motivazione aggiuntiva a carattere subordinato rispetto alla precedente dianzi esaminata. Constata la Corte che, non avendo la società ricorrente proposto motivo di ricorso in ordine a tale ultima principale statuizione contenuta nella sentenza impugnata,il motivo è inammissibile poiché non si conforma all'obbligo più volte ribadito da questa Corte che quando la motivazione di una sentenza si articola su più argomentazioni occorre che vengano impugnata tutte determinandosi in caso contrario la definitività della pronuncia. Il secondo motivo di ricorso è infondato. I ricorrenti si dolgono del fatto che la sentenza impugnata non ha applicato al marchio "Le TIne" l'articolo 89 del d.lvo 480/92, che esclude la dichiarazione di nullità di un marchio se, anteriormente alla proposizione della domanda di nullità, il segno a seguito dell'uso che ne è stato fatto abbia acquistato carattere distintivo,avendo ritenuto che, nel caso di specie, non fosse dimostrata la capacità distintiva del marchio in questione quando, invece, secondo i ricorrenti, tale capacità risulterebbe provata dalla documentazione offerta in atti. Tale motivo deduce in realtà non già un errore di giudizio, che oltretutto non risulta dalla sentenza, bensì un errore di fatto in cui sarebbe incorsa la corte territoriale omettendo di valutare la documentazione acquisita agli atti e doveva pertanto essere fatto valere ai sensi dell' art. 395 cpc con il giudizio di revocazione (Cass 10635/98;Cass 3317/98). Anche il terzo motivo di ricorso è infondato. La motivazione fornita sul punto dalla Corte territoriale, ancorchè sintetica, appare infatti adeguata e conforme alla normativa. E' infatti corretto affermare che una lettera dell'alfabeto (nel caso di specie la Z ) non è di per sé brevettabile come marchio. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, in ripetute occasione affermato che singole lettere dell'alfabeto possono essere brevettate come marchi solo in presenza di caratterizzazioni grafiche particolari che possano attribuire alle medesime un carattere distintivo,circostanza questa che non ha formato oggetto di giudizio e che non ha costituito motivo di ricorso. Pienamente conseguente sotto il profilo logico è pertanto l'ulteriore affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il marchio Z può nel caso di specie essere tutelabile solo come marchio difensivo del marchio "Le TIne" per cui,dichiarato nullo quest'ultimo,tale nullità si estende anche ad esso. Altrettanto logico per il ragionamento inverso è il riconoscimento della brevettabilità del marchio Z come difensivo del marchio “TI” di cui si è riconosciuta la piena validità. Per quanto concerne le ulteriori doglianze contenute nel motivo in esame che riguardano "la totale omissione di prove storiche acquisite agli atti del giudizio" le stesse, per un verso, costituiscono delle censure di merito non proponibili in questa sede di legittimità, laddove propongono una diversa interpretazione degli elementi probatori acquisiti in giudizio mentre,per altro verso, costituiscono delle doglianze di carattere revocatorio come tali proponibili esclusivamente con ricorso ex art. 395 cpc. Il quarto motivo di ricorso è anch'esso infondato. La Corte territoriale ha fondato la propria decisione sull'assunto che nella fattispecie dovesse trovare applicazione l'articolo 13 della legge marchi, quale lo stesso risulta a seguito della novellazione operata dal d.l.vo 480/92, che vieta di adottare come ditta od insegna un segno uguale o simile all'altrui marchio se a causa dell'identità o dell'affinità delle due imprese interessate possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione dei due segni. I ricorrenti non hanno proposto alcuna censura sulla ritenuta immediata applicabilità nel caso di specie dell'articolo 13 risultante dalla novellazione del 1992, mentre si dolgono del fatto che la Corte territoriale abbia escluso la possibilità di ricorrere, anche per la ragione sociale, all'applicazione analogica dell'istituto della convalidazione previsto per il marchio a suo tempo esaminato. Tale censura è priva di pregio. Resta, infatti, tuttora valido il principio già affermato da questa Corte secondo cui l'articolo 48 1.m. (prima della novellazione del 1992) rivestiva carattere eccezionale e non era pertanto suscettibile di interpretazione analogica nei confronti di altri segni distintivi dell'impresa (Cass 1257/79; Cass 6678/87). Quanto sostengono i ricorrenti (rifacendosi invero ad una non corretta argomentazione contenuta nella sentenza impugnata) e, cioè,che l'art. 13 in esame ha introdotto il principio dell'unicità dei segni distintivi per cui quello che viene adottato per primo, sia esso marchio ovvero ditta, ragione o denominazione sociale o insegna, porta ad escludere l'applicabilità degli altri, risulta infatti, chiaramente contraddetto dal testo del precitato articolo 13 che, nell'accomunare i vari segni distintivi citati, stabilisce la prevalenza del marchio rispetto a tutti gli altri poiché sono solo questi ultimi che, in caso di anteriore adozione di un marchio, non possono essere successivamente adottati da altra impresa e non viceversa.. L'articolo 13,in definitiva,sancisce la priorità della protezione del marchio rispetto agli altri segni distintivi uguali o simili ad esso e ciò costituisce motivo di conferma del fatto che l'istituto della convalidazione non può trovare applicazione in riferimento ai predetti segni nei confronti del marchio. Quanto all'ulteriore censura,secondo cui l'articolo 21 legge marchi,sia nella versione precedente che in quella novellata, consente a chi ha diritto al nome di farne uso nella propria attività d'impresa,basta osservare che la sentenza impugnata ha inibito ai ricorrenti di usare il nome TI nella ragione sociale "TI s.a.s” e nell'insegna , imponendogli di sostituirlo con un nome di fantasia (cfr Cass 6678/87; Cass 2740/93), rilevando, però, al contempo che l'obbligo stabilito dall'art. 2563 c.c. ,che impone all'imprenditore di far uso nella ditta del proprio nome, cui corrisponde l'esaminato diritto di cui all'art. 21 1.m. per l'imprenditore di usare il proprio nome nello svolgimento della propria attività, risulta garantito dal fatto che alla ragione sociale della società ricorrente risulta aggiunta la dicitura" di RA TI & C." in ordine alla quale nessuna pronuncia inibitoria è stata emanata. La decisione della Corte d'appello di Bologna appare giuridicamente ineccepibile poiché, nel proibire l'uso del nome TI nella ragione sociale della società ricorrente, ha tenuto in debito conto l'osservanza dell'art. 21 legge marchi e dell'art. 2563 c.c in relazione all'art. 2292 c.c.. 66consentendo il permanere della dicitura di RA TI & C." che riveste per l'appunto la funzione, da un lato,di tutela dell'interesse pubblico richiesta dal codice civile di individuare almeno uno dei soci della società e,dall'altro, di assicurare all'imprenditore l'utilizzo del proprio nome nell'espletamento della propria attività. Destituito di fondamento infine è l'ulteriore argomento addotto dai ricorrenti secondo cui la ragione sociale "TI s.a.s di RA TI c" e la dicitura “TI s.a.s ER impresse sulle suole delle scarpe e sulle scatole dei prodotti, oltre che sui documenti della società, rivestirebbero una mera funzione descrittiva del produttore e del luogo di produzione. Come ha, infatti, correttamente rilevato la sentenza impugnata, costituendo il nome TI l'elemento centrale e caratterizzante della ragione sociale, lo stesso produce quell'effetto di confusione con il marchio TI usato dalla società resistente e tale effetto viene amplificato proprio dal fatto che essendo la ragione sociale apposta sulle calzature,sulle scatole e sui documenti della società, tutto ciò costituisce una utilizzazione della ragione sociale in funzione di marchio che già nel vigore della legge marchi anteriore alla novellazione era proibita in quanto in danno di altro marchio preesistente (v.Cass 8157/92;Cass 1437/90). Il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese del presente procedimento che si liquidano in euro 6.500,00 oltre euro 77,44 per spese .

PQM

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 6.500,00 oltre euro 77,47 per spese. Roma 23.05.02 Il Cons.est. busui b ai CONTESTY ZIONE Prime To 1. CANCA CERfe Deposite Andrea Brand 1107 2002 il IL CANCELLIERE лодт 129.11 41,32 4565 170,43 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 14 NOV. 2002 Registrate in dofa Serie 4 01618797 verso's c. 170,43. (euro CENTOSE TANIA 43 Servizi p. DI FILIPPO Giudiziari 0 1 0