N. R.G. 438/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Manuela Velotti Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr. Andrea Lama Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 438/2021 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
già (C.F. )
[...] Parte_3 P.IVA_2 Rappresentati e difesi da Avv.ti CALTABIANO ALBERTO e FERRARI LUCA con domicilio PEC in atti APPELLANTI contro
(C.F. ) rappresentato e difeso da Avv.ti CORONA Controparte_1 P.IVA_3 SANDRO e CICCONE GIOVANNI con domicilio PEC in atti
APPELLATA
nonché contro
(C.F. Controparte_2 P.IVA_4
APPELLATA CONTUMACE

OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA TRIB. BOLOGNA SEZ. IMPRESA n. 258/2021

Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 6.5.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
- Per le appellanti, come da note scritte depositate in data 5.5.2025: “… per quanto occorrer possa, la e la reiterano la riserva di impugnazione ex art. 361 c.p.c. Pt_1 Parte_2 formulata il 2 ottobre 2023 e dichiarano di non rinunciare alle domande (e relative istanze istruttorie) già decise. Poiché il presente giudizio è proseguito per la determinazione degli eventuali utili oggetto del settimo motivo di appello incidentale, la e la tengono ferme Pt_1 Parte_2 (apportando alcune modificazioni letterali) le conclusioni già precisate nei capi 5) e 6) del foglio sopra indicato [n.d.r. precisazione delle conclusioni del 9 novembre 2022] e chiedono che codesta Corte, previa conferma della declaratoria di inammissibilità del doc. Alpha depositato dalla il 17 gennaio 2025: Controparte_1 5) rigetti i residui motivi di appello incidentale proposti e le residue domande coltivate dalla

Controparte_1 6) condanni la a rimborsare alle società appellanti le spese di Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio e condanni altresì la a rimborsare Controparte_1 alla la somma versata in esecuzione della Controparte_3 sentenza di primo grado e che non risultasse più dovuta.”
- Per l'appellata, come da note scritte depositate in data 5.5.2025: “in accoglimento dei propri motivi di appello incidentale settimo e dodicesimo,
- riformare la sentenza del Tribunale di Bologna n. 258/2021 nei seguenti capi:

2.c) nella parte in cui ha rigettato tutte le domande che aveva Controparte_1 formulato in primo grado nelle cause riunite R.G. nn. 20004/2013, 6512/2017 e 14078/2017 con riferimento alla retroversione degli utili (settimo motivo appello incidentale);

2.d) nella parte in cui ha compensato il 25% delle spese di lite del primo grado sostenute da (dodicesimo motivo appello incidentale); Controparte_1
- per l'effetto accogliere le seguenti domande: A) In rapporto alla causa di primo grado R.G. n. 20004/2013:

8. Condannare in ogni caso (ora a restituire a Controparte_4 Parte_2 [...]
ai sensi dell'art. 125, co. 3, c.p.i., gli utili realizzati attraverso le vendite Controparte_1 delle macchine decoratrici digitali di cui è causa, se del caso previa rinnovazione delle indagini peritali svolte o, in subordine, di chiamata a chiarimenti del CT, anche estendendo l'analisi sull'utile all'accertamento di quanto conseguito dalle c.d. “vendite trainate” come da istanza proposta da il 18.4.2024. CP_1
11. Condannare (ora a rifondere interamente a Controparte_4 Parte_2 [...] spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, ivi compresi quelli Controparte_1 del procedimento di descrizione giudiziaria antecedente al giudizio di primo grado e di CT e CTP. In via istruttoria
12.1 - In ordine alla restituzione degli utili a ammettere tutte le Controparte_1 prove orali (capitoli da 1 a 7) e tutte le istanze (interrogatorio ex art. 121 bis c.p.i; esibizione documentale e CT contabile), ove già non ammesse, dedotte da Controparte_1 con la propria seconda memoria ex art. 183, n. 6, c.p.c. in data 30 luglio 2014; B) In rapporto alla causa di primo grado R.G. n. 6512/2017:

9. Condannare in ogni caso (ora a restituire a Controparte_4 Parte_2 [...]
ai sensi dell'art. 125, co. 3, c.p.i., gli utili realizzati attraverso le vendite Controparte_1 delle macchine decoratrici digitali di cui è causa, se del caso previa rinnovazione delle indagini peritali svolte o, in subordine, di chiamata a chiarimenti del CT, anche estendendo l'analisi sull'utile all'accertamento di quanto conseguito dalle c.d. “vendite trainate” come da istanza proposta da il 18.4.2024. CP_1
12. Condannare (ora a rifondere interamente a Controparte_4 Parte_2 [...] spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, ivi compresi quelli Controparte_1 del previo procedimento di descrizione giudiziaria antecedente al giudizio di primo grado e di CT e CTP. In via istruttoria
13.1 - In ordine alla restituzione degli utili a ammettere tutte le Controparte_1 prove orali (capitoli da 1 a 8) e le istanze (interrogatorio ex art. 121bis c.p.i; esibizione documentale e CT contabile), ove già non ammesse, dedotte dalla medesima con la propria seconda memoria ex art. 183, n. 6, c.p.c. in data 18 ottobre 2017. C) In rapporto alla causa di primo grado R.G. 14078/2017:

8. Condannare in ogni caso a restituire a Controparte_3 ai sensi dell'art. 125, co. 3, c.p.i. gli utili realizzati attraverso le Controparte_1 vendite delle macchine decoratrici digitali di cui è causa, se del caso previa rinnovazione delle indagini peritali svolte o, in subordine, di chiamata a chiarimenti del CT, anche estendendo l'analisi sull'utile all'accertamento di quanto conseguito dalle c.d. “vendite trainate” come da istanza proposta da il 18.4.2024. CP_1
11. Condannare a rifondere interamente Controparte_3 a spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, ivi Controparte_1 compresi quelli di CT e CTP. In via istruttoria
12.1 - In ordine alla restituzione degli utili a ammettere tutte le Controparte_1 prove orali (capitoli da 1 a 8) e le istanze (interrogatorio ex art. 121bis c.p.i.; esibizione documentale e CT contabile), ove già non ammesse, dedotte dalla medesima con la propria seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. in data 7 febbraio 2018.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.”

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza non definitiva di questa Corte n. 1134/2023 resa in data 18/23.5.2023, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna - Sezione specializzata in materia di Impresa n. 258/2021 pubblicata in data 3.2.2021, previa conferma della statuizione di validità delle privative industriali nella titolarità di (nel prosieguo anche solo Controparte_1
) e accertamento della contraffazione da parte delle macchine di produzione e CP_1 commercializzazione di di Parte_1 Parte_2 (nel prosieguo anche solo le , separatamente, e ),
[...] Pt_2 CP_3 Parte_2 veniva accolto il motivo di appello incidentale proposto da concernente il rigetto della CP_1 domanda di retroversione degli utili ex art. 125/3° co. CPI e, con separata ordinanza in pari data, rimessa la causa in istruttoria per l'espletamento di CT, previa desecretazione dei documenti acquisiti in sede di descrizione giudiziale ex art. 129 CPI e ordine di esibizione ex art. 210/212 c.p.c.- 121 CPI alle di tutta la documentazione contabile e commerciale delle macchine in Pt_2 contraffazione;
rimessa al definitivo la statuizione sulle spese di lite.
2.
Il giudizio di appello è dunque proseguito in seguito all'accoglimento del settimo motivo di appello incidentale di che si doleva del rigetto della domanda di retroversione degli utili ai sensi CP_1 del 3° co. dell'art. 125 CPI che statuisce che “In ogni caso, il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento”.
La presente fase di appello inerisce, altresì, al dodicesimo motivo di appello incidentale di concernente la compensazione parziale delle spese del primo grado che in riforma della CP_1 sentenza l'appellante domanda che siano poste integralmente a carico delle appellanti principali, nonché alla statuizione sulle spese di entrambi i gradi di giudizio, rimesse al definitivo.
3.
Il conferimento di incarico al nominato ctu (Dr. ) sul quesito di cui a ordinanza Persona_1 cit. (del seguente tenore “Dica il C.T.U. – esaminati gli atti e la documentazione di causa nonché eventualmente, previo consenso di tutte le parti, documenti non prodotti in giudizio ex art. 198, 2° comma c.p.c., compiuta ogni ulteriore indagine necessaria: a) quali siano, nel periodo dall'inizio della commercializzazione da parte di delle macchine in Parte_2 contraffazione indicate in atti sino all'attualità o sino alla cessazione delle relative vendite: 1) il fatturato realizzato da relativamente alla produzione e commercializzazione dei suddetti prodotti e 2) l'utile netto dalla stessa Parte_2 conseguito a seguito di dette vendite;
Parte_2 b) quali siano, nel periodo dall'inizio della commercializzazione da parte di Parte_1 delle macchine in contraffazione indicate in atti sino all'attualità o sino alla cessazione delle relative vendite: 1) il fatturato realizzato da relativamente alla produzione e commercializzazione Parte_1 dei suddetti prodotti e 2) l'utile netto dalla stessa conseguito a seguito di dette Parte_1 vendite”) è stato conferito a udienza del 3.10.2023 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del Cons. rel. del 19.4.2024 veniva rigettata l'istanza di di chiarimenti ex CP_1 art. 92 disp. Att. c.p.c. concernente l'estensione dell'indagine peritale alle cd. “vendite trainate” (ricavi per manutenzioni e installazioni post-vendita e altri introiti di derivanti dalla Pt_2 commercializzazione delle macchine in contraffazione). Con ordinanza del 19.8.2024 del Cons. rel. veniva rigettata ulteriore istanza di di CP_1 chiarimenti ex art. 92 cit. concernente la verifica di effettiva incidenza sui costi generali di Pt_2 dei costi di struttura derivanti dall'incorporazione/conferimento di azienda di altre società negli anni 2013/2014.
In esito al deposito dell'elaborato peritale la Corte con ordinanza del 21.1.2025 dichiarava inammissibile il deposito di PROJECTA di nuovo documento (parere Alpha) e fissava udienza innanzi al Cons. rel. per l'introito della causa in decisione.
In esito a udienza del 6.5.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c. la Corte tratteneva la causa per la decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate con assegnazione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c.

4. LA CT
Al CT è stato chiesto di determinare l'utile “netto” di e di derivante Parte_2 CP_3 dalla produzione e commercializzazione delle macchine contraffatte e in corso di operazioni si è ampiamente dibattuto sul metodo e i criteri di calcolo di tale utile.
In primo luogo, pacifico che per avere l'utile netto occorre sottrarre dai ricavi i costi, va disattesa la prospettazione di secondo la quale nella valutazione dei ricavi occorre tener conto non CP_1 solo del ricavato delle vendite strictu sensu ma altresì degli ulteriori ricavi conseguiti alla vendita del macchinario, derivanti ad es. dall'assistenza, manutenzione e installazione post-vendita, dalla fornitura di pezzi di ricambio e da altri servizi accessori convogliati dalla vendita delle macchine (cd. vendite trainate” o convoyed sales). Cont Reputa la Corte che il concetto di “utile” di cui al 3° co. dell'art. 125 debba essere riempito di contenuto tenuto conto della finalità della norma di introdurre una soglia equitativa minima di risarcimento parametrata comunque al lucro cessante, cioè al mancato guadagno del titolare della privativa, rispetto al quale evidentemente è estraneo il ricavo per il contraffattore derivante delle cd. vendite trainate.
Il concetto di utile di cui al 3° co. dell'art. 125 CPI, in altri termini, sia perché soglia minima di risarcimento sia perché “in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi
[n.d.r. utili realizzati dall'autore della violazione] eccedono tale risarcimento” non coincide con “i benefici realizzati dall'autore della violazione” di cui al comma precedente (che diversamente individua diversi criteri equitativi nell'ottica di una piena riparazione del pregiudizio subito dal titolare del diritto) ma va inteso con stretto riferimento al mancato utile per il titolare della privativa, che nella fattispecie coincide con il ricavato della vendita e commercializzazione delle macchine contraffatte, da cui detrarsi i costi di produzione, senza che possa tenersi conto (in aumento del parametro dei ricavi) del dato, invece afferente la sfera del contraffattore, delle cd. vendite trainate.
In secondo luogo, pacifico che per determinare l'utile del titolare della privativa occorre detrarre dai ricavi i costi della produzione, la discussione si è incentrata sostanzialmente sulla imputazione dei costi generali, cioè dei costi cd. di struttura di Pt_2
Va disattesa la prospettazione di secondo cui l'incidenza dei costi generali rispetto ai CP_1 ricavi di vendita di nel quadriennio 2011-2014 sia fortemente influenzata Parte_2 dall'acquisizione negli anni 2011-2013 di due società e dell'azienda di una terza società, cosicchè l'analisi dovrebbe tenere conto “di tutti i costi e i ricavi di e delle incorporate Parte_2 [...] e . Controparte_6 CP_7 Il CT ha ritenuto non opportuno considerare nei costi generali di i costi delle società Parte_2 incorporate “in quanto trattasi di costi relativi ad una gestione sulla quale non poteva Parte_2 avere alcuna influenza”; la Corte ulteriormente osserva che l'analisi de quo, finalizzata alla determinazione dell'utile della contraffazione non può che tenere conto dei dati di costo di Pt_2
nel periodo considerato (2011-2020) e non dei dati di altre società seppure acquisite nel
[...] periodo, la cui incidenza sui dati contabili della incorporata, peraltro, pare discutibile già da un punto di vista di contabilità economico-aziendale e comunque non è provata.
In ordine alla imputazione dei costi generali alla produzione contraffatta, ropone un criterio Pt_2 di calcolo proporzionale rispetto all'incidenza di tutti i costi generali su tutte le vendite di cui al conto economico, criterio contestato da che lo ritiene non confacente al concetto di “utile CP_1 incrementale” e propone un metodo di calcolo statistico (cd. della regressione statistica lineare multivariata).
Il CT, dato atto che non vi è contestazione sui dati dei ricavi forniti da é, più in generale, Pt_2 sulla esaustività e coerenza dei dati con il sistema gestionale, ha determinato il fatturato realizzato da dalla vendita delle macchina contraffatte in € 147.475.100; quanto alla controllante Parte_2
, il CT ha riscontrato un fatturato di € 104.998,245. CP_3
Su tali dati, come detto, non vi è contestazione.
Quanto all'utile netto il tema cruciale è la selezione dei costi da sottrarre ai ricavi: la tesi maggioritaria in giurisprudenza di "utile incrementale" sta a significare che si deve tener conto “della differenza tra ricavi e costi incrementali, ottenuta deducendo dai ricavi realizzati con la vendita del prodotto in contraffazione i costi variabili direttamente imputabili alla produzione e commercializzazione del medesimo prodotto, con esclusione dei costi relativi ad altre produzioni e di quelli fissi, generali e commerciali, di natura gestionale che l'azienda avrebbe comunque sostenuto (cfr. Trib. Bologna 22.5.2019).
Tuttavia, nel caso di specie il CT ha messo in evidenza le peculiarità di per la quale Parte_2 il fatturato delle macchine contraffatte ha raggiunto nel corso del periodo oggetto di osservazione (2013-2020) quasi il 50% del totale del fatturato (valore medio circa il 46% toccando la percentuale massima nel 2018, pari al 58%”) sicchè “considerata l'elevata incidenza delle vendite di macchine contraffatte sui ricavi complessivi … i costi variabili devono includere tutti i costi variabili operativi
.. non solo i costi variabili di produzione .. ma anche i costi variabili commerciali, amministrativi e generali .. dal momento che in assenza della produzione delle macchine contraffatte, anche tali costi sarebbero stati notevolmente ridotti”.
In buona sostanza, secondo il CT e quanto a , nel calcolo dell'utile incrementale ex Parte_2 art. 125/3° co. CPI derivante dalle vendite del contraffattore non si possono non considerare, oltre ai costi di produzione (diretti e indiretti), anche i costi operativi (commerciali, amministrativi e generali variabili) che se la società avesse avuto il fatturato dimezzato non avrebbe ragionevolmente dovuto sostenere.
Data questa premessa, e allo scopo di distinguere i costi variabili da quelli fissi e tra i costi variabili quelli riferibili alla contraffazione, il CT ha quindi proceduto ad una duplice analisi secondo il metodo statistico della regressione lineare multipla (utilizzato anche da ): nella prima CP_1 analisi (tabelle 7 e 8) utilizzando come variabile dipendente (Y) i costi generali (rettificati) di Pt_2 e nella seconda (tabelle 10 e 11) utilizzando come variabile dipendente (Y) il totale dei costi operativi (rettificati), ottenendo risultati più significativi con l'adozione della seconda variabile dipendente (Y
- costi operativi rettificati), poiché il primo modello dava risultati non attendibili (cfr. relazione CT aff. 45). Ebbene, sia la premessa metodologica che la valutazione di attendibilità dei dati statistici rilevati dal CT sono appieno condivisibili, tenuto conto della peculiarità fattuale di evidenza contabile, non contestata, dell'elevata incidenza delle vendite da contraffazione rispetto al fatturato totale di Pt_2
.
[...]
In definitiva, come rilevato dal CT, quanto a l'utile incrementale coincide, piuttosto, Parte_2 con il “margine di contribuzione”, risultante dalla differenza tra i ricavi di contraffazione e tutti i costi operativi variabili (diretti e indiretti) ad essi riferibili, al lordo delle imposte.
Va confermata, ex art. 345/3° co. c.p.c., la valutazione già resa da questa Corte di inammissibilità del
“doc. Alpha parere Prof. depositato da dopo il deposito della relazione del Per_2 CP_1 CT, con le note scritte per l'udienza cartolare fissata al 17.1.2025.
Ad abundantiam va osservato che il confronto con i CCTTPP in sede di operazioni peritali è stato ampio ed esaustivo e che il tema della inclusione o meno nei costi di del dato relativi Parte_2 agli anni 2011-2012, in cui la società non avrebbe svolto attività produttiva, è stato dibattuto ed esaminato dal CT (cfr. aff. 55); d'altronde l'eventuale assenza di attività produttiva nei primi anni in considerazione è da valutarsi ininfluente tenuto conto della natura dei costi, non solo produttivi, invece rilevanti ai fini del calcolo dell'utile da contraffazione.
La Corte, quindi, fa proprie le valutazioni e conclusioni del CT, avallando la stima secondo cui i costi operativi variabili di relativi alle vendite delle macchine contraffatte vanno Parte_2 determinati in € 147.352.259 con un risultato di utile incrementale pari ad € 122.841,00.
Per , invece, il risultato è negativo già al confronto tra i ricavi di vendita e i relativi CP_3 costi diretti realizzati nel periodo di osservazione, sicchè non si è posto il problema di indagare i costi generali.
Ne consegue che è tenuta e va condannata a pagare a il predetto importo Parte_2 CP_1 di € 122.841,00 a titolo di risarcimento del danno derivante dalla contraffazione delle privative industriali nella titolarità di per cui è causa;
su tale importo, trattandosi di obbligazione CP_1 di valore, è da riconoscersi dall'evento dannoso (che nella fattispecie, tenuto conto che l'attività produttiva di è iniziata nel giugno 2013, si individua nella data del 30.6.2016) a oggi Parte_2 la rivalutazione monetaria, oltre interessi nella misura legale sulla somma rivalutata anno per anno dalla domanda al saldo.
5.
La riforma della sentenza in punto a riconoscimento dell'utile incrementale ex art 125/3° co. CPI comporta l'accoglimento anche dell'altro motivo di appello incidentale di concernente CP_1 la parziale compensazione delle spese di lite del primo grado, nella misura del 25%, che era stata disposta in ragione del rigetto della domanda risarcitoria.
6.
La decisione nel merito, con riforma parziale della sentenza di primo grado, comporta che le spese processuali siano da ricalcolarsi in base all'esito complessivo della lite, che vede sostanzialmente l'integrale soccombenza delle afferendo il motivo di appello principale accolto con la Pt_2 sentenza non definitiva alla mera declaratoria di responsabilità in relazione alla specificità delle privative azionate;
la liquidazione, come da dispositivo, segue i criteri e parametri di cui di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 come modificato da ultimo ex D.M. 13.8.2022 n. 147 secondo le relative tabelle del primo e del secondo grado, tenuto conto del valore indeterminato rilevante, dell'oggetto e complessità della controversia, della pluralità delle fasi cautelari e dei procedimenti di merito riuniti nel primo grado di giudizio, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit. Secondo soccombenza è altresì dovuto il rimborso delle spese di CT e di CTP del primo e del secondo grado di giudizio, come liquidati in corso di causa e documentate in atti.


P.Q.M.


La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...] e (già nei Parte_1 Parte_2 CP_4 confronti di nonché di Controparte_1 Controparte_2 con atto di appello notificato in data 3.3.2021, nonché sull'appello incidentale proposto da con comparsa di costituzione e risposta depositata in data Controparte_1 27.5.2021, nella contumacia di così provvede: Controparte_2 in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Bologna – Sezione Impresa n. 258/2021 pubblicata il 3.2.2021, già in parte riformata con sentenza parziale di questa Corte n. 1134/2023 pubblicata il 23.5.2023:
DICHIARA TENUTA e CONDANNA a pagare a titolo di risarcimento del Parte_2 danno derivante dalla contraffazione delle privative industriali nella titolarità di
[...] er cui è causa la somma di € 122.841,00 oltre rivalutazione monetaria sulla Controparte_1 base degli indici ISTAT dal 30.6.2016 ad oggi, oltre interessi nella misura legale sulla somma rivalutata anno per anno dal 27.5.2021 all'effettivo soddisfo;

CONDANNA in solido fra Parte_1 Parte_2 loro al rimborso in favore di delle spese di lite di entrambi i Controparte_1 gradi di giudizio, che liquida per il primo grado di giudizio in € 4.075,00 per esborsi e in € 80.000,00 per compenso di avvocato e per il presente grado in € 1.554,00 per esborsi ed in € 40.000,00 per il presente grado, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge;

n solido Controparte_8 Parte_2 fra loro le spese di CT e di CTP di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 18.11.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Manuela Velotti