N. R.G. 3108/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
1 nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3108 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 27.5.2025, vertente

TRA

C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Paolo Tagliaferri e Massimiliano Lombardo.
APPELLANTE
E
(già (C.F. e P. IVA ), P_1 P_2 Controparte_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Pizzolon, Giulia Polesello e Angela Vecchione.
APPELLATA
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Piaccia alla Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza riformare l'impugnata sentenza e per
l'effetto dichiarare:
In via del tutto preliminare dichiarare improcedibile e/o inammissibile la domanda nei confronti della
[...] per carenza di legittimazione passiva. Parte_1
Nel merito in via principale rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto per le motivazioni di cui in narrativa;

In via subordinata condannare la al pagamento della somma di Euro 7.771,73 a Parte_1 titolo di retroversione degli utili con ricalcolo della somma a titolo di risarcimento del danno proporzionata ai
2 parametri di cui in narrativa. Dichiarare comunque la non tenuta alla pubblicazione Parte_1 della sentenza, per due volte, sui tre quotidiani a tiratura nazionale individuati in sentenza.
In via cautelare si chiede che venga sospesa la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata poiché dall'esecuzione della stessa potrebbe derivare un grave e irreparabile pregiudizio all'appellante molto più grave di quello che la parte vittoriosa in primo grado potrebbe risentire a causa del ritardo nell'esecuzione.”.

L'appellata ha così concluso:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione reiette:
nel merito:
- rigettare integralmente l'appello proposto da perché infondato, in fatto ed in Parte_1 diritto, per le ragioni esposte in atti, e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 4690/2019 emessa in data
01.03.2019, dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in materia d'impresa;
In ogni ipotesi:
Con integrale rifusione di anticipazioni, spese e compensi di lite, oltre spese generali nella misura del 15%,
I.v.a. e c.p.a. come per legge”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.

1. citava, dinanzi al Tribunale di Roma, la società Controparte_3 Parte_1
e la società rassegnando le seguenti conclusioni:
[...] Controparte_4
“

1. accertare e dichiarare che le società convenute si son rese responsabili di violazione dei diritti di proprietà industriale della società odierna intervenuta, ALL STAR C.V., e della società attrice P_ (ora , relativamente ai prodotti contrassegnati dai marchi Controparte_3 P_1 azionati in giudizio da quest'ultima;


2. accertare e dichiarare che attraverso l'uso dei segni oggetto del presente giudizio le convenute han posto in essere atti di contraffazione, illeciti ai sensi delle norme a tutela dei diritti di proprietà industriale della società odierna intervenuta, ALL STAR C.V., e della società attrice Controparte_3 P_ (ora , ed han pure violato i diritti di esclusiva sui marchi registrati azionati in
[...] P_1 questo giudizio;



3. accertare e dichiarare che il comportamento delle convenute e l'attività dalle stesse posta in essere ha altresì integrato atti illeciti di concorrenza sleale, per confondibilità, appropriazione di pregi,
3 uso di mezzi non corretti, ex art. 2598, n.ri 1, e/o 2 e/o 3 codice civile, in danno della società odierna P_ intervenuta ALL STAR C.V., e della società attrice (ora ; Controparte_3 P_1


4. inibire definitivamente alle convenute, ex art. 124 D.Lgs. n. 30/2005, ed ex art. 2599 codice civile: ogni e qualsiasi forma di importazione e/o produzione e/o vendita e/o commercializzazione e/o pubblicizzazione e/o uso dei segni e prodotti di cui alla narrativa dell'atto di citazione di
[...] P_ (ora , e di cui agli atti della stessa ed ai documenti dalla stessa depositati P_3 P_1 in giudizio, e la prosecuzione dei comportamenti tutti di cui in narrativa dell'atto di citazione di P_ (ora , e dei successivi atti dalla stessa depositati in giudizio e Controparte_3 P_1 disporne l'ordine di ritiro dal commercio;
con applicazione di penale (che si chiede quantificarsi in euro 500,00) per ogni paio venduto in violazione dell'inibitoria;


5. inibire definitivamente alle convenute, anche ex artt. 2598, n.ri 1, 2 e 3 codice civile e 2043 codice civile, la prosecuzione degli atti e comportamenti tutti denunziati nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e nei successivi atti dall'attrice depositati in giudizio, e in particolare di ogni comportamento di concorrenza sleale volto a creare confusione con i prodotti e/o i marchi azionati in giudizio, e/o l'attività dell'attrice, e/o della società odierna intervenuta, e/o volto ad agganciarsi alla notorietà e rinomanza dei marchi azionati in giudizio e/o dei prodotti oggetto di giudizio e/o volto a sfruttare indebitamente la notorietà e rinomanza dei marchi e dei prodotti oggetto di giudizio e/o a creare danno all'attrice e/o alla società odierna intervenuta;



6. disporre la distruzione, ex art. 124, n. 3, D. Lgs. n. 30/05, di tutte le calzature oggetto di giudizio, anche quelle che descritte e reperite nel corso di questo giudizio di merito, recanti i marchi di cui in narrativa dell'atto di citazione e documenti allegati, ed i prodotti incriminati, materiale informativo e quant'altro in qualsiasi modo collegato o riguardante o riproducenti i marchi di cui alla narrativa dell'atto di citazione, a spese delle convenute;



7. disporre, ex art. 124 D.Lgs. 30/05 e successive modifiche, l'ordine di ritiro definitivo dal commercio delle calzature contraffatte recanti i marchi di cui alla narrativa dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, anche nei confronti di altri proprietari o di soggetti terzi che ne abbiano la disponibilità;


8. fissare, a sensi dell'art. 124, n. 2, D. Lgs. n. 30/05, una congrua penale per ogni violazione od inosservanza successivamente constatata e/o per ogni giorno di ritardo nell'adempimento di quanto ai numeri 4 e/o 5 e/o 6 e/o 7 che precedono;



9. condannare le convenute, in via tra loro solidale o secondo le singole rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi da ALL STAR C.V., per danno emergente ed anche
d'immagine e morali, per effetto degli illeciti posti in essere ed oggetto del presente giudizio, da liquidarsi in questo giudizio nell'importo che verrà indicato e quantificato in corso di giudizio, o in quella somma che parrà di giustizia, danno da liquidarsi anche tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, i benefici realizzati dalle convenute (come previsto dall'art. 125 D.Lgs. n. 30/05), e ad ogni utile presunzione derivante dagli atti e/o comunque in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e 125 D.Lgs. n. 30/05; oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;

10. disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza ai sensi dell'art. 126 D. lgs. 30/05, a cura ed
a spese delle convenute in via tra loro solidale, per due volte, e a caratteri doppi del normale, con i 4 nomi delle parti ed i marchi in grassetto, sui seguenti quotidiani: ' ' Controparte_5 Controparte_6
' a tiratura nazionale, oltre che sul motore di ricerca Google sulla home
[...] Controparte_7 page d'apertura digitando le parole chiave 'converse' e/o 'all star' con modalità da definire;

11. condannare le società convenute alla rifusione integrale delle spese, diritti ed onorari processuali, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, ed anche alla rifusione delle spese di
CTU e CTP, anche della fase cautelare di descrizione ante causam.”.
La chiamata in manleva dalla società , a sua volta Controparte_4 Parte_1
chiamava in manleva la società che rimaneva contumace. Entrambe le Controparte_8
società convenute poi venivano dichiarate fallite.
Interveniva in giudizio la società All Star C.V., facente parte del Gruppo Converse, nella qualità di titolare dei marchi oggetto della causa, svolgendo domande analoghe a quelle di parte attrice.

2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 4690/2019, accoglieva le domande attoree.
Riconosceva preliminarmente la legittimazione attiva della nella sua Controparte_3
qualità di licenziataria e distributrice esclusiva (all'epoca dei fatti) per l'Italia, lo Stato del
Vaticano, Malta e la Repubblica di San Marino di calzature e abbigliamento con i seguenti marchi: 'ALL STAR' e 'CONVERSE' oltre che 'ALL STAR' con stella sopra la 'S', marchi di cui era titolare la poi ceduti alla All Star C.V. P_9
Il Tribunale rilevava come pacifica la circostanza della avvenuta commercializzazione delle calzature con i marchi sopra citati da parte delle convenute e che le stesse non avevano fornito alcuna prova in ordine alla legittima provenienza delle calzature stesse, ma avevano invocato la liceità della propria condotta alla luce del principio di esaurimento del marchio,
ai sensi dell'art. 5 CPI e 13 Reg. 207/2009, deducendo di avere acquistato le P_4
calzature da due società ( e AC LT) acquirenti del prodotto P_8
asseritamente immesso regolarmente nello Spazio Economico Europeo, cioè con il consenso di P_3
Era invece documentato che i prodotti in vendita presso la società erano Parte_1
stati acquistati dal fornitore e, prima ancora, da , società che non P_4 P_8
5 avevano mai fatto parte della filiera di né mai avevano avuto rapporti P_3
commerciali con la stessa. Si trattava quindi di marchi contraffatti.
Le condotte sopra descritte concretizzavano anche fattispecie di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 n.1) e n. 2) c.c. in quanto dirette ad imitare servilmente i marchi azionati e i prodotti commercializzati dall'attrice, a creare confusione con i prodotti della stessa, ad appropriarsi dei pregi dei prodotti dell'impresa concorrente e a valersi di mezzi non conformi ai principi di correttezza professionale idonei a danneggiare l'attrice stessa.
Il Tribunale pertanto condannava la al risarcimento del danno da Parte_1
annacquamento del marchio, liquidato in via equitativa in € 20.000,00 in relazione al profilo della “neutralizzazione” degli ingenti sforzi pubblicitari profusi dalla società attrice, tenuto conto del numero di calzature commercializzate e dell'ambito locale della commercializzazione.
Veniva inoltre liquidato il danno da lucro cessante, liquidato in € 7.771,73, in base al metodo della retroversione degli utili ritratti in conseguenza della commercializzazione dei prodotti contraffatti.
In conseguenza dell'accertata attività di contraffazione venivano accolte anche le altre misure di tutela richieste da parte attrice.

3. La ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha lamentato che il Tribunale non aveva dato rilievo all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, fondata sulla propria qualità di piccolo imprenditore ai sensi dell'art. 2083 c.c..
Con il secondo motivo ha lamentato che il Tribunale non aveva dato rilievo alla propria buona fede, testimoniata invece sia dalla restituzione della merce all' all'esito del P_4
procedimento di descrizione che dall'acquisto di tale merce per un prezzo sicuramente non inferiore a quello applicato dalla di circa 28 euro a paio di calzature. Controparte_3
Con il terzo motivo ha lamentato l'eccessiva quantificazione del danno da svilimento del marchio quantificato per un importo superiore di circa tre volte rispetto agli utili conseguiti
6 dalla vendita dei prodotti. La pronuncia non teneva conto poi dell'esborso sopportato dall'appellante per la pubblicazione della sentenza per due volte su tre quotidiani a tiratura nazionale.
Con il quarto motivo ha lamentato che il criterio per il calcolo degli utili non teneva conto dei costi di gestione.

4. Il primo motivo d'appello è infondato perché la qualifica di piccolo imprenditore non rileva in sé ai fini della applicazione dell'art. 2598 c.c. che considera come soggetto capace di compiere atti di concorrenza sleale qualunque imprenditore che opera nel medesimo settore di mercato e si rivolge alla medesima clientela potenziale.

5. Il secondo motivo è infondato perché la pretesa buona fede dell'appellante non può
evincersi dal comportamento tenuto all'esito del procedimento di descrizione, in un momento successivo alla distribuzione della merce contraffatta. Anche l'elemento del prezzo valorizzato dall'appellante non è significativo perché l'importo di € 28,00 a paio di calzatura a cui l'appellante aveva acquistato dalla società implica che P_4
quest'ultima a sua volta aveva pagato un prezzo inferiore al prezzo di € 28,00 praticato direttamente dalla P_3 P_3

6. Il terzo motivo è infondato perché censura la liquidazione equitativa del danno sul presupposto del mancato rilievo del volume d'affari dell'appellante e della natura latamente sanzionatoria del risarcimento, quando invece il criterio utilizzato e non censurato specificamente è correlato alle spese pubblicitarie affrontate per la promozione del marchio svilito dalla condotta di concorrenza sleale.

7. Infine il quarto motivo d'appello è infondato perché la richiesta di rinnovazione della
C.T.U. si fonda sulla pretesa necessità di analizzare dati che erano a disposizione dell'appellante ma non sono stati prodotti.

6. L'appello deve essere quindi integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, ai sensi del DM n. 55/2014.
7 Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 8.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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