REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 2085 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOTTOS Parte_1 P.IVA_1
FIAMMETTA, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;

Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCA BITTI Controparte_1 P.IVA_2
DANIELE, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;

Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1890/2023 del Tribunale di Treviso, pubblicata in data
20/10/2023 e non notificata
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Nel merito in via principale.
“Accogliere per i motivi tutti dedotti nell'atto introduttivo il proposto appello e, per l'effetto, in
riforma della Sentenza n. 1890/2023, emessa dal Tribunale di Treviso, Giudice dott.ssa Elena
Merlo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 6609/2020, depositata in cancelleria il 20.10.2023,
notificata il 21.10.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che
qui si riportano: “Accertati i fatti e le causali dedotti in narrativa del presente atto, condannare
la società a pagare a favore della società la somma di Euro CP_1 Parte_1
34.165,00, (oltre iva come per legge), salvo la diversa quantificazione che dovesse emergere in
corso di causa, oltre interessi di mora”, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le
istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti in atti.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre iva come
per legge, relativi ad entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria
Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per
tutte le ragioni esposte nel presente appello e nello specifico i capitoli di prova formulati nella
seconda memoria ex art. 183 c. VI cpc, l'esibizione delle scritture contabili relative agli incassi
inerenti i mesi dal 01.08.2018 al 07.08.2019; CTU al fine di calcolare l'ammontare delle
royalties nella misura del 2% sul fatturato prodotto dal 01.08.2018 al 07.08.2019.”
2 Per parte appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione, nel merito:
a) in via principale, confermare la sentenza impugnata ex adverso;
b) In via istruttoria, disporre
l'assunzione di tutte le prove già richieste in primo grado e disattese dal Tribunale di Treviso.”
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione ritualmente notificato onveniva in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Treviso affinché quest'ultima venisse condannata al Controparte_1
pagamento della somma di € 34.165,00, o della diversa somma quantificata in corso di causa, a titolo di royalties maturate per l'utilizzo del marchio ” dalla data del 1° agosto 2018 Parte_1
al 7 agosto 2019, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria. La società attrice, costituita nel gennaio 2017 al precipuo fine di gestire le strutture odontoiatriche sotto l'egida del marchio
”, deduceva a sostegno della propria domanda: che aveva acquistato detto marchio Parte_1
nel marzo 2017 con apposita domanda nr. 602017000028816 regolarmente trascritta presso l'UIBM; che il segno distintivo, registrato a partire dal 2005, dal 2013 al 2017 era stato concesso in uso esclusivo con potere di sublicenza ad un;
che Parte_2
in tale periodo il aveva concesso in uso il marchio, pur senza formale contratto, alla Parte_2
convenuta che gli accordi intercorsi tra le parti prevedevano l'obbligo della licenziataria CP_1
di corrispondere il 2% di fatturato mensile della struttura odontoiatrica a titolo di royalties; che aveva sempre dato regolare esecuzione agli accordi nei termini predetti, presentando CP_1
mensilmente i resoconti relativi al fatturato mensile e versando regolarmente la citata percentuale, e ciò anche a seguito dell'acquisto del marchio da parte dell'attrice nel 2017.
3 Allegava infatti di essere subentrata come licenziante nel rapporto con la convenuta, rapporto che era regolarmente proseguito nei termini sopra indicati fino al 1° agosto 2018, data a partire dalla quale non aveva però più comunicato il fatturato, omettendo di pagare le royalties CP_1
dovute. Riferiva che la convenuta aveva dismesso definitivamente l'uso del marchio in data 7
agosto 2019. Concludeva chiedendo il pagamento delle royalties maturate e non versate,
precisando che la somma oggetto della domanda di condanna (per € 34.165,00) era stata calcolata sulla base del valore della produzione riferito agli anni 2018 e 2019 rinvenibile sul conto economico del bilancio d'esercizio della convenuta depositato presso la Camera di
Commercio de L'Aquila, sicché chiedeva anche che venisse ordinata l'esibizione del fatturato per eventuale rideterminazione di quanto dovuto.
2. Con comparsa di risposta si costituiva tempestivamente in giudizio Controparte_1
La convenuta, eccepita preliminarmente l'incompetenza del Tribunale adito, nel merito riferiva che nel 2011, tre anni prima della costituzione di era stato stipulato un contratto tra CP_1
sub-licenziante del marchio , e società Controparte_2 Parte_1 Controparte_3
(costituita dalla medesima compagine della convenuta), in cui era previsto, tra gli altri:
l'impegno della licenziante a fornire soluzioni per la gestione dell'immagine del marchio, la ripartizione solidale del costo per le campagne pubblicitarie regionali nonché lo storno a favore della licenziataria del 50% delle royalties pagate, nel caso in cui questa finalizzasse la realizzazione di altre cliniche odontoiatriche con il medesimo marchio e ciò per i 21 mesi successivi all'apertura dell'attività. Allegava che in data 13 gennaio 2013 aveva CP_2
ceduto il contratto al , il quale nel 2015 aveva preteso di Parte_2
negoziare con più gravose condizioni di quelle firmate e che nel 2016 aveva mandato CP_1
4 una bozza di contratto ove la licenziante si impegnava ad utilizzare le royalties secondo una specifica ripartizione (1,4% come effettivo corrispettivo della licenza;
0,40 % del per sostenere gli oneri pubblicitari;
0,20% per sostenere le spese generali di funzionamento del ), Parte_2
con l'intesa che il corrispettivo versato dalla licenziataria fosse comprensivo anche dei compensi per l'attività formativa e di gestione della campagna pubblicitaria che la licenziante si impegnava ad attuare. Esponeva che, anche se al momento del subentro dell'attrice nel rapporto era stata garantita la continuità di tutte le condizioni precedentemente accordate, tutti gli impegni assunti dalle varie società che avevano concesso in licenza il marchio non erano stati Parte_1
mantenuti. Tanto esposto, deduceva di aver sospeso il pagamento delle royalties in ragione dell'altrui inadempimento, sollevando l'eccezione di cui all'art. 1460 cc e proponeva domanda riconvenzionale per sentir pronunciata la condanna di al pagamento del 50% delle Parte_1
somme sborsate per la pubblicità regionale, nonché al rimborso dello 0,40 % delle royalties
versate, quantificato in € 25.000,00, salvo diversa quantificazione da accertarsi in corso di causa.
Chiedeva infine il risarcimento del danno ex art. 96 cpc per lite temeraria.
3. Con provvedimento del 3 dicembre 2021, il Giudice ordinava ad l'esibizione in CP_1
giudizio delle scritture contabili relative agli incassi maturati nel periodo dall'1° agosto 2018 al 7
agosto 2019. La società convenuta non ottemperava a tale ordine.
4. Esaurita la fase istruttoria, con la sentenza n. 1890/2023 il Tribunale di Treviso, disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale, nel merito rigettava integralmente le domande proposte in via principale e in via riconvenzionale, sostenendo che le parti non avevano provato da un lato l'esistenza dei titoli posti a fondamento delle rispettive pretese e dall'altro l'effettiva entità degli asseriti crediti. Quanto alla domanda attorea, assumeva che non poteva considerarsi pacifica tra
5 le parti la natura degli accordi intercorsi, stante peraltro l'assenza di pattuizione scritta e, in ogni caso, riteneva non accoglibile la determinazione del credito indicata da basata sulla Parte_1
media del valore della produzione evincibile dal bilancio degli anni 2018 e 2019. Rispetto alle domande sollevate in via riconvenzionale, in sintesi, da un lato riteneva che la pretesa alla restituzione della percentuale del 0,40% delle royalties corrisposte non era fondata su alcun accordo scritto, avendo la convenuta prodotto solamente la bozza di contratto inviato dal
, bozza che peraltro nemmeno riportava il nome della società sublicenziataria, Parte_2
dall'altro che il contratto del 2011 nel quale veniva prevista la restituzione del 50% delle royalties per le prime 21 mensilità del rapporto, era stato sottoscritto da società terza (
[...]
e non erano emersi in giudizio elementi sufficienti per ammettere che CP_3 CP_1
potesse avvalersi di detta pattuizione. Infine, con riferimento al richiesto rimborso del 50% delle spese di pubblicità sostenute, osservava che la convenuta non aveva dimostrato di aver subito esborsi. Le spese di lite venivano integralmente compensate per la reciproca soccombenza.
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello notificato in data 16 novembre 2023 ha Parte_1
impugnato la predetta sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello.
5.1 Il primo motivo di gravame investe la gravata pronuncia nella parte in cui è stata accertata la mancata prova dell'esistenza del credito. L'appellante ha evidenziato che il Giudice
non aveva applicato correttamente il principio di non contestazione, non avendo considerato che la stessa convenuta in primo grado aveva ammesso l'esistenza dell'obbligo di pagamento del 2%
del fatturato mensile a titolo di royalties, tanto che aveva affermato l'esistenza di un accordo diretto a decurtare la predetta percentuale dovuta dello 0,4%.
6 5.2 Con il secondo motivo ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del C.P.I., per lo sfruttamento di un marchio non è prescritta la forma scritta ad substantiam e che l'accordo con l'appellata era stato validamente concluso per facta concludentia.
5.3 Con il terzo motivo ha lamentato l'erroneità della pronuncia anche nella parte in cui è
stata rilevata l'assenza di prova in merito al quantum. In particolare, l'impugnante ha dedotto che la convenuta non aveva tempestivamente contestato in primo grado il conteggio effettuato sulla base del bilancio depositato presso la Camera di Commercio né ha ottemperato all'ordine di esibizione delle scritture contabili. Ha aggiunto che il Tribunale ha erroneamente fatto discendere dalla mancata produzione e allegazione degli importi pagati negli anni precedenti l'impossibilità di valutare la congruità della pretesa somma ed ha insistito per la correttezza del conteggio effettuato, in assenza dei dati relativi al fatturato, non prodotti da in violazione CP_1
dell'ordine di esibizione.
6. Si è costituita in giudizio la parte appellata a quale ha concluso per la Controparte_1
conferma integrale della sentenza impugnata.
7. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'udienza del 26 maggio 2025 la causa è
stata rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 352, II comma, cpc, dal Consigliere
Istruttore nominato sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
Esame dei motivi di impugnazione
8. Così ricostruiti i fatti di causa e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
8.1 I primi due motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in quanto oggettivamente connessi, sono fondati, potendosi ritenere provata, in quanto non contestata, la
7 sussistenza di un rapporto di licenza d'uso del marchio ” tra le odierne parti in causa Parte_1
con previsione dell'obbligo della licenziataria di corrispondere mensilmente una percentuale pari al 2% del fatturato per lo sfruttamento del marchio, obbligo rispetto al quale quest'ultima è
rimasta inadempiente a partire dal 1° agosto 2018 e fino alla volontaria dismissione dell'utilizzo del segno distintivo, occorsa in data 7 agosto 2019.
Va, infatti, evidenziato che a fronte della puntuale allegazione degli elementi costitutivi del proprio diritto di credito da parte di nell'atto di citazione di primo grado, Parte_1 CP_1
non ha contestato espressamente la sussistenza di un rapporto nei termini enunciati, bensì ha opposto in compensazione l'esistenza di pretesi controcrediti derivanti da un contratto intercorso tra soggetti diversi dalle odierne parti in causa e deducendo, in sostanza, l'esistenza di clausole modificative dell'obbligazione (con previsione di una riduzione della percentuale dovuta)
riconducibili a presunti accordi in tesi raggiunti verbalmente con la precedente licenziataria
(avendo prodotto in giudizio solamente la bozza del contratto mandatale dal ). CP_1 Parte_2
Deve aggiungersi che ha confermato di aver dato esecuzione al contratto secondo le CP_1
modalità dedotte dall'appellante, corrispondendo a suo favore una somma pari al 2% del fatturato mensile per lo sfruttamento del marchio, posto che da una pec dell'8 febbraio 2019
(documento depositato da entrambe le parti) risulta che aveva a suo tempo richiesto CP_1
l'emissione di note di credito per ottenere la restituzione/compensazione del 0,40% rispetto alla somma del 2% del fatturato mensilmente versata a titolo di royalties (v. altresì il doc. 20
depositato dalla convenuta, contenente le fatture relative alle royalties inviate a ). Parte_1
Giova a questo punto riportare quanto assunto dall'odierna appellata con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado, per quanto ancora di interesse ai fini dell'impugnazione:
8 “[…] Ricordiamo, infatti, che dalla data di recesso operata dalla nel 2017 nei Parte_1
confronti del per il funzionamento del quale era Parte_3
stata prevista una percentuale dello 0,40% (1,60 Royalties+ 0,40 per il funzionamento del
) tale percentuale doveva venire meno e quindi da tale data l'importo delle CP_4
Royalties dovuto doveva essere pari ad 1,60% e non al 2% come erroneamente calcolato dalla
e pagato dalla […] Tali ulteriori crediti, come chiaramente scritto Parte_1 Controparte_1
dovevano essere oggetto di compensazione con le Royalties tant'è che, come documentalmente
provato, fu fatta una diffida alla ad emettere le rispettive note di credito per gli Parte_1
importi sopra descritti e ad emettere le future fatture indicando l'importo esatto delle Royalties
pari ad una aliquota di 1,60%. Alla luce di ciò la deducente ha quindi sospeso la propria
obbligazione essendo la controparte inadempiente ai propri obblighi, risolvendo il contratto e
chiedendo il pagamento di quanto dovuto.” (cfr. pag. 15-16). Dalla lettura del passaggio sopra riportato, emerge in modo del tutto evidente che nell'esporre le proprie pretese, ha CP_1
confermato l'esistenza di un contratto orale per il pagamento delle royalties nella misura del 2%,
importo sempre pagato in precedenza, aggiungendo il dato di un accordo modificativo nelle modalità sopra indicate di decurtazione di una percentuale delle stesse.
L'appellata, con la comparsa conclusionale depositata nel presente giudizio, nell'insistere per il rigetto del gravame ha richiamato quanto enunciato dalla Cassazione, secondo cui “il principio
di non contestazione non opera allorché, pur non contestando in maniera analitica ciascun fatto
dedotto dall'attore, la parte convenuta si opponga comunque alla fondatezza della domanda,
formulando censure e difese con un contenuto incompatibile con la pretesa avversa”. Ebbene,
nel richiamare tale principio sulla contestazione implicita, l'appellata non tiene conto che di
9 “incompatibilità” può parlarsi solo nel caso in cui le deduzioni poste a fondamento delle rispettive pretese non possano coesistere perché formulate in termini irrimediabilmente antitetici.
Diversamente, riferire l'esistenza di un controcredito o di clausole modificative di un pregresso rapporto, per definizione, non conduce affatto ad una condizione di incompatibilità con l'avversa pretesa, ma costituisce un fatto modificativo del credito vantato che in tal modo viene riconosciuto nella sua genesi e sussistenza.
Tanto osservato e tenuto conto, altresì, che le domande formulate dall'odierna appellata sono state integralmente rigettate perché ritenute non provate e che tale accertamento deve ritenersi passato in giudicato stante la mancata formulazione di appello incidentale in defintiva deve ritenersi provata ex art. 2697 cc, perché non specificamente contestata ex art. 115 cpc, la sussistenza del titolo posto a fondamento del credito azionato da . Parte_1
Infine, quanto all'inadempimento allegato da , va osservato che la convenuta in Parte_1
primo grado ha ammesso di aver interrotto la corresponsione delle royalties a partire dal 1°
agosto 2018 argomentando che il proprio rifiuto ad adempiere all'obbligazione è stato opposto in ragione dell'inadempimento della licenziante rispetto ad alcuni asseriti obblighi, sollevando a tal fine l'eccezione di cui all'art. 1460 cc.

Considerato che

al Collegio non è stata devoluta la cognizione di tale eccezione di merito, vista la sua mancata riproposizione negli atti assertivi del presente grado di giudizio da parte dell'appellata secondo quanto richiesto dall'art. 346 cpc, deve ritenersi per l'effetto accertato l'inadempimento di all'obbligo di pagamento delle CP_1
royalties a partire dalla data sopra citata.
Concludendo, posto che l'appellata non ha contestato la sussistenza dell'accordo intercorso oralmente e per facta concludentia, in forza del quale essa era tenuta a versare alla licenziante il
10 2% del fatturato mensile per lo sfruttamento del marchio, ha ammesso di aver omesso di versare le royalties (seppur adducendo l'altrui inadempimento), non ha contestato che l'interruzione del pagamento è occorsa a partire dal 1° agosto 2018 e non ha nemmeno contestato di aver continuato ad utilizzare il marchio fino al 7 agosto 2019, la richiesta di condanna al pagamento delle royalties formulata da deve essere accolta. Parte_1
8.2 Anche il terzo motivo di impugnazione è meritevole di accoglimento. Infatti, posto che l'onere di specifica e tempestiva contestazione sussiste in relazione a tutti gli elementi costitutivi della pretesa, quindi anche in relazione alla quantificazione del credito fatto valere, vanno condivise le censure dell'appellante, il quale ha eccepito che ha contestato per la prima CP_1
volta, tardivamente, i conteggi con la comparsa conclusionale depositata in primo grado, così
contravvenendo al principio dell'effettività del contraddittorio. In ogni caso, anche a voler ritenere superabile la questione della non tempestività della contestazione relativa al quantum
richiesto, nel merito la censura formulata dall'appellata non è in ogni caso condivisibile. CP_1
ha infatti eccepito che “La contesta fermamente sia la legittimazione della CP_1 Parte_1
sia e la quantificazione della pretesa monetaria non avendo la controparte provato che il
fatturato della degli ultimi anni di cui all'atto di citazione sia derivato dall'utilizzo Controparte_1
del Marchio avendo la convenuta anche altre attività diverse da quelle tipiche dello studio
odontoiatrico.” (cfr. comparsa conclusionale depositata in primo grado, pag. 2-3). Ebbene, posto che aveva fornito tutti gli elementi nella sua disponibilità per fornire la prova del Parte_1
fatturato in base al quale aveva calcolato le royalties, avrebbe potuto e dovuto provare CP_1
che la somma richiesta era stata calcolata includendo anche una quota di fatturato in realtà non riconducibile all'utilizzo del marchio. E, invece, non solo non ha fornito tale prova, ma CP_1
11 vieppiù a fronte dell'ordine di esibizione delle scritture contabili relative agli incassi maturati nel periodo dal 1° agosto 2018 al 7 agosto 2019 impartito dal Giudice su richiesta istruttoria di
, non ha ottemperato allo stesso, da un lato non assolvendo al suo onere della prova di Parte_1
provare la riconducibilità di parte del fatturato ad altre attività e, dall'altro, tenendo un comportamento processuale valutabile come argomento di prova ex art. 116 c.p.c. dal Giudice
(secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale sul punto, cui poi è seguita la codificazione di tale principio al quarto comma dell'art. 210 c.p.c.).
In conclusione, in ragione del compendio probatorio in atti, sia documentale (cfr conto economico depositato da ) che derivante dalle valutazioni come argomento di prova Parte_1
di cui all'art. 116 c.p.c., va accolta la richiesta di condanna per l'importo di € 34.165,00, a titolo di royalties pari al 2 % del fatturato di oltre interessi al tasso legale dal dovuto al Controparte_1
saldo, non essendo riconoscibile la rivalutazione monetaria, essendo quello oggetto di giudizio un credito di valuta ed in difetto di puntuali allegazioni da parte di circa i motivi per Parte_1
cui la chiesta rivalutazione sarebbe spettante.
Conclusioni e spese di lite
9. Va, dunque, accolto l'appello proposto.
10. Alla riforma della sentenza consegue la riforma della statuizione delle spese di lite che devono essere poste per entrambi i gradi a carico dell'appellata in ragione della sua soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod., nei valori medi delle controversie del valore del decisum, esclusa per la fase di appello la fase istruttoria non tenutasi e determinata nei valori minimi la fase decisionale, in ragione dell'effettiva attività difensiva svolta dall'appellante per tale fase.
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P.Q.M.


La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto:
- Condanna al pagamento a favore di di € Controparte_1 Parte_1
34.165,00, oltre interessi dalla data del dovuto al saldo, per i titoli e le ragioni di cui in parte motiva.
2) Condanna l pagamento a favore di elle spese di Controparte_1 Parte_1
lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e
CPA come per legge, oltre esborsi (CU e marca) e per il presente grado in euro 5.211,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e
CPA come per legge, oltre esborsi (CU e marca).
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 24 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
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