N. R.G. 25053/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa A -
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Giani Presidente Rel.
IA HI GI
Lorena Casiraghi GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 25053/2024, promosso da
P.IVA/C.F. ), in persona del legale rappresentate, con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Via Neera 37, 20141, Milano (MI), con gli avv.ti Marko Bogdanović e Giuseppe
MA IA, giusta procura in atti
ATTRICE
e con l'intervento di
P.IVA/C.F. ), in persona del legale rappresentate, con sede legale in CP_1 P.IVA_2
Via Neera 37, 20141, Milano (MI), con gli avv.ti Marko Bogdanović e Giuseppe MA
IA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Bogdanović, sito in Lomagna
(LC), Via Donatori di Sangue Snc – 23871, giusta procura in atti
INTERVENUTA TA
nei confronti di
(P.IVA - C.F. ), con sede legale in Via Plinio CP_2 P.IVA_3 CodiceFiscale_1
n. 29 - 20129 - Milano (MI), in persona del legale rappresentante p.t. CP_2
pagina 1 di 10 CONVENUTO CONTUMACE
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OGGETTO: Marchi
CONCLUSIONI
Per e : Parte_1 CP_1
“In via preliminare ○ dichiarare ■ l'ammissibilità dell'intervento della e la sostituzione CP_1 della parte attrice originaria, con la a seguito del trasferimento dei Parte_1 CP_1 diritti oggetto della causa, con efficacia dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. ● In via principale ○ accertare e dichiarare ■ la notorietà del marchio di titolarità (già della società CP_1
e) attualmente della a tutti i sensi di legge;
■ che la ha Parte_1 CP_1 CP_2 fatto un utilizzo illecito del marchio notorio in violazione dell'art. 20 del CPI per le CP_1 insegne dei propri negozi, materiali illustrativi e promozionali dei propri servizi, nonché dei propri canali online;
○ per l'effetto condannare la ■ alla cessazione immediata dell'uso illecito CP_2 del Marchio in tutte le forme e modalità sopra descritte, e a ritirare dal commercio tutti i materiali, insegne (tra cui i punti vendita di Milano, in Via Pergolesi 21, Via Plinio 29 e Via Tadino 13), pubblicità, siti internet, domini e quant'altro risulti in violazione dell'uso lecito del marchio
, fissando una penale in via equitativa per ogni giorno di ritardo nell'adempimento del CP_1 provvedimento giudiziale;
● In via subordinata ○ accertare e dichiarare ■ che l'uso illecito del
Marchio da parte della costituisce un atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 2) c.c, CP_2 causando confusione con i segni distintivi della società attrice e sfruttando indebitamente la reputazione del Marchio notorio. ○ per l'effetto inibire ■ anche provvisoriamente e in via cautelare alla Convenuta l'utilizzo a qualsiasi titolo, del segno figurativo o verbale “DoDo” e il compimento di atti di concorrenza sleale di qualsivoglia natura in danno della (tra cui CP_1
l'uso dell'insegna nei punti vendita di Milano, in Via Pergolesi 21, Via Plinio 29 e Via Tadino 13), con fissazione di una congrua penale da quantificarsi in via equitativa per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento giudiziale;
● In ogni caso ○ per l'effetto condannare ■ la alla pubblicazione per estratto CP_2 della sentenza di condanna, a spese della stessa, su almeno due quotidiani nazionali e sul sito internet della convenuta per almeno 30 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 CPI”.
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MOTIVAZIONE

1. Con atto notificato nei confronti di il 2.07.2024, ha adito il CP_2 Parte_1
Tribunale di Milano, chiedendo di accertare la notorietà del marchio , nonché l'utilizzo CP_1 illecito da parte della convenuta del marchio notorio - in violazione dell'art. 20 CP_2 CP_1
c.p.i. - per le insegne dei propri negozi, materiali illustrativi e promozionali dei propri servizi, e dei propri canali online, nonché la concorrenza sleale ex art. 2598, n. 2 c.c. e, per l'effetto, di condannare il convenuto alla cessazione immediata dell'uso illecito del in tutte le forme e Pt_2 modalità, nonché al risarcimento del danno.
In particolare, la ha allegato quanto segue. Parte_1
- , fondata nel 1967, è una storica e prestigiosa maison di alta gioielleria, tra i primi Parte_1 produttori europei di gioielli in termini di fatturato;

- il brand , noto marchio italiano di lusso fondato nel 1994, ha contribuito al successo CP_1 dell'azienda, essendo stato il primo a proporre gioielli unisex, componibili e di alta gamma;

- è titolare di quasi 400 marchi a livello mondiale e quasi 2.900 disegni e modelli;
in Parte_1 particolare, è titolare dei seguenti marchi nazionali ed europei riconducibili al brand : CP_1
i. Marchio composto Nazionale nr. 362023000141204, depositato in data 29/11/1993 (da ultimo rinnovato in data 28/09/2023) per la classe 14:
ii. Marchio composto Nazionale nr. 362023000141216, depositato in data 29/11/1993 (da ultimo rinnovato in data 28/09/2023) per la classe 14:
iii. Marchio composto Europeo nr. 005202056 depositato in data 17/07/2006 (da ultimo rinnovato con domanda nr. 010392630) per la classe 14:
pagina 3 di 10 iv. Marchio composto nazionale nr. 362017000014412, depositato in data 18/04/2007 (da ultimo rinnovato in data 09/02/2017) per la classe 14:
v. Marchio composto Europeo nr. 012008471, depositato in data 24/07/2013 (da ultimo rinnovato con domanda nr. 022905684) per le classi 14, 18, 35:
vi. Marchio composto Europeo nr. 017889892 depositato in data 19/04/2018 per le classi 9, 14,
35:
vii. Marchio composto Europeo nr. 018869837, depositato in data 03/05/2023 per la classe 3:
viii. Marchio verbale Europeo nr. 018859490 “ ”, depositato in data 06/04/2023 per le CP_1
classi 3, 9, 14:
[DODO]
- La convenuta impresa individuale gestisce dal 2019 saloni per le unghie, utilizzando CP_2
l'insegna “DoDo Nails”, sia nei suoi negozi a Milano siti in via Pergolesi, 21 e Via Plinio, 29, sia online sulle pagine Facebook e Instragram;
inoltre, la convenuta ha aperto in data 7.5.2024 un terzo negozio sito in via Tadino, n. 13;
- la convenuta fa altresì uso di depliant che riproducono il segno “DoDo” nello stesso font usato da per il suo marchio;
Parte_1
- in data 2/4/2024 ha diffidato la convenuta a cessare l'uso del segno “DoDo”, senza Parte_1 tuttavia ricevere riscontro alcuno;

- in data 12/4/2024 ha reiterato la diffida, senza tuttavia ricevere alcuna risposta. Parte_1
pagina 4 di 10 ha allegato la notorietà del marchio e la sua tutela ultramerceologica Parte_1 CP_1
(cfr. docc. 7 – 18), nonché l'anteriorità del marchio rispetto al segno contestato, Parte_1
l'identità del suo marchio con il segno utilizzato dalla convenuta , la condotta perpetrata CP_2 dalla convenuta di agganciamento alla notorietà di per trarre un indebito vantaggio, CP_1 contestando, altresì, la violazione da parte della convenuta della fattispecie della concorrenza sleale ex art. 2598, n. 2 c.c. sotto il profilo dell'agganciamento parassitario.
Alla luce di quanto allegato, la ha chiesto l'inibitoria dall'uso illecito del Marchio Parte_1
e la rimozione del segno dalle insegne dei negozi, dai materiali illustrativi e promozionali CP_1 dei servizi resi e dai canali online della convenuta, con fissazione di penale, nonché la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

2. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 30.9.2024, il GI istruttore, verificata la mancata costituzione della parte convenuta nonostante la regolarità della notifica avvenuta in CP_2 data 2.07.2024, ha dichiarato la contumacia della stessa, fissando per la comparizione delle parti avanti a sé l'udienza del 4.12.2024.

3. Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. del 31.12.2024, si è costituita in giudizio,
CP_1 allegando che, in virtù dell'atto di scissione del 19.11.2024, è titolare dei marchi
CP_1 azionati da nel presente giudizio. In particolare, la società ha Parte_1 Parte_1 trasferito alla società gli elementi patrimoniali attivi e passivi costituenti il ramo di
CP_1 azienda “ , tutti i diritti relativi ai marchi denominativi e figurativi, modelli e nomi a
CP_1 dominio, depositati e registrati, sia in Italia che all'estero, tra i quali le privative azionate nel presente giudizio dalla (cfr. Doc. 3 . Parte_1 CP_1

4. All'udienza del 12.2.2025, il difensore di e di ha rinunciato Parte_1 CP_1 all'istanza istruttoria concernente l'ordine di esibizione delle scritture contabili di parte convenuta, nonché alla domanda risarcitoria, chiedendo la fissazione dell'udienza per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione del termine previsto dall'art. 189 c.p.c.
All'udienza del 28.05.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
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Valutazione del Tribunale

5. I marchi “ CP_1
L'attrice è titolare, alla data della domanda (essendo succeduta in corso di giudizio, quale avente causa ex art. 111 c.p.c, la terza intervenuta), dei marchi sopra menzionati, nazionali ed CP_1
pagina 5 di 10 europei, registrati a partire dall'anno 1993, inizialmente per la classe 14 e poi estesi ad altri servizi. Tra gli altri, si vedano i seguenti marchi:
Marchio composto Nazionale nr. 362023000141204, depositato in data 29/11/1993 (da ultimo rinnovato in data 28/09/2023) per la classe 14:
ii. Marchio composto Nazionale nr. 362023000141216, depositato in data 29/11/1993 (da ultimo rinnovato in data 28/09/2023) per la classe 14:
iii. Marchio composto Europeo nr. 005202056 depositato in data 17/07/2006 (da ultimo rinnovato con domanda nr. 010392630) per la classe 14:
Il titolare del marchio registrato ha il diritto di fare uso esclusivo dello stesso e, quindi, di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e i servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi (art. 20 co. 1 c.p.i.).
Per giurisprudenza nazionale e comunitaria, “In tema di marchi d'impresa, ….lo sfruttamento del marchio altrui, se notorio, è da considerarsi vietato ove l'uso del segno senza giusto motivo, posto in essere nell'attività economica, consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo pagina 6 di 10 o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio agli stessi, a nulla rilevando che il marchio non sia utilizzato per contraddistinguere i prodotti o i servizi dell'autore dell'uso” (cfr. Cassazione n.
38165/2022). “Il rischio che si possa trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore si determina quando il pubblico interessato, senza necessariamente confondere l'origine commerciale del prodotto o servizio in questione, è attirato dal marchio richiesto stesso, e acquisterà il prodotto o servizio di cui trattasi in quanto esso reca detto marchio, simile a un marchio anteriore notorio” (cfr. Tribunale I grado UE , 14/09/2022, n.417).
Nel caso di specie, il marchio è dotato di rinomanza sul territorio nazionale e quindi gode CP_1 di tutela ultra-merceologica .
A tal fine, viene in rilievo, anzitutto, la decisione dell' , che ha accertato la notorietà del CP_3 marchio alla luce del volume considerevole delle vendite e degli investimenti pubblicitari effettuati, motivando che l'allegazione di relativa alla notorietà del marchio “trova un Parte_1 pieno e concreto riscontro nella documentazione in atti dalla quale emerge il volume considerevole delle vendite e gli investimenti pubblicitari effettuati nel corso del tempo per rendere noto il marchio al vasto pubblico dei consumatori, nel territorio di riferimento. Di conseguenza, il marchio [DoDo] anteriore gode di una protezione più estesa proprio in funzione della sua distintività dovuta alla notorietà acquisita sul mercato di riferimento” (cfr. doc. 8 -
Decisione n. 128/2015 opposizione n. 830/2012 ). CP_3
A corroborare tale allegazione, la parte attrice ha depositato nel presente giudizio, oltre alla documentazione dalla quale risultano gli ampi investimenti effettuati, la prova del traffico utenti sul sito in Italia dall' 1/03/2021 al 31/05/2024, pari a circa 5.728.000 utenti e del traffico utenti globale dall'1/03/2021 al 31/05/2024 pari a circa 7.400.000 utenti (cfr. docc. 10 e 11).
Giova osservare che, come documentato dall'attrice, la notorietà del marchio è già stata CP_1 accertata da altre autorità giudiziarie nazionali (cfr. le sentenze sub doc. 7, Tribunale di Torino n.
563/2009 e, sub doc. 9, Tribunale di Bari n. 886/2015, che ha ritenuto che la notorietà del marchio fosse un fatto notorio ex art. 115 c.p.c.). CP_1
Accertato che il marchio è un marchio dotato di rinomanza sul territorio nazionale e CP_1 internazionale, trova applicazione la tutela di cui agli artt. 20, co. 1, lett. c) e 22, co. 2 c.p.i.
6. Il segno “DoDo” utilizzato dalla convenuta
Dalla visura camerale e dalle riproduzioni in atti risulta che la convenuta gestisce dal 2019 alcuni saloni per le unghie, con due negozi a Milano siti in via Pergolesi, 21 e Via Plinio, 29, utilizzando pagina 7 di 10 l'insegna “DoDo Nails”; il medesimo segno “DoDo Nails” è utilizzato dalla convenuta online sulle pagine Facebook e Instragram (cfr. doc. 2).
I marchi azionati da inizialmente registrati per la classe 14 (Gioielleria, bigiotteria, CP_1 pietre preziose e semipreziose) e poi estesi ad altri servizi, sono anteriori rispetto ai segni utilizzati dalla parte convenuta .
L'accertata notorietà del marchio comporta la tutelabilità ultramerceologica dei marchi CP_1 dell'attrice, in conformità al disposto dell'art. 20 comma 1 lett. c) CPI e dell'art.

5.2 della Direttiva
n. 89/104/CEE , giacché il titolare di un marchio può vietare a terzi l'uso di “un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e i servizi, senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. Come ribadito anche dall'art.

9.2 lett. c) del Regolamento UE 2017/1001, artt.

9.2 lett. c), non assume carattere dirimente l'identità o la similitudine dei prodotti e servizi quando si tratti di contraffazione di marchi notori, in considerazione dell'ampia tutela estesa a prodotti e servizi merceologicamente non affini.
La ratio della normativa in questione, come noto, è di evitare che dallo sfruttamento illecito del segno possa derivare un indebito vantaggio economico del terzo, evitando che possa agganciarsi ai pregi di un noto brand approfittando indebitamente delle qualità che i consumatori riconducono al segno rinomato o che tale uso comporti un pregiudizio al titolare del marchio noto, deteriorandone l'immagine sul mercato (Cfr. Cass. n. 26000/2018).
Il marchio rinomato è un marchio che ha acquisito l'idoneità a costituire mezzo di comunicazione di messaggi ulteriori rispetto a quello di indicatore di origine e che per tale ragione, tenuto conto degli investimenti effettuati dal titolare, può ricevere una tutela allargata oltre il rischio di confusione.
Per i marchi notori risulta quindi sufficiente stabilire un nesso tra il segno contestato e il marchio noto, ossia stabilire che “il grado di somiglianza con il marchio notorio ed il segno abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno ed il marchio d'impresa” (Cfr.
CGUE 23 ottobre 2003, e , causa C-408/2001, punti 31; CGUE CP_4 CP_5
18/6/2009, AL et a., causa C-487/07, punto 36).
Nel caso di specie, sussistono i requisiti di cui agli artt. 20 lett. c) e 22 comma 2 CPI:
pagina 8 di 10 -la fortissima somiglianza del marchio registrato con il segno usato dal contraffattore;

-l'indebito vantaggio derivante al contraffattore dall'uso del segno notorio o il pregiudizio arrecato al marchio.
Dall'esame comparativo dei marchi di titolarità dell'attrice e dei segni usati dalla convenuta sotto riprodotti emerge, all'evidenza, la fortissima somiglianza dei marchi con il segno usato dal CP_1 contraffattore.
I due segni sono identici quanto alla componente denominativa, DoDo, parola composta da quattro lettere con la medesima alternanza della lettera “D” maiuscola” e della lettera “o” minuscola.
Da un punto di vista fonetico e uditivo le componenti verbali dei segni in esame presentano le medesime sillabe e pertanto l'identità è totale.
L'utilizzo da parte della convenuta della “corona stilizzata” all'interno della sua insegna e quindi la variazione della componente grafica non è tale da differenziare in modo idoneo i due segni il cui nucleo rimane il medesimo.
Quanto all'elemento verbale “Nails” nell'insegna della convenuta, esso è descrittivo dell'attività svolta.
Il grado di somiglianza è dunque elevatissimo per l' identità delle quattro lettere da cui è composta la parte denominativa, la fortissima somiglianza grafica e l' identità della componente fonetica.
Ciò consente alla convenuta di ottenere un vantaggio economico e concorrenziale, sfruttando la reputazione del marchio senza alcun giustificato motivo. CP_1
Tale sfruttamento, peraltro, è idoneo a recare pregiudizio a per compromissione CP_1 dell'immagine di brand connotato dall'aura di lusso.
Accertato l'illecito, vanno accolte le domande di inibitoria e di rimozione del segno “DoDo” dalle insegne e dal sito internet e dai canali social (cfr, in particolare doc. 2 attrice).
pagina 9 di 10 E' fissata una penale di euro 200,00 per ogni inosservanza dell'inibitoria successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi sopramenzionati a decorrere da 40 giorni dalla comunicazione della sentenza.
Non è disposta la pubblicazione del dispositivo della sentenza ritenendosi satisfattive le misure già irrogate.
5. Spese. Le spese seguono la soccombenza, con conseguente condanna della convenuta alla rifusione integrale delle spese processuali, che si liquidano, in favore solidale della società attrice e della terza intervenuta, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n.
55/2014 e modifiche successive, tenuto conto dell'attività difensiva espletata, del valore indeterminabile della causa e della non complessità delle questioni trattate.


P.Q.M.


Il Tribunale di Milano Sezione Specializzata dell'Impresa-A-, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e dall'intervenuta nei confronti Parte_1 CP_1 dell'impresa individuale , così dispone: CP_2
1) Accerta la notorietà del marchio e la sua contraffazione da parte della convenuta, CP_1 impresa individuale;
CP_2
2) Inibisce la convenuta impresa individuale , su tutto il territorio nazionale, CP_2 dall'utilizzo del segno “DoDo” per le insegne dei propri negozi, materiali promozionali e canali online;

3) Ordina alla convenuta la rimozione del segno “DoDo” dall'insegna dei negozi e dalle comunicazioni pubblicitarie;

4) Fissa la penale di euro 200,00 per ogni inosservanza dell'inibitoria e per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi di facere a decorrere da 40 giorni dalla comunicazione della sentenza;

4) Condanna la convenuta alla rifusione integrale delle spese processuali, che vengono CP_2 liquidate, in favore solidale dell'attrice e della terza intervenuta, in € 6.000,00 per compensi, oltre contributo unificato, spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA, come per legge.
Milano, così deciso nella camera di consiglio del 19 giugno 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Silvia Giani
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