N. R.G. 11134/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori
DOTT. RAFFAELE DEL PORTO PRESIDENTE
DOTT CARLO BIANCHETTI GIUDICE REL.
DOTT. ALESSIA BUSATO GIUDICE
SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 11134 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
BRETON s.p.a. attrice, con l'avvocato Filippo Canu
e
C.M.S. s.p.a., convenuta, con gli avvocati Francesco Celluprica, Fabio Fischetti, Fabia De Bono, Corinne Cinelli e
Silvia Mosca
e
DARIO TONCELLI terzo chiamato, con l'avv. Filippo Canu
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 28 novembre 2024 e, perciò, per le parti attrice e terza chiamata, come da rispettivi fogli di p.c.
pagina 1 di 9 depositati telematicamente il 25 novembre 2024; per la parte convenuta e attrice in riconvenzionale, come da comparsa di risposta, con esclusione delle richieste preliminari, e come da atto di chiamata di terzo.
MOTIVAZIONE

1. Lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato il 6 ottobre 2021 la società RE s.p.a. (di seguito RE) conveniva in giudizio la società C.M.S. Costruzione Macchine Speciali s.p.a. (di seguito: CMS) davanti alla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Brescia perché venisse accertato che la macchina Brembana KO Jet di CMS costituiva contraffazione del brevetto per invenzione industriale EP 2983878, concesso il 29.11.2017 a nome di DA LL, e che la produzione,
l'esportazione, l'offerta in vendita, la commercializzazione e la promozione, nonché l'utilizzazione della macchina in questione viola i diritti di privativa dell'attrice di cui al brevetto per invenzione industriale EP 2983878; perché venisse inibito alla società convenuta di produrre, esportare, offrire in vendita, commercializzare o utilizzare quanto interferisce con l'ambito di protezione del brevetto;
perché fossero ordinati il ritiro dal commercio e la distruzione di tutti gli esemplari della macchina
Brembana KO Jet, nonché di tutti gli eventuali altri prodotti equipaggiati con sistemi che integrano contraffazione della suddetta privativa brevettuale;
perché fosse condannata la convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, conseguiti alla società attrice per effetto dell'illecito, e, in ogni caso, alla retroversione degli utili realizzati con gli atti in violazione della privativa attorea;
perché fosse disposta la pubblicazione della sentenza di condanna;
con vittoria delle spese di lite.
Narrava parte attrice di essere titolare dei diritti di sfruttamento in esclusiva, in virtù di convenzione con il titolare stipulata l'8 gennaio 2021, del brevetto per invenzione industriale EP 2983878, avente ad oggetto una macchina a controllo numerico per il taglio di materiale lapideo, litoide, vetro, plastica o metallo, vale a dire una fresa a ponte a 5 assi che combina in maniera innovativa le tecnologie di taglio mediante disco diamantato e getto d'acqua (la macchina prodotta utilizzando tale sistema è denominata
“Combi”); che nella tarda primavera del 2021 la parte attrice aveva constatato il lancio sul mercato della macchina Brembana KO Jet da parte della società CMS;
che, avendo motivo di ritenere dall'esame della brochure illustrativa della macchina che essa interferisse con l'ambito di protezione del brevetto EP 2983878, l'attrice promuovera ricorso ex artt. 129-131 c.p.i. per ottenere la descrizione della macchina commercializzata da CMS;
che la descrizione era stata eseguita presso la sede della pagina 2 di 9 odierna convenuta il 30 luglio 2021; che alla fiera di Verona tenutasi tra il 29 settembre e il 2 ottobre
2021 CMS esponeva Brembana KO Jet;
che l'esito della descrizione effettuata ante causam aveva confermato che la macchina di CMS interferisce con quasi tutte le rivendicazioni del brevetto di titolarità dell'attrice, del quale appare riprodurre pedissequamente tutte le caratteristiche strutturali, il risultato funzionale e il modo per raggiungerlo;
che la prospettazione di CMS, secondo la quale la macchina KO Jet non sarebbe interferente con il brevetto, non era in alcun modo condivisibile;
che allo stesso modo sarebbe infondata la sua affermazione secondo la quale il brevetto in questione sarebbe nullo, stante che l'EP 2983878 era stato concesso a seguito di approfondito esame di merito davanti all'EPO ed era conseguentemente assistito da presunzione di validità rafforzata;
che gli argomenti addotti dalla convenuta nella fase cautelare per inficiare la validità del brevetto, sotto il profilo della mancanza di novità e di altezza inventiva, erano smentiti dall'esame critico dei documenti dalla stessa prodotti per avvalorare la propria tesi;
che la commercializzazione da parte della convenuta di svariate macchine interferenti con l'ambito di protezione del brevetto era idonea a provocare rilevanti danni, al risarcimento dei quali si chiedeva la condanna di CMS.
Si costituiva ritualmente in giudizio la società convenuta, chiedendo in via preliminare l'autorizzazione alla chiamata in causa di DA LL, titolare del brevetto EP 2983878; nel merito l'integrale rigetto delle domande di parte attrice;
in via riconvenzionale la declaratoria di nullità della porzione italiana del brevetto europeo EP 2983878, per mancanza dei requisiti della novità e della attività inventiva.
Affermava CMS che la progettazione di KO Jet era frutto della attività di ricerca e sviluppo compiuta dalla convenuta;
che il materiale oggetto della descrizione era inutilizzabile, essendo la descrizione stata eseguita quando il termine perentorio di 30 giorni per la sua esecuzione era ormai scaduto;
che il brevetto EP 2983878 era nullo, in quanto privo dei requisiti di legge;
che in ogni caso il macchinario CMS era fuori del perimetro di tutela coperto dal brevetto del quale RE era licenziataria, e dunque non v'era alcuna contraffazione.
Alla prima udienza di trattazione il G.I. autorizzava la chiamata in causa del titolare del brevetto, il quale si costituiva ritualmente all'udienza successiva, chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta.
Quindi veniva disposta ctu diretta ad accertare se la frazione italiana del brevetto europeo EP 2983878 fosse viziata da nullità, sotto il profilo della mancanza di novità e di attività inventiva;
in caso negativo, se il macchinario Brembana KO Jet interferisse con l'ambito di protezione del brevetto, integrandone una contraffazione.
pagina 3 di 9 All'esito delle attività peritali il ctu nominato ing. Paolo Piovesana depositava la relazione finale in data 6 ottobre 2023; in tale elaborato l'esperto illustrava le ragioni per la quali giudicava il brevetto oggetto di indagine sicuramente dotato del carattere della novità, con riferimento a tutte le anteriorità portate alla sua attenzione;
privo invece del carattere della attività inventiva, dal momento che, sulla base della considerazione della closest prior art, costituita dalle macchine Sintesy, una persona esperta,
a conoscenza delle differenti prestazioni di una fresa e di un disco, e della possibilità di sostituire l'utensile nell'elettromandrino della macchina Sintesy, penserebbe con immediatezza alla sostituzione nell'elettromandrino della macchina Sintesy la fresa con un disco, tanto più che la common general knowledge già comprendeva macchine con elettromandrino, nel quale possono essere intercambiabilmente montati utensili differenti, atti a svolgere le lavorazioni tipiche richieste (una punta di trapano per eseguire un foro, una fresa per eseguire una fresatura o una sega a disco per eseguire tagli rettilinei); in ogni caso la macchina Brembana KO Jet interferiva letteralmente con le rivendicazioni 1, 4, 6 e 7 del brevetto europeo EP 2983878.
All'esito della relazione peritale questo giudice ritenuta l'opportunità di riservare al collegio la decisione in ordine alla ammissibilità e rilevanza degli altri mezzi di prova proposti da parte attrice, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
In sede di memorie conclusionali, mentre parte convenuta si riportava al parere motivato dell'esperto, confermativo delle proprie conclusioni, l'attrice sottoponeva ad una severa critica l'iter logico con il quale l'esperto aveva raggiunto le proprie conclusioni, che contestava in toto.
In particolare parte attrice rammentava che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la verifica della sussistenza (o non) del requisito dell'attività inventiva va eseguita attraverso il metodo del problem solution approach; che a tale proposito occorre innanzitutto determinare la tecnica anteriore più vicina (c.d. closest prior art), quindi il problema tecnico oggettivo risolto dalle caratteristiche distintive della soluzione rivendicata;
devono poi individuarsi le competenze dell'esperto del ramo, utilizzando per comprendere che cosa egli avrebbe fatto il cosiddetto could/would approach, ovvero va verificato se tale combinazione di anteriorità sarebbe stata logicamente e quasi certamente da lui compiuta alla data del deposito della domanda di brevetto (would), ovvero se egli avrebbe soltanto potuto compierla, senza avere alcuno stimolo a farlo (could) – essendo la finalità di tale metodo quella di evitare un giudizio ex post, influenzato dalla conoscenza della soluzione effettivamente brevettata.
A tale proposito affermava che l'esperto aveva individuato erroneamente la closest prior art, dal momento che essa deve appartenere allo stesso campo tecnico, o a un campo strettamente correlato a pagina 4 di 9 quello dell'invenzione rivendicata, corrispondendo a un uso simile e deve richiedere la necessità del minor numero possibile di modifiche strutturali/funzionali (mentre la scelta come closest prior art delle macchine Sintesy non risponderebbe ad alcuno di tali requisiti, operando esse nel settore del taglio di materiali teneri, e non lapidei, presentando incompatibilità strutturali che impediscono la sostituzione fresa/disco e richiedendo esse modifiche sostanziali per giungere alla soluzione brevettata, quale ad es. la rinuncia alla funzione di fresatura/foratura; inoltre le macchine Sintesy non presenterebbero i medesimi elementi caratterizzanti, non svolgerebbero le stesse funzioni e non avrebbero la stessa destinazione); inoltre la ctu appare viziata da una evidente omissione, vale a dire la mancata identificazione dell'esperto del ramo, al quale deve essere sottoposta la valutazione del brevetto in questione;
tanto più che la sostituzione della punta di foratura sarebbe risultata tutt'altro che ovvia per il tecnico del ramo (chiunque esso sia), perché egli avrebbe dovuto pensare a rinunciare a ben due delle funzioni delle macchine Sintesy, vale a dire la foratura e la fresatura.
Infine, il ctu avrebbe applicato erroneamente il metodo del problem and solution approach, perché avrebbe confuso il poterlo fare con il volerlo fare, basando il suo ragionamento su una suggestione ex post, individuando le modifiche necessarie solo dopo avere conosciuto la soluzione brevettata.
A riprova della erroneità dell'approccio adottato dall'esperto vi sarebbe il rilievo che egli aveva dovuto combinare più anteriorità per giustificare la sua conclusione, mentre proprio la necessità di combinare diverse anteriorità è indice in equivoco del passo inventivo.
Tanto premesso, chiedeva che il Tribunale rimettesse la causa in istruttoria, disponendo l'ordine di esibizione delle scritture contabili della società convenuta, e ctu contabile sulle circostanze così acquisite, nonché ammettendo le prove orali dedotte in memoria istruttoria n. 2.
All'esito della discussione orale, nella quale entrambe le parti illustravano i motivi a sostegno delle rispettive conclusioni, il Tribunale riservava la decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 275 bis
c.p.c.

2. La validità della frazione italiana del brevetto europeo EP 2983878.
Preliminare all'accertamento sulla interferenza della macchina Brembana KO Jet con le rivendicazioni oggetto del brevetto EP 2983878, del quale il terzo chiamato è titolare e la società attrice
è pacificamente licenziataria, occorre accertare la validità (o non) del brevetto, contestata dalla società convenuta, la quale ha peraltro richiesto in via riconvenzionale la declaratoria di nullità della frazione italiana del brevetto europeo in questione, per mancanza di novità e/o di attività inventiva.
pagina 5 di 9 Orbene all'esito della istruttoria compiuta osserva il Collegio come debba essere esclusa la validità della frazione italiana del brevetto EP 2983878, per mancanza della attività inventiva.
A tale proposito devono essere pienamente condivise le motivate conclusioni assunte dall'esperto nominato (il quale ha peraltro adeguatamente argomentato per quali motivi i rilievi del c.t.p. di parte attrice, sostanzialmente riproposti in sede di memorie conclusionali e di discussione orale, non possano essere validati), secondo le quali, in estrema sintesi, l'anteriorità più vicina (costituita dalle macchine
Sintesy per il taglio di materiale in lastre) prevedeva già la presenza di un gruppo di lavorazione dotato di un elettromandrino e un sistema di taglio a mezzo di getto d'acqua, alternativo ad un sistema di fresatura, mentre la possibilità di sostituire la fresa con un sistema di taglio lineare a disco (che apparteneva alla common general knowlwdge, essendo espressamente prevista sia nelle istruzioni di utilizzo della macchina RE ContourFive NC 700, commercializzata dalla attrice almeno a partire dal 2009, sia dalle macchine oggetto dei brevetti DE 19603933 ed EP 1740359, le quali insegnano chiaramente che è possibile combinare un sistema di taglio con getto d'acqua con un disco da taglio nella stessa macchina) sarebbe stata ovvia per qualsiasi esperto del settore che avesse avuto l'esigenza di farlo, qualora le esigenze di lavorazione avessero dovuto trovare una soluzione in un disco da taglio anziché in una fresa.
Ciò posto, osserva il Collegio che,
- quanto alla affermata presunzione (relativa) di validità derivante dall'avvenuto esame europeo preliminare alla concessione del brevetto EP 2983878, la circostanza, affermata dal c.t.u. ing.
Piovesana, secondo la quale all'esaminatore europeo non era stata sottoposta alcuna delle anteriorità allegate dalla parte convenuta per contrastare la validità del brevetto (cfr. fgg. 28 e s. della relazione di c.t.u.) non è stata contestata da alcuna delle parti processuali;

- che, quanto alla individuazione delle macchine per taglio di lastre Sintesy come closest prior art, le argomentazioni addotte dal c.t.u. alle osservazioni di parte attrice (secondo le quali la configurazione generale delle macchine, con una struttura a portale posizionata al di sopra di un banco di lavoro con una vasca d'acqua, con una rete posta su questa, con un elemento sacrificale posto sulla rete e con la lastra da lavorare posta sull'elemento sacrificale, è alquanto simile;
inoltre, anche le modalità di lavoro sono alquanto simili e non è certo scontato che un materiale plastico non possa essere duro;
infine esse evidenziano problematiche simili sia in termini di configurazione generale della macchina, sia di tipologia di lavorazioni da effettuare, sia di controllo della testa di lavorazione su cinque assi;
inoltre il fatto che le macchine Sintesy
pagina 6 di 9 fossero destinate al solo taglio di lastre tenere e la RE al solo taglio di lastre dure non risultava da dati oggettivi, e comunque era stato sollevato solo in sede di osservazioni, senza che su detta circostanza si fosse instaurato alcun contraddittorio - cfr. fgg. 50-52 della relazione di c.t.u.), non sono state sottoposte a specifica critica;

- che, quanto alla asserita mancata individuazione dell'esperto del settore, osserva il Collegio
come da tutta la relazione emerga pacificamente come il tecnico del ramo sia un qualunque ingegnere meccanico attivo nel settore delle macchine per il taglio di materiale nastriforme – settore peraltro nel quale entrambe le parti processuali sono attive;

- che, quanto alla asserita errata applicazione del problem solution approach, rileva il Collegio come l'esperto abbia adeguatamente risposto alle obiezioni di parte attrice ai fgg. 55-57 della sua relazione finale, da intendersi qui integralmente riportati;
si riporta qui, in quanto particolarmente significativa, la parte saliente dell'argomentazione dell'ing. Piovesana.
“l'attrice dice anche che la persona esperta mai penserebbe di sostituire nella macchina
Sintesy la fresa con un disco di taglio, dato che quella macchina già possiede un utensile per poter effettuare tagli e non avrebbe senso rinunciare ad una funzione, la fresatura, per avere in cambio una doppia funzione di taglio, eseguita con due utensili differenti. Non trovo convincente neppure questa tesi: è mia opinione che una persona esperta utilizzi le sue conoscenze e le sue capacità in funzione delle sue esigenze: se deve effettuare fresature e tagli curvilinei, penserà ad una macchina che esegua fresature e tagli curvilinei;
se non deve effettuare fresature ma solo tagli rettilinei e curvilinei, penserà ad una macchina che usa un disco di taglio per effettuare tagli rettilinei ed un getto d'acqua per effettuare tagli curvilinei, e verosimilmente non utilizzerà il getto d'acqua per effettuare tagli rettilinei, dato che la maggior lentezza operativa consiglia di preferire il disco di taglio all'ugello con getto d'acqua. Per questo non ritengo che il fatto che la macchina Sintesy già preveda un utensile di taglio con ugello a getto d'acqua, scoraggi la persona esperta dal pensare ad una macchina con due differenti sistemi di taglio, della tipologia peraltro già prevista dallo stato dell'arte (ad es. EP
'359 e DE 933)”.

3. Conclusioni.
pagina 7 di 9 Per effetto di tutto quanto esposto dovrà accogliersi la domanda svolta in via riconvenzionale dalla convenuta, e conseguentemente dichiararsi la nullità della porzione italiana del brevetto europeo EP
2983878, per difetto di attività inventiva.
Da ciò consegue il rigetto di tutte le domande svolte dalla parte attrice (tutte aventi causa dalla asserita contraffazione del brevetto), restando assorbite tutte le residue richieste istruttorie delle parti.

4. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
le parti attrice e terza chiamata vanno quindi condannate, in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese sostenute da parte convenuta per il presente giudizio di merito, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore indeterminabile, complessità alta, in complessivi € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
allo stesso modo la sola parte attrice andrà condannata a rifondere le spese sostenute dalla parte convenuta nella fase cautelare, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore indeterminabile, complessità alta, in complessivi € 5.838,55= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Le spese di c.t.u., come liquidate dal g.i., vengono definitivamente poste a carico delle parti soccombenti, in via tra loro solidale, nei rapporti interni.


P.Q.M.


pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, dichiara la nullità della porzione italiana del brevetto europeo EP 2983878, per difetto di attività inventiva;
rigetta le domande proposte da RE s.p.a. nei confronti di C.M.S. Costruzione Macchine Speciali
s.p.a.; condanna le parti attrice e terza chiamata, in via tra loro solidale, al pagamento, in favore della convenuta, della somma di complessivi € 14.103,00= per compensi professionali, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese della fase di merito;
condanna la sola parte attrice al pagamento, in favore della convenuta, della somma di complessivi € 5.838,55= per compensi professionali, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese della fase di cautelare;
pone le spese di c.t.u., come liquidate dal g.i., definitivamente a carico delle parti attrice e terza chiamata, in via tra loro solidale.
Così deciso in Brescia il 28 aprile 2025
pagina 8 di 9 Il giudice est. Il Presidente
dott. Carlo Bianchetti dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 9 di 9