REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale di Roma, riunito in Camera di Consiglio e in persona dei signori magistrati:
Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno Giudice
Dott.ssa Stefania Garrisi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 39317 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 ritenuta in decisione in data 21/06/2025
TRA
, con l'avv. Domenico P. Regina Parte_1
Attrice
E
, con gli avv.ti Luigino Goglia, Tankred Thiem, Controparte_1
SS RA e IO BA
Convenuta OGGETTO: marchio e nome a dominio
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 18/06/2025 tenutasi “mediante lo
scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. l'art. 221, comma 2°, D.L. n. 34/2020 convertito nella l. n. 77 del 17 luglio 2020 e successive modifiche

1
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione

1. Con atto di citazione regolarmente notificato la società conveniva, Parte_1
innanzi a questo Tribunale, la , rassegnando le seguenti Controparte_1
conclusioni:
“i) Nel merito in via principale: accertare e dichiarare la legittimità della registrazione e dell'uso del nome a dominio “corny.it” da parte della società , per tutte le Parte_1
motivazioni esposte al punto I), II) e III) del presente atto e per l'effetto;
ii) Dichiarare: la legittimità della titolarità e del mantenimento del nome a dominio “corny.it” in capo alla società per tutto quanto esposto nel presente atto;
Parte_1
iii) In ogni caso, con vittoria di spese e onorari per il presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio la che resisteva nel Controparte_1
merito alla domanda attrice rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di Impresa, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così giudicare:


1. rigettare le domande tutte svolte dall'attrice nel migliore dei modi per la convenuta
, per tutte le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto Controparte_1
confermare la riassegnazione del nome a dominio corny.it in favore della convenuta
[...]
disposta da Registro.it con provvedimento del 14 luglio 2021. Controparte_1
In via riconvenzionale:


2. accertare e dichiarare che qualsiasi utilizzo da parte dell'attrice del segno “OR” o di altri segni identici o simili al marchio “OR” di titolarità della convenuta quale nome a dominio di qualsiasi livello ovvero all'interno di qualsiasi sito internet, in qualsiasi forma, modo, raffigurazione o declinazione, costituisce contraffazione dei titoli di privativa della convenuta
quali la porzione italiana del marchio internazionale Controparte_1
figurativo “OR” n. 549362, registrato in data 20 gennaio 1990; la porzione italiana del marchio internazionale denominativo “OR” n. 646815, registrato in data 24 ottobre 1995; la porzione italiana del marchio denominativo dell'Unione Europea “OR” n. 000173179, depositato in data
1° aprile 1996 e registrato in data 4 ottobre 1999, i domain name www.corny.de e/o www.corny.ru
a mente degli articoli 20 e 22 c.p.i. e dell'articolo 9 Reg. 1001/2017, per tutti i motivi esposti in narrativa;

2

3. accertare e dichiarare che l'utilizzo e la registrazione quale nome a dominio del segno
“OR” all'interno del nome a dominio corny.it da parte dell'attrice integra Parte_1
illecito concorrenziale ai sensi dell'art. 2598 cod. civ., oltre ad illecito aquiliano ex art. 2043 cod. civ., per tutti i motivi esposti in narrativa;

e per l'effetto


4. inibire ex art. 124 c.p.i. e art. 2599 cod. civ. con effetto immediato a Parte_1
qualsiasi utilizzo del segno “OR” o di altri segni identici o simili al marchio “OR” di titolarità della convenuta quale nome a dominio di qualsiasi livello ovvero all'interno di qualsiasi sito internet, in qualsiasi forma, modo, raffigurazione o declinazione, per tutti i motivi in narrativa;



5. disporre una penale a carico di di Euro 5.000,00 (cinquemila) per ciascuna Parte_1
violazione o inosservanza successivamente rilevata dell'ordine di inibitoria di cui al precedente punto 4) contenuto nell'emananda sentenza, così come di Euro 20.000,00 (ventimila) per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione a partire dalla data di pubblicazione, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia;



6. per effetto e conseguenza degli accertamenti e delle declaratorie di cui ai punti che precedono, condannare l'attrice ai sensi degli artt. 125 c.p.i. e 2600 cod. civ. al Parte_1
risarcimento dei danni subiti dalla convenuta nella misura Controparte_1
da quantificarsi secondo i criteri previsti dalle norme richiamate in corso di causa a seguito delle risultanze della disponenda CTU contabile e/o o in quella che sarà ritenuta di giustizia;



7. condannare l'attrice sempre ai sensi dell'art. 125 co. 3 c.p.i., alla Parte_1
retroversione degli utili in favore della convenuta realizzati Controparte_1
dall'attrice a fronte delle attività illecite di cui al precedente punto 2), tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti nella misura da quantificarsi secondo i criteri previsti dalle norme richiamate;



8. ordinare la pubblicazione ex artt. 126 c.p.i. e 2600 cod. civ. dell'intestazione e del dispositivo dell'emananda sentenza, a caratteri doppi rispetto al normale, a cura della convenuta e
a spese dell'attrice, sui quotidiani nazionali “Corriere della Sera” e “la Repubblica”;
In via istruttoria:


9. disporre l'esibizione e l'acquisizione di copia dei libri e delle scritture contabili dell'attrice ex art. 121 c.p.i. e 210 cod. proc. civ. ed in particolare del libro giornale, registri IVA, Parte_1
conti correnti, carte di credito, con riferimento al sito corny.it di causa;

3 10. disporre CTU contabile per la determinazione dell'esatto ammontare del danno subito da
a fronte degli illeciti compiuti da nonché Controparte_1 Parte_1
l'utile realizzato dall'attrice in applicazione degli articoli 125 co. 1, 2, e 3 c.p.i. nonché 2600 cod. civ.;
In ogni caso:
11. Con vittoria di spese, diritti, onorari di causa, oltre IVA e CPA.
Con riserva di ogni ulteriore deduzione, anche istruttoria, e produzione documentale, nonché di richiedere di essere ammessi a prova contraria, diretta e indiretta, sulle circostanze eventualmente dedotte dall'attrice, ove ammesse”.
Disposta ed espletata la richiesta CTU contabile, in data 21/06/2025 la causa veniva trattenuta per la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

2. Nel merito, la domanda principale è infondata.
Ha allegato l'attrice, : Parte_1
• di essere una società di diritto cipriota operante, da diversi anni, nel settore della compravendita di domain names. In particolare, la sua attività consiste nella registrazione e nell'uso imprenditoriale dei c.d. “generic domain names”, la cui caratteristica precipua è l'elevata (intrinseca) capacità attrattiva di traffico, dovuta alla corrispondenza con denominazioni di uso comune, generiche e/o descrittive;

• di avere provveduto, in data 06 luglio 2018, a sottoporre a registrazione il domain name “corny.it”, a quel tempo libero e, pertanto, regolarmente acquistabile in base alla regola di assegnazione dei domini “first come first served”;
• che, dopo quasi tre anni dall'avvenuta registrazione, con e-mail dell'18.01.2021, la società , introduceva dinanzi al CRDD la Controparte_1
procedura ex art.

3.1 Regolamento Risoluzione Dispute, finalizzata al trasferimento in suo favore del nome a dominio “corny.it”, già di proprietà della società Parte_1
, deducendo a sostegno delle proprie pretese di appartenere al gruppo
[...]
multinazionale , attivo sin dal 1886 nella produzione e commercializzazione di CP_2
confetture, snack e bevande di frutta;
di aver utilizzato, sin dal 1984, il segno
“OR” per contraddistinguere che la stessa produce;
di aver Parte_2
registrato il marchio internazionale figurativo “OR” n. 549362 in data
4 20/01/1990, il marchio figurativo n. 646815 in data 24/10/1995 e il marchio UE
“OR” n. 000173179 in data 04/10/1999, lamentando, per converso, che la registrazione del nome a dominio “corny.it” da parte della configurasse Parte_1
una violazione del proprio marchio registrato;
di essere titolare dei nomi a dominio
“corny.de” e “corny.ru”. Le circostanze addotte a sostegno della propria tesi da parte di erano dunque nel senso che la non avrebbe fatto uso CP_1 Parte_1
effettivo del nome a dominio, sintomo della registrazione in mala fede dello stesso da parte di , e che la pagina web associata al suddetto dominio sarebbe Parte_1
stata priva di contenuto, includendo esclusivamente contenuti pubblicitari “pay-per- click” di terzi, che reindirizzavano a diversi siti di annunci. lamentava CP_1
inoltre di aver tentato di acquistare il nome a dominio da , e di non aver Parte_1
ritenuto congrue le richieste economiche formulate da quest'ultima. In conseguenza di ciò, lamentava quindi un danno da diluizione della propria capacità CP_1
distintiva, ritenendo che i consumatori potessero essere tratti in inganno dal nome a dominio identico ai propri segni distintivi, e inoltre riteneva il nome a dominio essere detenuto illegittimamente, al solo scopo di trarne un ingiusto profitto economico, e ne chiedeva la riassegnazione.
• Che, in data 24 marzo 2021, la procedura dinanzi al Collegio Unipersonale del CRDD si concludeva con pronuncia sfavorevole alla , in quanto l'arbitro Parte_1
designato ordinava il trasferimento del suddetto nome a dominio alla
[...]
, ai sensi dell'art. 3.6, lett. c), del Regolamento Dispute, salvo Controparte_1
il diritto della parte soccombente di devolvere la controversia alla cognizione della magistratura competente, mediante introduzione di un giudizio ordinario;

• che, a fronte della citata decisione arbitrale, con messaggio inviato tramite PEC il
07/04/2021, l'odierna attrice aveva comunicato al Registro.it la propria volontà di adire l'autorità giudiziaria competente, chiedendo l'interruzione della procedura di riassegnazione e la concessione del termine ex art. 3.12, comma 3, del Regolamento
Risoluzione Dispute per provvedere alla produzione della fotocopia dell'atto introduttivo notificato. Tale procedura di riassegnazione del nome a dominio è stata sospesa in data 20/04/2021.
5 Tanto premesso, la società riteneva non condivisibile la decisione adottata Parte_1
in sede arbitrale, per avere l'arbitro erroneamente ritenuto: 1) il carattere distintivo del segno
“OR”, ritenuto al contrario un nome generico e descrittivo;
2) la notorietà del marchio
“OR”, che invece deve ritenersi non dotato di alcuna rinomanza;
3) la registrazione in mala fede del nome a dominio “corny.it”, siccome effettuata in modalità “parking” e “pay-per-click advertising” rilevando l'assenza di elementi da cui trarre l'intento dell'attrice di registrare il dominio al solo fine di danneggiare e/o ostacolare l'attività commerciale della convenuta ovvero di trarre un ingiusto profitto mediante sviamento della clientela.
Di contro la convenuta, evidenziando che l'attività dell'attrice consiste nella registrazione di nomi a dominio coincidenti o contenenti (e quindi confondibili con) importanti marchi di terzi, al fine di sfruttarne indebitamente il potere attrattivo in modo tale che, tramite il nome a dominio coincidente con l'altrui marchio noto, vengano attratti utenti che sul web ricercano i prodotti o servizi del titolare del marchio, i quali vengono dirottati su siti web che con quel marchio non hanno nulla a che vedere, ma che contengono link PPC (pay per click), che consentono a di realizzare profitti commisurati al traffico dirottato su detti link, ha poi allegato che Parte_1
tale pratica scorretta e lesiva dei diritti di privativa industriale altrui è stata oggetto di numerose procedure di riassegnazione di nome a dominio, la maggior parte delle quali conclusesi con l'accertamento della registrazione in mala fede da parte di e la riassegnazione del Parte_1
relativo dominio al titolare del marchio.
Nel caso in esame la ha allegato: Controparte_1
• di essere una società parte del gruppo multinazionale , attivo fin dal 1886 nella CP_2
produzione e commercializzazione di confetture, snack, bevande di frutta e altri prodotti naturali, e di essere particolarmente nota per la produzione e commercializzazione di barrette energetiche contraddistinte, fin dal 1984, dal segno
“OR”;
• che il segno “OR” di è protetto da numerose registrazioni di CP_1
marchio, valide in Italia, tra cui le seguenti: marchio internazionale figurativo
“OR” n. 549362, registrato in data 20 gennaio 1990 e regolarmente rinnovato, per i prodotti inclusi nella classe 30, esteso anche al territorio italiano;
marchio internazionale denominativo “OR” n. 646815, registrato in data 24 ottobre 1995
e regolarmente rinnovato, per i prodotti inclusi nella classe 30, esteso anche al
6 territorio italiano;
marchio denominativo dell'Unione Europea “OR” n.
000173179, depositato in data 1 aprile 1996 e registrato in data 4 ottobre 1999, regolarmente rinnovato, per i prodotti inclusi nella classe 30;
• di essere inoltre titolare di numerosi nomi a dominio aventi ad oggetto il segno
“OR”, tra cui “www.corny.de” e “www.corny.ru” in cui sono pubblicizzati i prodotti a marchio “OR” nei rispettivi territori, ossia Russia e Germania”;e i marchi OR di possono essere considerati notori sia in Italia che CP_1
all'estero, come dimostrato dalla estesa presenza dei prodotti a marchio OR da decenni in numerosi mercati europei, tra i quali l'Italia, ed extra europei;
da ingenti investimenti pubblicitari realizzati in Europa, nel periodo 2008-2014, pari a più di 18 milioni di euro, in diversi canali quali TV, internet, piattaforme streaming;
dalla campagna di “brand awareness” condotta in Germania, dalla quale è risultato che i marchi OR, nel periodo 2008-2017, sono stati tra i più noti del settore;

• che, con specifico riferimento al territorio italiano, la notorietà dei marchi OR è documentata dalla sponsorizzazione dei campionati mondiali di slittino, disputati in
Italia nel gennaio 2005, e della Otztaler Radmarathon, disputata tra Austria e
Trentino Alto Adige nel 2008; dalla presenza dei prodotti a marchio OR presso plurimi marketplace e piattaforme di acquisti online, tra cui dalla estesa CP_3
presenza ultradecennale dei prodotti a marchio OR presso le maggiori catene nazionali di alimentari, tra cui , SP e AD, della quale si allegano CP_4
fotografie scattate presso scaffali dei suddetti supermercati, oltre agli estratti dei volantini del supermercato AD del giugno 2017 e del giugno 2020;
• di essere venuta a conoscenza, nell'estate del 2020, che l'odierna attrice Parte_1
aveva provveduto a registrare, in data 6 luglio 2018, il nome a dominio “corny.it”, in violazione dei diritti di marchio di stessa. CP_1
Ciò premesso, a causa di tale condotta dell'attrice, la convenuta ha invocato:
• la notorietà e rinomanza del proprio marchio “OR” nel mercato italiano, in forza dell'uso intenso e protratto nel tempo e degli importanti investimenti profusi per la promozione del marchio, tanto in Germania quanto in Italia e in numerosi altri paesi europei;

7 • la mala fede che ha caratterizzato la registrazione del dominio “corny.it” da parte della società , in quanto effettuata nella consapevolezza dell'esistenza del Parte_1
marchio anteriormente registrato ed effettuata per attrarre gli utenti che sul web ricercano prodotti o informazioni sul noto marchio OR, monetizzando a proprio vantaggio il traffico generato da detti utenti, mediante la tecnica di marketing digitale del pay per click, oltre al fatto che il dominio veniva offerto in vendita (era infatti presente il link “acquista questo dominio”);
• che, al fine di risolvere bonariamente la vicenda in poco tempo, la capogruppo CP_2
contattava la società , proponendo l'acquisto del dominio corny.it per un Parte_1
importo iniziale di € 2.000,00. A seguito di un breve scambio di mail in cui il legale rappresentante dell'odierna attrice, sig. , tentava costantemente di Parte_3
incrementare il prezzo d'acquisto (sino a proporre € 10.000,00 per l'acquisto del dominio), risultava evidente che si trattasse di una attività di cybersquatting e pertanto la società interrompeva le trattative. CP_2
• e, per l'effetto, ha invocato la tutela extra-merceologica ex art. 22 sia ai sensi dell'art. 22, co. I, c.p.i., stante l'identità di segno, sia con riferimento all'art. 22, co. II, c.p.i., dando atto, altresì, che l'adozione da parte dell'attrice del nome a dominio corny.it integrava anche gli estremi della registrazione in mala fede;

Ha quindi dedotto la violazione, da parte dell'attrice, degli artt. 20 e 22 c.p.i., lamentando altresì un danno da diluizione della propria capacità distintiva, sussistendo la concreta possibilità, per i consumatori, di essere tratti in inganno dal nome a dominio uguale ai propri segni distintivi, considerando erroneamente tale nome a dominio come appartenente al medesimo soggetto. Ha altresì affermato che le condotte illecite dell'attrice, sotto il profilo della violazione delle regole di naming per la gestione dei nomi a dominio su internet, integrano atti di concorrenza sleale ex art. 2598 cc ovvero illecito generico ex art. 2043 cc in danno di CP_1
Pertanto, ha richiesto l'inibitoria immediata dalla registrazione quale nome a CP_1
dominio e/o dall'utilizzo in qualsiasi modo del marchio OR della convenuta, con la previsione di una congrua penale, nonché il risarcimento dei danni subiti e la pubblicazione sulla stampa del provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado.
8 Quanto alla misura del risarcimento danni, sostiene che la stessa possa essere CP_1
determinata sulla base delle risultanze documentali che l'attrice dovrà esibire, e che Parte_1
saranno sottoposte all'esame del CTU contabile.
Nel merito, relativamente alla causa petendi, la chiede accertarsi la liceità Parte_1
della registrazione, dell'uso e del mantenimento del nome a dominio “corny.it”.
Specularmente, la convenuta chiede di rigettare le domande proposte CP_1
dall'attrice e di confermare la riassegnazione del nome a dominio corny.it in proprio favore disposta da con provvedimento del 14 luglio 2021, nonché, in via riconvenzionale, di Parte_4
inibire all'attrice l'uso (anche passivo) del nome a dominio www.corny.it ex art. 124 cpi e 2599 cc, previo accertamento della violazione, da parte della società , degli artt. 20 e 22 Parte_1
D.Lgs. n. 30/2005 (c.p.i.) e dell'art. 9 Reg. 1001/2017; di accertare e dichiarare che l'utilizzo e la registrazione quale nome a dominio del segno OR all'interno del nome a dominio corny.it da parte dell'attrice integra illecito concorrenziale ai sensi dell'art. 2598 cc, oltre che illecito aquiliano ex art. 2043 cc;
di fissare una penale per il ritardo nell'esecuzione del provvedimento o per ogni sua violazione;
di condannare la controparte al risarcimento dei danni da quantificarsi all'esito della disponenda CTU contabile;
di condannare l'attrice , ai sensi dell'art. 125 comma 3 Parte_1
cpi, alla retroversione degli utili in favore della convenuta realizzati dall'attrice a CP_1
fronte delle attività illecite dalla stessa compiute;
di ordinare la pubblicazione ex artt. 126 cpi e
2600 cc dell'intestazione e del dispositivo dell'emananda sentenza, a caratteri doppi rispetto al normale, a cura della convenuta e a spese dell'attrice, sui quotidiani nazionali “Corriere della Sera”
e “La Repubblica”.
Quanto alle memorie scambiate successivamente al deposito degli atti di costituzione in giudizio, con esse le parti hanno essenzialmente ribadito e più approfonditamente argomentato le doglianze e le pretese originariamente proposte.
Quanto alla disposta CTU contabile, il CTU è stato chiamato a rispondere al seguente quesito: “Proceda il CTU, previa esibizione ex art. 121 CPI a carico dell'attrice di tutti i documenti tecnico/contabili riferibili al nome a dominio “corny.it” dal 6 luglio 2018 al 14 luglio 2021 - compresi a titolo esemplificativo: fatture d'acquisto; fatture di vendita;
liste clienti;
libri giornale;
libri inventario;
registri IVA;
registri di carico e scarico di magazzino;
listini prezzo recanti codici articolo;
cataloghi recanti codici articolo – a quantificare il pregiudizio sofferto dalla convenuta sotto il profilo sia del danno emergente che del lucro cessante, quantificando se possibile anche
9 l'eventuale perdita di valore dei diritti esclusivi sui marchi “OR” ed acquisendo informazioni anche su (a) numero di visite del sito degli utenti;
(b) numero di click effettuati dagli utenti (c) percentuale riconosciuta dal provider dei servizi di “pay-per-click” a , oltre che su ogni Parte_1
altro elemento utile al fine della esatta individuazione degli elementi di calcolo del danno e della sua quantificazione”.
A tale quesito, sulla base della documentazione esaminata, il CTU ha risposto che il valore della componente di retroversione degli utili realizzati da relativi al dominio Parte_1
“corny.it” nel periodo dal 6 luglio 2018 al 14 luglio 2021 è risultato pari a zero euro;
che il pregiudizio sofferto da sotto il profilo del danno emergente ammonta ad euro CP_1
22,472,00, relativo all'imponibile delle fatture emesse dallo studio legale tedesco AF & EC per le spese sopportate prima del presente giudizio per la tutela stragiudiziale delle proprie ragioni;
che, in assenza di idonea documentazione contabile, non è stato possibile effettuare alcuna verifica sul pregiudizio sofferto da sotto il profilo del lucro cessante e CP_1
sull'eventuale perdita di valore dei diritti sui marchi OR.
La domanda attorea è infondata e deve essere respinta.
La convenuta è titolare:
1) del marchio internazionale figurativo “OR” n. 549362, registrato in data 20 gennaio
1990 e regolarmente rinnovato, per i prodotti inclusi nella classe 30, esteso anche al territorio italiano;
del marchio internazionale denominativo “OR” n. 646815, registrato in data 24 ottobre 1995 e regolarmente rinnovato, per i prodotti inclusi nella classe 30, esteso anche al territorio italiano;
del marchio denominativo dell'Unione
Europea “OR” n. 000173179, depositato in data 1 aprile 1996 e registrato in data 4 ottobre 1999, regolarmente rinnovato, per i prodotti inclusi nella classe 30;
2) di numerosi nomi a dominio aventi ad oggetto il segno “OR”, tra cui
“www.corny.de” e “www.corny.ru”, in cui sono pubblicizzati i prodotti a marchio “OR” nei rispettivi territori, ossia Russia e Germania;

Al contrario, la , società operante nel settore dello sviluppo e della Parte_1
compravendita di nomi a dominio, è titolare di numerosi domain names, tra cui “corny.it”, registrato il 6 luglio 2018, quindi successivamente al deposito del marchio "OR" appartenente alla convenuta, registrato per la prima volta il 20 gennaio 1990.
10 Ciò posto, ai sensi dell'art. 20 lett b) c.p.i., il titolare di un marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione. Il divieto si estende anche ai prodotti e servizi non affini se, come nel caso di specie, il marchio goda di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi (art. 20, lett. c)
c.p.i.). Ai sensi dell'art. 22 primo comma c.p.i., inoltre, “è vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”. Il secondo comma del medesimo art. 22 aggiunge: “Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”.
Insieme alla correlativa norma dell'art. 12, comma 1, lett. b) c.p.i., la quale vieta l'adozione come marchio di un segno uguale o simile all'altrui ditta, denominazione o ragione sociale, insegna o nome a dominio, qualora tale adozione possa dare luogo ad un pericolo di confusione/associazione, l'art. 22 c.p.i. in esame pone il principio dell'unità dei segni distintivi.
Dall'acquisto dei diritti su un segno distintivo di un determinato tipo (marchio, ditta o insegna, nome a dominio) deriva, quindi, il diritto di impedire a terzi l'adozione di un segno uguale o simile, anche in una tipologia diversa (cfr. Cass. civ. n. 4405 del 28/2/2006).
Nel caso in esame, l'identità tra il nome a dominio “corny.it” e il marchio "OR" è pacifica e risulta per tabulas.
Ebbene, conformemente alla giurisprudenza prevalente, in tema di segni distintivi atipici, la registrazione di un "domain name" di sito internet che riproduca o contenga il marchio altrui
11 costituisce una contraffazione del marchio poiché permette di ricollegare l'attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio, sicché solo il titolare di un marchio registrato potrebbe legittimamente usarlo sul proprio sito o come nome di dominio (cfr. Cass. civ. n. 4721 del 21/02/2020).
Il giudizio di "affinità" di un prodotto rispetto a un altro coperto da un marchio notorio o rinomato deve essere formulato - anche nella disciplina dei marchi interpretata conformemente alla direttiva 21 dicembre 1988, n. 89/104/CEE e previgente rispetto alle modifiche introdotte con il d.lgs. 4 dicembre 1992 n. 480 (espressione di un vero e proprio "favor legis" nei confronti dei marchi notori) - secondo un criterio più largo di quello adoperato per i marchi comuni.
Ne consegue che in relazione ai marchi cosiddetti "celebri" - ai quali il pubblico ricollega non solo un prodotto, ma un prodotto di qualità "soddisfacente", e che quindi garantiscono un successo del prodotto stesso a prescindere dalle sue qualità intrinseche - occorre tener conto del pericolo di confusione in cui il consumatore medio può cadere attribuendo al titolare del marchio celebre la fabbricazione anche di altri prodotti, non rilevantemente distanti sotto il piano merceologico e non caratterizzati - di per sé - da alta specializzazione, cosicché il prodotto meno noto si avvantaggi di quello notorio e del suo segno (cfr. Cass. civ. n. 13090 del 27/05/2013).
Secondo l'orientamento prevalente del , inoltre, la registrazione di un nome a dominio CP_5
coincidente con una parola o un'espressione comune può essere lecita, ma a patto che il nome a dominio sia utilizzato in modo genuino e coerente al suo significato, e non per trarre profitto dai diritti di marchio altrui o ingenerare confusione negli utenti Internet. Nel compiere tale valutazione, la giurisprudenza tiene in considerazione la rinomanza e lo status del marchio anteriore, le circostanze del caso e il comportamento complessivo del registrante (cfr. decisione dell'1/7/2008, caso n. D2008-0666, RO Inc. v. e le decisioni ivi citate;
CP_5 Persona_1
decisione del 24 febbraio 2016, caso n. D2005-1304, Mobile Communication Service Inc. v. CP_5
WebReg, RN;
cfr. anche ,§ 2.10). Controparte_6
Ciò posto, ai fini della delimitazione della tutela del marchio invocata dalla convenuta ai sensi dell'art. 22 CPI, è necessario preliminarmente accertare il grado di rinomanza del marchio della convenuta.
In condivisione del significato di rinomanza o notorietà offerto dalla Corte di Giustizia UE è marchio rinomato, o che gode di notorietà, il marchio conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contrassegnati, non essendo necessario che detta
12 rinomanza sia necessariamente equivalente alla celebrità né che essa sia affermabile come conoscenza anche al di fuori dell'ambito merceologico in cui il marchio si è affermato (cfr. Corte di
Giustizia CE 14/9/1999): al fine di accertare la rinomanza del marchio occorre prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti nella fattispecie e cioè la quota di mercato coperta dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo, le campagne pubblicitarie svolte (cfr. Tribunale di Milano,
Sez. Spec., (ord.) 31.10.2014; Trib. Milano, 17 febbraio 2016) pur non essendo necessario che il marchio medesimo sia conosciuto da una determinata percentuale del pubblico (cfr. Trib. Venezia,
Sez. Spec. In materia di Impresa, n. 3012/16).
Sulla base delle linee direttive indicate, ritiene il Collegio che vi sia prova della rinomanza del marchio “OR”, avuto riguardo agli indici evidenziati (l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuovere il marchio, più di 18 milioni di euro, le campagne pubblicitarie svolte, quali la sponsorizzazione dei campionati mondiali di slittino, disputati in Italia nel gennaio 2005, e della Otztaler Radmarathon, disputata tra Austria e Trentino Alto Adige nel 2008, la presenza dei prodotti a marchio OR presso plurimi marketplace e piattaforme di acquisti online, tra cui la presenza dei prodotti a marchio OR presso le maggiori catene nazionali di CP_3
alimentari, tra cui , SP e AD, rispetto alla quale la convenuta ha allegato CP_4
fotografie scattate presso gli scaffali dei suddetti supermercati, oltre agli estratti dei volantini del supermercato AD del giugno 2017 e del giugno 2020).
Ritenuta la rinomanza del marchio, va anche accordata la tutela extramerceologica ex art. 22, comma 2°, CPI.
Va invece esclusa la violazione dell'art. 22, comma 1°, CPI, che si applica solo in caso di affinità tra le attività di impresa dei soggetti coinvolti, cosa che non si verifica nel caso in esame, perché l'attrice si occupa di registrare nomi a dominio, mentre la convenuta si occupa di produzione e commercializzazione di barrette energetiche.
Per gli stessi motivi, deve escludersi la violazione dell'art. 2598 c.c., trattandosi di attività commerciali distinte.
Esclusa l'ipotesi di rischio di confusione di cui all'art. 22 primo comma cpi, occorre ora valutare l'ipotesi alternativa di registrazione in mala fede.
In generale, il divieto di registrazione in mala fede si deve riferire a quelle ipotesi di appropriazione consapevole del segno distintivo che non siano disciplinate da una specifica norma
13 di legge, nelle quali quindi non sia prevista una formale riserva ad altri della registrazione, e che pure non risultino irrilevanti per il diritto alla luce dei principi informatori della materia.
Al riguardo si può fare riferimento al Reg. CE 874 del 2004, che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello.eu, e all'art. 21.3 prevede che la malafede può essere dimostrata ove:
“a) le circostanze indichino che il nome di dominio sia stato registrato o acquisito principalmente al fine di venderlo, noleggiarlo o comunque trasferirlo al titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario oppure a un ente pubblico;
oppure
b) il nome di dominio sia stato registrato al fine di impedire al titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario oppure a un ente pubblico di utilizzare tale nome in un nome di dominio corrispondente, sempre che:
i) sia possibile dimostrare tale condotta da parte del registrante;
oppure
ii) il nome di dominio non sia stato utilizzato in modo pertinente per almeno due anni dalla data di registrazione;
oppure
iii) nelle circostanze in cui, al momento dell'avvio della procedura di risoluzione extragiudiziale della controversia, il titolare di un nome di dominio oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure il titolare di un nome di dominio di un ente pubblico abbia dichiarato l'intenzione di utilizzare il nome di dominio in modo pertinente, ma non lo faccia entro sei mesi dal giorno dell'avvio della procedura di risoluzione extragiudiziale della controversia;

c) il nome di dominio sia stato registrato principalmente al fine di nuocere all'attività professionale di un concorrente;
oppure
d) il nome di dominio sia stato utilizzato intenzionalmente per attirare utenti Internet, per profitto commerciale, verso il sito Internet o un altro spazio online del titolare di un nome di dominio, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico, circa la fonte, la sponsorizzazione, l'affiliazione o l'approvazione del sito Internet o dello spazio online oppure di un prodotto o servizio offerto sul sito Internet o sullo spazio online del titolare di un nome di dominio;
oppure
14 e) il nome di dominio registrato sia un nome proprio per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del nome di dominio e il nome di dominio registrato.”
Le ipotesi di cui alle lett. c) ed e) si possono sin d'ora escludere non sussistendo un rapporto di concorrenza fra le parti.
L'ipotesi di cui alla lett. a) implica l'appropriazione da parte del registrante in mala fede di un segno sul quale già altri abbia dei diritti (ovviamente non pertinenti al suo utilizzo come nome a dominio) e quindi che si doveva ritenere oggettivamente di interesse di tale soggetto, così che la registrazione risulti rivolta alla finalità, parassitaria, di indurlo ad acquistare il nome a dominio o di corrispondere al registrante un compenso per il suo utilizzo.
L'ipotesi di cui alla lett. b) si differenzia dalla precedente per il perseguimento da parte del registrante della finalità di precludere al soggetto già titolare di diritti sul segno di utilizzarlo anche come nome a dominio.
L'ipotesi di cui alla lett. d) richiede il perseguimento di una finalità di profitto commerciale mediante l'attrazione degli utenti verso il sito o lo spazio on line del registrante, realizzata a mezzo di una voluta confusione circa la fonte, la sponsorizzazione, l'affiliazione o l'approvazione del sito
Internet o dello spazio online oppure di un prodotto o servizio offerto sugli stessi.
Nel caso in esame, alla luce degli indicati elementi, va accolta la domanda riconvenzionale di trasferimento del nome a dominio “corny.it” in capo alla convenuta, ai sensi dell'art. 118, co. VI,
CPI, sussistendo il requisito della registrazione in mala fede del nome a dominio con riferimento alla modalità “parking” e “pay-per-click advertising” con cui è stata effettuata la registrazione, sussistendo almeno l'ipotesi di cui alla lett. a) sopra indicata.
Sotto altro profilo, la convenuta ha allegato documentazione fotografica (allegato doc. 20) della homepage del sito www.corny.it, dalla quale emerge che il dominio “corny.it” risulta essere in vendita, inducendo erroneamente l'utente a ritenere che la titolare del marchio OR non sia interessata al mercato italiano, e recando così un pregiudizio al marchio della società tedesca.
Va quindi accertato e dichiarato che la registrazione del nome a dominio “corny.it” è stata effettuata da parte attrice in mala fede e, dunque, deve essere accolta la domanda di trasferimento del nome a dominio “corny.it” in capo alla convenuta, ai sensi dell'art. 118, co. VI,
CPI.
Quanto alla richiesta inibitoria, si richiama il chiaro disposto dell'art. 124 c.p.i., che contempla quale possibile contenuto della sentenza che accerta la violazione di un diritto di
15 proprietà industriale l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose che costituiscono violazione dell'altrui proprietà industriale, con la previsione, al secondo comma, della possibilità di rafforzare l'efficacia deterrente dell'inibitoria con la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento (c.d. astreinte).
D'altronde, l'inibitoria rappresenta la forma di più efficace rimedio contro la violazione dei diritti di proprietà industriale, in quanto mira a prevenire la protrazione della condotta illecita del soggetto attinto dall'ordine, e la concreta efficacia della misura è assicurata con la previsione dell'astreinte, trattandosi di un comando infungibile, quindi soltanto indirettamente coercibile.
In considerazione della gravità dei fatti, va fissata la penale di cui all'art. 124, comma 2,
D.Lgs. n. 30/05, per ogni violazione o inosservanza e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, ai fini di una maggiore efficacia dell'inibitoria, che risulta congruo fissare in € 500,00 per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento.
La convenuta chiede, inoltre, sempre in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni subiti a causa della condotta illecita della , oltre alla Parte_1
retroversione degli utili che abbia illecitamente realizzato attraverso l'abusiva Parte_1
registrazione e l'abusivo sfruttamento del nome a dominio corny.it, per come risultanti a seguito della espletata CTU contabile. Dalla CTU è emerso che gli utili realizzati da attraverso lo Parte_1
sfruttamento del dominio corny.it sono stati pari a zero euro, come anche indimostrato è rimasto il lucro cessante di Quanto al danno emergente, lo stesso è stato quantificato dal CP_1
CTU in euro 22.472,00, relativo all'imponibile delle fatture emesse dallo studio legale tedesco
AF & EC per le spese sopportate prima del presente giudizio da per la tutela CP_1
stragiudiziale delle proprie ragioni, quantificazione che il collegio ritiene di condividere.
La società deve essere pertanto condannata al pagamento in favore della Parte_1
convenuta della somma di euro 22.472,00, comprensiva della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato fino alla data della sentenza: su tale importo devono applicarsi gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
È fondata, altresì, nei limiti di seguito indicati, la domanda attorea di pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'articolo 126 c.p.i.. Ed invero, l'ordine di pubblicazione del dispositivo della sentenza e le modalità in cui esso deve essere eseguito costituiscono esercizio di
16 un potere discrezionale ed insindacabile del giudice del merito, che prescinde dalla stessa individuazione del danno e della sua riparabilità mediante la pubblicazione dell'indicato dispositivo, trattandosi di sanzione autonoma, diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso (cfr. Cass. civ. n. 6226 del 13/03/2013).
Nella specie, ricorrono i presupposti per disporre la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della presente sentenza per una volta nelle edizioni cartacee e on line dei quotidiani
“La Repubblica” e “Il Corriere della sera”, a carattere doppio del normale, a cura della convenuta e a spese dell'attrice.
Ritenuta la soccombenza dell'attrice , quest'ultima deve essere condannata al Parte_1
pagamento, in favore della controparte, delle spese del presente giudizio, da liquidarsi in euro
11.425,00, oltre accessori di legge. Tale somma è stata quantificata secondo i parametri massimi dello scaglione di riferimento (causa dal valore indeterminabile, complessità bassa), a causa della strumentalità e pretestuosità della pretesa attorea.


P.Q.M.


Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- RIGETTA le domande proposte da;
Parte_1
- ACCOGLIE PARZIALMENTE le domande riconvenzionali proposte da Controparte_1
e, per l'effetto:
[...]
- ACCERTA e DICHIARA che la registrazione del nome a dominio “www.corny.it” da parte della società , avvenuta in data 06/07/2018, è stata effettuata in mala fede, nonché Parte_1
in violazione dell'art. 22 comma 2 d.lgs. 30/2005, e, per l'effetto, CONFERMA la riassegnazione del nome a dominio www.corny.it in favore della convenuta Controparte_1
disposta da con provvedimento del 14 luglio 2021; Parte_4
-INIBISCE alla società l'uso del nome a dominio www.corny.it, nonché Parte_1
qualsiasi utilizzo del segno “OR” o di altri segni identici o simili al marchio “OR” di titolarità della convenuta quale nome a dominio di qualsiasi livello ovvero all'interno di qualsiasi sito internet, in qualsiasi forma, modo, raffigurazione o declinazione;

- FISSA la somma di euro 500,00 per ogni violazione o inosservanza successiva della suddetta inibitoria, nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente sentenza, a decorrere dalla sua notificazione in forma esecutiva;

17 - CONDANNA la società al risarcimento dei danni in favore della Parte_1 [...]
, che liquida in euro 22.472,00, come precisato in motivazione;
Controparte_1
- ORDINA la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza per una volta nelle edizioni cartacee e on line dei quotidiani La Repubblica e Il Corriere della sera, a carattere doppio del normale, a cura della convenuta e a spese dell'attrice.;
- condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio sostenute da Parte_1
, che liquida in complessivi euro 11.425,00, oltre accessori Controparte_1
come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Stefania Garrisi dott. Giuseppe Di Salvo
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con il dott. Andrea CP_7
NA
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