N. R.G. 12000/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli Presidente dott. Vittorio Serra Giudice dott.ssa Roberta Dioguardi Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12000/2021 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio DEavv. DO IURI MA e Controparte_1 P.IVA_1 DEavv. ZAMBONI BARBARA ( ) VIA FORO BUONAPARTE 53 20121 C.F._1
MILANO; , elettivamente domiciliato in FORO BUONAPARTE 53 MILANO presso il difensore avv. DO IURI MA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio DEavv. Controparte_2 C.F._2 AGNOLETTI DE e DEavv. RAFFAELLI FILIPPO ( ) VIA C/O AVV C.F._3 AGNOLETTI VIA BARATTI 3 FORLÌ; elettivamente domiciliato in VIA BARATTI N°3 47100 FORLÌ presso il difensore avv. AGNOLETTI DE
CONVENUTO
(C.F. 30/20/16624), con il patrocinio Controparte_3 DEavv. DO IURI MA e DEavv. ZAMBONI BARBARA ( ) VIA C.F._1 FORO BUONAPARTE 53 20121 MILANO;
elettivamente domiciliato in FORO BUONAPARTE 53 MILANO presso il difensore avv. DO IURI MA
IO (C.F. , con il patrocinio DEavv. IURI Parte_1 C.F._4 MA DO e DEavv. BARBARA ZAMBONI
ER MA
(C.F. ), con il patrocinio DEavv. PADOVANO Controparte_4 P.IVA_2 LE e DEavv. elettivamente domiciliato in CORSO ARMANDO DIAZ 36 47121 FORLI presso il difensore avv. PADOVANO LE
INTERVENUTO pagina 1 di 25 OGGETTO: NULLITÀ BREVETTUALE E ACCERTAMENTO NEGATIVO DI CONTRAFFAZIONE

Le parti hanno così precisato le conclusioni nei rispettivi fogli di p.c.:
Per parte attrice
“1) Ritenere e dichiarare che il trovato oggetto del brevetto per invenzione industriale n. 1.329.796, per cui è causa, non possedeva, alla data di deposito della relativa domanda, i requisiti di legge per una valida brevettazione.
2) Ritenere e dichiarare in ogni caso che la soluzione di essiccatore DEattrice, per cui è causa, non interferisce con l'ambito di tutela del brevetto medesimo.
3) Condannare il convenuto alla rifusione, in favore DEattrice, di tutte le spese di causa, comprese quelle della pregressa fase nonché quelle di consulenza tecnica d'ufficio e di parte.
4) Condannare il sig. ai sensi DEart. 96 c.p.c.. CP_2
5) Ritenere e dichiarare inammissibile e comunque infondato l'intervento di e Controparte_4 per l'effetto respingere tutte le domande svolte.
6) Condannare l'interveniente alla rifusione, in favore di Controparte_4 Controparte_1 delle spese di causa.”

Per il convenuto
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Sezione Specializzata in materia di Impresa: Nel merito:
respingere tutte le domande e pretese formulate contro il Sig. , siccome Controparte_2 inammissibili, improponibili ed irrituali, nonché in quanto comunque infondate, per i motivi tutti esposti in narrativa della comparsa di costituzione e nel successivo atto di chiamata in causa, nonché per quelli successivamente esposti;
il tutto, con ogni provvedimento accertativo e dichiarativo che avesse a risultare necessario e/o opportuno, in riferimento alle questioni illustrate in narrativa degli atti suddetti. In accoglimento delle domande in tal senso esplicitamente formulate in narrativa della comparsa di costituzione e DEatto di chiamata in causa:
Ritenere e dichiarare che il trovato oggetto dei brevetti europei EP 2 281 946, EP 2 281 944 e EP 2 281 945, di titolarità di nonché degli ulteriori seguenti titoli brevettuali: Controparte_1
AU2010269926B2, brevetto australiano concesso, a nome di , pubblicato in data Controparte_5
16.10.2014, BR112012000463B1, brevetto brasiliano concesso, a nome di , Controparte_5 pubblicato in data 19.01.2021, RU2536068C2, brevetto russo, a nome di , Controparte_5 pubblicato in data 20.12.2014, US8993932B2, brevetto statunitense concesso, a nome di CP_5
, pubblicato in data 31.03.2015, per cui è causa, non possedeva, alla data di deposito della
[...] relativa domanda, i requisiti di legge per una valida brevettazione;
il tutto, con ogni provvedimento accertativo e dichiarativo che avesse a risultare necessario e/o opportuno.
Accertare e dichiarare che la società - in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, sede in Bussolengo (VR), Via DEIndustria n.1, CAP. 37012, Fraz. località Ferlina, Cod.Fisc. e n. iscr. Registro Imprese - nonché il Sig. in proprio - P.IVA_1 Controparte_6
Cod. Fisc. nato a [...] in data [...], con domicilio in CodiceFiscale_5 pagina 2 di 25 ME (MI) alla Via IV Novembre n.14, CAP. 20066 – e la , Controparte_3 società di nazionalità tedesca con sede in Afeld (Leine), Hannoversche Strasse 7 (quest'ultima anche ai sensi DEart.2497 cod.civ.) responsabili di violazione e contraffazione, anche per equivalente, del brevetto per Invenzione Industriale dal titolo: “miscelatoreessiccatore per impianti di produzione di conglomerati bituminosi”, di cui alla domanda protocollata al n° 102001900966877 e concessa in data 21/11/2005 al n° 1.329.796, e comunque del titolo brevettuale di cui alla narrazione svolta nel presente atto;
il tutto, appunto, per i motivi e le causali tutte esposte in narrativa della comparsa di costituzione e nell'atto di chiamata in causa, nonché per quelle successivamente esposte.
Dichiarare inoltre nonché il Sig. in proprio e la Controparte_1 Controparte_6 [...]
, società di nazionalità tedesca con sede in Afeld (Leine), Hannoversche Controparte_3
Strasse 7 (quest'ultima anche ai sensi DEart.2497 cod.civ.), responsabili di attività di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c., nei confronti del Sig. . Controparte_2
Condannare la società nonché il Sig. in proprio e la Controparte_1 Controparte_6
, società di nazionalità tedesca con sede in Afeld (Leine), Controparte_3
Hannoversche Strasse 7 (quest'ultima anche ai sensi DEart.2497 cod.civ.) al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dal Sig. , nessuno escluso ed ivi compreso anche il Controparte_2 risarcimento delle spese sostenute per reagire alla contraffazione e il danno d'immagine – quest'ultimo da determinarsi in via equitativa;
il tutto per i motivi e le causali tutte esposte in narrativa della comparsa di costituzione e nell'atto di chiamata in causa, nonché per quelli successivamente esposti.
Condannare in ogni caso la convenuta società nonché il Sig. Controparte_1 Controparte_6
in proprio e la , società di nazionalità tedesca con sede
[...] Controparte_3 in Afeld (Leine), Hannoversche Strasse 7 (quest'ultima anche ai sensi DEart.2497 cod.civ.) a corrispondere al Sig. , ai sensi DEart. 125, co. 3, c.p.i., gli utili realizzati Controparte_2 attraverso le vendite delle macchine di cui è causa, nella somma che sarà determinata in corso di causa, ovvero in quella equitativamente determinata;
il tutto per i motivi e le causali tutte esposte in narrativa della comparsa di costituzione e nell'atto di chiamata in causa, nonché per quelli successivamente esposti.
Condannare in ogni caso la convenuta società nonché il Sig. Controparte_1 Controparte_6
in proprio e la , società di nazionalità tedesca con sede
[...] Controparte_3 in Afeld (Leine), Hannoversche Strasse 7 (quest'ultima anche ai sensi DEart.2497 cod.civ.) al risarcimento in favore del Sig. di tutti i danni patiti e patiendi, nessuno escluso, Controparte_2 derivanti dalla contraffazione/violazione dei brevetti ed, in generale, dei titoli di cui sopra, compresi i danni d'immagine, ovvero in via subordinata alla retroversione degli utili da liquidarsi, occorrendo, anche in via equitativa tenendo in considerazione le royalties che sarebbero state versate al Sig. ; queste ultime in ogni caso nella misura minima di €.4.022.837,03; il tutto Controparte_2 per i motivi e le causali tutte esposte in narrativa della comparsa di costituzione e nell'atto di chiamata in causa, nonché per quelli successivamente esposti.
Ordinare la pubblicazione DEintestazione e del dispositivo DEemananda sentenza, per tre volte anche non consecutive, sui quotidiani "Il Corriere della Sera", e "Il , sul sito web CP_7 DEattrice e su due riviste di settore a scelta DEattore, e ciò in caratteri doppi del normale ed in dimensioni non inferiori ai quaranta moduli, a spese DEattrice ed a cura del Sig. CP_2
, con diritto di quest'ultimo all'immediato rimborso dietro presentazione delle relative fatture.
[...]
pagina 3 di 25 Disporre ogni ulteriore provvedimento idoneo ad assicurare gli effetti della decisione di merito, ovvero comunque ritenuto necessario ed opportuno.
Condannare le controparti tutte a rifondere interamente al Sig. spese, diritti e Controparte_2 onorari di causa, ivi compresi quelli del previo procedimento di descrizione giudiziaria e di CTU e CTP, oltre a spese generali, accessori di legge e successive occorrende.”. Insistendo altresì nelle istanze istruttorie di rinnovo della CTU, di acquisizione della documentazione secretata presso il Tribunale di Venezia, di esibizione e sequestro delle scritture contabili DEattrice, di CTU contabile e di prove orali.
Per il terzo chiamato : CP_6
“Piaccia al Tribunale, contrariis reiectis, così giudicare:
1) Respingere tutte le domande svolte dalla controparte nei confronti DENG. , CP_2 CP_6 assolvendo quest'ultimo da ogni addebito.
2) Condannare il sig. alla rifusione, in favore DEesponente NG. , di tutte le spese CP_2 CP_6 di causa, comprese quelle di CTU e CTP.
3) Con le pronunce e condanne di ragione ai sensi DEart. 96 c.p.c.
4) Ritenere e dichiarare inammissibile e comunque infondato l'intervento di e Controparte_4 per l'effetto respingerlo, con il favore delle spese. In via istruttoria l'esponente si riporta a quanto dedotto nelle proprie memorie ex art. 183 c.p.c., con richiesta dunque, in denegata ipotesi di ammissione di alcuni dei capitoli di prova orale avversari, di essere ammesso a prova contraria”.
Per la terza chiamata : Controparte_3
“1) Ritenuta l'infondatezza della chiamata in causa per le ragioni di cui in atti nonché, eventualmente, ritenuta incidenter l'insussistenza dei requisiti di brevettabilità del trovato di cui al brevetto n.

1.329.796 per cui è causa, e in ogni caso l'insussistenza della violazione dello stesso, respingere le domande del convenuto Signor CP_2
2) Condannare il convenuto Signor alla rifusione, in favore DEesponente, delle spese di CP_2 causa, comprese quelle eventuali di CTU e CTP.
3) Con le pronunce di ragione a carico del sig. ai sensi DEart. 96 c.p.c. CP_2
4) Respingere le domande DEinterveniente con vittoria di spese.”. CP_2 CP_4

Per l'intervenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Sezione Specializzata in materia di Impresa: Nel merito, in via principale:
• respingere tutte le domande e pretese formulate contro il Sig. e la società Controparte_2 siccome inammissibili, improponibili ed irrituali, nonché in quanto comunque Controparte_4 infondate, per i motivi tutti esposti in narrativa della comparsa di costituzione nonché nella comparsa di costituzione contenente domanda riconvenzionale dimessa in atti a firma del Sig. CP_2
, nonché per quelli che si esporranno;
il tutto, con ogni provvedimento accertativo e
[...] dichiarativo che avesse a risultare necessario e/o opportuno, in riferimento alle questioni illustrate in narrativa.
pagina 4 di 25 In accoglimento delle domande in tal senso esplicitamente formulate in narrativa della comparsa di costituzione:
• Ritenere e dichiarare che il trovato oggetto dei brevetti europei EP 2 281 946, EP 2 281 944 e EP 2 281 945, di titolarità di nonché degli ulteriori seguenti titoli brevettuali: Controparte_1
AU2010269926B2, brevetto australiano concesso, a nome di , pubblicato in data Controparte_5
16.10.2014, BR112012000463B1, brevetto brasiliano concesso, a nome di , Controparte_5 pubblicato in data 19.01.2021, RU2536068C2, brevetto russo, a nome di , Controparte_5 pubblicato in data 20.12.2014, US8993932B2, brevetto statunitense concesso, a nome di CP_5
, pubblicato in data 31.03.2015, per cui è causa, non possedeva, alla data di deposito della
[...] relativa domanda, i requisiti di legge per una valida brevettazione;
il tutto, con ogni provvedimento accertativo e dichiarativo che avesse a risultare necessario e/o opportuno.
• Accertare e dichiarare che la società - in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, sede in Bussolengo (VR), Via DEIndustria n.1, CAP. 37012, Fraz. località Ferlina, Cod.Fisc. e n. iscr. Registro Imprese - nonché il Sig. in proprio - P.IVA_1 Controparte_6
Cod. Fisc. nato a [...] in data [...], con domicilio in CodiceFiscale_5
ME (MI) alla Via IV Novembre n.14, CAP. 20066 – e la , Controparte_3 società di nazionalità tedesca con sede in Afeld (Leine), Hannoversche Strasse 7 (quest'ultima anche ai sensi DEart.2497 cod.civ.) responsabili di violazione e contraffazione, anche per equivalente, del brevetto per Invenzione Industriale dal titolo: “miscelatore-essiccatore per impianti di produzione di conglomerati bituminosi”, di cui alla domanda protocollata al n° 102001900966877 e concessa in data 21/11/2005 al n° 1.329.796, e comunque del titolo brevettuale di cui alla narrazione svolta in atti;
il tutto, appunto, per i motivi e le causali tutte esposte in narrativa della comparsa di costituzione nonché nella comparsa di costituzione contenente domanda riconvenzionale dimessa in atti a firma del Sig. , nonché per quelli che si esporranno. Controparte_2
• Dichiarare inoltre nonché il Sig. in proprio e la Controparte_1 Controparte_6 [...]
, società di nazionalità tedesca con sede in Afeld (Leine), Hannoversche Controparte_3
Strasse 7 (quest'ultima anche ai sensi DEart.2497 cod.civ.), responsabili di attività di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c., nei confronti della odierna esponente, e ciò sino alla data del 19 dicembre 2018.
• Condannare la società nonché il Sig. in proprio e la Controparte_1 Controparte_6
, società di nazionalità tedesca con sede in Afeld (Leine), Controparte_3
Hannoversche Strasse 7 (quest'ultima anche ai sensi DEart.2497 cod.civ.) al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dalla odierna esponente, nessuno escluso ed ivi compreso anche il risarcimento delle spese sostenute per reagire alla contraffazione e il danno d'immagine – quest'ultimo da determinarsi in via equitativa;
il tutto per i motivi e le causali tutte esposte in narrativa della comparsa di costituzione nonché nella comparsa di costituzione contenente domanda riconvenzionale dimessa in atti a firma del Sig. , nonché per quelli che si esporranno. • Condannare in ogni Controparte_2 caso la convenuta società nonché Controparte_1 il Sig. in proprio e la , società di Controparte_6 Controparte_3 nazionalità tedesca con sede in Afeld (Leine), Hannoversche Strasse 7 (quest'ultima anche ai sensi DEart.2497 cod.civ.) a corrispondere alla odierna esponente, ai sensi DEart. 125, co. 3, c.p.i., gli utili realizzati attraverso le vendite delle macchine di cui è causa, nella somma che sarà determinata in corso di causa, ovvero in quella equitativamente determinata;
il tutto per i motivi e le causali tutte pagina 5 di 25 esposte in narrativa della comparsa di costituzione nonché nella comparsa di costituzione contenente domanda riconvenzionale dimessa in atti a firma del Sig. , nonché per quelli che si Controparte_2 esporranno.
• Condannare in ogni caso la convenuta società nonché il Sig. Controparte_1 Controparte_6
in proprio e la , società di nazionalità tedesca con sede
[...] Controparte_3 in Afeld (Leine), Hannoversche Strasse 7 (quest'ultima anche ai sensi DEart.2497 cod.civ.) al risarcimento in favore della odierna esponente di tutti i danni patiti e patiendi, nessuno escluso, derivanti dalla contraffazione/violazione dei brevetti ed, in generale, dei titoli di cui sopra, compresi i danni d'immagine, ovvero in via subordinata alla retroversione degli utili da liquidarsi, occorrendo, anche in via equitativa tenendo in considerazione le royalties che sarebbero state versate alla odierna esponente;
il tutto per i motivi e le causali tutte esposte in narrativa della comparsa di costituzione nonché nella comparsa di costituzione contenente domanda riconvenzionale dimessa in atti a firma del Sig. , nonché per quelli che si esporranno. Controparte_2
• Disporre ogni ulteriore provvedimento idoneo ad assicurare gli effetti della decisione di merito, ovvero comunque ritenuto necessario ed opportuno.
• Condannare le controparti tutte, con la sola esclusione del Sig. , a rifondere Controparte_2 interamente alla odierna esponente spese, diritti e onorari di causa, oltre a spese generali, accessori di legge e successive occorrende. Nel merito, in via subordinata:
• Accogliere tutte le domande e pretese formulate da parte del il Sig. con Controparte_2 comparsa di costituzione contenente domanda riconvenzionale nonché con successiva memoria dimessa in atti dallo stesso ai sensi DEart. 183 comma 6° n.1 cod.proc.civ., per i motivi tutti esposti in narrativa della comparsa di costituzione nonché nella comparsa di costituzione contenente domanda riconvenzionale dimessa in atti a firma del Sig. , nonché per quelli che si Controparte_2 esporranno;
il tutto, con ogni provvedimento accertativo e dichiarativo che avesse a risultare necessario e/o opportuno, in riferimento alle questioni illustrate in narrativa.
• Condannare le controparti tutte, con la sola esclusione del Sig. , a rifondere Controparte_2 interamente alla odierna esponente spese, diritti e onorari di causa, oltre a spese generali, accessori di legge e successive occorrende.” Insistendo altresì nelle istanze istruttorie già formulate.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE


1.Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito anche solo Controparte_1
conveniva in giudizio innanzi l'intestata sezione specializzata in materia di impresa CP_1 chiedendo accertarsi la nullità, per difetto dei requisiti di legge, del titolo Controparte_2 brevettuale n. … 796 di titolarità del nonché, in ogni caso, la non interferenza dei CP_2 prodotti attorei con il trovato brevettuale del convenuto, previo espletamento di c.t.u. e con vittoria di spese.
pagina 6 di 25 In particolare, l'attrice premetteva di essere un'impresa di eccellenza attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di impianti di miscelazione, macchine per l'industria delle costruzioni e relativi servizi ed esponeva che:
- in data 12.8.2021 vantando la titolarità del brevetto italiano per Controparte_2 invenzione industriale n. …796, di cui alla domanda n. 102001900966877, depositata in data
31.10.2001 e recante il titolo “Miscelatore essiccatore per impianti di produzione di conglomerati bituminosi” aveva depositato presso il Tribunale di Venezia un ricorso per la descrizione di alcuni macchinari di ricorso accolto e confermato in seguito all'instaurazione del contraddittorio;
CP_1
- il brevetto del ra non solo scaduto per decorso del termine ventennale, ma era altresì CP_2 radicalmente nullo per difetto dei requisiti di legge (novità e originalità); in particolare, l'oggetto del brevetto era da considerarsi ricompreso nello stato della tecnica, dunque nullo ai sensi degli artt. 45, comma primo, e 46 c.p.i. per difetto di novità;
- la soluzione di non era, in ogni caso, interferente con l'ambito di tutela del brevetto, dal CP_1 momento che già le caratteristiche essenziali della rivendicazione n. 1 del brevetto non sono riprodotte nel trovato di (ossia, l'anello sostanzialmente cilindrico coassiale al cilindro CP_1 DEessiccatore e la zona anulare); concludeva pertanto chiedendo l'accertamento della nullità del brevetto del in dalla sua registrazione, nonché, in ogni caso, la non interferenza dei CP_2 trovati di con il brevetto il tutto con vittoria di spese. CP_1 CP_2


2.Si costituiva in giudizio sponendo che: Controparte_2
- la domanda di registrazione del brevetto IT n. …796 era stata depositata oltre vent'anni prima, in data
31.10.2001 ed il brevetto era stato concesso in data 21.11.2005; tale brevetto, nel corso degli anni, era stato oggetto di plurime cessioni e, da ultimo, era tornato nella titolarità del n seguito CP_2
a cessione da parte di n data 19.12.2018; Controparte_4
- alla fine DEanno 2020, nel corso di rapporti commerciali con altre società del medesimo settore, egli era casualmente venuto a conoscenza del fatto che produceva e commercializzava dei forni CP_1 con sistema di introduzione del fresato derivante dal vecchio manto stradale concretizzanti possibili violazioni del brevetto del convenuto, da cui l'esigenza di proporre ricorso per descrizione (che si concludeva con la conferma della descrizione di due miscelatori-essiccatori di nonché con CP_1 la secretazione della documentazione tecnico-contabile acquisita); l'esigenza nasceva anche dal fatto che ai vertici di ci fosse un soggetto, , oggi amministratore CP_1 Controparte_6
pagina 7 di 25 delegato di che in precedenza aveva lavorato per un'altra società che deteneva in licenza CP_1
d'uso il brevetto del la Asphalt Technologies); CP_2
- i macchinari oggetto di descrizione erano in contraffazione del trovato brevettuale nella sua titolarità, in particolare per interferenza con la rivendicazione n. 1 del brevetto, come sostenuto dall'ing.
nel proprio parere di parte;
Per_1
- successivamente al ricorso per descrizione egli aveva proposto ricorso per sequestro giudiziario (per il sequestro dei miscelatori di nonché dei documenti contabili e di ogni altro documento utile CP_1
a individuare altri impianti interferenti) e ricorso per sequestro conservativo del patrimonio di sino alla concorrenza di € 500.000,00; CP_1
- la domanda di inoltre, era pretestuosa posto che il brevetto del quale egli vantava la CP_1 titolarità era ormai scaduto;
ad ogni modo, formulava, in via riconvenzionale, domanda di accertamento della contraffazione da parte di e di , quest'ultimo per aver CP_1 Controparte_6 concorso con l'attrice nell'attività contraffattiva;
il danno patito doveva essere calcolato in base al criterio della retroversione degli utili o, in subordine, secondo il criterio residuale della “royalty” presunta equa;
la domanda risarcitoria era formulata anche nei confronti della controllante di ossia , evocata in giudizio ai sensi CP_1 Controparte_3 DEart. 2497 c.c. in quanto indirettamente responsabile della contraffazione e comunque beneficiante della condotte illecite DEattrice;

- sempre in via riconvenzionale chiedeva di accertarsi la nullità dei titoli brevettuali CP_2
Co vantati da segnatamente brevetti n. …6B1, EP n…944, EP n. …945, nonché della CP_1 domanda di brevetto internazionale WO n. …4A1, dalla quale derivavano gli ulteriori titoli brevettuali
AU2010269926B2 (brevetto australiano), BR112012000463B1 (brevetto brasiliano), RU2536068C2
(brevetto russo) e US8993932B2 (brevetto statunitense), anch'essi nulli in ipotesi di nullità della domanda di brevetto internazionale;

- non sussistevano la legittimazione attiva e l'interesse di a proporre domanda di nullità del CP_1 brevetto del in quanto ormai scaduto;
concludeva pertanto chiedendo, oltre alla CP_2 chiamata in causa di e Controparte_6 [...]
per aver concorso nell'attività illecita e per aver beneficiato della Controparte_3 condotta contraffattiva di il rigetto della domanda attorea in quanto inammissibile e CP_1 comunque infondata, nonché l'accoglimento delle domande riconvenzionali di nullità dei brevetti attorei e di contraffazione del brevetto del quale era titolare, con vittoria di spese.
pagina 8 di 25 In data 2.3.2022 il G.I. all'epoca procedente autorizzava la chiamata in causa dei terzi e rinviava l'udienza al 13.10.2022 per consentirne la chiamata in giudizio.


3.Si costituiva in giudizio , esponendo che: Controparte_6
- era infondata la tesi del convenuto secondo cui si sarebbe appropriato delle conoscenze CP_6 sottese al brevetto in virtù della pregressa esperienza professionale, posto che il trovato brevettuale è pubblico;
in ogni caso, non era dimostrato il coinvolgimento (nemmeno autonomo) del CP_6 nell'asserita attività contraffattiva;

- la domanda del era infondata alla luce della nullità del brevetto IT n. … 796 e, CP_2 comunque, della non interferenza da parte dei macchinari di CP_1
- era inammissibile la domanda di concorrenza sleale formulata dal basata sui CP_2 medesimi fatti posti a fondamento della domanda di contraffazione;

- era infondata la domanda risarcitoria per carenza di prova del danno;
concludeva pertanto chiedendo il rigetto della domanda formulata dalla convenuta, con vittoria di spese.


4.Si costituiva , esponendo che: Controparte_3
- il soggetto che esercitava direzione e coordinamento di era un soggetto diverso CP_1 dalla chiamata in causa, ossia la società di diritto svizzero AM BauAusrüstung AG;

- non erano in alcun modo dimostrati né allegati dal gli atti compiuti dalla terza CP_2 chiamata in violazione dei principi di corretta gestione e l'evento dannoso che ne sarebbe conseguito;

- era dubbia la titolarità del brevetto IT n. … 796 in capo al il quale deduceva di CP_2 esserne titolare in virtù di un atto di cessione da parte della a sua volta Controparte_9 cessionaria del brevetto in virtù di contratto di cessione del 31.10.2001 del quale non vi era tuttavia traccia;

- il brevetto era in ogni caso sprovvisto dei requisiti di validità e comunque non vi era stata contraffazione da parte di CP_1
- non era provato, e comunque non era dovuto, il danno asseritamente patito dal convenuto;

- la domanda di concorrenza sleale doveva essere rigettata in quanto fondata sul presupposto della violazione brevettuale, senza allegazioni ulteriori e diverse;
concludeva pertanto chiedendo accertarsi l'infondatezza della chiamata in causa, l'insussistenza dei requisiti di validità del brevetto comunque la violazione dello stesso, con vittoria di spese. CP_2
pagina 9 di 25

5.Interveniva volontariamente in giudizio, con comparsa depositata in data 14.11.2022, esponendo di aver acquisito i diritti del brevetto IT n. …796 in data Controparte_4
10.5.2005 dal sig. e, successivamente, di averlo ceduto in data 19.12.2018, Persona_2 comprensivo di ogni diritto retrostante, a il quale era pertanto legittimato a Controparte_2 far valere la contraffazione (compiuta da sin dal 2009); concludeva chiedendo CP_1
l'accoglimento delle domande già formulate da Controparte_2
Con ordinanza del 6.3.2023, previa concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., il G.I., rimesse al merito le eccezioni preliminari sollevate dalle parti, disponeva procedersi a consulenza tecnica d'ufficio; previa sostituzione di CTU rinunciante, la CTU veniva depositata il 5.1.2024.
In seguito a due istanze di limitazione ex art. 79 c.p.i. in data 5.2.2024 e 17.9.2024 formulate dal difensore del convenuto, il G.I. disponeva procedersi ad integrazione della consulenza tecnica d'ufficio; l'integrazione della CTU veniva depositata il 13.2.2025.
Dopo avvicendamenti di G.I., all'udienza del 24.10.2025 la giudice relatrice tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni in epigrafe ed assegnava alle parti i termini per il deposito degli scritti conclusivi, riducendo a venti giorni il termine per il deposito delle comparse conclusionali.
***
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dall'attrice possa essere accolta.

1. Questioni preliminari
Preliminarmente al merito vanno affrontate le eccezioni preliminari sollevate dalle parti.
Va rigettata l'eccezione di nullità della costituzione di sollevata dal Controparte_6 convenuto per conflitto di interessi con la società rappresentata in quanto costituitesi con CP_1 lo stesso difensore in giudizio, nonché l'istanza di nomina di curatore speciale ex art. 78 c.p.c. per la sostanziale convergenza di interessi tra e , come già affermato dal G.I. CP_1 CP_6 nell'ordinanza 6.3.2023.
Va rigettata l'eccezione di nullità della procura alle liti rilasciata dalla terza chiamata - CP_3 sollevata da ll'udienza del 13.10.2022 - alla luce della procura depositata in giudizio CP_2 dalla terza chiamata in data 17.10.2022 che ha sanato il vizio contestato.
La legittimazione passiva della terza chiamata va affermata richiamando il principio CP_3 secondo il quale la legittimazione (attiva e passiva) si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste pagina 10 di 25 precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato e nel caso di specie la società è stata evocata in giudizio ai sensi DEart. 2497 c.c.., in quanto socio unico e totalitario di Controparte_1
Sussiste l'interesse di all'accertamento della validità del brevetto nella titolarità del Controparte_10 convenuto, sebbene questo sia scaduto, giacché per un verso è pacifico che l'interesse ad agire con allegazione di nullità di una privativa vada riconosciuto a tutti gli operatori che si trovino a fronteggiare un addebito di violazione e per altro verso la scadenza del brevetto fa venir meno il diritto di privativa per il periodo successivo alla scadenza medesima, ma lascia impregiudicata la questione se di quel diritto il titolare potesse validamente fruire nel tempo in cui il brevetto ha operato.
Quanto, poi, alla sussistenza in capo al della titolarità del brevetto in contestazione, CP_2 contestata da con riferimento alla sua legittimazione a proporre domanda Controparte_1 risarcitoria e restitutoria per quanto afferente al periodo anteriore alla cessione brevettuale, l'eccezione risulta superata dalle produzioni documentali versate atti dal convenuto e dalla interveniente CP_2
dalle quali si trae che, in data 19/12/2018, la Società Ghirardelli Plant S.r.l. ha Controparte_4 ceduto a i diritti del Brevetto nr. 1.329.796 (cfr. doc. n. 3, 4 e 5 di parte convenuta), Controparte_2 unitamente ad ogni diritto di utilizzazione economica retrostante.

2. La CTU
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare, innanzitutto, se il brevetto IT n. 1329796 fosse dotato dei requisiti di legge per la sua valida brevettazione e, in ipotesi di risposta affermativa, se il dispositivo prodotto e commercializzato dall'attrice fosse in violazione della predetta privativa;
è stata nominata CTU l'ing. , che ha depositato la propria Persona_3 relazione in data 5.1.2024.
In esito alla CTU, a depositato due istanze di limitazione del brevetto IT n. …796; la CP_2
CTU ha provveduto, su incarico del G.I., a redigere un seconda consulenza tecnica al fine di valutare, innanzitutto, l'ammissibilità delle limitazioni, e, in ipotesi affermativa, la validità del brevetto riformulato nonché, in ipotesi di validità, l'eventuale interferenza da parte del dispositivo prodotto e commercializzato da la CTU ing. ha depositato l'integrazione di consulenza in CP_1 Per_3 data 13.2.2025.
Vanno recepite le argomentazioni della CTU, svoltasi nel regolare contraddittorio fra le parti e adeguatamente motivata dal punto di vista logico e tecnico.

2.1 Il brevetto IT n. 1329796 pagina 11 di 25 Il brevetto oggetto di causa è stato depositato il 31.10.2001 con la domanda n. 102001900966877 e concesso il 21.11.2005 con il n. 1329796 e ha ad oggetto un “Miscelatore essiccatore per impianti di produzione di conglomerati bituminosi”.
La durata del brevetto è di 20 anni dalla data di deposito della domanda, per cui esso ha cessato i suoi effetti al 31.10.2021.

2.2 La prima CTU
La formulazione del brevetto oggetto della prima CTU constava di 9 rivendicazioni, di cui una sola indipendente (la n. 1).
La CTU ha accertato che il brevetto, nella sua formulazione originaria, era nullo per carenza dei requisiti di novità e attività inventiva, come emergente dalla comparazione con le anteriorità prodotte in giudizio dall'attrice (docc. da D1 a D23).
In particolare, la rivendicazione 1 del brevetto era carente del requisito di novità nei confronti dei documenti D1 e D18, ma anche nei confronti del documento D17 (come da ripensamenti della CTU in seguito alle osservazioni dei CCTT di parte attrice), in quanto tutte le caratteristiche rivendicate nella rivendicazione 1 erano identicamente contenute anche all'interno di ciascuno di detti documenti.
Le rivendicazioni 2, 3, 4, 5 e 7 risultavano mancare del requisito di novità in relazione al solo documento D1.
La rivendicazione 6 risultava invece nuova, in quanto nessun documento opposto rivendicava identicamente tutte le caratteristiche in essa rivendicate.
La CTU ha quindi proceduto a valutare la sussistenza del requisito della attività inventiva con riferimento all'ambito di protezione definito dalla rivendicazione 1+6, ritenendola priva di attività inventiva, in quanto l'esperto del settore avrebbe potuto risolvere il problema tecnico che soggiace alla rivendicazione 6 - la rimozione dei materiali riciclati che si sono eventualmente accumulati nella parte inferiore e laterale della zona di introduzione dei materiali riciclati stessi - modificando i miscelatori- essiccatori di cui ai documenti D1, D18 e D2 in base a quanto previsto dai documenti D19 e D2; allo stesso modo, l'esperto del ramo avrebbe potuto considerare D19 come documento più prossimo alla rivendicazione 1+6, in tal caso, il problema tecnico sotteso - migliorare le scambio termico - avrebbe potuto essere risolto modificando i miscelatori-essiccatori in base a quanto previsto dal documento D20
e D21.
pagina 12 di 25 La CTU ha anche valutato, su richiesta di parte resistente, la sussistenza del requisito della attività inventiva con riferimento alle rivendicazioni 1+3+4+6 e 1+2+3+4+6, ritenendole parimenti prive di attività inventiva;

Infine, la CTU ha valutato la combinazione delle rivendicazioni 1+2+7+8, che risulta nuova, in quanto nessun documento opposto rivendica identicamente tutte le caratteristiche in essa rivendicate;
tuttavia, la CTU ha anche appurato che tale combinazione di rivendicazioni difetta del requisito di attività inventiva in quanto, partendo da un miscelatore-essiccatore di cui al documento D1, un esperto del settore avrebbe cercato di risolvere il problema sotteso - raccogliere e convogliare elevate quantità di materiale riciclato - in base agli insegnamenti dei documenti D2 e D19.
La CTU ha altresì statuito che le rivendicazioni 9 e 10 erano nulle, la prima per insufficienza di descrizione, la seconda in quanto rivendicazione omnibus; tale conclusione non era contestata dal CT del convenuto.
La CTU concludeva pertanto accertando la nullità del brevetto IT n. 1329796; l'accertamento della invalidità del brevetto ha reso superfluo l'esame della contraffazione dello stesso da parte dei macchinari di CP_1

2.2 La seconda CTU
In seguito al deposito della prima CTU, il convenuto ha depositato due istanze di limitazione del brevetto in data 5.2.2024 e in data 17.9.2024; entrambe le riformulazioni hanno CP_2 riguardato esclusivamente la rivendicazione 1 del brevetto e sono state oggetto di CP_2 nuova CTU, la quale ha, preliminarmente, vagliato l'ammissibilità o meno delle riformulazioni.
Quanto alla prima istanza di limitazione datata 5.2.2024, la CTU ha accertato che nella rivendicazione indipendente 1 come limitata dal convenuto manca del tutto la caratteristica 1.8 relativa ai “mezzi per ruotare il cilindro (2) intorno all'asse longitudinale (4)”.
Tale mancanza era frutto di una svista del CT del convenuto (per stessa ammissione di parte); nondimeno, la CTU ha ritenuto che la mancanza della caratteristica 1.8 estendeva la protezione del brevetto concesso, rendendo inammissibile l'istanza di limitazione depositata in data 5.2.2024 per violazione dei presupposti di ammissibilità ex art. 79 comma 3 c.p.i.
Stante l'inammissibilità della prima limitazione la CTU non ha provveduto all'analisi della validità della nuova riformulazione brevettuale.
pagina 13 di 25 La seconda istanza di limitazione del brevetto datata 17.9.2024 ha comportato la riformulazione della solo rivendicazione indipendente 1 come segue (sono sottolineate le parti aggiunte rispetto all'originaria formulazione):
“[1.1 / F1] Miscelatore-essiccatore (1) per impianti di produzione di una miscela (10) di materiali inerti vergini e materiali riciclati, comprendente:
[1.2 / F2] un cilindro rotante (2) avente un asse longitudinale (3), una parete laterale (13), una prima base (5) ed una seconda base (8) opposta alla prima (5);
[1.3 / F3] il cilindro rotante (2) presentando in corrispondenza della prima base (5) una prima apertura di ingresso (6) per materiali inerti vergini (7)
[1.4 / F4] ed in corrispondenza della seconda base (8) un'apertura di uscita (9) per una miscela (10) di materiali inerti vergini e materiali riciclati;

[1.5 / F5] un bruciatore (11)
[F5.1] posto in corrispondenza della seconda base (8) ed
[F5.2] avente un ugello (11a) affacciato all'interno del cilindro (2);
[1.6 / F5.3] detto ugello (11a) essendo coassiale con il cilindro (2) per generare una fiamma (12) disposta sostanzialmente lungo l'asse longitudinale (4) di detto cilindro (2);
[1.7 / F6] una prima pluralità di palette (14) disposte radialmente dentro al cilindro (2) e sulla parete laterale (13) del cilindro (2);
[1.8 / F6.1] mezzi per ruotare il cilindro (2) intorno all'asse longitudinale (4);
[1.9 / F7] caratterizzato dal fatto di comprendere un anello sostanzialmente cilindrico (20), coassiale al cilindro (2) e
[F7.1] posto fra la prima base (5) e l'ugello (11a) del bruciatore (11) posto in corrispondenza della seconda base (8);
[1.10 / F7.2] detto anello (20) presentando in sezione trasversale dimensioni minori delle dimensioni del cilindro (2)
[1.11 / F7.2] per delimitare una zona anulare (21) tra detto anello (20) e detto cilindro (2);
[1.12 / F8] almeno un'apertura di ingresso (26) per materiali riciclati (27) ricavata sulla parete laterale (13) del cilindro (2) in corrispondenza della zona anulare (21),.
pagina 14 di 25 [1.13/F9] in cui detto anello (20) ha la forma di un tronco di cono avente la base maggiore (22) affacciata verso la prima base (5) del cilindro (2) e la base minore (23) affacciata verso la seconda base (8) del cilindro (2),
[1.14/F10] la zona anulare (21) formando una camera aperta solo verso l'ugello (11a) del bruciatore
(11), in corrispondenza della base minore del tronco di cono,
[1.15/F10] così da ricevere l'irraggiamento della fiamma del bruciatore (11).”
Per il resto, la rivendicazione 2 del brevetto non è stata modificata, la originaria rivendicazione 3 è stata cancellata, le nuove rivendicazioni 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 corrispondono rispettivamente alle precedenti rivendicazioni 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
Nella seconda riformulazione del brevetto, a differenza della prima, è stata mantenuta la caratteristica
1.8/F6.1 (che era presente nella domanda quale inizialmente depositata, ma era stata omessa nella prima riformulazione).
Le novità introdotte dalla seconda riformulazione riguardano, innanzitutto, le caratteristiche 1.9/F7.1 e
1.13/F9 che, a detta della CTU, non estendono il contenuto della rivendicazione 1 oltre i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estendono la protezione conferita dal brevetto;
pertanto, soddisfano le condizioni di cui all'art. 79 comma 3 c.p.i.
Tuttavia, sempre a detta della CTU, l'aggiunta della caratteristica 1.13 comporta un problema di chiarezza della seconda formulazione in quanto nella caratteristica 1.9/F/ l'anello 20 rivendica una
“forma sostanzialmente cilindrica” e nella caratteristica 1.13 l'anello 20 rivendica una “forma a tronco di cono”; la CTU, dopo interlocuzioni con i CCTTPP, ha ritenuto che la forma cilindrica e la forma a tronco di cono siano da considerarsi equivalenti.
La seconda novità introdotta dalla seconda riformulazione del brevetto riguarda l'aggiunta della caratteristica 1.14/F10; tale caratteristica, ritiene la CTU, non estende la protezione del brevetto oltre il contenuto della domanda inizialmente depositata, in conformità al disposto DEart. 79 comma 3 c.p.i.
La terza novità introdotta dalla seconda riformulazione del brevetto riguarda l'aggiunta della caratteristica 1.15/F10; anche tale riformulazione, ritiene la CTU, non estende la protezione del brevetto oltre il contenuto della domanda inizialmente depositata, in conformità al disposto DEart. 79 comma 3 c.p.i.
In definitiva, la CTU ha accertato che la seconda riformulazione del brevetto IT n. 1329796 depositata il 17.2.2024 è ammissibile in quanto rimane all'interno del contenuto della domanda quale inizialmente depositata e non estende la protezione conferita dal brevetto.
pagina 15 di 25 L'analisi di validità della seconda riformulazione del brevetto
Una volta accertata la validità della seconda riformulazione la CTU ha proceduto, come da quesito, a valutare se il brevetto in questione, come riformulato, possieda o meno i requisiti di validità.
È noto che, nel nostro ordinamento, un brevetto per essere considerato valido deve possedere i requisiti della novità, DEattività inventiva, DEindustrialità e DEunità di invenzione.
In particolare, l'art. 46 c.p.i. sancisce che “un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica”; un'invenzione non è considerata nuova se tutte le caratteristiche rivendicate sono identicamente contenute all'interno di un unico documento, liberamente accessibile al pubblico prima della data di deposito della domanda di brevetto.
L'art. 48 c.p.i. sancisce invece che “un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica”.
Tutte le anteriorità opposte da sono state depositate prima della data di deposito del CP_1 brevetto in questione e, pertanto, sono state considerate dalla CTU ai fini della valutazione sia della novità che DEattività inventiva (trattasi dei docc. da D1 a D23), mentre la carenza dei requisiti di industrialità e unità di invenzione non sono stati vagliati dalla CTU in quanto non contestati.
La nuova rivendicazione indipendente 1 – caratteristica 1.9/F7+F71
La nuova riformulazione della rivendicazione indipendente 1 prevede, alle caratteristiche 1.9/F7+F71, che:
“[1.9 / F7] caratterizzato dal fatto di comprendere un anello sostanzialmente cilindrico (20), coassiale al cilindro (2) e
[F7.1] posto fra la prima base (5) e l'ugello (11a) del bruciatore (11) posto in corrispondenza della seconda base (8)”.
Tale caratteristica, sostiene la CTU, presente nel documento D1 che descrive “un dispositivo comprendente un anello di inserimento 22 sostanzialmente cilindrico, coassiale al tamburo 1 e posto tra la prima parete terminale 3 e l'ugello del bruciatore 10 posto in corrispondenza della seconda parete terminale 4” (cfr. integrazione CTU pag. 75).
La CTU ha pertanto concluso che la caratteristica è presente nell'anteriorità rappresentata C.F._6 dal documento D1.
La nuova rivendicazione indipendente 1 – caratteristica 1.13/F9
La nuova riformulazione della rivendicazione indipendente 1 prevede, alle caratteristiche 1.13/F9, che:
pagina 16 di 25 “in cui detto anello (20) ha la forma di un tronco di cono avente la base maggiore (22) affacciata verso la prima base (5) del cilindro (2) e la base minore (23) affacciata verso la seconda base (8) del cilindro (2)”.
La CTU ha ritenuto che “considerando che, leggendo la seconda riformulazione della rivendicazione indipendente 1 nel suo complesso l'anello 20 è “sostanzialmente cilindrico” e contemporaneamente “a forma di tronco di cono”, applicando lo stesso criterio interpretativo ad entrambe le forme realizzative del documento D1, il tecnico del ramo considera che l'anello di alimentazione 22 cilindrico di entrambe le forme realizzative del documento D1 sia sostanzialmente a forma di tronco di cono e che abbia una base minore e una base maggiore che hanno le stesse dimensioni” (cfr. integrazione CTU pag. 76).
Inoltre, secondo la CTU, l'anello di inserimento 22 di entrambe le forme realizzative di D1 determina, da solo o in combinazione con il pezzo conico 23, un elemento sostanzialmente a tronco di cono le cui basi sono affacciate verso la prima parete terminale 3 del tamburo 2 e verso la seconda parete terminale
4 del tamburo di asciugatura 1.
La CTU ha pertanto concluso che la caratteristica 1.13/F9 è presente nell'anteriorità rappresentata dal documento D1.
La nuova rivendicazione indipendente 1 – caratteristica 1.14+1.15-F10
La nuova riformulazione della rivendicazione indipendente 1 prevede, alle caratteristiche 1.14+1.15-
F10, che:
“[1.14/F10] la zona anulare (21) formando una camera aperta solo verso l'ugello (11a) del bruciatore
(11), in corrispondenza della base minore del tronco di cono,
[1.15/F10] così da ricevere l'irraggiamento della fiamma del bruciatore (11).”
Innanzitutto, la CTU ha specificato che la caratteristica 1.14+F10 consiste, per il tecnico del ramo, in una caratteristica strutturale relativa all'orientamento della apertura della camera in direzione DEugello, indipendentemente dal fatto che altri elementi siano interposti tra la camera e l'ugello.
Sulla base di tale interpretazione, prosegue la CTU, “anche nel documento D1 la zona anulare tra
l'anello di inserimento 22 solidale al pezzo conico 23 ed il tamburo 1 forma una camera aperta solo verso l'ugello del bruciatore 10 in corrispondenza della base DEanello orientata verso la seconda parete terminale 4, così da ricevere l'irraggiamento della fiamma del bruciatore 11” (cfr. integrazione
CTU pag. 77).
La CTU ha pertanto concluso che la caratteristica 1.14+1.15-F10 è presente nell'anteriorità rappresentata dal documento D1.
pagina 17 di 25 In conclusione, secondo la CTU la seconda riformulazione della rivendicazione 1 del brevetto è carente del requisito di novità nei confronti di entrambe le forme realizzative del documento D1.
La rivendicazione 2
Non è stata modificata dall'intervenuta limitazione;
comprende un:
“Miscelatore-essiccatore secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che il cilindro (2) comprende, a partire dalla prima base (5), una prima porzione (16) ed una seconda porzione (19) complementare alla prima porzione (16) di diametro maggiore della prima porzione (16); l'anello (20) essendo posto nella seconda porzione (19) ed affacciato alla prima (16)”.
La CTU ha ribadito quanto già dedotto nella prima relazione peritale, ossia che “Considerando la caratteristica del brevetto secondo la quale la prima porzione deve essere complementare alla seconda porzione, si ritiene che la prima porzione nel documento D1 sia individuabile nella porzione del tamburo 1 che parte dalla prima parete terminale 3 del tamburo stesso e si estende fino al dispositivo di alimentazione 20 (ovvero le zone A e B del tamburo 1), mentre la seconda porzione nel documento
D1 sia individuabile nella porzione che parte dal dispositivo di alimentazione 20 e si estende fino alla seconda parete terminale 4 (ovvero le zone E, C e D del tamburo 1).
In tale ottica, il tamburo di essicazione 2 della forma di realizzazione illustrata in figura 2 comprende,
a partire dalla prima parete terminale 3, una prima porzione ed una seconda porzione
(complementare alla prima porzione) di diametro maggiore della prima porzione e l'anello di inserimento 22 è posto nella seconda porzione, affacciato alla prima porzione. Tali caratteristiche sono riscontrabili nella descrizione a pagina 22 righe 13 e 16 e in figura 2 del documento D1” (cfr. integrazione CTU pag. 79).
La CTU ha pertanto concluso che la rivendicazione 2 è presente nell'anteriorità rappresentata dal documento D1.
La nuova rivendicazione 3 (originaria rivendicazione 4)
Comprende un:
“Miscelatore-essiccatore secondo una delle rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto di comprendere delle prime palette (24) di avanzamento collocate in corrispondenza DEanello (20) a forma di tronco di cono, in modo da favorire l'avanzamento dei materiali riciclati (27) e proteggere parzialmente detta zona anulare (21)”.
pagina 18 di 25 La CTU ha ritenuto che le caratteristiche della rivendicazione 3 siano presenti in entrambe le forme realizzative del documento D1, nonché dei documenti D2 e D17, come già argomentato nella perizia definitiva.
La nuova rivendicazione 4 (originaria rivendicazione 5)
Prevede un:
“Miscelatore-essiccatore secondo la rivendicazione 3, caratterizzato dal fatto di comprendere delle seconde palette (25) e terze palette (25a) di avanzamento collocate successivamente all'anello (20) nella seconda porzione (19), in modo da favorire ulteriormente l'avanzamento dei materiali riciclati
(27)”.
La CTU ha ritenuto che le caratteristiche della rivendicazione 4 siano presenti in entrambe le forme realizzative del documento D1, nonché dei documenti D2 e D17, come già argomentato nella perizia definitiva e come non contestato dal CT del convenuto in sede di consulenza.
La nuova rivendicazione 5 (originaria rivendicazione 6)
Contempla un:
“Miscelatore-essiccatore secondo una delle rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto di comprendere una pluralità di raschiatori (26a ,26b); detti raschiatori (26a ,26b) essendo frontalmente e lateralmente disposti sulla parte esterna del cilindro (2) in prossimità della zona anulare (21).”
La CTU conferma che la rivendicazione 5 è nuova in quanto non ricompresa nel documento D1 e nemmeno integralmente ricompresa nel documento D2, come già accertato con la prima perizia.
La nuova rivendicazione 6 (originaria rivendicazione7)
Contempla un:
“Miscelatore-essiccatore secondo una delle rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che la seconda porzione (19) del cilindro (2) comprende una serie di aperture di ingresso (26) e un corpo fisso (29) estendentesi attorno al cilindro (2) in corrispondenza della zona anulare (21)”.
La CTU ha ritenuto che le caratteristiche della rivendicazione 6 siano presenti in entrambe le forme realizzative del documento D1, nonché dei documenti D2 e D18, come già argomentato nella perizia definitiva e come non contestato dal CT del convenuto in sede di consulenza.
La nuova rivendicazione 7 (originaria rivendicazione 8) pagina 19 di 25 Contempla un:
“Miscelatore-essiccatore secondo la rivendicazione 6, caratterizzato dal fatto di comprendere inoltre una tramoggia (31) presentante un'uscita (32) in comunicazione con le aperture di ingresso (26) per guidare i materiali riciclati (27) nella zona anulare (21).”
La CTU ha concluso che le caratteristiche della rivendicazione 7 non siano presenti nel documento D1
e che siano riscontrabili nel documento D2, come già accertato nella prima perizia e come non contestato dal CT del convenuto in sede di consulenza.
La nuova rivendicazione 8 (originaria rivendicazione 9)
Prevede un:
“Miscelatore-essiccatore secondo una delle rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto di comprendere inoltre mezzi per orientare l'asse della fiamma (12) per avvicinare o allontanare quest'ultima rispetto alla tramoggia (31) da cui provengono i materiali riciclati (27)”.
Tale rivendicazione, secondo la CTU, è nulla per insufficienza di descrizione ai sensi DEart. 76 comma 1b c.p.i. (“Il brevetto è nullo se, ai sensi DEarticolo 51, l'invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla”); tale tesi non è stata contestata dal CT del convenuto in sede di consulenza.
La nuova rivendicazione 9 (originaria rivendicazione 10)
Prevede che:
“Miscelatore-essiccatore secondo le rivendicazioni precedenti e secondo quanto descritto ed illustrato con riferimento alle figure degli uniti disegni e per gli accennati scopi”.
Trattasi, a detta della CTU, di una rivendicazione omnibus che, in quanto tale, deve essere dichiarata nulla;
tale conclusione non è stata contestata dal CT del convenuto in sede di consulenza.
L'analisi della sussistenza del requisito DEattività inventiva
Alla luce di quanto sin qui esposto (nullità delle rivendicazioni 1, 2, 3 e 4; novità della rivendicazione
5), la CTU ha proseguito la propria indagine peritale valutando la sussistenza del requisito della attività inventiva con riferimento alla combinazione delle rivendicazioni 1+5 e 1+2+6+7, nonché delle combinazioni 1+3+5 e 1+2+3+5, come da richiesta del CT del convenuto.
Reputa la CTU che tutte le combinazioni sono prive di attività inventiva.
In particolare, la combinazione 1+5 è priva di attività inventiva partendo dal documento D1 e combinandolo con il documento D19 oppure con il documento D2, per gli stessi motivi analizzati nella pagina 20 di 25 perizia definitiva;
peraltro, il CT del convenuto non ha prodotto alcuna documentazione a confutazione di tale conclusione;
la combinazione è altresì priva di attività inventiva partendo dal documento D19 e combinandolo con il documento D20 oppure con il documento D21 per gli stessi motivi già esposti nella prima perizia.
La combinazione 1+2+6+7 è priva di attività inventiva per i motivi già esposti nella prima perizia;
il
CT del convenuto non ha prodotto alcuna documentazione a confutazione di tale conclusione.
La combinazione 1+3+5 è priva di attività inventiva partendo dal documento D1 e combinandolo con il documento D19 oppure con il documento D2 per le stesse motivazioni esposte nella prima relazione di
CTU con riferimento alle rivendicazioni 1+5; la combinazione è altresì priva di attività inventiva partendo dal documento D19 e combinandolo con il documento D20 oppure con il documento D21 per le stesse motivazioni esposte nella prima relazione di CTU con riferimento alle rivendicazioni 1+5.
La combinazione 1+2+3+5 era priva di attività inventiva partendo dal documento D1 e combinandolo con il documento D19 oppure con il documento D2 per le stesse motivazioni esposte nella prima perizia con riferimento alla combinazione 1+5.
Conclusioni della seconda CTU
La CTU ha concluso accertando che la prima riformulazione del brevetto IT n. 1329796 era inammissibile per carenza dei requisiti di legge;
la seconda riformulazione del brevetto IT n. 1329796 era ammissibile poiché rimane all'interno del contenuto della domanda quale inizialmente depositata e non estende la protezione conferita dal brevetto.
Il brevetto IT n. 1329796 come da seconda riformulazione era nullo per carenza dei requisiti di novità e attività inventiva.

3. Le istanze istruttorie del convenuto
Il convenuto ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni per l'accoglimento delle istanze istruttorie già formulate in giudizio.
Va innanzitutto dichiarata ammissibile ai fini del decidere del Parere Tecnico Obiettivo prodotto dal convenuto in sede di precisazione delle conclusioni. Il predetto parere tecnico, CP_2 tuttavia, seppure ammissibile, deve ritenersi inattendibile nelle conclusioni assunte. In proposito va osservato che il predetto parere, seppure recante la data del 22.10.2025 e dunque formato in momento successivo alla conclusione DEistruttoria, risulta essere stato redatto senza considerare in alcun modo le risultanze della CTU e delle integrazioni successivamente disposte a seguito delle istanze di limitazione formulate da parte convenuta. Il predetto parere tecnico, quindi, omettendo di confrontarsi pagina 21 di 25 con le risultanze della consulenza tecnica, che non viene mai menzionata, pur avendo carattere tecnico, non risulta in alcun modo prodotto con la finalità di introdurre critiche ed osservazioni alle conclusioni offerte al giudicante in ausilio alla decisione dal consulente a tal fine nominato. Così strutturato, non solo il predetto parere ben avrebbe potuto essere prodotto nel corso DEespletamento DEattività istruttoria, in modo da consentire un pieno contraddittorio, ma non risulta nemmeno possedere quelle caratteristiche di critica alla CTU che ne consentono l'ingresso tardivo in base al principio giurisprudenziale secondo il quale una consulenza tecnica di parte può essere prodotta in sede di appello, in quanto allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio e quindi sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c. E' evidente infatti che, ove prodotta unitamente all'appello, la consulenza di parte mira a supportare la specificità dei motivi di doglianza contenuti nell'atto d'appello, così confrontandosi necessariamente con l'attività istruttoria svolta in concreto nel corso del giudizio, mentre, nel caso di specie, la carenza assoluta di valutazioni critiche alle conclusioni del CTU ed al percorso argomentativo svolto da quest'ultimo rende il parere indifferente rispetto all'istruttoria espletata.
Va anche respinta la richiesta di rinnovazione della CTU, che non appare viziata da carenze logico- tecniche e che, anzi, risulta essere ampiamente documentata e motivata. Infatti, la risposta ai quesiti formulati al consulente tecnico appare assolutamente coerente con le questioni sottoposte alla sua valutazione inerenti, in particolare, la sussistenza di tutti i requisiti di legge per la valida brevettazione, anche alla luce delle limitazioni intervenute in corso di causa;
va respinto anche il rilievo di violazione del contraddittorio formulato dal convenuto in quanto, allo stato, generico e non adeguatamente documentato.
Vanno respinte le richieste di prova per testi, superflue o comunque irrilevanti ai fini del decidere.
Va respinta la richiesta di acquisizione della documentazione contabile secretata presso il Tribunale di
Venezia la cui acquisizione, stante l'accertata nullità del brevetto è superflua. CP_2
Parimenti, vanno rigettate le istanze di svolgimento di CTU anche sul tema della contraffazione del brevetto del convenuto, alla luce della accertata nullità dello stesso, nonché di CTU contabile ai fini della quantificazione del danno. Vanno in questa sede richiamate le ordinanze pronunciate da diversi
G.I. succedutesi nella istruzione probatoria ed in particolare l'ordinanza resa in data 14.3.2024 con la quale la consulente tecnica era autorizzata a “scindere in senso bifasico la consulenza (validità della privativa, come limitata;
contraffazione, solo nel caso di validità)” specificandosi che la successiva fase sulla interferenza/contraffazione, avrebbe dovuto svolgersi solo nel caso di validità, nonché
l'ordinanza di cui al verbale d'udienza del 19.9.2024 di questa giudice relatrice e confermativa delle indicazioni già fornite alla consulente tecnica dal precedente G.I., rilevandosi come, in tale ultima sede, pagina 22 di 25 sia stata nuovamente valutata la questione della acquisizione dei documenti secretati presso il Tribunale di ritenuti superflui in quanto utili solo in ipotesi di accertata validità del brevetto, in quanto CP_11 necessari solo ai fini della valutazione della contraffazione.
Con riferimento, poi, alle domande riconvenzionali formulate dal convenuto il Controparte_2
Collegio rileva come le domande di nullità dei titoli brevettuali riferibili all'attrice Controparte_10 sono state formulate senza alcuna allegazione in ordine all'interesse che le supporterebbe, essendo state genericamente riferite alle deduzioni di interferenza con il proprio titolo. Inoltre, nelle numerose istanze istruttorie riproposte da parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, ma anche nelle memorie conclusive depositate, non si rinviene alcun riferimento all'espletamento di consulenza tecnica avente ad oggetto la validità dei titoli brevettuali DEattrice, con conseguente rigetto delle domande.
Quanto, poi, alla domanda di parte convenuta volta all'accertamento della sussistenza di condotte integranti illeciti di concorrenza sleale, osserva il Collegio che, pur trattandosi di fattispecie autonoma rispetto a quella inerente la violazione della privativa industriale, non può trovare accoglimento poiché genericamente dedotta e formulata senza alcuna concreta allegazione, avendo parte attrice genericamente riferito di violazioni dei principi di correttezza professionale ex art. 2598 n. 3 c.c.

4. Conclusioni e spese
In conclusione, la complessa ed articolata attività istruttoria svolta induce a ritenere che la domanda di parte attrice volta ad accertare e dichiarare la nullità del brevetto per invenzione industriale n.

1.329.796 di titolarità di debba essere accolta e che, invece, debbano Controparte_2 essere rigettate tutte le domande formulate da parte convenuta anche nei confronti della terza chiamata e DEing. . CP_3 CP_6
Ne consegue anche il rigetto delle domande svolte dalla società con l'intervento Controparte_4 adesivo alle domande del convenuto tanto nei confronti DEattrice, quanto dei terzi chiamati.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta e DEinterveniente tanto nei confronti DEattrice, quanto dei terzi chiamati e sono determinate Controparte_4 secondo i parametri medi delle cause di valore indeterminato di complessità media e vengono liquidate, quanto ad in € 8.090,00 per spese documentate (C.U., marca da bollo e spese di Controparte_10
CTP, che in questa sede vengono ridotte significativamente, in quanto ritenute eccessive quelle richieste dall'attrice, seppure documentate, alla luce della liquidazione complessivamente richiesta dal consulente tecnico d'ufficio, che costituisce comunque parametro medio di valutazione DEimpegno richiesto), € 10.860,00 per compensi di avvocato, oltre 15 % spese generali, oltre i.v.a. e C.P.A. se pagina 23 di 25 dovute, quanto ad in € 10.860,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di cui sopra, CP_3 quanto a in € 10.860,00, per compensi di avvocato oltre accessori. CP_6
Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico del convenuto e DEinterveniente, ferma la solidarietà delle altre parti nei confronti della consulente.
Infine, deve essere rigettata la domanda di risarcimento per responsabilità aggravata formulata da parte attrice nei confronti del convenuto, non ravvisandosi mala fede o colpa grave dello stesso nel resistere alle domande svolte nei suoi confronti e nella proposizione delle domande riconvenzionali, che hanno comunque reso necessario il ricorso a complessi approfondimenti tecnici.
In conformità alle previsioni di cui all'art. 122 comma 8 c.p.i., deve disporsi la trasmissione di copia della sentenza all'Ufficio italiano brevetti e marchi.


P.Q.M.


Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la nullità del brevetto per invenzione industriale n.

1.329.796 di titolarità di
Controparte_2
2. RIGETTA le domande riconvenzionali proposte da e dall'interveniente Controparte_2
nei confronti di parte attrice e dei terzi chiamati;
Controparte_4
3. CONDANNA al pagamento delle spese di lite nei Controparte_12
confronti DEattrice liquidate in € 8.090,00 per spese documentate di Controparte_10
C.U., marca da bollo e spese di CTP, € 10.860,00 per compensi di avvocato, oltre 15 % spese generali, oltre i.v.a. e C.P.A. se dovute, nonché al rimborso delle spese di lite nei confronti di
, liquidate in € 10.860,00 per compensi Controparte_3
di avvocato, oltre 15% di spese generali, i.v.a. e C.P.A. se dovute ed al rimborso delle spese legali nei confronti del terzo chiamato , liquidate in € 10.860,00, oltre accessori CP_6
di cui sopra.
4. PONE definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico del convenuto e DEinterveniente ferma la solidarietà di tutte le Controparte_2 Controparte_4
parti nei confronti della consulente.
pagina 24 di 25 5. DISPONE la trasmissione della presente sentenza, a cura della cancelleria, all'Ufficio italiano brevetti e marchi;

Così deciso nella camera di consiglio della sezione specializzata impresa del Tribunale di Bologna del
10 dicembre 2025
Il Presidente La Giudice relatrice
dott. Michele Guernelli dott.ssa Roberta Dioguardi

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